PATENTES PIPELINE NO
JUDICIÁRIO
Pedro Marcos Nunes Barbosa
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ESPÉCIES PRINCIPAIS DE
DEMANDA ENVOLVENDO O
INSTITUTO PIPELINE
• “Abandono simples”;
• “Continuation e Continuation in part”;
• “SPC”.
ABANDONO SIMPLES
•
Nesta espécie de pleito, é demandada a
“correção” do prazo de vigência da patente
brasileira, de acordo com a data do depósito
unionista, implicando na diferença de até um
ano de duração do privilégio.
•
Este lapso temporal é exatamente a
distância cronológica entre o primeiro depósito,
ocorrido em algum país europeu, e o
subseqüente, depositado na EPO.
ABANDONO SIMPLES
• Fundamentos do pleito:
- “O prazo tem de ser
aquele remanescente”;
- “O abandono não gerou efeitos
jurídicos”;
- “A patente pipeline é vinculada
ao privilégio originário”.
ABANDONO SIMPLES
• Posição do STJ:
"Tendo em vista que o INPI não faria exame do
mérito quanto ao pedido abrangido pelo pipeline
já concedido no país de origem, deveriam ser
considerados os termos da concessão e o prazo
de validade da patente na origem. Assim,
exaure-se a patente pipeline no Brasil na
mesma data em que esta se extinguir no país de
origem do pedido”.
RESP 445.712, 3ª Turma do STJ, Rel. Castro Filho, julgado em
04.05.2004.
ABANDONO SIMPLES
• Posição Majoritária do TRF-2:
“À semelhança do honorável Julgador, que
acabo de citar, quedo-me convicto que o prazo
de proteção estabelecido pela legislação
brasileira, para as patentes ‘pipeline’, é o que
falta para que a patente caduque no país de
origem (local onde foi realizado o primeiro
depósito que gerou a patente)”.
AMS 2006.51.01.504837-8, 2ª Turma Especializada,
Rel. Messod Azulay, publicado em 08.05.2007, decisão
por maioria
ABANDONO SIMPLES
O que a Lei (230, §3º) diz:
“Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma
vez atendidas as condições estabelecidas neste
artigo e comprovada a concessão da patente no
país onde foi depositado o primeiro pedido,
será concedida a patente no Brasil, tal como
concedida no país de origem”.
(grifos nossos)
ABANDONO SIMPLES
• O que a CUP (art. 4, C, 4) diz:
" Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja
data de apresentação marcará o início do prazo de
prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto
de um primeiro pedido anterior, nos termos do
parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União,
desde que na data do pedido posterior, o pedido
anterior tenha sido retirado, abandonado ou
recusado, sem ter sido submetido a inspeção
pública e sem deixar subsistir direitos e que não
tenham ainda servido de base para reivindicação do
direito de prioridade. O pedido anterior então não
poderá mais servir de base para reivindicação do direito
de prioridade” (grifos nossos)
ABANDONO SIMPLES
Julgados importantes em sentido contrário:
“Na hipótese, não cabe desconsiderar a data do
primeiro depósito abandonado/retirado, uma
vez que este produziu o efeito jurídico de
conferir ao titular da patente o direito de
prioridade, impedindo terceiros de obtê-la”
AMS 2000.02.01.055407-1, 2ª Turma Especializada, Rel. Guilherme
Diefenthaeler, julgado em 23.05.2006. (grifos nossos)
ABANDONO SIMPLES
“A regra do §1º, do art. 230, da Lei
nº9.279/96, não impõe a que se comprove
a concessão da patente relativa ao
primeiro pedido de depósito, mormente
porque é a partir do primeiro depósito
que se torna inexistente o requisito da
novidade, inerente ao bem patenteável.”
AR 2002.02.01.045087-0, 1ª Seção Especializada, Rel.
Alfredo França Neto, julgado em 30.05.2005. (grifos
nossos)
ABANDONO SIMPLES
• Conclusão:
Apesar da predominância dos julgados
que consignam pela procedência do
pedido de correção oriunda de "abandono
simples", não há uma posição consolidada
dos tribunais, trazendo enorme
insegurança jurídica.
CONTINUATION
• Explicação do USPTO:
Podemos conceituar esta modalidade como
uma espécie de “pedido que fosse depositado
durante o processamento de outro, pretérito,
repetindo-o parcialmente, ou em sua totalidade,
e adicionando matéria ainda não reivindicada”
Disponível em:
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0200_201_0
8.htm
CONTINUATION
• Desta forma, verifica-se uma enorme
semelhança com a faculdade disposta no
artigo 32 da LPI, segundo a qual o quadro
reivindicatório pode ser adicionado desde
que não exceda a matéria revelada no
relatório descritivo, observado o prazo
legal pertinente.
CONTINUATION
• Contudo, o próprio USPTO, por razões burocráticas,
estipula que cada adição continuation in part será
dotada de um novo número de depósito, incidindo num
"suposto" abandono daquele originário.
•
Como exemplo, temos a patente norte-americana US
5547853, geradora da PI 1100443-6, que no site do
USPTO consta:
•
"This application is a continuation-in-part of application
Ser. No. 07/770,967, filed Oct. 7, 1991, which is a
continuation-in-part of prior application Ser. No.
07/667,971, filed Mar. 12, 1991, both now abandoned".
CONTINUATION
• Do suposto abandono:
- Stephen Ladas, grande tratadista Norte-americano
elucida esta aparente divergência:
“Thus, a continuation-in-part application in the
United States cannot claim a right of priority with
regard to the application originally filed, because a
continuation application does not involve
abandonment of the original application". (grifos
nossos)
LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks and Related Rights,
Massachussetts: Havard University Press, 1973, p. 473.
CONTINUATION
O que diz o TRF-2:
"no caso da continuação em parte, porém, a patente
originária se tornou eficaz, atuando plenamente no
mundo jurídico, tanto é assim que foi desenvolvida a
ponto de gerar uma outra, que nada mais é que um
desdobramento daquela (...) No caso ora em exame, o
primeiro pedido efetuado junto ao órgão patentário
norte-americano - US 77366 - não pode ser
considerado como abandonado..."
Apelação Cível nº 2005.51.01.500712-8, Relatoria Des. André
Fontes, Voto-vista da Des. Liliane Roriz, publicado no D.J. do dia
02.05.2007, decisão unânime.
CONTINUATION
• Doutrina conflitante quanto a questão do
abandono:
“Conseqüentemente, só faz sentido arquivar
uma aplicação como uma continuação-emparte se a data da prioridade de uma
aplicação mais antiga possa ser obtida”
Disponível em:
http://www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/continuation.html
CONTINUATION
• Decisões negando a extensão por fundamento diverso:
• "Quando do depósito do pedido de patente no Brasil em
30/04/1997/, a própria titular indicou como primeiro
depósito no exterior a patente US 377.023, datada de
07/07/1989.Tal registro foi posteriormente
abandonado em razão de depósito posterior
continuation in part US 411.347, de 22/02/1989 (...).
Por tal razão, corretamente agiu o INPI ao, deferindo
a patente, limitar o seu prazo de validade até
07/07/2009, vinte anos contados a partir da data do
primeiro depósito". (grifos nossos)
Processo de nº 2005.51.01.512374-8, 37ª Vara Federal da comarca
da capital – Estado do Rio de Janeiro, Juíza Márcia Maria Nunes de
Barrosa, publicada em 01/09/2006.
CONTINUATION
• Decisões em sentido oposto:
“Assim, restando presentes no caso em tela os
requisitos estabelecidos no parágrafo 4º, do
artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial,
mister se faz assegurar a garantia das patentes
pelo mesmo prazo remanescente de proteção
conferido no exterior.”
AC 2000.02.01.058384, 1ª Turma Especializada, Rel.
Aluisio Gonçalves, decisão por maioria, julgado em
10.10.2006.
CONTINUATION
• Conclusão:
O continuation in part é uma peculiaridade da
legislação alienígena, cuja aplicação em face do
ordenamento jurídico pátrio deve observar os
preceitos de ordem pública vigentes, tais como
o prazo de vinte anos, a contar da data do
depósito, das patentes.
A jurisprudência vêm se posicionando contra
esse pleito de extensão.
S.P.C
• Conceito:
Tal instrumento tem por função prática
assegurar ao detentor de uma patente,
concedida em setores sujeitos à regulação
sanitária (agroquímicos, farmacêuticos,
alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de
explorar imediatamente o seu invento pelo
tempo necessário a obter a licença de
comercialização do órgão de regulação sanitária
local, seja o seu prazo de exploração estendido
por um período proporcional ao que aguardou a
concessão dos órgãos de vigilância sanitária do
seu país.
S.P.C
• Características gerais:
– Prazo máximo de 5 anos;
– Abrange apenas o objeto do produto sujeito à
análise da “ANVISA” local;
– Intuito indenizatório.
S.P.C
• Falta de previsão legal:
- LPI, artigo 229-C;
- Lei 6.360/76;
- Lei 8.080/90;
- Lei 9782/99.
S.P.C
• Dupla Indenização?
O artigo 230 já exige que o objeto da
patente não haja sido comercializado.
• CUP X SPC
E o princípio da independência?
S.P.C
• QUESTÕES CONSTITUCIONAIS:
- Direito Adquirido
"enquanto o titular do direito condicional o é
apenas de um direito eventual, o titular do
direito a termo, como acabamos de ver, o é de
um direito futuro, mas diferido"
RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil - parte geral. São Paulo:
Saráiva, vol. 1, 2005, 34ª Edição, p. 257
S.P.C
• San Tiago Dantas, enfrentando a questão do direito
adquirido, adverte:
• “Tal é pois o problema, que sentimos, que o legislador
não pode infringi-lo. Além disso, a segurança coletiva,
que, como se sabe, é um dos objetivos, um dos
pressupostos da ordem jurídica, estaria inteiramente
comprometida se a legislação nova fosse capaz de
alterar radicalmente os resultados da lei antiga e daí
então foi deduzida essa máxima: ‘ a lei nova não
alcançará os fatos pretéritos’” (grifos nossos)
•
DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil. Rio de Janeiro:
Editora Rio, 2ª Tiragem, 1979, p.110.
S.P.C
- “a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário”...
Direito perene? Artigo 40 da LPI?
- Aplicação do direito alienígena quando há
violação à ordem público?
S.P.C
• Doutrina:
"Não receamos errar afirmando que os
interesses nacionais e os interesses da
coletividade não se conciliam nunca com a
prorrogação do prazo dos privilégios,
exigindo, ao contrário, a sua extinção no
prazo normal“.
• GAMA CERQUEIRA, comentário ao artigo 40 do CPI de 1945.
S.P.C
• JURISPRUDÊNCIA
- Interesse público:
“Além disso, tal pretensão atenta frontalmente
contra o interesse público e a soberania nacional, na
medida em que não pode o prazo de uma patente
brasileira ficar ao sabor de decisões administrativas
de outros países, cujos interesses nem sempre são
consentâneos com os nacionais“. (grifos nossos)
Ação ajuizada pelo procedimento ordinário, autos de nº
2006.51.01.537945-0, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza
Márcia Nunes de Barros, publicado em 20.04.2007.
S.P.C
• - Principio da Independência:
“Sob outro aspecto, pretender a extensão do prazo da
patente de revalidação com base em extensão
concedida em território estrangeiro à patente
originária malfere o princípio da independência das
patentes previsto no art. 4 bis da CUP, segundo o
qual ‘as patentes requeridas nos diferentes paises da
União, por nacionais de países da união, serão
independentes das patentes obtidas para a mesma
invenção nos outros países, membros ou não da União”.
(grifos nossos)
Mandado de Segurança, autos de nº 2004.51.01.534005-6, 37ª
Vara Federal, Juíza Márcia Nunes de Barros, publicado em
12.07.2006.
S.P.C
• - Artigo 40 da LPI:
“O conceito de prazo remanescente, para fins de
aplicação do artigo 230 §§ 3º e 4º da LIP, deve se ater,
unicamente, ao computo do prazo residual que a
patente ainda possa ter no país de origem, na data da
publicação do Decreto que incorporou o TRIPS
(observado o limite máximo permitido de 20 anos),
sem contemplar quaisquer outras circunstâncias,
tais como, data de depósito de patente abandonada ou
prazo suplementar eventualmente concedido”. (grifos
nossos)
Apelação Cível 2005.51.01.507479-8, 2ª Turma Especializada, Des.
Messod Azulay, publicado em 13.03.2007, decisão unânime.
S.P.C
• Ministério Público:
•
Considerando que a data do depósito nos Estados
Unidos foi 30.05.86 – como afirmado pela própria
impetrante -, o prazo de proteção de sua patente
brasileira deve findar-se em 30.05.2006, exatamente
como determinado pela autoridade coatora. Estender a
proteção até o ano de 2009, em razão do que foi
assegurado à patente original com base na
legislação norte-americana, importa, sem dúvida,
ofensa à sistemática da Lei 9.279/96”. (grifos nossos)
•
Mandado de segurança 2000.02.01.050211-3, cuja ordem foi
denegada em primeira instância no juízo da 14ª Vara Federal do Rio
de Janeiro, Juíza Monique Calmon de Almeida Biolchini, em
17.03.2000, ora sujeito a recurso em trâmite na 1ª Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A
Procuradoria da República, através do Dr. Gustavo José Tepedino
também opinou pela impossibilidade da extensão SPC.
S.P.C
• Decisão em sentido oposto:
“No que diz respeito à patente PI 1100057-0, verifica-se que a
patente européia correspondente – nº EP 0 252 504 B1, foi
concedida em 09/07/1987 (fl. 122) com vigência até 09/07/2007.
Após, houve uma suplementação da proteção inicial para o
período de 10/07/2007 até 25/06/2011 (fls. 173/175), conforme
Extrato do Registro da Repartição Alemã de Patentes no processo
nº 196 75 035.5. Assim, considerando a data do depósito no Brasil 30/09/1996 - e o termo final da proteção no exterior - 25/06/2011,
verifica-se que a patente pipeline em questão conta com um prazo
remanescente de proteção no país de origem de 14 anos, 8 meses
e 25 dias (contados da data do depósito no Brasil), inferior, portanto,
ao prazo limite de 20 anos estabelecido no artigo 40 da LPI”. (grifos
nossos)
Agravo Regimental 2004.02.01.012859-2, em trâmite na 1ª Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal, Rel. Aloisio Gonçalves,
decisão por maioria.
S.P.C
• Conclusão:
A jurisprudência, de forma quase
unânime, vem rechaçando esta forma de
extensão.
Há, aparentemente, uma série de
empecilhos à aplicação do instituto ao
nosso ordenamento jurídico.
OUTROS TIPOS DE DEMANDA
ENVOLVENDO PIPELINE
• - “Pedido PCT não internalizado”;
• - “Artigo 229-C”;
• - “Artigo 230 não utilizado para pedidos
anteriores à edição da LPI”.
JULGADOS PIPELINE E
INTERESSE PÚBLICO
• “Ressalte-se, por fim, que essa interpretação
ao impor como prazo limite o decorrente do
artigo 40. da LPI, a partir do depósito no
exterior, é a que melhor se adequa ao
interesse público, que anseia pela assunção
do domínio público de produtos alimentícios,
químico-farmacêuticos e medicamentos”.
Mandado de Segurança 99.0021355-6, 26ª Vara Federal da comarca da
capital – Estado do Rio de Janeiro, Juiz Luiz Paulo da Silva Araújo Filho.
JULGADOS PIPELINE E
INTERESSE PÚBLICO
• “Entretanto, privar as concorrentes de produzi-lo, quando há
elementos nos autos que parecem evidenciar a ausência de
novidade alegada (publicação de 1987, enquanto o depósito da
patente em referência data de 1996), poderia significar graves
prejuízos não só às agravadas, como ao público em geral.
• Ademais, deve-se atentar para a natureza do “objeto”
patenteado, conforme bem ressaltou a d. juíza da causa na
decisão ora examinada, posto que se trata de patente concedida
para “objeto” relacionado à saúde. Basta lembrar que a empresa
ré notificou a autora por suposta violação de patente na
comercialização do medicamento CLEXANE, destinado ao
tratamento de trombose venosa profunda, tromboembolismos
e angina, o que poderia resultar em grave prejuízo para o
público consumidor”. (grifos nossos)
•
Agravo de Instrumento 2006.02.01.008117-1, 1ª Turma
Especializada, Relatora Juíza Convocada Márcia Helena Nunes,
em 18.12.2006.
JULGADOS PIPELINE E
INTERESSE PÚBLICO
• “Por conseguinte, não se pode deixar de ter
em mente que as necessidades sociais em
matéria de saúde pública devem ser sempre
levadas em consideração quando da
interpretação da lei no que se refere a
patente de medicamentos..Ademais, a saúde
é um direito social garantido a todos...Daí
porque a Lei 9787/99 instituiu no país os
genéricos, que surgem como uma alternativa
terapêutica para a população...”. (grifos
nossos)
Ação autuada sob o nº 2005.51.01.516035-6, 39ª Vara Federal da
comarca da capital – Estado do Rio de Janeiro, Juíza Federal Flavia
Heine Peixoto, julgado em 14.06.2006.
OBRIGADO
Pedro Marcos Nunes Barbosa
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