Afinidade
Afinidade
Afinidade
 O conflito entre a realidade do mercado pertinente –
dúctil, mutável e complexo – e a divisão
administrativa das atividades em classes, destinadas
a facilitar a simples análise de colidência e
anterioridade pela administração, fica especialmente
evidenciada pela questão da afinidade.
 O critério, na lei brasileira, tem amparo legal. Nota
Enzo Baiocchi, op. cit., p. 317:
 “Mister se faz avaliar, portanto,se existe afinidade
entre os produtos e serviços e se isso é capaz de
levar o consumidor a erro ou confusão (veja, por
exemplo, no inciso XIX, do art. 124, da Lei 9.279/96,
a afinidade como critério de anterioridade ou
colidência)”.
Afinidade


Afinidade vem a ser a eficácia jurídica da marca fora da
classe à qual é designada, em parte pela existência de um
mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal
e geográfico pertinente, fora das classes de registro, mas –
com maior importância ainda – pelo extravasamento do
signo em face da exclusividade.
BAIOCCHI, Enzo. op. cit., p. 47:

“Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas
deve ser entendida com “critérios elásticos e variáveis caso a
caso”, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas
diferentes para assinalar produtos ou serviços também em
classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre
marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a
uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale.
Milano: Società Editrice Libraria, 1933, p. 299)”.
Afinidade

Dizia Gama Cerqueira, falando do Regulamento de 1923 (Dec.-lei
16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6-7), que circunscrevia a colisão
entre produtos ou artigos da mesma classe:


de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito
do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica,
vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para
distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Esse sistema, porém,
não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para
não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma
classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo
afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos
pertencentes a classes diversas.
Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos
inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria
diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com
marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma
classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes
a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca,
induzindo em erro o comprador
Classes



“Tendo em vista as ponderações antecedentes, pode-se concluir que a
tutela que o direito penal fornece à propriedade imaterial - mais
especificamente à marca - não pressupõe os estritos limites advogados
no recurso, isto é, ela não se esgota na classe na qual se encontra
registrado o bem jurídico em questão.
Ao contrário, estende-se a todas as categorias relacionadas à essência,
ou se se quiser, possibilidade de exploração comercial, de um
determinado produto registrado, ainda que numa só categoria.
Como adverte Newton Silveira, há a



«exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos
pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão
burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro».
Não se pode compreender como possa uma exigência burocrática de
classificação de marcas reduzir o âmbito de incidência de norma penal.”
STJ. Recurso de habeas corpus nº 37- SP (Registro nº 89.0007928-0),
R. Sup. Trib. Just., Brasília, 2(5): 131-226, jan. 1990, pg. 158. Relator:
O Exmo. Sr. Ministro Costa Lima.
Critério de apuração de
afinidade
 O critério de afinidade é, em
princípio, simbólico e jurídico, e não
econômico.
 Será afim o produto ou serviço que,
na materialidade da relação com o
consumidor, aportando marca igual
ou similar, pudesse confundi-lo
quanto à origem.
Mais uma vez…a penumbra
 José de Oliveira Ascenção igualmente enfatiza, na
afinidade, a necessidade da prevenção da confusão
além dos limites da especialidade:
 A marca é atribuída para uma classe de produtos ou
serviços.
 Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa
as utilizações da marca dentro da classe a que
pertence, para evitar a indução do público em erro
mesmo em relação a produtos ou serviços não
compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade
com aqueles a que a marca respeita teria a
conseqüência de induzir o público em erro sobre a
relação com a marca anterior.

Mais penumbra

Assim nota Pollaud-Dulian:



Risque de confusion. Le risque de confusion est l’élément
fondamental, comme le soulignait la Directive de 1988 (considérant
10), qui indiquait qui’il faut interpréter la notion de similitude en
relation avec le risque de confusion.
Le risque de confusion s’apprécie par rapport à une clientèle
d’attention moyenne, et non par rapport à des spécialistes.
La notoriété de la marque, qui n’a pas été retenue pour établir la
similarité des produits ou services, peut être prise en compte parmi
les éléments de nature à établir la possibilité de confusion dans
l’esprit du client d’attention moyenne: C’est aussi la position de la
cour de justice des communautés, selon laquelle:

« le caractère distinctif de la marque, et en particulier sa renommée,
doit être pris en compté pour apprécier si la similitude entre les
produits ou services désignés par les deux marques est suffisante
pour donner lieu à un risque de confusion» (grifo nosso).
Mais penumbra




Leva-se em conta, de outro lado, a inter-relação de dois aspectos: a
proximidade dos símbolos e a das atividades, de forma que em marcas
iguais, rejeita-se mesmo uma afinidade mais remota, desde que presente e
real.
« L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la
similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés
peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et
inversement.
L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième
considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la
notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont
l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la
marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe
et entre les produits ou services désignés »

(decisão da Corte Européia de 29 de setembro de 1998, Proc. C-39/97 (demande
de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof): Canon Kabushiki Kaisha contre
Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation.
Elementos do teste Canon
9
8
y = 2,3x - 2
7
6
5
4
3
2
1
0
1° Trim
Similitude Se
2° Trim
Similitude Re
3° Trim
Linear (Similitude Se)
4° Trim
Linear (Similitude Se)
Elementos do teste Canon
9
8
Similitude Re
Similitude Se
7
6
5
4
Similitude Re
Similitude Se
Similitude Se
Similitude Re
3
2
1
Similitude Se
Similitude Re
0
1° Trim
2° Trim
Similitude Se
Similitude Re
3° Trim
4° Trim
Linear (Similitude Se)
Elementos do teste Canon
9
8
A
penumbra
7
6
5
4
3
2
1
0
1° Trim
2° Trim
Similitude Se
Similitude Re
3° Trim
4° Trim
Linear (Similitude Se)
Espaço empírico da
afinidade
 Maurício Lopes de Oliveira, numa análise sensível do
direito europeu e dos países da Europa sobre o tema
de afinidade[1], distingue como critérios de
afinidade:

(a) Objetivos



Afinidades resultantes da natureza e composição dos
produtos (Champagne e espumantes, sapatos e
roupas).
Afinidades resultantes da destinação e finalidade do
produto (dedais e agulhas, medicamentos e
instrumentos cirúrgicos).
Afinidade entre os produtos e serviços correspondentes
(computadores e serviços de informática)

[1] OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74.
Espaço empírico da
afinidade
 Maurício Lopes de Oliveira, numa análise sensível do
direito europeu e dos países da Europa sobre o tema
de afinidade, distingue como critérios de afinidade:

(b) Subjetivos
 Circuito de distribuição – bens vendidos na mesma
loja
 Apresentação do produto para consumo (massas e
molhos, muitas vezes vendidos num mesmo pacote).

(c) Mistos
 O autor indica, ainda, que se aceitam comumente
afinidades entre produtos alimentícios entre si, de
produtos de luxo, inclusive de haute coûture, e entre
roupas e acessórios de vestuário.
\testes



No direito americano, como narram Chisum e Jacobs, debateu-se
longamente com o tema, até solidificar a jurisprudência num critério de
exame múltiplo e eminentemente factual.
“The problem of determining how far a valid trademark shall be protected
respect to goods other than those to which its owner has applied it, has
long been vexing and does not become easier of solution with the years .
Where the products are different, the prior owner's chance of success is a
function of many variables:








the strength of his make, the degree of similarity between the two marks,
the proximity of the products,
the likelihood the prior owner will bridge the gap,
actual confusion,
and the reciprocal defendant's good faith in adopting its own mark,
the quality of defendant's net, and
the sophistication of the buyers.
Even this extensive catalogue not exhaust the possibilities-the court may
have to take still other variables into account”. American Law Institute,
Restatement of Torts, 729, 730.
Natureza simbólica da
afinidade
 Da listagem de categorias de análise de
afinidade, pode-se distinguir um
alargamento da percepção do mercado
relevante por parte do público consumidor.
 Este deslocamento pode-se dar por
percepção de similitudes objetivas entre
categorias de produtos e serviços, ou por
inferências não explícitas de que a origem
de dois produtos ou serviços dissimilares
fosse uma só.
Natureza simbólica da
afinidade
 Já não se apura, aqui, a relevância
pelo critério de substituibilidade
(margarina substitui manteiga) mas
de proximidade fáctica (bens
vendidos na mesma loja, ou
apresentação do produto para
consumo no mesma embalagem) o
que é mera operação simbólica de
metonímia.
Natureza simbólica da
afinidade
 Segundo o dicionário de Aurélio
Buarque de Holanda, metonímia é o
tropo que consiste em designar um
objeto por palavra designativa doutro
objeto que tem com o primeiro
 uma relação de causa e efeito
(trabalho, por obra),
 de continente e conteúdo (copo, por
bebida),
 lugar e produto (porto, por vinho do
Porto),
 matéria e objeto (bronze, por
estatueta de bronze),
Natureza simbólica da
afinidade
 Segundo o dicionário de
Aurélio Buarque de
Holanda, metonímia é o
tropo que consiste em
designar um objeto por
palavra designativa doutro
objeto que tem com o
primeiro
Pars pro toto
 abstrato e concreto
(bandeira, por pátria),
 autor e obra (um Camões,
por um livro de Camões),
 a parte pelo todo (asa, por
avião), etc.
Natureza simbólica da
afinidade
 Neste contexto, porém
aludimos à noção de
metonímia como
deslocamento de
sentido por
contigüidade, na
inspiração de Roman
Jacobson de Dois Tipos
de Afasia, em
Lingüística e
Comuincação, Cultrix,
1969. p. 40.
Natureza simbólica da
afinidade
Descolado =
Yoga +
Elementos
naturais
Now and zen
Natureza simbólica da
afinidade
 Em outros casos, a percepção do consumidor é
afetada por critérios de substituibilidade simbólica
como ocorre quando alguém associa produtos de luxo,
inclusive de haute coûture e jóias, no que a
semiologia identifica um procedimento metafórico.

Ainda segundo Aurélio, tropo que consiste na
transferência de uma palavra para um âmbito
semântico que não é o do objeto que ela designa, e
que se fundamenta numa relação de semelhança
subentendida entre o sentido próprio e o figurado;
translação. [Por metáfora, chama-se raposa a uma
pessoa astuta, ou se designa a juventude primavera
da vida.]
Natureza simbólica da
afinidade
Testando o teste
 (b) Subjetivos
 Circuito de
distribuição – bens
vendidos na mesma
loja
 Apresentação do
produto para
consumo (massas e
molhos, muitas
vezes vendidos
num mesmo
pacote).
 Metonímicos
Testando o teste

(a) Objetivos



Afinidades resultantes da
natureza e composição
dos produtos
(Champagne e
espumantes, sapatos e
roupas).
Afinidades resultantes da
destinação e finalidade
do produto (dedais e
agulhas, medicamentos e
instrumentos cirúrgicos).
Afinidade entre os
produtos e serviços
correspondentes
(computadores e serviços
de informática)

Metafóricos
Sapatos
roupas
Vestuário
Testando o teste
 O terceiro caso de
afinidade também tem
raiz simbólica, mas não
objetiva (produtos numa
mesma prateleira) e sim
subjetiva, como toda a
percepção de que a
origem de produtos e
serviços dissimilares
entre si pode ser a
mesma
 Teste polaroide
 d) A probabilidade de
que uma das partes
estenderá seu uso até o
âmbito da outra. Mesmo
se os bens em
comparação são
dissimilares, uma das
partes pode evidenciar
que a confusão do
consumidor é provável,
se o usuário mais antigo,
ou o mais recente da
marca expandirá seu
negócio para competir
com o outro.
Diluição
Diluição
 Como fenômeno
semiológico, a diluição
é o processo de perda
de distintividade
resultante da
emergência de uma
pluralidade de
significados, referentes,
ou ambos, para um só
significante.
Diluição
Manga
3/4os.
Manga
Espada
 Numa perspectiva
estática, manga-roupa
e manga-fruta se
distinguem, muitas
vezes, mas não
sempre, pelo contexto
lingüístico e fato; mas
há uma ambigüidade
potencial.
Diluição
 Numa perspectiva
dinâmica, sinistro surge
como esquerdo, depois
como ameaçador, depois
como evento danoso, enfim
como um qualificativo de
carga positiva e expletiva,
na linguagem adolescente
dos anos 2000.
 Outra vez, só o contexto
traçará a distinção.
Diluição
autoinduzida
Diluição
 Hipótese de diluição por
excesso de referentes.
 Um só titular usar o
mesmo significante e
imagem-de-marca para
vender diferentes
produtos.
Diluição
 Um só titular tenta
construir uma
imagem-de-marca
polissêmica e
contraditória
Diluição
por
terceiros
Diluição..por terceiros
 No âmbito da marca, as duplicidades são
admissíveis fora do âmbito de proteção:
fora da especialidade, do território, ou fora
do mercado da marca sênior. O nosso
objeto presente de análise é uma hipótese
em que mesmo fora do âmbito regular de
proteção deveria haver tutela da diluição.

Tal se daria pelo fenômeno da flutuação
do significante.
Diluição

Após grande elaboração doutrinária
nos Estados Unidos, a aplicação real
da doutrina da diluição passa,
aparentemente por um retraimento.
Vide Long, Clarisa, "Dilution" .
Columbia Law Review, Vol. 106, No. 5,
2006 Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=942673:
“The data show that dilution has not
been as powerful a theory of
infringement as one might expect.
Judicial enforcement of dilution law is
not robust today and has been eroding
over time. Quantitative and qualitative
data derived from published opinions
and from trademark infringement
filings indicate that after a period of
initial broad interpretation and
sometimes even enthusiastic embrace
of dilution law, courts in recent years
have become rather chary of it”.
Quando se dá diluição
 A diluição ocorre quando há o uso de um
mesmo significante por mais de um agente
econômico, simultaneamente, mas fora do
âmbito de proteção da marca sênior;
 esse uso simultâneo – quando há
extravasamento do efeito simbólico da
marca junior no campo da marca sênior (ou
potencial disso) – pode haver perda de
distintividade relativa (ou valor diferencial)
em desfavor da marca sênior.
Quando se dá diluição




Tal efeito presume pelo menos três características das marcas
industriais:
a) A propriedade relativa à marca existe dentro dos limites da
especialidade: a exclusiva de uma marca de pasta de dentes não
previne idêntica propriedade de terceiros sobre uma marca de
eletrodomésticos (Phillips e Phillips).
b) Não há propriedade marcaria sobre o signo, mas sobre a
oportunidade de utilizar-se o signo, numa atividade específica.
c) A propriedade é essencialmente territorial. O registro da
marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art.
129, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso
exclusivo.

[Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Confirase que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência
desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado
restrito ao qual a concorrência se insere. 2
Diferença entre diluição e
contrafação
 Assim, o uso da marca junior, no território nacional,
no comércio, e no âmbito da especialidade
seguramente induz à diluição (perda de distintividade
diferencial) da marca registrada, mas meramente no
seu sentido semiológico.
 Juridicamente, esse uso por parte de terceiros, na
vigência de marca registrada, já não é só diluição,
mas se constitui na verdade contrafação (violação da
exclusividade), tanto para o parâmetro civil como
penal.
 Se não há registro da marca sênior,o uso da marca
junior no comércio e num mercado em que o primeiro
usuário efetivamente concorra, é concorrência desleal.
Diluição em direito marcário
 Diluição, em sua acepção técnica,
seria o efeito de uso por terceiros, no
território nacional e no âmbito do
comércio, fora do campo da
especialidade, de uma marca
suficientemente notória, de forma
que o seu valor informacional,
denotativo ou conotativo, perdesse
em significação.
Diluição
 Por definição, haverá
competição entre marcas
no espaço da sua
especialidade e, de forma
menos precisa, no âmbito
da afinidade.
 Adotando a definição que
acabamos de propor,
diluição é um efeito de
perda de distintividade
diferencial, sem efeito
necessariamente na
concorrência.
Diluição

Onde
não
há
competição,
mesmo
assim haveria diluição
quando a habilidade
de uma marca famosa
de criar uma rede
cognitiva particular é
enfraquecida pelo fato
de a mesma marca vir
agora a ser associada
com uma outra marca
de uma categoria fora
da
sua
área
de
atuação no mercado
de bens ou de serviços
(por
exemplo,
denominar
um
chocolate de rolex).
Significado aguado



Neste momento, para os
consumidores, ainda que estejam
cientes de que a marca usada no
segundo contexto não corresponde à
imagem-de-marca do titular da marca
sênior - embora não haja nenhuma
confusão - existe um enfraquecimento
da distintividade da marca famosa.
Ou seja, a capacidade da marca sênior
de criar uma rede cognitiva particular,
aquela rede associada originalmente
com essa marca sênior, foi diluída.
Pode igualmente ocorrer um
enfraquecimento da marca senior por
associação da marca mais nova.
Mas se justifica abolir a
especialidade?

Autores questionam, no entanto, a política pública de
recusar-se a diluição como se fosse antijurídica.




"Trademark dilution needs to be rethought to ensure that it
enhances social welfare.
Blurring should only be considered harmful when it increases
consumer search costs. The fact that a trademark calls to mind
two different products should not itself be considered
actionable.
Blurring only causes real harm when it interferes with
consumers' ability to remember brand attributes.
Some commentators think free riding is or should be the
essence of dilution. If free riding causes no harm - no
consumer confusion, no blurring, and no tarnishment - then it
is socially beneficial and should be allowed".

Vide Klerman, Daniel M., "Trademark Dilution, Search Costs,
and Naked Licensing" (December 2005). USC Law Legal
Studies Paper No. 05-23 http://ssrn.com/abstract=870089,
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?
 A construção da imagem-de-marca, em especial pelas
técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia
simbólica além do alcance da concorrência e dos
direitos de exclusiva.
 Ou seja, o significante da marca significa – aponta
origens – que não necessariamente correspondem à
circulação de produtos e serviços.
 O símbolo extravasa o mercado, o vinculum juris, ou
ambos.
 Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome
de notoriedade, eis que a marca capaz de ter esse
efeito é descrita como notória.
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?

Voltemos ao texto, já citado, de Faria Correa[1]:








A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a
marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do
ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida
independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo.
A notoriedade é correlata à genericidade.
A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir
como elemento de identificação de um produto ou serviço, por
refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço).
A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para
servir de elemento de identificação de um produto ou serviço).
Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem
a causa, produzindo do nada.
Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer
produto, tornando-o vendável.
A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder
de atrair o público.
[1] CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o
Conflito de Marcas”, Revista da ABPI, Nº 37, nov/dez 1998, p. 293.
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?



A marca cujo poder de
identificação e atração constitui
um valor econômico realizado, e
que, no dizer de Pillet[1],
pertence ao vocabulário dos
consumidores e lhes permite
trocar experiência a respeito
dos produtos identificados, é a
chamada “grande marca”.
Quando, em virtude de seu
prestígio, a marca tem poder
evocativo que ultrapassa os
limites de seu mercado, setorial
ou geográfico, tem-se a “marca
notória”.
[1] Les Grandes Marques,
PUF/1962, p. 69.
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?



A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor
econômico realizado, e que, no dizer de Pillet[1], pertence ao vocabulário
dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos
produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude
de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites
de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória” [2].
[1] Les Grandes Marques, PUF/1962, p. 69.
[2] Quanto aos limites do processo evocativo, vide Dogan, Stacey L., "An
Exclusive Right to Evoke" . Boston College Law Review, Vol. 44, 2003.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=410547 or DOI:
10.2139/ssrn.410547. Diz o autor: “The critique therefore targets
evocation as a right in and of itself, and not as a piece of evidence to be
considered in an infringement suit. Thus, one work’s evocation of another
is certainly relevant to proof of substantial similarity in a copyright case,
but it does not alone establish that a defendant has wrongfully
appropriated copyrighted expression. Likewise, to dilute a famous mark,
a trademark should come closer than merely calling the mark to mind,
and evocation of a person’s identity should be a necessary, but not
suficient, prerequisite to a right of publicity claim.”
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?

Acórdão do TJRS no Agravo Interno, da Décima Terceira Câmara Cível Nº
70013882063:





Aliás, sobre o tema, reputo relevante a citação de Maitê Cecília Fabri Moro (in
op. cit., p.77), quando aborda o tema sobre a notoriedade de marcas:
“O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da Califórnia, David
Aaker, define o conhecimento da marca como “a capacidade que um
comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como
integrante de uma certa categoria de produtos”. (grifei).
À vista desta compreensão, tem-se a necessária distinção entre notoriedade e
reputação, uma vez mais abordada pela referida autora (in op. cit, 85-86):
“A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um
determinado número de consumidores.
Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da
notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores.
Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem
à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos
mencionados valores é tão intensa no caso da reputação que não só
indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas
transportam esses valores para qualquer outro produto ou serviço
que seja assinalado por essa marca”
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?
 A autora citada no acórdão
distingue
também,
dois
estágios de força simbólica nas
marcas:
 o simples conhecimento (que
Pillet denomina grande marca e
ela, notória), e
 a capacidade de transferência de
valor
(que
ela
denomina
reputação).
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?
 Nos Estados Unidos, lei federal interveio
para só admitir anti-diluição nas marcas
super-notórias.
 Conforme a definição vigente após 1995,
diluição é a minoração da capacidade de
uma marca notória identificar seus
produtos ou serviços, como resultado do
uso indevido de um terceiro do agente
identificador,
independentemente
da
existência de concorrência ou similitude.
(15 U.S.C. § 1127).
Quando há efeito simbólico
além do exercício da atividade?
 O que viesse a ser uma marca famosa, na
nova lei, teve uma elaboração difícil nos
tribunais norte-americanos.
 No entanto, a tendência jurisprudencial
veio a entender que a tutela estabelecida
pelo legislador federal só se estendeu aos
casos extraordinários, aonde outro
“remédio” não é possível, e somente às
marcas realmente notórias.
Então a anti-diluição só é
socialmente justa no caso
deotoriedade
 Quando uma característica (ou
conjunto de características) de uma
marca notória é identificada pelos
consumidores como exclusiva daquela
marca, se tais características passam
a ser utilizadas por competidores da
mesma categoria do produto, a
habilidade destas características de
individualizar a marca é enfraquecida,
talvez ao ponto de serem destruídas.
O teste de diluição
 In determining whether a mark is
distinctive and famous, a court may
consider factors such as, but not limited to
–
 (A) the degree of inherent or acquired
distinctiveness of the mark;
 (B) the duration and extent of use of the mark
in connection with the goods or services with
which the mark is used;
 (C) the duration and extent of advertising and
publicity of the mark;
 (D) the geographical extent of the trading area
in which the mark is used;
O teste de diluição
 In determining whether a mark is distinctive and
famous, a court may consider factors such as, but not
limited to –
 (E) the channels of trade for the goods or services
with which the mark is used;
 (F) the degree of recognition of the mark in the
trading areas and channels of trade used by the
marks' owner and the person against whom the
injunction is sought;
 (G) the nature and extent of use of the same or
similar marks by third parties; and
 (H) whether the mark was registered under the Act of
March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905
A marca de alto renome no
CPI/96
 Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca
registrada no Brasil considerada de alto renome será
assegurada proteção especial, em todos os ramos de
atividade.

Pelo AN INPI 131, o alto renome previsto no art.
125 do CPI/96 implica em fundamento para oposição
ou argüição de nulidade de marca, devendo ser
comprovado como fato durante o procedimento
pertinente.
 Assim, não se adotou a idéia de uma anotação ao
registro próprio, como ocorria com a aplicação do art.
67 da Lei 5.772/71, reservando-se o instituto para
matéria de defesa administrativa ou judicia
A marca de alto renome no
CPI/96 - testes

A jurisprudência administrativa recente do INPI tem indicado
certos parâmetros para o reconhecimento do alto renome:





a) a comprovação do uso e da proteção da marca no Brasil por um
período de tempo considerável. Na grande maioria dos casos, ficou
evidenciado o uso no Brasil por, no mínimo, algumas décadas;
b) a natureza dos produtos ou serviços designados pela marca como
fator determinante para que apurada a extensão do público alvo. Em
todos os casos analisados, o fato de o produto ou serviço ser utilizado
por extensa camada da população foi considerado um fator importante
na verificação do alto renome;
c) a imediata e espontânea vinculação, pelo consumidor, do produto ou
serviço à marca cuja declaração de alto renome se pretendia;
d) a amplitude geográfica da comercialização dos produtos ou serviços
é, sem dúvida, um fator de grande relevância no momento da
avaliação do alto renome[1].
[1] BORDA, Ana Lúcia de Sousa. “Marcas de alto renome verificação dos critérios adotados pelo INPI para o seu
reconhecimento”, Informativo Dannemann, Dezembro de 2005, p.
31.
A marca de alto renome no
CPI/96 - testes




A aplicação atual da norma correspondente, como segue a
prática do INPI, simplesmente veda o registro de qualquer
marca, em qualquer classe, que colidir com aquela
declarada, incidentalmente, como de alto renome.
E o fará, independentemente de possibilidade de confusão
quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação
da marca.
Entendo que esse entendimento é contrário ao princípio
constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão
na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem
possibilidade de confusão quanto, ou prejuízo.
Tanto isso excede a construção de um uso
constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais,
como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades
tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe
causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação.
O caso Victoria Secret
 Em 1998, o Sr. e Sra. Moseley
abriram uma loja de varejo - em
um shopping de “sex stores” – que
vendia lingeries, roupas íntimas
masculinas, vídeos pornográficos e
vibradores. O nome fantasia da
loja era “VICTOR´S SECRET”.
 Após serem notificados pela
Victoria Secret, os empresários
mudaram o nome para “VICTOR´S
LITTLE SECRET”, o que não vedou
o exercício do direito de ação pela
marca originária.
O caso Victoria Secret


A Suprema Corte norte-americana, no caso
Victoria Secret, em 2003 decidiu que é
necessária prova cabal de diluição, não bastando
nem perigo de iminente lesão. No entanto, o
tribunal ressalvou:
“It may well be, however, that direct evidence of
dilution such as consumer surveys will not be
necessary if actual dilution can reliably be proved
through circumstantial evidence – the obvious
case is one where the junior and senior marks
are identical”.

A legislação americana sobre diluição sofreu significativa alteração
através de nova lei (Trademark Dilution Revision Act), destinada a
superar decisão da Suprema Corte sobre a matéria: ”In September
25, 2006, a decade after the first federal trademark dilution law
and just three years after the Supreme Court decimated the
effectiveness of that law in the Moseley v. V Secret Catalogue
case, Congress passed a new trademark dilution law that
completely revamps trademark dilution protection in the United
States. On October 6, the President signed the bill, at which point
the new trademark dilution law immediately took effect. The key
changes under the new act, including the adoption of a "likelihood
of dilution" standard How to prove dilution by blurring and dilution
by tarnishment Which marks are sufficiently famous and distinctive
to qualify for dilution protection”, Practising Law Institute
Newsletter de 23/10/2206.