TRABALHOS TÉCNICOS
Divisão Jurídica
MARCAS x LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DISPUTA DE EMPRESAS PELA EXCLUSIVIDADE DE MARCAS
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
DIANTE DO INTERESSE DOS CONSUMIDORES
Dagmar Maria de Sant’Anna
Advogada
A disputa entre empresas pela exclusividade do uso de marca tem sido objeto de
diversos Recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). As justificativas para
ingressar na Justiça, para pedir indenizações ou, até mesmo, para a retirada de produtos do
mercado são variadas. O entendimento mais frequentemente adotado é o de que empresas
com marcas semelhantes podem coexistir de forma harmônica no mercado, desde que não
causem confusão ao consumidor.
De acordo com decisões do STJ, para se impedir o registro de uma marca, são
necessários, pelo menos, três requisitos: imitação ou reprodução, no todo ou em parte, de
uma marca ou com acréscimo de marca alheia; semelhança, ou afinidade, entre produtos; ou
a possibilidade de confusão ou dúvida no consumidor.
Em julgamento do Recurso Especial (Resp) 989105, a Ministra Nancy Andrighi
salientou que a proteção da marca tem duplo objetivo no ordenamento jurídico: “Por um
lado, garante o interesse de seu titular. Por outro lado, protege o consumidor, que não pode
ser enganado quanto ao produto que compra, ou ao serviço que lhe é prestado”. Para que
haja violação da Lei de Propriedade Intelectual, é preciso existir, efetivamente, risco de
ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado entre os produtos, ou serviços dos
empresários que atuam no mesmo ramo.
COEXISTÊNCIA HARMÔNICA
Em decisão da 4ª Turma, no exame do Recurso das empresas Decolar Viagens e
Turismo Ltda. e Decolar.com Ltda, ficou decidido que ambas deveriam conviver
harmonicamente no mercado, apesar da semelhança dos nomes.
A Decolar.com fez o pedido de registro da marca na Argentina, onde atuava
originalmente, e passou a operar no Brasil divulgando suas atividades de venda de passagens
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aéreas pela internet. Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Decolar
Viagens e Turismo Ltda. ajuizou Ação para impedir o uso do signo Decolar.com,
argumentando que o portal, na internet, usa marca e denominação social idênticas às suas e
exerce a mesma atividade.
No STJ, o Ministro Fernando Gonçalves destacou que o registro da empresa Decolar
Viagens e Turismo, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), foi concedido
sem o direito ao uso restrito dos elementos nominativos e que a marca não tem
exclusividade sobre as expressões “turismo”, “viagens” e “decolar”; mas, apenas, da
reprodução completa do nome. Ressaltou que as empresas direcionam-se a públicos
distintos, apesar de oferecerem serviços parecidos. Portanto, não há possibilidade de
confusão ou indução do consumidor ao erro. Para o Ministro, a proteção da marca estendese, somente, a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja
possibilidade de causar confusão a terceiros (Resp 773126).
Outra decisão, no mesmo sentido, foi tomada no Recurso da Nestlé do Brasil, que
manteve o registro da marca Moça Fiesta nos produtos relativos a doces e coberturas. O STJ
anulou o procedimento do INPI, que havia cancelado o registro dessa marca no País.
A solicitação para anular a marca ao INPI foi formulada pela Agrícola Fraiburgo
S.A., empresa que fabrica sucos, xaropes e bebidas fermentadas. Segundo essa empresa, a
marca Moça Fiesta provocava dúvidas no consumidor, quando expostos nas prateleiras dos
mercados. Para os Ministros da 3ª Turma, os produtos oferecidos pelas duas empresas são
bem distintos e não provocam dúvida alguma (Resp 949514).
Em outro exemplo, foi o julgamento de Recurso envolvendo a Natura Cosméticos,
que perdeu a disputa judicial pela exclusividade da marca, tendo que conviver,
harmonicamente, no mercado com uma farmácia mineira de igual nome.
A 3ª Turma STJ não conheceu do Recurso Especial da fabricante de produtos
de beleza que pretendia anular decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJ-MG), favorável à Farmácia Natura Ltda. Com esse entendimento, o estabelecimento
farmacêutico pôde manter sua marca. Em 1991, a Cosméticos Natura entrou com uma Ação
Anulatória, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exigindo que a Farmácia Natura
retirasse de seu nome comercial a marca idêntica. Entretanto, a causa estaria prescrita.
De acordo o TJ-MG, o prazo para o encaminhamento desse tipo de Ação é de cinco
anos. Como o contrato social daquela drogaria havia sido arquivado em 1981, a indústria
Natura teria perdido o limite de tempo para recorrer à Justiça. O direito sobre o nome
comercial constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas. A
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prescrição aplicável, no caso, é de cinco anos, consoante ao artigo 178, do Código Civil,
como enfatizou a decisão do Tribunal. O entendimento foi mantido pelo STJ (Resp 989105).
NOMES GEOGRÁFICOS
Os nomes empresariais que remetem à localização geográfica não garantem
exclusividade de uso. Esse foi o entendimento da 3ª Turma, ao julgar Recurso Especial do
restaurante Arábia, que questionava o nome Areibian de um concorrente.
No Recurso Especial dirigido ao STJ, o restaurante Arábia pretendia assegurar o
direito exclusivo de uso de seu nome empresarial. Mas, segundo a Relatora, Ministra Nancy
Andrighi, isso não é possível porque, segundo o artigo 34, da Lei nº 8.934, que dispõe sobre
o Registro Público de empresas mercantis, o uso de nome geográfico não garante
exclusividade. A Relatora observou que a expressão Arábia sugere a produção e venda de
comida árabe, tratando-se de uma utilização publicitária da região (Resp 954272).
DIREITO DE USO DE SOBRENOME
O direito de uma sociedade sobre marca registrada reconhecido por órgãos oficiais
não pode impedir que membros de outra empresa utilizem seus sobrenomes no registro
da razão social do negócio; principalmente, se a atividade profissional exigir essa
identificação com o uso do nome familiar de, pelo menos, um dos sócios. Esse foi
entendimento da 3ª Turma.
Os Ministros acolheram, apenas, parte do Recurso em que a Koch Advogados
Associados S.C. e Koch Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. reiteraram seu pedido
para que a Koch & Koch Advogados e Consultores S.C. modificasse seu nome, similar à
marca registrada pelas duas primeiras empresas.
Apesar de reconhecer o direito de a empresa de consultoria continuar utilizando o
sobrenome familiar de seus membros, a 3ª Turma determinou que ela acrescentasse,
à sua razão social, elementos que a diferenciassem do seu nome, com relação ao dos outros
dois escritórios.
Ao analisar a questão, a Ministra Nancy Andrighi, Relatora do caso, reconheceu o
difícil impasse; pois, ambas as empresas utilizam, na marca e no nome social, a mesma
origem, o nome patronímico (familiar) Koch (Resp 166846).
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QUANDO CABE INDENIZAÇÃO
O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem detém a
titularidade conferida por lei. A conclusão é da 4ª Turma do STJ, ao dar provimento ao
Recurso da empresa francesa Compagnie Gervais Danone, proprietária da marca do iogurte
Danone. A decisão obrigou a Agrovale Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Vale do
Paranaíba a indenizar a Danone, por danos morais e materiais, pelo uso irregular da marca
Danaly, além de se abster da utilização da marca em seus produtos (Resp 510885).
Em outro Recurso, a Adidas A.G. ganhou o direito, no STJ, de cobrar indenização
por perdas e danos da Le Cheval Sportif Indústria de Calçados Ltda., a título de
ressarcimento de prejuízos decorrentes da contrafação (falsificação) de calçados esportivos,
caracterizada na imitação das três listas mundialmente conhecidas da marca alemã.
A disputa entre as duas empresas iniciou-se em 1987, quando foram apreendidos
tênis Le Cheval, nas Lojas Mappin. Laudo pericial concluiu que as três listas
dispostas, paralelamente, na altura dos cordões de amarrar dos tênis produzidos pela
empresa constituíam imitação capaz de induzir o público consumidor em erro ou
confusão (Resp 88857).
PRODUTO RETIRADO DO MERCADO
Em 2007, a 3ª Turma decidiu que a distribuição de produtos da marca Biobrilho, que
apresentem semelhança com embalagens da marca Brilhante, deveria ser interrompida. Os
produtos já distribuídos deveriam ser recolhidos, sob pena de multa diária.
A Unilever Brasil, juntamente com a Unilever N.V. (sociedade holandesa), titulares
da marca Brilhante, encaminharam Recurso Especial ao STJ, visando reverter decisão do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Para tal, foi alegada ofensa a dispositivos da
Lei de Marcas e Patentes, e à legislação que regula o direito do autor.
A Ministra Nancy Andrighi, observou que, de acordo com a Lei da Propriedade
Industrial, basta que um produto seja parecido, de modo que possa induzir o cidadão a erro
ou confusão, para que seja tomada uma atitude a respeito. A Ministra enfatizou a
necessidade de considerar que, além da pressa que, por vezes, o cidadão tem para fazer suas
compras, é preciso lembrar dos consumidores que, seja por grau de instrução, problemas de
saúde ocular, ou por qualquer outro motivo, não tenham condições de estabelecer
parâmetros de diferenciação (Resp 698855).
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PERDA DA MARCA POR CADUCIDADE DO REGISTRO
Em 2007, a 4ª Turma assegurou, ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), o direito
ao uso da marca Jogo do Milhão. A disputa se deu com a B.F. Utilidades Domésticas Ltda.
As duas empresas afirmaram ser as legítimas detentoras do registro, no INPI, da marca
El Juego Del Million, que esta estaria sendo indevidamente usada na exibição do programa
Jogo do Milhão.
O STJ tomou a decisão com base no artigo 143, da Lei de Propriedade Industrial, que
determina que o detentor de marca registrada perderá o registro por caducidade, a pedido de
qualquer interessado, se decorridos cinco anos de sua concessão, se o uso não tiver sido
iniciado no Brasil, ou se tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, entre
outros casos. Informações extraídas da base de dados do INPI comprovam a extinção dos
registros e o deferimento da marca Jogo do Milhão ao SBT (Resp 964780).
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