TRIPs
(A bad trip)
Introdução ao Trips
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O GATT
Gênese do TRIPs
Globalização
Patrimonialização
GATT
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1944
FMI, Nações Unidas, BIRD
!948
OCI _ 50 países negociaram, 23 iniciaram
Regras de comércio, de emprego, acordos
relativoas a produtos, práticas restritivas,
investimento internacional, e os serviços.
• Rejeição pelo Senado Americano (1950)
• GATT como um sistema de aplicação
provisório – 1948-1995
GATT
• Princípios Básicos:
– Comércio sem discriminação
– Elimninação de barreiras
– Previsibilidade
– Mais Leal – sem dumping e subsídios
GATT
• MFN e Tratamento Nacional
• O GATT, em seu corpo básico, contem
duas regras centrais relativas à
discriminação : a do Artigo I, relativo à
Nação Mais Favorecida (MFN), e a do
Art. III, que regula o chamado
"tratamento nacional".
GATT
• Diz John Jackson:
• "The national treatment, like the MFN
obligation, is a rule of 'nondiscrimination'.
• In the case of MFN, however, the obligation
prohibits discrimination between goods from
different exporting countries.
• The national treatment clause, on the other
hand, attempts to impose the principle of
nondiscrimination as between goods which are
domestically produced, and goods which are
imported. It is, needless to say, a central feature
of international trade rules and policy."
GATT
• MFN
• Exceções possíveis:
• Acordos de livre comércio, mercados
comuns
• Favores aos países menos desenvolvidos
GATT
• Tratamento nacional
• Isonomia após entrada
• (Artigo 3 do GATT, Art. 17 do GATS e Art.
3 do TRIPS),
GATT
• Regras aplicáveis ao TRIPS e ao GATS
GATT
• Assim, os princípios básicos de não
discriminação são de que nenhum
membro do GATT pode tratar
diferentemente os demais membros,
nem estabelecer desigualdade entre
nacionais e estrangeiros.
GATT
• Os 8 Rounds: Tarifas bilaterais
• Depois: atenção nos aspectos não
tarifários
• Nos anos 60: Países em
desenvolvimento
• Nos anos 70’: Acordos plurilaterais (por
exemplo: compras governamentais,
multifibras)
Gênese do TRIPS
• O GATT original [1] já previa proteção às
marcas e indicações de procedência
regional e geográfica. Foi no contexto de
tais normas que os Estados Unidos
propuseram em setembro de 1982,
secundados por outros membros da
OECD, usar o GATT para a repressão da
contrafação.
•
[1] O Artigo IX do Anexo à Lei 313 de
30.09.48
Gênese do TRIPS
• Como resultado de tal iniciativa, tais
países submeteram aos demais
membros do Tratado uma proposta
de Acordo que implementasse os
Artigos IX e XX, para tornar coativa a
repressão aduaneira à contrafação
de marcas registradas.
Gênese do TRIPS
• “... as pressões norte-americanas para a
inclusão do tema da propriedade intelectual
no GATT tinham como fim último substituir a
liberdade nacional de padrões de proteção
prevista pela Convenção de Paris por uma
observância estrita e obrigatória de normas
rígidas de propriedade intelectual por todas
as partes contratantes do Acordo Geral”. (p.
8).
[1]
•
[1] Regis Percy Arslanian e Maurício Carvalho Lyrio, A Reforma da Lei de
Patentes no Brasil e as Pressões Norte-Americanas na Área de Propriedade
Intelectual, Revista Política Externa, vol. 4, nº 2, set. 1995, p. 3 e segs..
A Propriedade Intelectual numa
economia globalizada
• A partir do Governo Reagan, verificouse com a maior intensidade o
revigoramento da noção de
propriedade da tecnologia e da tutela
dos investimentos da indústria cultural.
A Propriedade Intelectual numa
economia globalizada
• Este revigoramento foi, a princípio,
notado como um fenômeno intrínseco
à economia dos países
industrializados, em particular dos
Estados Unidos. Em seguida, a
tendência patrimonialista foi exportada
e imposta aos demais países.
A Propriedade Intelectual numa
economia globalizada
• Como medida de curto prazo, os Estados
Unidos desfecharam uma ofensiva de caráter
unilateral impondo sanções de várias
naturezas aos países que não se
conformassem aos parâmetros tidos por
aceitáveis.
A Propriedade Intelectual numa
economia globalizada
• Igualmente, abandonando o foro tradicional
das discussões de propriedade intelectual, a
OMPI, foi lançado um processo de
negociação do tema no âmbito do GATT,
através da Rodada Uruguai, que resultou no
acordo TRIPs da OMC
A globalização
Carlos Correa, Tecnologia y
desarollo de la informatica en el
contexto norte-sur, pg. 60
A globalização
• A globalização decorreria, em
primeiro lugar, da homogeneização
dos mercados discretos, pela
padronização da demanda e pela
oferta de produtos cada vez mais
compatíveis com características
universais.
A globalização
• Em segundo lugar, a globalização
resultaria da redução das barreiras ao
comércio de bens físicos, após quase
meio século de ação do GATT, mas
também pelo abandono das políticas de
substituição de importações e pelo
desmantelamento dos mecanismos
desenvolvimentistas como consequência
dos saneamentos financeiros dos países
endividados do terceiro mundo.
A globalização
• O aperfeiçoamento das tecnologias de
comunicação e de teleinformática, a
capacidade gerencial das empresas
multinacionais e a progressiva uniformização
cultural dos países permitem, em terceiro
lugar, a organização produtiva realmente
internacionalizada.
• Neste passo, a tecnologia, em particular a de
informação, precipita diretamente a
modificação dos padrões de produção.
A globalização
• Em quarto lugar, o aumento da competição
numa economia que, globalmente, mantém
níveis de crescimento moderados requer a
eliminação de mercados fragmentados por
barreiras alfandegárias ou outros tipos de
aparatos de descontinuidade dos fluxos de
comércio.
• O investimento anteriormente realizado em
determinada economia protegida por barreiras
jurídicas de qualquer natureza passa a não
mais ser justificado pelos padrões mais
estritos de competição.
A globalização
• Em último lugar, certos custos de
pesquisa só se justificam
considerando-se o mercado mundial,
não obstante a dimensão de certos
mercados nacionais, como o
americano, em especial quando se
reduzem as demandas não
determinadas pelo mercado especialmente os gastos militares.
A globalização
• Os fatores que levam à globalização
do mercado conduzem, quase que
necessariamente, a uma
uniformidade de proteção jurídica
A patrimonialização
• O processo de patrimonialização da
tecnologia se intensificou:
– em primeiro lugar, pela multiplicação dos
títulos jurídicos de proteção à tecnologia
– O surgimento de novos campos de
inovação e
– de novos sistemas de comercialização, a
– consolidação da jurisprudência dos
tribunais e
– a uniformização regional da legislação
específica
Concepções da PI (Maristela
Basso)
•
A primeira, defendida pelos Estados
Unidos, entendia a proteção da propriedade
intelectual como instrumento para
favorecer a inovação, as invenções e a
transferência de tecnologia,
independentemente dos níveis de
desenvolvimento econômico dos países.
Os países desenvolvidos enfatizavam a
vinculação entre propriedade intelectual e
comércio internacional.
Concepções da PI (Maristela
Basso)
•
•
A segunda posição, defendida pelos países
em desenvolvimento, destacava as
profundas assimetrias Norte-Sul, no que diz
respeito à capacidade de geração de
tecnologia.
Sem desconhecer a importância da proteção
da propriedade intelectual, estes países
defendiam que o objetivo primordial das
negociações deveria ser assegurar a difusão
de tecnologia mediante mecanismos formais
e informais de transferência.
Concepções da PI (Maristela
Basso)
•
Por fim, tínhamos uma posição
intermediária de alguns países
desenvolvidos, dentre os quais o
Japão e os membros das
Comunidades Européias que
destacaram a necessidade de
assegurar a proteção dos direitos de
propriedade intelectual, evitando
abusos no seu exercício ou outras
práticas que constituíssem
impedimento ao comércio legítimo.
Direito dos Tratados
O Tratado e a Constituição
• No sistema jurídico brasileiro - ao contrário,
por exemplo, do que ocorre na Holanda - os
atos internacionais ou as pressões
diplomáticas dos demais Estados não
prevalecem sobre a norma constitucional.
• Criação exógena ao sistema vigente, o tratado
que conflita com a Carta da República nem é
recebido, como ocorre com a lei que,
defectiva por inconstitucionalidade,
prossegue tendo sua fraca iluminação de
aparências.
O Tratado e a Constituição
• > Supremo Tribunal Federal
• Recurso Extraordinário N 172720-9 - RJ. Fonte: Data do
julgamento: 6 de fevereiro de 1996.Relator: O Exmo. Sr.
Ministro Marco Aurélio. Ementa. Indenização - Dano
moral - Extravio de mala em viagem aérea - Convenção
de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição
Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por
danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto,
de constrangimento, aborrecimento e humilhação
decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a
Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o,
no que sobrepõe a tratados e convenções ratificados
pelo Brasil.
Procedimento de
Incorporação
• O iter procedimental de incorporação dos
tratados internacionais - superadas as fases
prévias da celebração da convenção
internacional, de sua aprovação congressional
e da ratificação pelo Chefe de Estado - concluise com a expedição, pelo Presidente da
República, de decreto, de cuja edição derivam
três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a
promulgação do tratado internacional; (b) a
publicação oficial de seu texto; e (c) a
executoriedade do ato internacional, que passa,
então, e somente então, a vincular e a obrigar
no plano do direito positivo interno. ADIMC1480 /
Suscetibilidade de integração
dos tratados
• Uma vez aprovados pelo Congresso
Nacional, os atos internacionais de
caráter normativo passam a ser
constitucionalmente suscetíveis de
integração ao sistema legal brasileiro.
• Caso sejam efetivamente integradas, as
normas internacionais se internalizam,
adquirindo uma hierarquia equivalente
- pelo menos - a lei ordinária.
Suscetibilidade de integração
dos tratados
• O que ocorre, se existe conflito com lei
precedente?
• Sem alvitrar a superioridade das
normas internacionais sobre as demais
- e assim resolver o eventual conflito
entre normas com base na simples
hierarquia - cabe aplicar à hipótese os
mesmo princípios que presidem a
revogação de leis que se sucedem no
tempo.
Suscetibilidade de integração
dos tratados
• Menção especial merece o dispositivo
do Código Tributário Nacional que
determina a prevalência da norma
internacional tributária sobre a norma
interna que a suceda no tempo; tal
dispositivo não tem aplicação, porém,
em áreas diversas da que se destina.
Integração e Aplicabilidade
direta
• A integração efetiva do instrumento no
sistema legal não exige – em todos os
casos - a promulgação de uma lei
específica reproduzindo o conteúdo do
Tratado aprovado. (caso da Lei
Uniforme).
• Mas nem todas as normas
constitucionalmente suscetíveis de
integração tem condições intrínsecas de
aplicação direta, como se fossem leis
ordinárias
Integração e Aplicabilidade
direta
• Francisco Rezek·: Na medida que um
tratado estabeleça obrigações mútuas
a cargo dos Estados Pactuantes, sem
criar um quadro normativo que se
projete sobre os particulares e cuja
realidade operacional possam estes, a
todo o momento, reclamar do poder
público, é de se ter como certo que o
fiel cumprimento do acordo só pode
ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante
Integração e Aplicabilidade
direta
• Cançado Trindade:
• Para que uma norma convencional possa ser
autoaplicável, passou-se a considerar
necessária a conjugação de duas condições,
a saber,
– primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um
direito claramente definido e exigível ante um juiz,
e
– segundo, que seja ela suficientemente específica
para poder ser aplicada judicialmente em um caso
concreto, operando per se sem necessidade de
um ato legislativo ou medidas administrativas
subseqüentes.
Integração e Aplicabilidade
direta
• Para definir se um tratado é não só suscetível de
integração (pois todos o são, se aprovados pelo
Congresso) mas de aplicação direta, temos que
buscar no próprio texto internacional o seu
propósito e destino.
• Pois há tratados, ou normas de tratados, no
entanto, que não se destinam a entrar na esfera
jurídica dos particulares, ou dos entes públicos
internos.
• A análise de destinação das normas
internacionais, e de seus efeitos sistemáticos, é
crucial para fixar se uma norma de tratado se
aplica ou não como se lei interna fosse.
Tratado e lei interna: a questão
da especialidade
• Os atos internacionais do tipo das
Uniões, ou de normas uniformes,
ao dispor em normas autoexecutivas, criam direitos e
obrigações para com nacionais e
domiciliados (e outros
beneficiários) nos países membros
do Tratado, inclusive para os
brasileiros.
Tratado e lei interna: a questão
da especialidade
• Para com os estrangeiros domiciliados no
exterior, beneficiário do Tratado, cria-se
um regime de exceção quando às normas
internas, que se aplicam em caráter
genérico. Desta forma, ao estrangeiro não
beneficiário do PCT e da União de Paris
(ou de outros Tratados), aplica-se
integralmente o preceituado no CPI, sem
alterações nem mitigações; para os
beneficiários dos Tratados, aplica-se o
regime destes.
Tratado e lei interna: a questão
da especialidade
• ADIMC-1480-DF de 1997,
• A eventual precedência dos tratados ou
convenções internacionais sobre as
regras infraconstitucionais de direito
interno somente se justificará quando a
situação de antinomia com o
ordenamento doméstico impuser, para
a solução do conflito, a aplicação
alternativa do critério cronológico (“lex
posterior derogat priori”) ou, quando
cabível, do critério da especialidade.
Tratado e lei interna: a questão
da especialidade
• Ora, o Tratado é assim uma norma
especial, que, a teor da LICC não
altera nem é alterada pela norma
geral, a do CPI. Em outras
palavras, nem os tratados revogam
o CPI, nem a subsistência do CPI
impede
o
pleno
exercício
normativo dos tratados. Convivem
ambos em suas respectivas
esferas de normatividade.
Interpretação dos Tratados
• CV
• Em seco resumo, à luz da
Convenção, aplica-se aos tratados a
interpretação de seu texto.
Irrelevante, em princípio, a intenção
dos contraentes ao formular suas
normas; irrelevantes seus motivos
expressos ou profundos.
Interpretação dos Tratados
• CV
• Fixando-se sempre no texto, a interpretação
se baseia, no entanto, na boa fé (CV 31).
Para assegurar tal propósito, a Convenção
impõe duas regras de análise textual.
• Em primeiro lugar, às palavras deve ser
dado o sentido comum atribuível aos termos
do tratado em seu contexto. Só se dará a
uma expressão um sentido especial, fora do
sentido comum, se estiver estabelecido que
esta era a intenção das partes (CV 31.4).
Evidentemente, estabelecido no texto.
Interpretação dos Tratados
• CV
• Em segundo lugar, deve-se interpretar
cada expressão tendo em vista o objeto e
a finalidade do tratado (CV 31). Não se
extrairá tal objeto de elementos extratextuais, mas, uma vez mais, do seu texto.
É dos consideranda, do conteúdo mesmo
do tratado, que se depreenderá qual o fim
a que ele se propõe (como distinto dos
fins individuais dos Estados que dele são
partes).
Interpretação dos Tratados
• CV
• Art. 30.2 Quando um tratado
estipular que está subordinado a um
tratado anterior ou posterior ou que
não
deve
ser
considerado
incompatível com esse outro tratado,
as
disposições
deste
último
prevalecerão.
Interpretação dos Tratados
• CV
• Assim, entre dois tratados sob
matéria idêntica, sucedendo-se no
tempo, se o novo declara subsistir o
velho, ocorre apenas acréscimo ou
regulamento; mas se cala quanto ao
anterior, este é derrogado ou abrogado, no que incompatível
As normas dos tratados e seus
destinatários
• Têm-se nos tratados normas típicas
de Direito Internacional Público,
dirigidas aos Estados Soberanos em
suas funções de Direito Externo:
regras de como a Convenção vai ser
revista, ratificada ou denunciada,
quais são as obrigações dos Estados
membros da União quanto ao
pagamento de anuidades, e assim
por diante
As normas dos tratados e seus
destinatários
• Têm-se, também, normas igualmente
dirigidas aos Estados, mas quanto
aos seus poderes de Direito Interno:
são regras que prescrevem ou
facultam o conteúdo da legislação
interna, com teor do gênero: “Os
Estados tem poderes de legislar de
uma determinada forma, ou são
obrigados legislar de uma forma”.
As normas dos tratados e seus
destinatários
• Em terceiro lugar, têm-se normas de
efeito dispositivo, normas de
aplicação direta - algo que os
tratadistas chamam normas autoexecutivas.
As normas dos tratados e seus
destinatários
• Distinguem-se, dentre estas
– as normas que criam direito substantivo
e absoluto (por exemplo): não se
poderá decretar a caducidade de uma
patente, antes de decorridos tantos
anos) e,
– as normas de direito substantivo, mas
relativas, como a que assegura ao
nacional pelo menos o mesmo
tratamento jurídico interno concedido
ao estrangeiro.
Do Acordo Trips
Um acordo de proteção mínima
• Completamente em oposição ao
sistema da CUP, o TRIPs constitui-se
fundamentalmente de parâmetros
mínimos de proteção; embora
presente, a regra de tratamento
nacional é subsidiária em face do
patamar uniforme de proteção
TRIPS/ OMC
• O TRIPS integra o "Acordo
Constitutivo da Organização Mundial
do Comércio - OMC", também
conhecido como "Ata Final da
Rodada do Uruguai", que aqui
denominamos de "Acordo Geral" ou
"Acordo Constitutivo". A OMC é um
Acordo maior que se compõe de
quatro Anexos e o TRIPS é o Anexo
1C
Um acordo de proteção mínima
• Os parâmetros mínimos do TRIPs são, para
começar, as normas substantivas dos
tratados multilaterais gerais preexistentes: a
própria CUP, a Convenção de Berna e do
Tratado de Washington sobre proteção de
circuitos integrados.
• Como, em particular no caso da CUP, este
nível de proteção substantiva foi considerado
pelos elaboradores do TRIPs como
insatisfatório, uma camada geológica
suplementar foi acrescida, com dispositivos
que as legislações nacionais devem incluir,
como mínimo de proteção.
Do conteúdo do Acordo TRIPs
• a) Disposições gerais e princípios básicos;
• b) Padrões relativos à existência, abrangência
e exercício de direitos de propriedade
intelectual;
• c) Aplicação de normas de proteção dos
direitos de propriedade intelectual;
• d) Obtenção e manutenção de direitos de
propriedade intelectual e procedimentos inter
partes conexos;
• e) Prevenção e solução de controvérsias
• f) Arranjos transitórios;
• g) Arranjos institucionais: disposições finais.
Do conteúdo do Acordo TRIPs
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•
seção II do Acordo:
1) Direitos de autor e direitos conexos;
2) Marcas;
3) Indicações geográficas;
4) Desenhos industriais;
5) Patentes;
6) Topografias de circuitos integrados;
7) Proteção de informação confidencial;
8) Controle de práticas de concorrência
desleal em contratos de licença.
Destinação das Normas e
Liberdade de Implementação
• 1 - Os Membros colocarão em vigor o
disposto neste Acordo.
• Os Membros poderão, mas não estarão
obrigados a prover, em sua legislação,
proteção mais ampla que a exigida neste
Acordo, desde que tal proteção não contrarie
as disposições deste Acordo.
• Os Membros determinarão livremente a
forma apropriada de implementar as
disposições deste Acordo no âmbito de
seus respectivos sistema e prática
jurídicos.
Destinação das Normas e
Liberdade de Implementação
• 1 - Dizem Ávila, Urrutia e Mier, [1]sobre o
TRIPs:
• “Es un Acuerdo de resultados, ya que los
Estados miembros tendrán libertad para
adoptar los medios racionales que estimen
convenientes y que sean conformes con sus
propios ordenamientos jurídicos”.
•
[1] Regulación del Comercio Internacional
tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996,
p. 192,
Destinatário das normas do
TRIPs
• São os estados membros da OMC.
Nenhum direito subjetivo resulta para a
parte privada, da vigência e aplicação
do TRIPs. Como diz o próprio texto do
acordo:
• (art. 1.1) Os Membros determinarão
livremente a forma apropriada de
implementar as disposições deste
Acordo no âmbito de seus respectivos
sistema e prática jurídicos.
Destinatário das normas do
TRIPs
• Carlos Correa, op. Cit., p. 35:
• “Las disposiciones del Acuerdo están
dirigidas a los Estados y no modifican
directamente la situación jurídica de
las partes privadas, quienes no
podrán reclamar derechos en virtud
del Acuerdo hasta y la medida que el
mismo sea receptado por la
legislación nacional”
Destinatário das normas do
TRIPs
• Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro do
órgão de diferendos da OMC confirma, no
direito brasileiro, este entendimento:
• “O TRIPS faz parte, segundo entendo, da
modalidade dos tratados-contrato e
integra o grupo de acordos conhecidos
como tratados da OMC, que foram
aprovados em Marrakesh em 1994.” (...)
• “É claro, assim, que os mandamento do
TRIPS não se endereçam aos súditos, mas
aos Estados-Membros da OMC”. (...)
•
Destinatário das normas do
TRIPs
• “Ele está em vigor no Brasil e deve ser
aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à
obrigação do governo federal de editar
normas para que seja cumprido.” (...)
• “Por último, creio que não devemos tentar
nos fundamentar no TRIPS como se fora uma
norma interna, porque há o risco de ver essa
pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que
entendê-lo, realmente, como um tratadocontrato, tal como as demais obrigações da
OMC” Revista da ABPI – Anais do XVI Seminário Nacional de
Propriedade Intelectual – 1996
A posição da CE: TRIPs não
tem efeitos diretos
• No Caso Portugal v. Conselho, de 1999, o Tribunal da
CE assim reportou o status da jurisprudência
comunitária:
• «o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 5 de
Outubro de 1994, Alemanha/Conselho (C-280/93,
Colect., p. I-4973, n.os 103 a 112), que as regras do
GATT não têm efeito directo e que os particulares
não podem invocá-las perante os órgãos
jurisdicionais» [1]
•
[1]Acórdão do Tribunal de 23 de Novembro de 1999. República
Portuguesa contra Conselho da União Europeia. Política
comercial - Acesso ao mercado dos produtos têxteis Produtos originários da Índia e do Paquistão. Processo C149/96.Colectânea da Jurisprudência 1999 página I-08395.
A posição da CE: TRIPs não
tem efeitos diretos
•
Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994,
relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em
relação às matérias da sua competência, dos acordos
resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round
(1986/1994), a seguinte declaração foi feita:
•
“Considerando que, pela sua natureza, o
Acordo que institui a Organização Mundial
do Comércio e seus anexos não pode ser
invocado directamente nos tribunais da
Comunidade e dos Estados-membros” [1]
•
[1] Jornal oficial no. L 336 de 23/12/1994 P. 0001 0002
A posição da CE: TRIPs não
tem efeitos diretos
• 44. Por razões idênticas às que o
Tribunal de Justiça expôs nos n.os 42 a
46 do acórdão Portugal/Conselho, já
referido, as disposições do TRIPs, que
constitui um anexo do Acordo OMC,
não são susceptíveis de criar, para os
particulares, direitos que estes possam
invocar directamente num tribunal por
força do direito comunitário.
Os paĩses votaram contra o
efeito direto
• Armin von Bogdandy, analisando o estado
da doutrina quanto à aplicabilidade direta
de TRIPs, informa que:
• "there are strong arguments for and
against direct applicability" [but there is]
"almost unanimous political opposition to
the direct application of the WTO law." [1]
•
[1] Armin von Bogdandy, Case note on
Hermès, [1999] C.M.L.Rev. (36) 663, at 668.
Os paĩses votaram contra o
efeito direto
• It should be noted that Switzerland led an
initiative halfway through the Uruguay
Round to require each GATT member to
give the GATT direct effect, or some
equivalent status, in their national law.
The fact that this was not included in the
final Uruguay Round Agreement seems to
indicate, however, that the GATT members
as a whole still do not desire direct effect
for the GATT, Judson Osterhoudt Berkey,
The European Court of Justice And Direct
Effect For The Gatt: A Question Worth
Revisiting, Harvard Law School,
High Court of Justice da
Inglaterra
• caso Lanzing, relatando o Mr Justice Jacob
[1]:
• 67. I think the point really merits no further
consideration, but it is only fair that I go into
some of the arguments further. First then I
think it worthy of note that the language of
TRIPS is not that of a Treaty intended by the
signatories to have direct effect:
•
[1] UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of
Lenzing AG's European Patent (UK), [1997] R.P.C., 245, see p. 267 f,
encontrado em
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/1996/390.html
A OMC DECLARA QUE TRIPS
NÃO TEM EFEITO DIRETO
• Report of the Panel of 22 December 1999, United States Sections 301-310 of the Trade Act of 1974, 99/5454,
WT/DS152/Re.h\
• 7.72 Under the doctrine of direct effect, which has
been found to exist most notably in the legal order of
the EC but also in certain free trade area
agreements, obligations addressed to States are
construed as creating legally enforceable rights and
obligations for individuals. Neither the GATT nor the
WTO has so far been interpreted by GATT/WTO
institutions as a legal order producing direct effect.
Following this approach, the GATT/WTO did not
create a new legal order the subjects of which
comprise both contracting parties or Members and
their nationals.
Maristela Basso
• O "Acordo Constitutivo da OMC" é um tratadocontrato, porque os Estados membros podem
determinar como implementar suas regras, desde
que observado o disposto no "Acordo Geral e seus
Anexos". Com razão sustenta Luiz Olavo Baptista,
•
• "as pessoas não estão familiarizadas com a
sistemática da OMC. Ao lado da assinatura do
contrato, cada um dos países apresenta um anexo
com as disposições e as explicações da forma como
vai cumprir o tratado. Aí está um aspecto muito
importante, são os 'bindings', isto é, as obrigações
que os países têm de nem por denúncia de tratado
reduzir as vantagens decorrentes de determinadas
cláusulas e condições. Essas deverão ser inseridas
na sua legislação, segundo os prazos ali fixados.
Maristela Basso
• Conforme Luiz Olavo Baptista, é como se cada
Estado, ao firmar a "Ata Final" ou o "Acordo
Constitutivo da OMC, dissesse: "Este contrato que
passamos entre nós, Estados-membros, visa criar
uma legislação que observe um piso e deve ser
implementado por você, Estado-membro, dentro do
seu sistema jurídico da forma que você costuma
fazer, ou deve fazer essas coisas de acordo com a
sua legislação". Segundo ele, "fica claro assim que
os mandamentos do Acordo não se endereçam aos
súditos, mas aos Estados-membros da OMC"[1].
[1] A nova lei e o TRIPS. In “Revista da ABPI. Anais
do XVI Seminário Nacional de Propriedade
Intelectual”. p. 14-18, cit. p. 18.
Objetivos do Acordo
Fazer com que a proteção e a aplicação
de normas de proteção dos direitos de
propriedade contribuam para a
promoção da inovação tecnológica e
para a transferência e difusão de
tecnologia, em benefício mútuo de
produtores e usuários de
conhecimento tecnológico e de uma
forma conducente ao bem-estar social
e econômico e a um equilíbrio entre
direitos e obrigações.
Objetivos do Acordo
O balanceamento necessário à
constitucionalidade dos direitos de
Propriedade Intelectual na esfera
interna também surge em TRIPs,
evitando a exclusiva proteção dos
interesses dos titulares.
Objetivos do Acordo
• Os Membros,
• Desejando reduzir distorções e
obstáculos ao comércio internacional e
levando em consideração a necessidade
de promover uma proteção eficaz e
adequada dos direitos de propriedade
intelectual e assegurar que as medidas e
procedimentos destinados a fazê-los
respeitar não se tornem, por sua vez,
obstáculos ao comércio legítimo;
Objetivos do Acordo
• Reconhecendo, para tanto, a necessidade
de novas regras e disciplinas relativas:
• (...)
• c) ao estabelecimento de meios eficazes e
apropriados para a aplicação de normas
de proteção de direitos de propriedade
intelectual relacionados ao comércio,
levando em consideração as diferenças
existentes entre os sistemas jurídicos
nacionais;
• (...)
Objetivos do Acordo
• Reconhecendo os objetivos básicos de
política pública dos sistemas nacionais para a
proteção da propriedade intelectual, inclusive
os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;
• Reconhecendo igualmente as necessidades
especiais dos países de menor
desenvolvimento relativo a Membros no que
se refere à implementação interna de leis e
regulamentos com a máxima flexibilidade, de
forma a habilitá-los a criar uma base
tecnológica sólida e viável;
Objetivos do Acordo
• Reconhecendo os objetivos básicos de
política pública dos sistemas nacionais para a
proteção da propriedade intelectual, inclusive
os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;
• Reconhecendo igualmente as necessidades
especiais dos países de menor
desenvolvimento relativo a Membros no que
se refere à implementação interna de leis e
regulamentos com a máxima flexibilidade, de
forma a habilitá-los a criar uma base
tecnológica sólida e viável;
Faculdade de legislar
(art. 8º) O Acordo prevê que cada país pode
legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de
forma a proteger a saúde e nutrição públicas
e para promover o interesse público em
setores de importância vital para seu
desenvolvimento sócio-econômico e
tecnológico (nisso quase que repetindo o
disposto no art. 5º. XXIX da Carta de 1988).
Mas conclui: desde que estas medidas sejam
compatíveis com o disposto no Acordo.
Os Princípios Gerais do TRIPS
• O princípio do "single undetaking"
está expresso no art. 2º, incisos 2 e
3 da Ata Final da Rodada do
Uruguai, isto é, do Acordo
Constitutivo da OMC
Os Princípios Gerais do TRIPS
• De acordo com o art. 3,1 do TRIPS
(Tratamento Nacional), "cada Membro
concederá aos nacionais dos demais
Membros tratamento não menos favorável
que o outorgado a seus próprios
nacionais com relação à proteção da
propriedade intelectual, salvo as exceções
já previstas, respectivamente, na
Convenção de Paris (1967), na Convenção
de Berna (1971), na Convenção de Roma e
no Tratado sobre a Propriedade Intelectual
em Matéria de Circuitos Integrados.
Os Princípios Gerais do TRIPS
• MFN No Acordo TRIPS, este princípio
está previsto no art. 4º, o qual
determina que, com relação à
proteção da propriedade intelectual,
"toda vantagem, privilégio ou
imunidade que um Membro conceda
aos nacionais de qualquer outro país
será outorgado imediata e
incondicionalmente aos nacionais de
todos os demais Membros"
Os Princípios Gerais do TRIPS
• Segundo o art. 6, de TRIPs, “para os
propósitos de solução de
controvérsias no marco deste
Acordo”, nada no texto será utilizado
para tratar da questão da exaustão
dos direitos de propriedade intelectual
Os Princípios Gerais do TRIPS
• O princípio da "transparência" é
essencial na estrutura da OMC e no
Acordo TRIPS. Pelo art. 63, os
Estados partes se comprometem a
publicar, ou a tornar público, as leis
e regulamentos finais de aplicação
relativos à matéria objeto do Acordo,
de tal forma que os governos e os
titulares dos direitos de propriedade
intelectual deles tomem
conhecimento (MB)
Os Princípios Gerais do TRIPS
• O Princípio da Cooperação Internacional
• A OMC tem suas bases no direito
internacional da cooperação, cuja
finalidade principal é a promoção do
interesse comum através de normas de
cooperação mútua. A cooperação é a
pedra de toque em todos os Acordos que
constituem a Organização, inclusive o
TRIPS.(MB)
Os Princípios Gerais do TRIPS
• O Princípio da Interação Entre os Tratados
Internacionais Sobre a Matéria
• O TRIPS não pretende cancelar o passado e
recomeçar a tarefa de proteção dos direitos de
propriedade intelectual. Como herdeiro da história,
reconhece o valor dos documentos que o
antecederam. O art. 2º (Convenções Sobre
Propriedade Intelectual) sela esse compromisso:
• "1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo,
os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a
12 e 19, da Convenção de Paris (1967).
• 2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as
obrigações existentes que os Membros possam ter
entre si, em virtude da Convenção de Paris, da
Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do
Tratado Sobre a Propriedade Intelectual em Matéria
de Circuitos Integrados".
Os Princípios Gerais do TRIPS
• Princípio da Interpretação Evolutiva
• Uma das principais características do
TRIPS é a dinamicidade. A
interpretação das suas cláusulas pode
mudar de acordo com a evolução do
tema. (MB)
Repressão de Abusos
• TRIPs igualmente admite (“desde que
compatíveis com o disposto neste Acordo”)
a instituição e aplicação de necessárias
medidas apropriadas para evitar o abuso dos
direitos de propriedade intelectual por seus
titulares
• ou para evitar o recurso a práticas:
– que limitem de maneira injustificável o comércio
ou
– que afetem adversamente a transferência
internacional de tecnologia.
Direitos autorais
• TRIPs torna obrigatória a Convenção de
Berna de 1971, com exceção dos direitos
morais previstos pelo seu Artigo 6 bis.
• Expressões e não idéias, procedimentos,
métodos de operação ou conceitos
matemáticos como tais.
• Para os programas de computador, em
código fonte ou objeto, se reservará a
proteção das obras literárias pela
Convenção.
Direitos autorais
• Proteção às bases de dados
• Cobertura de aluguel de programas de
computador, de fonogramas e obras
cinematográficas
• Mínimo de 50 anos após a publicação,
ou da apresentação em direito conexo,
ou vinte anos da transmissão, salvo
arte aplicada e fotografia.
Marcas
• Todos os signos visualmente
perceptíveis, e distintivos, poderão
ser protegidos como marcas (art. 15).
Mesmo os não distintivos poderão
ser objeto de secondary meaning.
• Aplicam-se às marcas as regras de
rejeição da CUP, sendo plausível que
se exija registro como condição de
proteção.
Marcas
• No tocante à marca notória referida
no Artigo 6 bis da Convenção de
Paris, TRIPs determina que a regra
também se aplique a serviços (art.
16.2 e 16.3) e a signos que não
sejam similares mas que indiquem
conexão com o titular dos signos
protegidos.
Marcas
• No tocante à marca notória referida no Artigo
6 bis da Convenção de Paris, TRIPs
determina que a regra também se aplique a
serviços (art. 16.2 e 16.3) e a signos que não
sejam similares mas que indiquem conexão
com o titular dos signos protegidos.
• O registro inicial de uma marca, e cada uma
das renovações (sem limites) do registro,
terá duração não inferior a sete anos.
• A lei nacional poderá estabelecer exceções
(limitadas, diz o texto) aos direitos
conferidos para uma marca, tal como o uso
adequado de termos, desde que tais
exceções levem em conta os legítimos
interesses do titular da marca e de terceiros.
Marcas
• Quanto à caducidade das marcas (o art. 21
diz que não serão
permitidas licenças
compulsórias de marcas) o registro só
poderá ser cancelado após transcorrido um
prazo ininterrupto de pelo menos três anos
de não uso. A CUP falava em “um prazo
razoável”.
Marcas
• . A CUP falava em “um prazo razoável”.
• Nâo haverá caducidade se o titular da marca
demonstrar motivos válidos, baseados na
existência de obstáculos a esse uso, por
exemplo, restrições à importação ou outros
requisitos oficiais
relativos aos bens e
serviços protegidos pela marca. O uso por
licenciado será suficiente para impedir a
caducidade.
Indicações geográficas
• São, para os efeitos deste Acordo,
elementos que identifiquem um
produto como originário de um certo
território, ou região ou localidade
deste território, quando determinada
qualidade, reputação ou outra
característica do produto seja
essencialmente atribuída à sua
origem geográfica.
Indicações geográficas
• Um caso especial na proteção de
indicações geográficas é o dos
produtos vinícolas.
• Tal natureza especial já se lia no
texto do Acordo complementar à
CUP assinado em Madri em 1891.
Para atender os interesses
específicos da Comunidade
Européia, TRIPs consagra regras
muito detalhadas quanto à matéria.
Desenhos industriais
• Segundo o art. 25.1 do TRIPs, deverá
sempre haver algum tipo de proteção
para os desenhos industriais, seja
por regime similar aos das patentes,
pelo direito autoral, seja por formas
mistas e cumulativas.
Patentes
• O art. 27 de TRIPs determina que os
Estados Membros concedam
patentes para todas invenções, tanto
de produto quanto de processo, e em
todos os setores tecnológicos. Os
requisitos da proteção são os
clássicos: que seja nova, envolva um
passo inventivo e seja passível de
aplicação industrial.
Patentes
• Deverá haver proteção e a patente
deverá poder ser usada sem
discriminação quanto ao local de
invenção, quanto a seu setor
tecnológico e quanto ao fato de os
bens serem importados ou
produzidos localmente.
Patentes
• Pode-se excluir patentes das invenções:
• a) contrárias à ordem pública ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida e saúde humana,
animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao
meio ambiente.
• b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de
cirurgia, animal ou humana.
• c) animais que não sejam microorganismos;
• d) plantas que não sejam microorganismos, mas
quanto às variedades de plantas deve haver um
sistema de proteção específica;
• e) processos essencialmente biológicos para
produção de animais e de plantas, exceto processos
não biológicos ou microbiológicos.
Patentes
• Quanto aos deveres dos requerentes do
título, é possível exigir a divulgação da
invenção de modo suficientemente claro e
completo para permitir que um técnico
habilitado possa realizá-la e que o requerente
indique o melhor método de realizar a
invenção que seja de seu conhecimento no
dia do pedido ou, quando for requerida
prioridade, na data prioritária do pedido.
• Também é lícito que se exija que o requerente
de uma patente forneça informações relativas
a seus pedidos de patente e às concessões
no exterior.
Patentes
• Quanto às licenças compulsórias,
denominadas “uso sem autorização do
titular”, o art. 38 dispõe que em todos casos
certas regras deverão ser seguidas [1]:
• o pedido de licença será considerado
individualmente;
• a licença só poderá ser outorgada se se tiver
previamente buscado obter autorização do
titular, em termos e comerciais razoáveis,
quando tais esforços não tenham sido bemsucedidos num prazo razoável.
Patentes
• o alcance e a duração da licença será
restrito ao objetivo para o qual foi
autorizado e, no caso de tecnologia de
semicondutores, será apenas para uso
público não comercial ou para remediar
um procedimento determinado como
sendo anticompetitivo ou desleal após
um processo administrativo ou judicial;
Patentes
• a licença será não exclusiva;
• a licença não será transferível, exceto
conjuntamente com a empresa ou parte
da empresa que a detém;
• a licença será autorizada
predominantemente para suprir o
mercado interno do Membro que o
autorizou;
Patentes
• sem prejuízo da proteção adequada
dos legítimos interesses dos
licenciados, a licença poderá ser
terminada se e quando as
circunstâncias que o propiciaram
deixarem de existir e se for improvável
que venham a existir novamente. A
autoridade competente terá o poder de
rever, mediante pedido fundamentado,
se essas circunstâncias persistem;
Patentes
• o titular será adequadamente
remunerado nas circunstâncias de
cada licença, levando-se em conta o
valor econômico da autorização;
• a validade jurídica de qualquer decisão
relativa à licença ou à respectiva
remuneração estará sujeita a recurso
judicial ou a recurso hierárquico;
•
[1] A Convenção sobre Biodiversidade de 1992 prevê
determinadas licenças compulsórias. Não parece haver
qualquer vedação à previsão de tais licenças por parte do
Acordo TRIPs, assim como à adjudicação total ou parcial de
um direito de propriedade intelectual no caso de um convênio
firmado para o acesso de recursos naturais que o preveja.
Patentes
• Obviamente,
as
exigências
para
concessão de licenças compulsórias,
mencionadas acima, não são todas
aplicáveis às licenças de interesse
público e para repressão de abusos da
patente ou de poder econômico. No
caso da licença por interesse público, o
requisito de prévia solicitação de uma
licença não é exigido, ainda que a
notificação imediata o seja.
Patentes
• No caso de licença para reprimir abuso
de poder econômico, deixa de ser
aplicável
não
só
essa
prévia
solicitação,
quanto
requisito
de
exploração
voltada
ao
mercado
doméstico, a proporcionalidade da
remuneração ao valor econômico da
licença, e o requisito da limitação
temporal – desde que a cessação da
licença pudesse levar à volta do abuso.
Patentes
• Também é admitida a licença de
dependência,
para
permitir
a
exploração de uma
patente ("a
segunda patente") que não pode ser
explorada sem violar outra patente ("a
primeira patente").
Patentes
• Num dos dispositivos mais discutidos
de TRIPs, o art. 33 diz que a vigência da
patente não será inferior a um prazo de
20 anos, a partir da data do depósito.
Patentes
• Gambro AB
• Tipo de ação: Mandado de Segurança contra ato praticado pela
Diretora de Patentes do INPI
• (prorrogação de patentes) Admito o recurso Especial,
tendo em vista que, o recorrente
conseguiu demonstrar a infringência ao art. 65 do
TRIPS.Este acordo foi aprovado pelo Decreto
Legislativo 30/90 e promulgado pelo Decreto n
1.355/94, tendo este acordo iniciado a vigorar em
01/01/95. A patente da recorrida foi requerida em
1988 e concedida em 1993, com base na legislação à
época, Lei nº 5.772/71.Por esta lei o prazo que se
concedia para uma patente era de 15 anos.Por
conseguinte, esta patente tinha o seu vencimento
em 2003.
Patentes
• Não se pode agora, querer, que uma lei
nova, de aplicação posterior, quando já
em vigor a referida patente (3
anos)venha modificar o prazo
estipulado, ou seja, 15 anos,
passando-se para 20 anos. Conforme
ensinamentos da CAIO MARIO DA
SILVA PEREIRA, em sua obra
"Instituições de Direito
Civil,"VolI,Ed,Firense, 1990, pag lll, a
Lei nova deve respeitar as situações
juridicas concretas sob pena de ser
acoimada de retroativa. Isto Posto,
ADMITO o Recurso Especial.
Patentes
• EMENTA (1)
• ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS
DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
RELACIONADOS AO COMÉRCIO. LEI Nº 9.279/96.
IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO.
• - As patentes constituem privilégios de
exclusividade concedidos àqueles que
desenvolveram criação utilitária, e têm a sua
duração definida pela lei em vigor à época de sua
concessão. O Acordo ADPICS (Aspectos do Direito
de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), ou TRIPs, e a Lei nº 9.279/96, que
aumentaram os prazos de exclusividade, não se
aplicam aos privilégios anteriormente concedidos, à
ausência de disposição expressa nesse sentido.
Inteligência do art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal e do art. 70.1 do Acordo.
Patentes
• EMENTA (2)
• ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE
ASPECTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO. LEI
Nº 9.279/96. IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE
TRANSIÇÃO.
• - Para o Brasil e para todos os países em
desenvolvimento que não renunciaram
expressamente ao benefício, o prazo de transição
para o novo regime de proteção findou-se em 1o de
janeiro de 2000.
• - Apelação improvida.
• BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, ORIGEM 19a. VF
(9701003080)
Patentes
• EMENTA
• MANDADO DE SEGURANÇA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL TRIPS -DIREITO INTERTEMPORAL - PATENTE - VIGÊNCIA.
• 1. Ao aprovar e promulgar o TRIPS, o legislador
brasileiro afastou a vacatio legis de quarenta e cinco
dias e deu ao TRIPS vigor a partir de sua publicação
oficial, transformando-o em Lei interna. Preenchidos
os requisitos de ordem jurídica brasileira, para que
se tenha força e obrigatoriedade de Lei, passou o
TRIPS a incidir nas relações jurídicas constituídas
no Brasil.
• 2. Nessas condições, se norma jurídica de direito
interno deu-lhe vigor a partir de 1.º de janeiro de
1995, desde então, produz efeitos nas relações e
situações que disciplina, as quais escapam a
incidência da lei nova.
Patentes
• EMENTA
• MANDADO DE SEGURANÇA - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - TRIPS -DIREITO INTERTEMPORAL PATENTE - VIGÊNCIA.
• 3. Como se verifica, a norma do art. 33, do TRIPS,
prorroga o prazo das patentes que forem concedidas
por quinze anos, no regime do anterior Código de
Propriedade Industrial. As patentes, em vigor à data
de 1.º de janeiro de 1995, tiveram os seus prazos de
validade prorrogados para até vinte (20) anos
contados da data do requerimento.
• 4. Apelação e Reexame necessário a que se nega
provimento)
• ZENECA LIMITED
Patentes
• Já o art. 34 trata da reversão do ônus
da prova: é o usuário de um processo,
réu numa ação judicial, que tem o
dever de provar que não está
infringindo a patente, e não o autor da
Patentes
Conseqüentemente, qualquer produto idêntico,
quando produzido sem o consentimento do
titular, será considerado, na ausência de
prova em contrário, como tendo sido obtido
a partir do processo patenteado, pelo menos
em uma das circunstâncias seguintes:
• a) se o produto obtido pelo processo
patenteado for novo;
• b) se existir probabilidade significativa de o
produto idêntico ter sido feito pelo processo
e o titular da patente não tiver sido capaz,
depois de empregar razoáveis esforços, de
determinar o processo efetivamente
utilizado.
Topografias
• TRIPS inclui extensa seção prevendo
a proteção dos circuitos integrados,
designados como “topografias”. A
adoção da Rodada Uruguai leva à
incorporação do Tratado de
Washington à legislação nacional
torna-se necessário avaliar em
quanto as novas regras acrescem ou
modificam as conclusões
anteriormente indicadas.
Informações confidenciais
• O art. 39 determina que ao assegurar
proteção efetiva contra competição
desleal (art.10 "bis" da Convenção
de Paris), os Membros protegerão
informação confidencial e
informação submetida a Governos
ou a Agências Governamentais.
Informações confidenciais
• A tutela do trade secret está
assegurada na proporção em que as
pessoas físicas e jurídicas terão a
possibilidade de evitar que
informações legalmente sob seu
controle seja divulgada, adquirida ou
usada por terceiros, sem seu
consentimento, de maneira contrária a
práticas comerciais honestas, desde
que tal informação:
–
Informações confidenciais
– a) seja secreta, no sentido de que não seja
conhecida em geral nem facilmente
acessível a pessoas de círculos que
normalmente lidam com o tipo de
informação em questão, seja como um
todo, seja na configuração e montagem
específicas de seus componentes;
– b) tenha valor comercial por ser secreta; e
– c) tenha sido objeto de precauções
razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa
legalmente em controle da informação,
para mantê-la secreta.
Informações confidenciais
• O Acordo TRIPs (art. 39(3)), atribui
mesmo às parcelas de informações
tornadas públicas pelas exigências da
legislação sanitária o status
de
indisponíveis: os demais possíveis
fabricantes de um novo produto, ainda
que não haja, para o mesmo, proteção
patentária, que ela seja inaplicável ou
já tenha expirado, são proibidos pelo
Acordo de valer-se dos testes
apresentados .
Controle de práticas restritivas
• Práticas anticompetitivas ocorridas num
contexto de licenciamento voluntário de
patentes.
• Segundo o teor do art. 40 do Acordo, a lei
nacional poderá, sem ofensa ao TRIPs,
proibir quaisquer disposições inseridas
em contratos de licença ou similares que
prevejam condições ou práticas de
licenciamento que possam, em
determinados casos, constituir um abuso
dos direitos de propriedade intelectual
que tenha efeitos adversos sobre a
concorrência no mercado relevante.
Procedimentos administrativos
ou judiciais de repressão às
violações
• TRIPs prevê nos seus art. 41 a 61 os
padrões mínimos de proteção
judicial e administrativa dos direitos
de propriedade intelectual, os quais,
em princípio, estão fartamente (e
mesmo em excesso) atendidos pela
legislação brasileira.
Procedimentos administrativos ou
judiciais de repressão às
violações
• Art. 69 "Os Membros concordam em cooperar
entre si com o objetivo de eliminar o comércio
internacional de bens que violem direitos de
propriedade intelectual. Para este fim,
estabelecerão pontos de contato em suas
respectivas administrações nacionais, deles
darão notificações e estarão prontos a
intercambiar informações sobre o comércio
de bens infratores. Promoverão, em particular,
o intercâmbio de informações e a cooperação
entre as autoridades alfandegárias no que
tange ao comércio de bens com marca
contrafeita e bens pirateados".
Solução de Controvérsias
• Aplica-se a TRIPs o disposto nos
Artigos XXII e XXIII do GATT 1994,
como elaborado e aplicado pelo
Entendimento de Solução de
Controvérsias (DST).
Aplicação temporal
• Pelo art. 65 (Disposições Transitórias) , o
Acordo passou a ser geralmente aplicável
transcorrido um prazo de um ano após a
data de entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC – janeiro de 1994.
• No entanto, um país em desenvolvimento
tem direito a postergar a data de aplicação
das disposições do presente Acordo,
estabelecida no parágrafo 1, por um prazo
de quatro anos, com exceção dos
princípios de tratamento nacional e MFN,
e da aplicabilidade das convenções.
Aplicação temporal
• Na medida em que um país em
desenvolvimento esteja obrigado pelo
Acordo a estender proteção patentária
de produtos a setores tecnológicos que
não protegia em seu território na data
geral de aplicação, ele poderá adiar a
aplicação das disposições sobre
patentes de produtos da Seção 5 da
Parte II para tais setores tecnológicos
por um prazo adicional de cinco anos.
Aplicação temporal
• No entanto, o país que se utilize dos
prazos de transição previstos
assegurará que quaisquer
modificações nas suas legislações,
regulamentos e prática feitas durante
esse prazo não resultem em um
menor grau de consistência com as
disposições do Acordo. (Stand still)
Proteção da “matéria
existente”
• Numa das disposições mais
importantes e controversas da
aplicação inicial de TRIPs, o art. 70
precisa que o Acordo não gera
obrigações relativas a atos ocorridos
antes de sua data de aplicação para
o respectivo Membro.
Proteção da “matéria
existente”
• Salvo disposições em contrário nele previstas, o
Acordo, na data de sua publicação para o
Membro em questão, gera obrigações com
respeito a toda a matéria existente, que esteja
protegida naquele Membro na citada data, ou que
satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer,
os critérios de proteção estabelecidos no Acordo
[1].
• Não haverá obrigação de restabelecer proteção
da matéria, que, data de aplicação do Acordo
para o Membro em questão, tenha caído no
domínio público.
•
Proteção da “matéria
existente”
• No caso de direitos de propriedade
intelectual para os quais a proteção esteja
condicionada a atuação da autoridade
pública (por exemplo, patentes e marcas),
será permitido modificar solicitações de
proteção que se encontrem pendentes na
data de aplicação do Acordo para o
Membro em questão, com vistas a
reivindicar qualquer proteção adicional
prevista nas disposições do Acordo. Tais
modificações não incluirão matéria nova.
Proteção da “matéria
existente”
• Com respeito a quaisquer atos relativos a
objetos específicos que matéria protegida e
que venham a violar direitos de propriedade
intelectual, nos termos de legislação em
conformidade com este Acordo, e que se
tenham iniciado, ou para os quais um
investimento significativo tenha sido
efetuado, antes da data de aceitação do
Acordo Constitutivo da OMC por aquele
Membro, qualquer Membro poderá
estabelecer uma limitação aos remédios
disponíveis ao titular de direito com relação
à continuação desses atos após a data de
aplicação deste Acordo por aquele Membro.
Proteção da “matéria
existente”
• Em tais casos,entretanto, o Membro
estabelecerá ao menos o pagamento
de remuneração eqüitativa.
Proteção da “matéria
existente”
• Quando um Membro, em 1/1/95, não
conceder proteção patentária a
produtos farmacêuticos nem aos
produtos químicos para a agricultura
em conformidade com as obrigações
previstas no Artigo 27, esse Membro
estabelecerá, a partir de 1/1/95, um
meio pelo qual os pedidos de patente
para essas invenções possam ser
depositados;
Proteção da “matéria
existente”
• a essas solicitações, a partir da data
de aplicação do Acordo (há que
entender-se – data de aplicação para
o país pertinente) aplicar-se-ão os
critérios de patenteabilidade
estabelecidos por TRIPs, como se
tais critérios estivessem sendo
aplicados nesse Membro na data do
depósito dos pedidos, ou na data de
prioridade do pedido;
Proteção da “matéria
existente”
• No caso de aplicação diferida de
TRIPs, quando um produto for objeto
de uma solicitação de patente num
Membro, em conformidade com a
regra mencionada logo acima, serão
concedidos direitos exclusivos de
comercialização por um prazo de
cinco anos
Proteção da “matéria
existente”
• Note-se que, como resultado da
aplicação intertemporal do CPI/96 e
das alegações de aplicação interna
do TRIPs, estabeleceram-se alguns
parâmetros procedimentais
especiais, através das Disposições
Transitórias do Código e da Lei
10.196, de 14 de fevereiro de 2001,
resultante da conversão da Medida
Provisória 2.105.
Direitos Especiais de
Comercialização
TRIPs 70.9
Direitos especiais de
Comercialização
• Developing countries which do not
at present give product patent
protection to certain areas of
technology have 10 years from the
entry into force of the WTO
Agreement to do so, except that for
pharmaceutical and agricultural
chemical products all countries
must allow patent applications to
be filed from the entry into force of
the Agreement.
Direitos especiais de
Comercialização
• If authorisation for the marketing of the
relevant pharmaceutical or agricultural
chemical is obtained during the
transitional period, the developing
country concerned must offer an
exclusive marketing right for the
product for five years, or until a product
patent is granted or refused, whichever
is the shorter.
• KRAUS, John. The GATT negotiations – A
business guide to the results of the Uruguay
round. Geneva: ICC, 1994, p. 58-59.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• As mentioned earlier, developing
countries can delay until 1 January
2000 the implementation of the
Agreement, except for obligations
concerning national treatment and
most-favoured-nation treatment.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• In addition, a further period of five years is
contemplated for developing countries that
did not grant product patent protection in
certain areas of technology on the general
date of application of the Agreement for hose
countries (i.e., 1 January 2000). In the case of
least developed countries, the transitional
period is 11 years. An extension of this period
can be granted by the Council for TRIPS
(Article 66.1).
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• All these transitional periods are
automatically applicable. However,
in some countries, foreign patentholders have attempted to obtain an
anticipated application of the
Agreement. In order to avoid his
situation, a specific clause in the
law to this effect may be included.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• According to Article 70.7, if there is a patent
application pending approval at the time the
Agreement becomes enforceable in a Member
country (i.e., 1 January 2000 for developing
countries), it will be possible to amend the
application to claim "any enhanced protection
under the provisions of this Agreement".
Such a conversion cannot include "new
matter". Hence, a process claim cannot be
transformed into a product claim.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• Despite the transitional periods,
Members have been obliged to receive
applications for pharmaceutical and
agricultural chemical products since the
date of entry into force of the
Agreement, i.e., 1st. January 1995
(Article 70.8). Patents are to be granted
after the expiration of the transitional
period, and for the remaining patent
term.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• "Exclusive marketing rights" (EMRs) must be granted
•
•
•
•
during the transitional period under Article 70.9 of the
Agreement. Such rights can be claimed if the
following conditions are met:
a) a patent application has been filed in a Member
after the entry into force of the Agreement;
b) a patent application has been filed in another
Member entry into force of the Agreement and a
patent has been granted
c) marketing approval for the protected product has
been obtained in _the said other Member;
d) marketing approval has been obtained in the
Member mentioned in (a) above.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
EMRs should be conferred for five years
after marketing approval has been
obtained. These rights will be terminated
if: i) the corresponding patent is finally
granted, or ii) the patent application is
rejected.
• Since the effects of EMRs are not
specified in the Agreement, different
options for implementing them are open
to developing countries.
•
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• If EMRs were interpreted as the provision of a right to
exclude third parties from marketing the relevant
product, the EMRs should be subject to the
exceptions that apply to the exclusive rights granted
by patents, as well as to compulsory licences.
However, a reasonable interpretation of EMRs, in the
light of the negotiations and general context of the
Agreement, is that they are meant to confer fewer
rights than a patent. It is thus clear that EMRs cannot
be used to prevent production for export to third
countries (since EMRs only refer to "marketing" in the
domestic market).
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• A possible option is to interpret that the
EMRs confer the right to receive
compensation from those that commercialize
the invention, rather than a right to forbid their
activities. The infringement of EMRs would
only allow a claim for compensation (that may
be equivalent to a reasonable royalty rate or
one based on actual damages). But
infringement would not prevent
commercialization by third parties3s
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251.
• Transitional Periods and Provisions
• Recommended option
• The exclusive marketing rights (granted
in accordance with Article 70.9 of the
TRIPS Agreement) shall confer the right
to request a just compensation from
third parties that commercialize the
invention during the transitional period
in the domestic market.
• The final interpretation of the scope of EMRs shall be given by
relevant WTO bodies, if the issue is brought to their
consideration.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs. Buenos Aires:
Argentina, 1996, p.232-235.
Ciudad
• El Acuerdo nada dice sobre el contenido y
alcance de los "derechos exclusivos de
comercialización". La introducción de este
concepto fue producto de un compromiso
de última hora, y no existe documentación
para rastrear su fundamento ni origen.
Parece claro, empero, que el titular de tales
derechos no puede ser colocado en igualo
mejor posición que el titular de una
patente. Pues, si así fuera, el plazo de
transición sería letra muerta.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs. Buenos Aires:
Argentina, 1996, p.232-235.
Ciudad
• Cabe interpretar, por tanto, apelando a una distinción
propia del derecho de patentes, que los "derechos
exclusivos de comercialización" confieren un ius
exclusivum, pero no un ius prohibendi. Este último es,
precisamente, el que caracteriza de modo esencial a
una patente (Massaguer,1989, p. 38). Ello significa que
el titular de tales derechos podría comercializar su
producto y requerir eventualmente una remuneración
de terceros que también lo comercializaren, pero no
podría excluirlos de tal comercialización.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs. Buenos Aires:
Argentina, 1996, p.232-235.
Ciudad
• Por otra parte, los recursos penales
están reservados para procedimientos
basados en el ejercicio de derechos
• de patentes ya concedidas; para hacer
valer los "derechos exclusivos de
comercialización" sólo estarían
disponibles recursos de naturaleza civil.
Direitos especiais de
Comercialização
• CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs. Buenos Aires:
Argentina, 1996, p.232-235.
Ciudad
• El impacto económico del articulo 70.9 variará según
el tiempo que se necesite para obtener las
aprobaciones y los registros requeridos para acceder
a los derechos exclusivos de comercialización de un
producto dado. En el campo farmacéutico, la
realización de pruebas clínicas y preclínicas para
demostrar la utilidad y seguridad de una droga,
además del tiempo requerido por los procedimientos
gubernamentales particularmente prolongado en
Estados Unidos y otros países industrializados- suele
demorar varios años la- introducción de un nuevo
producto. Existen indicios, empero, de un
acortamiento de ese lapso, especialmente en el caso
de los productos de la biotecnología.
Direitos especiais de
Comercialização
• O Caso do Egito
• Implementation
of
this
program
is
accomplished through the Ministry of Health
and Population, the Ministry of Higher
Education and State for Scientific Research,
and the Office of the Prime Minister. When all
conditions are met, the Ministry of Health and
Population should refuse marketing approval
for the product to any other party than the
owner of the mailbox patent application, since
a party that is entitled to exclusive marketing
rights clearly does not have exclusive rights if
another party has permission to market the
same product.
Direitos especiais de
Comercialização
• O Caso do Egito
• Exclusive
marketing
rights
must
be
implemented during any period when a
Member exercises the right to defer
implementation of full subject matter patent
protection for pharmaceutical and agricultural
chemical products. If a Member implements
patent protection sooner than the end of that
transition period, the obligation to offer
exclusive marketing rights would terminate as
to new applications, and the term of exclusive
marketing rights for existing mailbox
applications would end when a patent is
issued or the patent application rejected.
Direitos especiais de
Comercialização
• O Caso do Egito
• Implementation of this program is accomplished through the
While the patent system offers exclusive rights only to
inventions that meet certain requirements, including
novelty, the system of exclusive marketing rights
does not include any such provisions. That is, there is
no basis on which a WTO Member may refuse
exclusive marketing rights for any invention that
meets the TRIPS requirements.
•
This raises two policy issues. One is the fact that
exclusive marketing rights may be required even if
marketing approval has already been granted to
another party. In such a case, the Member may be
required to terminate marketing approval that has
been granted to a party other than the owner of the
mailbox patent application.
Direitos especiais de
Comercialização
• O Caso do Egito
• The other policy consideration is that unexamined
mailbox applications may refer to subject matter that
would not be granted a patent in the Member for
reasons other than being excluded subject matter,
e.g., for lack of novelty. This risk is somewhat
minimized by the fact that in order to obtain exclusive
marketing rights, the applicant must have received a
patent in another WTO Member and also marketing
approval in that Member. However, not all WTO
Members examine patent applications, so there is a
risk of offering exclusive marketing rights to a
product that would not be entitled to them under a
TRIPS-consistent patent law.
Direitos especiais de
Comercialização
• O Caso do Egito
• This risk is eliminated when the Member
adopts full subject matter patent protection,
which may be sooner than the end of the
transition period. The risk can be minimized if
the Patent Office examines applications that
are in the mailbox. In the latter case, the
Patent Office could reject applications that
failed to meet other standards of patentability,
such as novelty, inventive step, or industrial
applicability, even though the Office would not
be able to issue the application as a patent
until permitted under national law or the end
of the transition period, whichever is sooner.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• THE grant of Exclusive Marketing Right
(EMR) to Novartis ("Exclusive Marketing
Rights — Novartis gets stay against 6
firms", Business Line, January 24) and
the delay in granting EMR to Eli Lilly
("Eli Lilly's ED drug likely to face clone's
onslaught", Business Line, February 15,
2004) have raised several controversial
issues.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• For Novartis, the grant means that it can
exclusively sell or distribute its patented anticancer drug Glivec containing the active
ingredient Imatinib mesylate, which is the
subject matter of EMR. This move has affected
six Indian pharmaceutical companies which
have been manufacturing Imatinib mesylate at
one-tenth its price, under different trade
names. For Eli Lilly, the delay would result in
the loss of profits over its patented drug,
Cialis.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• The Dunkel Draft — the predecessor to the
Trade Related Intellectual Property Rights
(TRIPS) Agreement — proposed that all
countries that did not offer product patents for
pharmaceutical and agricultural chemical
products as on January 1, 1995 have to
provide a means for accepting applications for
such inventions (called the `mailbox'), apply
applicable priority rights and provide exclusive
marketing rights (EMRs) for such products.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• The developing countries had a choice between EMR
and product patents and many opted for the latter. As
one of the chief opponents of TRIPS, India opted for
the interim arrangements of `mailbox' and EMR.
• Under Article 65.4 of the TRIPS, developing countries
that did not have product patents were to get 10 years
to comply with patent provisions in the
pharmaceutical and agricultural chemical sectors. But
in view of Articles 70.8 and 70.9, these countries did
not get even one day's transition, as they had to
accept product patent applications through the
`mailbox' and EMR.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• The concept of EMR has its origin in a
US legislation — the Hatch-Waxman Act,
1984, which granted a five-year market
exclusivity period for an innovative
drug. This provision was meant to
protect drugs that either enjoyed no
patent protection or had less than five
years of protection left at the time of
approval.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• Not surprisingly, the issue of EMR was brought up by
the US before the panel of the WTO's Dispute
Settlement Body. The issue in United States vs. India
(1997) was whether the Indian Patents Act, 1970 (Act)
had established a mechanism that adequately
preserved novelty and priority with respect to patent
applications covering pharmaceutical and agricultural
chemical inventions, given that under the Act
substances classified as "food, medicine or drug"
were entitled to process patent and not product patent
protection.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• The WTO panel concluded that India did not comply
with its obligations under Article 70.8(a) of the TRIPS
Agreement and violated its obligation to provide EMR
during the transitional period under Article 70.9. The
WTO Appellate Body upheld the panel's conclusions.
• Consequently, the Act was amended in 1999 granting
product patents for pharmaceuticals from January 1,
2005. As a prelude to full implementation in 2005, the
Act provided that applicants may immediately receive
EMR, a patent-like right governed by conventional
patent doctrines.
Direitos especiais de
Comercialização
• Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? Feroz
Ali K.
• EMRs were introduced as an effective way to
stall imitation of patented products by the
local industry. It is only a privilege granted in
anticipation of a patent right. EMRs offer
rights similar to that of patents.
• The right to make or use an invention may not
be commercially viable without the right to
sell or distribute the product. EMRs are even
stronger than patents as the right of a national
patent office to grant or reject the right is
severely circumscribed.
Direitos especiais de
Comercialização
• No caso de aplicação
diferida de TRIPs, quando
um produto for objeto de
uma solicitação de patente
num Membro, na forma do
70.8...
Direitos especiais de
Comercialização
• serão concedidos direitos
exclusivos de comercialização
por um prazo de cinco anos,
contados a partir da obtenção
da aprovação de
comercialização nesse Membro
ou até que se conceda ou
indefira uma patente de produto
nesse Membro - se esse prazo
for mais breve,
Direitos especiais de
Comercialização
• desde que, posteriormente à data
de entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC, uma
solicitação de patente tenha sido
apresentada e uma patente
concedida para aquele produto em
outro Membro e se tenha obtido à
aprovação de
comercialização naquele outro
Membro.
Direitos especiais de
Comercialização
• Pois na LEI No 10.603, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2001, que dispõe sobre a proteção de
informação não divulgada submetida para
aprovação da comercialização de produtos e
dá outras providências inclui-se um artigo
pelo menos dúbio:
•
Art. 14. Esta Lei não exclui os direitos
exclusivos de comercialização de produtos
farmacêuticos e produtos químicos para a
agricultura, estabelecidos em acordos ou
tratados internacionais em vigor no Brasil.
Direitos especiais de
Comercialização
• Ora, a lei não exclui - nem
inclui....porque tais direitos não foram
• assegurados em nenhum texto de
legislação interna em vigor no Brasil, e
nem os mais encarniçados defensores
da aplicação direta de TRIPs podem
entrever a constituição de tais direitos
através do disposto no art. 70.9 de
TRIPs.
• No entanto, o INPI recentemente emitiu
documento "para efeitos do disposto"
no art. 70.9 de TRIPs.
Exceção Bolar
Bolar
• RESEARCH EXCEPTION AND “BOLAR” PROVISION
• Many countries use this provision to advance science
and technology. They allow researchers to use a
patented invention for research, in order to
understand the invention more fully.
• In addition, some countries allow manufacturers of
generic drugs to use the patented invention to obtain
marketing approval — for example from public health
authorities — without the patent owner’s permission
and before the patent protection expires. The generic
producers can then market their versions as soon as
the patent expires. This provision is sometimes called
the “regulatory exception” or “Bolar” provision.
{Article 30} (Site da OMC)
Bolar
• This has been upheld as conforming
with the TRIPS Agreement in a WTO
dispute ruling. In its report adopted on 7
April 2000, a WTO dispute settlement
panel said Canadian law conforms with
the TRIPS Agreement in allowing
manufacturers to do this. (The case was
titled “Canada — Patent Protection for
Pharmaceutical Products”)
Bolar
• Art. 43. O disposto no artigo anterior
não se aplica:
• II - aos atos praticados por terceiros não
autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos
ou pesquisas científicas ou
tecnológicas;
Bolar
• Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
• VII - aos atos praticados por terceiros não
autorizados, relacionados à invenção protegida por
patente, destinados exclusivamente à produção de
informações, dados e resultados de testes, visando à
obtenção do registro de comercialização, no Brasil
ou em outro país, para a exploração e
comercialização do produto objeto da patente, após a
expiração dos prazos estipulados no art. 40 [1]
•
[1] Inciso acrescentado pela Lei 10.196, de 14 de
fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida
Provisória 2.105.
Bolar
• A segunda limitação diz respeito à prática de
estudos e pesquisas científicas e
tecnológicas por terceiros não autorizados; a
reprodução em laboratório de um processo
químico patenteado é o exemplo clássico.
Esta limitação é co-essencial ao sistema da
propriedade intelectual e merece a mais
irrestrito e abrangente interpretação. É
exatamente para se conseguir o aumento de
velocidade das pesquisas que se faculta a
publicação do invento na fase inicial do
procedimento de exame
Bolar
• Note-se que, como declarou a Corte
Contitucional Alemã no caso KlinikVersuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de
10/5/2000), esta limitação tem sólidas
raízes constitucionais.
• Nos Estados Unidos, também se veio a
entender que havia uma exceção ao
monopólio de patente quanto à
pesquisa.
Bolar
•
Não havia qualquer razão para acrescer um novo
inciso ao art.43 (o inciso VI), como se fez, para tornar
claro que se podem realizar atos destinados
exclusivamente à produção de informações, dados e
resultados de testes, visando à obtenção do registro
de comercialização do produto objeto da patente.
• Claramente tais atos têm a natureza de estudos
tecnológicos, e, com base no inciso II, continuam
plenamente facultados, inclusive para fins de obter
registro de comercialização antes do fim do prazo da
patente, por exemplo, para obter licença compulsória,
para importar na forma do art. 68 § 4º, ou para propor
ação de nulidade.
Bolar
•
Como já se enfatizou, tais limitações a uma norma
excepcional como é a de patentes devem ser
interpretadas extensivamente, até a proporção
necessária para a plena realização de seus fins.
• No caso, a realização de estudos e pesquisas de
todo jeito, os quais podem concluir, aliás, que o
produto patenteado é insuscetível de registro
sanitário inclusive pelo titular da patente.
• Obrigar que a comunidade esteja exposta a tal risco
até perto do fim do prazo da patente é inteiramente
irrazoável. Nunca poderia o titular da patente utilizar
o seu direito para evitar que terceiros questionassem
a toxidade de seu produto.
Bolar
• Por uma alteração recente, passam a ser
lícitos os atos praticados por terceiros não
autorizados, relacionados à invenção
protegida por patente, destinados
exclusivamente à produção de informações,
dados e resultados de testes, visando à
obtenção do registro de comercialização, no
Brasil ou em outro país, para a exploração e
comercialização do produto objeto da
patente, após a expiração dos respectivos
prazos.
Bolar
• Assim, podem-se testar na prática a toxidade
e outros requisitos necessários à obtenção
de registro sanitário para comercialização de
produtos cobertos por uma patente de
terceiros, a qualquer tempo e em quaisquer
condições – não se imaginando que a
cláusula “após a expiração dos respectivos
prazos” da patente limite o exercício dos
testes aos últimos momentos de expiração do
privilégio.
Bolar
• O prazo de uma patente é de tantos
anos (segundo o art. 40 do CPI/96),
salvo se objeto de caducidade ou de
nulidade, e – quanto à exclusividade
absoluta de exploração – salvo se
sujeita à licença compulsória ou às
limitações do fair usage, ou ainda à
importação paralela prevista no art. 68
do CPI/96.
Bolar
• Com efeito, o texto em si mesmo e os
parâmetros constitucionais de interpretação
nos levam a tal conclusão. Se a patente é
nula, ou se faz caduca, se cabe importação
paralela, ou se a exclusiva deve ser
licenciada, o interesse público quer
absolutamente – e o quer de acordo com os
princípios fundamentais da Constituição –
que os ensinamentos da patente sejam
imediatamente utilizados.
•
Bolar
• A ninguém aproveita – a não ser aos
objetivos ilícitos do titular licenciante
compulsório ou ex-titular -, que se
espere o fim da patente (ou o início da
licença) para iniciar tais testes,
custosos e demorados.