Contratação de Propriedade
Intelectual
Denis Borges Barbosa
Modalidades de contratos
 Locação
de bens imateriais
 Cessão de bens imateriais
 Contratos de know how
 Contratos de Franchising
 Contratos de Distribuição
Licenças - Conceito
O que é uma licença
 O titular de uma patente, como o dono de um
apartamento, tem meios legais de impedir o uso do objeto
de seu direito por qualquer pessoa não autorizada:
ninguém pode invadir o imóvel, ou explorar uma
tecnologia patenteada, sem dar conta de seus atos segundo
o que a lei dispõe. Isto é o mesmo que dizer que os
direitos decorrentes de uma patente, como os resultantes
da propriedade dos bens materiais, se exercem,
indistintamente, contra todas as pessoas: e a ninguém é
facultado esbulhar apartamentos ou violar patentes

Licenças - Conceito
O que é uma licença
 A licença é precisamente uma autorização, dada por
quem tem o direito sobre a patente, para que uma
pessoa faça uso do objeto do privilégio.
Esta
autorização tem um aspecto puramente negativo: o
titular da patente promete não empregar os seus
poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso
do objeto da patente. Tem, porém, uma aspecto
positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito
de explorar o objeto da patente, com todos os poderes,
instrumentos e meios que disto decorram.

Licenças - Conceito


1.
2.
3.
O que é uma licença
Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas
jurídicos vêem a licença:
como um contrato aproximado ao de locação de
bens materiais, ou,
como uma promessa formal de não processar a
pessoa autorizada por violação de privilégio; ou
Como forma associativa
Licenças - Conceito

Licença=Locação

Gama Cerqueira, Tratado de PI 2a. Ed. 1982, pág. 260 .
Leonardos L. O Contrato de Licença... in Anuario da Propriedade Industrial,
1978, pág. 41
O licenciador deve cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o
contrato como de natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em
condições de moradia. A Licença sem royalties, acompanhando o mesmo
raciocínio, se assemelharia ao comodato.



CC Art. 1.188 - Na locação de coisas, uma das partes se obriga
a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e o
gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição
Licenças - Conceito

Licença=Locação

LPI Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos
legais, os direitos de propriedade industrial.
LDA Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos
legais, bens móveis.

Licenças - Conceito

Licença=Locação

Conselho de Contribuintes do MRJ

A licença de uso de marcas equipara-se à locação de bens
móveis, para efeito da incidência do ISS.
Recurso provido parcialmente.
Decisão unânime.
Ac. nº 6053 de 07/10/1999
Rec. Volunt. nº 3137







Equiparam-se, para fins de tributação do ISS, os valores
recebidos atítulo de
royalties
e taxas de franquias à
locação de bens móveis,hipótese de incidência prevista no
inciso LXXIX da Lista de Serviços.
Recurso Voluntário improvido.
Decisão unânime.
Ac. nº 6075 de 21/10/1999
Recs. Volunt. e Ex-Off nº
4465
Licenças - Conceito

Licença=Forma Associativa

Outros autores vão mais além e, não se restringindo ao
paralelo com a locação, percebem na licença a natureza
complexa que resulta do caráter associativo do licenciamento
Ao se comprometer a não disputar um mercado com o seu
licenciado (ou a permitir que ele o dispute) o licenciador
estabelece uma relação de repartição de benefícios que se
aproxima da sociedade; a similitude se acentua quando o
contrato prevê a transmissão de conhecimentos técnicos
complementares, know how ou assistência técnica.
Licenças - Conceito

Licença=Forma Associativa

“Ação ordinária visando a devolução de Imposto de Renda retido na fonte.
Remessa de numerário para a Itália em favor de sociedade aí sediada, em razão de
assistência técnica na produção de alumina calcinada. Remuneração contratada
com a sociedade, consistente em uma compensação fixa e uma compensação
proporcional aos resultados obtidos (...) .
Essa avença não se caracteriza como meramente de prestação de serviços técnicos,
eis que como tal não se poderá entender a compensação proporcional contratada
que está presa aos resultados obtidos diariamente na produção de alumina
calcinada nas novas unidades instaladas na fábrica da autora.
Tipificado contrato de sociedade.
Assim sendo e já que o numerário remetido para o exterior não especifica se a
prestação se refere à compensação fixa, remuneratória de trabalho, ou à
proporcional, que é participação na sociedade, tem-se que a ação improcede, o
mesmo ocorrendo com a declaratória, em apenso.
Recursos providos.” (ac. 34.793, SP, Rel.: Min. Jarbas Nobre, 2ª Turma, unânime,
DJ 21.11.79, E.J. TFR-6/87).




Licenças - Conceito

Relação licença e Economia

Num quadro de concorrência tecnológica perfeita, com os participantes do
mercado aptos a extrair toda tecnologia necessária de sua própria
experiência, somada aos documentos publicados da patente, a licença pode
funcionar como uma simples promessa de não processar o licenciado em
juizo por violação de direitos.
No caso de o licenciado e o licenciador terem capacitação tecnológica
diversa, a licença deve ser substantiva para ser útil.
Se licenciado e licenciador repartem, atual ou potencialmente, um
mercado, a licença se configura como associação ou como um método de
concentração industrial


Modalidades de Licenças
Uma licença pode ser simples ou exclusiva
 Simples - autorização de exploração, sem que o
licenciador assuma o compromisso de não mais explorar
direta ou indiretamente o objeto do privilégio.
 Exclusiva, que implica em renúncia do direito de
exploração por parte do licenciador, se aproxima
economicamente da venda do direito, embora
juridicamente o licenciador continue como titular do
privilégio.
 Exclusiva – Também o titular se exclui?

Modalidades de Licenças
 Uma
licença pode ser parcial ou total
 Parciais -se limitam a autorizar a exploração de
parte do direito (e.g.; só a exclusividade de
fabricação na máquina, mas não do uso do
processo) as quais, no entanto, dão frequentemente
oportunidade para práticas de abuso de poder
econômico e de repartições de mercado
 Parcial: a) tempo b) alcance c) lugar
Licenças e direito comum

Com a inexistência de normas substantivas sobre licença
de patentes, aplica-se a elas o direito comum, qual seja, a
legislação civil referente à locação de coisas. Embora a
natureza supletiva de tais normas, no tocante a coisas
móveis, vá importar em prevalência do que for pactuado
entre as partes, certamente muito haverá a fruir do padrão
básico da legislação civil pertinente.

A rigor, seria a locação comercial. No entanto, como nota Wladírio Bulgarelli, Contratos
Mercantis, Atlas, 1979,360, a total similitude das normas pertinentes leva à razoabilidade
de aplicação da norma residual de direito privado.
Licenças de Patentes






LPI Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá
celebrar contrato de licença para exploração.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular
de todos os poderes para agir em defesa da patente.
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI
para que produza efeitos em relação a terceiros.
§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a
partir da data de sua publicação.
§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de
licença não precisará estar averbado no INPI.
.
Licenças de Patentes


Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada
pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte
contratante o direito de preferência para seu licenciamento.
Refuta-se assim o abuso do direito de patente, que consiste em
apropriar-se o titular dos aperfeiçoamentos introduzidos pelo
licenciado; o direito de preferência que assegura a lei é uma
concessão equilibrada e razoável ao interesse do licenciante.
Note-se o paralelo do caso em questão com a figura da licença
de dependência (vide abaixo).
Licença de Marcas






DA LICENÇA DE USO
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá
celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito
de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios
direitos.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relação a terceiros.
§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de
sua publicação.
§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não
precisará estar averbado no INPI.
Licença de Marcas



GRANT OF LICENSE
Grant of License
Licensor hereby grants to Owner, and Owner hereby accepts, upon and
subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, the right and
license to use the Trademarks and utilize the Proprietary Materials solely in
connection with the marketing, operation and management of the Hotel (the
“Services”). This grant shall include the authorization in favour of Owner to
use the Trademarks and utilize the Proprietary Materials in (a) promotional
materials in connection with the Services (the “Related Materials”), and (b)
materials in the nature of consumer products or merchandise, provided that
such consumer products or merchandise is sold or gifted at the Hotel under
the direction of Senior Hotel Personnel and is specifically authorized by
Licensor under such terms and conditions specified by Licensor.
Licença de Marcas




Reservation of Rights
Licensor and FS Barbados shall retain all rights in the Trademarks and the
Proprietary Materials not expressly granted to Owner by this Agreement,
and it is hereby specifically acknowledged and agreed by Owner that
Licensor and the owner of the trademarks may grant licenses to other
Persons, including (without limitation) the right to use the Trademarks and
utilize the Proprietary Materials, subject to the restrictions set out in section
15.17.
No Right to Sublicense
Owner has no right to sub-license the rights granted by this Agreement;
provided that the foregoing is not intended to restrict the rights of Owner to
sell, assign, transfer or otherwise dispose of its Interest in accordance with,
and subject to, the provisions of section 10.01.
Licença de Marcas
1.01


Control
Owner shall co-operate with Licensor to ensure at all times that the
Hotel, the Services and the Related Materials meet the high standards of
nature and quality set out in section 4.01 and shall co-operate with
Licensor to enable Licensor at all times to ascertain whether the Hotel,
the Services or the Related Materials meet such high standards, and, in
that regard, Owner shall allow Licensor or any of its Affiliates or any of
their respective directors, officers, employees, agents or representatives
the right to inspect the premises at all reasonable times in order to
ascertain whether the Hotel, the Services or the Related Materials meet
such high standards.
Licença de Marcas


1.02
Use of Trademarks and Proprietary Materials
(a)
Owner shall use the Trademarks and utilize the Proprietary
Materials only in connection with the Hotel, the Services and the Related
Materials, and agrees that all of Owner’s use under this Agreement enures to
the benefit of *******. Owner shall use the Trademarks and utilize the
Proprietary Materials only for such purposes and in such format and
manner as are specifically approved by Licensor, and, upon the request of
Licensor, shall affix any legends, markings and notices of trademark
registration or any other notice of ****** proprietary *interest therein,
including (without limitation) copyright, as Licensor may require. Licensor
shall have the right to approve all advertising, displays and any other
material using the Trademarks or the Proprietary Materials prepared by
Owner. Owner agrees to follow Licensor’s instructions and guidelines
regarding proper usage of the Trademarks and utilization of the Proprietary
Materials in all respects.
Cessão

Licença e cessão

Da licença se distingue a cessão de patentes, contrato em que o
titular transfere o direito de exlusividade, como um todo, e não
só seu exercício - como no caso da licença [1].
Para o Direito de Propriedade Intelectual (e o Direito em geral),
é um acordo entre partes que tem como propósito a mudança
do titular dos direitos sobre a patente, marca, programa de
computador, etc. A transmissão pode ser global ou parcial,
conforme compreenda ou não a totalidade dos direitos
transmissíveis. Tem-se transmissão parcial quando o negócio
jurídico estabelece limites quanto à área geográfica, quanto à
extensão ou modalidade dos direitos.

Cessão

Licença e cessão

Na prática comercial e na legislação em vigor, licença e cessão
são coisas diversas. Licença é a autorização concedida para a
exploração do direito (como no caso de locação de bens físicos),
enquanto a cessão é negócio jurídico que afeta o direito em si
(como a venda de um apartamento).
Dentro da noção genérica de cessão também estaria a
constituição de outros direitos: por exemplo, o usufruto, o
penhor, etc, importando em oneração do direito do titular.

Cessão

Licença e cessão

No Direito Autoral, sob a influência do Direito Francês, a noção
de "cessão" sofre de uma incerteza conceitual notável:
"O contrato de cessão de direitos autorais é típico no direito
brasileiro (...) em que se opera a substituição subjetiva do titular
de tais direitos.
(...)
Sem atentar para a ambigüidade da palavra 'cessão', os
legisladores passaram a se valer dela sem nenhum critério
científico, empregando-o ora no sentido de mero cumprimento
de obrigação de transferir, mesmo temporariamente, direitos
autorais, ora no de sua alienação definitiva, total ou parcial.
(Eduardo Vieira Manso, Contratos de Direito Autoral) , pg. 23.




Cessão de Marcas
DA CESSÃO
 Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser
cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos
legais para requerer tal registro.
 Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros
ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou
semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Cessão de Marcas
DAS ANOTAÇÕES
 Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:
 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do
cessionário;
 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o
pedido ou registro; e
 III - das alterações de nome, sede ou endereço do
depositante ou titular.
 Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a
terceiros a partir da data de sua publicação.

Cessão de Patentes

DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo
indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do
cessionário;
II - de qualquer limitação ou Ônus que recaia sobre o pedido ou
a patente; e
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante
ou titular.
Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a
partir da data de sua publicação.





Cessão de Patentes
Cabe ponderar sobre a cessão parcial. Entende-se que,
dentro do princípio da unidade inventiva e para os
propósitos da exploração efetiva, não se admita a cisão de
uma patente em seus direitos elementares (por exemplo: o
de fabricar, o de efetuar a primeira venda...). Mas não está
claro o estatuto da cessão parcial proposta na Lei
9.729/96.
 Aparenta da redação que a Lei 9.729/96 concebe algum
tipo de divisão em partes ideais, vale dizer, uma
comunhão de objeto juridicamente indivisível. Quanto ao
tema da possibilidade em tese de comunhão de direitos de
patente, já se viu acima.

Know How

(Mycole Corp. of America v. Pemco Corp. (1946) 68
U.S.Q. 317):


“O “Know how ’ é constituído por conhecimentos
técnicos, os quais, acumulando-se após ter sido obtidos
através de experiências e ensaios, põem aquele que os
adquirir em condições de produzir algo que não poderia
ser produzido sem eles nas mesmas condições de exatidão
e de precisão necessárias ao sucesso comercial.”
Know How e oportunidade
concorrencial


O know how (...) é o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza,
necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu
próprio mercado. Esta vantagem poderia ser obtida por outras formas:
concentração de meios financeiros, situação legal privilegiada, capacitação
dos dirigentes, acesso a fontes de matéria prima, poder político, etc.
No entanto, toda vez que o acesso, manutenção ou vantagem no mercado de
uma empresa resultam da maneira que ela se estrutura para produzir, no
plano técnico, administrativo, comercial, etc., o modelo desta microestrutura de produção é o objeto do know how . O know how, é assim, o
conjunto de conhecimentos disponíveis a respeito do modelo de produção
específico de uma empresa, que lhe permite ter acesso a um mercado,
manter-se nela, ou nele desfrutar vantagens em relação a seus competidores.
Know How e oportunidade
concorrencial


Frequentemente tal noção é usada em seu sentido restrito - para alcançar
somente o conhecimento de certos segmentos da estrutura técnica de
produção (know how técnico). Por tal razão, tende-se a reduzir o know how
ao segredo de indústria. No entanto, o que o define não é o segredo de uma
técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento
do modelo de produção de uma empresa.
Outros concorrentes podem ter o mesmo segredo, e dele fazerem uso, mas o
know how específico não é acessível a todo e qualquer competidor, atual ou
potencial. Neste sentido, é secreto no seu sentido etimológico, ou seja,
segregado ou afastado: não é algo que ninguém - salvo o detetor - sabia, mas
algo que certas pessoas não sabem.

Patente e Segredo: Vale o quê?
 Enquanto
que a patente define-se como uma
exclusividade de direito, o know how resume uma
situação de fato: a posição de uma empresa que
tem conhecimentos técnicos e de outra natureza,
que lhe dão vantagem na concorrência, seja para
entrar no mercado, seja para disputá-lo em
condições favoráveis.

Razões para não patentear

Pré-requisito: Tecnologia Intransparente

Os conhecimentos de que dispõe não são mais totalmente
secretos, ou absolutamente originais; as informações, embora
ainda sendo escassas, já estão à disposição de outras empresas.
Outras vezes, pelo fato de ser legalmente impossível conseguir a
patente;
outras ainda, por não haver competidores tecnológicos ou
econômicos, que o possam ameaçar em sua exclusividade de
fato.
Ou por não haver dinheiro para defender a patente!



Contrato de Know How
Formas do contrato de know how
 a transferência pode ser limitada:
 Tempo Se, com o know how, é possível disputar

o mercado por vinte anos, é
concebível limitar a oportunidade transferida aos primeiros cinco ou dez anos; findo o
prazo, o locatário do modelo de produção tem que deixar de empregá-lo.

Extensão
Se a oportunidade comercial, decorrente do know how, abrange a
produção de cem unidades, é plausível que as partes do contrato concordem em limitar a
produção do receptor a cinqüenta;

Espaço
se o mercado aberto ao detentor do know how é o mundo todo, o detentor
pode decidir que o receptor só o explore em uma cidade ou em um país.
Contrato de Know How
Formas do contrato de know how
 a transferência pode ser limitada:
 Tempo Se, com o know how, é possível disputar

o mercado por vinte anos, é
concebível limitar a oportunidade transferida aos primeiros cinco ou dez anos; findo o
prazo, o locatário do modelo de produção tem que deixar de empregá-lo.

Extensão
Se a oportunidade comercial, decorrente do know how, abrange a
produção de cem unidades, é plausível que as partes do contrato concordem em limitar a
produção do receptor a cinqüenta;

Espaço
se o mercado aberto ao detentor do know how é o mundo todo, o detentor
pode decidir que o receptor só o explore em uma cidade ou em um país.
Contrato de Know How


Os limites do contrato são parte do preço a pagar pelo acesso à
oportunidade; além do preço explícito da tecnologia, haveria um
preço implícito.
É a restrição que o importador sofre no seu potencial de
mercado ou na sua capacidade de desenvolvimento. Por exemplo:
como condição para comprar tecnologia, o importador compromete-se a não exportar seus
produtos; ou, então, o importador obriga-se a manter um diretor técnico indicado pelo
exportador da tecnologia, que receberá e armazenará todas as informações transferidas; ao
fim do contrato, o diretor vai embora.

Know how não é transferência de tecnologia do
engenheiro. O empresário contrataacesso ao mercado. É
lógico que é conveniente para o empresário adquirir o conhecimento de forma a ficar
independente; mas o que ele deseja em primeiro lugar é acesso ao mercado.
Contrato de Know How
 Qual
é a tecnologia existente, por exemplo, num
hotel? Na realidade, não há tecnologia, como a
concebe um engenheiro, mas marketing,
conhecimentos empresariais, o nome e,
basicamente, a padronização dos serviços.
 O que se cede num contrato de know how é a
clientela. Ora, quem cede sua clientela tem o poder
de limitar tal cessão .
Contrato de Know How
O
caráter associativo do contrato: duas empresas
repartem entre si oportunidade comercial, modelo
de produção, receita (via royalties) e até mesmo
uma parcela da dinâmica empresarial.
 No casode adquirentes de know how com poder
econômico
significativamente
diverso
do
fornecedor, a associação
habitualmente se
caracteriza pela tendência à dominação e ao
controle por parte do fornecedor das informações
Contrato de Know How






- PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO: 'Tribunal
Regional Do Trabalho Da 5ª. Região
Recurso Ordinário n°01829-2000-007-O Recorrente: MERIDIEN
DO BRASIL TURISMO E LTDA
ACÓRDÃO NO 2.365/04
Recorrido: DALTON JORGE AMORIM SANTANA
Juiz Redator IEDILTON MEIRELES
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Quando duas empresas
desenvolvem parceria na exploração de atividade econômica, uma
com os recursos materiais e outra com know how, ambas
solidarizam-se no caso de Inadimplemento de obrigações
trabalhistas decorrentes do pacto laboral dos empregados
diretamente vinculados á atividade em que se associaram.
Contrato de Know How

Contrato de Colonização

O contrato de know how celebrado com adquirentes de menor
poder econômico - principalmente os do Terceiro Mundo configura uma rede de restrições ao uso dos conhecimentos
adquiridos, à sua posterior comercialização e à atividade
empresarial dos adquirentes em geral.
O acréscimo de poder de mercado que o receptor ganha com o
seu know how é trocado pela perda de autonomia empresarial; a
situação poderia ser descrita como a de uma colonização
consentida (às vezes, prazerosamente).

Averbação no Inpi
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA
FRANQUIA
 Lei 9.279/96. Art. 211.
O INPI fará o registro dos
contratos que impliquem transferência de tecnologia,
contratos de franquia e similares para produzirem efeitos
em relação a terceiros.
 Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro
de contratos de que trata este artigo será proferida no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de
registro.

Averbação no Inpi
15/04/1997 ATO NORMATIVO Nº 135
 Normaliza a averbação e o registro de contratos de
transferência de tecnologia e franquia.

 (...) CONSIDERANDO que a Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 (doravante LPI),


prevê a averbação ou registro de certos contratos,
RESOLVE:1. Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de
transferência de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislação
complementar, especialmente a Lei n.º 4131, de 3 de setembro de 1962, Lei n.º 4506,
de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre o imposto de renda, Lei
n.º 7646, de 18 de dezembro de 1987, Lei n.º 8383, de 31 de dezembro de 1991, Lei n.º
8884, de 11 de junho de 1994, Lei n.º 8955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto
Legislativo n.º 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial
n.º 1355, da mesma data.
Averbação no Inpi





I. DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO
2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos
que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os
de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de
marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos
(fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de
assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.
3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a
remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de
execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e
condições da contratação.
Averbação no Inpi
 4. O pedido de averbação ou de registro deverá ser apresentado em
formulário próprio, por qualquer das partes contratantes, instruído com os
seguintes documentos:
 4.1 original do contrato ou do instrumento representativo do ato,
devidamente legalizado;
 4.2 tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;
 4.3 carta explicativa justificando a contratação;
 4.4 ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou
franqueada;
 4.5 outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;
 4.6 comprovante do recolhimento da retribuição devida; e
 4.7 procuração, observando o disposto nos arts. 216 e 217 da LPI
Averbação no Inpi
RELAÇÃO DE ATIVIDADES/SERVIÇOS dispensados de averbação por este
Instituto por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do
Art.211, da Lei no 9279/96:
Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque,
tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
Beneficiamento de produtos;
Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a
exportação;
Consultoria na área financeira;
Consultoria na área comercial;
Consultoria na área jurídica;
Consultoria visando participação em licitação;
Estudos de viabilidade econômica;
Serviços de "marketing";

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Averbação no Inpi
RELAÇÃO DE ATIVIDADES/SERVIÇOS dispensados de averbação
por este Instituto por não caracterizarem transferência de tecnologia,
nos termos do Art.211, da Lei no 9279/96:
Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa
brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;
Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil,
prestados, por exemplo, através de "help-desk";
Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação
completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da
Lei no 9609/98;
Aquisição de cópia única de software;
Distribuição de software.

1.
2.
3.
4.
5.
Registro no BACEN
CARTA-CIRCULAR Nº 2.795/98
 De 15 de abril de 1998.




Regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico RDE de operações de transferência de tecnologia,
serviços técnicos complementares e importação de
intangíveis instituído pela Circular nº 2.816, de
15.04.1998.
Registro no BACEN











CARTA-CIRCULAR Nº 2.816/98 de 15 de abril de 1998.
Institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de
transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e
importação de intangíveis.
Art. 1º - Instituir, a partir de 22.04.1998, relativas a:
I - Fornecimento de tecnologia;
II - Serviços de assistência técnica;
II - Licença de uso/Cessão de marca;
IV - Licença de exploração/Cessão de patente;
V - Franquia;
VI - Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a
ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;
VII - Serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às
operações enunciadas nos incisos I a VI deste artigo não sujeitos a
averbação pelo INPI;
VIII - Aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360
dias.
Licenças de Software
 Art.
2º.
 § 5º. Inclui-se dentre os direitos assegurados por
esta Lei e pela legislação de direitos autorais e
conexos vigentes no País aquele direito exclusivo
de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não
sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou
outra forma de transferência da cópia do programa.
Licenças de Software
 Art.
7º. O contrato de licença de uso de programa
de
computador,
o
documento
fiscal
correspondente, os suportes físicos ou as
respectivas embalagens deverão consignar, de
forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de
validade técnica da versão comercializada.
 Art.
9º. O uso de programa de computador no País
será objeto de contrato de licença.
 Parágrafo único. Na hipótese de eventual
inexistência do contrato referido no caput deste
artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou
licenciamento de cópia servirá para comprovação
da regularidade do seu uso.

Distribuição de Software
 Art.
10. Os atos e contratos de licença de direitos
de comercialização referentes a programas de
computador de origem externa deverão fixar,
quanto aos tributos e encargos exigíveis, a
responsabilidade pelos respectivos pagamentos e
estabelecerão a remuneração do titular dos direitos
de programa de computador residente ou
domiciliado no exterior.
Distribuição de Software II




§ 1º. Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em
violação às disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades
por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos
ou violação de direito de auto.
§ 2º. O remetente do correspondente valor em moeda
estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata,
conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os
documentos necessários à comprovação de licitude das remessas
e da sua conformidade ao caput deste artigo.
Contratos de Utilização de DA
LDA Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor,
obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária,
artística ou científica, fica autorizado, em caráter de
exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas
condições pactuadas com o autor.
 Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à
feitura de obra literária, artística ou científica em cuja
publicação e divulgação se empenha o editor.

Contratos de Utilização de DA

Comunicação ao Público

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser
utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em
representações e execuções públicas.
§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero
drama, tragédia, transmissão e exibição cinematográfica.
§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou líteromusicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de
fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer
processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a
exibição cinematográfica.
§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile
ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas,
estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis,
motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta,
fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial
ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias,



Contratos de Utilização de DA
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Da Utilização da Obra de Arte Plástica


LDA Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica,
ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la,
mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la.


Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer
processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa.
Contratos de Utilização de DA
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Da Utilização da Obra Fotográfica
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
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e
colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição,
reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de
autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.
§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de
forma legível o nome do seu autor.
§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja
em absoluta consonância com o original, salvo prévia
autorização do autor.
Contratos de Utilização de DA
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Da Utilização de Fonograma
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada
exemplar:
I - o título da obra incluída e seu autor;
II - o nome ou pseudônimo do intérprete;
III - o ano de publicação;
IV - o seu nome ou marca que o identifique.
Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a
obras musicais, lítero-musicais e fonogramas incluídos em obras
audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis
dos locais ou estabelecimentos a que alude o § 3o do art. 68
desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de televisão que
as transmitirem.
Contratos de Utilização de DA
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Da Utilização de Bases de Dados
Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de
dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão
da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:
I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou
processo;
II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra
modificação;
III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a
sua comunicação ao público;
IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos
resultados das operações mencionadas no inciso II deste artigo.
Contratos de Utilização de DA
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Artistas Intérpretes ou Executantes
. Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso
ou gratuito, autorizar ou proibir:
I - a fixação de suas interpretações ou execuções;
II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou
execuções fixadas;
III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;
IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de
maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que
individualmente escolherem;
V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.
Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas
interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da
redução, compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a
responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista.
Contratos de Utilização de DA
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Produtores Fonográficos
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Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título
oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:
I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;
II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da
reprodução;
III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela
radiodifusão;
V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a
ser inventadas.
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere
o art. 68, e parágrafos, desta Lei os proventos pecuniários resultantes da
execução pública dos fonogramas e reparti-los com os artistas, na forma
convencionada entre eles ou suas associações.
Contratos de Utilização *de DA

. Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título
oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:


I - a fixação de suas interpretações ou execuções;


II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou
execuções fixadas;
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
III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;


IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções,
de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar
que individualmente escolherem;


V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou