

O direito industrial protege 4 bens imateriais:
a patente de invenção, a de modelo de
utilidade, o registro de desenho industrial e a
marca (Art. 2º, I da lei 9.279/96);
O empresário titular de uns desses bens
poderá explorá-lo com exclusividade – para
uma outra pessoa explorá-la, deverá obter
licença ou autorização do titular deste bem –
podem ser alienados por ato inter vivos;

Os direitos industriais são concedidos pelo
INPI – somente poderá ser exigido o direito a
exploração econômica com exclusividade de
invenção, modelo de utilidade, desenho
industrial ou marca se obtido concessão no
INPI;


Invenção: ato original do gênio humano –
projeção de algo que se desconhecia – a
novidade é requisito essencial;
Modelo de Utilidade: Não há propriamente
uma invenção, mas acréscimo na utilidade de
alguma ferramenta, instrumento de trabalho
ou utensílio;



São requisitos:
a) novidade: não basta ser original (natureza
subjetiva), deve ser desconhecido da
comunidade científica, técnica ou industrial –
não poderá estar compreendida no “estado
da técnica” (Art. 11 da lei 9.279/96);
b) atividade inventiva: deve importar em um
real progresso e não ser uma decorrência
óbvia do estado da técnica (Art. 13 e 14 da lei
9.279/96);



c) aplicação industrial: será patenteado
somente invenções ou modelos de utilidades
que puderem ter aproveitamento industrial
(Art. 15 da lei 9.279/96);
d) não impedimento: não haver proibição da
lei, seja por razões de ordem técnica, seja em
atendimento a interesse público (Art. 18 da
lei 9.279/96);
Após o procedimento administrativo será
expedida a patente;

A duração da patente será de 20 anos para a
invenção e 15 anos para o modelo de
utilidade, a partir do depósito do pedido de
patente – o prazo de duração não poderá ser
inferior a 10 anos para a invenção e 7 anos
para os modelos de utilidade, a partir da
expedição da patente – não é prorrogável
(Art. 40 da lei 9.279/96);

Licença compulsória: não havendo exploração
de modo a atender regular e
convenientemente o mercado – havendo
abuso do poder econômico por parte dos
titulares dos direitos outorgados pelo INPI –
transcorridos 3 anos da expedição e não
havendo exploração insatisfatória - os donos
das patentes deverão ser remunerados pelos
possíveis licenciados - (Art. 68, §§ 1º e 5º);


Concedida a licença compulsória, o licenciado
deverá explorá-la economicamente em no
máximo 2 anos – não ocorrendo, a patente
cai em caducidade e a invenção ou modelo
caem domínio público (Art. 80 da lei
9.279/96);
Outras hipóteses de caducidade: a) renúncia
aos direitos industriais; b) a falta de
pagamento da taxa devida ao INPI e c) falta
de representante no Brasil em caso de o
titular residir fora do país (Art. 78 da lei
9.279/96);


“a proteção da propriedade industrial tem
por objeto as patentes de invenção, os
modelos de utilidade, os desenhos ou
modelos industriais, as marcas de fábrica ou
de comércio, as marcas de serviço, o nome
comercial e as indicações de proveniência ou
denominações de origem, bem como a
repressão da concorrência desleal”;
O tratamento é abrangente, mas o Brasil
nunca a incorporou inteiramente – nossa lei
(9.279/96), versa sobre: invenções, desenhos
industriais, marcas, indicações geográficas e
à concorrência desleal – as proteções ao

As invenções: de difícil conceituação legal – criação
original do homem, produto do intelecto humano,
havendo ampliação do domínio sobre a natureza –
não são invenção: a) as descobertas e teorias
científicas, b) métodos matemáticos, c) concepções
puramente abstratas, d) esquemas, planos,
princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, etc., e) obras
literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas e
programas de computador, f) apresentação de
informações, regras de jogo, técnicas e métodos
operatórios ou cirúrgicos, terapêuticos ou de
diagnóstico, e g) os seres vivos naturais;


Modelo de utilidade: é um aperfeiçoamento da
invenção, importando em melhoria funcional no
uso de determinada invenção (Art. 9º da lei
9.279/96);
Desenho industrial: “a forma plástica ornamental
de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na
sua configuração externa e que possa servir de tipo
de fabricação industrial” (Art. 95 da lei 9.279/96) –
é caracterizado pela futilidade, na medida em que
alteração proporcionada pelo desenho não altera a
sua utilidade, mas o torna diferente;


Invenções, modelo de utilidade e desenho
industrial, vão alterando os objetos em grau
diferentes e diferenciam-se tendo como elemento
definidor a novidade;
Marca: sinal visual distintivo que identifica
produtos ou serviços (Art. 122 da lei 9.279/96) –
no Brasil, os sinais sonoros não passíveis de
identificação – podem ser nominativas (composta
por palavras, sem forma particular), figurativas
(desenhos ou logotipos) ou mistas (palavras
escritas de forma particular) – o direito brasileiro
protege todas as espécies de marcas – marca
tridimensional: a forma do produto é um signo, um
sinal distintivo (Art. 122 da lei 9.279/96);



As invenções e os modelos de utilidade, serão
amplamente divulgados, como condição do
processo de registro (Art. 30 da lei
9.279/96);
A exceção envolve os casos em que há
interesse nacional (Art. 75 da lei 9.279/96);
O empresário deverá ponderar o que é mais
interessante: registrar ou manter a invenção
como um segredo de empresa

Espécies de marcas: a) marca de produto ou
serviço (serve para individuar e distinguir
produtos ou serviços), b) marca de
certificação (atesta a conformidade de
produtos ou serviços com determinada
especificação técnica), c) marca coletiva
(atesta o pertencimento do produto ou
serviço a determinado grupo, agrupado por
uma certa entidade);

o que diferencia as marca coletiva da
certificação é a sua titularidade – a primeira é
uma associação empresarial, geralmente para
identificar um grupo com afinidades por
região ou por ideologia e a segunda, é um
agente econômico, que possui a função de
certificar produtos ou serviços – neste último
caso, o empresário certificador, não poderá
atuar no ramo que certifica (Art. 128, §3º da
lei 9.279/96) – o que é registrado no INPI é
um regulamento;



Propriedade intelectual engloba direitos
industriais e direitos autorais, mas estes
recebem tratamento diverso;
Os dois tratamentos diferenciam-se quanto a
origem e quanto a extensão da tutela;
No direito industrial, os direitos atribuídos
decorrem de ato administrativo, sendo de
natureza constitutiva – tem o direito quem
primeiro solicitá-lo – há proteção tanto da
sua forma exterior, quanto a própria idéia
inventiva;

No direito autoral, o direito não decorre de
ato administrativo, mas da criação em si – o
registro poderá servir apenas para provar a
sua anterioridade – há proteção apenas de
sua forma exterior;



Aspecto comum: o artista e o designer não
contribuem para aumentar a utilidade de
determinado objeto;
A produção do designer é protegida pelo
direito industrial e a do artista pelo direito
autoral;
A discussão mira a atividade artística do
pintor e do escultor, pois estes podem
conflitar com a atividade do desenhista
industrial;


A obra-de-arte destina-se a embelezar o
ambiente ou a expressar um status social;
A função principal de um objeto concebido
por um desenho industrial possui alguma
natureza utilitária



O direito de utilização de marca ou desenho nasce
da anterioridade do registro e não da anterioridade
em sua utilização;
O registro deve obedecer aos seguintes requisitos:
A) novidade: é novo quando não está
compreendido no estado da técnica (tudo quanto
foi divulgado, relacionado a área para o que se
pede o registro de desenho, até a data do depósito
ou que se encontre depositado e ainda não
divulgado) – há um período de 180 dias anteriores
ao pedido de registro, que excluem pedidos feitos
pelo próprio designer ou mediante fraude (Art. 96,
§3º da lei 9.279/96);

B) originalidade: são traços aplicados a determinado
objeto, que o tornam com uma configuração visual
distintiva, em relação aos respectivos objetos
anteriores (Art. 97 da lei 9.279/96) – embora
determinado desenho de objeto possa ser
considerado novo e ausente ainda do estado da
técnica, ele precisa trazer alguma característica que o
torne peculiar e distinto dos outros que o
antecederam para ter direito ao registro – a
originalidade tem para o desenho industrial, um
significado similar ao que a inventividade tem para a
invenção – a lei busca proteger as “criações
engenhosas do espírito humano, e não qualquer tipo
de inovação trazida aos objetos” (COELHO, 2009);

C) desimpedimento: de desenhos que tenham
natureza puramente artísticas; b) que
ofendam a moral e os bons costumes, a
honra ou imagem de pessoas, atente contra a
liberdade de consciência, crença, culto
religioso, ou contra idéias ou sentimentos
dignos de respeito e veneração; c) apresenta
forma necessária, comum, vulgar ou
determinada essencialmente por
considerações técnicas e funcionais (Art. 98 e
100 da lei 9.279/96);

Tais requisitos, não são verificados
previamente, com exceção dos impedimentos
– havendo constatação de suas ocorrências
em momento posterior, é instaurado
processo de ofício para a nulidade do
respectivo registro;


Três condições:
A) novidade relativa: precisa ser nova para identificar novos
produtos ou serviços – a novidade não é absoluta, pois os signos
utilizados não precisa ser criação nova, mas a sua aplicação, a sua
utilização – havendo possibilidade de os consumidores
confundirem-se, determinadas marcas, ainda que de ramos
diferentes, não poderão ser iguais – não ocorrendo essa
possibilidade, a marca poderá ser utilizada em mais de um ramo
específico – o INPI utiliza a classificação internacional de produtos e
serviços para agregar as marcas por categorias específicas afim de
evitar registros de marcas semelhantes – há exceção a regra quando
trata-se de marca de alto renome (Art. 125 da lei 9.279/96) – o
titular de marca deverá solicitar essa categorização como meio de
defesa em impugnação, por exemplo – sendo assim considerada,
poderá ser oposta pelo titular do direito contra qualquer um que
queira utilizar a respectiva marca – essa proteção atinge sua “forma
distintiva principal”, mesmo para o signos comuns;

B) não-colidência com notoriamente
conhecida: mesmo não possuindo registro de
determinada marca no Brasil, se ela for
notoriamente conhecida, o INPI poderá
impedir pedido de registro de outrem que
sabidamente não seja o titular dos
respectivos direitos (Art. 126 da lei 9.279/96)
– objetiva proteger as marcas contra a
pirataria – havendo registro em nome de
outrem o titular poderá requerer a nulidade e
a concessão de registro em seu respectivo
nome;


C) desimpedimento: há uma vasta lista de
situações em que há impedimento de registro
de marcas – nos itens IV, XIII, XV e XVI, há
condições estabelecidas para haver o registro
– nos itens V, VII, XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII,
há especificação da extensão da proteção de
imateriais e nos demais, é relacionado demais
aspectos proibidos;
A proibição é para o uso na composição de
uma marca, mas não para ser utilizada, de
alguma forma, para a identificação do
respectivo produto ou serviço;


A lei 9.279/96 utiliza-se de 2 sistemas: aviso
prévio (registro de marcas, patentes de
invenções e modelo de utilidade) e livre
concessão (desenho industrial);
O ato administrativo do INPI é constitutivo de
direito (Art. 109 da lei 9.279/96) – não há
diferença, contudo, quanto controle
jurisdicional do ato administrativo do INPI;


Exame prévio: ocorre a verificação prévia dos
requisitos da patenteabilidade ou da
registrabilidade antes de se decidir sobre o
pedido;
Livre concessão: os requisitos da
registrabilidade serão examinados
posteriormente pelo INPI e em alguns casos;





PEDIDO DE PATENTE
Invenção e Modelo de Utilidade;
As principais fases são: o depósito, a publicação, o exame
e a decisão;
O depósito implica em se definir o titular do direito e o
início da contagem de prazos;
O pedido precisa ser feito com o conteúdo definido pelo
Art. 19 da lei 9.279/96 – nas reivindicações (inciso III)
deve-se detalhar os aspectos que individualizam a
invenção a ponto de pedir a proteção mediante patente – o
exame e a extensão dos futuros direitos a serem
concedidos dependerão dessas reivindicações (Art. 41 da
lei 9.279/96);



PEDIDO DE PATENTE
O requerente poderá apresentar pedido
incompleto, mediante recibo datado, a partir do
qual terá 30 dias para a complementação do
pedido – poderão haver alterações no pedido,
desde que sejam restritas a detalhar e melhor
esclarecer ou definir o objeto (Art. 32 da lei
9.279/96);
A publicação é ato obrigatório e oportuniza aos
interessados conhecer e questionar e defender
seus respectivos interesses – o pedido ficará
mantido em segredo por 18 meses, podendo haver
antecipação, sendo do interesse do depositante;



PEDIDO DE PATENTE
Na fase de exame o INPI investiga as condições de
patenteabilidade – o exame ocorrerá nos 36 meses
seguintes à data do depósito – qualquer
interessado poderá apresentar ao INPI elementos
para subsidiar o processo de exame respectivo - a
fase é concluída com a elaboração de parecer
técnico, havendo direito de manifestação pelo
depositante em lhes sendo desfavorável (Art. 36 da
lei 9.279/96);
Havendo deferimento é expedida a carta-patente,
documento que comprova a existência de direito
industrial sobre invenção e modelo de utilidade;


PEDIDO DE REGISTRO – DESENHO INDUSTRIAL
Feito o depósito, há imediata tramitação e
expedição do respectivo certificado – a
exceção ocorrerá em caso de haver pedido de
sigilo ou de não preenchimento das
condições mínimas para o registro – o INPI
indeferirá apenas em caso de haver
impedimento legal ou haver desatendimento
de formalidades essenciais – o depositante
possuirá os direitos industriais, logo após a
expedição do certificado (Art. 109 da lei
9.279/96);


PEDIDO DE REGISTRO – DESENHO INDUSTRIAL
Havendo conflito entre dois ou mais titulares
do direito ao mesmo desenho industrial o
INPI poderá atuar ex offício ou a
requerimento de uma das partes, no sentido
de dirimir o conflito e atribuindo o direito a
quem comprove os requisitos e a
anterioridade (Art. 111 da lei 9.279/96);




PEDIDO DE REGISTRO – MARCA
Após o pedido, há exame prévio para constatar a
sua correta instrução – estando corretamente
instruído, há o depósito;
Em seguida o depósito é feita a publicação da
marca, podendo os interessados apresentar
oposição nos 60 dias seguintes – o depositante
será intimado e terá outros 60 dias para defender
sua pretensão;
Em seguida procede-se ao exame, de acordo com
o requisito da registrabilidade respectiva e
concede-se ou nega-se o registro da marca;


PRIORIDADE
Em razão dos acordos firmados na União de Paris –
de acordo com a última convenção/revisão
(Estocolmo, 1967), há prioridade nos 12 meses
seguintes ao seu respectivo registro original, para
que o titulares de patentes de invenções ou
modelos de utilidade ou nos 6 meses para os
titulares de certificados de registro de marcas e
desenhos industriais, realizados em qualquer país
pertencente àquela União,– o pedido, contudo
deverá ser protocolado também nos países em que
se deseja explorar os direitos (Art. 16, 99 e 127 da
lei 9.279/96);


A concessão do direito industrial, implica no
direito de sua exploração exclusiva – quem
usurpa desse direito está sujeito a sanções
civis e penais (Art. 183 e 190 da lei
9.279/96);
Há exceção para aqueles empresários tidos
como de boa-fé que já exploravam a
invenção, desenho ou marca antes da
solicitação do respectivo depósito;


Em relação as invenções, modelos de
utilidade e desenho industrial, os
empresários de boa-fé estarão isentos do
pagamento de qualquer remuneração aos
titulares de patentes ou de registro (Art. 45 e
100 da lei 9.279/96) – compatibiliza-se a
proteção das criações e a preservação de
atividade empresarial;
Já o titular de marca que a explorava, há pelo
menos 6 meses, deverá também fazer seu
pedido nos próximos 60 dias seguintes à
publicação do respectivo pedido da marca
concorrente (Art. 158 da lei 9.279/96);




LICENÇA DE DIREITO INDUSTRIAL
A exploração de direito industrial pode ser
direta ou indireta;
Exploração direta: o próprio empresário
assume os riscos da atividade empresarial e
explora a respectiva patente ou registro;
Exploração indireta: há outorga de licença da
patente ou registro para um outro empresário
explorá-la;



LICENÇA DE DIREITO INDUSTRIAL
Na licença, não há transferência da propriedade
industrial e poderá ser feita com exclusividade ou
não e ainda com limitações temporais – o
licenciado não poderá sub-licenciar a patente ou o
registro;
Os artigos 68 a 71 da lei 9.279/96, prevêem
hipóteses em que as licenças poderão ser feitas de
maneira compulsória – devendo ser feita após 3
anos – é devida remuneração ao titular dos
respectivos direitos – o licenciado nessas condições
terá 1 ano para iniciar a respectiva exploração;



CESSÃO DE DIREITO INDUSTRIAL
O direito industrial poderá ser transferido mediante
contrato de transferência – podendo ser integral ou
parcial (parte dos direitos ou para determinadas
áreas somente) (Art. 58 a 60, 121, 134 e 135 da lei
9.279/96)
Havendo caducidade da patente ou do registro por
fato anterior a transferência, o cessionário poderá
rescindir o contrato e requerer perdas e danos – o
mesmo efeito poderá incidir quando o desempenho
de determinada invenção não for aquele que foi
propagado;




CESSÃO DE DIREITO INDUSTRIAL
Havendo aperfeiçoamento, o cedente não
estará obrigado a repassar ao cessionário,
após a respectiva patente, contudo sua
exploração deve-se restringir ao que foi
acrescido;
DEGENERAÇÃO DE MARCA NOTÓRIA
O direito industrial brasileiro protege a marca
notória de possíveis degenerações que
impliquem em prejuízo a sua função (Art.
130, III e 131 da lei 9.279/96);


O direito autoral extingue-se: a) decurso de
prazo de duração, b) caducidade, c) falta de
pagamento de retribuição devida o INPI, d)
renúncia do titular, e) inexistência de
representação legal no Brasil;
As patentes de invenção - duram até 20 anos
a partir do depósito e por no mínimo 10 a
partir da sua concessão – as patentes de
modelo de utilidade duram até 15 anos a
partir do depósito e no mínimo 7 anos após a
concessão – nas patentes os prazos são
improrrogáveis;


O registro de desenho industrial duram 10
anos a partir do depósito e podem ser
prorrogadas por 3 vezes sucessivas (Art. 108
da lei 9.279/96);
O registro de marca duram 10 anos contando
da concessão e podem ser prorrogáveis por
igual período (Art. 133 da lei 9.279/96);

A caducidade é decorrente do uso ou desuso
do direito industrial – não uso após 3 anos dá
direito a qualquer interessado de pleitear o
direito – havendo licenciamento compulsório,
após 2 de persistência no desuso, poderá ser
declarada a caducidade pelo INPI (Art. 80 a 83
da lei 9.279/96) – no caso de marcas a
caducidade configura-se após 5 anos sem
exploração econômica;



A renúncia é ato unilateral do titular, mas são
resguardados os direitos de terceiros;
A inexistência de representação legal no
Brasil, quando o titular de patente é
domiciliado fora do país (Art. 217 da lei
9.279/96);
Extinto o direito industrial, o objeto
respectivo cai em domínio público;