Para citar: COPETTI, Michele . A propriedade industrial e os direitos autorais:
agregando distintos regimes de proteção. In: II Congresso de direito de autor e interesse
público, 2008, Florinaópolis. Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse
Público. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2008.
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS DIREITOS AUTORAIS: AGREGANDO
DISTINTOS REGIMES DE PROTEÇÃO
Michele Copetti
RESUMO: Este artigo aborda a possibilidade de agregar a proteção das obras
protegidas pelos direitos autorais e pelo desenho industrial, assim como a proteção dos
direitos autorais e do direito de marcas. Aborda-se a diferença de proteção conferida
pela propriedade industrial e pelo direito autoral apontando-se os conceitos de desenho
industrial, marcas e direitos autorais, os requisitos impostos pelas leis para o registro e
proteção segundo o objeto, distinguindo-os para o melhor entendimento das diferentes
formas de proteção.
PALAVRAS
CHAVES:
DESENHO
INDUSTRIAL;
MARCAS;
DIREITOS
AUTORAIS; CUMULAÇÃO; PROTEÇÃO.
ABSTRACT: This article discusses the possibility of aggregating the protection
afforded to original work by copyright law with that offered by registering industrial
drawings and of aggregating the protection guaranteed for titles in copyright law with
that offered by trademark legislation. The paper deals with the differences in the
protection offered by the industrial property and copyright law frameworks, indicating
the concepts underlying industrial drawing, trademarks and copyright, the legal
requirements for registration and protection, depending on the subject of protection,
making distinctions between them in order to indicate their differences and improve
understanding of the aggregation of copyright and industrial property rights.
KEYWORDS: INDUSTRIAL DRAWING; TRADEMARKS; COPYRIGHT LAW;
AGGREGATION; PROTECTION.
INTRODUÇÃO

Advogada, especialista em Direito e Gestão de Empresas pela Fundação Boiteux / UFSC, mestre em
Relações Internacionais/UFSC, pesquisadora ad hoc do Departamento de Propriedade Intelectual da
UFSC e doutoranda do Programa de Doutorado “Derecho, Empresa y Justicia” da Universidade de
Valencia, Espanha. E-mail: [email protected].
As produções do intelecto, nos domínios industrial, científico, literário e/ou
artístico são objetos protegidos pelos direitos de propriedade intelectual.
No Brasil, os direitos de propriedade intelectual passaram a ser objeto de
regulamentação a partir de 1809, com a expedição de um Alvará que regulava a
concessão de privilégios aos inventores. A partir desta data a legislação brasileira sofreu
muitas evoluções e modificações ao longo deste tempo, sempre, de forma paralela aos
compromissos assumidos, no âmbito internacional, e em conformidade com o estágio
evolutivo do desenvolvimento econômico interno.
A propriedade industrial e os direitos autorais possuem diferentes marcos
legais, por isso entendê-los é fundamental para proteger as criações técnicas e as
intelectuais de forma correta, e, principalmente estratégica.
O crescente interesse pela propriedade intelectual por parte das empresas
deriva essencialmente das vantagens econômicas auferidas. Um dos desafios para o
direito autoral no século XXI é corresponder aos interesses das empresas, titulares de
direito, sem, no entanto lhes conceder uma exclusividade excessiva de modo a restringir
a liberdade de comércio. Muitas são as restrições impostas pelas leis, sendo
imprescindível analisar os interesses dos titulares de forma a lhes garantir uma tutela
jurídica mais eficaz, porém equilibrada.
Com a finalidade de entender as proteções conferidas às diferentes formas do
mesmo objeto (criação artística e a criação técnica) este artigo aponta a diferença entre
os institutos, conceituando o desenho industrial, as marcas e os direitos autorais e os
requisitos para registro e proteção. Recordando-se que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996 regula a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, a concessão
de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca, a repressão às falsas
indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal; a Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, consolida a legislação sobre direitos autorais e a Lei nº 9.609, de 19
de fevereiro de 1998 regula a proteção da propriedade intelectual de programa de
computador.
Com base nestas considerações, o presente artigo contempla a proteção das
marcas, do desenho industrial e dos direitos autorais e os pontos de intersecção e a
possibilidade de cumulação da proteção conferida pelo direito industrial e pelo direito
autoral.
1.
A DIFERENÇA DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
DO DIREITO AUTORAL
A principal diferença entre a proteção conferida pela propriedade industrial e
pelos direitos autorais é que esta última independe de registro. A proteção conferida
pelo direito autoral independente de registro, sendo facultativo, ao contrário da
propriedade industrial, em que a lei exige o registro sendo constitutivo de direito.
A proteção do direito de autor se origina com a criação da obra a ser protegida,
isso significa que mediante a criação intelectual do autor ele exterioriza uma obra, a
expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível.
Deste conceito tem-se que nem o pensamento tampouco a obra em si são protegidos,
pois o que o direito protege é a expressão da idéia e a proteção nasce com a criação.
Dispõe a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 em seu artigo 18 que “a
proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.” No mesmo sentido
que a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, dispõe em seu artigo 2 º, § 3º que a
“proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”.
De forma diversa dispõe a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Esta lei
estabelece que para os desenhos industriais a propriedade “adquire-se pelo registro
validamente concedido”, nos termos do artigo 109 para os desenhos industriais e para as
marcas estabelece no artigo 129 que a propriedade adquire-se pelo registro validamente
expedido, assegurando ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.
a) Os desenhos industriais
No Brasil, o registro dos desenhos industriais teve como marco regulatório o
Decreto nº 24.507 de 29 de junho de 1934. Até a promulgação deste decreto, os
desenhos industriais não eram objeto de proteção, embora o Decreto nº 1.606, de 29 de
dezembro de 1906 tenha criado a Secretaria de Estado com a denominação de
Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio e a tenha designado como
competente para o estudo e despacho de todos os assuntos relativos às “patentes de
invenção, desenhos e modelos industriaes, marcas de fabrica e de commercio” (artigo
2,c) não havia uma legislação que os regulasse.
Os desenhos da época, considerados obras artísticas poderiam ser protegidos
pelas disposições do direito autoral, nos termos do Código Civil vigente na época, ou
então, registrados como marca.
Em 1899 encontram-se registros de marcas que preenchiam parcialmente os
requisitos, hoje conhecidos, para a registrabilidade como desenho industrial. Ou ainda,
os requisitos para registro de marca tridimensional, conforme o registro nº 490 de 1899,
do Tomo 9, Livro de marcas registradas da Junta Comercial de Porto Alegre, Figura 1.
A marca Viborina (Figura 1) foi apresentada para registro, no órgão
competente, com uma breve descrição das características essenciais que configuravam a
marca, isto é, os desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em
perspectiva. (JUNTA COMERCIAL. Tomo 9, Ano 1899)
Figura 1 – Marca Viborina
Fonte: Livro de marcas registradas
Figura 2 - Descrição da marca Viborina
Fonte: Livro de marcas registradas
Até a promulgação da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 o desenho industrial
foi objeto de proteção pelas patentes. Por esta Lei, o desenho industrial é “a forma
plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”, excluem-se da
proteção as obras puramente artísticas e aqueles que representem a forma “necessária
comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por
considerações técnicas ou funcionais” nos termos do artigo 95, 98 e 100, II.
A novidade do desenho industrial impõe que este não esteja compreendido no
estado da técnica (artigo 96), isto é, tudo aquilo que, antes da data do depósito, no Brasil
ou no exterior, já tenha se tornado acessível ao público pelo uso ou qualquer outro meio.
A originalidade do desenho industrial resulta de uma configuração visual
distintiva, em relação aos objetos anteriores, ainda que a originalidade seja decorrente
de uma combinação de elementos já conhecidos, nos termos do artigo 97, da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996.
Da definição legal tem-se que os requisitos para a registrabilidade do desenho
industrial são a novidade, a originalidade, a ornamentação e a aplicação industrial.
O direito de requerer o registro de desenho industrial surge com o ato de
criação deste, porém, diferentemente do direito autoral, não é partir desta criação que
surge a proteção, mas a partir do depósito. (ZIBETTI, 2008)
O prazo de proteção conferida ao desenho industrial é de 10 (dez) anos
contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco)
anos cada, nos termos do artigo 108, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
b) As marcas
A primeira lei brasileira que tratou da proteção das marcas data de 1875,
quarenta e cinco anos após a primeira lei sobre privilégios de invenção (Decreto nº
2.682, de 23 de outubro de 1875). Surgiu a partir de um grande conflito na Bahia, em
que Rui Barbosa foi advogado do autor da demanda, Meuron & Cia., contra Moreira &
Cia., no caso Rapé Areia Preta e Rapé Areia Parda. Após a edição desta lei outras onze
leis foram promulgadas. No período do império foram editadas três leis sobre a proteção
das marcas, enquanto na República foram oito leis.
Atualmente a proteção das marcas é regulada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996. Segundo esta Lei, artigo 122, marca “é todo sinal distintivo, visualmente
perceptível”, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de
procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas
normas ou especificações técnicas, obtendo seu titular o direito de uso exclusivo em
todo território nacional, dentro de sua atividade. Portanto, são registráveis como marcas
os sinais distintivos e visualmente perceptíveis quando não compreendidos nas
proibições legais dispostas no artigo 124, da referida lei.
A marca é o sinal que permite ao consumidor a identificação da origem do
produto ou do serviço. Ela integra um amplo sistema de sinais que aproximam o
consumidor do produtor e/ou comerciante, bem como do prestador de serviços no
mercado, cada vez mais competitivo e sem barreiras.
Pela Lei brasileira, não se admite o registro de sinais que não sejam
visualmente perceptíveis. Além deste requisito, o artigo 122, da Lei nº 9.279/1996,
exige que os sinais sejam distintivos e não compreendidos nas proibições legais,
contidas nos vinte e três incisos do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996. Para que um sinal
seja tido como marca é indispensável que exerça a função de diferenciar um produto de
outro, idêntico ou semelhante ou afim com o objetivo de evitar a confusão ou
associação com as marcas anteriores.
Ao solicitar o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) as
marcas são categorizadas, segundo seu uso, em marcas de produto ou serviço, coletivas
e de certificação. As marcas de produto ou serviço são utilizadas para diferenciá-los de
outros idênticos, semelhantes ou afins, utilizados por terceiro, assegurando, portanto, a
distinção da procedência e/ou origem empresarial (artigo 123, I, Lei nº 9.279/1996). A
marca coletiva identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade (artigo 123, III, Lei nº 9.279/1996). Estas marcas indicam que um
produto ou serviço provém de determinada origem ou que é prestado por uma pessoa
membro da coletividade (Associação, Cooperativa). As marcas de certificação são
usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço a determinadas normas ou
especificações técnicas, principalmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado
e metodologia empregada. Assim, a marca de certificação é um meio de informar o
público de que o objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos, nos
termos do artigo 123, II, da Lei nº 9.279/1996.
O prazo de proteção conferida às marcas é de 10 (dez) anos contados da data
da concessão, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 133, da
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
c) Os direitos autorais e os programas de computador
A primeira Lei Autoral brasileira é de 1898, a Lei 496 de 1º de agosto de 1898
e diferentemente de hoje, exigia-se o registro para que o autor pudesse gozar da
proteção da lei, nos termos do artigo 13, sendo competente para o registro a Biblioteca
Nacional. Somente com a publicação do Código Civil de 1917 a exigência do registro
desapareceu do direto brasileiro (artigo 673).
Os direitos autorais, hoje regulados pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, artigo 7, protegem as obras intelectuais enquanto “criações do espírito, expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou
que se invente no futuro”. Este artigo elenca um rol, não taxativo das obras protegidas,
como por exemplo, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as obras
dramáticas e dramático-musicais; as obras coreográficas e pantomímicas, as
composições musicais, com ou sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não,
inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética; os programas de computador, entre outras.
Nos termos do artigo 18 a proteção aos direitos de que trata a Lei nº 9.610, de
19 de fevereiro de 1998 independem de registro e os “direitos patrimoniais do autor
perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu
falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil”, nos termos do artigo 41.
Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, o
programa de computador é “a expressão de um conjunto organizado de instruções em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de
emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou
análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”
É importante destacar que o software abrange, além do programa de
computador em si, a descrição detalhada do programa, as instruções de uso, a
documentação escrita e o material de apoio relacionados a este.
A proteção conferida aos programas de computador, igualmente independem
de registro e assegura proteção pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º de
janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação,
nos termos do artigo 2, § 2º, da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
A proteção pelo direito autoral confere exclusividade de uso ao autor, porém, é
imprescindível que exista a exteriorização da obra pelo autor, pois o que o direito
autoral protege é a expressão da idéia e não a idéia em si. Dessa forma, a obra, no
entender de Oliveira Ascensão é uma “criação intelectual exteriorizada.” (OLIVEIRA
ASCENSÃO, 2007, p. 30)
1.1 DOS REQUISITOS IMPOSTOS PARA O REGISTRO E PROTEÇÃO
Os requisitos impostos para a registrabilidade do desenho industrial são a
novidade, a originalidade, a ornamentação e a aplicação industrial.
A ornamentação exige do desenho industrial a forma plástica de um objeto ou a
combinação de linhas e cores aplicada a este. Alia-se ao aspecto estético e visual que
imprime ao objeto um equilíbrio pela sua composição simétrica, o que não pode ser
confundido com o cunho artístico de um objeto. No desenho industrial estes aspectos
buscam a funcionalidade, enquanto a obra artística pode ser estética e visualmente bela,
porém sem ser funcional.
Dessa forma, a obra de arte é caracterizada pela liberdade do artista e
independe de sua utilidade, “enquanto os produtos das artes industriais se sujeitam a
fins determinados e visam à utilidade, embora preocupando-se com o lado artístico da
produção.” (CERQUEIRA, 1982, Vol.I. p. 651.)
Por outro lado, a aplicação industrial, exigida das patentes e dos desenhos
industriais é definida no artigo 15, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, isto é, “são
considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de indústria.”
Para as marcas impõem-se como requisitos para o registro a novidade, a
distintividade, a veracidade e licitude.
Para a proteção conferida às obras intelectuais, artísticas e científicas, assim
como para os programas de computador, que independem de registro, igualmente
impõem que a obra seja original.
Portanto, os requisitos da novidade são exigidos para o registro das marcas e
dos desenhos industriais, assim como para a proteção dos desenhos e dos direitos
autorais impõem-se a originalidade. Estes requisitos não podem ser confundidos, pois
guardam especificidades em relação nas análises dos objetos protegidos.
A novidade imposta aos desenhos industriais é absoluta, avaliada no Brasil e
no exterior, diferentemente das marcas, em que o requisito da novidade é relativo. O
requisito da originalidade, presente nos desenhos industriais, não pode ser confundido
com o da distintividade exigido no direito das marcas, isso porque a originalidade do
desenho é analisada em relação aos objetos existentes, enquanto que a distintividade das
marcas é analisada em relação aos produtos ou serviços, agrupados segundo a
Classificação Internacional de Produtos e Serviços, permitindo-se registros para classes
que não guardem afinidade entre si e, portanto, não suscetíveis de causar confusão ou
associação ao consumidor.
A originalidade do desenho industrial e dos direitos autorais é avaliada de
forma diferente, pois a originalidade no desenho é considerada em relação aos objetos
anteriores, de forma objetiva, enquanto, no direito autoral, a avaliação ocorre de forma
mais subjetiva, sendo fundamental que a originalidade esteja atrelada a forma de
expressão imprimida à obra.
Neste sentido a originalidade objetiva está próxima a novidade, requisito, por
exemplo, do direito das marcas. Oliveira Ascensão (2007, p. 62 e ss.) ao explicar a
originalidade no direito autoral utiliza a idéia de novidade indo ao encontro da lógica de
Gama Cerqueira ao explicar a distintividade das marcas, de onde o requisito da
novidade é derivado.
Dessa forma estar-se-ia frente a dois enfoques, o subjetivo e o objetivo. Nos
direitos autorais a novidade subjetiva impõe implicitamente a exigência de
individualidade, conseqüentemente “que o contributo do espírito fique impresso na obra
criada. Nisto consiste a originalidade.” No enfoque objetivo estar-se-ia avaliando a obra
em relação às anteriores. (OLIVEIRA ASCENÇÃO, 2007, p. 62 e ss.)
Para Hammes (1988, p.15-16) existe novidade subjetiva, “quando a obra não
constitui imitação de uma configuração preexistente.” Explica que “a obra, que ainda
não foi publicada por ninguém, é objetivamente nova. Original é a obra que apresenta
traços individuais.”
As marcas, subjetivamente, devem ser distintas em si mesmas, enquanto que,
objetivamente, deve ser diferente dos demais em uso. Por isso, este último enfoque
aparece intimamente ligado ao requisito da novidade. O requisito da novidade da marca
é relativo, bastando que não seja utilizada para assinalar produtos ou serviços idênticos,
semelhantes ou afins. Por isso, diz-se que a marca deve ser especial, isto é, aplicar-se a
certo produto ou classe de produtos ou serviços, conforme observa Gama Cerqueira. A
novidade da marca resulta de sua especialização, concluindo-se que a marca não precisa
ser nova em si, tão pouco inédita ou original. (CERQUEIRA, 1982, Vol.II. p. 777-778.)
1.2 OS DIREITOS AUTORAIS E O DESENHO INDUSTRIAL
A proteção do desenho industrial dispostas nos tratados internacionais não é
taxativa sobre a forma como estes devem ser protegidos pela legislação nacional. A
Convenção da União de Paris (CUP) deixa a critério das legislações nacionais a forma
de proteção, nos termos do artigo 5, a Convenção de Berna igualmente deixa a critério
dos países podendo ser protegido como obras artísticas quando inexistir um regime
especial (artigo 2.7). O Acordo TRIPS segue na mesma linha que a Convenção de
Berna, facultando a proteção pelo desenho industrial ou pelo direito autoral (artigo
26.2).
No Brasil, o desenho industrial é objeto de proteção pela Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, que estabelece os requisitos da novidade, originalidade, ornamentação e
aplicação industrial. Conforme apontado, o requisito da originalidade e da novidade é
exigido para a proteção das obras artísticas. Dessa forma, se garante proteção para obras
diferentes, pois enquanto uma protege a criação intelectual exterioriza pelo desenho a
outra protege a criação técnica suscetível de aplicação industrial.
Analisando o requisito da originalidade, Moro expõe que se deve considerar se
a “originalidade deveria ser avaliada da mesma para todos os tipos de obras existentes.”
Não resta dúvida que a análise deve ocorrer frente ao caso concreto. Ao se analisar a
obras de arte aplicada a análise da originalidade é crucial, pois a existe a “dificuldade de
aferi-la subjetivamente” conduzindo para uma análise objetiva, tal como ocorre no
desenho industrial. (MORO, 2007, p. 318)
Gama Cerqueira explica que as artes aplicadas, artes industriais e decorativas
“são expressões mais ou menos equivalentes, que se aplicam a certos ramos industriais,
cujas produções se inspiram em motivos estéticos ou artísticos, como a arquitetura, a
decoração, o mobiliário, a cerâmica, a fundição (....).”As obras de arte aplicada possuem
uma fronteira muito sensível entre a arte e a indústria, por isso Gama Cerqueira
esclarece que a arte aplicada tem por objeto “a produção artística de objetos industriais,
e não a produção industrial de objetos de arte.” Explica ainda que não é a arte que se
industrializa, mas o contrário, pois é a indústria que se reveste de arte, pois isso o
correto seria utilizar aplicações da arte à indústria e não o termo arte aplicada.
(CERQUEIRA, 1982, Vol.I. p. 650 e 659.)
Ainda que a obra possa ser suscetível de fabricação industrial não retira desta
sua qualidade enquanto obra autoral. A revogada Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de
1973, havia disposto em seu artigo 6, XI, que eram obras intelectuais as criações do
espírito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como “as obras de arte aplicada, desde
que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem
sobrepostas.”
A atual lei embora tenha omitido este inciso, aponta um rol, exemplificativo de
obras intelectuais protegidas, o que, conforme Moro, “não retira sua habilitação à
proteção autoral.” Por outro lado, a dualidade de proteção encontra uma limitação, na
medida me que, não seria possível outorgar a proteção pelos direitos autorais àquelas
obras em que a forma seja imposta pela função do objeto, isso porque, estar-se-ia
contradizendo as características do direito autoral, isto é, a liberdade de forma e a
criatividade. (MORO, 2007, p. 319-320)
É inquestionável que o desenho, em alguns casos, pode assumir as
“características que o tornam protegidos como obras artísticas, constituindo-se os
direitos autorais desde o ato de criação”. Porém, para ser protegido como desenho
industrial é imprescindível o registro. (ZIBETTI, 2008)
Note-se que são poucas as menções em uma ou outra lei que vedam
expressamente a dualidade de proteção. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu
artigo 98 e 100 vedam, expressamente, da proteção pelo desenho industrial, as obras
puramente artísticas e aqueles que representem a forma “necessária comum ou vulgar
do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou
funcionais.”
Da mesma forma que veda o registro como marca, em seu artigo 124, XXI e
XXII, da forma “necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” e o “objeto que estiver
protegido por registro de desenho industrial de terceiro”.
Os desenhos industriais se destinam ao comércio e garantem um privilégio de
fabricação e venda, impondo restrições a liberdade de comércio e indústria, no entender
de Gama Cerqueira. (CERQUEIRA, 1982, Vol.I. p. 654.) Por outro lado, as obras de
arte não são criadas para serem multiplicadas e sua proteção não impõe restrições à
liberdade de comércio e indústria, interessando ao criador o respeito ao seu direito
moral e a possibilidade de proibir a reprodução e exploração da obra por terceiros.
Ademais, as sanções impostas aos terceiros que violam o direito do titular do desenho
industrial e do titular do direito autoral são diversas. Daí que resulta que, aos interesses
do comércio e da indústria proteger um objeto pelo direito autoral é pouco útil, senão
ineficaz.
Para se concluir pela proteção do desenho industrial e do direito autoral ou não
“é preciso determinar previamente se a forma do objeto é ou não separável do efeito
técnico produzido. Se a forma for separável do efeito técnico produzido pelo objeto,
entre sua forma e a regra técnica plasmada no objeto existirá tão-só uma mera união
externa”. (SILVEIRA, 2008)
As jóias, por exemplo, podem ter sua forma ornamental tridimensional
protegida como desenho industrial e como marca, ou ainda, o próprio desenho protegido
pelo direito autoral. Note-se que se garante proteção para criações diferentes, pois
enquanto uma protege a criação intelectual exterioriza pelo desenho a outra protege a
criação técnica suscetível de aplicação industrial.
Ademais, os requisitos para o registro do desenho industrial e para a proteção
pelo direito autoral são diferentes e a cumulação apenas será viável quando se
preencherem os requisitos para um e outro. Diferem, igualmente os prazos de proteção,
pois enquanto o desenho industrial pode ser protegido por até 25 anos contados da data
de depósito, o direito autoral confere proteção aos direitos patrimoniais do autor por
setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento.
Os titulares devem atentar ao requisito da novidade. O depósito do pedido de
registro deve ser feito antes de qualquer divulgação da obra ou, no máximo, em 180 dias
contados da divulgação para que não percam a novidade. Desrespeitando-se este prazo,
a publicação que garante a proteção pelo direito autoral prejudicará o requisito de
novidade para a proteção do desenho industrial.
Resta claro a possibilidade de proteger a criação intelectual exterioriza pelo
desenho pelo direito autoral e a proteção da criação técnica suscetível de aplicação
industrial por meio do desenho industrial. Cabe ao titular do direito a decisão, sob o
ponto de vista estratégico, de uma das proteções almejadas ou ambas, isso porque os
interesses protegidos são diversos. Por fim, embora haja vedações impostas pela lei a
obra que preenche o requisito de aplicação industrial, imprescindível no registro do
desenho industrial, pode ser protegida pelo direito autoral quando constitui-se em
criação artística. Excluem-se da proteção pelo desenho industrial apenas as obras
puramente artísticas.
1.3 OS TÍTULOS PROTEGIDOS PELOS DIREITOS AUTORAIS E SUA
CUMULAÇÃO COM A PROTEÇÃO PELO DIREITO DE MARCAS
A proteção do título pode referir-se a obra em si ou a ele próprio como
designativo desta, ou ainda, tornar-se marca por meio do registro no órgão competente.
A proteção pelo direito autoral é disciplinada pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais, pela Lei nº 9.609, de 19 de
fevereiro de 1998 que regula a proteção da propriedade intelectual de programa de
computador e a proteção como marca disciplinada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996.
Recaem sobre o título propriamente dito dois possíveis vínculos jurídicos, ou
seja, a proteção autoral e/ou a proteção pelo direito das marcas.
A proteção autoral da obra é extensiva ao título, nos termos do artigo 10, da
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O título, como parte da obra igualmente é
protegido quando original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, não sendo
objeto de proteção os nomes e títulos isolados, nos termos do artigo 8, VI.
A originalidade disposta neste artigo não pode ser confundida com a
originalidade exigida para os desenhos industriais. Estes requisitos guardam
especificidades em relação aos objetos protegidos, conforme explicado anteriormente.
Para Oliveira Ascensão a originalidade do artigo 10 “significa simplesmente a
não banalidade. O título é protegido desde que traga algo de novo.” (OLIVEIRA
ASCENSÃO, 1997, p. 527)
A pergunta é se o título pode ser protegido de forma autônoma. Para isso, devese considerar que os títulos dividem-se em três categorias, “os que são protegidos como
obras; os que não são protegidos e os que são protegidos como títulos.” (OLIVEIRA
ASCENSÃO, 1997, p. 526-527)
Sabe-se que para a proteção de uma obra exige-se que esta seja uma criação
intelectual, porém, em contrapartida os títulos, em sua maioria, quando tomados de
forma isolada não correspondem a uma criação intelectual. Porém, quando ocorre uma
verdadeira criação intelectual, no entendimento de Oliveira Ascensão trata-se de
“pequeninas obras”, merecendo, portanto, a proteção autônoma pelo direito autoral.
(OLIVEIRA ASCENSÃO, 1997, p. 527)
Por outro lado, aqueles que não se constituem em verdadeiras obras, mas que
não são banais ou genéricos estão protegidos nos termos do mencionado artigo 10.
Oliveira Ascensão (1997, p. 528) esclarece que esta proteção não admite que o título
surja como elemento separado da obra, não sendo autonomamente protegido, inclusive
vedando a transmissão deste, de forma isolada da obra.
O outro requisito disposto no artigo 10 é a não confundibilidade com outras
obras do mesmo gênero. A originalidade é avaliada em relação à forma de expressão
imprimida à obra, caracterizando o título em si, enquanto que a confundibilidade o
caracteriza em relação aos anteriores, do mesmo gênero.
A vedação possui como marco a divulgação da obra anterior. Note-se que o
artigo menciona confundível com obra anterior do mesmo gênero, portanto, permite a
utilização em obra musical ou pintura ou ainda, em um romance. Dessa forma, fica
confirmado que ao título não se impõe a exigência de criação intelectual, própria da
obra. A análise da confundibilidade considera a identidade e semelhança dos títulos, não
considerando apenas abstratamente os gêneros, mas a possibilidade de confundir o
consumidor médio.
O título gozará da mesma proteção concedida à obra, com exceção aos títulos
de periódicos. Estes gozam da proteção disposta no artigo 10, parágrafo único que
determina que os títulos de “publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até
um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse
prazo se elevará a dois anos.” (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) Vale
mencionar que os títulos de periódicos devem cumprir a exigência do artigo 8, I, da Lei
de Imprensa (Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 196). Isso significa que deve ser
registrado no Registro Civil de Pessoas jurídicas, de forma a assegurar a regularidade da
publicação. Afora o registro no Cartório, deve-se considerar que a simples publicação
implica em proteção pelas regras dos direitos autorais.
Para a proteção pelo direito das marcas deve considerar o inciso XVII, do
artigo 124, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Neste inciso, verifica-se a proibição
de registro de “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação,
salvo com consentimento do autor ou titular”. O termo título referido neste artigo pode
ser entendido na acepção da obra como um todo ou o título isoladamente considerado.
Esta proibição está pensada para se evitar o aproveitamento indevido, por
terceiro, de obra protegida pelo direito autoral. Diferentemente, por exemplo, da Lei
espanhola (Lei nº 17/2001) o dispositivo da Lei brasileira exige o consentimento do
titular quando o registro não é feito por este.
A análise desta proibição relativa por parte do órgão competente é complicada,
na medida em que não se exige para a proteção dos direito autorais o registro. Dessa
forma, a não ser que se tente registrar como marca títulos de obras conhecidas, ou ainda,
nomes de personagens ou desenhos conhecidos, o órgão declinará pelo deferimento,
inexistindo oposição por parte do legítimo titular ou restando insuficiente a prova de
criação.
A vedação do inciso XVII, do artigo 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996 é relativa, pois admite o registro desde que com o consentimento do titular e que
não seja suscetível de confusão ou associação ao consumidor. Tendo esclarecida a
acepção do termo título contida neste inciso, importa abordar a registrabilidade deste
enquanto marca. Um título, mesmo que esteja protegido pelos direitos autorais pode ser
protegido pela propriedade industrial, desde que não seja suscetível de causar confusão
ou associação.
A tentativa de aproveitamento indevido é banida, conforme se verifica em
alguns julgados. Na Apelação Cível nº 89.02.01986-1 que visava à anulação dos
registros nºs 760025479 (marca Popeie, classes 33.10 e 33.20) e 811236781 (marca
Popeye, classes 33.10 e 33.20) concedidas a Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios
entendeu-se que “inexiste controvérsia quanto ao caráter artístico da obra protagonizada
pela personagem “POPEYE”, cujo nome também constitui o seu título, inicialmente
desenvolvida sob a forma escrita e posteriormente adaptada à televisão.”(TRF2,
Apelação Cível nº 89.02.01986-1)
Neste sentido, os registros foram anulados, considerando-se a proibição legal,
destacando-se no acórdão que “o objetivo da norma não era meramente proteger o
detentor dos direitos autorais, mas também coibir a concorrência desleal, evitando que o
interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio, utilizando-se, em
seus produtos, de expressão artística oriunda da criatividade de outrem, podendo causar,
inclusive, confusão no público consumidor [...].” (TRF2, Apelação Cível nº
89.02.01986-1)
Nas obras protegidas pelos direitos autorais estão os programas de computador
(artigo 7º, XII, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), porém sua proteção é
objeto de lei específica, a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, aplicáveis no que
couber as disposições da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Na proteção conferida ao registro do programa de computador destaca-se a
proteção para o título deste, estando condicionada à que este seja "original e
inconfundível com obra, do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor",
nos termos do artigo 10, § único, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Dessa forma, a proteção ao título comercial do programa de computador é
obtida concomitantemente com a providência relativa ao registro, bastando para tanto
que aquele seja informado como título do programa no ato da apresentação do pedido.
Esta é mais uma característica positiva do registro, de forma que com o registro estarão
sendo protegidos o programa e o seu nome comercial, desde que, o título do programa
não seja descritivo e nem evocativo da função executada.
Ao depositar o programa de computador, deve-se ter em mente que as
expressões designativas das funções executadas pelos programas necessariamente não
aportam nenhuma originalidade, sendo simplesmente banais, pois são descritivas e
evocativas. Tais expressões não devem ser utilizadas como título porque não atenderão
ao requisito legal e afastarão a proteção pelo direito autoral. Por outro lado, na tentativa
de registro como marca, igualmente irão recair nas proibições contidas no artigo 124, da
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
Embora exista a prerrogativa de proteção concomitante do produto e do título
comercial esta não exclui a proteção do título também como marca. Aliás, muitos
programas de computador conhecidos, como por exemplo, o CorelDraw (registro nº
822306018) possui registro de marca para a classe 09 (NCL (08) 09).
A Adobe Systems Incorporated possui registros no INPI das marcas Adode,
identificando marca de produto, NCL (7) 09 (registro nº 813921643) e NCL (7) 16,
(registro nº 813921635), Adobe Illustrator marca de produto, NCL (8) 09 (registro nº
813590272) e para a classe 16:30, para “manuais para uso com programas de
computador “(registro nº 813590264), Abobe Premiere, marca de serviço, NCL (9) 40
(registro nº 816942978) e A Abode, marca de serviço, classe NCL (9) 40 (registro nº
817249150), etc. (INPI, 2008)
A Microsoft Corporation por sua vez possui registro do conhecido Microsoft
Office 2000, registrado como produto na classe NCL (7) 09 (registro nº 821325698,
INPI, 2008), para a Windows a Microsoft possui registros 816619271 (classe 09:40-5580), 816619255 (classe NCL(8 ) 41), 816619263 (classe 16 : 20 – 30), 200050133
(NCL(8 ) 35), 822800756 (NCL(7 ) 35) e 822800748 (NCL(7 ) 41). (INPI, 2008)
Como se pode observar nada obsta que um título, originariamente protegido
pelos direitos autorais, possa igualmente, ser protegido como marca, desde que,
igualmente preencham os requisitos de disponibilidade, novidade, ainda que relativa,
etc., conforme já fora apontado e que não sejam suscetíveis de causar confusão ou
associação para o consumidor.
Somente a Adobe Systems Incorporated possui no INPI brasileiro 28 registros
e/ou pedidos de marcas identificando produtos da classe 09. Por outro lado, existem 138
processos que contemplam o termo windows ou for windows. Deste número, excluindose os registros e/ou depósitos da Microsoft Corporation, apenas o 821393294 (Window
Side Street Wear, classe 25), 823799514 (Windows , classe 03), 824361423 (New Way
Pvc Windows, classe 19) não estão sub-judice, extintos ou sobrestados. Isso porque,
muitos depósitos utilizam, indevidamente, o termo “for windows” na composiçao da
marca. Este é o caso dos depósitos Finance para Windows (depósito nº 817205322),
Clinic Manager for Windows (depósito nº 817768920), entre outros.
Este é o caso da Apelação em Mandado de Segurança nº 2000.02.01.0474270/RJ. A Microsoft Corporation teve sua segurança concedida, anulando-se os registros
de nºs 817769030 e 818020245, relativos às marcas Business para Windows e Finance
para Windows, destinadas a assinalar serviços de análise e processamento de dados.
Alegou a Microsoft Corporation que o INPI, ao conceder a marca a terceiro, infringiu o
artigo 6º bis da CUP, e os artigo 124, incisos X, XIX, XXIII, 126 e 129 da LPI. Ao
final, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, negou provimento a Apelação do Réu. (TRF2, Apelação em Mandado de
Segurança nº 2000.02.01.047427-0/RJ)
Em se tratando de tecnologias da informação e comunicação, não existem
dúvidas de seu papel estratégico no mercado. A imaterialidade que caracteriza os
programas de computador e a facilidade de disseminação nos ambientes virtuais, aliada
a dificuldade de controle, facilita a pirataria e dificulta a prova de autoria. É
fundamental que as empresas brasileiras se utilizem convenientemente do aparato legal
existente. Assim, a empresa que tiver interesse em registrar o título comercial de seu
programa de computador ou da obra por ele criada como marca, pode fazê-lo,
enquadrando-o na respectiva classe, garantindo-se assim, uma maior proteção ao seu
produto e/ou serviço, protegendo o sinal que o diferencie dos demais existentes no
mercado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisada a possibilidade de agregar a proteção das obras pelos direitos
autorais e pelo desenho industrial, assim como a proteção dos títulos protegidos pelos
direitos autorais e sua proteção pelo direito de marcas, conclui-se que, embora as leis
imponham algumas restrições não vedam expressamente a possibilidade.
Embora haja vedações impostas pela lei, estas não proíbem de todo, desde que
a obra quando protegida pelo desenho industrial preencha os requisitos imprescindíveis
para o registro. Excluem-se da proteção pelo desenho industrial, apenas as puramente
artísticas.
O desenvolvimento e o sucesso das empresas estão diretamente relacionados a
uma série de fatores, principalmente à capacidade de ser identificada, de projetar e de
explorar os ativos intangíveis por ela criados.
É notória a importância da propriedade intelectual como instituição necessária
para dar proteção e facilitar a valorização econômica dos ativos intangíveis, auxiliando
no desenvolvimento e sucesso das empresas. No mundo sem fronteiras físicas é
imperiosa que as empresas busquem mecanismos para garantir a exclusividade de
circulação de seus produtos e serviços, protegendo-os de seus concorrentes.
Criar uma cultura de proteção jurídica dos bens intangíveis gerados na empresa
é tarefa constante e sempre projetada para o futuro, cabendo ao titular do direito a
decisão sobre a cumulatividade de proteção, decidindo sob o ponto de vista estratégico,
acerca de uma das proteções almejada ou ambas.
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