A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE COMPETITIVO NO
CAMPO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
O CASO SUL AMERICANO
DENIS BORGES BARBOSA
Professor de Propriedade Intelectual,
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Novembro, 2005
Publicado por:
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável - International
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
International Environnement House 2
7 Chemin de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 917 8492 Fax: +41 22 917 8093
Internet: www.ictsd.org
E-mail: [email protected]
Para maiores informações sobre o programa de ICTSD sobre Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Sustentável, favor consultar: http://www.iprsonline.org
Este documento foi financiado pelo programa sobre Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento Sustentável do ICTSD. O ICTSD agradece o apoio do Departamento de
Desenvolvimento Sustentável do Reino Unido, a Agência Sueca de Cooperação Internacional
e a Fundação Rockefeller.
O ICTSD agradece todos os comentários e opiniões sobre este documento. Favor enviá-los a:
David Vivas-Eugui, Gerente do Programa de Propriedade Intelectual, [email protected]
Johanna Von Braun, Oficial de Propriedade Intelelctual, [email protected]
Copyright © International Centre for Sustainable Development (ICTSD), 2005.
As opiniões expressadas neste documento correspondem às opiniões do autor e não refletem
as opiniões do ICTSD, da UNCTAD e de demais instituições doadoras. O ICTSD autoriza a
utilização e a reprodução deste material para atividades acadêmicas e/o sem fins lucrativos.
2
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
ÍNDICE
1. ESTE TRABALHO
9
Da metodologia
10
2.PORQUE A PROPRIEDADE INTELECTUAL PODE CRIAR PROBLEMAS DE
CONCORRÊNCIA
11
O remédio e seus efeitos secundários
13
Direitos exclusivos como monopólios
16
Monopólio?
19
A liberdade e sua restrição
22
O pólo da propriedade
23
A Propriedade Intelectual é um objeto primordial da tutela da concorrência?
26
3. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA
27
Formas de intersecção entre direitos exclusivos e regras de concorrência
27
Oportunidades não exclusivas
28
Exclusividade e presunção de risco de monopolização
28
Uso regular de direito e situação de monopólio externo à PI
29
Aquisição de direitos
30
Os mercados relativos à tecnologia e PI
32
Ação concertada entre titulares
33
Ação unilateral
34
Negativa de licenciar
Negativa de licenciar e direito da concorrência
Negativa de licenciar e não uso de exclusividade
A doutrina das essential facilities
O possível uso da doutrina de essential facilities
34
35
36
37
44
Contratação de PI
45
3
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
4. PRÁTICAS E CLÁUSULAS RESTRITIVAS NOS CONTRATOS
45
A experiência Sul Americana com o controle de práticas restritivas
45
O impacto de TRIPs sobre as cláusulas restritivas
48
Precedentes regulatórios
O acordo TRIPs
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs
O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs
Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPs
Abuso de direito
A ofensa à concorrência
A regra da razão
A listagem das Práticas
O sistema de Consultas
Tratamento nacional ou regional de cláusulas restritivas
48
50
51
51
53
54
54
54
56
57
58
5. ABUSO DE DIREITOS E ABUSO DE PODER ECONÔMICO
61
Abuso e direito internacional
61
Do direito internacional pertinente – da CUP
O Direito Internacional Pertinente - Acordo TRIPs
Licenças compulsórias e TRIPS: requisitos especiais no caso de abuso
Abuso por falta de uso e CUP
Licença por falta de uso e TRIPs
61
62
63
63
64
As noções de abuso no direito interno
64
Noção de abuso de direitos do Direito Americano
A variante inglesa
A outra noção de abuso
Abuso por excesso de poder jurídico
Abuso por desvio teleológico
Abuso como defesa
Abuso e direitos autorais
Abuso de direitos e abuso de poder econômico
64
65
66
67
68
68
69
71
Jurisprudência Americana – Licenças Compulsórias
74
O caso canadense
76
6. A EXPERIÊNCIA SUL AMERICANA COM PI E CONCORRÊNCIA
77
O caso brasileiro
77
Licenças contra o abuso e a lei em vigor
77
4
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Licença por abuso de direitos
77
Competência para a concessão de licença por abuso de direito
Abuso e know how
78
78
Abuso e falta de uso
78
O dever de usar o privilégio
A licença por desuso na lei em vigor
Legitimidade para licenciamento compulsório por desuso
Finalidade da licença compulsória
Prazo para licença compulsória
Defesa do titular
Da noção de uso efetivo
Fabricação completa de produto; falta de uso integral do processo
Da experiência brasileira da licença compulsória por falta de uso
O episódio do contencioso com os Estados Unidos
78
79
80
80
80
81
82
83
84
85
Da licença por abuso do Poder econômico
85
A licença compulsória como punição: art. 24 da Lei 8.484/94
Modalidades de Práticas Anticoncorrênciais com patentes
Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico
Abuso de poder econômico na Lei 9.279/96
86
92
93
95
Licenças compulsórias em matéria de cultivares registrados
96
Jurisprudência sobre PI do CADE
97
Comunidade andina
105
Antitruste
Legislação de PI
A regulação de contratos de licença e transferência de tecnologia
Casos
105
106
107
108
Bolívia
109
Antitruste
Propriedade Intelectual
109
110
Colômbia
110
Antitruste
Propriedade Intelectual
110
111
Equador
111
5
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Antitruste
Propriedade Intelectual
111
112
Venezuela
Antitruste
O Órgão Regulador
112
112
114
Propriedade Intelectual
114
Ley de Propiedad Industrial - Publicada en la Gaceta Oficial Nº 24873 del 14 de octubre de 1955
114
Decreto N° 2.095 Reglamento Del Regimen Comun De Tratamiento A Los Capitales
Extranjeros Y Sobre Marcas, Patentes, Licencias Y Regalias
116
Peru
118
Antitruste
118
O Indecopi
Casos
118
121
Propriedade Intelectual
122
MERCOSUL
126
Propriedade Intelectual e Mercosul
126
Esgotamento dos direitos
127
A questão da licença compulsória de patentes
130
Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais
130
Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria
de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem
130
Paraguai
131
Antitruste
Propriedade Intelectual
131
131
Uruguai
133
Antitruste
133
Propriedade Industrial
133
Ley N° 17.164 - Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
Decreto N° 11/000 - Reglamenta la Ley
133
135
Argentina
135
6
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Antitruste
135
A Lei em vigor
Casos
136
140
Propriedade Intelectual
142
Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96
Ley 22.426, Ley de Transferencia de Tecnología
142
145
Chile
146
Antitruste
147
A Legislação Aplicável
147
Decisões das Comissões Preventivas e Resolutivas relativas a Direitos de Propriedade Intelectual
148
Propriedade Intelectual
152
Reglamento de la Ley No.19.039
Decreto núm. 177/ 91 Aprueba Reglamento De La Ley No. 19.039
LEY 19.342 Regula Derechos De Obtentores De Nuevas Variedades Vegetales
152
152
152
Sumário do tratamento da matéria na América do Sul
153
7. USO DOS INSTRUMENTOS DE TUTELA DA CONCORRÊNCIA
153
Preços abusivos
153
Preço abusivo na legislação nacional de patentes
O uso da legislação geral de concorrência para determinar preço abusivo - caso brasileiro
Preço abusivo e prática européia
O caso específico dos países em desenvolvimento
Licenças de interesse público e controle de preços
153
155
156
158
158
Abuso de direitos
159
Recusa de licenciar direitos
160
Doutrina das essential facilities
Essential facilities e o caso sul africano
162
163
Cláusulas anti-competitivas em contratos de PI
164
Como cláusula contratuais podem se mostrar anticompetitivas
164
Cláusulas restritivas na legislação brasileira
165
7
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Licenças de patente
Licença de Marcas
Contratos de Fornecimento de Tecnologia
Contrato de serviços técnicos
Competência para análise das cláusulas restritivas
Contratos de software
A jurisprudência do Supremo Tribunal em caso de cláusulas restritivas
167
171
172
174
175
179
179
Análise de clausulas restritivas em outros países sul americanos
184
O que fazer com as cláusulas restritivas: uma perspectiva concorrencial
185
Um caminho alternativo: garantia de uso regular dos direitos
186
Concessão de liminares em propriedade intelectual como exclusão indevida de competição
187
Tendências recentes em acordos pós-TRIPS na América do Sul
191
8. CONCLUSÃO
194
O sistema em funcionamento na América do Sul
Os caminhos da concorrência
195
197
Bibliografia
198
8
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
1. ESTE TRABALHO
O propósito deste estudo, elaborado por solicitação do Centro de Estudios Interdisciplinarios de
Derecho Industrial y Económico da Universidad de Buenos Aires, com apoio do International Centre
for Trade and Sustainable Development (ICTSD), é avaliar o emprego presente dos mecanismos de
tutela da concorrência, na América do Sul, como meio de direcionar os sistemas nacionais e regionais
de Propriedade Intelectual para os fins próprios dos países e dos povos da região.
O direito da concorrência, ou antitruste, sem dúvida ganha importância real num mundo onde a
economia de mercado é não só dominante, mas quase universal. Sua importância crescente na
América do Sul é testemunhada nas pesquisas realizadas para o presente trabalho. E é importante que
isso ocorra:
According to the UK IPRs Commission1, the regulation of IPRs to control anti-competitive
practices by rights holders should be given a high priority in the design of public policy and
institutional frameworks. In most developing countries, mechanisms aimed at controlling
restrictive business practices, or the misuse of IPRs, are weak or non-existent 2.
Duas hipóteses de partida conduziram nossa pesquisa: a de que a prática das instituições de
concorrência sul americanas não tem maior expressão no campo da propriedade intelectual. A
segunda é que, ante a fragilidade ou inaptidão das instituições, mais serviria aos propósitos de criar
um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual explorar o instituto clássico dos abusos
de direito.
O sentido desta opção entre duas abordagens diversas para o mesmo objetivo – de incentivar o efeito
pró-competitivo da propriedade intelectual - está na segunda seção deste estudo.
Quanto à primeira hipótese, realmente se observa que a prática atual dos sistemas de tutela da
concorrência, atuando como tal 3, não tem maior repercussão na adequação da propriedade intelectual
a um ambiente pró-competitivo. O conjunto das intervenções documentadas não aparenta conduzir a
nenhum objetivo de moderar e redirecionar os eventuais excessos e disfunções das patentes, marcas e
direitos autorais – pelo menos pela aplicação dos parâmetros esperados do que seja a concorrência
adequada numa economia de mercado.
No entanto, pelo menos a esse observador, certos sistemas nacionais mostram alguma sensibilidade às
questões suscitadas pela propriedade intelectual, e especialmente por seus excessos. Tal se vem dando
em particular quanto às marcas – como ativos – e em alguns casos de emprego de direitos autorais.
O estudo dessa hipótese se encontra particularmente na segunda, na terceira, e na quinta seção do
1
Vide http://www.iprcommission.org/ , visitado em 11/04/2005.
2
David Vivas-Eugui, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the
Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, Quaker International Affairs
Programme (QIAP), Ottawa, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD),
Geneva
3
O sistema chileno registra um pequeno número de atuações no campo da propriedade intelectual , mas em temas e
questões que não seriam tratados, nos Estados Unidos ou na Europa, como de direito da concorrência.
9
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
trabalho, nas quais se examinam respectivamente o ambiente jurídico da intercessão entre propriedade
intelectual e concorrência, a questão das cláusulas e práticas restritivas em contratos, e a prática da
América do Sul em relação a esses dois aspectos.
O uso do instrumento clássico, inicialmente do direito canônico, depois do administrativo, e cada vez
do direito privado, do abuso de direitos é prefigurado na propriedade intelectual pelo texto do art. 5º
da Convenção de Paris em sua versão original de 1883. Com ele, aponta-se, desde a raiz histórica, que
patentes e outros títulos, com todas as vantagens de sua criação, são igualmente suscetíveis de
disfunção e de lesão aos interesses gerais.
As vantagens – em tese – da ênfase nesse instrumento são evidentes. Primeiro pela consagração: nada
de inovação, nada de discurso terceiro-mundista, numa percepção tão clássica, tão engastada no
direito ocidental. Com diversos fundamentos, o abuso de patentes, ou de direitos autorais, ou de
marcas, tem sido reconhecido nos textos legais e na jurisprudência tanto de tradição românica quanto
da common law. A recente recuperação do patent misuse pela análise concorrencial, que está
acontecendo em particular pelo direito legislado americano dos últimos anos, mais revela do que
obscurece a importância do abuso de direitos como maneira de moderar e corrigir os efeitos adversos
da propriedade intelectual.
Suscitável como fundamento de licenças compulsórias, como argumento de defesa em ações judiciais
de pretensa violação de direitos, e não menos como parte de uma análise antitruste 4, tal tema é objeto
de importante decisão da corte suprema venezuelana. Este autor supõe que uma análise mais
minuciosa da jurisprudência judicial dos vários países indicará uma presença talvez significativa desse
instituto jurídico na América do Sul. No Brasil, pelo menos, há uma caudalosa jurisprudência quanto
aos abusos do órgão central de arrecadação de direitos autorais, no cumprimento de uma legislação
desbalanceada, excessiva, e nem por isso favorável aos criadores.
Cumpre precisar que, ao cabo do estudo, ambas hipóteses se mostraram falhas. Nem a utilização dos
instrumentos antitruste está tão incipiente quanto se julgava, nem o abuso de direitos tem sido usado
de verdade para moderar, pelo menos visivelmente, as carências e excessos da propriedade intelectual.
Confirma-se a intuição de que os dois instrumentos são, ou podem ser, relevantes para assimilar
adequadamente os requisitos impostos pelos tratados multilaterais de comércio, ou de propriedade
intelectual, de modo a colaborar com a concorrência dos países da América do Sul. A proposta,
certamente ambiciosa, do trabalho é aumentar a conscientização para os meios de direito capazes de
propiciar a criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual. Já existem e
podem ser usados.
Da metodologia
Longe dos métodos e protocolos da ciência econômica, e sem se arrogar nenhuma das sutilezas dos
formuladores de políticas públicas, este estudo é apenas um longo – talvez demasiado longo –
memorando de advogado, daqueles que avaliam se o cliente tem chances de ganhar ou perder uma
ação.
Assim, são os métodos dessa profissão os usados neste caso. Levantamento das leis e casos judiciais
ou administrativos, tentando esgotar a jurisprudência existente; o que nem sempre, talvez, será
4
Sem se esquecer que é elemento coativo da análise das cláusulas restritivas sob o art. 40 de TRIPs.
10
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
possível devido à dimensão da área pesquisada. Avaliação das tendências reais do uso de uma solução
jurídica. Uso dos princípios gerais do Direito, no que comuns a toda a área analisada, com a vantagem
da tradição de uma mesma influência européia. Utilização da experiência mais próxima, que é o do
sistema jurídico brasileiro, para entender o comportamento das instituições dos países do mesmo subcontinente, sempre atento para as importantes peculiaridades nacionais e regionais.
Foram pesquisados, mas não integram o texto analítico, os dados da Guiana francesa, do Suriname e
da República da Guiana. Tais elementos integram o Anexo a este estudo.
2. PORQUE A PROPRIEDADE INTELECTUAL PODE CRIAR PROBLEMAS DE
CONCORRÊNCIA
Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de
mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao criador ou investidor um direito de
uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida 5.
Não se imagine que tal modelo de mercado seja o único possível para fazer florescer a criatividade
humana. Fora dele, os Príncipes Esterházy mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do
patronato, comunidades inteiras subvencionaram a arquitetura gótica, os fabliaux nasceram da pena de
Jean Bodel, de Cortebarbe, Durand, Gautier le Leu, e Henry d'Andeli sem nenhum estímulo de
royalties. Em economias planificadas, inventores, artistas e escritores não deixaram de produzir.
De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não técnica, e até certo grau, a produção
científica, há sempre o incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774 6:
It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted the world; it
would be unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so much a sheet of a letter
press. When the bookseller offered Milton five pounds for his Paradise Lost, he did not reject
it, and commit his poem to the flames, nor did he accept the miserable pittance as the reward
of his labour; he knew that the real price of his work was immortality, and that posterity
would pay it.
Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipóteses foram
sempre suscitadas:
1. ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar 7;
5 Trataremos a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento
na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, como funcionando de forma idêntica à proteção ao
investimento criativo.
6 Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22, 1774.
7 Certamente não é propósito deste estudo discutir formas alternativas de estímulo à criação. Mas na proporção em que o
conhecimento disperso tenha um interesse para os operadores no mercado, a divulgação indenizada serve apenas de
nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, a dispersão favorecerá aqueles titulares de empresas que
mais estiverem aptos na competição a aproveitar desse conhecimento em condições de mercado. Assim, iniciativas
como o de usar fundos estatais para aplicações de interesse geral, sem apropriação dos resultados, poderiam ser tidas
como contrárias à moralidade pública. Pareceria correto, de outro lado, reservar o uso exclusivo, com uma ampla
política de licenciamento. Por que se suscita aqui questão da moralidade pública? No direito constitucional brasileiro
está vinculada ao caput do artigo 37 da Carta de 1988 como um dos princípios básicos da Administração Pública, e
11
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
2. ou a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma exclusividade
artificial, como a da patente, ou do direito autoral, etc... É desta última hipótese que falamos
inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias de mercado.
Por que exclusividade, e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas,
abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são colocados no
mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão 8.
Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa 9, perdendo a sua economicidade.
As características desses bens são apontadas pela literatura 10:
1. o que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem
por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém
usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em
toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira.
2. O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo
intimamente ligado às noções de razoabilidade. “Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá
que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é
honesto, conforme já proclamavam os romanos – non omne quod licet honestum est.”. Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro. 15 ed., São Paulo:Revista dos Tribunais, 1990, p. 79-80. Na prática brasileira, por exemplo,
o uso de recursos do contribuinte brasileiro para finalidades que não o beneficiem central, direta ou especificamente,
poderia ser questionado pelo Ministério Público como contrário à moralidade pública. O mesmo se daria num contexto
em que a reciprocidade internacional na divisão do domínio comum fosse, na prática, desigual a tal ponto que não se
guardasse proporção razoável entre o que o dinheiro do contribuinte brasileiro propiciasse a terceiros, e o que outros
recursos oferecessem aos brasileiros, especialmente se o resultado fosse da apropriação alheia das técnicas com base em
dinheiro público nacional. Um exemplo veemente do tema é o questionamento em curso pelo Ministério Público
Federal brasileiro quanto à interpretação da norma que permite emendar reivindicações de patentes, cuja aplicação pelo
escritório de patentes foi sentida como desbalanceada em face do interesse nacional na preservação do domínio público.
8 Thomas Jefferson -. “If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the
thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the
moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it
(…) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who
receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine,
receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral
and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently
designed by nature”.
9 É uma das hipóteses de res extra commercium. “Por razões de ordem profana, eram consideradas fora do comércio (res extra
commercium humani iuris) as coisas comuns a todos (res communes omnium), isto é, as indispensáveis à vida coletiva
ou a ela úteis, como o ar, a água corrente, o mar e as praias”. Marky, Thomas, Curso Elementar de Direo Romano, ed.
Saraiva, 6ª ed., 1992.
10 Citamos aqui, J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured
International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995); Wendy J. Gordon, Fair Use as
Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev.
1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and
Predictable Body of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143 (1993). Vide Wendy J.Gordon, Asymmetric Market Failure and
Prisoner’s Dilemma in Intellectual Property, 17 U.Dayton L.Rev. 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning
Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse, 78 Va.L.Rev. 149, 222-58 (1992) e Assertive
Modesty: An Economy of Intangibles, 94 Col.L.Rev. 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e
Reichmann, A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs, 94 Col.L.Rev. 8, 2308, 2339 (1994).
Ejan Machaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637 (1994).
12
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem.
Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse
tipo da atividade criativa. Como conseqüência dessas características, o livre jogo de mercado
é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia
ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.
Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado
11
, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual.
A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de mercado 12.
O remédio e seus efeitos secundários
Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito 13. A correção do
desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia
legal, por exemplo:
1. por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e
também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão
querido aos juristas, usus, fructus; abusus); ou então
2. por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito
de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação,
mas sem ter o direito de proibir o uso 14; ou ainda
3. por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica
ou autoral.
A escolha, numa economia diversa da de mercado, provavelmente seria a opção número 3, a
socialização dos custos da criação. O Estado indeniza o investimento privado na criação divulgada.
Esta era uma opção prevista na legislação de alguns países nos fins do século XVIII e, na Constituição
do Brasil, até 1967. Neste caso, em alguma parte o risco do investimento, ou mesmo o equivalente da
receita esperada de seus frutos, seriam assumidos pelo Tesouro. Essa é, também, uma das formas
complementares de estímulo ao investimento criativo em situações em que o mercado, por si só,
mesmo com auxílio de direitos exclusivos, não é suficiente para fazê-lo 15.
11 O que é simplesmente uma opção antropológica, tendo como alternativa a das sociedades de história cíclica, como a dos
tchucarramães ou outros povos selvagens.
12 Thomas Jefferson –“Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the
profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may
not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”.
13 Note-se que nem mesmo o uso de outros meios artificiais, como a proteção eletrônica ou física contra a cópia, tem dispensado
a proteção jurídica. Veja-se, por exemplo, o Digital Millenium Act, lei dos Estados Unidos que considera violação de
direitos autorais a superação técnica desses meios físicos ou eletrônicos; o mesmo ocorre com os Tratados OMPI de
1996.
14 Um domínio público pagante, como a solução prevista por Carlos Correa Carlos. Intellectual property rights, the WTO and
developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions, para a aplicação dos
Direitos Especiais de Comercialização do art. 70.9 do TRIPs.
15 Para uma discussão da questão vide, do autor, Incentivos fiscais no contexto da Lei Federal de Inovação, encontrado em
13
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos
exclusivos 16. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição
econômica do bem.
Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais.
Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa intervenção 17. Fica clara a subsistência de um
direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica 18 como pela
jurisprudência 19.
De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos em
seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do Bill of Rights, ou seja, dos direitos
fundamentais 20, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido
21
.
http://www.denisbarbosa.addr.com/inovafiscal.doc.
16 J.H. Reichmann, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International
Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995). Succinctly stated, this body of law grants creators
a bundle of exclusive property rights devised to overcome the “public good” problem arising from the intangible,
indivisible and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who
have not shared in the costs and risks of the creative endeavor
17 “The exclusive right Congress is authorized to secure to authors and inventors owes its existence solely to the acts of Congress
securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 660 (1834)], from which it follows that the rights granted by a
patent or copyright are subject to such qualifications and limitations as Congress, in its unhampered consultation of the
public interest, sees fit to impose [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cr.)
199 (1815)]”.
18 Aristóteles, Poética, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him
and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons;
and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”
19 In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete
through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright
laws.”). “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but
he may not represent himself as the plaintiff in their sale” “The efficient operation of the federal patent system depends
upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception,
the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition
that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a
competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'connor, J., Relator,
decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the
Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and
copyright laws leave in the public domain.” Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)
20 Como sempre se notou, a proteção às patentes e ao direito autoral não consta do Bill of Rights das Emendas à Constituição
Americana, mas do corpo original. No Brasil, o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar do texto relativo à
propriedade industrial, assim diz: “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem
razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as
normas da ordem econômica”, Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46. O também constitucionalista
Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião nas 17 edições de seu Comentários à Constituição, v.1, p.51.:
“Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem”.
21 “De todo lo anterior se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia constitucional: Los derechos morales de autor son
fundamentales. Los derechos patrimoniales de autor, aun cuando no son fundamentales, gozan de protección
constitucional”. Sentencia C-053/01, Corte Constitucional de Colômbia. De forma similar talvez se pudesse interpretar
à noção “naturalista” dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais, cujo exemplo máximo é o da primeira lei
francesa sobre patentes. Na interpretação do relator do respectivo projeto de lei, Le Chevalier De Boufflers, S'il existe
14
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação
percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram
limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas
restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte dos
Estados Unidos (Caso Sears, Roebuck):
“A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão
das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios.
As patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da
dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o
direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do
uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém pode fazer, usar, ou vender o
produto patenteado sem a autorização do titular da patente”.
Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da comunidade devem
razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados”. Para esses fins, os pré-requisitos de
obtenção da patente têm de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações
ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.
Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na
demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo
avanço tecnológico" Uma vez a patente seja concedida:
a) deve-se interpretá-la estritamente
b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente"
c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse quando
deixa suas mãos, é estritamente;
d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.
e) Finalmente, (...) quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o
direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi
patenteada - passa ao público.22
pour un homme une véritable propriété, c'est sa pensée ; celle-là paraît du moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle
est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi
incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur.
L'invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont
des conventions." Outra não seria a interpretação do exposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem –Art. 27
- Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultantes de qualquer obra científica, literária ou
artística de que sejam autores.”
22 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of
the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in
England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given
as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage
15
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Direitos exclusivos como monopólios
Surge aqui o ponto crucial desta nota. São os tais direitos exclusivos monopólios ou propriedades?
Expliquemo-nos. Há, na história dos direitos exclusivos, sempre uma oposição central entre a
classificação deles como “propriedade” ou como “monopólio”. Como o tipo clássico dos direitos
exclusivos é a propriedade, todos os sistemas jurídicos – em maior ou menor proporção - sempre
utilizaram algumas categorias gerais relativas à propriedade para compor o quadro onde se colocaram
os direitos sobre bens imateriais.
Há, na verdade, um eixo em que a classificação se desloca, conforme o sistema nacional, o
subsistema, e o momento histórico, mais próximo de um, ou de outro pólo dessas noções.
O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a
noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa construção, que resulta do Estatuto dos
Monopólios de 1623 23, espraiou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No
Brasil, por exemplo, Rui Barbosa, um dos pais da Primeira Constituição Republicana e jurista
lendário no Brasil, assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e
direitos autorais:
Prescrevendo que aos inventores a lei dará "um privilegio temporário" sobre os seus inventos,
o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os inventos temporariamente em
monopólio dos inventores; pois outra coisa não é o monopólio que o privilegio exclusivo,
reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objeto da nossa atividade. 24
invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to
exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell
the patented product without the patentees authority. But in rewarding useful invention, the "rights and
welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites
to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise
are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the
constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological
advance in an art."
Once the patent issues:
it is strictly construed,
it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,
the patentee’s control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and
the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),
when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article including the right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public.
23 Que foi a única lei de patentes no Reino Unido até bem tarde no séc. XIX, e continua sendo invocado como elemento da
Constituição Inglesa. Vide por exemplo The Grain Pool of WA v The Commonwealth [2000] HCA 14 (23 March
2000) High Court Of Australia “The Statute of Monopolies of 1623 had purported to be declaratory of the common law
by indicating the limitations established by the common law upon the exercise of the prerogative of the Crown to grant
monopolies. Thereafter, the scope of permissible patentable subject-matter involved an inquiry "into the breadth of the
concept which the law [had] developed by its consideration of the text and purpose of [that statute]”.
24 Ruy Barbosa, Comentários à Constituição de 1891.O autor continua: “no proprio Art. 72, §.§ 26 e 27, da Constituição
Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras excepções ao principio da liberdade industrial, que ambas as
Constituições limitam, já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes, já reservando aos escriptores e
16
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da
Suprema Corte Americana 25, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos
Lordes 26, o tribunal máximo da Índia 27, do Canadá 28 e a corte suprema da Austrália.29. Mas a noção
se estende as jurisdições em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao Estatuto dos
Monopólios como, por exemplo, na Colômbia 30 , ou no México 31.
A classificação não é simplesmente retórica. Ao contrário, ela representa uma posição dos tribunais e
da literatura jurídica quanto à responsabilidade social dos titulares de direitos exclusivos:
This may seem surprising in that no American copyright or patent statute has ever made any
reference to monopoly. Nonetheless, the "exclusive" or "sole" rights granted by these statutes
would rather quickly come to be referred to as monopoly rights. Although not limited to
patents per se, the question of monopoly rights has been more frequently addressed in the
artistas "o direito exclusivo" á reprodução das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras,
tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopolios
constitucionaes” A expressão era corrente na época no Brasil: vide Bento de Faria, “seria permitir o monopolio de uma
infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos
concurrentes (sic)” (Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos
Santos, 1906, p. 120).
25 Em todo o séc. XIX, continuando até o presente. A primeira decisão da Suprema Corte falando de direitos de exclusive como
monopolies é de 1829, Pennock v. Dialogue, 27 U.S. (2 Pet.) 1,19 (1829). Veja Graham v John Deere Co 383 US 1 at
5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated
constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social
benefit gained thereby”.
26 “They forget their Creator, as well as their fellow creatures, who wish to monopolize his noblest gifts and greatest benefits.
Why did we enter into society at all, but to enlighten one another's minds, and improve our faculties, for the common
welfare of the species?” (Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property,
February 4 through February 22, 1774. Em mais de 200 anos, não se altera a classificação: “It is different from a patent
specification, in which the purpose of the claims is to mark out the extent of the patenteès monopoly in respect of a
product or process which may be made or utilised anywhere in the area covered by the patent.” House of Lords Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Asda Stores Limited and Others.
27 “1. The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. The price of the grant
of the monopoly is the disclosure of the invention at the Patent Office, which, after the expiry of the fixed period of the
monopoly, passes into the public domain.” Petitioner: Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Respondent: Hindustan
Metal Industries Date Of Judgment13/12/1978
28 “A patent, as has been said many times, is not intended as an accolade or civic award for ingenuity. It is a method by which
inventive solutions to practical problems are coaxed into the public domain by the promise of a limited monopoly for a
limited time.” [2002] 4 S.C.R. Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 153
29 “Even if the amounts levied upon the distribution of blank tapes cannot, with strict accuracy, be called royalties, it is not
difficult to discern why the draftsman of the legislation chose the term "royalty". That term in its modern application is
apt to describe the payments which the grantees of monopolies such as patents and copyrights receive under licence”
Australian Tape Manufacturers Association Ltd And Others V. The Commonwealth Of Australia (1993) 176 Clr 480
Fc 93/004 High Court Of Australia 11:3:1993
30 Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la
explotación a favor del titular ; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al
aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992 y d) Su
existencia, a diferencias de las formalidades esenciales. Corte Constitucional, Sentencia No. C-040/94
31 “se prohiben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios
que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas.” Amparo en revisión 3043/90. Kenworth
Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991.
17
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
context of patents rather than has copyrights. (…)
Those who argued patents and copyrights to be monopolies tended to favor a more restrictive
interpretation of the patent and copyright laws," while those who contended that they were
not monopolies generally did so for the purpose of advocating a more liberal interpretation of
those laws. Those who argued that they were monopolies tended to favor the view that the
patent and copyright laws were intended to be in the public interest whereas those who
avoided the use of the term "monopoly" generally argued that an important purpose of these
laws was to reward inventors and authors for their efforts. 32
Em suma, a expressão “monopólio”, utilizada em conexão com os direitos exclusivos sobre criações
intelectuais, implica numa fé na prevalência do interesse público sobre o interesse privado dos
investidores 33. Essa convicção se acha expressa no raciocínio do caso Sears Roebuck, da Suprema
Corte dos Estados Unidos, exposto no texto acima da nota 23.
No entanto, o extensivo uso da expressão não significava necessariamente identificar esses
“monopólios” com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do Estatuto
dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644 34, definiu o que era monopólio para os efeitos
daquela lei:
"[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or
otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying,
selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic
or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in
their lawful trade."
Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer
liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos –
técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou
originais, são sempre res nova, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”,
seriam de uma subespécie socialmente aceitável 35.
A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdades públicas -, não se identifica
necessariamente, assim, com a noção econômica da mesma expressão, indicada, por exemplo, por
Adam Smith:
“The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fully supplying
the effectual demand, sell their commodities much above the natural price, and raise their
32 Walterscheid, Edward C., The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective, William S. Hein
& Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, p. 247-248.
33 Como declarou enfaticamente a Suprema Corte Americana: “(…) this court has consistently held that the primary purpose of
ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science
and useful arts (...)”, Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).
34 Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644)
35 Nota Walterscheid, falando dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as
monopolies, albeit of a desirable and acceptable type”
18
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly above their natural rate”.36
Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício (como nota Posner,
ineficiente 37) de um poder econômico expresso numa capacidade de elevar preços. A mesma
expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos. Numa observação de
Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas não
monopólio econômico 38.
Mas, ao mesmo tempo em que se empregava a noção jurídica de monopólio, no contexto da
Propriedade Intelectual, para enfatizar a responsabilidade social que recai sobre o titular dos
respectivos direitos, sem chegar realmente identificá-los com um monopólio econômico, a polissemia
– a múltipla significação da palavra “monopólio” - levou, em certos contextos, a tratá-los com mais
rigor e odiosidade do que outros objetos da tutela da concorrência. Ë o que veremos a seguir.
Monopólio?
Na jurisprudência e prática relativa ao Direito da Concorrência, a polissemia conduziu, em certos
momentos, a considerar os direitos de exclusiva, e em especial a patente, como um conduto
especialmente daninho de abusos de poder econômico. Como indica a literatura, discernia-se uma
oposição entre a natureza dos direitos exclusivos e os propósitos do Direito Antitruste 39.
Assim, ao teor da jurisprudência americana pertinente dos anos 50’e 60’, que emprestava
efetivamente um teor de monopólio econômico ao direito relativo às patentes 40, a existência de tal
36 Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations. Numa observação extremamente
interessante, o autor nota: “A monopoly granted either to an individual or to a trading company has the same effect as a
secret in trade or manufactures.”.
37 Richard Posner, Antitrust Law, 2a. Ed., p. 16.
38 Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991:. 266.
39 Sheila F. Anthony , Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners, AIPLA Quarterly Journal,
Volume 28, Number 1 Page 1 Winter 2000, “The thinking that patent law and antitrust worked toward opposite
purposes had another effect. In any given case, courts and the agencies had to find that one or the other concept took
precedence. This meant that in many cases, the courts considered patents to be a government-endorsed exception to the
antitrust laws. In fact, for a long time, the courts held that the patent exception was so broad as to immunize from
antitrust scrutiny the conduct of firms holding patents. In one case, the Supreme Court even found that conduct
involving price fixing merited immunity. In the middle of the century, the courts narrowed the immunity. Certain types
of conduct still were considered to be outside the antitrust laws. Others, however, were not. A 1948 Supreme Court
opinion described the boundaries of the immunity this way: "the possession of a valid patent or patents does not give
the patentee any exemption from the provisions of the Sherman Act beyond the limits of the patent monopoly.” The
Court had begun to recognize that the antitrust and patent laws could co-exist. (…)To summarize the historical
overview, the antitrust and patent laws once were thought to represent opposing policies. This dichotomy was
encouraged by the antitrust presumption that a patent not only conferred exclusive rights to one product or process, but
also assured monopoly power in a relevant market, regardless of available substitutes”.
40 "A patent, . . . although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima facie evidence
of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)”The Court has held
many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business
acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the
next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "[O]nce a company had acquired
monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own inventions
primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than primarily to
protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983, 1007
(D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982).
19
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
direito era uma presunção de controle de mercado.
Inegavelmente, os direitos de propriedade intelectual, ao tornarem exclusiva uma oportunidade de
explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. No entanto, há mesmo que se fazer
uma distinção entre as duas noções, como já notava este autor em 1982 41.
Faz séculos que se admite a exclusividade jurídica do uso de uma tecnologia, desde que nova, útil e
dotada de certo éclat de criação, ou de um obra do espírito, ao mesmo tempo em que se vedam os
monopólios em geral. Não há muita diferença entre receber a exclusividade da fabricação de um tipo
de tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, senão a de que, no
segundo caso a exclusividade não presume a restrição de atividades produtivas já em curso.
Ao considerar o monopólio do sal contrário à Common Law, os tribunais ingleses levaram em conta
os inúmeros empresários já operando no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly
Case de 1604). Mas cabia ressalvar o monopólio do novo, que nada tirava à economia, senão induzia
o intuito de continuar criando.
Intuitivamente, esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram liberdades
do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não existente, do caos
antes do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Há uma doação de valor à
economia, e não uma subtração de liberdade.
Mas exclusividade passa a haver – se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os
pressupostos de aquisição do benefício. Há mesmo assim um monopólio, num certo sentido. Mas é
necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual - na patente, por exemplo – o
monopólio é instrumental: a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar
que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado 42.
Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual, assinalando a
progressiva mudança de atitude americana, desde os anos 80’, quanto à legislação e prática antimonopólio relativa aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, assim diz:
Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power.
'The situation is less clear regarding patents (…), and so it is not surprising that courts in the
early patent tie-in cases tended to confuse patent "monopolies" with monopolies that have
economic consequences grave enough to warrant the invocation of antitrust prohibitions.
This confusion led judges to suppose that there is an inherent tension between intellectual
property law, because it confers "monopolies," and antitrust law, which is dedicated to
overthrowing monopolies. That was a mistake. At one level it is a confusion of a property
right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly
because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is
a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual
41 Em Know How e Poder Econômico, dissertação de Mestrado em Direito Empresarial, Universidade Gama Filho, 1982.
42 Sheila F. Anthony , op. cit. “For much of this century, courts and federal agencies regarded patents as conferring monopoly
power in a relevant market. A "relevant market" is an antitrust term of art that is used to determine which products
compete with one another. Historically, substitute products were not considered in the analysis of whether patents
confer monopoly power.
20
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
property without consent. That in itself has no antitrust significance. Arnold Plant was
mistaken to think that rights in physical property alleviate scarcity and rights in intellectual
property create it (…). Information is a scarce good, just like land. Both are commodifiedthat is, made excludable property-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk
of patent and copyright "monopolies" is conventional; we have used this terminology
ourselves in this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from
how the same word is used in antitrust analysis 43.
A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é facilmente comprovada pelo tom
altamente anti-social e pró-investidor das decisões reiteradas do Tribunal Federal especializado,
criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das Regras Antitruste à
Propriedade Intelectual de 1995 44.
Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente americana. Relatório de
1998 da OMC indica uma certa generalidade de tal postura 45:
In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily conferred
market power. Often, there were enough substitutes in the market to prevent the holder of an
intellectual property right from actually gaining market power. The availability of substitutes
was an empirical question that could only be determined on a case-by-case basis. Further,
even if the intellectual property right concerned generated market power, the right holder's
behaviour might not necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current
standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained by
competition law.
The point was made that, in the application of competition law, there was also now a much
greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of intellectual
property rights. Licensing was regarded as generally pro-competitive; it should not be subject
to excessive regulation by national competition laws. Some national competition laws defined
safety zones or group exemptions to reflect this presumption. Where an individual licensing
practice needed to be examined, this was generally done on a case-by-case basis according to
43 William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Hravard University Press,
2003, p. 374.
44 FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em
http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm. O texto assim inicia: “The guides are based on the premise that intellectualproperty licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more efficient
processes, and by enhancing competition”. Sheila F. Anthony, Op.Cit. , “The integrated approach of the IP Guidelines
embodies three basic principles. First, the federal antitrust authorities apply the same general antitrust principles to conduct
involving intellectual property as to conduct involving any other form of property. The agencies recognize, however, that
intellectual property has important characteristics that distinguish it, such as ease of misappropriation. The antitrust analysis
undertaken in cases involving intellectual property takes such differences into account. Nonetheless, the governing antitrust
principles are the same.The second principle is that the agencies do not presume that intellectual property creates market
power in the antitrust context. This is important because it represents a refinement of the thinking that characterized earlier
periods of antitrust enforcement.The third principle is that the agencies generally consider intellectual property licensing to
be procompetitive. The agencies recognize that intellectual property licensing often allows firms to combine complementary
factors of production. Licensing also can help integrate complementary intellectual property. Consumers may benefit from
licensing because it can expand access to intellectual property and thus increase the speed and reduce the cost of bringing
innovations to market”.
45 Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council,
Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998
21
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
a "rule of reason" standard by which the pro-competitive benefits would be weighed against
anti-competitive effects. Reference was also made to the use of guidelines by national
competition authorities as a means of contributing to predictability and transparency in the
application of competition law, for example to provide guidance on licensing practices that
would be presumed acceptable and on those that might require examination.
The view was expressed that, nonetheless, the compatibility of competition law and
intellectual property rights depended on competition law being properly applied to the
exercise of those rights. A proper application of competition law should avoid two extremes:
too stringent an application could lessen innovation; an ineffective or insufficient application
could result in an over-extended grant of market power.
De outro lado, pode-se postular que a situação descrita fosse qualtitativamente diversa entre os países
em desenvolvimento:
In principle, IPRs create market power by limiting static competition in order to promote
investments in dynamic competition. In competitive product and innovation markets the
awarding of IPRs rarely results in sufficient market power to generate significant monopoly
behavior. However, in some circumstances a portfolio of patents could generate considerable
market power through patent-pooling agreements among horizontal competitors. In countries
that do not have a strong tradition of competition and innovation, strengthening IPRs could
markedly raise market power and invite its exercise 46
A liberdade e sua restrição
A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais
importantes quanto ao direitos exclusivos sobre criações intelectuais. O conflito entre a restrição ao
livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser
informado e de usar da informação 47.
Mais uma vez Rui Barbosa, falando do dispositivo constitucional que assegura a liberdade de
profissão e de iniciativa, no confronto com os direitos de exclusiva:
Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a
declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva. O Art. 72, §
24, da Constituição do Brasil, (...) franqueiam a exploração de todas as indústrias ao trabalho
de todos. O Art. 72, § 25, do Pacto federal, (...) reservam a exploração dos inventos aos seus
inventores. O que estas duas últimas, disposições consagram, pois, é justamente um
privilegio. Desta mesma qualificação formalmente se servem, dizendo que aos inventores
46
Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel, Competition Policy and Intellectual Property Rights in Developing
Countries: Interests in Unilateral Initiatives and a WTO Agreement, encontrado em
http://www.worldbank.org/research/abcde/washington_12/pdf_files/maskus.pdf, vistitado em 21/02/2005.
47 The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design
and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between
the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary
to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.,
489 U.S. 141 (1989), O'connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.
22
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
"ficará garantido por lei um privilegio temporário”,.
Mesmo nas constituições nacionais em que a liberdade de trabalho e de iniciativa é preponderante
sobre outros princípios, se encontra alguma forma, ainda que difícil e artificial, de conciliar a tensão,.
Por exemplo, a Corte Constitucional da Venezuela emprestou à proteção dos direitos de propriedade
intelectual a consagração de norma de segurança jurídica, com uma certa conotação de imposição
externa 48
Na técnica de análise e aplicação constitucional corrente, esse “antagonismo” se resolve pelos
instrumentos da ponderação e da razoabilidade49. Crucialmente importante para a análise
constitucional da Propriedade Intelectual, este tema, no entanto é apenas lateral ao objeto de nosso
estudo.
O pólo da propriedade
O outro pólo de análise dos direitos de exclusiva, como visto, é o da assimilação deles ao estatuto da
propriedade. Certo que, numa perspectiva conservadora, o parâmetro da propriedade pode ser – como
mencionamos -, uma visão extremamente favorável ao titular dos direitos, como o comprova um voto
do juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendel Holmes:
I suppose that a patentee has no less property in his patented machine than any other owner,
and that, in addition to keeping the machine to himself, the patent gives him the further right
to forbid the rest of the world from making others like it. In short, for whatever motive, he
may keep his device wholly out of use. Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.
210 U.S. 405 [1908]. So much being undisputed, I cannot understand why he may not keep it
out of use unless the licensee, or, for the matter of that, the buyer, will use some unpatented
thing in connection with it. Generally speaking, the measure of a condition is the consequence
of a breach, and if that consequence is one that the owner may impose unconditionally, he
may impose it conditionally upon a certain event. Non debit cui plus licet, quod minus eat non
48 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 8 de marzo de 2000, “En cuanto a la amenaza de violación
al derecho que tiene todo ciudadano a dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, consagrado en
el artículo 112 de la Constitución de 1999, se observa que tal derecho se encuentra dispuesto en los siguientes
términos:"Artículo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”
Las limitaciones a ese derecho, se encuentran establecidas conforme al texto constitucional, por razones de seguridad,
de sanidad o interés social, con fundamento en la Constitución o en las leyes. (…) Asimismo, se observa que tal
limitación tiene una razón de "seguridad", que -como ya se dijo- es para proteger los derechos de propiedad
intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.
49 Tribunal Constitucional da Itália. “Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento
economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed
interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia
in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire
anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la
libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato,
mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona
umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra
tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa
Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori,
rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i
diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura”. Sentenza
108/1995 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale”
23
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
licere. D. 50, 17, 21 [Ulpian]. (Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243
U.S. 502, 510 (1917):
Porém, muito longe dessa visão, no contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade
é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização 50.
O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a
Corte Constitucional Alemã 51. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional
Italiana, que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a
inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978 ). A
função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de
common law 52.
A vinculação da propriedade intelectual a suas finalidades sociais encontra um parâmetro essencial
em TRIPs:
ART.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e
difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento
tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio
entre direitos e obrigações
Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem,
provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento 53.
50 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da
propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela
atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda
alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie,
Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da
doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga.
Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeiheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado,
como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus
membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.
51 Für das Urheberrecht hat das Bundesverfassungsgericht in der in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidung
ausgesprochen, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinn der Verfassung gehöre die
grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege
privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Dies bedeute
nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Im einzelnen sei es
Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte
Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und
angemessene Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>).Bundesverfassungsgericht - 1 BvR 587/88 52 Suprema Corte dos Estados Unidos: Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the
patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the
patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."
53 Corte Constitucional da Colombia. “Por ultimo es necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de
regulación (C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas a través de las cuales se
manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este
derecho por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual, así como la propiedad común, es
"una función social que implica obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función ecológica". Sentencia C-262/96
Convenio Para La Protección De Obtenciones Vegetales-Protección constitucional
24
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
No caso brasileiro, o texto da Carta de 1988 54 propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:
Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei)
Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do
final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da
propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.
Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da
Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser criado
(“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual torna claro que os direitos relativos à
Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas da lei
ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:
a) visar o interesse social do País;
b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.
Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente
industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se
confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a
Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de
funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e
social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.
Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito
autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a
função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Carta de 1988. Note-se, uma vez mais,
neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não se esgota na noção
de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou direitos morais em geral.
O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre
contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, as de que a propriedade atenderá sua função
social. Também no Art. 170 a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem
econômica, sempre com o condicionante de sua função social 55.
Assim também o direito autoral. Diz Manoel Joaquim Pereira dos Santos 56:
54 Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve
este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor..
55 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: "a propriedade (sob a nova Constituição)
não se concebe senão como função social".
56
Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime Constitucional do Direito Autoral, manuscrito,
2004.
25
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Uma outra esfera de conflitos ocorre na medida em que o exercício do Direito de Autor pode
configurar uma forma de abuso. Apesar de incondicionado, não se trata evidentemente de um
direito absoluto, pois desde logo, reconhece a doutrina, está sujeito às limitações
constitucionais inerentes à função social da propriedade, contidas no inciso XXIII do mesmo
artigo, face ao conteúdo marcadamente patrimonial da norma constitucional57. Na verdade, o
Direito Autoral assim como a Propriedade Industrial estão sujeitos a limitações decorrentes de
situações determinadas em que há o conflito desses direitos de exclusividade com outros
interesses jurídicamente tutelados. Trata-se de “limitações extrínsecas”, como as denominou
Oliveira Ascensão58, as quais, evidentemente, são muito mais gerais do que aquelas
decorrentes da aplicação da “cláusula finalística” aplicável à Propriedade Industrial.
A Propriedade Intelectual é um objeto primordial da tutela da concorrência?
Este capítulo inicial deste estudo usou instrumentos históricos e de direito constitucional comparado
em preferência a qualquer visão econômica. Nos limites desses instrumentos, pareceria razoável
concluir que, mesmo nos sistemas jurídicos que se referem às patentes, marcas e direitos autorais (e
aos demais direitos similares) como “monopólios”, o uso da expressão tem como propósito enfatizar o
compromisso desses direitos com a função social ao qual eles deveriam ser voltados.
Assim, com diferentes nomenclaturas, encontra-se em um número relevante de sistemas jurídicos a
apreensão de que os direitos exclusivos sobre criações intelectuais devem ter uma função além da
simples proteção do investimento que as gerou. Nem tal convicção é permanente no tempo, nem é
monolítica nas instituições dos vários Estados nacionais, mas ela existe e pode ser apontada. Este é,
para a convicção do autor, a conclusão substantiva inicial, que nos permite prosseguir com este
estudo.
É verdade, como indicamos, que em certos momentos da história conjunta do direito da propriedade
intelectual e do direito da Concorrência (ou direito antitruste) os propósitos de um e outro, pelo menos
nos sistema jurídico americano, aparentavam estar em oposição.
Por muitas razões, já se disse que o direito antitruste americano é um grande produto de exportação.
Assim, usar uma lei antitruste como instrumento primordial para moderar os abusos dos direitos de
propriedade intelectual pareceria, em tais épocas, ser um procedimento de certa aceitação
internacional 59. Perceba-se, então, que este segunda perspectiva não poderia, de início, ser descartada.
Assim, toma-se a bandeira de que existiria uma oposição entre regulação de monopólios e
Propriedade Intelectual como um argumento de possível utilização.
A convicção da utilidade deste argumento se expressa, aliás, no art. 40 de TRIPs, que assegura aos
Estados Membros o direito de controlarem cláusulas abusivas em contratos internacionais de
propriedade intelectual, mas sob a condição de que tal abuso implique “efeitos adversos sobre a
57
[Nota do origina] Vide BARBOSA, Denis Borges, o.c., p. 139. CHAVES, João Carlos Muller. Comunicação e
Direito de Autor – Princípios Constitucionais. In: Aspectos Polêmicos da Atividade de Entretenimento. São
Paulo: (Academia Paulista de Magustrados), 2004. p. 76.
58
[Nota do origina] ASCENSÃO, José de Olivera, o.c., p. 267 e 269.
59 Provavelmente já foi observado, por esta altura, a falta de menção aos sistemas de tutela da concorrência de outros países, além
dos Estados Unidos. Tal carência deverá ser suprida adiante.
26
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
concorrência” no mercado relevante. Acontece que há uma condição complementar, de que em cada
caso de uso dessa permissão, devam haver consultas entre os países pertinentes, assegura que as
noções de “efeitos adversos sobre a concorrência” não sejam exclusivamente as do país que se propõe
a usar o art. 40 em seu território.
Infelizmente, não existem ainda padrões de tutela concorrencial internacionais. Não foi criada ainda, e
talvez não tão cedo, uma Agência Internacional da Concorrência 60.
Os tempos em que essa pretensa oposição era comprada e vendida, a rationale concorrencial podia até
ser um ótimo argumento para, na América do Sul, implementar-se um controle de função social dos
direitos exclusivos. Tem-se já nesse ponto adiantar que este estudo não encontrou nenhum sinal de
que, efetivamente, tenha-se feito uso - nos países pesquisados - desse argumento para tal objetivo.
Fato é que o momento passou. Já vimos que pelo discurso em voga, não há oposição, mas antes
profundo afeto, entre as patentes e o Direito Antitruste. Perdeu-se, assim, talvez, a oportunidade de
usar-se o discurso anti-monopólio para otimizar as vantagens sociais nos países da América do Sul.
3. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA
Procuraremos, nesta parte do estudo, definir as interseções específicas entre as regras de concorrência
e os direitos exclusivos da propriedade intelectual e, em seguida, os condicionantes jurídicos
internacionais que propiciam ou condicionam o uso de instrumentos de regulação da concorrência
para melhor aplicar tais direitos exclusivos.
Formas de intersecção entre direitos exclusivos e regras de concorrência
Como se viu, os direitos exclusivos com que, a partir da economia de mercado, se dotou a proteção
das criações técnica, expressivas, e de imagem empresarial, atuam na concorrência. Numa atmosfera
de concorrência entre empresas, a titularidade de um dos objetos da propriedade intelectual dá
exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar aquela
oportunidade perante o mercado, configurada pelo emprego privativo de tais bens. Assim, a
exclusividade, neste contexto, é de caráter concorrencial.
A questão crucial aqui é se existe antagonismo ou harmonia entre os propósitos das leis de
concorrência e os direitos de exclusiva sobre criações técnicas, expressivas e de imagem empresarial
61
. Como vimos, após um longo período durante o qual se presumia haver um elemento de risco
concorrencial nos direitos de exclusiva 62, o direito americano passou a entender que os dois conjuntos
60 Sobre a questão, vide nosso estudo The World Competition Agency as a necessary International Institution, encontrado em
http://ssrn.com/abstract=436685 .
61 Alan J. Weinschel , Antitrust Pitfals in Licensing , in In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001
62 Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Found., 402 U.S. 313, 343 (1971) (a patent may be viewed "as a
monopoly which, although sanctioned by law, has the economic consequences attending other monopolies"); Sears, Roebuck
& Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1963) ("in rewarding useful invention, the 'rights and welfare of the community
must be fairly dealt with and effectually guarded"') (quotation omitted); Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive
Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945) ("a patent is an exception to the general rule against monopolies and to
the right to access to a free and open market"). Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 7 (1966): "It was a monopoly on tea
that sparked the Revolution and Jefferson [the first Commissioner of Patents] certainly did not favor an equivalent form of
monopoly under the new government."
27
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
de normas têm propósitos harmônicos.
Oportunidades não exclusivas
Os direitos de usar uma criação expressiva, uma criação técnica ou uma imagem empresarial serão
exclusivos se o ordenamento jurídico atribuir ao titular o poder jurídico de ser o único a explorar o
bem jurídico, objeto do direito em questão 63. E serão não exclusivos, se a mesma oportunidade de
mercado for repartida com competidores.
Esse direito exclusivo, dito direito de exclusiva, recai sobre uma posição no mercado, e tem certas
características de um monopólio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre um
instrumento de ação sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas
circunstâncias, quando há uma exclusividade sobre o mercado ele mesmo (a empresa, e só ela, pode
explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geográfico, com qualquer instrumento
disponível) ter-se-á um monopólio stricto sensu.
Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos, ou direitos de
exclusiva. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas de concorrência, que
não são exclusivas.
Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que
não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba
(embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade
vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos empatar
com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um direito de
exclusiva.
O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um comportamento leal na
concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo
ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ele aprenda
por um método desleal, por exemplo, subornando meu chef para conseguir a receita do pudim. Não
tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um comportamento conforme ao que espero
no mercado.
Exclusividade e presunção de risco de monopolização
Fenômeno uniforme em todos os países sujeitos à economia de mercado, os direitos de exclusiva são
sujeitos a dois enfoques contrastantes, segundo a história peculiar de cada país.
Nos contextos geográficos ou históricos em que as patentes, marcas, etc., são assimiladas a alguma
forma de monopólio – como vimos na seção inicial - há uma propensão a julgar que o abuso de
direitos (cuja definição se terá a seguir) importa em ofensa à concorrência. A interseção entre
propriedade intelectual e tutela da concorrência é assim natural.
Já nos países e momentos em que o enfoque de tais direitos se exerce no aspecto “propriedade”,
63 Que, na observação de Túlio Ascarelli, é um bem-oportunidade, um bem intangível caracterizado como uma expectativa
razoável de ingressos econômicos.
28
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
haverá menos sensibilidade aos aspectos concorrenciais e menos preocupação com o abuso de
direitos. Com uma importante exceção – nos sistemas que sofreram maior influência do
constitucionalismo europeu do pós-guerra, a submissão da propriedade aos parâmetros de uso de
acordo com sua função social conduz de novo a uma preocupação com o abuso, mas não
necessariamente vinculado à questão concorrencial.
Em particular na América do Sul, o uso efetivo dos instrumentos específicos de defesa da
concorrência em face da propriedade intelectual tem sido nula ou baixa, quando não antagônica ao
que ocorre nos países em que se presume monopólio 64.
Assim é que a doutrina, mesmo sul-americana, que discorre sobre a interseção entre direitos de
exclusiva e tutela da concorrência se utiliza de exemplos estrangeiros, em particular americanos, mas
também europeus, sem atentar muito para as mutações no entendimento em que a jurisprudência e
prática citadas têm sofrido com o tempo.
Uso regular de direito e situação de monopólio externo à PI
A interseção entre direito da concorrência e PI ocorre de duas maneiras: ou os direitos exclusivos
sobre criações e imagens empresariais são a causa eficiente da lesão à concorrência, ou são meros
acessórios, ainda que relevantes, de uma prática lesiva ou potencialmente lesiva. Esta distinção foi
objeto de decisões do órgão antitruste brasileiro, precisando que o abuso de patentes, na legislação
nacional, tem meios próprios de repressão tanto na lei de propriedade industrial quanto na legislação
antitruste 65, enquanto o abuso de marcas só é suscetível de repressão - segundo as regras gerais da lei
antitruste - no caso de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos
ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão
potencial à concorrência 66.
Quero crer que a segunda hipótese, embora relevante, foge ao escopo do presente trabalho.
No tocante aos casos em que o direito de PI é a causa eficiente de uma lesão ou risco de lesão à
concorrência, a literatura aponta o princípio de que o uso regular de um direito exclusivo não
pressupõe restrição ilícita na concorrência, mas igualmente não exclui a possibilidade de efeitos anti64 Como se verá, há casos em que as autoridades sul-americanas de concorrência atuam para afirmar direitos de exclusive contra
supostos infratores, ou para reprimir concorrência desleal.
65 Votos na Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de 1999, Seção
1, “A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada a todas as condutas
elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez caracterizadas como infrativas, devendo a
abusividade da conduta estar relacionada a um poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de
um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua imposição”. [Grifamos]
66 Voto no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes:Laboratórios Silva Araújo S.A. e Merrell Lepetit
Farmacêutica e Industrial Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4. “ O recurso ao licenciamento ou
qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência,
com fulcro no artigo 58 da Lei n° 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado,
exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no
mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência, como aquelas reconhecidas por este Plenário no AC n°
27/95, relativo à aquisição da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. E a utilização da licença compulsória, caso
fosse admissível, só deveria ser contemplada, assegurado o devido processo legal, no contexto de infração à ordem
econômica caracterizada e comprovada em conformidade com os artigos 20, 21 e demais dispositivos pertinentes da
Lei de Defesa da Concorrência” .
29
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
competitivos:
Sin embargo, las patentes -como cualquier otro bien- pueden servir como instrumento para la
realización de conductas anticompetitivas ilícitas. Las patentes pueden ser utilizadas para
crear efectos anticompetitivos que van más allá del inherente al íus prohibendi perteneciente
legítimamente al patentado: Así, por ejemplo, la obtención de una patente conduce a un
monopolio legal sobre un invento, y el ejercicio de ese derecho exclusivo será lícito, por estar
justificado por el Derecho de patentes. Pero si se acumulan todas las patentes necesarias
para operar en cierto sector, se crea un efecto económico en dicho sector que es ajeno al
Derecho de patentes y que debe ser juzgado a la luz del Derecho de la Competencia. Deberá
así determinarse de qué manera se llegó a esa acumulación de patentes -por esfuerzo
creativo propio, o mediante cesiones, etc., qué uso se ha hecho de tal acumulación otorgando licencias, o por el contrario utilizando las patentes para crear presiones
adicionales tendientes a la desaparición de posibles competidores-, y, en general, de qué
forma se configuran los extremos característicos de las infracciones al Derecho de la
Competencia 67
Nos casos em que existe excesso de poderes, distinguem-se quatro modalidades principais de
interseção 68:
1.
2.
3.
4.
Práticas relativas à aquisição dos direitos.
Práticas concertadas relativas aos direitos.
Prácticas unilaterais baseadas nos direitos.
Práticas relativas a contratos de propriedade intelectual.
Aquisição de direitos
A aquisição de direitos, por si só, não parece configurar uma problema maior para o direito da
concorrência 69. Mas o abuso de uma só patente, ou de um acúmulo delas, pode dar ensejo a
67 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Patentes, vol. II, p. 469. Weinschel , op. Cit., p. 771 e seg.
68 Cabanellas de las Cuevas, op. Cit., vol. II, p. 472. Roger P. Andewelt, Intellectual Property Antitrust - General Antitrust
Principles, In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001
69 Na jurisprudência americana, Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research. Inc., 339 U.S. 827, 834 (1950) ("The mere
accumulation of patents, no matter how many, is not in and of itself illegal"); United States v. Unified Shoe Mfg. Corp.,
110 F. Supp. 295, 332 (D. :Mass 1953), affd, 347 U.S. 521 (1954); United States v. E.I. Du Pont de Nemours & Co.,
118 F. Supp. 41, 214 (D. Del. 1953), afd, 351 U.S. 377 (1956) ("No judge has ever said where an inventor discloses his
invention in return for the grant by the Government of a 17-year exclusive right to practice the same, and, having been
awarded the patent, produces the product, he is guilty of monopolization"). No entanto, vide a jurisprudência já citada
acima: "A patent, . . . although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima
facie evidence of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)”The
Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or
business acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire
into the next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "[O]nce a company had
acquired monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own
inventions primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than
primarily to protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F.
Supp. 983, 1007 (D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982). Na
jurisprudência européia, Cfr. Parke, Davies & Co. c. Probel, Reese, Beentema-Interpharm & Centraphann, Corte de
Justiça, European Court Reports, 1968
30
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
preocupações, caso, por exemplo, o detentor utilize o poder obtido no segmento patenteado para
estendê-lo para outras áreas (patent leveraging) 70, ou some títulos com o fito de bloquear a entrada de
competidores.
Igualmente, em particular no caso de direitos sobre software, utilizar-se do acúmulo e da eventual
posição dominante resultante para impedir terceiros de exercer serviços subsidiários, negar a interface
de outros programas ou evitar a integração de alternativas 71.
Coisa diversa é a aquisição de direitos de PI pertencente a terceiros, o que, em teoria, pode sempre
restringir competição 72. Em parte, este tema será visto na seção deste capítulo dedicada a contratos.
Um exemplo interessante dessa questão é o caso brasileiro da aquisição da Kolynos pela Colgate, em
que o aspecto central foi da acumulação das duas marcas, centrais no mercado relevante 73:
A natureza da concorrência no mercado de creme dental - por diferenciação de produto - tem
na marca a sua principal arma. A concorrência intermarcas, por meio da construção de
reputação e laços de lealdade com o consumidor é a forma predominante assumida pela
concorrência nesse mercado. De todo o exposto ao longo do voto, conclui-se que é o controle
simultâneo das duas marcas mais importantes do mercado, em particular da marca dominante
KOLYNOS, a barreira à entrada significativa e, por conseguinte, a fonte do poder de mercado
70 Robert P. Taylor, Intellectual Property as “essential facility”, in Intellectual Property Antitrust 2001, PLI, New York, 2001, p.
702 e seg. .
71 Stephen Davidson, Nicole Engisch e James Woodward, Software Copyright and Competition, in in Intellectual Property
Antitrust 2001, PLI, New York, 2001, p. 385 e seg. Quanto à manutenção de software, o Digital Millenium Copyright
Act de 1998 passou a prever que não é violação o uso de cópias do programa, inclusive protocolos de manutenção, por
terceiros para reparo ou manutenção..
72 Weinscheil, op. cit., p. 783. “The acquisition of patents can raise substantial antitrust questions under Section 2 in
circumstances where all (or the majority of) the patents in a given field are acquired from third parties, or under Section
7 of the Clayton Act, in the case of the acquisition of individual patents where the effect of the acquisition "may be
substantially to lessen competition. Under some circumstances, a licensing arrangement may be viewed as an
acquisition of assets under the United States antitrust laws. Such transactions may be subject to challenge under Section
7, which precludes an acquisition of "the whole or any part of the assets of another," the effect of which "may be
substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly."67 In addition, an acquisition of assets that meets
certain requirements may also be subject to the "report and wait" requirements of the Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act of 1976 ("HSR Act'), which requires a potential acquirer to notify the FTC and DOJ (and wait for a
certain time period) prior to consummating a proposed transaction”.
73 Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda,
Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. O autor atuou como consultor do CADE neste exercício. Num sentido
similar, vide o Ato de Concentração n° 47/95, de 15 de dezembro de 1997,importando na aquisição, por
subsidiárias do laboratório Hoechst Ag, de ativos do Merrel Lepetit Houve Compromisso de
Desempenho que abrangeu os rótulos das embalagens da Novalgina e do Dorflex alterados de forma a
destacar o nome genérico e sua ação terapêutica, a marca do produto Baralgin-M (que concorre com a
Novalgina) seria licenciada por cinco anos, e proibição de aumentos injustificados de preços. No caso
AMBEV Ato de Concentração n° 08012.005846199-12, requerentes: Fundação Antonio e Helena
Zerrenner - Instituição Nacional de Beneftcéncia c Empresa de Consultoria, Administração e
Participações SIA - Etap e Braco SIA, relatora: Conselheira Hebe Romano, iuleado em 29 e 30 de
março de 2003) o Compromisso importou na alienação da marca Bavária.
31
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
agora detido pela adquirente. Assim, é sobre o controle de marcas que deve se concentrar a
decisão deste Conselho. (...) Diante do exposto, é a suspensão voluntária do uso da marca
KOLYNOS e suas extensões, inclusive do material de embalagem, promoção e
propaganda associado, para o fabricação e comercialização de creme dental dirigidas ao
mercado interno pelo período de quatro anos é a medida que considero justa para garantir
que a operação não elimine a concorrência nem crie poder de mercado de tal envergadura que,
por meio de seu comportamento estratégico, desencoraje a entrada de novos concorrentes e a
autonomia decisória dos atuais participantes do mercado, além de eliminar substancialmente a
dinâmica concorrencial do mercado.
(...) Sensível, contudo, às implicações desse trade-off e à possibilidade de fricções no
abastecimento no curto prazo, é que defini um atenuante à decisão de suspensão tout cort. Tal
atenuante é o licenciamento, exclusivo e por curto prazo, da marca KOLYNOS, para a
formação de marcas duplas, com um esquema de gradual desaparecimento (fading out)
da marca fiadora, até seu retorno à titular. Esse esquema de licenciamento exclusivo, caso
adotado, vigorará durante o período de suspensão de uso da marca pela titular. O contrato de
licenciamento exclusivo deverá, incluir, nos dois primeiros anos, a critério do licenciado,
encomendas, assistência técnica e operacional e todos os serviços de suporte necessários à
produção e entrega do produto, de modo a reduzir os custos de entrada de novo concorrente.
O esquema de marca-dupla com fading out implica que todo material de embalagem,
propaganda e promoção apresente como logotipo principal a marca que esta sendo
introduzida no mercado e a marca KOLYNOS como co-marca ou marca de fabricante. Esta
marca terá espaço progressivamente reduzido no material mencionado, até o seu
desaparecimento,que coincidirá com o final da suspensão do uso da marca KOLYNOS pelo
seu titular. Os termos em que esse esquema de marca-dupla com fading out será executado
constará, obrigatoriamente, do contrato de licenciamento a ser apresentado ao CADE. Essa
solução permite à empresa explorar a marca indiretamente durante o período de suspensão.
Assim, de barreira, a marca torna-se veículo de introdução da marca nova no mercado,
funcionando como uma espécie de “fiador” no momento inicial.
Os mercados relativos à tecnologia e PI
Um importante instrumento analítico foi desenvolvido pelo FTC e o Ministério da Justiça Americano
na sua prática antitruste: a de que se devam levar em conta não só o mercado relativo aos produtos e
serviços resultantes da aplicação da tecnologia, ou criação expressiva, mas também dois outros
espaços concorrenciais a montante 74:
1. Goods Markets: A relevant goods market may be defined for final or intermediate goods
made using the intellectual property or for goods used as inputs in concert with the
intellectual property to produce other goods.
2. Technology Markets: A technology market consists of the intellectual property that is
licensed and its "close substitutes -- that is, the technologies or goods that are close enough
substitutes significantly to constrain the exercise of market power with respect to the
intellectual property that is licensed." A technology market will be defined only if the
intellectual property is marketed separately from the product in which it is used
74 Weinschel, op. cit, 789.
32
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
3. Innovation Markets: An innovation market comprises the development of two of only a few
entities that could plausibly engage in research and development in the relevant field might
harm competition for the development of new goods and services. Implicitly recognizing the
difficulty in defining an innovation market and assigning market shares, the Agencies intend
to consider "all relevant evidence," including assessments by other market participants and
research and development expenditures.
Embora a ênfase tradicionalmente se aplique aos dois primeiros elementos, vem crescendo mais
recentemente a atenção quanto à aquisição de ativos do mercado de inovação 75.
Ação concertada entre titulares
A questão aqui é a da segunda vertente da prática antitruste, qual seja, a da conjugação entre agentes
econômicos com o fito ou com o resultado de restringir a competição. Como descreve Cabanellas de
las Cuevas 76:
Las empresas titulares de patentes, en un sector económico determinado, pueden competir
entre sí a nivel de la obtención y utilización de tecnologías, y a tal fin pueden patentar y
ejercer derechos exclusivos respecto de los inventos que obtengan. En tal contexto, las
patentes operan como un bien empleado en las estrategias competitivas de sus titulares. Pero
en lugar de adoptar tal posición competitiva, las empresas de un sector pueden optar por
actuar concertadamente respecto de su tecnología, y particularmente de la patentada,
mediante instrumentos tales como licencias recíprocas o la cesión de todas las patentes a
uma sociedad formada a tal fin. Si bien esas estrategias cooperativas no son necesariamente
ilicitas, crean la posibilidad de ser ilícitamente anticompetitivas, para lo cual deberán
evaluarse sus efectos y consecuencia
Um exemplo sempre reiterado dessas concertações é o de patent pools, pelo qual certos titulares
concentram direitos que, entre eles, segregam o acesso de certas tecnologias ou mesmo de certos
mercados. Porém tem havido o entendimento de que mesmo tais conluios poderiam ser justificáveis
77
.
75 Id., eadem, p. 790: “The Agencies have in fact challenged a number of transactions based on asserted anticompetitive
effects in a relevant innovation market, i.e., that the proposed transaction would substantially reduce research and
development activity. See, e&, Complaint, Sensormatic Elec. Corp., FTC. No. C-3572 (Apr. 18, 1995) (challenge to
proposed acquisition on ground that it would substantially reduce the number of research and development projects for
disposable label technology), 60 Fed. Reg. 32323 (June 21, 1995) (consent order); Complaint, WriRht Medical Tech., Inc.,
FTC. No. C-3564 (Mar. 23, 1995) (challenge to proposed acquisition on ground that it would substantially lessen
competition in the market for the research and development of orthopaedic implants), 60 Fed. Reg. 18414 (Apr. 11, 1995)
(consent order); Complaint, American Home Prods. Corp. FTC No. C-3557 (Fob. 14, 1995) (same in research and
development market for Rotavirus vaccine), 60 Fed. Reg. 12947 (Mar. 9, 1995) (consent order); Complaint, United States v.
General Motors Corp., Civ. No. 93-530 (D. Del. Nov. 16, 1993) (DQJ challenge to GM's proposed sale of one of its
divisions, asserting that the transaction would reduce competition in the innovation market for the development of certain
automatic transmissions)”.
76 Op. cit., loc. Cit.
77 Sheila F. Anthony, Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners, AIPLA Quarterly Journal, Volume
28, Number 1 Page 1, Winter 2000, “As the IP Guidelines state, the antitrust agencies regard patent pooling
arrangements as "often procompetitive" because these arrangements can promote the dissemination of technology.
Possible procompetitive effects result from: 1) clearing blocking positions; 2) avoiding costly infringement litigation; 3)
integrating complementary technologies; and 4) reducing transaction costs. Concerns arise, however, when a pooling
33
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Outra importantíssima questão é do acordo de desenvolvimento conjunto de tecnologias entre
empresas que, unidas, representariam uma parcela significativa do mercado, o que importaria em
restrição no mercado de inovação. Tanto no ambiente americano quanto no europeu, há leis
específicas para isentar alguns desses acordos da proibição geral 78.
Ação unilateral
Como se enunciou una seção introdutória deste estudo, não se presume, à luz do direito da
concorrência, que a simples atuação unilateral do titular da patente, direito autoral, desenho industrial,
marca ou cultivar, nos limites da exclusividade legal, viole as normas de concorrência.
No entanto, a ação unilateral além dos limites do direito, ou em contraposição aos fins do sistema de
propriedade intelectual, dará origem, em certos sistemas jurídicos, à ilicitude.
Assim também, será ilícito o uso da exclusividade – especialmente quando ela resulte de verdade em
poder de mercado – para conseguir vantagens em relação a outros mercados, que não aquele onde se
empregue diretamente o direito exclusivo. Isso pode ocorrer, por exemplo, através de vendas casadas,
de discriminação de preços ou outros atos em detrimento da concorrência. Neste caso, as restrições
podem ser avaliadas, ou não, outra vez conforme o sistema jurídico pertinente, sob o crivo de uma
análise de razoabilidade da prática restritiva.
A questão será estudada logo adiante, à luz dos critérios de abuso de direitos e de abuso do poder
econômico.
Quanto à ação unilateral, vamos estudar dois problemas específicos: se, quando ocorre uma das
situações ilícitas mencionadas, existe um dever de licenciar uma patente; além disso, vamos ver o que
ocorre quando, mesmo sem ilicitude, o conteúdo do direito exclusivo seja essencial para promover a
concorrência no mercado pertinente (doutrina das essential facilities).
Negativa de licenciar
A questão central aqui são os custos sociais do direito de exclusividade. O conhecimento ou obra
expressiva existe, e seria disponível a todo mundo, se o direito não vedasse o acesso à obra ou ao
conhecimento. Em cada caso desses, surge a oportunidade de repensar se os benefícios da
exclusividade (o de incentivar o investimento em pesquisa, por exemplo) efetivamente compensam o
seu custo social da indisponibilidade do acesso ao bem cultural ou tecnológico.
Essa tensão é resolvida de duas formas:
Ou através de uma ponderação de interesses levando, em conta os custos sociais em geral, e não só os
da tutela da concorrência, usando, por exemplo, as licenças compulsórias previstas para reprimir o
arrangement harms competition among entities that are actual or potential competitors”. Vide Richard J. Gilbert,
Antitrust for Patent Pools:A Century of Policy Evolution, 2004 STAN. TECH. L. REV. 3,
http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_3
78 National Cooperative Research and Production Act, 15 U.S.C. §§ 4301 e seg. Veja- se também Antitrust Division, U.S.
Department Of Justice: Antitrust guide concerning research joint ventures (Washington, 1980).
34
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
abuso de direitos (não concorrencial).
Ou, então, pela aplicação dos parâmetros da legalidade concorrencial.
Negativa de licenciar e direito da concorrência
No direito antitruste americano, o detentor de um bem ou direito exclusivo não tem o dever genérico
de dar acesso a terceiros nas oportunidades de mercado resultantes de sua exclusividade 79.
A única exceção a essa regra acontece quando o detentor da exclusividade tenha poder de mercado, e
esse poder, ou uma forma peculiar de seu exercício, seja vedado pela regras jurídicas pertinentes 80.
Nesses casos específicos, o dever de dar acesso beneficia somente os competidores do detentor de
posição de poder 81 e, assim mesmo, ocorre apenas em três hipóteses:
a) quando o detentor da posição de poder muda seu comportamento anterior permissivo em face de
seus concorrentes, suprimindo assim uma oportunidade de mercado antes existente;
b) quando o detentor da posição de poder usa seu monopólio num mercado para obter poder em outro
mercado, por exemplo, através da prática de vendas casadas;
c) quando cabe a aplicação da doutrina das essential facilities, como se verá mais adiante.
No caso de propriedade intelectual, no entanto, no direito americano tais princípios não se aplicam em
sua plenitude. Pelo contrário, existe o entendimento de que não há dever de licenciar mesmo nas
hipóteses em que tal obrigação existiría, como visto acima, em decorrência de outras posições de
poder num mercado. Apenas em situações de licenças cruzadas entre competidores poder-se-ía
distinguir uma violação das normas de concorrência 82. Assim disse a Suprema Corte:
"may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the
privilege of any owner of property to use or not use it, without question of motive."
Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405,-429 (1908)
79 James B. Kobak Jr., Antitrust Treatment of Refusals to License Intellectual Property, in PLI IP Antitrust 2001, p. 603. "In the
absence of any purpose to create or maintain a monopoly, the [Sherman] [Act does not restrict the long recognized right
of trader or manufacturer engaging an entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as to
parties with whom he will deal." United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307 (1919).
80 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985); Oahu Gas Serv. Inc. v.Paciftc Resources, Inc., 838
F.2d 360, 368 (9th Cit. 1988) ("Because of a monopolist's special position the antitrust laws impose what may be
characterized as affirmative duties.").
81 Kobak, op. cit, p. 605. “Any duty to deal, however, will generally not extend beyond a firm's competitors. See, é.g., SmileCare
Dental Group v. Delta Dental Plan of California, Inc., 88 F.3d 780 (9th Cir. 1996); Interface Group v. Massachusetts
Port Authority, 816 F.2d 9, 12 (1st Cir. 1987); Federal Trade Comm'n v. R.R. Donnelly & Sons Co., 1990-2 Trade Cas.
(CCH) 169,239 (D.D.C. 1990)”.
82 Kobak, op. cit, p. 617. “The Guidelines do recognize a duty to license when a group of competitors with market power pool or
crosslicense their patents. See also, e.g., Intergraph, 195 F.3d at 1362 (Federal Court noting that it found no cases where
a court had imposed antitrust liability for a unilateral refusal to sell a licensee a patent or copyright); United States v.
Westinghouse Corp., 648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981); SCMCorp. v. Xerox Corp., 645 F.2d 1195,1206-07 (2d Cir.
1987)”.
35
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Uma postura próxima a essa poderia ser identificada no direito europeu 83, notando-se, porém uma
importante exceção no caso da aplicação da doutrina das essential facilities.
Em recente análise das relações entre propriedade intelectual e direito da concorrência, assim se
resume o estado do direito pertinente:
In several jurisdictions, it is possible for a unilateral refusal to license IP to violate
competition laws, and there are procedures for using compulsory licensing as a remedy in
such cases. Typically, in those jurisdictions, the competition agency performs a dominance
test and if it is met, then the agency examines whether that dominance is being used via an IP
right to create conditions that might reduce competition. For example, a recent decision by
the European Court of Justice allows compulsory licensing remedies when unilateral refusals
to license IP prevent the emergence of a new product, are unjustified, and exclude any
competition in a secondary market. Compulsory licensing can be a fast and effective means of
forcing competition into a market, but it has certain disadvantages and burdens that affect
innovation, competition agencies and courts. In contrast, there are very few examples of
liability stemming from unilateral refusals to license IP in other countries such as the U.S.,
where the recent Trinko decision suggests that there can be no antitrust liability for such
conduct and thus, no mandatory licensing, either. Of course, it is sometimes the case that
refusals to license IP simply do not harm competition. For example, in its Punto-Flex case,
the Mexican competition authority found that a unilateral refusal to license had actually
increased competition, so no action was taken against the IP holder.84
Negativa de licenciar e não uso de exclusividade
Coisa diversa da recusa de licenciar, mas correlato, é o não-uso do direito. No domínio das patentes, a
Convenção de Paris literalmente considera abuso, e mesmo o Acordo TRIPs da OMC permite a
sanção da caducidade pelo não uso 85. No direito autoral, existe, no âmbito dos direitos morais – nos
países que os admitem – um direito afirmativo de não tornar pública a obra expressiva.
Fraceschini nota:
Com efeito, o não uso de uma patente pode constituir abuso do poder econômico, máxime
quando, por exemplo, uma empresa detentora de grande poder de mercado, passe a adquirir
patentes de seus concorrentes de forma a, por via oblíqua, pelos privilégios inerentes às
patentes, alcançar statusmonopolístico. Notável, sob este aspecto, foi o processo Estados
Unidos vs. Besser Manufacturing Co. (1952), no qual se examinou o caso de duas empresas
83 Vide. V. Korah: Technology transfer agreements and the EC competition rules,., pp. 51 e 52; Magill - Radio Telefis Eireann &
Independent Television Publications Ltd. c. Comission, decisão da Corte de Justiça Européia, European Court Reports,
1995-1, p. 743 ("a negativa de outorgar uma licença, mesmo se por parte de empresa detendo posição dominante, não
será necessariamente um abuso de posição dominante”).
84
Doc. OECD DAF/COMP(2004)24, de 21 de janeiro de 2005.
85 Quanto à caducidade das marcas (o art. 21 de TRIPs diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas) o registro
só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso. A CUP falava em
“um prazo razoável”. Nào haverá caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na existência
de obstáculos a esse uso, por exemplo, restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços
protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente para impedir a caducidade.
36
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
fabricantes de determinadas máquinas, detentoras de cerca de 65% do volume de vendas deste
tipo de equipamentos, e que adquiriram as patentes de seus competidores, fazendo, assim,
cessar a concorrência. Em suma, a aquisição de patentes por quem já detém boa parcela de
um determinado mercado poderá implicar domínio deste mesmo mercado. 86
No direito americano, a recusa de usar um direito de PI não implica em responsabilidade antitruste 87.
Quanto às patentes, houve mudança legislativa até mesmo para definir que o não uso – ao contrário do
que diz a CUP – não é sequer abuso 88.
No âmbito da doutrina, Posner aponta, inclusive, razões de eficiência econômica no não-uso de tais
direitos 89, embora considere interessante a idéia de que o titular de um direito, que não o utiliza, ser
impedido de excluir o uso por parte de um competidor, desde que esse remunere esse uso ao titular 90.
Ou seja, uma forma da clássica licença compulsória por não uso, prevista já no século XIX pela CUP.
A doutrina das essential facilities
A doutrina é assim definida em decisão do CADE, órgão brasileiro de defesa da concorrência:
“o conceito de “essential facility”, que traduz a idéia do bem ou do serviço essencial à
comunidade, que não pode ser objeto de restrições por parte daquele que detém o direito de
exploração. Esse conceito surgiu quando o Estado passou a privatizar, ou terceirizar os
86
José Inácio Gonzaga Franceschini, Ensaios Reunidos, p. 43, in Jurisprudência do CADE 1962-2003, Ed. Singular,
2004, CD.
87 Kobak, op. cit., p. 617: “Non-use of intellectual property is treated differently from non-use of other property. The weight of
authority is that mere non-use of intellectual property will not, standing alone, create antitrust liability”. Existem,
porém, como indicado mais adiante, hipóteses de licença compulsória legal no direito Americano, que podem remediar
o não uso anti-social
88 Kobak, op. cit., p. 617: “In 1988, Congress amended the Patent Law to provide that a patent owner's refusal to license a patent
cannot be misuse. 35 U.S.C. § 271(d)(4). But this misuse statute does not extend to copyrights or, by its terms, to
antitrust cases involving patents. See ABA Section of Antitrust Law, 1995 Federal Antitrust Guidelines for the
Licensing of Intellectual Property: Comments & Text 48 (1996) (noting that the Guidelines make no specific reference
to § 271(d)(4) because the relevant agencies believe that the statute only limits the patent misuse defenses available in
an infringement case, without necessarily circumscribing the application of antitrust laws). The Federal Circuit has,
however, interpreted §271(d)(4) to apply to antitrust claims involving refusals to license patent rights. In re Independent
Serv. Orgs. Antitrust Litig., 203 F.3d 1322, 1325 (Fed. Cir. 2000), cent. denied, 121 S.Ct. 1077 (2002).”
89 Landes e Posner, op. cit., p. “But there are a number of well-documented cases of firms' acquiring or developing a new
technology, patenting it, and then deciding not to make or license the patented product even though it is commercially
promising." Such patent suppression can be economically rational behavior. Suppose A and B are competitors, and A
believes that there is a new technology that would be compatible with B's production methods but not with his own and
that if adopted by B would give B a decisive competitive advantage. A might in these circumstances have a rational
incentive to expend some resources on preventing B from adopting the new technology, by patenting it first. An alternative would be to license the use of the patent to B at a royalty rate high enough to extract most of the benefit of the
technology to B. But A might be reluctant to do that because of fear that in working with the new technology B would
develop still better technology and so steal a march on A. It might be costly to calculate a license fee that would protect
A from being harmed by such an eventuality-or to negotiate the fee without revealing Ás concern to B”
90 Landes e Posner, op. cit., p. 317,: “the interesting suggestion in Julie S. Turner, Comment, "The Nonmanufacturing Patent
Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement," 86 California Lam Review 179 (1998), that a patent owner who
does not intend to use his patent should not be entitled to enjoin infringers, but instead should be remitted to his remedy
in damages-which would be slight in most cases, at least if monopoly profits generated by patent suppression were not
thought to be the kind of loss for which patent law should authorize damages.
37
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
serviços que anteriormente estavam sob sua administração. Isto significa que as empresas que
dominam o mercado têm a obrigação de adotar uma conduta de não discriminação. É o que
ensinam Simon Bishop e Mike Walker: “Nesta situação, os detentores de ‘essential facilities’
estão obrigados por Lei a proporcionar acesso às ‘infra-estruturas’ (‘essential facilities’) a
preços razoáveis (...) 91
Esse primeiro elemento da doutrina das infra-estruturas essenciais, qual seja, que o consumidor
merece tratamento sem discriminação e um preço razoável, é complementado pelo impacto do acesso
exclusivo de um agente econômico junto a certos competidores, qualificado pela situação especial de
que são concorrentes parciais do titular num mercado dependente:
Segundo Calixto Salomão Filho, “[u]ma essential facility existe, portanto, diante de situações
de dependência de um agente econômico com relação a outro, no qual a oferta de certos
produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento do essencial. O
conceito de essencial facility implica a relação entre dois mercados, o mercado upstream e o
de downstream. Normalmente, a empresa detentora da facilidade essencial atua nos dois
mercados, enquanto a empresa dependente do bem ou serviço atua somente no mercado
downstream, criando com a primeira uma relação de dependência. 92
O CADE também nota o papel trasformador da prática européia da mesma doutrina, numa decisão,
aliás, em que se discutiam direitos de software:
A doutrina das ‘infra-estruturas essenciais’, ou ‘essential facilities’, desenvolveu-se de modo
mais robusto, na Europa, depois que teve início o processo de privatização de rodovias,
portos, aeroportos. Aplica-se melhor a empreendimentos que detenham essa natureza. Porém,
de forma parcimoniosa e com muita cautela, a idéia de que - quando um determinado bem ou
serviço for absolutamente indispensável ao ingresso e permanência em um mercado -, a teoria
do ‘essential facilities’ é aplicável também aos negócios privados vem, gradativamente,
ganhando corpo da doutrina e jurisprudência 93
No contexto constitucional brasileiro, como ocorrerá, possivelmente, em todos sistemas jurídicos
onde se destine a propriedade a uma função social, a doutrina concorrencial das essential facilities se
interpenetra com as noções de domínio eminente do Estado e do dever de assegurar livre assesso,
ainda que remunerado, aos meios essenciais à população e à economia 94. Esta perspectiva é
91
Procedimento
Administrativo
N°
08012.005422/2003-03,
http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20multi.pdf
encontrado
em
92
Procedimento
Administrativo
N°
08012.005660/2003-19,
http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20Intermar%C3%ADtima-tecon.pdf
encontrado
em
93 Voto no Processo Administrativo nº 08012.000172/98-42, de 26 de março de 2003, Representante: Power-Tech
Teleinformática Ltda.; Representada: Damovo do Brasil S.A. (Mater Tecnologia de Informática Ltda. – MATEC). In
DOU de 13 de maio de 2003, Seção 1, pág. 41.
94 Marcos Juruena, Serviços Públicos, Revista de Direito Empresarial IBMEC Vol III: “Daí o princípio do livre acesso ser
fundamental para a zelar pela competição, não podendo ser invocado que o patrimônio é sujeito à disciplina jurídica de
direito privado, para que o titular exclua terceiros de sua utilização. A tutela da propriedade privada, como direito
fundamental (art. 5º,XXII) e como princípio da ordem econômica (art. 170, II), é temperada pelo princípio da “função
social da propriedade”, que decorre do “domínio eminente” que o Estado detém sobre todos os bens situados em seu
território, com vistas ao bem comum”. Como nota Reichmann em http://www.worldbank.org/wbi/BSPAN/drugs_dev/sub_drugs_dev4a_index.htm , decisões americanas recentes desqualificam a tese do domínio
38
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
importante, na aplicação da doutrina à propriedade intelectual.
A doutrina nasce da elaboração jurisprudencial americana como um aspecto particular do conceito de
monopolização, e uma exceção à regra da liberdade contratual 95. Embora atribuída a julgados da
Suprema Corte, sua construção corrente se fez nos julgados dos tribunais inferiores, onde, aliás, se
definiram seus requisitos 96:
a) que uma infra-estrutura essencial esteja sob controle de um monopolista;
b) que o competidor não tenha possibilidade prática ou razoável de duplicar a infra-estrutura
essencial;
c) que o monopolista denegue o acesso do competidor à infra-estrutura;
d) que o monopolista tenha possibilidade de dar acesso à infra-estrutura;
Neste vertente americana, a doutrina se aplica às relações entre competidores (embora – como visto –
parciais), e caracteriza-se a essencialidade levando em consideração a relação de monopolização 97, e
não o atendimento direto às necessidades dos consumidores, como aparentemente resulta da visão
européia ou da análise da função social da propriedade. Nessa perspectiva, o que se procura evitar é
que, para que o concorrente afetado persistir no mercado, ele seja obrigado a entrar num novo
mercado, aquele que a primeira decisão do CADE citada denomina upstream market – o mercado à
montante, ou dominante 98. Na análise dos três mercados relevantes à PI – o de produtos, de
eminente como fundamento da licença compulsória nesses casos, preferindo a doutrina alternativa de que patentes são
simples concessões estatais.
95 “Muy emparentada con la aplicación de la doctrina antimonopólica fue la doctrina de las instalaciones esenciales
(essential facilities doctrines), formulada por la Corte Suprema en 1912. De acuerdo con esta doctrina, una empresa que
controle una instalación o un medio esencial para que otras empresas puedan competir en un determinado mercado debe
poner esa instalación o medio a disposición de sus competidores, en condiciones razonables y no discriminatorias. Tuvo
aplicación en "United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis". En este caso, varias compañías de ferrocarril
controlaban conjuntamente el acceso al único puente sobre el río Mississipi en la ciudad de Saint Louis y se negaban a
permitir el acceso al mismo a otras compañías que no integraban la asociación. La Corte consideró que el puente era una
instalación o un medio de paso que resultaba esencial ("un cuello de botella", según la propia sentencia) para el tráfico
ferroviario entre el este y el oeste de la nación; entendió que impedir el acceso a él suponía una restricción al libre comercio
que violaba la Sherman Act y obligó a la asociación a permitir el acceso al puente a las compañías ferroviarias competidoras
en condiciones razonables y siempre que fuera físicamente posible”. BIANCHI, Alberto B. La regulación económica. Tomo
1. Buenos Aires : Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1998, págs 54 e 55.
96 Vide Robert Taylor, Intellectual Property as Ëssential Facility”, PLI IP Antitrust 2001, p. 679. Elaine Johnston, Intellectual
Property As An “Essential Facility”, in PLI Intellectual Property Antitrust 2004.: “The leading modern case applying
the essential facilities doctrine is the decision of the Court of Appeals for the Seventh Circuit in MCI Communications
Corp. v. AT&T (708 F.2d 1081 (7th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 891 (1983). MCI alleged that AT&T had refused to let
MCI connect its telephone lines to AT&T’s nationwide system, thereby preventing MCI from competing with AT&T
in the long-distance telephone service market. The Seventh Circuit found that AT&T’s refusal constituted
monopolization under Section 2 and set forth a four part test to establish liability under the essential facilities doctrine:
(1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor’s inability practically or reasonably to duplicate the
essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the facility.
97 “a facility ….will be considered ‘essential’ only if control of the facility carries with it the power to eliminate competition in
the downstream market.” City of Anaheim, 955 F.2d at 1380 n.5 (quoting Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines Inc.,
948 F.2d 536, 544-45 (9th Cir. 1991), cert. denied, 503 U.S. 977 (1992)).
98 Segundo Elaine Johnston, op. cit em Fishman v. Estate of Wirtz, 807 F.2d 520 (7th Cir. 1986).., o precedent judicial pertinente,
“The court explained that the rationale for the doctrine was that a potential entrant should not be required to enter two
markets simultaneously”.
39
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
tecnologia e de inovação – essa noção pareceria importantíssima.
A construção americana nunca foi particularmente amigável à extensão da doutrina à propriedade
intelectual. No entanto, pareceria possível a aplicação da doutrina em particular nas hipóteses,
importantes em especial nas tecnologias da informação, em que existe o chamado efeito de cadeia 99.
Até a decisão, em 2004, pela Suprema Corte, do Caso Trinko 100, porém, muito pouco se usou da
doutrina no campo dos direitos exclusivos sobre tecnologias, criações expressivas e imagem
empresarial; ao contrário, nas hipóteses em que a jurisprudência examinou e desaprovou uma recusa
de licenciar, o fundamento foi quase sempre o de que tinha havido uma mudança de comportamento
do titular do direito em face de seus concorrentes no mercado a jusante 101.
Com a decisão do Caso Trinko, a doutrina entende que praticamente já na existe a possibilidade de
aplicação da doutrina das essential facilities à Propriedade Intelectual nos Estados Unidos, e mesmo a
tese da mudança de comportamento foi extremamente reduzida 102. Tal alteração jurisprudencial põe
em direto confronto a posição européia e a americana quanto à questão 103.
99 Elaine Johnston, op. cit.: “In United States v. Microsoft Corp.,253 F.3d 34 (D.C. Cir.), cert. denied, 534 U.S. 952 (2001 the
D.C. Circuit affirmed the finding of the lower court that there was an “applications barrier to entry [that] protect[ed] a
dominant operating system irrespective of quality” arising out of the characteristics of the software market: most
consumers prefer to buy an operating system for which a large number of applications have been written and most
software developers prefer to write for operating systems that already have been adopted by a large number of
consumers. Furthermore, particularly where networks effects exist, continuing refinements to the intellectual property
rights may extend the effective life of the technology”.
100 Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 124 S. Ct. 872 (2004).
101 Elaine Johnston, op. cit., "While the essential facilities doctrine may in principle apply to intellectual property rights, courts
have not in practice required licensing on the basis of the doctrine, generally because the intellectual property has been
found to be non-essential or capable of duplication. In the few cases where access has been mandated, it has been on the
basis of general Section 2 principles as set forth in Aspen Skiing."
102 Elaine Johnston, op. cit.: "In light of Trinko, future impositions of a duty to license intellectual property should be extremely
rare. Liability would appear to arise only where (a) the monopolist is giving up short-term profits through its refusal to
license, thereby indicating anticompetitive malice, (b) no other reasonable justification is offered for the refusal and (c)
there is a dangerous probability that the monopolist will succeed in monopolizing the second market. An alleged
monopolist holder of intellectual property rights that has never licensed those rights to third parties appears to be in a
strong position to argue that its decision not to license is a legitimate business decision that should not be second
guessed by the courts. In practice, it could be difficult to establish that the monopolist is foregoing short-term profits
since the assertion will necessarily be based on speculative data. A monopolist that has previously licensed its rights
may have to rebut a presumption that it is foregoing short-term profits by changing its policy, but may well be able to
do so through establishing the benefits of bringing certain functions in-house. Moreover, unless there is clear evidence
of an intent to monopolize, courts are likely to accept a reasonable business justification offered by the monopolist.
Furthermore, under Trinko, it is clear that the essential facilities doctrine should not be applied in contexts where there
is a regulatory regime in place that provides for access. There are few compulsory licensing regimes in U.S. law, but
where they do exist, the doctrine will not apply."
103
Vide Robert Pitofsky, Donna Patterson, Jonathan Hooks, The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust
Law, Antitrust Law Journal,Vol. 70, p. 444, Fine, F, ‘NDS/IMS: A Logical Application of Essential
Facilities Doctrinè, [2002] ECLR 457; Forrester, I, ‘Compulsory licensing in Europe: a rare cure to
aberrant
national
intellectual
property
rights?,
encontrado
em
http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf . Jones, A & Sufrin, B. EC Competition Law 574630, Stothers, C, ‘Refusal to Supply As Abuse of a Dominant Position: Essential Facilities in the European
Union’, [2001] ECLR 256. Note-se que, como referido abaixo no contexto da nota 323, adiante, um
importante decisão sul africana em matéria de licença compulsória de patentes também valeu-se do
argumento em análise.
40
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A diversidade de posições preexistia Trinko. Em 1995, com o caso Magill EEC104, o tribunal supremo
europeu inequivocamente aplicou a regra de que um monopólio num mercado a montante, associado a
uma recusa de licença num mercado a jusante, seria contrário ao Tratado da Comunidade. A
existência de direitos autorais e a pretensa colisão com a Convenção de Berna foram afastados como
argumentos. Tal decisão, na verdade, apenas aplicava ao campo da propriedade intelectual uma regra
consagrada no direito europeu da concorrência 105.
A decisão de primeira instância, confirmada pelo tribunal supremo, foi cuidadosa em afirmar que não
pretendia abalar o princípio geral de que o exercício de direitos de exclusiva não infringe as regras de
concorrência, e que só os fatos do caso levavam a uma licença compulsória judicial:
“However, while it is plain that the exercise of the exclusive right to reproduce a protected
work is not in itself an abuse, that does not apply when, in light of the details of each
individual case, it is apparent that right is exercised in such ways and circumstances as in
fact to pursue an aim manifestly contrary to the objectives of Article 86” (…)“Conduct of that
type – characterized by preventing the production and marketing of a new product, for which
there is potential consumer demand, on the ancillary market of television magazines and
thereby excluding all competition from that market solely in order to secure the applicant’s
104
EEC High Court, joined cases C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE), Independent Television
Publications Ltd (ITP), apelantes, Magill TV Guide Ltd e Commission of the European Communities,
apelados. “the appellants - who were, by force of circumstance, the only sources of the basic information
on programme scheduling which is the indispensable raw material for compiling a weekly television guide
- gave viewers wishing to obtain information on the choice of programmes for the week ahead no choice
but to buy the weekly guides for each station and draw from each of them the information they needed to
make comparisons. 54 The appellants' refusal to provide basic information by relying on national copyright
provisions thus prevented the appearance of a new product, a comprehensive weekly guide to television
programmes, which the appellants did not offer and for which there was a potential consumer demand.
Such refusal constitutes an abuse under heading (b) of the second paragraph of Article 86 of the Treaty.55
Second, there was no justification for such refusal either in the activity of television broadcasting or in that
of publishing television magazines (RTE judgment, paragraph 73 and ITP judgment, paragraph 58).56
Third, and finally, as the Court of First Instance also held,the appellants, by their conduct, reserved to
themselves the secondary market of weekly television guides by excluding all competition on that market
(see judgment in Joined Case 6/73 and 7/73 Commercial Solvents v Commission [1974] ECR 223,
paragraph 25) since they denied access to the basic information which is the raw material indispensable for
the compilation of such a guide.57 In the light of all those circumstances, the Court of First Instance did not
err in law in holding that the appellants conduct was an abuse of a dominant position within the meaning of
Article 86 of the Treaty.”
105
Vide John Temple Lang, Defining Legitimate Competition: Companies's duties to supply competitors, and access
to essential facilties, in 1994 Fordham Corp. L. Inst. (Barry Hawk ed., 1993), 245. : “"In Community law
there is a broad general principle that companies in dominant positions must not refuse to supply their
goods or services if refusal to supply would have a significant effect on competition. This principle applies
to both customers and competitors.(...) In situations in which access to a facility is essential the
Commission has now recognised that a strict rule is necessary requiring supply on non-discriminatory
terms to competitors. To this rule, where it applies, there will be few exceptions. Because this rule requires
close relations between competitors, because of its administrative costs and due to the risk of discouraging
legitimate competition, the terms of this rule and the exceptions to it need to be clarified as far as possible.
This can be done only by caselaw, and by analysis. There is a duty to provide access to essential facilities,
if the effect of refusal to supply on competition is serious enough, notably where there is little competition
in the downstream market.(...)”
41
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
monopoly – clearly goes beyond what is necessary to fulfill the essential function of the
copyright as permitted in Community law.” (…) “The applicant’s conduct cannot, therefore,
be covered in Community law by the protection conferred by its copyright in the programme
listings. 106
Mais recentemente, a posição européia foi re-enfatizada no caso NDC Health/IMS Health 107, na
qual a afirmação no judiciário dos direitos autorais de um monopolista de informações de venda de
produtos farmacêuticos foi confrontada por uma decisão da autoridade antitruste, de que tal prática –
nos fatos específicos do caso – constituía um abuso ilegal da posição dominante.
Em junho de 2004, a Corte assim decidiu:
For the purposes of examining whether the refusal by an undertaking in a dominant position
to grant a licence for a brick structure protected by an intellectual property right which it
owns is abusive, the degree of participation by users in the development of that structure and
the outlay, particularly in terms of cost, on the part of potential users in order to purchase
studies on regional sales of pharmaceutical products presented on the basis of an alternative
structure are factors which must be taken into consideration in order to determine whether
the protected structure is indispensable to the marketing of studies of that kind.
2. The refusal by an undertaking which holds a dominant position and owns an intellectual
property right in a brick structure indispensable to the presentation of regional sales data on
pharmaceutical products in a Member State to grant a licence to use that structure to another
undertaking which also wishes to provide such data in the same Member State, constitutes an
abuse of a dominant position within the meaning of Article 82 EC where the following
conditions are fulfilled:
- the undertaking which requested the licence intends to offer, on the market for the supply of
the data in question, new products or services not offered by the owner of the intellectual
property right and for which there is a potential consumer demand;
–
the refusal is not justified by objective considerations;
–
the refusal is such as to reserve to the owner of the intellectual property right the
market for the supply of data on sales of pharmaceutical products in the Member State
concerned by eliminating all competition on that market. 108
106
Case T-69/89, RTE v. Commission, paragraph 71.
107
A decisão liminar foi tomada em 3 de Julho de 2001. Os dois principais precedentes para a decisão foram Tierce
Ladbroke v Commission Case T-504/93 [1997] ECR II 923 e Bronner v Mediaprint Case C-7/97 [1998]
ECR I 7791. A medida foi revogada pela COMMISSION DECISION of 13 August 2003, relating to a
proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health:
Interim measures), Official Journal of the European Union, 18.10.2003 L 268/69, sob a constatação de que
as distorçoes de mercado tinham sido corrigidas no período desde a liminar.
108
JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber). 29 April 2004, (Competition – Article 82 EC – Abuse of a
dominant position – Brick structure used to supply regional sales data for pharmaceutical products in a
Member State – Copyright – Refusal to grant a licence). In Case C-418/01,REFERENCE to the Court
42
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A vertente européia, assim, é significativamente mais simpática ao uso dos instrumentos da doutrina
das infra-estruturas essenciais ao campo da propriedade intelectual. No entanto, algumas ponderações
têm de ser feitas. A primeira delas é que a doutrina é só aplicável quando o acesso à criação protegida
seja realmente essencial:
“The refusal to supply the applicant could not fall within the prohibition laid down by Article
86 unless it concerned a product or service which was either essential for the exercise of the
activity in question, in that there was no real or potential substitute, or was a new product
whose introduction might be prevented, despite specific, constant and regular potential
demand on the part of consumers”109.
A essencialidade, assim, implicaria na completa inexistência de substitutos da criação protegida, ou
quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo suprimida pelo
exercício do direito exclusivo. Na prática européia, os elementos a serem considerados numa recusa
de negociar são, além da essencialidade, (a) a posição dominante; (b) a recusa de negociar; (c) a
ausência de racionalidade econômica 110
Outro aspecto a ser considerado é que em ambos casos judiciais citados a exclusividade posta em
questão era um direito autoral sobre informações ou sobre mapas de distribuição de farmácia,
hipóteses em que a própria existência de direito autoral é discutível, inclusive entre os membros da
União Européia 111.
Certos autores, de outro lado, apontam que no segundo caso – ao contrário do Caso Magill – não
haveria realmente de uma questão de “essential facility”, eis que inexistia um mercado a jusante, e
outro a montante. Para tais doutrinadores, a prática européia teria reconhecido, na verdade, que, em
circunstâncias especiais, pode haver licença compulsória de direitos de PI, quando se distingüa abuso
de posição dominante e prejuízo de consumidores, mesmo sem os paramentos clássicos da “infraestrutura essencial” 112.
Em decisão de novembro de 2004, a Corte Européia reiterou posição similar em matéria de direitos
under Article 234 EC by the Landgericht Frankfurt am Main (Germany) for a preliminary ruling in the
proceedings pending before that court between IMS Health GmbH & Co. OHG, and NDC Health GmbH
& Co. KG,on the interpretation of Article 82 E.
109
Tiercé Ladbroke SA v Commission, Case T-504/93, [1997] ECR II-0923.
110
Caso CBEM vs. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT)
111
“Despite Magill, it would only be in the rarest of circumstances that the European Commission and Courts would
have even considered ordering the licensing of a genuinely innovative patent or copyright in which a
company had invested significant sums in R&D”. Ian S. Forrester, Compulsory licensing in Europe: a rare
cure to aberrant national intellectual property rights?, Department of Justice/Federal Trade Commission
Hearings Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy:
Comparative Law Topics Department of Justice, Great Hall, Washington, D.C. May 22, 2002
112
Ian S. Forrester ,op. cit., “The essence of the objectionable conduct is not using an advantage in one market to
capture another market, but rather abusing a dominant position by extinguishing competition in the
presence of exceptional circumstances, and limiting markets to the prejudice of consumers.”
43
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
sobre base de dados 113
O possível uso da doutrina de essential facilities
Em resumo, a utilização da doutrina de essential facilities para a moderação de direitos de
propriedade intelectual, no sistema americano e europeu, não guarda de forma alguma a característica
de um corpo sólido e assente de direito. A jurisprudência americana mais recente, inclusive, teria
denegado a aplicabilidade da doutrina, assim como restringido severamente o emprego da tese
correlata de que o titular dos direitos, que mudasse comportamento anterior em face de seus
concorrentes, pudesse ser coibido em seus direitos exclusivos para manter a situação de mercado
existente.
De outro lado, a jurisprudência européia, que indicaria trajeto até mesmo oposto, se resume a dois
casos relativamente recentes, bastante presos a situações factuais de cunho fortemente abusivo, e
embora de maior projeção, atinentes a áreas marginais da propriedade intelectual.
O elemento inspirador da doutrina, no entanto, parece extremamente valioso para entender-se que os
direitos exclusivos sobre criações tecnologias, expressivas ou de imagem empresarial merecem
moderação pelas normas de concorrência. Isso se daria quando o uso das respectivas criações seja
essencial, seja no sentido restrito de permitir competição num mercado a jusante (por exemplo, o
mercado dos produtos fabricados com uma certa tecnologia, em face do mercado da tecnologia).
Mas também poderia dar-se por um parâmetro menos “concorrencial”, e mais ligado ao uso social da
propriedade: quando houvesse completa inexistência de substitutos da criação protegida, ou quando
uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo suprimida pelo exercício
do direito exclusivo.
Nesses casos, a recusa de licenciar seria sancionável, inclusive por licença compulsória, na
inexistência de justificativa econômica razoável para a recusa, ou sempre que se verificarem
condições abusivas no exercício dos respectivos direitos. Esta hipótese de abuso (que parece líquida
nos casos europeus) não deveria merecer maior objeção em Direito.
A questão, porém, é menos clara, e certamente mais relevante, nos casos em que o acesso à criação
tecnológica ou expressiva é essencial, e não existam abusos discerníveis. Parece razoável entender
que, sempre que o requisito da completa inexistência de substitutos da criação protegida, ou seja,
113
Judgment of the Court (First Chamber) of 25 November 2004. KPN Telecom BV v Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het
bedrijfsleven - Netherlands. Telecommunications - Directive 98/10/EC - Application of open network
provision to voice telephony - Supply of information on subscribers - Determination of prices.
Case C-109/03.European Court reports 2004 Page 00000 : “in so far as it provides that the relevant
information must be provided to third parties on terms which are fair, cost oriented and non-discriminatory,
must be interpreted as meaning that: - with regard to data such as the name and address of the persons and
the telephone number allocated to them, only the costs of actually making those data available to third
parties may be invoiced by the supplier of the universal service; - with regard to additional data which such
a supplier is not bound to make available to third parties, the supplier is entitled to invoice, apart from the
costs of making that provision, the additional costs which he has had to bear himself in obtaining the data
provided that those third parties are treated in a non-discriminatory manner”.
44
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
quando o monopólio jurídico se identifique em alguma extensão com um monopólio econômico, a
recusa de licenciar seja ilícita. Especialmente nos sitemas jurídicos em que a liberdade de iniciativa, e
a proibição de monopólios, tenham estatuto constitucional.
Contratação de PI
O campo onde mais freqüentemente se verifica a intersecção entre direito da concorrência e
propriedade intelectual é no tocante a cláusulas de contratos de licença de direitos, contratos de know
how e similares.
A próxima seção será dedicada a esse tema.
4. PRÁTICAS E CLÁUSULAS RESTRITIVAS NOS CONTRATOS
Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente,
disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supranacionais, seja
com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao
interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da
tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.
É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo 114..
Um dos aspectos mais flagrantes da produção tecnológica é o da geração de poder econômico.
Definindo-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e experiências, que toma seu
valor como resultado das relações de um certo mercado, é fácil concluir que o controle sobre uma
tecnologia é um poder sobre este mercado.
Este poder está claro, não significa necessariamente dominância; tem poder quem adquire o nível
mínimo de conhecimento e experiência para entrar no mercado, tem-no, muito mais, quem consegue
obter uma tecnologia que possa arredar seus competidores, ou que seja capaz de criar seu próprio
mercado.
De outro lado, é preciso distinguir o poder resultante do uso de uma tecnologia - para fabricar papel
celofane, por exemplo - do poder que deflui da própria detenção da tecnologia. A empresa estrangeira,
que se achasse impedida de explorar sua capacidade tecnológica no Brasil (pois, na época, as barreiras
alfandegárias impediam a importação de seus produtos fabricados no exterior), detinha, no entanto,
uma posição econômica privilegiada para instalar uma unidade produtiva no país, ou comercializar
sua tecnologia.
A experiência Sul Americana com o controle de práticas restritivas
A regulação de tais contratos pela Comunidade Andina constitui um marco histórico dos países em
desenvolvimento. Como ação concertada, em nível realmente internacional tal controle passa a
ocorrer com a Decisão 24 do órgão do Acordo de Cartagena, ainda na década de 60’, que assim dizia,
vedando as práticas de vendas casadas e de fixação de preços:
"Os países membros não autorizarão a celebração de contratos sobre transferências de
114 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).
45
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
tecnologia externa, ou sobre patentes, que contenham cláusulas em virtude das quais o
fornecimento da tecnologia leve consigo a obrigação para o país ou para a empresa receptora
de compra, de uma fonte determinada, bens de capital, produtos intermediários, matérias
primas ou outras tecnologias".
"Os membros do Pacto não autorizarão contratos que contenham cláusulas pelas quais as
empresas vendedoras de tecnologia se reservam o direito de fixar os preços de venda e
revenda dos produtos".
O terceiro item proibia:
"as cláusulas, a) que contenham restrições referentes ao volume, estrutura de produção, b) que
proíbam o uso de tecnologia competidoras, c) que estabeleçam opção de compra total ou
parcial em favor do provedor de tecnologia, d) que obriguem ao comprador de tecnologia
transferir ao supridor os aperfeiçoamentos ou melhoramentos que se obtenham como o uso da
dita tecnologia, e) que obriguem a pagar "royalties" a titulares de patentes por patentes não
utilizadas.
A normativa vigente, a Decision 291 - Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, igualmente dispôs sobre a matéria
Exatamente como ocorreu com a Comissão Executiva da C.E.E. no primeiro decênio de aplicação dos
dispositivos antitrustes do Tratado de Roma, os países da América Latina começaram a preocupar-se
como tema, nos fins dos anos 60´, a partir dos contratos transferência de tecnologia 115. As leis gerais
anti-monopólio anteriormente existente não tiveram a menor repercussão quanto ao tratamento do
tema:
"A sua grande amplitude ou extensão, e ocasional indefinição conjuntamente com um cenário
de fatores sociais, econômicos e políticos que até agora não tinha tornado popular a sua
instrumentação - parecem terem-nas condenado a ser relativamente ineficazes nos tempos que
correm” 116
O texto recém citado, porém ilumina um dos mais importantes elementos dessa fase do controle ao
acúmulo do poder econômico na América Latina.
"Penso ser suficientemente claro que não estamos tratando aqui tipo de lei antitruste que antes
havíamos tratado. Aqui estamos nos referindo mais a uma técnica de fazer entrar em vigor, a
uma técnica de negociação, do que propriamente a um método de arranjo do mercado interno
dos países em questão” 117.
115 EBB, Lawrence, Roger Thomas. Transfer of Foreign Technology in Latin America (Seminar on) The Antitrust Laws. In
Hark's international Antitrust New York, 1976
116 Op. cit. p. 256. Para Ebb, era a extrema especificidade das regras de transferência de tecnologia, bastante similares, existentes
nos anos 70´ nos países do Pacto Andino, além do México, Argentina e Brasil, conduzia à efetividade de sua aplicação.
O autor, advogado da General Electric Company, analisa as práticas latino-americanas de controle de cláusulas
restritivas dos contratos de tecnologia da mesma forma com que estava acostumado a examinar o assunto sob as leis
americanas, ou seja, como parte dos procedimentos de proteção à concorrência. A conclusões semelhantes às de Ebb e
Thomas chega. NATTIER, Frank em Technology Transfer, Law and Practice in Latin America. AB. 1977.
117 Roger Thomas, um dos debatedores da conferência em que consiste o artigo de Ebb,
46
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
O artigo notava que a legislação brasileira da época, tal como a dos demais países citados, criava na
verdade um sistema de negociação tripartite, onde Estado se sentava à mesa e tentava contrapor ao
domínio da empresa estrangeira o seu próprio - entenda-se, o seu poder politico-econômico. O
controle então exercido não era da competição por um mercado no sentido tradicional, onde todos os
concorrentes têm liberdade, e Estado o poder de polícia; as condições latino-americanas, e do Terceiro
Mundo em geral, pareciam, à época, exigir outro comportamento.
O contraste apontado acima entre a ineficácia do instrumento antitruste, em comparação com a
efetividade do controle não concorrencial das cláusulas restritivas evidenciava-se no estudo de Rovira
e Negri, tratando da lei antitruste argentina:
"Com efeito, a aplicação da norma resultou - do ponto de vista sancionatório - praticamente
inócua ao longo de trinta anos de vigência (1946-1979) havendo-se ditado, em quase centenas
de processos, iniciados sob seu império, sentença condenatória só (...)". 118
De outro lado, até a reforma Martinez de Hoz, que realizou uma profunda desestatização econômica,
o Registro Nacional de Contatos de Tecnologia da Argentina tinha papel ativo na depuração de
cláusulas restritivas.
A análise era confirmada por Carlos Correa 119
"As medidas de controle existentes (...) constituem medidas de proteção da participação no
mercado da indústria nacional (...). Os sistemas legais se constroem ao controle do poder
econômico das empresas vendedoras de tecnologia (...) como recurso para eliminar restrições
ao desenvolvimento tecnológico nacional, à capacidade de decisão em matéria de produção e
comercialização das firmas receptoras, e outras práticas de finalidade monopolística. Neste
ponto, os mecanismos em vigor se aproximam das legislações anti-monopolísticas, porém,
não se identificam com elas”.
Os críticos da atuação do INPI brasileiro, em particular, indicavam a natureza não necessariamente
concorrencial da análise do órgão em sua atuação nos anos 70’e 80’:
Assim, com fundamento no Ato Normativo n. 15/75 e na política governamental de
desenvolvimento tecnológico nacional (com inspiração na participação brasileira em foros
internacionais), verifica-se que o INPI vem curiosamente se utilizando da legislação antitruste
brasileira não como instrumento direto de defesa da livre concorrência, mas, ao contrário,
como diploma administrativo de regulamentação estatal da economia, muita vez e
paradoxalmente em detrimento da própria livre concorrência. Portanto, aparentemente, adota
o órgão o entendimento de que ao menos no plano tecnológico, a proteção ou regulamento e
planejamento governamental servem melhor à sociedade do que uma economia de mercado
livre. Em outras palavras, a livre circulação da tecnologia, especialmente quando alienígena, e
118 La Regulación de conductas monopólicas en el Derecho Argentino y Comparado. In Revista de Derecho Industrial, nr. 2,
pág. 283.
119 Lineamentos Generales del Control de Transferencia de Tecnologia en America Latina. In Revista Estudios Sociales, nr. 7.
pág. 82ss.
47
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
a competição ilimitada, levariam à dominação dos mercados nacionais pelas grandes
empresas, notadamente estrangeiras. Por outro lado, busca o INPI o objetivo político de
engrandecimento - das empresas nacionais, na esperança de torná-las internacionalmente
competitivas em termos de pesquisa tecnológica e de comercialização, sem maiores
preocupações quanto à eventual dominação de mercados nacionais por parte destas mesmas
empresas 120
Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à
tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da
competição nos contratos de licença e de tecnologia.
O impacto de TRIPs sobre as cláusulas restritivas
Precedentes regulatórios
A tentativa de estabelecer bases internacionalmente aceitas de regulação dos contratos precede de
muito o Acordo TRIPs 121. Pode-se identificar a própria gênese do dispositivo nos exercícios levados a
cabo na UNCTAD, a partir de 1975, para o estabelecimento de um código de conduta para
transferência de tecnologia. O ponto nodal deste código era o conjunto de práticas restritivas a serem
condenadas em tais transações, e exatamente este ponto importou num dissenso irreconciliável entre
os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.
O primeiro ponto de divergência entre os países desenvolvidos e o Terceiro Mundo foi o fundamento
da condenação das práticas: enquanto as nações industrializadas só aceitavam basear o repúdio das
práticas restritivas na lesão à concorrência, os países não industrializados entendiam que devia ser
proibida também a prática que, embora sem afetar a concorrência interna, interferisse com o fluxo de
tecnologia para o seu setor produtivo.
Pela primeira tese, o problema de repressão ao cúmulo de poder econômico restringir-se-ia às
questões tradicionais do direito antitruste. O segundo enfoque levava em conta igualmente os demais
aspectos de interesse regulatório, inclusive o interesse social da tecnologia pertinente.
O segundo desacordo era no tratamento do poder de controle das sociedades. Tradicionalmente, não
há qualquer proibição quanto às práticas restritivas nas relações entre empresas no mesmo grupo
econômico, pois onde não há concorrência, não pode haver lesão à concorrência; desta forma, entre
elas seria válido o controle de preços, ou o direcionamento do mercado, como exercício regular do
poder de controle. Episódios como o fato de uma matriz ordenar a extração da matéria-prima de
determinado país, remunerando-a preços anti-econômicos, para processá-la e vendê-la com imensos
lucros em outro país em nome da racionalidade do sistema empresarial, conquanto de interesse do
120
José Inácio Gonzaga Franceschini, Ensaios Reunidos, p. 46, in Jurisprudência do CADE 1962-2003, Ed.
Singular, 2004, CD.
121 Sobre o Código, vide Michael Blakeney, Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries 131-61
(1989) (discussing United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Draft International Code on the
Transfer of Technology, UNCTAD Doc. TD/CODE/TOT/47, June 5, 1985) ) e os nossos (1982) know how e Poder
Econômico. Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial.. (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista
Brasileira de Tecnologia, 15(3). (1988a 8a) Por que Somos Piratas. Comércio Exterior, set.
48
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
país com isso lesado, escaparia a esse critério estritamente concorrencial.
Cláusulas restritivas como estas, incluídas num contrato de tecnologia celebrado entre matriz e
subsidiária, não seriam vedadas pelas normas de proteção à concorrência existente nos países
desenvolvidos de economia de mercado, enquanto subsistisse a vinculação societária. Evidentemente,
os países em desenvolvimento rejeitam, em teoria, o predomínio de tal soberania privada sobre a sua
soberania pública; mas apenas a lei brasileira (Lei 6.404/76, Art. 117), ao que saiba o autor, considera
abuso do poder de controle e orientação tudo que sele o interesse nacional, ou prejudique a economia
nacional.
O terceiro ponto de conflito era o conceito de razoabilidade, com o excludente de ilegalidade de
prática restritiva. As regras aparentemente tão razoáveis, e aceitas em diferentes sistemas jurídicos, no
que poderiam contrapor-se os países desenvolvidos e os não industrializados?
Para os países em desenvolvimento, o padrão de razoabilidade deveria ser aferido em relação ao
interesse público nacional em concreto, levando-se em conta as peculiaridades do mercado nacional
do país receptor. Mas, segundo os representantes dos países desenvolvidos nas discussões do Código,
num caso de transferência internacional de tecnologia, os parâmetros deveriam ser considerados com
base num público em abstrato, e a necessidade ou não de uma disposição restritiva deveria avaliada à
luz dos princípios de um direito empresarial internacional costumeiro. Em outras palavras, seria
razoável a prática harmônica com os objetivos econômicos deduzidos do intercâmbio internacional
dos países desenvolvidos de economia de mercado.
Tal impasse levou ao naufrágio dos exercícios do Código de Conduta, após muitos anos de discussão.
Cabe citar aqui, longamente, Carlos Correa:
(…) el Acuerdo TRIPs pone punto final a un debate que dividió a loa países desarrollados y
en vías de desarrollo durante las prolongadas e infructíferas negociaciones sobre un Código
de Conducta Internacional sobre Transferencia de Tecnología negociando en el marco de la
UNCTAD (ver Roffe, 1985).
El proyecto de Código intentaba, entre otras cosas, establecer normas internacionales para
impedir prácticas comerciales restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología
(Capítulo IV del proyecto de Código). El Código de Conducta fue concebido como un
instrumento de cumplimiento meramente voluntario.
El Acuerdo TRIPs, en cambio, contiene normas internacionales obligatorias. En tal sentido,
habría logrado lo que el Código mencionado - impulsado en su momento por los países en
desarrollo - no pudo alcanzar. El artículo 40.2 del Acuerdo TRIPs, sin embargo, está bien
por debajo de las aspiraciones de los que en su momento promovieron un Código de
Conducta.
Primero, dicho artículo sólo permite a las legislaciones nacionales adoptar medidas, pero
(con la excepción de unos pocos ejemplos que se mencionan más abajo) no contiene normas
consensuadas internacionalmente sobre las prácticas que deben considerarse
anticompetitivas.
49
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Segundo, el Código propuesto incluía otros capítulos sustantivos sobre obligaciones y
responsabilidades de las partes involucradas en transacciones de transferencia de
tecnología, cooperación internacional y solución de diferendos relativas a estos temas.
Tercero, los países en desarrollo propiciaban en la negociación del Código de Conducta que
el control de las prácticas restrictivas se basara en sus efectos sobre el desarrollo y la
transferencia de tecnología"(lo que se llamo en su momento el "test de desarrollo"), en
oposición a los países industrializados que sólo admitían la condena de prácticas que, en
casos individuales, tuvieran efectos adverso sobre la competencia122 . Es este enfoque el que
se incorpora al Acuerdo TRIPs.
Curiosamente, não morreu ainda a discussão do Código de Conduta. Em documento de 1999
da International Telecommunication Union 123 se suscita a conveniência de manter um
exercício como o que foi conduzido pela UNCTAD desde 1975 124.
O acordo TRIPs
Com o acordo TRIPs, a questão passou a regular-se, na esfera internacional pelas seguintes
disposições:
ART.40. 1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento
relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar
adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.
2 - Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas
legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos,
constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a
concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar,
de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar
ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva,
condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das
leis e regulamentos pertinentes desse Membro.
A norma se completa com disposições sobre consultas entre os países membros no caso de aplicação
da repressão a tais práticas contratuais 125.
122 A esta diferencia de concepciones sobre el test para juzgar las prácticas restrictivas, se puede atribuir el fracaso en la adopción
de un Código de Conducta en la última Conferencia diplomática convocada al afecto.
123 Document 1/095-E de 31 August 1999
124 Vide Carlos Correa, Technology Transfer In The WTO Agreements: It should be borne in mind that despite the failure
of the initiative to establish an International Code on Transfer of Technology 12 , in December 1980 the UN General
Assembly adopted by Resolution 35/63 a “Set of Multilaterally Equitable Agreed Principles and Rules for the Control of
Restrictive Business Practices”.. The Set is applicable to all transactions in goods and services and to all enterprises (but not
to intergovernmental agreements). It deals with horizontal restraints (such as price-fixing agreements, collusive tendering,
and market or customer allocation agreements), and with the abuse of dominant position or market power through practices
such as discriminatory pricing, mergers, joint ventures and other acquisitions of control (Section D, paragraphs 3 and 4).
125 3 - Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para
acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido
de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e
regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de
qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido
dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada
oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente
50
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Assim, par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas quanto
às práticas anti-competitivas ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de patentes. O
dispositivo declara que há consenso entre os países membros de que algumas práticas ou condições de
licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando vierem a restringir a
concorrência - podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta o os acordos da WTO.
Além disso, tais disposições contratuais ou práticas podem impedir a transferência e disseminação de
tecnologia.
Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação nacional
reprima tais práticas e rejeite tais cláusulas.
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs
A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma do
art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas 126. Mais ainda, ela não se
aplica automaticamente diretamente no direito interno dos países.
Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal
acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de
concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais
cláusulas.
O que têm aplicação imediata e direta são as disposições de direito público externo relativas às
consultas entre estados, que também integram o art. 40.
O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs
O dissenso nascido nas discussões do Código de Conduta da UNCTAD obviamente ainda não se
resolveu com o TRIPs. Como nota J.H. Reichmann 127:
(…) article 40 of the TRIPs Agreement reiterates the legitimacy of controlling anticompetitive
practices in contractual licenses affecting intellectual property rights generally.128 However,
article 40 (1) acknowledges the lack of consensus in the area 129 by conceding that states
disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito
à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter
confidencial pelo Membro solicitante. 4 - Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a
ações judiciais em outro Membro, relativas à alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto
desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas mesmas condições previstas no parágrafo 3.
126 Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, op. cit: “Contrariamente a la mayoría de las disposiciones del Acuerdo, el artículo 40.2
no contiene obligaciones específicas. Sólo faculta expresamente a los países Miembros a adoptar medidas para controlar o
impedir ciertas prácticas en contratos de licencia de cualquier tipo de propiedad intelectual (incluyendo, debe interpretarse,
"información no divulgada").
127 The International Lawyer, Summer 1995, Volume 29, Number 2
128 [Nota do Original] See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40 and title do Part II, Section 8 ("Control of Anti-Competitive
Practices in Contractual License")
129 [Nota do Original] See supra notes 63-73 and accompanying text; Matsushita, supra note 197, at 92-93; Spencer Weber
Waller & Noel J. Byrne, Changing View of Intellectual property and Competition Law in the European Community
51
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
agree only "that some licensing practices or pertaining to intellectual property rights...
restrain competition" and "may have adverse effects on trade and may impede the transfer
and dissemination of technology. " 130
Continua clara a postura dos países desenvolvidos, no tocante ao que seriam cláusulas objetáveis
pelos órgãos reguladores nacionais, considerando assim apenas aquelas disposições que representam
lesão à concorrência. Diz Reichmann:
“Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in antitrust
principles that developed counties normally recognize”
Não fosse por tal nódulo ideológico, certamente seria possível ter resolvida a questão de uma forma
mais decisiva e objetiva para suprimir de vez tais abusos:
Si on n’a encore à l'esprit que le concept des pratiques anticoncurrentielles liées aux licences
de contrat n'est pas le même chez les PVD et les pays industrialisés, on comprend pourquoi le
projet ne prévoit pas d'obligations concrètes en ce qui concerne la suppression de ces
pratiques (167). Compte tenu des conflits fréquents en cette matière, une bonne partie de la
section 8 est consacrée à l'énonciation d'une obligation, qu’exige de chaque partie qu'elle se
prête à une consultation avec l'autre partie au différend éventuel, avant d'engager toute
action à titre de procédures anticoncurrentielles mettant en cause les droits de propriété
intellectuelle131.
No entanto, uma curiosa abertura parece ter escapado aos elaboradores do TRIPs no tocante à questão,
como nota J.H. Reichmann, no mesmo trecho acima citado:
Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in antitrust
principles that developed counties normally recognize, 132 without necessarily impeding the
developing counrties from proceeding on other grounds either under the formulation of
article 8 or under broader principles inherent in the objectives set out in article 7 and in the
public interest exception set out in article 8(1). 133
Assim, entrevê-se, no âmbito do dispositivo a possibilidade de alargamento, pelos países interessados
(especialmente os em desenvolvimento) dos fundamentos de regulação dessas cláusulas, além da
regra concorrencial. A disposição a que se refere o autor é a seguinte:
ART.8
l - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas
necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em
and the United States of America, 20 Brook J. Int'l L. 1 (1993); see also Reichmann, Competition Law, Intellectual
Property Rights and Trade, supra note 3, at 87-94 ("Pressures on the Doctrine of Misuse").
130 [Nota do Original] See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40 (I).
131 Shu Zhang, DEL`OMPI AU GATT, La protection internationale des droits de la proprieté intellectualle. Ed. Jean
FOYER, 1995.
132 [Nota do Original] See supra notes 64, 72-73 and accompanying text.
133 [Nota do Original] See TRIPS Agreement, supra note 4 arts. 7, 8(1); supra text accompanying notes 65-71 77-80;
52
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde
que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.
2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas
apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou
para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que
afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.
Carlos Correa 134 igualmente vincula o art. 40.2 ao art. 8.2 do TRIPs:
La Sección 8 del Acuerdo TRIPs contiene una serie de normas destinadas a controlar las
"prácticas anticompetitivas" en licencias voluntarias. Estas normas pueden considerarse
como una aplicación concreta del principio general establecido en el artículo 8.2 del mismo
Acuerdo, según el cual "podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean
compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos
de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera
injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de
tecnología"135.
Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPs
Segundo o teor do texto internacional em análise, a lei nacional poderá, sem ofensa ao TRIPs, proibir
quaisquer disposições inseridas em contratos de licença ou similares que prevejam condições ou
práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de
propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante.
Na verdade o que se tem aqui não é uma permissão para tratar como ilegais quaisquer cláusulas
restritivas, mas sim um mecanismo que coíbe tal proibição, como nota Carlos Correa:
Sin embargo, el Acuerdo establece límites para la acción nacional y éste es, de hecho, el
principal propósito de esta Sección. Exige el Acuerdo que para juzgar si una práctica es
restrictiva se tomen en cuenta tres elementos;
a) la evaluación de las prácticas debe ser realizada en cada caso en particular;
b) las prácticas deben constituir un "abuso" de los derechos de propiedad intelectual;
c) ellas deben tener "un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente"
A diferencia del artículo 40.1, no se hace ninguna referencia específica aquí a los efectos
negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto implica que la
existencia de tales efectos no pueden constituir una base suficiente para condenar una
práctica, si ésta no afecta además la competencia en el "mercado correspondiente". El
significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.
134 [Nota do Original] Acuerdo TRIPs, op. Cit.
135 [Nota do Original] Otra aplicación importante de este principio es el artículo 31k), antes citado, referente a las licencias
obligatorias para corregir prácticas anticompetitivas.
53
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A lista do TRIPs é meramente exemplificativa, em face das muitas outras cláusulas e práticas
constatadas na prática dos órgãos nacionais de concorrência e propriedade intelectual. .
Abuso de direito
Assim, serão proibidas as cláusulas e práticas que abusem do direito de propriedade intelectual. O
abuso é essencial para a proibição. Vide, abaixo, a seção dedicada ao tema.
A ofensa à concorrência
Nem todos os abusos podem, segundo o TRIPs, justificar uma objeção pela lei nacional. Somente o
poderão aqueles abusos que importarem em “efeitos adversos sobre a concorrência”. Onde? “No
mercado relevante”
Mais uma vez, Carlos Correa:
El significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.
La definición del mercado en el que la práctica o conducta anticompetitiva es juzgada, es de
particular importancia. En los Estados Unidos, por ejemplo, se entiende que un "mercado
relevante" a los afectos de la legislación antitrust comprende todos los productos para los
cuales existe elasticidad cruzada de demanda. En otras palabras, tal mercado incluye los
productores a los que el consumidor recurriría si el precio del producto patentado es elevado
anormalmente. Ello dependerá, a su vez, de cuán único o sustituible es aquél y de la clase de
que se trate.
Um importante aspecto da análise americana é que (como vimos anteriormente) ela tende a levar em
conta o impacto da cláusula restritiva simultaneamente no mercado do produto ou serviço final e no
mercado da tecnologia em si mesma, e no mercado de pesquisa e desenvolvimento, denominado
“mercado de inovação” 136.
Licensing arrangements raise concerns under the antitrust laws if they are likely to affect
adversely the prices, quantities, qualities, or varieties of goods and services either currently
or potentially available. The competitive effects of licensing arrangements often can be
adequately assessed within the relevant markets for the goods affected by the arrangements.
In such instances, the Agencies will delineate and analyze only goods markets. In other cases,
however, the analysis may require the delineation of markets for technology or markets for
research and development (innovation markets) 137.
A regra da razão
Entendem os autores que o dispositivo do art. 40.2 de TRIPs determina a utilização da chamada
136 Carl Saphiro, Competition Policy And Innovation, Doc. OECD DSTI/DOC(2002)11, “In the United States, the Federal
Trade Commission (FTC)/Department of Justice (DOJ) Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (“IP
Guidelines”) talk about “innovation markets”, but this mode of analysis can quite easily be seen as involving traditional
issues of potential competition”, encontrado em http://www.oecd.org/sti/working-papers
137 Antitrust Licensing Guidelines 1995.
54
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
“regra da razão” na avaliação das cláusulas restritivas em contratos de licença e de tecnologia.
Explica-se: é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que
seja, pode prever todos os fatos que, em face de situações econômicas concretas, transformam o tipo
abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per si, independentemente das
situações concretas.
Explica Carlos Correa:
Con base en los elementos citados, el artículo 40.2 adopta un "test de competencia" y la regla
de la razón"("rule of reason") 138 para evaluar los afectos de una práctica en un caso en
particular.(…)
La inclusión de la "regla de razón" excluye la posibilidad de que la legislación nacional
considere ciertas prácticas como restrictivas a priori, mas elle no significa necesariamente
que no puedan preverse prácticas que se juzgan condenables per se, como lo hacen
numerosas legislaciones de defensa de la competencia, siempre que se dé la oportunidad
para juzgar su aplicabilidad a un caso en particular.
Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que,
sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse
público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85),
seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o
nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao publico uma parte eqüitativa de tais bens
esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem
eliminar completamente a concorrência.
No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha
prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54 139. Em tal disposição se
prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar
na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE 140.
Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim será deferida a
autorização se o acordo:
a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou
propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto,
b) os benefícios resultantes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de
um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e
138 [Nota do original] Ver una definición de este y otros conceptos del derecho de la competencia en OECD, 1993.
139 Aperfeiçoando um mecanismo já constante da Lei 4.137/62, em seu art. 75.
140 O pedido é necessário, por disposição expressa da lei, sempre que houver concentração econômica, através de agrupamento
societário e qualquer dos participantes tiver faturamento anual superior a 400 milhões de reais (desde janiero de 2005,
apurados só segundo o faturamento brasileiro) ou participação no mercado igual ou maior de 20%. Mas qualquer outro
caso de acordos entre concorrentes ou não, que tenham o efeito de limitar a concorrência ou dominar os mercados está
sujeito à autorização.
55
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e
d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para
atingir os seus objetivos.
Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem
satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do mercado),
mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia
nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de
desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).
Tradicionalmente, o INPI brasileiro não aplicava em sua análise o critério moderador da regra da
razão. Tive ocasião de comentar, em trabalho de 1984, repetindo o que notava Franceschini 141:
“Mas, deve-se notar que a tendência dos analistas do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial é de analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem abusivas de per si, ou
seja, sem avaliar sua razoabilidade.(...) O comportamento um tanto rígido dos analistas do
INPI pode ser explicado, de outro lado, tanto pela docilidade dos fornecedores de tecnologia
às solicitações da retirada das cláusulas dos contratos, quanto pela falta de familiaridade com
os molejos dos mecanismos de controle do poder econômico. Sem dúvida, as restrições são,
no dizer de Antônio Luiz Figueira Barbosa 142 um valor implícito a ser barganhado pelo órgão
de controle, como se negociam aos preços; não havendo instrumento de controle das práticas
ao nível do que realiza o Banco Central quanto às remessas ou, em nível mais brando, a
Secretaria da Receita Federal quanto aos pagamentos, é de se esperar a proliferação de pactos
adjetos (side letters) onde os ajustes restritivos proliferem”.
A listagem das Práticas
Somente três exemplos são trazidos pelo art. 40.2 de TRIPs:
a) cláusulas de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir
exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada;
b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado
c) a obrigação de o licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que
aquele não necessite o deseja.
Nota Reichmann:
Even so, the negotiators could only agree to name “exclusive grant back conditions,
conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing" as examples of
practices that states may clearly legislate against under article 40(2). 143
141 Tecnologia e Poder Econômico, op. cit.
142 [Nota do original] Propriedade e quase propriedade no comércio da tecnologia.CNPq, 1979, pág. 96.
143 See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40(2). Among topics not mentioned were exclusive dealing, restrictions on research
and adaptation, exclusive sales or representation agreements, tying arrangements, patent pooling or cross-licensing
56
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Em momentos anteriores da discussão de TRIPs, o número de cláusulas era bem maior, inclusive
limitações à pesquisa, uso de pessoal, fixação de preços, cláusulas de exclusividade de vendas ou
representação, cláusulas “atadas” (tying clauses), restrições à exportação, etc. 144 Note-se que no
Código de Conduta, discutiam-se pelo menos quatorze práticas restritivas objetáveis 145.
Será que o art. 40 se aplica a todos os tipos de propriedade intelectual? Sem dúvida, os exemplos –
que se referem fundamentalmente a patentes – permitem fazer incluir entre as cláusulas e práticas
censuráveis todas as que sejam abusivas, e venham afetar a concorrência. Inclusive, pela própria
inclusão dessas categorias no escopo do TRIPs, contratos relativos a segredos ou know how.
O sistema de Consultas
Como indicado, o sistema de consultas previsto no art. 40.2 de TRIPs tem aplicação imediata e direta.
Por que criar tal mecanismo? Explica Reichmann:
Given this lack of consensus and its attendant soft-law approach, the logical solution was to
require consultations when conflicts occur 146. In this respect, article 40(3) cuts two ways. It
allows developing countries in particular cases to request information from developed
countries that bears on alleged violations of focal regulations, which could embarrass the
alleged violator before his own government.147 Bur it also allows developed countries to
demand consultations when they view the local action or regulations as exceeding the
mandate of article 40.148
The likely consequence of these provisions is a further round of talks in which both sides try
to establish a greater consensus regarding actions to restrain misuse of intellectual property
rights 149
Tais consultas de país a país se volta às pessoas domiciliadas num país membro do TRIPs, que outro
país considere que estão levando a cabo práticas que violam as normas do país que faz a consulta.
Neste caso, o país consultado “examinará com toda atenção a possibilidade de responder às
arrangements, restrictions on publicity, obligations to pay royalties after the expiration of intellectual property rights,
and post-contractual restrictions. See, e.g., Matsushita, supra note 197, art. 40(3), (4).
144 Texto de 22 de novembro de 1990, sobre o Montreal Mid-Term Review de dezembro de 1990.
145 Unctad TD/CODE TOT/ 47: Grant-back provisions; challenge to validity; exclusive dealings; restrictions on research;
restrictions on use of personnel; price-fixing; restrictions on adaptations; exclusive sales or representation agreements; tying
arrangements; export restrictions; patent-pool or cross-licensing arrangements and other arrangements; restrictions on
publicity; payments and other obligations after expiration of industrial property rights; and restrictions after expiration of
arrangement.
146 See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40(3), (4).
147 Id art. 40(3).
148 Id art. 40(3),
149 See, e.g., Ernst-Ulrch Petersmann, International Competition Rules for the GATT-WTO World Trade and Legal System, 27
J. World Trade 35 (1993); John H. Jackson, GATT and the Future of International Trade Institutions, 18 Brook J. Int'l
11, 24 (1992) (stressing that monopolies "can undo the trade liberalization effect of reduced tariffs and nontarif
barriers"); see also Thomas Cottier, The Prospects for Intellectual Property in GATT , 28 Common Mkt. L. Ver. 383
410 (1991).
57
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
consultas”.
Tratamento nacional ou regional de cláusulas restritivas
Como se viu, TRIPS exige que as cláusulas e práticas restritivas sejam analisadas caso a caso. O
Acordo garante considerável latitude de estilo neste controle. Diz Carlos Correa:
Por otra parte, el Acuerdo TRIPs deja en libertad a los países Miembros para establecer el
método de control de dichas prácticas, sea con un sistema ex ante (como en el caso de la
Unión Europea, o en de los países en desarrollo que adoptaron legislaciones sobre
transferencia de tecnología) o ex post (como sucede, por ejemplo en los Estados Unidos), sea
sobre la base de la intervención de una autoridad administrativa o judicial.
Como se depreende do texto de Correa, os principais sistemas de avaliação de práticas e cláusulas de
licenças de propriedade industrial são o da Comunidade Européia e o dos Estados Unidos 150.
Na CE o Regulamento (CE) nº 240/96 151 prevê um sistema de cláusulas que – por definição -, estão
livres de análise pelo órgão regulador. Outras cláusulas estão sujeitas a consulta, com prazo certo de
resposta, e outras estão em princípio vedadas. O método de controle da Comunidade Européia é assim
descrito oficialmente 152:
(…) the TTBE reserves the benefit of the block exemption to licensing agreements complying
with a number of formal requirement.
Firstly, the TTBE only covers the specific types of agreements defined in Article 1, thereby
keeping the exemption within relatively narrow limits.
Secondly, it relies on the assumption that any restriction overstepping the boundaries of the
150 Saphiro, op. cit. , “In the past several years, the United States, Canada, and Japan have all issued guidelines regarding
licensing and intellectual property rights more generally. In the United States the “Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property” were issued by the DOJ and the FTC in April 1995. In Canada, the “Intellectual Property Enforcement
Guidelines” were issued in 2000. In Japan, the “Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements” were issued in
July 1999. Similarly, in 1996 the EU published Regulation No 240/96 concerning Technology Transfer Agreements. These
guidelines were a natural response to the rapidly growing significance of intellectual property as a source of competitive
advantage, as a driver of competitive strategies, and as a key determinant of the conditions of entry into many markets.
These various guidelines have served a very useful role in communicating to the business community the principles
employed by competition officials in assessing a variety of business arrangements involving intellectual property”.
151 Na Comunidade, os textos básicos vigentes são os do Regulamento (CE) nº 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996,
relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia,
publicado no Jornal oficial no. L 031 de 09/02/1996 P. 0002 – 0013I. Atualizações relevantes se encontram nos
documentos 32000R2658 - Regulamento (CE) n.o 2658/2000 da Comissão, de 29 de Novembro de 2000, relativo à
aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado a certas categorias de acordos de especialização, publicado no Jornal
Oficial nº L 304 de 05/12/2000 p. 0003 – 0006. 31999R2790 - Regulamento (CE) n.o 2790/1999 da Comissão, de 22
de Dezembro de 1999, relativo à aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE a determinadas categorias de acordos
verticais e práticas concertadas, publicado no Jornal Oficial nº L 336 de 29/12/1999 p. 0021 – 0025, 31996R0240 Regulamento (CE) nº 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do
Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, publicado no. Jornal oficial no. L 031 de
09/02/1996 P. 0002 – 0013. Todos estes textos são disponíveis em português em http://europa.eu.int/eurlex/pt/index.html.
152 Commission Evaluation Report On The Transfer Of Technology Block Exemption Regulation N° 240/96
Technology Transfer Agreements Under Article 81
58
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
patent subject matter is potentially caught by Article 81(1).
Thirdly, the TTBE regulates contractual arrangements by setting out three categories of
clauses:
those that generally would not violate Article 81(1) but the legality of which is clarified by the
block exemption (white clauses);
those that violate Article 81(1) and the inclusion of which would bring the entire agreement
outside the scope of the block exemption ('black clauses) and
those which are neither exempted nor expressly excluded and the assessment of which
requires a case by case analysis (grey clauses). For the latter category the TTBE provides for
an opposition procedure whereby the Commission must establish, within a specified period of
time, whether the notified agreement may benefit from the block exemption (see Article 4).
In addition, Article 7 allows the Commission to withdraw the benefit of the block exemption in
respect of agreements having effects incompatible with the conditions of Article 81(3).
Pursuant to Article 7(1), this may happen in particular when the licensee™s market share
exceeds 40%.
Os Regulamentos relativos a outros setores que não as licenças de PI, subsequentes a 1996,
abandonam o estilo formal do Reg. 240/96, baseado em cláusulas específicas, para adotar, no seu
campo específico, inclusive no que toca a contratos de PI e tecnologia, um enfoque mais funcional e
econômico, no qual têm papel relevante a análise de níveis percentuais mínimos de controle de
marcado pelos participantes.
Nos Estados Unidos, a análise dos contratos em questão é feita sob as regras do Antitrust Guidelines
for the Licensing of Intellectual Property Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal
Trade Commission on April 6, 1995. 153
Numa definição crucial, os Guidelines americanos dizem o seguinte:
These Guidelines embody three general principles:
for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being
essentially comparable to any other form of property;
the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust
context; and
the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine
complementary factors of production and is generally procompetitive.
As importantes diferenças dos dois estilos de tratamento das cláusulas restritivas são assim
explicadas:
153 Encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm .
59
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
(…) the EC competition policy approach towards licensing agreements does recognise the
existence of the monopoly granted by IPR law, but this does not mean that the exercise or
exploitation of that monopoly may not be scrutinised under the competition rules. Licensor
and licensees are separate undertakings and are also treated as such.
The competition rules do not accept just any restriction that helps the licensor to realise the
maximum profit from its monopoly. For instance, while it is clear that to obtain the full
monopoly profit the licensor may want to impose restrictions on the licensees concerning
their pricing, their output or the territories into which or the customers to whom the licensees
may sell the licensed product, such restrictions may fall foul of the EC competition rules.
The US approach, as laid out in the Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property issued by the DOJ and FTC (‚US Guidelines™), is different from the EU approach.
(…) Competition concerns may arise when the Licensing agreement restricts competition
between companies that would have been actual or likely potential competitors in the absence
of the license (companies in a horizontal relationship).
The owner of intellectual property will not be required to create competition in its own
technology and should therefore in principle be free to impose those restrictions in a
licensing agreement which allow him to do what he could also have done on his own. The US
approach does not only recognise the existence of the monopoly granted by IPR law, but also
respects in general the right of the holder of the IPR to fully exploit it by imposing in a
licensing agreement the restrictions necessary to obtain the full benefit of the IPR. 154
The US approach makes a clear distinction between licensing agreements entered into
between competitors versus agreements between non-competitors and draws policy
conclusions from this distinction. The US approach treats very leniently restrictions that
concern the exploitation of the IPR itself when the licensor and licensee are not actual or
potential competitors. (…)
The stricter EU approach towards restrictions concerning the exploitation of the IPR itself
when contained in agreements between non-competitors reflects the higher importance EC
competition policy attaches to intra-brand restrictions in general and territorial restrictions
in particular. Territorial restrictions are paid more attention in particular because of the
additional market integration objective which EC competition policy has.155
O sistema japonês de controle se aproxima do Americano:
The JFTC has also issued Licensing Guidelines, which relate only to possible violations of
section 19 through provisions in licensing arrangements. The Guidelines, which are
applicable to both national and international agreements, provide administrative guidance to
enterprises as to the enforcement policy of the JFTC. In this respect, there are resemblances
to the United States Guidelines. (…) In the exercise of its powers under the Act, the JFTC has
154 Commission Evaluation Report, op. Cit., p. 15.
155 Idem, p. 18.
60
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
also issued the Guidelines Concerning Joint Research and Development of 1993 (which
provide for rule-of-reason treatment of IP/competition policy issues arising in technology or
products markets from joint R & D) and the Guidelines Concerning Distribution Systems and
Business Practices of 1991 (including unreasonable obstruction of parallel imports) 156
Nas negociações do ALCA, a matéria tem sido objeto de discussão nos termos do Doc. ALCA doc.
FTAA.TNC/w/133/Rev.1 de 3 de julho de 2001 157
5. ABUSO DE DIREITOS E ABUSO DE PODER ECONÔMICO
O abuso de direitos exclusivos tem sido particularmente estudado em relação às patentes. No entanto,
a jurisprudência americana e européia já aplicou a noção de abuso no âmbito do direito autoral 158.
Nossa análise abaixo se concentrará igualmente na questão das patentes, sem deixar de lado a
eventual aplicação a outros campos de direito159. Uma recentíssima decisão brasileira de primeira
instância aparentemente acolheu o argumento de abuso por excesso de poderes em matéria de
cultivares 160.
Abuso e direito internacional
Do direito internacional pertinente – da CUP
Distinguem-se fundamentos sólidos nos textos internacionais pertinentes para as licenças
compulsórias por abuso de direitos e de poder econômico
156 Competition Policy and the Exercise of Intellectual Property Rights, Doc. UNCTAD TD/RBP/CONF.5/6, 11 August
000
157 Encontrado em http://www.abpi.org.br/textoscom/textosind.htm
158 Nos Estados Unidos, vide, DSC Comm. Corp. v. Pulse Comm. Inc., 170 3d 1354, 1368 (Fed Cir.) ("copyright misuse is
a defense to a claim of copyright infringement'), cent. denied, 528" U.S. 923 (1999); Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds, 911
F.2d 970, 979 (4th Cir. 1990) ("since copyright and patent law serve parallel public interests, a 'misusè defense should apply
to infringement actions brought to vindicate either right"); United Tel. Co. v. Johnson Pub. Co., Inc., 855 F.2d 604,611-12
(8th Cir. 1988); National Cable Television v. Broadcast Music, 772 F. Supp. 614, 651 (D.D.C. 1991) ("Copyright misuse is
an affirmative, equitable defense to infringement that has grown out of the recognized doctrine of patent misuse.'). Na
Europa, vide, na jurisprudência da Corte de Justiça, Joined Cases C-241/91 & C242/91, Radio Telefis Eireann v.
Commission, 1 CEC (CCH) 400 (1995)..
159
Vide em especial Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions : Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS,
and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America. Issue paper No.5, by Jerome H.
Reichman and Catherine Hasenzahl, 2003, encontrado em http://www.iprsonline.org/unctadictsd/projectoutputs.htm ,
visitado em 22/1/2005 e Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options
For Developing Countries, encontrado em http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , vivitado em
22/2/2005.
160 “O Juiz de Direito Victor Luiz Barcellos Lima, convocado ao Tribunal de Justiça em regime de plantão, deferiu hoje (11/1)
liminar postulada pela Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo, determinando a suspensão do pagamento do valor de
R$ 1,20, por saca de soja, a título de royalty em favor da Monsanto do Brasil Ltda. A decisão é a primeira no País neste
sentido.(....) Apontou que a pretensão da Cooperativa está amparada na Lei de Proteção de Cultivares (n° 9.456/97), que
confere direito intelectual, inclusive o relativo à modificação genética, “tão só no que tange ao material de reprodução
da planta, não se estendendo, por evidente, a toda produção de soja”. De acordo com o Juiz Victor Barcellos Lima, não
há previsão de direito intelectual sobre a produção de soja, impondo-se a concessão da liminar” . Proc. 70010740264
(Adriana Arend). A liminar foi, em seguida, revogada pelo tribunal estadual pertinente.
61
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A Convenção de Paris, em sua versão de Estocolmo, assim preceitua em seu art. 5º:
2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão
de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito
exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.
Assim, as licenças serão concedidas para coibir abusos – inclusive o que resulta da falta de exploração
adequada da patente. Aqui a preocupação de equilíbrio de interesses encontrado na esfera
constitucional aparece, como notamos em obra anterior:
“a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do privilégio
e do público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam usadas em benefício da
produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio
entre os interesses divergentes:
“The provisions under examination aim at striking a balance between the said
considerations. It gives the member states the right to legislate against the abuses which
might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to
work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are
respected” 161.
Diz Bodenhausen:
“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of exclusive rights
conferred by the patent relates to a very important question of patent law. Although patents,
even apart from their exploitation, are considered beneficial to the industry, as they publish
inventions which may inspire other inventions, and fall into the public domain after the
expiration of their term, it is believed in many countries that, in order to be fully justified,
patents should also be used for working the patented invention where the patent is granted,
and not merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control importation
O Direito Internacional Pertinente - Acordo TRIPs
Também o Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a
hipótese da repressão de abusos e de práticas anticoncorrenciais, no seu Art. 31, especialmente por
aplicação do art. 8o:
Article 8
Principles (...)
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this
Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right
holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the
international transfer of technology.
161 Idem, eadem.
62
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Importante notar que o TRIPs distingue o tema de abuso da propriedade intelectual do abuso do poder
econômico, e menciona mesmo o embaraço à transferência de tecnologia.
Diz Carlos Maria Correa 162:
Prácticas anticompetitivas. La verificación de prácticas anticompetitivas es una de las
causales principales para la concesión de licencias obligatorias.
En los Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del cincuenta los Tribunal s han
concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act, con base en
una antigua doctrina de la Suprema Corte según la cual "el progreso de las de las ciencias y
las artes útiles es el propósito primario de la concesión de una patente, y la retribución al
inventor es una consideración secundaria, aunque importante”(Kendal V. Windsor, 62 US
[21 How 322, 16 L. Ed. 165 1859]).
Licenças compulsórias e TRIPS: requisitos especiais no caso de abuso
As exigências para concessão de licenças compulsórias não são todas aplicáveis às licenças para
repressão de abusos da patente ou de poder econômico (por exemplo, no caso de abuso de poder
econômico, seja necessariamente sujeita a royalties). Já quanto à licença para reprimir o abuso de
poder econômico, diz o seguinte:
Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where
such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process
to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into
account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities
shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions
which led to such authorization are likely to recur;
Em resumo, assim, no caso da licença por interesse público, o requisito de prévia solicitação de uma
licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de licença para reprimir abuso
de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa prévia solicitação, quanto requisito de
exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico
da licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à vol. a
do abuso.
Abuso por falta de uso e CUP
Diz a Convenção de Paris, no pertinente:
Art. 5o
(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão
de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito
exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. (...)
162 Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.
63
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
(4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de
exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do patente, ou de
três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença
será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença
obrigatória será não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de
sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.
(5) as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos
modelos de utilidade.
Licença por falta de uso e TRIPs
A questão da compatibilidade entre TRIPs e o instituto brasileiro da licença compulsória por falta de
uso já nos foi objeto de uma extensa análise, publicada em nosso Licitações, Subsídios e Patentes, Ed.
Lumen Juris, 1996. Remetendo o leitor a tal fonte, cumpre-nos apenas aqui citar nossas conclusões
quanto à questão:
1. Não se introduziu, com o TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não discriminação da
Convenção de Paris.
2. TRIPs, fora da cláusula em exame, não revoga as disposições da CUP relativas ao uso
efetivo das patentes.
3. A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula
exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que sejam incondicionais
e intrínsecos à concessão, não se aplicando às regras relativas à manutenção do direito,
uma vez concedido. Assim, a norma não afeta a exigência de uso efetivo.
4. Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser entendido de forma
a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar, porque continua em vigor a
Convenção de Paris, que a assegura.
5. Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da patente:
mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há, pois a discriminação mencionada
na cláusula entre a importação e a fabricação local.
6. Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo, ou proibisse
discriminar entre território nacional e estrangeiro para apuração da exploração ou ainda
tivesse disposto diretamente que importação também é uso. Mas não o fez.
7. Assim, não há qualquer discriminação, seja perante do Art. 27, seja perante o restante dos
dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de uso
efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do Art. 5o. da
CUP.
As noções de abuso no direito interno
Noção de abuso de direitos do Direito Americano
64
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A noção de abuso em matéria de propriedade intelectual tem duas vertentes; a de origem românica ou
melhor, canônica, na verdade influenciada pelo direito administrativo francês, e a criação da
jurisprudência americana, sob o nome de patent misuse:
The doctrine of patent misuse is a judicially developed doctrine that has been used by courts
of equity to prevent a patentee from extending the "monopoly" granted by the patent laws
beyond its legal bounds. A patentee's misuse of a patent will render the patent unenforceable
for the duration of the misuse. The types of conduct that courts have deemed to constitute
misuse vary greatly 163.
A construção americana teve uma grande relevância na moderação dos direitos de propriedade
intelectual, como uma prática distinta da doutrina antitruste 164. Seu fundamento não é uma limitação
externa aos direitos de propriedade intelectual (como ocorre pela aplicação das regras antitruste), mas
uma medida de sua extensão efetiva como imposta pela boa fé 165.
A vantagem do uso deste caminho é prescindir da determinação de uma situação de concorrência
como determinada sob a prática antitruste. Assim, mesmo a patente de uma titular que não disponha
de posição dominante poderá, em tese, ser objeto de abuso. Na prática americana, no entanto, a
construção jurisprudencial após 1982 deixou de considerar que qualquer dos abusos antes catalogados
(com a exceção, talvez, de imposição de royalties após a vigência da patente) como automaticamente
aplicáveis.
Assim, salvo a hipótese dessas vedações automáticas, a política judicial é de apreciar a razoabilidade
da prática inquinada de abusiva 166; em especial, a mudança legislativa levou em 1988 a que se
suprimisse da vedação automática as tying clauses antes vedadas. Assim, não mais são
necessariamente abusivas as imposições do titular de um direito que, para licenciar uma patente,
obrigue o licenciado a comprar-lhe itens fora da exclusividade.
A variante inglesa
163 Patricia Martone, Richard Fuestel Jr, William Gilbreth, The Patent Misuse Defense, in Intellectual Property Antitrust 2001,
PLI, New York, 2001, p. 101.
164
Marshall Leaffer, Understanding Copyright Law, Third Edition, Lexis, 1999, p. 472: “Although it is based on
principles of free competition, the misuse doctrine has an identity distinct from the antitrust laws. A
defendant in an infringement action is shielded from suit if misuse can be shown, even though the acts of
misuse neither constitute competitive injury nor indicate that the plaintiff was individually harmed by the
defendant's misuse.”
165Op. cit, “Justice Murphy articulated the general principle behind the "clean hands" doctrine in Precision Instrument Mfg. Co.
v. Auto. Maintenance Mach. Co.: "That doctrine is rooted in the historical concept of [a] court of equity as a vehicle for
affirmatively enforcing the requirements of conscience and good faith. »12 The rationale is that, since equity tries to
enforce good faith in defendants, it no less stringently demands the same good faith from plaintiffs.
166 “The Federal Circuit recognizes that two actions have been found to be per se patent misuse - tyine and charging post patent
expiration royalties, and that tying has been converted to a rule of reason analysis pursuant to the Patent Reform Act.
Accordingly, if the conduct does not involve post-patent expiration royalties the next step is to review the categories of
35 U.S.C. § 271(d), which sets the statutory forth exceptions to patent misuse. If, the patenteès conduct does not fall
within the five exemptions, the next step is to examine whether the patentee has impermissibly broadened the physical
or temporal scope of the patent with anticompetitive effect. This requires determining if the patenteès conduct is
"reasonably within the scope of the patent grant, i.e., that it relates to the subject matter within the scope of the patent
claims”.
65
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
De sede legislativa, e não judicial, a doutrina inglesa de abuso de patentes, como era expressa na Lei
de Patentes de 1949, é assim descrita:
No direito britânico, a técnica legislativa de 1883 a 1949, criou a categoria do abuso do
direito de monopólio, em espécies enumeradas pela lei (Lei britânica de 16 de dezembro de
1949, art. 37, alínea 2) : falta de exploração ou exploração insuficiente (art. 37, alínea 2, a) ;
insuficiente satisfação 'á procura do produto patenteado, em base eqüidosa (art. 37, alínea. 2,
b) ; impedimento ou dificultação à exploração em escala comercial, por importação de artigos
patenteados (art. 37, alínea 2, c) ; recusa, por parte do titular da patente, de dar licenças, sob
condições razoáveis (art. 37, alínea 2, d) ; prejuízo causado pelo fato de condições impostas
pelo titular da patente (art. 37, alínea 2, e) Quanto às sanções, pode pedi-Ias quem sofre com o
abuso ou pode dar solução ao problema que o abuso do direito criou, desde que tenham
corrido três anos após a expedição da patente; e são elas: a licence of right, que é a licença pela qual o titular não se pode opor a que terceiro obtenha licença de exploração, segundo o
que fôr acordado, ou, em falta de acôrdo, segundo o que o Controlador Geral fixar, por
eqüidade; a licença ao requerente, eompulsory licence, que o Controlador Geral dá,
diretamente. O direito britânico tem, ainda, a order for revocation, dois anos após a outorga de
licença. A order pode sei condicional (order nisi) 167.
Diz Scherer, sobre a lei inglesa da época 168:
The United Kingdom and Canada provide the leading examples of compulsory licensing of
drug patents without a finding that the anti-monopoly laws have been violated. In the United
Kingdom, Section 41 of the Patents Act of 1949 distinguished foods, medicines, and surgical
devices from other patent-protected products by articulating a rebuttable presumption in
favor of compulsory licensing to ensure that the products are "available to the public at the
lowest prices consistent with the patentees' deriving a reasonable advantage from their patent
rights." Between 1953 and 1971, a total of 20 compulsory licenses were granted in response
to 54 applications, covering inter alia such important products as Chloromycetin, Librium,
and Valium. A 1967 U.S. government study speculated that the U.K. compulsory licensing
provisions may have been used infrequently "because of the cumbersome and time-consuming
procedures involved," which among other things permitted compulsory licensing only after a
patent had been in force for at least three years.169
A outra noção de abuso
A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do princípio que
a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que
transcende o simples interesse egoístico do titular.
Esta visão do que seja abuso é assim definida:
“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de
167 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, §§ 1.971-1.978.
168
Frederick Scherer, op. cit.
169 {Citação do original] U.S. Department of Health, Education, and Welfare (1968), p. 177.
66
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a
finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são
conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo,
obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição" 170.
À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os
limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites
legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso 171.
O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido
para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a
industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos
(vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua
expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico
próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na
fronteira do abuso de poder econômico.
Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente
necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao
inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a
invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso 172.
Por suas características especiais, o abuso que resulta do não uso do privilégio não terá uma análise
específica neste estudo. .
Abuso por excesso de poder jurídico
Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá
exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros
restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que
desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da
concessão, está em abuso de patente 173.
Caso capital de abuso de direitos é o testemunhado na decisão do Tribunal Supremo da Venezuela na
Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001. Sala de Casación Civil, que puniu exemplarmente a Microsoft por
excesso de utilização dos direitos autorais contra uma instituição financeira 174. Mas igualmente se
170 Silvio Rodrigues, Direito civil - Parte geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1°. p. 311. Noção idêntica se
encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil
Venezuelano, art. 1.185.
171 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propiedad
Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.
172 Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante
pode abusar de sua patente.
173 Nordhaus, Patente Antitrust Law § 29, 1981.
174 “ ...la solicitud de Inspección Ocular iba dirigida a Promotora Cedel C.A. y que la medida cautelar recayó sobre bienes de una
persona jurídica distinta, extraña a esa empresa, diferente a la señalada en la solicitud presentada por MICROSOFT
CORPORATION, de tal manera que transcurrieron varios meses en que cesó su actividad operativa por la ausencia de
sus programas y equipos; que su clientela se alejó toda vez que se desarrolló una campaña de descrédito a través de
artículos de prensa, colocando a Cedel Mercado de Capitales C.A. como una irresponsable, usurpadora y violadora de
67
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
encontram exemplos desse tipo de abuso na jurisprudência francesa 175 e americana 176.
Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de
royalties além ou depois da expiração da patente; royalties discriminatórios, royalties excessivos,
recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes;
restrições territoriais ou quantitativas; pooling de patentes e abuso de poder de compra 177.
Abuso por desvio teleológico
Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da patente têm, em
nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição
do criador, e como fim imediato os interesses sociais pertinentes (inclusive, no Brasil, o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País). Cada uma dessas finalidades implica em uma
análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.
Abuso como defesa
A doutrina do patent misuse é essencialmente um argumento de defesa. Não há, no Direito
Americano, uma prática positiva de repressão ao abuso – por exemplo, através de licenças
compulsórias-, como ocorria na lei inglesa de 1949. Outras jurisdições, no entanto, também
consagram esse uso passivo, mas não menos importante, da noção de abuso, como se documentou
com a jurisprudência venezuelana e francesa já citada. No Brasil, Gama Cerqueira também
testemunha essa vertente do tema:
Depois das ações que competem ao titular da patente de invenção para defesa de seus direitos,
devemos tratar da ação que cabe às pessoas que se sintam injustamente cerceadas em suas
atividades industriais, em conseqüência do exercício abusivo dos direitos ligados ao
privilégio.
O caso mais comum é o do concessionário da patente que - dá ao seu privilégio extensão
maior do que realmente possui, de modo a abranger o que se acha no domínio público ou
objeto diverso daquele que consta do título. Outras vezes, o titular da patente atribui a um
los derechos de MICROSOFT CORPORATION, lo cual también causó retraso en la información tributaria, financiera
y oficial que debía ser consignada ante el SENIAT, BOLSA DE VALORES DE CARACAS y COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES. Agrega que el secuestro de sus bienes produjo el cese en sus actividades comerciales, lo
que “acarreó pérdidas millonarias relacionadas al ritmo creciente de la empresa y sus proyecciones de ganancias en
razón a la reactivación de la economía de Venezuela y el crecimiento Bursátil...”
175 Foyer et Vivant, Droit des Brevets, Thêmis, « A noter toutefois cet arrêt de la cour de Paris du 11 mai 1987 (JCP, 1988, éd.
E., 11, 15143, n° 32, obs. Burst et Mousseron, PIBD, 1987, 420, 111, 381) sanctionnant une procédure en contrefaçon
comme abusive, sur la considération que «la société demanderesse a agi avec une légèreté blâmable et a causé un
incontestable préjudice à la société défenderesse», la condamnation consistant en l'attribution de 50 000 F de
dommages-intérêts et la publication de la décision»
176 Foyer et Vivant, op. Cit, « On notera, en contrepoint, qúil s'est trouvé un juge américain pour condamner une entreprise pour
avoir, selon lui, abusé de son brevet, également par une action en contrefaçon indue, à 37 millions de dollars - au cours
de 1969 - (Affaire Zenith vs Hazeltine, PI, 72. 300, 395 US 100 (1969); cf. L. Le Lièvre, Joint ventures aux Etats Unis,
in Négociations de licences entre la France, les Etats-Unis et le Canada, Journées d'études d'octobre 1972, Comité
Franc-Dollar, CNPF, 1972, p. 149»
177 David Bender, Patent Misuse, in PLI Patente Antitrust 1989, p. 147-194.
68
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
concorrente a violação de seu privilégio, fazendo circular a noticia nos meios interessados,
como expediente para perturbar os seus negócios e desviar a sua - clientela. Outras vezes,
ainda, trata-se de pessoa que se inculca possuidora de patente para certo produto ou processo
industrial, como meio de intimidar os seus concorrentes c impedi-los de explorar a mesma
indústria, sob ameaça. de processo.
Nesses casos, à pessoa prejudicada assiste o direito de intentar ação declaratória (Cód. de
Proc. Civil, art. 2.°, Parágrafo único), para que o juiz interprete os termos da patente e
determine a extensão dos direitos que .ela assegura, ou constate a existência ou inexistência
do privilégio, reconhecendo o direito em que o autor se sente prejudicado. Como explica
RAMELLLA, "la privativa restringe il diritto di ognuno di valersi del libero esercizio della
sua industria e della libera attuazione delle invenzioni che sono nel dominio del pubblico. Chi
a dunque oppone ad altri un diritto che pretende derivare senta fondamento dal suo attestato,
limita illegalmente la libertà dell''industrie e del lavoro ad ognuno garantita ché ingiusta in
tal punto la pretesa del esclusivo godimento". É o fundamento da ação a que nos referimos
Abuso e direitos autorais
A noção de que o abuso de direitos pode alcançar o campo autoral já é consolidada. No direito
americano, resultou de uma aplicação da doutrina elaborada em relação às patentes, mencionada
acima. Embora se ache cada vez mais ligada à prática antitruste, há uma autonomia da tese de abuso
de direitos autorais, que enfatiza o tema de desvio de finalidade:
The grant to the [author] of the special privilege of a [copyright] carries out a public policy
adopted by the Constitution and laws of the United States, "to promote the Progress of
Science and useful Arts, by securing for limited Times to [Authors] . . . the exclusive Right . .
" to their ["original works"]. United States Constitution, art. I, J 8, cal. 8 [17 U.S.C-A- 1102].
But the public policy that includes [original works] within the granted monopoly excludes
from it all that is not embraced in the [original expression]. It equally forbids the use of the
[copyright] to secure an exclusive right or limited monopoly not granted by the [Copyright]
Office and that it is contrary to public policy to Grant it" 178
E, adiante na mesma decisão:
[W]hile it is true that the attempted use of a copyright to violate antitrust law probably would
give rise to a misuse of copyright defense,the converse is not necessarily true - a misuse need
not be a violation of antitrust law in order to comprise an equitable defense to an
infringement action. The question is not whether the copyright is being used in a manner
violative of antitrust law (such - as whether the licensing agreement is "reasonable„), but
whether the copyright is being used in a manner violative of the public policy embodied in the
grant of a copyright 179.
A noção de abuso de direitos autorais é tão viva, ou talvez ainda mais, na legislação européia. Embora
fundamentando a decisão numa violação das regras européias de concorrência, o julgamento do caso
178
Lasercomb America, 911 F.2d at 976
179
Idem, p. 978.
69
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Magill pela corte suprema européia igualmente considerou o desvio de finalidade como elemento
crucial de análise 180.
Já Manoel Joaquim Pereira dos Santos
entende:
181
, mais ancorado na textura constitucional brasileira, assim
Nos Estados Unidos desenvolveu-se uma teoria bastante interessante denominada de
“copyright misuse”. Derivada do seu equivalente em direito patentário (“patent misuse”), é
aplicada como um princípio de “common law”, visto não resultar de norma legislativa, e é
baseada no conceito de equidade, com o objetivo de evitar que o titular de um monopólio
legítimo exerça abusivamente seu poder para controlar a concorrência. No direito de tradição
romanística, ao qual se filia nosso sistema jurídico, o equivalente à teoria do “copyright
misuse” seria o princípio do “abuso de direito”, eventualmente enquadrado como uma prática
anticoncorrencial182. O Art. 187 do novo Código Civil acolhe o conceito de que “também
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Em nosso direito, a utilização dos direitos de propriedade intelectual para dominar o mercado
e impedir ou limitar o acesso ou dificultar o funcionamento de fornecedores pode configurar
uma infração da ordem econômica. Nesse sentido, dispõe o Art. 21, XVI da Lei n° 8.884, de
11 de junho de 1994, ao tipificar como conduta abusiva “açambarcar ou impedir a
exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”. O princípio
constitucional tutelado é o da liberdade de concorrência, previsto no inciso IV do Art. 170,da
Constituição Federal, que cuida da atividade econômica.
Num desenvolvimento no direito brasileiro, Eliane Y. Abrão propõe uma visão bastante extensa da
noção de abuso de direitos autorais, sem necessariamente distinguir entre abuso de direitos e
limitações 183 a esses mesmos direitos 184:
Quais os fins sociais a que visam as leis autorais? A promoção da cultura e o avanço do
conhecimento, que não se esgotam no privilégio temporário conferido ao autor e à obra. Para
180
Corte Européia, no caso Magill, cit: “However, the Court of First Instance rook the view that, while it was plain
that the exercise of an exclusive right to reproduce a protected work was not itself an abuse, that did not
apply when, in the light of the details of each individual case, it was apparent that the right was being
exercised in such a ways and circumstances as in fact to pursue an aim manifestly contrary to the objectives
or Article 86. In the event, the Court of First Instance continued, the copyright was no longer being
exercised in a manner which correspond to its essential function, within the meaning of Article 36 of the
Treaty, which was to protect the moral rights in the work and to ensure a reward for the creative effort,
while respecting the aims of, in particular, Article 86.”
181
Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime Constitucional do Direito Autoral, manuscrito,
2004
182
[Nota do original] Vide DREXL, Josef. What is protected in a computer program: copyright protection in the
United States and Europe. Munchen: Max Planck Institute, 1964. p. 91.
183
Do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed.: “As chamadas “limitações” (...) representam, na
verdade, elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo (...) trata-se de um
rol de limitações legais (daí, involuntárias, objetivas e incondicionais) à exploração da patente”. .
184
Eliane Y. Abrão, Direitos de Autor e Direitos Conexos, Editora do Brasil, 2002, p. 218
70
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
que os fins sejam colimados é preciso que diversos autores tenham direitos exclusivos em
relação às suas obras, como manda a Constituição, respeitando os outros direitos exclusivos
de outros autores sobre outras obras ainda que semelhantes e transeuntes de universos afins.
(...)
Ocorre abuso de direito autoral quando se pleiteia a proteção para métodos, sistemas,
formatos, idéias e todos os demais atos e conceitos que se encontrem dentro do campo de
imunidade do direito autoral.
Ocorre abuso de direito autoral quando se restringem as limitações impostas aos usos livres
das obras em função da ordem pública ou de direitos alheios, impedindo que uma pessoa ou
grupo de pessoas exerçam a crítica ou o estudo de obra preexistente independente de
comunicação.
Ocorre abuso de direito autoral quando o agente ou o órgão investido da arrecadação dos
direitos de utilização pública autuam a representação teatral, ou a execução musical realizada
gratuitamente para fins didáticos, ou em ambientes domésticos.
Ocorre abuso de direito autoral quando se tenta influir na liberdade criativa do intérprete, ou
quando se investe contra a paródia ou a caricatura alegando ofensa inexistente.
Ocorre abuso de direito autoral quando as pessoas que necessitem da criação de um autor,
como matéria-prima de sua atividade profissional, abusam de sua superioridade econômica ou
política para açambarcar através de contratos leoninos todas as formas de uso de uma obra,
por todos os meios e processos, com alcance e comercialização garantida em todos os países,
sem limitações no tempo. Cometem abuso de direito os herdeiros que impedem o uso regular
das obras criadas pelo autor impondo ônus excessivos ou embaraços à livre circulação do bem
cultural.
Como se verá adiante, por exemplo, no tocante à proteção dos cultivares no direito brasileiro, a noção
de abuso parece extensível a todos direitos de exclusiva, como, aliás, aos direitos em geral.
Abuso de direitos e abuso de poder econômico
Diversamente do que ocorre com a doutrina do abuso de direitos de exclusiva, a noção de abuso de
poder econômico presume uma análise de uma situação de mercado e de poder de mercado. Fruto de
uma elaboração jurídica diversa da prática americana antitruste, tal noção não se contrapõe
necessariamente à medula do Sherman Act.
Como nota Corwin Edwards 185.
“Em alguns países, o conceito de ação contrária ao interesse público é definido na frase
‘abuso do poder econômico’, que resume atitudes desenvolvidas durante vários séculos, pela
inter relação de instituições religiosas, políticas e econômicas. O termo é perfeitamente
entendido por aqueles que com ele se familiarizaram, embora não tenha sentido para um
185 Apud Alberto Venâncio Filho, A intervenção do Estado no Domínio Econômico, Fundação Getúlio Vargas, 1967, págs. 291
e 292.
71
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
observador norte-americano. Antes da reforma, a atitude da igreja era de não desafiar a
existência do poder econômico temporal, nem preocupar-se com a sua concentração, mas
aceitando as hierarquias do poder, insistir para que tal poder fosse moralizado e se tornasse
religioso. Toda a conquista de poder trazia uma correspondente conquista de deveres. O
fracasso em assumir seus deveres instituía uma conduta imoral e irreligiosa. Essa concepção é
claramente uma precursora do conceito legal atual de abuso do poder econômico, a qual
sobreviveu à Reforma, não somente nos países católicos, mas também naqueles países nos
quais o protestantismo adotou a concepção de que as atividades comerciais privadas têm
deveres morais correspondentes à sua autoridade”
O órgão de defesa da concorrência brasileiro assim definiu, apoiando-se em autores jurídicos, o que
seria poder de mercado:
Modesto Carvalhosa, invocando os ensinamentos de Hossiaux, define o poder econômico
como “a capacidade de opção econômica independente, naquilo em que essa capacidade
decisória não se restringe às leis concorrenciais de mercado. Titular do poder econômico,
portanto, é a empresa que pode tomar decisões econômicas apesar ou além das leis
concorrenciais de mercado”. Em comentário ao conceito acima transcrito, Sérgio Varela
Bruna afirma: “(...) A situação de poder econômico (...) expressa a condição de independência
na tomada das decisões econômicas, ou seja, a possibilidade de se tomar decisões fora dos
limites que o mercado imporia em regime concorrencial puro”.186
A noção resulta da tradição da Economia Política, de que as relações econômicas são “permeadas de
relações de poder entre diferentes agentes” 187. Nesse campo, a definição de “poder econômico” se
constrói em duas etapas lógicas e históricas.
Em particular, do ponto de vista jurídico, por mais indeterminada que seja a noção de poder
econômico e complexa a sua conceituação, trata-se de formar juízo sobre seu exercício
supostamente abusivo, o que impõe inexoravelmente a fixação de critérios objetivos(...) a
noção de poder de mercado é um pouco mais familiar e manejável na análise econômica,
sendo ademais, claramente, a forma básica pela qual o poder econômico é exercido no âmbito
dos mercados. (...) poder de mercado é simplesmente - e de forma algo simplista - definido
como poder de fixação discricionária de preços num dado mercado.
A visão clássica do poder de mercado, assim, na tradição que indicamos ser a de Adam Smith,
concentra-se no índice “preço” e na capacidade de manipulação deste como denotação de poder. No
entanto, esse poder, a partir de um certo momento da doutrina econômica, não se caracteriza
necessariamente como nocivo à economia e ao direito:
“(...) a possibilidade de auferir lucros monopolísticos - e com isso deter algum poder de
186
Procedimento Administrativo N° 08012.005660/2003-19,Representante: Intermarítima Terminais Ltda.,
Representados: Tecon Salvador S/A.
187
Os trechos a seguir são de Manoel Possas. (1996). “Os conceitos de mercado relevante e de poder de. mercado no
âmbito da defesa da concorrência”. Revista do IBRAC, 3 (5). O autor, ao se referir à mudança de
perspectiva na censurabilidade do poder de mercado, essencialmente se refere a Schumpeter, J. A.
Capitalism, Socialism and Democracy. Londres, Allen & Unwin, 1943, cap. 7. Essa noção de poder de
mercado como poder político é classificada por Posner como “populismo”.
72
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
mercado - passa a ser vista como um fenômeno normal no âmbito do processo competitivo, e
não mais necessariamente como uma anomalia condenável por intrinsecamente oposta ao
bem-estar social e ao interesse dos consumidores. Não só o poder de mercado passa a ser
tolerável, a menos de seu exercício abusivo - como a jurisprudência de defesa da
concorrência, bem mais que a ortodoxia econômica, está há muito preparada para admitir como, mais que isso, torna-se até mesmo desejável em muitas situações, notadamente em
atividades econômicas caracterizadas pelo dinamismo inovativo e tecnológico, nas quais é
preciso assegurar alguma perspectiva de apropriação privada de lucros acima do “normal”
para que os investimentos produtivos e em P&D, voltados a ativos específicos, de alto risco e
incerteza quanto ao retorno esperado, possam ser realizados no nível e ritmo adequados.”
Assim, ao contrário das noções próprias do direito antitruste americano, que se articulam num
conteúdo de intencionalidade (dolo de monopolizar) 188 a idéia de abuso desse poder ganha maior
repercussão nos direitos europeu e da América do Sul. Elaboram-se assim as categorias de posição
dominante 189 e de abuso dessa posição 190.
Essa distinção entre os dois tipos de abuso está expressa nos textos internacionais, e representa um
elemento crucial de nossa análise.
Essa modalidade de licença compulsória é prevista em lei ou profusamente praticada pelo judiciário
em grande número de jurisdições 191:
In Canada, the Competition Act (section 32 of The Canadian Competition Act, RSC 1985, c
C-34, as amended) gives the Federal Court power to expunge trademarks, to license patents
(including setting all terms and conditions), to void existing licenses and generally to abridge
or nullify normal patent or trademark rights where the trademarks or patents have been used
to injure trade or commerce unduly or to prevent or lessen competition unduly (Grover, 1992,
p. 14). The Australian Trade Practices Act has been invoked in cases of refusal to deal
(O'Bryan, 1992, p.10).
The existence of anti-competitive practices is also considered a ground for the granting of
compulsory licenses in the laws of Chile (1991), Argentina (1995) and the Andean Group
countries (Decision 344, 1993), among other countries. In South Africa, a compulsory license
can be granted if the demand for a protected product is being met by importation and the
188
Richard Posner, Antitrust Law, 2ª. Ed., p. 37.: “The offense was no longer the charging of a monopoly price-it
was the conspiracy, the attempt, to charge a monopoly price. No evidence that the defendants were likely to
succeed in their attempt was required.”
189
Numa versão de divulgação da autoridade européia, “Uma empresa detém uma posição dominante se o seu poder
económico lhe permite operar no mercado sem ter em conta a reacção dos seus concorrentes ou dos
consumidores
intermédios
e
finais.”
,
encontrado
em
http://europa.eu.int/comm/competition/citizen/citizen_dominance_pt.html#what , visitado em 31/01/2005.
190
Loc. cit.,”Deter uma posição dominante não é negativo em si mesmo, se resultar da eficiência da empresa.
Porém, se esta explorar esse poder para asfixiar a concorrência, trata-se de uma prática anticoncorrencial
que constitui um abuso. É, pois, o abuso da posição dominante que é proibido pelo artigo 82° do Tratado
CE.”
191
Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For Developing
Countries, encontrado em http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , vivitado em
22/2/2005
73
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
price charged by the patentee is "excessive in relation to the price charged therefor in
countries where the patented article is manufactured by or under license from the patentee or
his predecessor or successor in title" (section 56(2)(e)).
No tocante ao contexto sul americano, num resumo enérgico, nota De Léon 192:
Los supuestos que comprende el ejercicio abusivo de una patente varían según la legislación
nacional. No obstante, parece haber cierto consenso en encuadrar, dentro de este supuesto a
las siguientes conductas: (i) la fijación de precios “abusivos” o “excesivos” respecto al
tamaño del mercado, (ii) la negativa a suplir un mercado en condiciones “razonables”, (iii)
discriminación de condiciones en uso de la patente; y en general (iv) entorpecimiento de
actividades comerciales productivas.
Jurisprudência Americana – Licenças Compulsórias
Os Estados Unidos, ainda que sem previsão geral de licenças compulsórias na lei de patentes, tem
capitaneado o uso do instrumento, seja através do uso público de objetos patenteados, seja pela ação
de instrumentos corretivos de direito antitruste. Narra Frederick Scherer 193 :
Under U.S. law, the federal government may utilize technology patented in the United States
when such utilization serves the national interest and reasonable compensation is paid.194 In
effect, the government issues itself or its designated private sector agent a compulsory
license. During the 1950s and early 1960s, the U.S. Department of Defense exercised its right
to procure patented pharmaceutical products at substantially reduced prices from sources
other than the patent holder -- in most cases, from producers in nations such as Italy that
provided no patent protection for pharmaceutical products.195 The practice was ended after a
clause prohibiting importation of patented pharmaceutical products was attached as a rider
to a foreign economic assistance bill in August of 1961.196 In 1999, the U.S. Supreme Court
ruled that individual states could emulate the federal government in infringing without fear of
injunction valid U.S. patents for governmental purposes if they followed appropriate legal
procedures, including the determination of reasonable compensation.197
192
193
Ignacio De Leon, ¿Puede La Política De Competencia Moderar Los Excesos De La Propiedad Intelectual?,
Diálogo sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, ICTSD-UNCTAD, CEIDIE, SPDA, 22-23 de
marzo de 2004:.
F.
M. Scherer, The Economics of Compulsory Drug Patent Licensing, encontrado em
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/9b2b70eeb6c333fb852568aa0073e2a1/2adc484a5d578
88f85256d350054080f/$FILE/F.M.%20Scherer%20-%20paper.doc , visitado em 21/1/2205.
194 [Citação do original] 28 U.S. Code 1498.
195 [Citação do original] See "Pentagon Discloses Policy on Drug Buying Abroad; Announces 3 Purchases," Wall Street
Journal, January 20, 1961, p. 3. Savings on the order of 65 percent were claimed. In one case, however, antibiotics procured
abroad may have been produced using cultures and processes stolen from the Lederle Laboratories Division of American
Cyanamid Corp. See U.S. v. Bottone, Salb, and Sharff, 365 F. 2d 389 (1966).
196 [Citação do original] Public Law 87-195, sec. 606(c). The amendment was offered on the floor of the House of
Representatives by Rep. Richard Roudebush of Indianapolis, Indiana, and, after a brief debate, accepted for inclusion by a
vote of 87 to 65. Congressional Record, August 18, 1961, pp. 16283-16285. The amendment's language was altered
insignificantly in conference committee. U.S. House of Representatives, Report No. 1088, Foreign Assistance Act of 1961
(Washington: USGPO: 1961).
197 [Citação do original] Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board v. College Savings Bank, 119 S. Ct. 2199
(1999).
74
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
The United States has led the world in issuing compulsory licenses to restore competition
when violations of the antitrust laws have been found, or in the negotiated settlement of
antitrust cases before full adjudication has occurred.198 By the end of the 1950s, compulsory
licenses had been issued in roughly 100 antitrust cases covering an estimated 40 to 50
thousand patents, including AT&T's basic transistor concept patents, IBM's computer and
tabulating card machine patents, General Electric's fluorescent and incandescent lamp
patents, Du Pont's nylon patents, and Eastman Kodak's color film processing patents.
Additional cases since then have led to the licensing of Xerox's plain paper copying machine
patents, the tranquilizer Meprobamate, synthetic steroids, the antibiotic Griseofulvin,
Cytokine biopharmaceutical patents owned by Novartis and Chiron, and the 9-AC cancer
drug patent rights assembled under the merger of Pharmacia AB with Upjohn. Some of the
U.S. antitrust decrees, such as those covering General Electric's incandescent lamp patents
and the 8,600 patents in AT&T's portfolio, required licensing at zero royalty rates. Most
provided for "reasonable" royalties, whose more precise meaning will be investigated
subsequently.
Uma série de exemplos mais recentes, e com base em legislação prevendo licenças compulsórias,
merece citação:
FTC File No. 951 0140 - FTC’s Public Reference Branch, Room 130, 6th Street and
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.CThe proposed consent agreement signed by the
firms to settle these charges, announced today for public comment, would require the merged
firm to divest Pharmacia’s 9-AC assets to a Commission-approved buyer to ensure that
research and development will continue. The National Cancer Institute must approve the
buyer as well. The settlement would require the divestiture to be completed within 12 months.
Further, if the divestiture is not completed within 12 months, the Commission would be
permitted to appoint a trustee to divest the 9-AC assets, including an exclusive license to 9AC in the United States as well as an exclusive or nonexclusive license to market 9-AC in the
rest of the world. In addition, the consent agreement would require the merged firm to
provide technical assistance and advice to the acquirer toward continuing the research and
development of 9-AC.
The consent order requires the licensing of specified gene therapy technology and patent
rights to Rhone- Poulenc Rorer, Inc., of Collegeville, Pennsylvania, to put Rhone-Poulenc in
a position to compete against the combined firm. It also requires divestiture of the Sandoz
U.S. and Canadian corn herbicide assets to BASF, a German firm, and its flea control
business to Central Garden & Pet Company, of Lafayette, California, or another Commission
- approved buyer.
A FTC interpôs medidas contra a Dell Computer Corporation em relação a tecnologia objeto da
patente “VL-Bus”. Conforme relatório da FTC 199, tal tecnologia foi tornada padrão para
computadores pessoais pela VESA (Video Electronics Standards Association). No entanto, a Dell
Computers obteve registro para esta tecnologia e começou a requerer judicialmente o pagamento de
royalties de outros membros da VESA sobre tal tecnologia. Uma vez que foi um caso onde
nitidamente a Dell Computers agiu com excesso de destreza. O FTC interviu em vista dos atos
198 [Citação do original] See Hollabaugh and Wright (1960); and Scherer (1977).
199 FTC's Public Reference Branch, FTC File No. 931 0097
75
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
prejudiciais a concorrência e para solucionar pacificamente a questão a Dell Computers se
comprometeu a não tentar fazer valer o seu direito patentário tal como se estivesse oferecendo
licenças para tal patente onde não houvesse qualquer pagamento.
O caso canadense
Aqui também, cabe a citação de Scherer, em relação ao que se considera ser o mais importante
exemplo de uso de licenças compulsórias:
Canada's experience has been more far-reaching. Since 1923 Canada had a law providing
for compulsory licensing of the right to manufacture within Canada drugs (and also food
products) protected by patents (usually process patents, since product patents were not
available at the time). The law saw little use, at first because few important drugs were
covered by patents up to the time of World War II, and later because the Canadian market
was considered too small to realize all economies of scale in the production of bulk
therapeutic ingredients and because long delays in the granting of licenses left little or no
profit to be realized by small-scale domestic generic producers. 200 Recognizing that
importation of bulk ingredients was virtually essential if Canadian consumers were to receive
the intended benefit of medicines "available... at the lowest possible price consistent with
giving to the patentee due reward for the research leading to the invention," the Canadian
Parliament amended the law in 1969 to permit compulsory licenses for importation. The new
law also required the responsible Commissioner of Patents to approve or disapprove a
license application within 18 months of its receipt.
Between 1969 and 1977, 227 licenses were issued, only eleven of them calling for domestic
production alone without the right of importation.201 The most typical approach has been for
the active ingredients to be imported in bulk, with encapsulation and packaging occurring in
Canada. Among 47 drugs for which licenses were issued between 1970 and 1978, the average
number of licensees for the same drug was three, with a range from one to eleven. Although
some license recipients did not follow through by actually supplying the drug in Canada, in
many cases, and especially for the drugs with substantial sales volume, competition was
secured in the generic provision of drugs that would otherwise have been monopolized by the
patent owner. On average, generic drugs supplied under compulsory license captured
roughly 19 percent of the total sales of the product lines in which they competed, with
penetration rates varying widely across Canadian provinces, depending upon the extent to
which provincial drug reimbursement rules encouraged or discouraged generic
substitution.202 In Ontario, where the rules were most conducive to substitution, penetration
rates were as high as 55 to 64 percent at the retail level.203 Gorecki estimates that for drugs
on which competition through compulsory licensing occurred, prices during the late 1970s
200 [Nota do original] See Gorecki, (1981), pp. 28-34. [Gorecki, Paul K. (1981): Regulating the Price of Prescription Drugs
in Canada: Compulsory Licensing, Product Selection, and Government Reimbursement Programs, Technical Report No. 8,
Economic Council of Canada, Ottawa: May.] Vide igualmente, neste contexto, Jerome H. Reichman e Catherine Hasenzahl:
Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: The Canadian Experience. UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on
Intellectual Property Rights and Sustainable Developmen, encontrado em www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/
iprs/CS_reichman_hasenzahl.pdf, visitado em 11/2/05.
201 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 46. Some companies received multiple licenses to import and/or produce a given
drug, so the total number of non-duplicating licenses out of 227 approvals was 152.
202 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 86.
203 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 89. See also McRae and Tapon, (1985), pp. 43-61.
76
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
would have been 20 percent higher in the absence of such competition.204 A later study of 29
drugs subjected to compulsory licensing in Canada but patented in the United States revealed
that the Canadian prices were on average 47 percent lower than their U.S. counterparts in
1982.205 For Valium, one of the world's best-selling drugs during the 1970s and the licensed
drug sales leader in Canada, the price to hospitals fell from $42 per 1,000 units before
licensing to $4.10 by the end of the 1970s.
Despite opposition from consumer advocates and Canadian generic drug providers, the
Canadian compulsory licensing law was weakened in 1987, with the imposition of a seven to
ten year exclusivity period for drug patent holders, and eliminated altogether in 1992. The
principal impetus was lobbying by U.S. and European pharmaceutical manufacturers
anticipating the debate over the proposed free trade treaties between Canada, the United
States, and (later) Mexico. As a quid pro quo, the multinational drug manufacturers agreed to
locate in Canada drug research and development activities roughly proportional to Canada's
share of their world sales and to accept a new regime of "reasonable price" controls by the
Canadian Patented Medicines Review Board.
6. A EXPERIÊNCIA SUL AMERICANA COM PI E CONCORRÊNCIA
O caso brasileiro
Licenças contra o abuso e a lei em vigor
O art. 68 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da patente ficará sujeito a tê-la licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
Como se percebe dos textos internacionais e da legislação nacional citada, enumeram-se entre os
motivos de concessão de licenças compulsória o abuso seja de direitos, seja do poder econômico. Tais
figuras, que têm em comum a noção do abuso, importam, porém em distinções relevantes do ponto de
vista substantivo e procedimental.
Licença por abuso de direitos
A primeira faceta do abuso de direitos de patentes é a natureza da retribuição do criador. A
Constituição brasileira de 1988 não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora, na
União Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a
produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma
exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo art. 173 § 4º da Constituição, e
radicada nos arts. 1º, inciso IV, e 170, IV.
Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e restrita.
De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente em desvio
204 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 149.
205 [Nota do original] On this and other price comparison studies, see the submission of Lawson A. W. Hunter, Director of
Investigation and Research under the Combines Investigation Act, to the Commission of Inquiry on the Pharmaceutical
Industry, August 14, 1984, p. 6. The study cited in the text was by Tom Brogan, Mario Deschamps, and Guy Roberge, "Drug
Cost Differential Between Canada and U.S.A." (Ottawa: Consumer and Corporate Affairs: 1983).
77
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e
social do Brasil.
Competência para a concessão de licença por abuso de direito
Entendo que a determinação do abuso de direitos (que não o abuso de poder econômico) e a
concessão das respectivas licenças deveria ser uma província do Poder Judiciário. Não é esperado de
nenhum órgão administrativo a capacitação para determinar a existência de tais abusos, assim como a
conveniência de emitir as respectivas licenças, com a elaborada equação de direito e de fato que se
impõe para tanto. Não é o que dispõe, porém, o art. 73 da lei 9.279/96, que aparentemente dá ao INPI
tal competência legal.
O abuso, com ser razão de licença compulsória no Direito Brasileiro, também será razão de defesa no
caso de uma alegada violação de patentes.
Abuso e know how
Incidentalmente, cabe mencionar a questão do abuso do direito em matéria de know how.
Abuso e falta de uso
O abuso consistente no não uso do privilégio é um alvo preferencial das sanções ou ações corretivas
do excesso do monopólio. Tal se dá freqüentemente através da concessão de licenças compulsórias
206
, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado.
O dever de usar o privilégio
A essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o objeto
do privilégio 207. Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao
interesse público 208.
A questão é: que tipo de uso deve ser este? A exploração através da fabricação do produto no país que
concede a patente, ou do uso do processo? A comercialização do produto patenteado, ou a fruição de
206 Um dos mais discutidos instrumentos de limitação da patente, tal sistema só pode ser realmente eficaz se o licenciado
compulsório tiver capacidade técnica de explorar a patente. Como dissemos anteriormente, "O competidor econômico,
que não seja competidor tecnológico, só tem, desta forma, uma maneira de conseguir esta informação: pagar ao detentor
dos dados escassos, submetendo-se habitualmente a uma imposição de segredo.", El Concepto de Know How, Revista
de Derecho Industrial, março de 1980. Nos quase vinte anos de vigência do Código só foram concedidas duas licenças
realmente eficazes, ambas a uma única empresa nacional: Nortox Agroquímica S.A., no tocante a patentes da Monsanto
que cobriam a fabricação de um defensivo agrícola; no caso, a licenciada compulsória já detinha patentes alternativas,
desenvolvidas por sua encomenda por centros de pesquisa estrangeiros, não necessitando assim de obter a tecnologia da
titular da patente.
207 Paul Roubier, Le droit de la Propriété Industrielle, (1952), "Si l'État accepte de donner à l'inventeur un monopole
d'exploitation, c'est à la condition qúil y ait effectivement une exploitation. Gonzales Junior, Astyr, A caducidade do
privilegio de invenção na lei brasileira e na Convenção de Paris, Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e
Financeiro, nova serie, vol. 24 n 58 p 61 a 69 abr./jun. 1985. Antônio Luís Figueira Barbosa, Importação, Trabalho
Obrigatório, Caducidade e Licença Compulsória, Revista da ABPI no. 25 (1996).
208 J.M. Mousseron, Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective, Paris, 1961, p.197.
78
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
seus efeitos pelos consumidores bastam para satisfazer ao interesse público?
A doutrina liberal entende que para racionalizar a produção, instalando as unidades industriais onde
melhor estariam, atendendo às vantagens comparativas, não seria exigível, absolutamente, a
exploração industrial do privilégio em cada país que o concedesse; a rigor, nem sequer a
comercialização seria imposta, sob pena de falsear o ciclo natural dos produtos, obrigando a uma
inovação artificial, incompatível com a demanda dos mercados menos sofisticados.
Adotando a tese de que o investimento privado, deixado em plena liberdade, tomará o caminho mais
eficiente não só para os objetivos do investidor (a maximização do retorno e velocidade de
crescimento da empresa) como também - possivelmente a médio e longo prazo - para os da sociedade
como um todo, não cabe exigir qualquer uso adequado da patente. Talvez, apenas, que ela não seja
usada para extinguir a concorrência em geral.
Presumindo-se, de outro lado, que os interesses da sociedade possam divergir dos do investidor, ou
que o interesse de certos países não coincida com os propósitos de determinados investidores, surge
então a necessidade de mecanismos de re-orientação do uso das patentes, por exemplo, através das
mencionada caducidade e das licenças compulsórias. Este é o caso dos países em desenvolvimento
que já disponham de certa base industrial, a quem não interessa a eliminação de tal segmento
econômico a curto prazo, em favor de uma racionalização em proveito alheio.
É bem verdade que nem todo desuso é abusivo, pois somente a utilização do monopólio para impedir
a produção num mercado que a justificasse economicamente poderia ser considerada assim. O não uso
da patente, se considerado abusivo, pode resultar –no Direito Comparado - seja na exploração forçada
do privilégio, seja na perda definitiva do direito de exclusiva através da caducidade.
A licença por desuso na lei em vigor
A Lei 9.279/96 endereça-se a essa questão, dispondo em seu art. 68 que haverá também licença
compulsória nos casos de não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo
patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação 209;
ou, ainda, no caso de comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado 210.
Assim, desaparece qualquer consideração quanto à existência ou não de abuso; ainda que a CUP
classifique o desuso como tal, para a lei brasileira a simples não exploração deflagra a pretensão do
licenciamento.
A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular justificar o desuso “por
razões legitimas” ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou,
209 Note-se, porém, o que dispõe o art. 68 § 4º: No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação
prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com
patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento. Vale dizer, nestes casos, legitima-se a importação paralela. Quanto à questão da compatibilidade de tal
dispositivo com o art. 27.1 de TRIPs vide a seção sobre esgotamento de direitos. Vide especialmente Carlos Correa,
Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 145-146. Vide também Ivan B. Ahlert, Importação Paralela e Licença
Compulsória, Revista da ABPI, Nº 27 - Mar. /Abr. 1997.
210 Este modelo de licença compulsória é compatível com o Acordo TRIPs? Vide nosso “Licitações, Subsídios e Patentes”, Ed.
Lumen Juris, 1997, p. 114 e seguintes.
79
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
ainda, justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.
Legitimidade para licenciamento compulsório por desuso
No dizer da lei, as licenças compulsórias do art. 73 só poderão ser requeridas por pessoa com legítimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da
patente, que – como já visto- deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno 211.
Tal exigência presumirá o exame, pelo INPI, das condições de legitimidade, o que poderá ainda ser
objeto de resistência por parte do licenciador obrigado à autorização.
Argúem alguns que a capacidade técnica implicaria em que o licenciante tivesse pleno domínio da
tecnologia necessária, descabendo assim qualquer aporte por parte do inventor. Tal regra de
legitimidade não impede, a nosso ver, o Poder Público de postular a licença para seu uso, ainda que tal
outorga presuma o sub-licenciamento a terceiros, mediante contratação direta ou licitação, para
suprimento dos bens ou serviços licenciados compulsoriamente. O sentido da regra legal é que o
licenciamento deva resultar num uso efetivo da patente de acordo com seus pressupostos legais. A
capacidade técnica e econômica a que se refere a lei deve ser entendida, pelo menos em face ao Poder
Público, como própria ou delegada.
Não é, à luz do art. 68 § 1º, requisito de legitimação que o pretendente tenha antes solicitado licença
voluntária, a qual tenha sido recusada nos termos oferecidos 212.
Finalidade da licença compulsória
Como prescreve o art.68 § 2º, a produção sob a licença deverá destinar-se, predominantemente, ao
mercado interno. Vale dizer, sem exclusão de produção – desde que não seja predominante – para o
mercado interno. Assim, caberá expedir licença compulsória se a parcela do mercado interno
pretendido compreender até 51% da produção.
Note-se que, para os efeitos deste artigo, não se poderá considerar mercado externo as áreas de
integração econômica, por exemplo,o Mercosul.
Prazo para licença compulsória
A licença compulsória somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.
Note-se que o art. 5º da CUP estabelece que tal prazo será quatro anos a contar da apresentação do
pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente. No entanto, quase impossível, no
regime brasileiro, que a hipótese da CUP venha a ser suscitada na prática.
211 Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que exige que
as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se possa
requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para
confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.
212 Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que exige que
as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se possa
requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para
confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.
80
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Defesa do titular
O titular pode alegar em defesa, além das questões relativas à legitimidade, o desuso por razões
legítimas; ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou justificar a
falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (CPI/96, art. 69).
Quais serão as “razões legítimas”, a que se refere a lei? A expressão, emprestada da Convenção de
Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando “razões baseadas na existência de obstáculos
econômicos, legais ou técnicos à exploração ou exploração mais intensiva da patente no país” 213.
Jurisprudência estrangeira indica que tais razões serão suficientemente graves para realmente impedir
a exploração da patente 214.
Assim, tais fundamentos podem até exceder a simples força maior ou caso fortuito, mas conforme
prevêem as Atas da Revisão de Bruxelas da CUP 215, deverão ser determinados em sua extensão pelas
autoridades de cada país. No Brasil, o foco de interpretação será o do texto constitucional, que
submete a patente aos requisitos de uso efetivo, em favor da economia, do desenvolvimento e da
tecnologia nacionais; na dúvida, o interesse da fabricação local prevalecerá.
Já se argumentou que, num contexto empresarial, só se deixaria de explorar uma patente por razões da
lógica empresarial 216. Assim jamais seria deferida uma licença compulsória por desuso. Tal reflexão é
cega, porém, à dimensão social da patente, que lhe provê os fundamentos constitucionais. Assim, se a
razão for empresarialmente legítima – como a de restringir o mercado nacional a produtos de
tecnologia ultrapassada – mas socialmente reprovável ou pelo menos não legítima, haverá
fundamento para concessão da licença.
Que serão “sérios e efetivos preparativos para exploração”? À falta de precedentes nacionais, cabe
suscitar a jurisprudência francesa sobre a questão, que determina serem tais o fato de se fazerem reais
esforços para se implantar uma fábrica, constituindo uma sociedade no país para tal fim 217; ou o fato
de serem entabuladas negociações sérias e repetidas com parceiros potenciais 218 mas não o simples
anúncio e oferta de licença 219.
Quanto aos obstáculos de ordem legal, tem-se que não constituem razões de escusa da obrigação
constitucional de uso da patente a simples recusa de homologação ou licença de fabricação pela
autoridade competente, caso o titular, sem prejuízo da matéria reivindicada, pudesse alterar o produto
para satisfazer às especificações oficiais 220.
No caso de falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, de falta de uso integral
213 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75.
214 Julgamento do Tribunal de Grande Instância de Paris de 3 de maio de 1963, API, 1963, 295.
215 p. 316/7, 322/3, 325/6 e 387/8
216 Por exemplo, em Danemann, op. Cit., p161.
217 T.Civ. Seine 10 março de 1933, API, 1933, 287)
218 Segundo Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991, p. 383, haveria considerável jurisprudência em tal sentido,
especialmente Lyon 29 de março de 1933, API, 1933, 254.
219 Paris, 7 de fevereiro de 1925, API, 1925, 8.
220 Tribunal de Grande Instância de Paris, 21 de junho de 1976, JCP, 1976, ed. CI, II, 12295.
81
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
do processo patenteado, cabe ao titular alegar inviabilidade econômica da fabricação local, ainda que
possível a satisfação completa do mercado através de importação. Tal argumento, porém, encontrará a
óbvia contradita do requerente, cujo fundamento fático do requerimento será exatamente a viabilidade
econômica da fabricação local. Assim, a tese de inviabilidade sofre de uma fragilidade insuperável
como defesa do titular da patente, ainda que possa ser levantada como questão de legitimação do
requerente.
Note-se que não cabe alegar falta de inviabilidade econômica no caso de comercialização insuficiente
tendo em vista o mercado nacional, eis que está clara a existência objetiva de demanda, ainda que
razões subjetivas pudessem ser suscitadas.
Da noção de uso efetivo
Como visto, o art. 68 da Lei 9.279/96 diz o seguinte:
(...)
§ 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
Assim, são causas que legitimam a licença compulsória:
1. a falta de fabricação do produto;
2. a fabricação incompleta do produto;
3. a falta de uso integral do processo patenteado;
4. a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
Tais fatos dispensam qualquer constatação suplementar de abuso de patentes ou de abuso de poder
econômico. São fatos que, por si só, fixando abuso juris et de jure, constituem a situação jurídica que
propicia o requerimento da licença compulsória pelo interessado que for legitimado para tanto.
Veremos, a seguir, a questão da fabricação incompleta do produto ou uso não integral do processo
patenteado. Vale, no entanto, enfatizar que a comercialização que não satisfaça o mercado (note-se,
não só o interno...) é causa autônoma de licenciamento compulsório. Assim, mesmo na hipótese em
que a importação seja legítima (por inviabilidade econômica de fabricação local), o excesso de
demanda não atendida legitimaria o licenciamento. Não há razão, de outro lado, para limitar a
apuração da demanda reprimida aos níveis de preços praticados por importação; se a demanda, ao
preço que se poderia praticar pela fabricação interna, não é atendida, abre-se também possibilidade da
licença obrigatória.
Na lei brasileira, assim, superam-se as dúvidas quanto à noção de uso efetivo suscitadas em outros
sistemas jurídicos: o uso se faz pela fabricação local, ainda que tal obrigação seja eximida nos casos
82
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
previstos na legislação, sem que com isto se crie um uso efetivo por importação 221. Com efeito, o
dispositivo do art. 68 § 4º, que faculta a importação paralela por terceiros quando também importe o
titular, enfatiza que não há uso efetivo neste caso.
Quanto a essa importação paralela – que não é submetida a qualquer licença pública ou privada, mas
consiste simples modalidade de exaustão de direitos -, vide o capítulo especifico deste livro sob o
título Limitações à Patente, Exaustão de Direitos.
Fabricação completa de produto; falta de uso integral do processo
A fabricação completa do produto ou uso integral do processo podem ser entendido de duas formas:
•
Como a fabricação que satisfaça as reivindicações da patente, em uma de suas formas
alternativas.
•
Como a fabricação que complete o produto ou perfaça o processo do ponto de vista
econômico.
A segunda hipótese parte do princípio que o uso obrigatório da patente tem uma função social, que é o
que a Constituição, em seu art. 5º, XXIX define como “tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Tal perspectiva tem como conseqüência enfatizar
o uso economicamente significativo da patente, o que levaria a entender a obrigação resultante do art.
68 § 1º do CPI/96 como a fabricação que complete o produto ou perfaça o processo do ponto de vista
econômico.
Na verdade, os dois requisitos são necessariamente cumulativos, o primeiro para satisfazer o alcance
do privilégio, como concedido, ou seja, em sua essência jurídica, o segundo para satisfazer o requisito
constitucional, que alcança, como visto, a dimensão econômica do direito.
Ponderemos, primeiramente, quanto à suficiência relativa às reivindicações da patente. Note-se que
não se pode usar, para o propósito de apurar uso efetivo, o critério da contrafação. Para se verificar se
um uso de uma tecnologia infringe uma patente, se levará em conta qualquer dos pontos
reivindicados; para se determinar uso efetivo, no entanto, é preciso determinar se a solução técnica,
como reivindicada, está sendo usada, em sua integralidade. Assim, se uma patente reivindica
processo, produto e aparelho, a simples fabricação do produto não atende à obrigação de uso efetivo,
muito embora o fizesse, se fosse esta a única matéria reivindicada 222. Já se apontou que, no caso de
soluções alternativas, a utilização de apenas uma delas satisfará o requisito.
Já apreciando o uso do ponto de vista econômico, parece razoável admitir que tal seja igualmente
sério e efetivo, como se impõe quanto aos preparativos para exploração das patentes. Quais
parâmetros se tomariam para determinar tal uso sério e efetivo?
221 Enganava-se, obviamente, o Relator da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quanto ao Projeto da Câmara no.
115/93, que veio a tornar-se a Lei 9.279/96, ao entender que “nos casos de inviabilidade econômica, a importação será
admitida como forma de exploração”. A inviabilidade é matéria de defesa do titular da patente, mas não exploração.
222 Tal se dá por aplicação do conceito de unidade da patente; se a solução técnica é una, o uso da patente tem de ser abrangente,
cobrindo todas as reivindicações que a expressam.
83
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Note-se que o direito comparado aponta igualmente a necessidade de que a fabricação seja real e leal
223
, ou seja, que tal não se configure como simplesmente simbólica 224. Em especial, não se considera
produção local o de um estabelecimento que apenas monte peças fabricadas no exterior 225. A partir de
que nível se terá tal fabricação completa?
Da experiência brasileira da licença compulsória por falta de uso
Em 1984, o mecanismo da licença compulsória de patentes por falta de uso do titular foi usado pela
primeira vez, e até agora, única vez efetiva no Brasil 226. Recaindo sobre um produto químico
importantíssimo de grande emprego geral, o episódio ganhou projeção internacional imediata.
Solicitada a licença por uma empresa nacional, o INPI deferiu o pedido sem que a dona da patente se
opusesse. Depois, no entanto uma saraivada de ações judiciais de todos os lados foi detonada, mas a
licença permaneceu intacta. Em outubro de 1984, o Congresso Americano chegou a se manifestar
sobre a questão num voto específico.
A licença em questão foi concedida a uma única empresa nacional: Nortox Agroquímica S.A., no
tocante a patentes da Monsanto que cobriam a fabricação de um defensivo agrícola (Round up); no
caso, a licenciada compulsória já detinha patentes alternativas, desenvolvidas por sua encomenda por
centros de pesquisa estrangeiros, não necessitando assim de obter a tecnologia da titular da patente.
Particularidade interessante é que nesse único caso de licença compulsória efetivado no País em favor
da indústria paranaense Nortox, a titular da patente - a sociedade americana Monsanto - tentou
renunciar à parte da patente de que não se utilizava no Brasil para elidir a obrigação de uso e evitar,
consequentemente, a licença.
No caso, o INPI entendeu que, não obstante direito potestativo do titular, a renúncia não poderia ser
aceita, sob pena de cisão da unidade inventiva (ad impossibilia nemo tenetur: o pedido era
tecnicamente impossível). Com o esclarecimento da Lei 9.729/96, muito possivelmente o pedido de
licença em curso também, por si só, obstaria à renuncia.
Dizem as razões de apelado 227 (fls. 359-368 dos autos), fundamentada em parecer da então assessora
do presidente Nelida Jessen (fls. 107-113):
“Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de
unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente –
exploração parce lada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração
223 Conforme a jurisprudência francesa: Lyon, 29 de março de 1933, API, 1933, 251; Amiens, 26 de julho de 1938, API, 1939,
135; Dijon, 14 de junho de 1944, API 1940-1948, 111)
224 Ainda conforme a jurisprudência francesa: Bourges, 8 de novembro de 1932, API, 1933, 265; Paris, 16 de janeiro de 1934,
API, 1934, 137.
225 Carlos Maria Correa e Salvador D.Bergel Patentes y Competencia, Rubinzal-Culszoni Editores – Buenos Aires, 14 De Maio
De 1996, p. 85.
226
Licença compulsória da patente PI7107076 obtida por Nortox Agro-Química S/A, através do
despacho na RPI 710 de 29/05/84, página 86, processo DIRCO/1649/83.
227
Apelação em mandado de segurança nº 106.155-RJ.
84
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...)
Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em
nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O
INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz a
quo muito bem andou ao manter o ato da concessão...
Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em
nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.”
O caso recebeu análise minuciosa em artigo de P. Ash, encontrado na Internet 228 .
O episódio do contencioso com os Estados Unidos
Em maio de 2000 os Estados Unidos suscitaram perante a OMC a desconformidade do dispositivo da
lei nacional (art. 68) com o art. 27 do TRIPs. Em 25 de junho de 2001 o pleito se encerrou sem
julgamento, havendo o compromisso de o Governo Brasileiro consultar o Americano em
conversações prévias à concessão de qualquer licença contra pessoa americana. Permanecem assim
válidos os argumentos acima indicados 229.
Da licença por abuso do Poder econômico
Ainda dentro da regra geral de que a propriedade deve cumprir sua função social, a plena manutenção
do direito de exclusiva sobre a tecnologia pressupõe que o titular não abuse de sua posição jurídica em
desfavor da concorrência.
Tais noções resultam no Direito Brasileiro do disposto na Lei 8.884/94:
228
Vide ASH, P. (1984) Notes on Compulsory Licensing of Patents in Brazil: The Nortox v. Monsanto Case. In:
Patents in Brazil. Daniel & Companhia, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/daniel.doc
229
Joint Communication Brazil - United States, June 25, 2001. In the spirit of the efforts of Brazil and the U.S. to
find a mutually satisfactory solution to the dispute about the compatibility of Article 68 of Brazil's
Industrial Property Law (Law 9.279/96) with the TRIPS Agreement, the two countries agreed on the
following. Without prejudice of the U.S. and Brazil's different interpretations of the consistency of Article
68 with the TRIPS Agreement, the U.S. Government will withdraw the WTO panel against Brazil
concerning the issue, and the Brazilian Government will agree, in the event it deems necessary to apply
Article 68 to grant compulsory license on patents held by U.S. companies, to hold prior talks on the matter
with the U.S.. These talks would be held within the scope of the U.S.-Brazil Consultative Mechanism, in a
special session scheduled to discuss the subject. Brazil and the U.S. consider that this agreement is an
important step towards greater cooperation between the two countries regarding our shared goals of
fighting AIDS and protecting intellectual property rights. Comunicado De Imprensa Do Governo
Brasileiro, 25 de junho de 200. 1O Governo brasileiro acolhe com muita satisfação a decisão do Governo
dos Estados Unidos de encerrar o painel na OMC contra o Brasil a respeito da compatibilidade do Artigo
68 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) com o Acordo TRIPS. O Governo brasileiro
compromete-se a manter conversações prévias com o Governo americano na eventualidade de julgar
necessário aplicar o Artigo 68 para conceder licença compulsória de patente de empresa dos EUA. Tais
conversações seriam mantidas no âmbito do Mecanismo Consultivo Brasil - Estados Unidos, em sessão
especial para discutir o assunto. O Brasil mantém a sua convicção de que o Artigo 68 é plenamente
consistente com o acordo de TRIPS e importante instrumento de que dispõe o Governo, particularmente
nos esforços de ampliar o acesso da população a medicamentos e de combater doenças como a AIDS
85
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos,
ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1º. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de
agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso
II.
§ 2º. Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela
substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador
de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.
§ 3º. A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa
ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este
percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.
Assim, para que se tenha uma situação de abuso de posição dominante, é preciso que se configure
uma das situações configuradas no art. 20, IV e § 2º, na qual existe posição dominante a ser (ou não)
abusada, com a possibilidade de presunção de tal posição dominante na forma do § 3º.
Não haverá abuso de poder econômico, assim, no caso de uma patente, ainda que abusada, cujo titular
não controle “parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente
ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”.
As leis de propriedade intelectual, de regulação do comércio de tecnologia e de repressão do abuso do
poder econômico estabelecem normas limitando, condicionando ou até extinguindo o direito utilizado
de forma abusiva. Tal mecanismo é adotado na legislação de muitos países, especialmente através da
concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante
autorização direta do Estado.
A licença compulsória como punição: art. 24 da Lei 8.484/94
A própria lei Antitruste (Lei 8.884/94) dispõe:
art. 24: Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a
gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas,
isoladas ou cumulativamente:
(...)
86
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:
seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator; 230
Veja-se que a licença prevista na lei antitruste tem o caráter punitivo, e não corretivo. As licenças do
art. 68 do CPI/96 não são penalidades, mas conseqüências do uso adequado da propriedade: quem
suporta o trânsito do vizinho encravado em sua propriedade não está sendo punido, mas apenas sujeito
a uma condição específica do direito de que é titular. Esta licença do art. 24 da Lei 8.484/94 é pena, e
não uma limitação ao direito, e à nossa leitura da lei, pode ser imposta apesar de o titular não ter
abusado de nenhuma forma o direito, nem ter ocorrido a situação de dependência de patentes, etc.
Com efeito, não identificamos a licença compulsória do art.24 da Lei 8.484/94 com a do art. 68 da Lei
9.279/96, como abaixo indicaremos.
Daquela modalidade de licença compulsória tratou o CADE em sua Consulta Prévia 31/99, submetida
pelo Ministério de Saúde 231. Em tal ato, o Conselho entendeu que deve haver uma ligação causal
entre a punição através da licença compulsória e o fato abusivo – o poder de mercado que permite o
abuso deve resultar da patente licenciada.
Assim prescreveu o tribunal administrativo 232:
A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada
a todas as condutas elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez
caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta estar relacionada a um
poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de um nível de gravidade
tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua imposição.
Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI e não ao CADE impor a
penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 8.884/94, cabendo ao Conselho
tão-somente sua recomendação àquele órgão público.
Se por um lado o CADE, ao decidir pela caracterização de prática de infração da ordem
econômica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23 da Lei nº 8.884/94,
independentemente de qualquer condição, sendo-lhe vedado renunciar a essa atribuição, por
outro, o art. 24 do mesmo diploma traz em seu bojo a possibilidade das penalidades ali
previstas serem ou não aplicadas, vez que sua imposição está condicionada à gravidade da
infração e ao interesse público.
Do Voto do Conselheiro-Relator, MÉRCIO FELSKY:
230 Pelo Projeto do Executivo de criação de uma Agência Nacional da Concorrência, a redação passaria a ser: Art. 24.....
IV - a determinação aos órgãos públicos competentes para que, sob pena de responsabilidade: a) seja concedida licença
compulsória de patentes de titularidade do infrator;
231 Vide José Carlos Vaz e Dias, Licença Compulsória de Patentes e Direito Antitruste, em Revista da ABPI no. 84, Set/Out. de
2001 para uma análise de tal Consulta Prévia.
232 Votos na Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de 1999,
Seção 1, pág
87
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
“1. A questão inicialmente a ser abordada seria quais, dentre as condutas elencadas no art. 21
da Lei n° 8.884/94, uma vez caracterizadas como infrações à ordem econômica, poderiam
levar à imposição da penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea ‘a’, onde é prevista a
recomendação aoórgão público competente para que seja concedida licença compulsória de
patentes de titularidade do infrator.(...)
5. Isto posto, quais seriam as condutas que, uma vez caracterizadas como infrativas à ordem
econômica poderiam levar à imposição da penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea
‘a’ da Lei n° 8.884/94, que prevê a recomendação ao órgão público competente para que
seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator?
Todas as condutas elencadas no art. 21, bem como outras, uma vez caracterizadas como
infrativas, podem levar à imposição da referida penalidade, Contudo, a abusividade da
conduta tem que estar relacionada a um poder econômico conferido por patente - poder de
monopólio. A penalidade deve decorrer, portanto, da constatação do uso abusivo desse poder
pelo seu detentor
Se a abusividade constatada não apresentar qualquer relação com o poder econômico
decorrente da patente, não há que se aplicar a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea
‘a’ da Lei n. 8. 884/94
6. Para a aplicação da mencionada penalidade, requer-se, ainda, conforme dispõe o caput
desse dispositivo legal, que a gravidade da conduta infrativa ou o interesse público geral
exija sua imposição.
Mas, o que caracterizaria interesse público geral ou quais fatos seriam graves para justificar a
aplicação da penalidade em comento? Apresenta-se, agora, a segunda questão objeto desta
Consulta.
7. Dispõe o caput do art. 24, verbis:
Sem prejuízo das penas cominadas, no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos
fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isoladas ou
cumulativamente: Prevê o caput do art. 23, verbis:
A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas:
Pela leitura e interpretação dos dispositivos transcritos, tem-se que o CADE, ao decidir pela
caracterização de prática de infração da ordem econômica tem o poder-dever de aplicar as
penas de que trata o art. 23, independentemente de qualquer condição, porquanto o legislador
não contemplou qualquer condição que devesse ser observada pelo aplicador da norma
quando da imposição dessas penas.
Diversamente do art. 23, previu o legislador, como condições necessárias à imposição das
penalidades do art. 24, que (a) prática infrativa fosse de tal gravidade que exigisse sua
aplicação, ou que (b) o interesse público estivesse exigí-la.
A satisfação e defesa do interesse público constituem-se nos fins de toda a atividade da
88
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
administração pública, não podendo o administrador desviar ou se afastar desses fins1; a
defesa do interesse público, portanto, deve permear e justificar toda a atividade do CADE.
No caso do art. 23, o atendimento a esse interesse público, dar-se-á mediante a aplicação da
penalidade prevista nesse dispositivo, não podendo o CADE deixar de cumprir com o dever
legal de aplicá-la e nem renunciar ao poder de fazê-lo.
O art. 24 traz em seu bojo a possibilidade das penalidades ali previstas serem ou não
aplicadas, vez que a imposição das mesmas está condicionada à gravidade da infração e ao
interesse público; ou seja, quando a gravidade dos fatos ou o interesse público assim o exigir,
tais penalidades poderão ser impostas.
Contudo, há que se ressaltar que o interesse público deverá ser considerado e atendido não
apenas quando da decisão pela aplicação da penalidade, como também quando da decisão por
sua não aplicação, porquanto, toda a atividade do CADE tem por fim a satisfação e defesa de
tal interesse.
8. Em verdade, é a partir da avaliação da gravidade da infração que se definirá pela aplicação
ou não da penalidade, devendo o aplicador da norma pautar essa definição no principio.
1 ‘...os fins da Administração consubstanciam-se na defesa do interesse público, assim
entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade
administrada- ou por uma parte expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo
realizado sem interesse público configura desvio de finalidade.’
Hely Lopes Meireles. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo. 21 ed.. 1990, p. 81.
2 Trata-se da presunção de legitimidade, atributo conferido a todo ato administrativo.
constitucional da impessoalidade3, que impõe ao administrador público que todo e qualquer
ato administrativo por ele praticada tenha sempre por objetivo certo e inafastável o interesse
público3.
A gravidade da infração é, portanto, a condição que deverá o CADE avaliar com o fim de
decidir pela aplicação ou não da penalidade do art. 24.
8. No que diz respeito a essa condição, há que se enfatizar que, na aplicação de qualquer
penalidade contemplada na Lei n° 8.884/94, e não apenas na penalidade prevista no art.
24, deve o CADE levar em consideração, dentre outros fatores, a gravidade da infração.
É o que dispõe o art. 27, verbis:
Na aplicação das penas previstas nesta Lei serão levados em consideração:
a gravidade da infração;a boa fé do infrator; a vantagem aferida ou pretendida pelo infrator: a
consumação ou não da infração;
o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos
consumidores, ou a terceiros; os efeitos.econômicos negativos produzidos no mercado; a
situação econômica do infrator; e a reincidência.
89
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
10. Em verdade, pode-se afirmar que a gravidade de uma infração, por não apresentar
critérios específicos para sua gradação, é avaliada de acordo com circunstâncias consideradas
como relevantes em sede de matéria antitruste.
Como pode se observar pela leitura do art. 27, os incisos de II a VIII nada mais são que
circunstâncias que permitem ao aplicador da norma avaliar a gravidade de uma infração, sem
prejuízo, contudo de se valer de outras consideradas por ele necessárias para tal avaliação,
como, por exemplo, a essencialidade do produto ou do serviço à coletividade.
O tratamento diferenciado e mais ou menos rigoroso por parte do CADE na imposição de
uma penalidade decorrerá, portanto, da análise das considerações acima vis-à-vis a conduta
infrativa.
11. No que concerne ao art. 24, a gravidade da infração veio como critério não para a
gradação da penalidade, mas como critério definidor de sua aplicação; ou seja, acordo com a
intensidade da gravidade da infração, que já é avaliada com o propósito de dosimetrar as
penas do art. 23, decidir-se-á pela aplicação ou não das penalidades do art.. 24, estando,
portanto, o aplicador da norma, nessa decisão, vinculado àquela avaliação.
12. Por todo exposto, é de se concluir que a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea a
‘ da Lei n. 8. 884/94 poderá ser aplicada a todas as condutas elencadas no art. 21, bem como a
outras, uma vez caracterizadas como infrativas, devendo (1) a abusividade da conduta estar
relacionada a um poder econômico conferido por patente, e (2) a infração ser considerada de
um nível de gravidade tal que exija a imposição da referida pena.
13. A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei n° 8.884/94 consubstancia-se
em recomendação ao agente público competente, no caso ao Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual - INPI, para que seja concedida licença compulsória de patentes de
titularidade do infrator.
14. Trata-se de recomendação, porquanto existe um órgão público com competência legal
para conceder a licença, dispondo o art. 68 da Lei n° 9.279/96 sobre as situações em que essa
licença será concedida.
15. Prevê o art. 68 da Lei 9.2791196, verbis:
Art. 68. O titular ficará. sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial (grifei).
A concessão de licença compulsória pelo INPI decorrerá, portanto, do exercício abusivo dos
direitos decorrentes da patente ou da prática de abuso de poder econômico, devendo este ser
comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
16. O órgão público competente para apurar e reprimir práticas abusivas do poder econômico
é o CADE, nos termos da Lei n. 8.884/94. Uma vez, pois, comprovada a prática de abuso de
poder econômico decorrente de patente, e se a gravidade da infração assim o exigir, a
penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea ‘a’ deve ser imposta pelo CADE, através de
recomendação ao INPI para que conceda licença compulsória.
90
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
17. Por outro lado, de acordo com o art. 68 da Lei n° 9.279//96, tem o INPI o poder-dever de
impor a penalidade prevista no art. 68, porquanto a norma legal expressa a vontade seu titular
– no caso, a coletividade – e é no sentido da satisfação dessa vontade – interesse público –
que deve ser dirigida aatividade do Órgão.
18. Por todo o exposto, tenho a presente Consulta por respondida.
Salvo melhor juízo, tal entendimento contradita a decisão do CADE no caso Colgate-Kolynos, no
qual se impôs alternativamente a sanção de licenciamento de marcas sem tal apuração; é bem verdade
que neste caso, tínhamos uma aquisição de empresas e não uma hipótese de prática restritiva.
Entendemos que a licença do art.24 da Lei 8.484/93 é um instrumento genérico de punição; que não
está adstrita a uma demanda específica de licenciamento por particulares; que visa à satisfação da
política de concorrência. Já a licença do art. 68 da Lei 9.279/94 será requerida necessariamente na
forma do art. 73 por um interessado legitimado ao uso do privilégio por essa via (vide o art. 68 § 2º do
CPI/96), e tem por fim o reequilíbrio dos direitos e obrigações dos patenteados e terceiros, e não
essencialmente o resguardo da concorrência em si própria.
Assim, apesar do brilhante entendimento da Consulta Prévia 31/99, acredito essencial diferenciar as
duas hipóteses: a licença-punição do art. 24 da Lei 8.484/94 e a licença de interesse particular prevista
no art.68 da Lei 9.279/96.
A doutrina não teve até agora tal entendimento. Diz Lucas Rocha Fortunato 233:
O instrumento da licença compulsória passa, destarte, a desempenhar papel fundamental no
equilíbrio do mercado. Essa função moderadora vai ao encontro dos princípios constitucionais
da ordem econômica, que estabelecem a liberdade do mercado como regra, mas que,
igualmente, determinam que a lei reprima o abuso de poder econômico que vise “à dominação
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, §
4º).
O influxo do dispositivo constitucional supramencionado no sistema jurídico regedor da
proteção patentária deve exigir do aplicador do direito grande esforço exegético. A repressão
de poder econômico tem sido normalmente identificada com o princípio da livre
concorrência: “Deveras, não há oposição entre princípio da livre concorrência e aquele que se
oculta sob a norma do art. 173, § 4º do texto constitucional, princípio latente, que se expressa
como princípio da repressão aos abusos do poder econômico e, em verdade – porque dele é
fragmento -, compõe-se no primeiro.”( 234)
Por outro lado, dizem Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes:
Segundo o Art. 68, o titular ficará sujeito a tal licença se exercer os direitos de sua patente de
233 Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro - Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes, Ed.
Brasília Jurídica, 1996.
234 GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” ( Interpretação e Crítica), 2ª ed., São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1991, p.230
91
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico. Constitui tal abuso, por
exemplo, o desabastecimento do mercado ou a oferta reprimida pelo titular da patente. 235
Modalidades de Práticas Anticoncorrenciais com patentes
A Lei 9.279/96 não indica quais são as modalidades de práticas anticoncorrenciais cuja correção
poderá ser objeto de licença compulsória. Provavelmente o principal exemplo de abuso reprimível por
licença, porém encontra-se na própria Lei 8.884/94:
Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese
prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:
(...)
XVI - açambarcar ou impedir a livre exploração de direitos de propriedade industrial ou
intelectual ou de tecnologia;
Diz Fábio Ulhoa Coelho em comentários a esse dispositivo 236:
“José Inácio Franceschini, em percuciente estudo referente ao abuso do poder econômico
exercido através dos contratos de tecnologia (em Franceschini, 1985:609/620), aponta dois
aspectos na questão respeitante à circulação dos bens imateriais: o estático, referente à nãoutilização ou não exportação intencional, em detrimento do interesse coletivo, e o dinâmico,
consistente na outorga de licença ou cessão de direito industrial em termos anticoncorrenciais.
Ainda segundo a lição de Franceschini, o desuso de privilégio pode caracterizar abuso do
poder econômico principalmente quando a empresa detentora de certa tecnologia e com
presença proeminente no mercado em que é empregada, empenha-se em adquirir os demais
privilégios exploráveis nesse mercado, alcançando status monopolístico por via oblíqua. É a
hipótese de açambarque de direito industrial, mencionado pela lei.
(...)
Tanto os mecanismos estáticos como os dinâmicos de utilização anticoncorrencial de direitos
industriais são puníveis como infração contra a ordem econômica pela atual legislação
antitruste.”
O direito comparado indica uma série de circunstâncias nas quais as patentes se tornam elementos de
uma prática anticoncorrencial 237. Assim é que práticas como o cross licensing, e o patent pooling,
quando instrumentos de ação concertada contra a concorrência; a falta de uso ou recusa de
licenciamento 238, a imposição de royalties sobre produtos não patenteados ou após a expiração da
235 Gabriel Di Blasi / Mario Soerensen Garcia / Paulo Parente M. Mendes. A Propriedade Industrial - Os Sistema de Marcas,
Patentes e Desenhos Industrial Analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.. Editora Forense.
236 Direito Antitruste Brasileiro – Comentários à Lei nº 8.884/94, Ed. Saraiva.
237 Acompanhamos aqui Thomas D. Dieterich, Inter-relationships between the Federal Antitrust Laws and Industrial Property, in
Patent Antitrust, PLI, 1989. Veja-se também Intellectual Property Antitrust 2001, David Bender, Ed. Practising Law
Institute.
238 Como já repetido, não é assim nos Estados Unidos, muito embora haja licenças compulsórias previstas em lei para o setor de
92
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
patente, vendas ou licenças casadas, limitações de preços em licenças múltiplas, compromissos de não
suscitar a nulidade da patente, proibição de uso de produtos competitivos, etc.
Um aspecto particularmente importante a nossa análise é a hipótese do abuso do poder econômico que
resulta da fixação de preços de produtos patenteados, em limites muito maiores do que os custos, o
retorno do investimento em pesquisa, e que uma margem razoável de lucro poderia justificar.
Para tal hipótese, prevê mais uma vez o art. 21 da Lei 8.884/94:
(...) XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.
Parágrafo único - Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento
injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas
relevantes, considerar-se-á:
I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do
custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidades;
II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de
alterações não substanciais;
III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos
comparáveis;
IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço
de bem ou serviço ou dos respectivos custos.
Voltaremos ao ponto do abuso de poder econômico através de aumento de preços em seção posterior.
Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico
Como se obterá a licença compulsória de patente por abuso de poder econômico? Não há
procedimento específico previsto na Lei 9.279/96, a não ser no desenho bem impreciso do art. 68:
“comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.”.
De outro lado, tem-se a processualística geral das licenças compulsórias:
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das
condições oferecidas ao titular da patente.
§ 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de
60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a
proposta nas condições oferecidas.
§ 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder
energia atômica e de poluição (42 U.S.C. §§ 2181-90, 42 U.S.C.§§1857-h-6). No entanto, em certos casos, relativos a
setores de saúde pública e segurança, os tribunais americanos têm concedido medidas judiciais equivalentes a licenças
compulsórias (Dieterich, op.cit. p.24).
93
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
econômico deverá juntar documentação que o comprove.
§ 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração,
caberá ao titular da patente comprovar a exploração.
§ 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como
designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia,
visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.
§ 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e
municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o
arbitramento da remuneração.
§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso,
levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.
Qual a autoridade competente para a decisão de tal procedimento? Na verdade, há que se discernir
duas hipóteses:
•
a do procedimento destinado a coibir, na esfera administrativa, um abuso de poder econômico
em geral na forma do art. 24 da Lei 8.484/94, ou a moderar uma hipótese de concentração de
poder econômico ainda que não abusado, cujo remédio fica ao prudente arbítrio do CADE, o
qual pode – como já o fez no caso Colgate/Kolynos (Ato de Concentração 27/94, D.ºU de
22/9/96) – concluir pela restrição do exercício de direitos de Propriedade intelectual; ou
•
a do pedido específico de uma licença compulsória por abuso de poder econômico requerida
na forma do art. 73 da Lei. 9.279/96.
Entendemos porém que, em ambos os casos, o procedimento conducente à licença compulsória deva
ser iniciado na forma do art. 30 da Lei 8.884/94 junto à Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça. A qual apreciará inicialmente o feito, antes de remetê-lo ao CADE. Uma vez
apreciado e julgado o feito por aquele Conselho, caberá a execução da decisão seja ex officio, seja na
forma do art. 73 da Lei 9.279/96. Vale lembrar aqui o disposto no Art. 24, IV, a) da Lei 8.884/94,
segundo o qual o CADE recomendaria ao INPI a concessão da licença compulsória como parte das
sanções pelo abuso.
Meu entendimento se baseia no disposto no próprio art. 73 § 2º., no que prescreve que o requerente de
licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar
documentação que o comprove. Cabendo à SDE e ao CADE (e, secundariamente, ao judiciário), não
ao INPI, a determinação do abuso de poder econômico, tal documentação será a da autoridade
administrativa ou judicial mencionada no caput do art. 68. É de notar-se que, neste último, a menção à
decisão da “autoridade administrativa” claramente aponta para outro órgão ou entidade, que não o
94
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
INPI.
De Blasi et allii (op. cit.) assim entendem:
O abuso será configurado através de requerimento solicitado, por interessado na licença, à
instituição competente - que não será o INPI- como o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE). Somente munido desta decisão protocolada pelo conselho, o interessado
poderá requerer licença compulsória no Instituto.
Idêntica opinião tem Lucas Rocha Fortunato (op. cit):
Simples análise literal da norma permite concluir que o desabastecimento do mercado pode
ensejar requerimento de patente, independentemente de qualquer manifestação de órgão
administrativo ou judicial. Ainda que esse desabastecimento, nos termos da Lei nº 8.884/94,
configure abuso de poder econômico e que, em conseqüência, submeta seu infrator às sanções
administrativas impostas pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o
requerimento de licença compulsória com base na falta de exploração ou exploração
incompleta independerá dessa manifestação. Entretanto, o pronunciamento administrativo ou
judicial deve ser necessariamente obtido se a licença for requerida com fundamento no caput
do art. 68. Repise-se: não será o INPI que irá comprovar eventual prática abusiva relacionada
ao objeto da patente; caso alguém manifeste interesse em obter licença compulsória com
fundamento em abuso de poder econômico cometido pelo titular da patente, já deverá estar
munido da necessária decisão administrativa prolatada pelo CADE ou de sentença judicial,
condenando o titular da patente.
Importante aspecto das licenças compulsórias relativas ao abuso de poder econômico é que não se
aplica em todos os casos a regra do art. 73 da Lei 9.279/96 que exige do requerente a proposta de
condições, a serem aceitas pelo titular, ou então arbitradas pelo INPI. Nesses casos, a estipulação de
royalties e condições pode ser parte dos mecanismos de correção dos abusos, segundo a determinação
do CADE; note-se, neste contexto, a dicção do TRIPs:
‘The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the
amount of remuneration in such cases”.
Abuso de poder econômico na Lei 9.279/96
No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao
licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo de um ano (art. 74) para proceder à
importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado (entenda-se, externo)
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (art.68 § 3º.)
Durante tal prazo, será igualmente admitida a importação por terceiros (além do licenciado
compulsório) de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha
sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (art. 68 § 4º).
Tal se dá porque tanto no caso de importação pelo próprio titular para exploração de patente quanto na
hipótese agora sob estudo – a art 68 § 3º (licença resultante de abuso de poder econômico) -, será
igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
95
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (sem discriminar se interno ou
externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
É de se entender que tal permissivo se dirige, especialmente, aos casos em que se alegue inviabilidade
econômica de fabricação do produto no Brasil, presumida pelo fato de que o próprio titular da patente
não está efetuando tal fabricação, diretamente ou por licenciado 239. Em outras palavras, se o titular
apenas importa seu produto, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa
autorizada ou não vedada pelo titular.
Note-se que, não obstante estar tal previsão incluída num dispositivo que lista hipótese de licença
compulsória, a permissão de importação não é licença compulsória de nenhuma espécie, mas, como se
lê no capítulo sobre exaustão de direitos – uma hipótese de limitação à patente.
Do ponto de vista lógico e prático, é extremamente coerente tal dispositivo. Se houver mercado
interno para o produto em questão, a importação por terceiros (de fonte autorizada....) contribuirá
eficazmente para evitar o preço abusivo, e o titular propenderá a fabricar internamente para maximar
seu retorno. Se não houver, a permissão para importar é inócua.
De outro lado, o art. 184, III do CPI II exclui de crime quem importa produto que seja objeto de
patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País,
para os fins previstos no inciso anterior, desde que tenha sido colocado no mercado externo
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Em outras palavras, mesmo fora do
contexto da inviabilidade econômica prevista no art. 68 do CPI/96, o terceiro interessado pode
importar de fonte autorizada pelo titular sem risco de infração à norma penal.
Licenças compulsórias em matéria de cultivares registrados
A cultivar protegida, segundo o art. 27 da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (LPC), poderá ser
objeto de licença compulsória, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo
injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar. Na apuração da
restrição injustificada à concorrência, a autoridade observará, no que couber, o disposto no art. 21 da
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.
Como se lê no parecer do Relator do Projeto da LPC no Senado, Senador Lúcio Alcântara:
Tal exceção ao privilégio do monopólio concedido ao obtentor do direito ocorre nos casos em
que as cultivares forem utilizadas com a finalidade de pesquisa voltada para o
desenvolvimento de novas cultivares ou de cultivares essencialmente derivadas; nos casos em
que as cultivares forem utilizadas por pequenos proprietários rurais e para seu uso; e, ainda,
nos casos em que a autoridade competente conceder licença compulsória para o seu uso.
Esses preceitos, estabelecidos pelos projetos, são precauções de extrema relevância para a
defesa dos interesses maiores da sociedade brasileira. Com isso, impede-se a possibilidade de
o privilégio que venha a ser concedido pela sociedade a determinada cultivar possa vir a ser
utilizado para obstaculizar o avanço do melhoramento genético com base nesta cultivar.
Com a possibilidade da concessão de licença compulsória, impede-se, também, que o
239 Henry Shiller, Revista da ABPI no. 25 (1996), p. 24.
96
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
privilégio concedido ao proprietário do direito sobre determinada cultivar possa vir a ser
utilizado para prejudicar a produção e o mercado agroflorestal brasileiro, impedindo ou
dificultando, por exemplo, a produção em território nacional de produtos derivados da
referida cultivar.
Preserva-se, também, a possibilidade de o pequeno produtor rural reproduzir sementes ou
outro material de reprodução ou de multiplicação vegetativa para uso próprio, concedendo-se
a ele melhores condições para competir no mercado de produtos agroflorestais.
A lei mencionada é a Lei Antitruste, e no dispositivo em questão elenca as condutas ilícitas perante as
regras de Direito de Defesa da Concorrência; a autoridade não observará o art. 21, mas considerará
infração da ordem econômica o cometimento de qualquer dos fatos tipos.
A remissão que faz o art. 34 à lei 9.279/96 é importantíssimo neste contexto. Como o art. 28 não
elenca quais fundamentos da licença compulsória de cultivar, e a Lei 9.279/96 soma ao abuso de
poder econômico também à simples falta de uso, não se deve concluir do fato de que a decisão do
pedido é cometida ao CADE, que a falta de uso não seja uma das razões possíveis de justificar licença
compulsória.
Com efeito, três razões dão ensejo à licença: a) abuso de poder econômico (remissão à lei 8.444/94) b)
falta de uso (remissão à Lei 9.279/96) c) dependência (mesma remissão). Em todos os casos, a
decisão, face à sua natureza essencialmente econômica (não necessariamente relativa a uma infração
da ordem econômica), é competência do CADE.
O art. 35, ao excluir os casos de abuso de poder econômico da limitação temporal da primeira licença
compulsória (três anos do Certificado Provisório), põe claro que há outras razões, além destas, para
possibilitar a licença compulsória.
A licença compulsória somente poderá ser requerida após decorridos três anos da concessão do
Certificado Provisório de Proteção, exceto na hipótese de abuso do poder econômico, quando o
poderá ser a qualquer tempo.
Jurisprudência sobre PI do CADE
A jurisprudência da autoridade antitruste brasileira (CADE) em matéria de propriedade intelectual se
estende por 43 anos, e pelo tempo decorrido, não chega a ser expressiva.
Nos primeiros anos de existência do CADE, na vigência da Lei 4.1137/62, a atenção do órgão se
concentrou na aplicação do art. 4º da lei, que dispunha pela declaração automática de cassação de
patente que, extinta no país de origem, permanecesse em vigor no Brasil, e, além disso, estivesse
sendo abusada no País:
A caducidade da patente estrangeira correspondente, no País de origem, não basta, por si só, à
aplicação do art. 4.° da Lei n. 4.137/62. É indispensável, a tal desiderato, que a vigência do
privilégio, no Brasil, esteja criando dificuldades ao desenvolvimento harmônico da economia
nacional, pela configuração de uma das modalidades de abuso de poder econômico previstas
no art. 2.° do mesmo diploma legal. 240
240
Processo Administrativo n. 4, de 22 de outubro de 1968. Representante: Paulo Carlos de Oliveira; Representada:
97
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Alguns julgados dessa série, no entanto, deram pela cassação automática da patente pela simples
expiração da correspondente estrangeira no país de origem, independentemente da comprovação dos
efeitos abusivos, e sem considerar o princípio da independência das patentes da CUP:
O que o art. 4.°, contendo a força e cláusula de ordem pública, emanada do item 5.° do art.
160 da CF, diz, é simples: a patente traduz-se na concessão de um monopólio legal e, findo o
prazo de vida, no estrangeiro, dos direitos privilegiados por ela, morrem esses direitos e o uso
dessa patente é, de imediato, abuso do poder econômico. Por isso o órgão competente, neste
caso o CADE, deve e tem competência para mecanicamente ‘automaticamente’ cassar essa
patente (...)Todo o conflito de interesses entre injunções jurídicas cuja resultante seja o
prejuízo da ordem pública interna e do desenvolvimento nacional, sejam conflitos entre
interesses de multinacionais socialistas, de multinacionais marxistas ou capitalistas contra ou
paralelamente a interesses nacionais indispensáveis para o desenvolvimento da economia
brasileira tem que, constitucionalmente, ser interpretados, pelo menos, sem a lesão da nossa
Ordem Jurídica.
Por isso é inegável que ao CADE não falece nenhum poder para determinar a cassação de
patente já ‘morta’, caída em domínio público estrangeiro.
Repete-se: por definição a patente é a concessão de um monopólio legal, logo de uma parcela
representada da soberania nacional. É a concessão de um feudo econômico aos novos Barões
de hoje. 241.
Outra vertente importante de julgados versa sobre a distinção entre a acão do órgão de defesa da
concorrência e os aspectos de vigência, aplicabilidade e violação de direitos exclusivos. Em uma
única decisão, de 1989, se conclui pela abusividade em face da lei concorrencial, da conduta daquele
Filibra Produtos Químicos Ltda. Revista de Direito Econômico, 5/96 e ss. Tratando do tema, ainda,
Processo n. 20.745/68, de 22 de outubro de 1969. Representante: Inducon do Brasil Capacitores S/A;
Representada: Siemens & Halske Aktiengesellschaft. DOU de 6 de novembro de 1969, Seção I, Parte I, p.
9.627 e ss, Processo de Averiguações Preliminares n. 23, de 3 e 13 de dezembro de 1968. Representante:
Atma Paulista S/A Indústria e Comércio; Representada: B. Braun. DOU de 21 de fevereiro de 1969, Seção
I, Parte I, p. 1.584 e ss.Processo de Averiguações Preliminares n. 26, de 1.° de outubro de 1968.
Representante: Laboratório Hertape Ltda.; Representada: Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S/A. DOU
de 5 de novembro de 1968, Seção I, Parte I, p. 9.652 e ss.no Processo Administrativo n. 4, de 21 de junho e
5 de julho de 1968, Representante: Paulo CarIos de Oliveira; Representado: Filibra Produtos Químicos
Ltda. Revista de Direito Econômico, 5/96 e ss.Processo de Averiguações Preliminares n. 18, de 27 de maio
de 1966. Representante: Paulo Carlos de Oliveira; Representado: Filibra Produtos Químicos Ltda. Revista
de Direito Econômico, 5/82 e ss., e DOU de 13 de novembro de 1968, Seção I, Parte I.Sindicância 47, de
4.2.88, Representante: Ipiranga Sipi-Cam Defensivos Agrícolas S.A., Representadas: FMC Corporation e
FMC do Brasil S.A., Conselheiro-Relator: Geová Magalhães Sobreira.Sindicância 81, de 4.2.88,
Representante: CADE, ex officio, Representada: Elkem Participações Ltda.Processo n. 20.745/68, de 22 de
outubro de 1969. Representante: Inducon do Brasil Capacitores S/A; Representada: Siemens & Halske
Aktiengesellschaft. DOU de 6 de novembro de 1969, Seção I, Parte I, p. 9.627 e ss.Processo de
Averiguações Preliminares n. 112, de 14 de dezembro de 1981. Representante: Bombril S/A Indústria e
Comércio; Representadas: Colgate Palmolive Ltda. e Colgate PalmoIive Co. DOU de 24 de dezembro de
1981, Seção I, p. 24.765 e ss.
241
Do voto do Conselheiro-Relator Féres Osrraia Nader no Processo de Averiguações Preliminares n. 112, de 14 de
dezembro de 1981.
98
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
que infrige direitos de propriedade intelectual:
A manutenção de depósito clandestino de vasilhame de concorrente de modelo patenteado e
seu transporte irregular, diretamente ou por interposta pessoa, representam formas de
obtenção do efeito abusivo previsto no art. 2º, inciso I, alínea "g", da Lei 4.137, de 1962. 242
Mas em todos outros casos se fez a distinção entre lesão de direitos de propriedade intelectual e defesa
da concorrência:
VIOLAÇÃO DE MARCAS E PATENTES - EMPRESA QUE, COM RESPALDO EM
DECISÃO JUDICIAL, SE UTILIZA DOS MEIOS DISPONÍVEIS, JUDICIAIS E
PUBLICITÁRIOS, PARA FAZER VALER O GANHO DE CAUSA - ATIPICIDADE.
Eventual disputa relativa a marcas e patentes, máxime quando já dirimida pelo Poder
Judiciário,constitui matéria alheia à competência do CADE. 243
USO INDEVIDO E ILEGAL DE PATENTE INDUSTRIAL - POSSIBILIDADE, EM TESE,
DE OFENSA AO ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA "G", DA LEI 4.137, DE 1962 COMPETÊNCIA, PORÉM,DO PODER JUDICIÁRIO PARA APURAR A EVENTUAL
VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A utilização indevida de
patente pode, em tese, ser uma das formas de eliminação da concorrência nos termos do art.
2º, inciso I, alínea "g", da Lei 4.137, de 1962, cabendo, entretanto, ao Poder Judiciário, e não
ao CADE, a apuração da existência ou não de violação dedireito da propriedade industrial 244.
Criação de dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa –
Exploração exclusiva de processo de fabricação – Invenção patenteada – Argüição de
privilégio irregularmente concedido – Irrelevância – Incompetência do CADE reconhecida. A
competência do CADE em matéria de patentes de invenção é restrita à hipótese única e de
rígida tipicidade contida no art. 4.° da Lei n. 4.137/62. Assim, enquanto não anulada pelo
Poder Judiciário, não pode ser acusada de estar criando dificuldades à constituição,
funcionamento ou desenvolvimento de empresa a sociedade que pretende exclusividade de
uso de processo de fabricação objeto de patente, ainda que esta tenha sido eventualmente
concedida de modo irregular 245.
MARCAS E PATENTES - AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE MARCA OU PATENTE INCOMPETÊNCIA DO CADE RECONHECIDA Obter ou tentar obter marca ou patente por
meio fraudulento não é em si uma violação à concorrência. (...) “O exercício de direitos sobre
242
Processo Administrativo 48, de 2.3.89.1 Representante: Refrigerantes Vontobel S.A., Representada: Holbra
Produtos Alimentícios e Participações Ltda., Conselheira-Relatora: Ana Maria Ferraz Augusto (DOU de
6.3.89, Seção I, pp. 3.405 e ss).
243
Sindicância 7, de 5.6.87, Representante: S.A. Vinhos e Bebidas Caldas, Representada: Indústria de Bebidas
Cinzano Ltda. (DOU (extrato) de 8.6.87, Seção I, p. 8.798).
244
Sindicância 30, de 10.12.87, Representante: Cogumelo Indústria de Componentes para Tratores Ltda.,
Representadas: Valmet do Brasil S.A. e Massey Perkins S.A.
245
Processo de Averiguações Preliminares n. 26, de 1 de outubro de 1968. Representante: Laboratório Hertape
Ltda.; Representada: Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S/A. DOU de 5 de novembro de 1968, Seção I,
Parte I, p. 9.652 e ss.
99
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
marca obtida fraudulentamente e de modo a amealhar fatia de mercado excluindo outros
concorrentes é que pode converter-se em ofensa à ordem concorrencial.” 246
MARCAS E PATENTES - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CADE PARA APRECIAR
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE - ARQUIVAMENTO DO
PROCESSO O CADE é absolutamente incompetente para apreciar pedidos de decretação de
nulidade de patente. 247
Consideravelmente mais relevante é a cadeia de julgados que consideram pertinente à análise do
órgão de tutela da concorrência os contratos relativos à propriedade intelectual, sempre que
submetidos à regra do Art. 54 da Lei pertinente, que :
ATO DE CONCENTRAÇÃO – AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O USO DE MARCAS
– SUBMISSÃO AO CADE – OBRIGATORIEDADE- Os contratos de aquisição de direitos
sobre o uso de marcas celebrados entre empresas concorrentes estão sujeitos à aprovação do
CADE 248.
CONTRATO DE FRANQUIA – OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO AO CADE
NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 8.884/94 – RECONHECIMENTO. Os contratos de
franquia, bem como os de administração, consultoria ou qualquer outro entre fornecedores,
devem ser submetidos ao CADE nos termos do artigo 54 da Lei da Concorrência. (...)
Todavia, a possibilidade de domínio, pela Frenesius, de toda a cadeia de serviços, produtos e
equipamentos para hemodiálise, através da exigência de preferência ou fidelidade pelas
clínicas franqueadas aos produtos e equipamentos produzidos pela Frenesius, aventada pelos
órgãos instrutores (SDE e SEAE), carece, pelo menos por enquanto, de base material para se
configurar. A influência exercida pela Frenesius sobre as clínicas de hemodiálise alcança
somente 4,6% do total das clínicas de hemodiálise no Brasil e 8% do total dos pacientes.(...)
Entendeu o plenário que os contratos de franquia e transferência de tecnologia firmados pela
NMC com clínicas de hemodiálise, visando a implantação do sistema NMC de administração
e controle, produziam no mercado efeitos de concentração, podendo, potencialmente, limitar
ou prejudicar a livre concorrência.(...) 249.
INTEGRAÇÃO VERTICAL – SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET – CONTRATO DE
FRANQUIA COM CLÁUSULA DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MARCA E DE
EXCLUSIVIDADE DE VENDAS – RELAÇÃO VERTICAL RECONHECIDA - A previsão,
em acordo de franquia, de obrigatoriedade do uso da marca pelo franqueado e de
246
Averiguação Preliminar nº 08000.022244/94-36, de 6 de agosto de 1997, Representante: Bodygard Benton
Importadora, Exportadora, Representações Ltda., Representada: Benton Plastics Inc. e outras. In DOU de
19 de agosto de 1997, Seção I, pág. 17900.
247
Averiguação Preliminar nº 08000.024891/95-45, de 27 de agosto de 1997, Representante: Mont Blanc Engenharia e Comércio Ltda., Representado: Henry Vidal e Terra Amada S.A. In DOU de 8 de outubro de
1997, Seção I, pág. 22547.
248
Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health
Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2.
249
Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda., NMC do
Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 14de abril de 1999.
100
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
comercialização exclusiva dos produtos e serviços do franqueador configura integração
vertical. 250
Não só o CADE entende ser de sua competência a análise de contratos de tecnologia, de cessão e de
licença – sempre que se aplicarem os limites mínimos do art. 54 da Lei .8434 -, como analisa a
razoabilidade de cláusulas de confidencialidade de know how:
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE INDÚSTRIA – RESTRIÇÃO
DE USO PELO VENDEDOR EM ATO DE CONCENTRAÇÃO PELO PRAZO DE DEZ
ANOS – ADMISSIBILIDADE Admissível é a cláusula de confidencialidade que impeça o
vendedor em ato de concentração de se utilizar de conhecimento/informações confidenciais
transferidos por meio da operação pelo prazo de dez anos.
"É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não concorrência é tida como uma
prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito anticoncorrencial. Também é
evidente que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o período que, a priori, é considerável
razoável, sem deixar de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência
mais alongado. (...) Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor
por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde animal que segundo as Requerentes,
poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela
cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos. Não sobrevive, justamente pelo
alcance da cláusula de confidencialidade, a necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no
mercado por período superior a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, contados do
fechamento da operação, poderá atuar no mercado por meio de produtos de domínio público
ou pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se das
informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora por meio dessa operação.
De tal maneira, determino a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos,
para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do CADE1 como razoável para a vigência dessa
espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, (f) que estabelece
em 10 anos o período em que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações
confidenciais “. 251
CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – EXAME PELA REGRA DA RAZÃO –
RECONHECIMENTO CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA
VIGÊNCIA POR DEZ ANOS – ALEGADA SALVAGUARDA DO USO EXCLUSIVO DE
CONHECIMENTOS TÉCNICOS – TECNOLOGIA OBSOLETA – REDUÇÃO A CINCO
ANOS – VOTO VENCIDO. Uma cláusula de não concorrência sempre encerra efeitos
anticoncorrenciais, mas como também pode gerar efeitos pró-competitivos, estes devem ser
sopesados pela regra da razão contra os efeitos nocivos. Não há estender o prazo de vigência
de cláusula de não-concorrência por mais de um lustro, a título de salvaguarda da
250
Ato de Concentração nº 08012.004310/00-84, 21 de fevereiro de 2001, Requerentes: Terra Networks S/A e
DPNET Soluções Internet Ltda. In DOU de 13 de março de 2001, Seção 1, pág. 2.
251
Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, Requerentes: Coopers do Brasil Ltda. e
Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. In DOU de 2 de abril de 2003, Seção 1, pág. 38. O julgado dá como
precedentes os AC nº 08012.000317/99-12 – Dyno Industries ASA e Placas do Paraná S.A., Conselheira-Relatora Hebe
Romano e AC nº 08012.0002266/99-46 – Hebdo Mag Brasil Holding Ltda. e Editora Balcão Ltda., Conselheiro Relator João
Bosco Leopoldino da Fonseca.”
101
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
transferência do domínio e da exclusividade do uso de know how se o conhecimento técnico
embutido na tecnologia relevante for considerado obsoleto do ponto de vista tecnológico, não
tendo, assim, valor per se na transação 252.
CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – ATO DE CONCENTRAÇÃO –
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – PRAZO
DE VIGÊNCIA SUPERIOR A CINCO ANOS – ADMISSIBILIDADE
Contemplando o ato de concentração a celebração de contrato de transferência de tecnologia,
é admissível que a cláusula de não-concorrência se prorrogue pelo prazo de vigência desta
avença, ainda que superior a cinco anos.
Do Voto do Conselheiro-Relator, FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES:
“IV- DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA
O Contrato de Venda e Compra de Ativos estabelece, na cláusula 10.1, prazo de não
concorrência de 7 (sete) anos.
Ressalte-se, destacando aqui o voto do Conselheiro Marcelo Calliari no AC n° 163/97, que a
cláusula de não concorrência é admitida quando é acessória a um contrato principal, de modo
que sem ela o negócio seria desvalorizado ou ameaçado. Assim é que as cláusulas de não
concorrência devem estar vinculadas à sua razoabilidade, não se admitindo aquelas cujo único
objetivo seja cercear a concorrência, sem qualquer justificativa razoável.
Neste sentido, a jurisprudência do CADE tem considerado como razoável um prazo de não
concorrência de 5 (cinco) anos. Contudo, este prazo não é estanque devendo-se levar em
consideração as condições específicas do mercado, o qual pode exigir, por exemplo,
investimentos de longa duração, o que justificaria maior prazo.
Conforme expôs o Conselheiro Celso Fernandes Campilongo, na relatoria do AC n°
08012.004792/2001-53: ‘O prazo comumente estabelecido em 5 (cinco) anos, para cláusulas
de não competição pelo requerente vendedor, é presumido ou estimado como um lapso de
tempo razoável para: (i) desvinculação das relações entre clientes e fornecedores e o
estabelecimento das relações de mercado da nova empresa ou nova composição societária; e
(ii) a estipulação e fixação de políticas empresariais desvinculadas às estratégias conhecidas
pelos antigos sócios do corpo vendido.
Considerando o caso em tela, no qual a operação envolve a aquisição do Know how detido
pelas vendedoras na prestação dos serviços, é possível admitir-se a dilação acima
mencionada. Isso porque, como possuem conhecimento privilegiado dos negócios vendidos,
no caso de um breve reingresso, os acionistas estariam em posição mais vantajosa que
qualquer outro entrante.’
252
Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001, Requerentes: Metalúrgica Leogap S/A
e Probat Projektgesellschaft Gmb. Vencido, neste tocante, o Relator que estipulou o prazo de dez anos para
a cláusula de não-concorrência. In DOU de 21 de janeiro de 2002, Seção 1, pág. 31.
102
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
No presente caso, as empresas celebraram um Contrato de Transferência de Know How,
Tecnologia e Assistência Técnica, cujo prazo de vigência é de 5 (cinco) anos, renovável
automaticamente por mais cinco. Este prazo, segundo as Requerentes, está ligado à duração
dos programas de fornecimento pela Maxion. Desse modo, admitir que a Maxion e a Batz
concorram ainda na vigência do Contrato de Transferência de Know How, Tecnologia e
Assistência Técnica poderia redundar em prejuízos para as partes.
No voto do AC n° 08012.003691/2001-65, o Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo admitiu
prazo de não concorrência de 7 (sete) anos por motivo semelhante:
‘Ressalto a existência de cláusula de não concorrência constante no item 8 do Acordo de
Acionistas. Tal dispositivo estabelece que as empresas envolvidas no negócio não
concorrerão durante o prazo de vigência da associação, qual seja 05 (cinco) anos podendo este
ser porrogado por períodos adicionais sucessivos de 05 (cinco) anos, e por um prazo de 02
(dois) anos após o término da vigência do contrato. Ou seja, se o contrato não for prorrogado,
a cláusula de não concorrência terá vigência de 07 (sete) anos.
(...) O período de acordo de não concorrência entre os associados quando da vigência do
contrato é inteiramente aceitável e, inclusive, incontestável é a sua aceitabilidade, pois não há
como conceber que empresas que estão se unindo para ampliar seus serviços, reduzir os
custos e melhor atender seus clientes concorram entre si.
No que tange ao período subseqüente à vigência do contrato, qual seja 02 (dois) anos, este
encontra-se inteiramente dentro dos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos por este
Conselho, visto que o entendimento aqui amplamente consolidado é de que tais disposições
não podem ultrapassar 05 (cinco) anos.
Isto posto, entendo admissível a cláusula ora apreciada, visto que inconcebível é a idéia de
estabelecimento de concorrência entre empresas que se associaram para implementar suas
eficiências, e que o lapso temporal de vedação de não concorrência após o prazo de vigência
do contrato está dentro dos limites entendidos como não lesivos à concorrência por este
Conselho.
Pelo exposto, considero admissível o prazo de não concorrência de 7 (sete) anos, tendo em
vista não ser aceitável a concorrência entre as Requerentes durante a vigência do contrato de
transferência de know how, tecnologia e assistência técnica. O período de 2 (dois)
subseqüentes à vigência do contrato, por sua vez, está dentro do permitido pela jurisprudência
do CADE, que entende por razoável um lapso de tempo de não concorrência de 5 (cinco)
anos.”
Referência: Voto no Ato de Concentração n.º 08012.001578/02-26, de 26 de fevereiro de
2003,
Requerentes: Maxion Componentes Automotivos S/A e Batz do Brasil Ltda. In DOU de 21 de
março de 2003, Seção 1, pág. 42.
Numa série de decisões relativas a contratos de franquia, o CADE analisou cláusulas específicas,
103
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
consideradas inaceitáveis 253. Os aspectos relevantes da intervenção, no entanto, dizem respeito à
integração vertical resultante dos respectivos contratos, e não da questão de direito de propriedade
intelectual relevante; aliás, os contratos pertinentes têm um aspecto mais de concessão de vendas do
que de franquia.
Uma decisão, embora de caráter consultivo, estabeleceu precedente importante quanto à licença
compulsória de patentes estabelecida na legislação antitruste brasileira, que, acima, definimos como
de caráter punitivo:
LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – QUANDO SE ADMITE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 24, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 8.884/94
LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO PELO
CADE – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO INPI RECONHECIDA LICENCIAMENTO
COMPULSÓRIO DE PATENTE – NATUREZA CONDICIONADA DE SUA
RECOMENDAÇÃO – RECONHECIMENTO
A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada
a todas as condutas elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez
caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta estar relacionada a um
poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de um nível de gravidade
tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua imposição.
Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI e não ao CADE impor a
penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 8.884/94, cabendo ao Conselho
tão-somente sua recomendação àquele órgão público.
Se por um lado o CADE, ao decidir pela caracterização de prática de infração da ordem
econômica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23 da Lei nº 8.884/94,
independentemente de qualquer condição, sendo-lhe vedado renunciar a essa atribuição, por
outro, o art. 24 do mesmo diploma traz em seu bojo a possibilidade das penalidades ali
previstas serem ou não aplicadas, vez que sua imposição está condicionada à gravidade da
infração e ao interesse público. 254
253
Voto na Consulta nº 0039/99 de 19 de janeiro de 2000, Consulente: Monsanto do Brasil Ltda. In DOU de 24 de março de
2000, Seção 1, caderno eletrônico, pág. 1. “CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – CONTRATO DE FRANQUIA –
LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO FRANQUEADO – INFRAÇÃO, EM TESE, DA ORDEM ECONÔMICA. Configura,
em tese, ofensa à ordem econômica a cláusula de contrato de franquia que veda ao franqueado o exercício de intermediação
de vendas junto a consumidores finais que não se encontrem estabelecidos e/ou situados no território a ele designado. A Lei
de Franquia (Lei 8.955/94), ao ensejar a prática pode contrariar a Lei Antitruste ao possibilitar ao conceder ao franqueado
exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação, ao impedir acesso de consumidor final de outro
território ao produto, e ao dar a alternativa de o franqueado não realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território.
Consulta nº 0039/99 de 19 de janeiro de 2000, Consulente: Monsanto do Brasil Ltda. In DOU de 24 de março de 2000,
Seção 1, caderno eletrônico, pág. 1. CRIAÇÃO DE DIFICULDADES – CONTRATO DE FRANQUIA –
DISCRICIONARIEDADE DO FRANQUEADOR NA ACEITAÇÃO OU RECUSA DE PEDIDOS PELO FRANQUEADO
– INFRAÇÃO, EM TESE, CONFIGURADA - Configura, em tese, criação de dificuldades e conduta discriminatória, na
forma dos incisos V e XII do art. 21 da Lei nº 8.884/94, a cláusula de contrato de franquia que confere discricionariedade ao
franqueador para recusar propostas e pedidos de venda apresentados pelo franqueado.
254
Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de 1999,
Seção 1, pág. 1.
104
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
De outro lado, numa decisão em que aflorou a questão patentária e de política de propriedade
intelectual dos medicamentos genéricos, o CADE denegou a hipótese de licença compulsória de
marcas, salvo situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores
efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de
lesão potencial à concorrência:
COMPROMISSO DE DESEMPENHO – ATO DE CONCENTRAÇÃO DE QUE NÃO
RESULTA EFEITO NOCIVO POTENCIAL – REJEIÇÃO COMPROMISSO DE
DESEMPENHO
–
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
–
PRETENDIDO
CONDICIONAMENTO DE APROVAÇÃO À SUJEIÇÃO DAS REQUERENTES À “LEI
DOS GENÉRICOS” – REJEIÇÃO COMPROMISSO DE DESEMPENHO –
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE MARCAS – QUANDO SE ADMITE
O Compromisso de Desempenho somente se justifica diante de ato de concentração de que
resulte efeito nocivo potencial e desde que haja objetivo claro de benefício à ordem
econômica e ao consumidor, com a necessária segurança jurídica.
Não há condicionar a aprovação de ato de concentração à sujeição dos interessados a
obrigações derivadas de legislação falha, máxime quando de questionável aplicabilidade.
Impõe-se a solução, eis que a exigência teria caráter discriminatório e seria careceria da
necessária segurança jurídica.
O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas
comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei n°
8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado, exclusão ou
eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua
entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência. 255
Quanto à hipótese em que isso possa efetivamente se dar, vide o caso Colgate/Kolynos, mencionado
acima.
Comunidade andina
Antitruste
O Equador, juntamente com a Bolivia, Colombia, Perú e Venezuela, é membro da Comunidade
Andina, criada por meio do Protocolo de Trujillo, em 10 de Março de 1996. A Decisión 285 21 de
Março de 1991 determina as Normas para Prevenir ou Corrigir as Distorções na Concorrência
Geradas por Práticas Restritivas da Livre Concorrência.
O Artígo 2 da Decisión determina que os Países Membros ou as empresas que tenham interesse
legítimo poderão solicitar à Junta autorização ou mandato para aplicação de medidas para prevenir ou
corrigir as ameaças ou os prejuízos à produção ou exportações, que se derivem de práticas restritivas
da livre concorrência originadas de determinada região ou nas quais intervenha empresa que
desenvolve sua atividade econômica em um dos Países Membro.
255
Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes:Laboratórios Silva Araújo S.A. e Merrell
Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4.
105
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Desta forma as práticas realizadas por empresas que desenvolvam sua atividade econômica em um ou
mais Países Membros ficam sujeitas aos termos da Decisión, mas são excluídas do âmbito desta as
práticas que se implementem em empresas situadas em um só País Membro e que não tenham efeito
fora deste, caso em que será aplicada a legislação nacional respectiva.
Entende-se como práticas restritivas da livre concorrência os acordos, atuações paralelas ou práticas
concertadas entre empresas que produzam ou possam produzir o efeito de restringir, impedir ou
falsificar a concorrência.
Tais acordos também incluirão os de tipo horizontal ou vertical que se celebrem entre partes
relacionadas de as empresas. Considera-se como prática restritiva da livre concorrência, a exploração
abusiva por uma ou varias empresas de sua posição de domínio no mercado.
Entende-se que uma ou varias empresas gozam de posição dominante quando podem atuar de forma
independente, sem ter em conta seus competidores, compradores ou fornecedores, devido a fatores
tais como a participação significativa das empresas nos mercados respectivos, as características da
oferta e demanda dos produtos, o desenvolvimento tecnológico dos produtos embalados, o acesso de
competidores a fontes de financiamento, bem como às redes de distribuição.
Legislação de PI
A legislação comunitária (Decision 486/2000 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial) prevê
várias hipóteses de licenças compulsórias, inclusive por abuso e por desuso:
Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o
de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina
nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria
principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso
integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se
hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro
donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida
por más de un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con
excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las
normas internas de cada País Miembro.
Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado
previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y
condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo
prudencial.
Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa
calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias
obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular,
cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de
la patente.
106
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en
cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.
La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta
probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.
A regulação de contratos de licença e transferência de tecnologia
Como se viu na seção deste trabalho relativa às cláusulas e práticas restritivas dos contratos, a
regulação de tal matéria pela Comunidade Andina nos anos 60’ constituiu um marco histórico dos
países em desenvolvimento.
A normativa vigente, a Decision 291 - Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, igualmente dispões sobre a matéria 256:
Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa,
marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos
no contengan lo siguiente:
a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve
consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente
determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o
de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;
b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso
de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos
que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la
producción;
d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras;
e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la
tecnología;
f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos
o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;
g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas,
por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y
256
Sobre a questão, vide o Proceso 2-IP-90 do Tribunal de Justiça da Comunidade: Solicitud de interpretación
prejudicial del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de normas comunitarias que lo desarrollen, en
cuanto al contrato de licencia de marca con pago deregalías
107
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
h) Otras cláusulas de efecto equivalente.
Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente
del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohiba o limite de cualquier
manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.
En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio
subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.
Casos
O Tribunal de Justiça da Comunidade Andina apreciou dois casos de intercessão entre propriedade
intelectual e direito da concorrência ou abuso de direitos. O primeiro deles é quanto ao abuso de um
titular que, após longo tempo de convivência com um concorrente, decide opor-se à permanência do
mesmo, com base no direito exclusivo antes não exercido:
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, existiendo la aquiescencia del titular originario de
una marca semejante o similar, el incoar su nulidad cuando la causal de confusión ha
quedado desvanecida por el uso simultáneo de los dos signos en un período prolongado,
puede implicar un abuso de derecho lesivo al ejercicio de la libre competencia.(...) 7. La
permisibilidad por parte del primer titular de una marca, del uso que de un segundo signo
registrado se hiciere durante un período considerable de tiempo, significaría la aceptación
implícita de aquél respecto de la utilización simultánea de los dos signos.257
O segundo caso é de aplicação da licença compulsória por não uso do objeto da patente, prevista na
legislação comunitária:
“Es importante destacar el fin último que lleva implícito toda norma comunitaria, esto es el
bienestar de los habitantes de la Subregión. Al respecto, no debe escapar al juzgador la
importancia que tienen los inventos para la sociedad toda. De ahí que las normas que
regulan esta materia poseen también un especial interés. El legislador comunitario ha
querido a través de ellas reconocer el esfuerzo del inventor, pero también establecer los
límites de sus derechos, pues no debe permitirse su abuso. En el caso de las patentes, debe
evitarse que un registro impida en forma permanente e injustificable, que otros interesados
aspiren a explotar un invento, pues no sería legal concederlo a una sola persona sin que ésta
cumpla con los presupuestos que legitiman tal concesión.
(…) El Articulo 38 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las
posibilidades a través de las cuales el beneficiario de una patente de invención puede
demostrar su explotación. Esta disposición determina que la importación, junto con la
distribución y comercialización del producto patentado, cuando se la haga de forma
suficiente para satisfacer la demanda del mercado en el país donde se haya registrado la
patente de aquel producto, se entenderá como explotación del mismo.
3.- No cabe la importación de un producto para justificar la explotación de un PROCESO
257
PROCESO 18-IP-98, SOCIEDAD MANUFACTURAS STOP S. A; marca: "US TOP". Quito, 30 de marzo de
1998
108
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
PATENTADO, pues la normativa comunitaria exige el uso integral de ese proceso en el país
donde se lo ha patentado, junto con la distribución y comercialización de su resultado.
4.- La principal obligación del titular de la patente es explotar la invención patentada. Si esto
no sucede, como consecuencia podrían otorgarse licencias obligatorias, las cuales se
conceden para evitar prácticas que distorsionan la libre competencia”. 258
Bolívia
Aplicam-se à Bolívia as disposições da Comunidade Andina, a par das regras nacionais pertinentes.
Antitruste
Salvo pelo disposto nas normas legais setoriais, as empresas deverão adequar suas atividades aos
princípios que garantam a livre concorrência, evitando atos que a impeçam, restrinjam ou destorçam.
Não tocante aos acordos anticoncorrenciais, a Lei de Sistema de Regulação Setorial estabelece que as
empresas e entidades que realizem atividades nos setores regulados pela lei ficam proibidas de
participar de convênios, contratos, decisões e práticas concertadas, cujo propósito ou efeito seja
impedir, restringir ou distorcer a livre concorrência por meio de: a) a fixação conjunta, direta ou
indireta de preços; b) o estabelecimento de limitações, repartição ou controle da produção, dos
mercados, fontes de aprovisionamento ou inversões; ou c) o desenvolvimento de outras práticas
anticoncorrenciais similares.
As fusões de empresas e entidades competidoras sujeitas a regulamentação são proibidas quando
estabeleçam, promovam e consolidem uma posição dominante em algum mercado específico.
Tais acordos ilegais serão tidos como nulos, em conformidade com o Artigo 20 da Lei de Sistema de
Regulação Setorial.
Em relação às práticas abusivas, a Lei de Sistema de Regulação Setorial proíbe as empresas ou
entidades sujeitas a regulamentação de acordo com tal lei de realizar práticas abusivas que tenham
como propósito ou efeito prejudicar seus competidores, clientes e usuários, conduzindo a situações
anticoncorrenciais em relação a um ou mais mercados.
Ditas práticas, tidas como abusivas, poderão tratar-se de: a) a imposição direta ou indireta de preços
de compra ou de venda ou outras condições comerciais não equitativas; b) a limitação da produção,
das fontes de aprovisionamento, dos mercados, ou do desenvolvimento técnico, em prejuízo dos
consumidores; c) a aplicação de condições desiguais para operações equivalentes, que significarão
para os clientes e usuários uma situação de desvantagem; d) Subordinar a assinatura de contratos à
aceitação de obrigações adicionais que, por sua natureza, ou de acordo com as práticas comerciais,
não sejam inerentes ao objeto de ditos contratos; e) Exigir que quem solicite a prestação de um
serviço regulamentado, assuma a condição de sócio ou acionista.
De acordo com a Lei de Sistema de Regulação Setorial, considera-se haver posição dominante não
258
PROCESO 36-IP-98, Sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Patente: "Procedimiento para la preparación de
derivados de INDOL que tienen actividad terapéutica".
109
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
mercado quando determinada empresa ou entidade seja única ofertante ou demandante de
determinado tipo de bens ou serviços regulados, ou quando, mesmo não sendo a única, não esteja
exposta a uma concorrência substancial.
Propriedade Intelectual
A legislação comunitária vige aqui em sua plenitude, além da Ley de Privilegios Industriales de del
12 de diciembre de 1916 e da Ley Reglamentaria de marcas de 15 de enero de 1918
Colômbia
A Colômbia também está sujeita à normativa andina, em complemento a sua legislação nacional.
Antitruste
O Decreto 2153 de 30 de dezembro de 1992 outorga à Superintendência de Industria y Comercio,
organismo de caráter técnico vinculado ao Ministerio de Desarrollo Económico, e que goza de
autonomía administrativa e financeira competência para regulação e controle da atividade econômica.
Lei 155 de 24 de dezembro de 1959 proibiu acordos ou convênios que direta ou indiretamente
tenham por objeto limitar a produção, abastecimento, distribuição ou consumo de matérias primas,
produtos ou serviços, nacionais ou estrangeiros, e toda forma de prática, procedimento ou sistema que
tenda a limitar a livre concorrência e a manter ou determinar preços não equitativos. Poderá haver
autorizações especiais de acordos quando estes tenham por fim defender a estabilidade de um setor
básico da produção de biens ou serviços de interesse para a economia general (em conformidade com
o Decreto 1302 de 1964, Artigo 1º.).
Estão sujeitas às normas todas empresas que produzam, abasteçam, distribuam ou consumam
determinado artigo ou serviço, e que tenham capacidade para determinar preços no mercado.
Estão sujeitas à análise da autoridade de concorrência (Superintendencia de Industria y Comercio,
segundo o art. 2º. do decreto 2153 de 1992) uma série de operações econômicas relativas a direitos
exclusivos e tecnologia, inclusive, como notado no caso brasiliero, venda de marcas:
Venta de marcas
(…) Existen negocios jurídicos cuyo objeto es la transferencia del derecho sobre una marca o
el uso de la misma. Este tipo de negocios tiene que ser analizado desde el punto de vista del
derecho de la competencia puesto que la integración de marcas en una sola empresa puede
generar una concentración empresarial, ya que se presenta una agrupación de
identificaciones de productos gravadas en la mente del consumidor, máxime si se tiene en
cuenta la fidelidad a la marca que poseen algunos productos. Para que este negocio jurídico
sea parte de las operaciones que deban ser avisadas a la luz de las normas antimonopolio, se
requiere que el negocio cuyo objeto sea la marca se presente entre empresas que participan
dentro de un mismo mercado
Contratos de colaboración
Dentro de las figuras jurídicas que han cobrado importancia en nuestro desarrollo comercial
110
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
encontramos los contratos de colaboración. Dentro de tales figuras encontramos, las
franquicias, Joint venture, consorcios, uniones temporales, fiducia, cuentas en participación,
outsourcing, alianzas estratégicas, etc. Cada uno de estos negocios puede ser fuente de
concentraciones de mercado. Para tal efecto los participantes de las mismas tienen que
determinar previa su realización si la colaboración encontrada es la agrupación de empresas
que dejan de competir para desarrollar un contrato en particular o representa la unión de
empresas que agrupan mercados verticales. Si el contrato de colaboración se encuentra
dentro de estos dos supuestos o si por cualquier cláusula se constituye una concentración de
actividades en una sola empresa, bien sea involucrando uniones verticales o horizontales, el
negocio a celebrar debería ser avisado en los términos comentados. 259
Propriedade Intelectual
Aplicam-se aqui os dispositivos da legislação comunitária. Sobre a questão das licenças compulsórias,
diz o órgão competente colombiano:
En los casos en que esta Superintendencia u otra autoridad competente en materia de libre
competencia, previa investigación, según las normas que regulan la materia, haya
determinado mediante acto administrativo ejecutoriado que el titular de una patente ha
incurrido en abuso deposición dominante y aparezca que tal conducta puede superarse a
través de la concesión de licencias obligatorias, la Superintendencia de Industria y Comercio
comunicará, mediante publicación en un diario de amplia circulación nacional, que tales
patentes o solicitudes se encuentran en disposición de ser licenciadas y que se recibirán
solicitudes de licencias obligatorias sobre tales patentes o solicitudes.260
Equador
O Equador, juntamente com a Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela, é membro da Comunidade
Andina, criada por meio do Protocolo de Trujillo, em 10 de Março de 1996.
Antitruste
A Decisão 285, de 21 de Março de 1991 determina as Normas para Prevenir ou Corrigir as Distorções
na Concorrência Geradas por Práticas Restritivas da Livre Concorrência. As normas aplicáveis
encontram-se no capítulo que trata da comunidade andina.
A base do direito interno é a Constituição Federal que, em seu artigo 244 determina ser obrigação do
Estado:
"promover ou desenvolvimento das atividades e mercados competitivos. Impulsionar a livre
concorrência e sancionar, conforme a Lei, as práticas monopólicas e outras que a impeçam e
distorçam".
Visando implementar as medidas legais, mediante diversas iniciativas, formou-se projeto de lei
259
Mauricio Velandia, Fusiones y Concentraciones Empresariales Dentro de la Ley Antimonopolio Colombiana,
Boletim Latino-Americano de Concorrência no. 16, fevereiro de 2003, p. 85
260
http://www.sic.gov.co/pdf/Circular%20unica/Titulo%20X%20Propiedad%20Industrial.pdf
111
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
aprovado pela Comissão do Consumidor em Junho de 2001. ou Projeto considera que as repressões
serão efetuadas administrativamente e não por via penal. Optou-se uma criação de Conselho
Equatoriano de Concorrência. Substancialmente, seguiu-se a proposta da UNCTAD que trata sobre
práticas contrárias à livre concorrência, ou abuso de posição dominante, concentrações e atos do
poder público restritivos da concorrência.
Paralelamente em Janeiro de 2002, a Comissão de Defensa do Consumidor, órgão do Ministério de
Comercio Exterior e outros firmaram convenio para levar adiante atividades que fomentem uma
cultura de defesa da concorrência.
Propriedade Intelectual
Art. 155. A petición de parte y previa sentencia judicial, la Dirección Nacional de Propiedad
Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido
declaradas judicialmente como contrarias a la libre competencia, en particular cuando
constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la
patente.
Venezuela
Antitruste
A Lei nº 34.880 de 13 de janeiro de 1992, que estabelece que protege ou exercício da livre
competência, determina que a mesma se aplica a todas as pessoas naturais e jurídicas, públicas ou
privadas, que se dediquem à atividade econômica.
A Lei 34.880 proibe:
1. Condutas de quem, não sendo titular de um direito legal, pretendam impedir ou
obstaculizar a entrada ou permanência de empresas, produtos ou serviços do mercado;
2. Ações que se realizem com intenção de restringir a livre concorrência, a incitar a terceiros a
não aceitarem a entrega de bens ou a prestação de serviços; a impedir a sua aquisição ou
prestação; a não vender matérias primas ou insumos ou prestar serviços a outros;
3. Conduta que tenda manipular os fatores de produção, distribuição, desenvolvimento
tecnológico
ou
inversões,
em
prejuízo
da
livre
concorrência;
4. Acordos ou convênios, celebrados diretamente ou através de uniões, associações,
cooperativas e outras formas de congregação sujeitas a aplicação da Lei, que restrinjam ou
impeçam a livre concorrência, incluindo os tomados em assembléias de sociedades mercantis
e civis;
5. Acordos ou convênios, decisões ou recomendações coletivas ou práticas acordadas para:
a) Fixar, de forma direta ou indireta, preços e outras condições de comercialização ou de
serviço;
b) Limitar a produção, a distribuição e o desenvolvimento técnico ou tecnológico dos
112
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
investimentos;
c) Repartir os mercados, áreas territoriais, setores ou fontes de competidores;
d) Aplicar nas relações comerciais ou de serviços, condições desiguais para prestações
equivalentes que coloquem uns competidores em situação de desvantagem em face de outros;
e
e) Subordinar ou condicionar a celebração de contratos à aceitação de prestações
suplementarias que, por sua natureza ou em face das práticas comerciais, não guardem relação
com o objeto de tais contratos.
6. Concentrações econômicas, em especial as que se produzam no exercício de uma mesma
atividade, quando em decorrência desta se gerem efeitos restritivos sobre a livre concorrência
ou se produza uma situação de domínio em todo ou parte do mercado;
7. Os contratos entre os que estejam sujeitos a Lei nº 34.880, na medida em que estabeleçam
preços e condições de contratação para a venda de bens ou prestação de serviços a terceiros, e
que tenham a intenção ou produzam ou possam produzir o efeito de restringir, falsear, limitar
ou
impedir
a
livre
concorrência
em
todo
ou
parte
do
mercado;
8. Abuso por parte dos que estejam sujeitos a Lei nº 34.880 de sua posição de domínio, em
todo ou parte do mercado nacional e, em particular, os seguintes atos:
a) A imposição discriminatória de preços e outras condições de comercialização ou de
serviços;
b) A limitação injustificada da produção, da distribuição ou do desenvolvimento técnico ou
tecnológico em prejuízo das empresas ou dos consumidores;
c) A negativa injustificada de satisfazer as demandas de compra de produtos ou de prestação
de serviços;
d) A aplicação, nas relações comerciais ou de serviços, de condições desiguais para
prestações equivalentes que coloquem uns competidores em situação de desvantagem em face
de outros;
e) Subordinar ou condicionar a celebração de contratos à aceitação de prestações
suplementarias que, por sua natureza ou em face das práticas comerciais, não guardem relação
com o objeto de tais contratos; e
f) Outras de efeito equivalente.
Considera-se haver posição de domínio quando determinada atividade econômica for realizada por
uma única pessoa ou grupo de pessoas vinculadas entre si, tanto em condição de comprador como de
vendedor e tanto em sua condição de prestador de serviços como usuário destes e quando, havendo
mais de uma pessoa para realização de determinado tipo de atividade, não haja entre estas
concorrência efetiva.
Na análise de existência ou não de concorrência efetiva em uma determinada atividade econômica,
considera-se os seguintes aspectos: o número de competidores que participem na respectiva atividade,
113
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
a quota de participação destes no mercado respectivo, a capacidade dos mesmos, a demanda do
respectivo produto ou serviço, a inovação tecnológica que afete o mercado respectivo, a possibilidade
legal e fática de concorrência potencial no futuro e o acesso dos competidores a fontes de
financiamento
bem
como
às
redes
de
distribuição.
Pode haver submissão prévia das operações para análise o que não impede a continuidade das mesmas
neste período. Não há punição especialmente prevista para falta de apresentação do caso.
O Órgão Regulador
A Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia têm autonomia
funcional e faz parte da estrutura administrativa do Ministério de Fomento.
Os procedimentos terão início por requerimento de interessados ou de ofício. Durante o processo,
pode haver decisão preliminar determinando a cessação da pratica presumidamente proibida e ditando
medidas para evitar os danos que possam causar a suposta prática proibida. Sendo esta solicitada pela
parte interessada, poderá ser exigida caução para garantir eventuais danos. Se a mesma medida
preventiva puder causar grave prejuízo ao presumido infrator, este poderá requerer a suspensão de
seus efeitos. Neste caso exigir-se-á deste, caução.
O procedimento garante o direito do acusado se defender, inclusive mediante apresentação de provas.
Findo tal procedimento probatório, haverá decisão da Superintendencia que, determinando a
existência de práticas proibidas, poderá:
a) Ordenar a cessação destas em prazo determinado;
b) Impor condições ou obrigações determinadas ao infrator;
c) Ordenar a supressão dos efeitos das práticas proibidas; e
d) Impor as sanções que prevê a Lei 34.880, incluindo multas de com multa até vinte por
cento (20%) do valor das vendas anuais do infrator quarenta por cento (40%) em caso de
reincidência, o valor da multa variará conforme a conduta e seus efeitos. Em caso de
descumprimento de ordem da Superintendência, haverá multa de até um milhão de bolívares
(Bs. 1.000.000,00), podendo haver aumento destas em cinqüenta por cento (50%) no caso de
atraso.
Propriedade Intelectual
Ley de Propiedad Industrial - Publicada en la Gaceta Oficial Nº 24873
del 14 de octubre de 1955
O primeiro caso consignado de licença compulsória é de abuso por falta de uso:
DEL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
Artículo 16.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o
de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, el Instituto
114
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Venezolano de la Propiedad Intelectual podrá otorgar una licencia obligatoria para la
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado,
a solicitud de cualquier interesado, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha
explotado en los términos establecidos en las disposiciones legales correspondientes o si la
explotación de la invención ha estado suspendida por más de un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con
excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito.
El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación
adecuada.
Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y
económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso
integral del proceso patentado.
Artículo 17.-La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el
artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los
sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus
argumentaciones.
Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en
particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las
condiciones de pago de las regalías.El Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual
determinará la cuantía de las compensaciones, previa audiencia de las partes, sobre la base de
la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la licencia y de la
cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar la explotación
industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los conocimientos
técnicos necesarios y, a otras condiciones que la oficina estime convenientes para la
explotación de la invención.
El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se
encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre
tanto, las regalías determinadas por el Instituto venezolano de la Propiedad Intelectual, en la
parte no reclamada.
Artículo 18.- A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las
licencias podrán ser modificadas, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular,
cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las
establecidas.
Artículo 19-El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo
cual deberá realizarse, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza
mayor, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión. En caso
contrario, la misma quedará revocada.
Em seguida, a lei venezuelana prevê a licença para corrigir, ou punir, abusos com repercussão na
concorrência:
115
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Artículo 21.- De oficio o a petición de parte, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual,
previa calificación de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia,
podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio
regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando
constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. Para
determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la
calificación efectuada por dicha Superintendencia.
E por fim, aplica-se a norma andina quanto aos contratos de licença e correlatos:
31.-El Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual no registrará contratos de licencia para la
explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a
los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
Decreto N° 2.095 Reglamento Del Regimen Comun De Tratamiento A Los Capitales
Extranjeros Y Sobre Marcas, Patentes, Licencias Y Regalias
Em complemento à norma imediatamente anterior, o regulamento estabelece na legislação interna os
procedimentos para análise dos contratos:
De la Importación de Tecnología y del Uso y Explotación de Patentes y Marcas
Artículo 42. Los contratos que proyecten celebrar las empresas extranjeras, mixtas y
nacionales, así como las personas jurídicas públicas, sobre importación de tecnología y
sobre el uso y la explotación de patentes y marcas, cualesquiera que sean las modalidades
que aquellos adopten, deberán ser presentados para su registro por ante la Superintendencia
de Inversiones Extranjeras, para lo cual se remitirá a ese organismo, un ejemplar original
firmado por las partes, dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a su celebración.
Artículo 43. Estarán sujetos al registro a que se refiere el Artículo 42, los documentos que
contengan actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza, que deban surtir efectos en
el territorio nacional, independientemente que prevean o no, pago o contraprestación alguna.
Específicamente, quedarán sometidos a dicho registro los documentos relativos a los
siguientes objetos:
1.- La concesión del uso o autorización de explotación de marcas y distribución de productos
identificados bajo marcas propiedad de extranjeros.
2.- La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras,
de modelos y dibujos industriales.
3.- El suministro de conocimiento técnicos mediante planos, diagramas, modelos,
instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de
personal, y otras modalidades.
4.- La provisión de ingeniería básica o de detalle, para la ejecución de instalaciones, la
fabricación de productos y la realización de proyectos industriales y de construcción.
116
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
5.- La asistencia técnica, cualquiera sea la forma y el área empresarial en que se preste.
6.- Asesoría en las áreas de administración y de operación de empresas en general.
Artículo 44. Los actos y contratos a que se refieren los artículos anteriores, deberán contener
la información:
1.- Identificación de las partes contratantes, con expresa mención de su nacionalidad y
domicilio, así como de las intermediarias, si fuera el caso.
2.- Desagregación y descripción de la aportación tecnológica y la identificación de las
patentes o marcas objeto del contrato.
3.- Identificación de las modalidades y condiciones de la transferencia de tecnología, de las
garantías que pudieran ser aplicables al caso concreto y del tratamiento que se propone dar
las partes a las mejores que sean desarrolladas durante la vigencia del contrato.
4.- Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de
tecnología.
5.- Determinación del plazo de vigencia.
6.- Condiciones de pago, moneda y país destinatario.
7.- Cláusulas que conduzcan a una efectiva transferencia de tecnología.
Artículo 45. Cuando en los contratos a que se refiere el Artículo 41 de este Reglamento, se
estipulen plazos de reserva o confidencialidad sobre la información técnica revelada, dichos
plazos no podrán exceder de un período igual a la vigencia del contrato, contado a partir de
su finalización.
Artículo 46. Sólo se considerarán cláusulas restrictivas en los contratos previstos en el
Artículo 42 del presente Reglamento, las previstas en la Decisión 291 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena.
La Superintendencia de Inversiones Extranjeras no registrará aquellos contratos que
contengan disposiciones violatorias de lo dispuesto en este Artículo.
Artículo 47. Los contratos a los que se refiere el Artículo 42, en cuanto fuere aplicable,
deberán contener la aplicación del proveedor de entrenar al personal nacional requerido
para el mejor aprovechamiento de las prestaciones tecnológicas contratadas, para lo cual
elaborarán un Programa de Entrenamiento.
Artículo 48. Las contribuciones tecnológicas resultantes de los actos, convenios y acuerdos
descritos en el Artículo 42, darán derecho al pago de contraprestación. Tales
contraprestaciones podrán ser pagadas a sus titulares sin necesidad de autorización previa,
siempre que se efectúen en los términos previstos en el respectivo contrato y, previa
cancelación o retención de los tributos correspondientes. La empresa deberá notificar los
pagos cancelados a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras dentro de los sesenta
117
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
(60) días continuos de haberse efectuado, consignando a tales efectos copias de los
comprobantes de las remesas realizadas y de los tributos cancelados.
En los casos que se haya materializado una acreencia por servicios tecnológicos
efectivamente prestados, la empresa proveedora de la tecnología contratada podrá
capitalizar dichas acreencias en la empresa receptora, previa conformidad por parte de los
accionistas de esta última y de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras.
Artículo 49. Se considera Contribución Tecnológica, todo suministro, venta, arriendo o
cesión referente a marcas, patentes o modelos industriales, modelos, documentos o
instrucciones sobre procesos o métodos de fabricación, la asistencia sobre procedimientos
técnicos o administrativos bajo la modalidad de personal calificado y cualquier otro bien o
servicio de similar naturaleza.
Artículo 50. La Superintendencia de Inversiones Extranjeras podrá fiscalizar la ejecución de
los contratos en los términos del documentos registrado, y a tal fin los contratantes deberán
informar dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes al cierre del ejercicio
económico, sobre las actividades desarrolladas con relación al mismo, y en especial, acerca
de si el procedimiento, patente o marca está siendo efectivamente explotado en condiciones
económicas adecuadas y de acuerdo con sus términos y condiciones, así como la ejecución de
los Programas de Entrenamiento y el proceso de asimilación de la tecnología a transferirse o
transferida.En caso de contravención de los términos y condiciones del contrato registrado,
la Superintendencia de Inversiones Extranjeras podrá suspender o revocar el registro del
contrato, según la gravedad de la falta, mediante Resolución motivada.
Artículo 51. No se permitirán pagos por conceptos de regalías ni otros cánones provenientes
del uso de marcas, procedimientos, patentes o modelos industriales, por un período mayor al
de la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial que otorga la Ley respectiva. En caso
de controversia administrativa o judicial sobre marcas, procedimientos, patentes o modelos
industriales, el pago de regalías o el depósito que corresponde de su equivalente, se
efectuará conforme lo decida la autoridad administrativa o judicial que conozca del
conflicto.
Artículo 52. Hasta tanto no se hayan registrado ante la Superintendencia de Inversiones
Extranjeras los actos, convenios o contratos a que se refiere el Artículo 42 de este
Reglamento, quedarán suspendidos los pagos de las contraprestaciones pactadas.
Peru
Antitruste
O Indecopi
O Indecopi foi criado em novembro de 1992 para promover na economia peruana uma cultura de
concorrência leal e para proteger todas as formas de propriedade intelectual: das marcas e os direitos
de autor até as patentes e a biotecnologia.
118
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
O Decreto Legislativo n° 701 dispõe sobre a eliminação das práticas monopolisticas, controladoras e
restritivas da livre competência.
De acordo com suas disposições, os direitos devem ser exercidos no mercado dentro dos seguintes
princípios da leal concorrência: (i) ofertas claras261; (ii) cumprimento da legislação vigente; (iii)
proibição de descriminação (iv) o êxito deve basear-se na eficiência das prestações e no esforço
próprio; (v) possibilidade de livremente imitar as iniciativas empresariais (desde que não implique em
cópias que afetem os direitos exclusivos de acordo com a lei como marcas, patentes, direitos de autor,
direito de imagem, apresentação geral do produto, etc...)262 e (vi) deve ser garantida a liberdade de
decisão dos consumidores.
Os artigos 3º a 6º do decreto, ao definir os atos e condutas proibidas, o abuso e o domínio de mercado,
bem como as práticas restritivas da livre concorrência, assim dispõem:
“Artículo 3°.- Actos y conductas prohibidas. Están prohibidos y serán sancionados, de
conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con
actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o
que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios
para el interés económico general, en el territorio nacional.
Artículo 4°.- Posición de dominio en el mercado. Se entiende que una o varias empresas
gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo
independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores,
debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados
respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el
desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.
Artículo 5°.- Abuso de posición de dominio en el mercado. Se considera que existe abuso de
posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la
situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener
beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición
de dominio.
261 Toda forma de comunicação pública que busca fomentar, direta ou indiretamente, a aquisição de bens ou a contratação de
serviços, captando o desviando as preferências dos consumidores, será controlada posteriormente a sua difusão
seguindo como critério analítico o padrão do consumidor razoável - que atua com diligência –, a análise superficial –
que surge de maneira natural aos olhos de um consumidor sem recorrer a interpretações complexas ou forçadas. – e a
análise integral – que se fará em face das normas publicitárias vigentes.
262 Os agentes econômicos que intervêm no mercado estão constantemente buscando a captação de clientes, fornecedores e
prestadores de serviços / empregados, sendo tal busca só não é lícita quando demasiadamente fortalecida no sistema de livre
concorrência. Neste sentido, dentro de uma economia de mercado, é licita a mudança distribuidor de produtos sem que tal
ato seja em princípio concorrência desleal. O direito ao trabalho com fins lícitos é princípio que rege o sistema de economia
de mercado; toda indução à rescisão da relação contratual entre um competidor e um empregado não constitui per se uma
infração às normas de Repressão da Concorrência Desleal. Somente será considerada desleal quando decorrer do uso de
meios desleais ou com objetivos e finalidades assim considerados pela lei, ou seja, a indução à rescisão regular de um
contrato sol se reputará desleal quando: (i) tenha por objeto a difusão ou exploração de segredo empresarial, (ii) seja
acompanhada de circunstancias tais como fraude, intenção de eliminação de competidor ou outras semelhantes.
119
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Son casos de abuso de posición de dominio:
La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas
de venta o prestación, de productos o servicios. (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N°
807).
La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen
por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto,
volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan
iguales condiciones;
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden
relación con el objeto de tales contratos;
(Derogado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).
(Derogado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).
Otros casos de efecto equivalente. (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).
Artículo 6°.- Prácticas restrictivas de la libre competencia. Se entiende por prácticas
restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto
de restringir, impedir o falsear la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicio; (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).
El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
El reparto de las cuotas de producción;
La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas
nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor; (Modificado por el
Artículo 11° D. Leg. N° 807).
La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No
constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y
bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se
concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago
anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos
120
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
en que existan iguales condiciones;
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden
relación con el objeto de tales contratos;
La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o
las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios. (Modificado por el Artículo 11° D.
Leg. N° 807).
La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico
o las inversiones. (Agregado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).
Otros casos de efecto equivalente. (Agregado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).”
Casos
Os principais casos relativos à tutela da concorrência e direitos de exclusiva sob a análise do
INDECOPI não enfrentam a relação recíproca entre essas duas situações jurídicas. O primeiro desses
casos é o da Ambev Peru, que se viu tolhida de entrar no mercado de cervejas por recusa de licença de
marca coletiva. Tal marca é aposta nas garrafas usadas pelos engarrafadores de bebida, reunidos em
associação (SIE), de tal forma que se tornem intercambiáveis no retorno 263.
A esse respeito disse a comissão de concorrência do INDECOPI:
A criterio de esta Comisión, los tres hechos antes descritos constituyen en realidad una sola
conducta: la negativa injustificada de acceso al SIE. En efecto, en primer lugar, la
argumentada barrera estratégica no es otra que la negativa de acceso al SIE. En segundo
lugar, el propósito de entrar al Comité por parte de Ambev Perú no es otro que utilizar las
Marcas Colectivas y así acceder al SIE
No que resultou uma decisão liminar:
Otorgar en parte la medida cautelar solicitada por la empresa Compañía Cervecera Ambev
Perú S.A.C. y, en consecuencia, disponer que desde la fecha de notificación de la presente
resolución y hasta el momento en que esta medida cautelar quede sin efecto, la Sociedad
Nacional de Industrias y el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de
Industrias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
(a) No transferir las Marcas Colectivas inscritas en la Oficina de Signos Distintivos del
Indecopi bajo los Certificados números 003 (marca colectiva constituida por la figura de un
triángulo equilátero con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y la figura de la flor
de lúpulo para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y
263
Curiosamente, a mesma AMBEV, em uma vida passada, foi objeto de restrição judicial similar no Brasil, em
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Recipiente de vidro - Litogravura Inadmissibilidade - Comercialização de bebidas - Expediente que dificulta o giro de vasilhame - Inteligência do artigo 1º da Lei n.
6.348/76 - Vedação destinada a impedir o abuso do poder econômico e a concorrência desleal - Possibilidade somente em recipiente
patenteado pelo comerciante ou industrial - Recurso não provido. (Relator: Sousa Lima - Apelação Cível n. 200.223-1 - Presidente
Prudente - 09.03.94)
121
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
demás productos de la Clase N° 32 de la Nomenclatura Oficial) y 007 (marca colectiva
constituida por la figura de un triángulo equilátero con las letras CFC, las ramas de cebada
entrelazadas y la figura de la flor de lúpulo para distinguir envases de cristal o vidrio de la
Clase N° 21 de la Nomenclatura Oficial) a la Confederación de Titulares de Marcas
Cerveceras Peruanas o a cualquier otra persona, entidad o institución. Este mandato implica la
suspensión de los efectos del Contrato de Transferencia del 4 de diciembre de 2003 celebrado
entre el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias y la
Confederación de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas.
(b) No modificar los Estatutos del Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional
de Industrias.
(c) No modificar el Reglamento General de Uso de Marcas Colectivas de Productos del
Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias.
Neste mesmo processo, o INDECOPI traça comentários sobre a noção de abuso de posição
dominante, e refere-se especificamente às patentes:
b.4) Acumulación de patentes
82. La adquisición de patentes tanto de procesos como de productos constituye una forma de
impedir o desalentar el ingreso de nuevos competidores. La idea detrás de adjudicarse una
patente por parte de la empresa establecida es restringir el uso o elaboración de
determinados productos o procesos, con lo cual se restringen las posibilidades de ingreso al
mercado.
83. Los efectos sobre la competencia son diversos dependiendo de la necesidad de uso del
producto o proceso en cuestión. Así por ejemplo, si lo patentado es el producto sobre el cual
se quiere competir, la competencia es eliminada toda vez que la empresa entrante no podrá
producir el producto; similar efecto se da cuando el producto o proceso en cuestión
constituye un insumo indispensable sin sustitutos para la elaboración del producto final. Por
otro lado, si el producto o proceso patentado posee sustitutos, el efecto de la barrera a la
entrada dependerá del grado de cercanía y de los costos de los mismos, lo cual determinará
la decisión de ingreso al mercado. 264
Em outro caso, em que se alegava negativa de licenças de direitos autorais, necessárias ao acesso a
uma cadeia de televisão a cabo, o Instituto não considerou a negativa injusta, pois o denunciante
estava inadimplente nos respectivos pagamentos, sem considerar se – estivesse em dia – seria lícita a
recusa de licença 265.
Propriedade Intelectual
A lei Peruana 266 tem um interessante dispositivo de caráter positivo:
264
Expediente N° 001-2004-CLC 010-2004-INDECOPI/CLC 10 de marzo de 2004
265
Proc. 005 -2003-INDECOPI/CLC, de 14 de mayo de 2003, denuncia presentada por la empresa Tele Cable S.A.
contra las empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc.,
por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y
negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.
266
Decreto Legislativo 823- Ley De Propiedad Industrial, Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el
24 de abril de 1996).
122
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Artículo 5º.-El ejercicio regular de los derechos de propiedad industrial no puede ser
sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.
Fica clara a obrigação de uso do objeto patenteado:
Artículo 70º.-El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en
cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena, directamente o a través de alguna
persona autorizada por él.
Artículo 71º.-A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación, la producción
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con
la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por
explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto
patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.
A regra andina sobre controle dos contratos de licença se expressa na lei nacional assim:
Artículo 74º.-La Oficina competente no registrará los contratos de licencia para la
explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías
establecido en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Lei prevê a licença por abuso por falta de uso:
Artículo 75º.-Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o
de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la Oficina
competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del
producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier
interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si
en el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos que establecen los
artículos 70 y 71 de la presente Ley, en el País Miembro del Acuerdo de Cartagena donde se
solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha estado suspendida por más de un
año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con
excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito. Constituye excusa
legítima aquélla sustentada en cualquier causa técnica o económica que impida una
explotación eficiente y rentable de la invención. El titular de la licencia obligatoria deberá
pagar al titular de la patente una compensación adecuada.
Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y
económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso
integral del proceso patentado.
Artículo 76º.-La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el
artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los
123
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus
argumentaciones.
Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en
particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las
condiciones de pago de la compensación adecuada a que se refiere el artículo anterior.
La Oficina competente determinará la cuantía de la compensación, previa audiencia de las
partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la
licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar
la explotación industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los
conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la Oficina estime convenientes
para la explotación de la invención.
El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se
encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre
tanto, la compensación determinada por la Oficina competente, en la parte no reclamada.
Artículo 77º.-A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las
licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así lo justifiquen
nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en
condiciones más favorables que las establecidas.
Artículo 78º.-El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo
cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción con excusas legítimas,
dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso contrario, la
misma quedará revocada.
Como em todos os países da América do Sul, menos o Chile, o Peru também prevê licenças por
interesse público:
Artículo 79º.-Previa declaratoria efectuada mediante ley acerca de la existencia de razones
de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo mientras estas razones
permanezcan, se podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y, en
tal caso, la Oficina competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la
patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.
La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la
misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la licencia
y el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 84 de la presente Ley.
En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la explotación
según lo establecido en los artículos 70 y 71 de la presente Ley. La concesión de una licencia
obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente
a seguir explotándola.
E há previsão para as licenças compulsórias por abuso de direitos (além de falta de uso) e por abuso
124
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
de posição dominante.
Artículo 80º.-De oficio o a petición de parte, la Oficina competente podrá otorgar licencias
obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del
derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando
constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la
patente. A efectos de determinar si se afecta la libre competencia, se requerirá de una
calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, de conformidad
con los procedimientos contenidos en el Decreto Legislativo 701. Dicha licencia obligatoria
será concedida sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en aplicación del Decreto
Legislativo antes mencionado.
Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se
tendrá en cuenta la calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del
Indecopi.
Importação Paralela
O artigo 171º do Decreto Legislativo Nº 807, a Lei de Propriedade Industrial, estabelece que o direito
conferido pelo registro da marca não concede ao titular a possibilidade de proibir um terceiro o uso da
mesma com relação aos produtos marcados de dito titular que houverem sido vendidos ou de outro
modo introduzidos licitamente no comercio nacional pelos mesmos, sempre e quando as
características dos produtos não tenham sido modificadas ou alteradas durante sua comercialização.
Coisa paralela diz a norma de patentes:
Artículo 66º.-El titular no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el
comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de
cualquier otra persona autorizada para ello
b) ;
Assim decidiu o INDECOPI 267
En el presente caso, se aprecia que el uso de la marca TANFOGLIO por parte de la
emplazada fue realizado con la finalidad de anunciar u ofrecer en venta productos
legítimamente marcados con dicho signo distintivo, no habiéndose presentado medio de
prueba alguno que desvirtúe que dicho uso haya sido efectuado de buena fe y/o se haya
limitado al propósito de información. Asimismo, cabe indicar que dicho uso, por estar
referido a la promoción de productos fabricados por la accionante, no es susceptible de
inducir al público consumidor a confusión sobre el origen empresarial de los productos
distinguidos.
De otro lado, cabe indicar que, conforme a lo sostenido por la emplazada durante el
desarrollo del presente procedimiento, en caso le hubieran solicitado pistolas distinguidas
267
Tribunal De Defensa De La Competencia Y De La Propiedad Intelectual Resolución Nº 03512003/TPI-INDECOPI
125
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
con la marca TANFOGLIO, éstas las habría adquirido en Estados Unidos de América, país
en el que el distribuidor exclusivo de la accionante es la firma European American Armony
Corp., quien a su vez exporta sus productos a través de las empresas Valor Corp y RSR
Group. Sobre el particular, cabe indicar que, en caso dicha adquisición hubiese ocurrido, se
habría configurado una importación paralela, figura que se presenta cuando terceros
importan, distribuyen y comercializan en el país (importador) productos genuinos con marca,
que previamente fueron introducidos en el mercado del país exportador por su mismo titular
o por empresas vinculadas con él, siendo adquiridos allí legalmente por terceros.
Finalmente, cabe indicar que el uso de la marca TANFOGLIO para ofertar productos de la
clase 13 de la Nomenclatura Oficial legítimamente marcados, tampoco se encuentra incurso
en los artículos 8 y 14 de la Ley del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia
Desleal , puesto que, al ofrecerse productos genuinos, no se expone a riesgo de confusión a
los consumidores, ni se produce un aprovechamiento indebido de la reputación de la
accionante.
En virtud de lo expuesto, se concluye que en el presente caso se configura el supuesto
previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, norma que consagra
expresamente los casos en que el titular de una marca no puede ejercer el ius prohibendi que
le fue conferido al registrar su signo distintivo.
MERCOSUL
Propriedade Intelectual e Mercosul
As discussões do tema Propriedade Intelectual se acham avançadas no Mercosul, tendo-se constituído
ano Grupo SGT-7/Indústria/Mercosul uma Comissão de Propriedade Intelectual.
Os projetos em curso incluem a harmonização de normas básicas, tendo-se já discutido e aprovado o
Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de
Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, posto em vigor no Uruguai através da
Lei nº 17.052, de 14/12/98, publicada em 08/01/99, e no Paraguai (Lei nº 912, de 01/08/96). Como um
testemunho crucial para o tema deste trabalho, tal protocolo foi rejeitado pelo Congresso Nacional
brasileiro 268
Há que se mencionar, igualmente, os textos dos Protocolo de Desenhos Industriais
(Mercosur/Cmc/Dec Nº16/98 - Protocolo De Armonización De Normas En Materia De Diseños
Industriales), o de Solução de Controvérsias, de obtenções vegetais (MERCOSUR/CMC/DEC
N°1/99, posto em vigor no Brasil através do decreto nº 4.008, de 12 de novembro de 2001. e o de
Patentes 269. Nota-se também o Glossário Uniforme sobre Sementes (MERCOSUL/GMC/RES N°
268
O Decreto Legislativo 475/97, que aprova o texto do Protocolo de Harmonização do Direito da Propriedade
Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem,
ficou desde 1997 no Plenário da Câmara; em 18/05/2000, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o
pedido de retirada da Mensagem 681/96, que dava origem ao projeto de decreto legislativo referente ao
Protocolo de Harmonização de Marcas.
269
Francisco Eugênio Machado Arcanjo, Propriedade Intelectual e Mercosul, Informativo Nº 6, encontrado em
http://www.camara.gov.br/mercosul/Informativo/info_6.htm , visitado em 10/8/2004. “Sabe-se também
126
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
70/98).
Travam-se igualmente discussões regionais para o acordo de Propriedade Intelectual no âmbito da
ALCA - Área de Livre Comércio das Américas, segundo o documento FTAA.TNC/w/133/Rev.1, de 3
de julho de 2001.
As discussões tem sido particulamente frutíferas no campo da proteção dos cultivares. No âmbito do
Mercosul, nota-se o Decreto Nº 4.008, de 12 de Novembro e 2001, que dispõe sobre a execução do
Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18 (Decisão
CMC no 1/99 - Acordo de Cooperação e Facilitação sobre a Proteção das Obtenções Vegetais nos
Estados Partes do Mercosul), entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República
Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, de 23 de agosto de 2001.
Os principais problemas, assim, surgem no tocante às questões de Propriedade Intelectual
concernentes à unificação do mercado. Certo é que o estágio de integração é essencial para definir tais
interesses. Uma completa integração de forma alguma prescindiria da resolução dos problemas
instituídos pela Propriedade Intelectual, através de barreiras privadas à circulação de bens e serviços
270
.
Analisemos, abaixo, quais são esses problemas.
Esgotamento dos direitos
Um dos conceitos basilares da Propriedade Intelectual é o de que os efeitos da exclusividade das
marcas, patentes, direitos autorais, etc. devam durar até, mas não além, o momento em que o
investidor tenha oportunidade de recuperar a parcela de seu investimento alocável ao produto, livro,
etc. Ir além seria conceder um monopólio sem utilidade social 271.
Prescreve, de outro lado, o natimorto Protocolo sobre Marcas do Mercosul:
Artigo 13
que consta da agenda negociadora do Mercosul um texto sobre patentes, sem que até o momento tenha se
formado uma vontade política de concluí-lo. O contencioso regional é conhecido; consiste basicamente nas
diferenças de legislação sobre pipeline, prazo de carência para entrada em vigor da lei e, como visto acima,
exaustão de direitos. Um pretendido acordo terá que, obviamente, enfrentar esses temas, além daqueles
mais pertinentes à questão de segredos comerciais e concorrência desleal.”
270
No único caso decidido no CADE, após 1996, relativo à Propriedade Intelectual (Caso Colgate/Kolynos), a decisão
entendeu a existência de interesses relativos ao mercado integrado:”3. É vedada à empresa, durante o período de suspensão a
reinternação no território brasileiro de creme dental sob a marca KOLYNOS ou extensões, diretamente ou através de
terceiros, exportado para os países do Mercosul ou qualquer outro”.
271 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é oriundo de
país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na
exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no
mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela,
a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido. Vide As importações
paralelas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, por Henry K. Shernill. (25): 23-26, nov.dez. 1996.
127
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Exaustão do Direito
O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados,
introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os
Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a
Exaustão do Direito conferido pelo registro.
Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual do
Mercosul prevê que o registro de marcas não impedirá a livre circulação dos produtos marcados,
introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com autorização deste. O Protocolo ainda
estabelece que os Estados deverão incluir em suas legislações medidas que assegurem a exaustão do
direito marcário.
Ë indispensável assegurar que a exaustão de direitos seja aplicada no interior no Mercosul. Um
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ilustra a questão 272:
> Tribunal de Justiça do RS
Agravo de Instrumento N° 70002659688, Sexta Câmara Cível, Enterprise Indústria Comércio
Importação e Exportação Ltda, Agravante. Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda,
Agravado. Nike International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º de agosto de 2001.
Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação de
produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela lei da propriedade
industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da
propriedade industrial, correta a concessão de liminar para determinar a busca e apreensão
dos produtos importados pelo importador paralelo sem o consentimento do titular da marca.
Agravo não provido.
VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu
liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe movem NIKE INTERNATIONAL
LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação e exportação há
mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International Ltd., através da Nike Argentina
S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua distribuidora Coltir Trading S.A., 1880 pares de
272
Note-se que a jurisprudência anterior à lei 9.279/96 era contrária a tal entendimento. Vide a decisão do Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO DE “HABEAS CORPUS” Nº 711 - SP (900006803-7) Sexta Turma (DJ,
01.10.1990. Relator:O Senhor Ministro Costa Leite, Recorrentes:Cyro Penna César Dias e outro.
Recorrido:Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Em suma, tratando-se de mercadorias
autênticas, não há se falar em abusiva imitação ou reprodução no todo ou em parte para tipificar o crime
previsto no art. 175 do Decreto-Lei 7.903/45. Muito menos e por via de conseqüência, não há se cogitar de
emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem, até porque obteve
autorização para a importação.Vê-se, pois, que os pacientes não cometeram crimes de contrafação ou
concorrência desleal, pois não imitaram marca alguma, não reproduziram porque não copiaram produto
algum, tão-só comercializaram produto original regularmente importado da Itália, como comprovam as
cópias das guias de importação da CACEX (fls. 124/175).”
128
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
calçados, originais, da marca NIKE, que foram objeto de apreensão na aduana, por força da
decisão agravada.
Aduz a agravante que as agravadas “omitiram dolosamente que venderam a mercadoria e
faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse deferido pedido de provimento
liminar”, quando esta mesma pretensão já havia sido indeferida pela Justiça Federal de
Livramento.
Em continuação, sustenta a agravante que a irresignação deveria ser endereçada à empresa na
Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais contra a importadora, pois a transação foi
regular e observou todas as regras internacionais atinentes às importações do gênero.
Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 1999, da autoria
de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que “a primeira comercialização da
mercadoria, em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo titular ou com sua
‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro de impedir as vendas em
qualquer dos países membros”.
No entanto, não lhe assiste razão.
Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante não ser
licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar produtos da
marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade que foi concedida somente à
Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida
pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial.
Diz o referido artigo:
“art. 132. O titular da marca não poderá: (.. )III – impedir a livre circulação de produto
colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;.”
De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o
consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de empresa
autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria importada foi
adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay,
como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou
não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território brasileiro, em
observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil.
Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da
Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar
a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente
autorização da titular da marca para a operação.
Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto
é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme
artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.
129
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.
É o voto.
A questão da licença compulsória de patentes
Outra questão crucial para a integração regional é a demarcação do espaço regional como o de
utilização dos direitos sujeitos ao regime de uso necessário como pressuposto de manutenção. Nos
processos de integração internacional, a possibilidade de repartir os direitos de acordo com os países
pode ser restrita em benefício da União. No caso brasileiro, vide o Artigo 33 Par. 2o. do CPI/71, ora
revogado, que previa prova de uso de patente em outro país, no caso de acordos de complementação
273
.
A questão de licenças compulsórias de patentes presume outras considerações sobre território de
integração, além da prova de uso. Por exemplo, a questão relativa à finalidade da licença compulsória.
Como prescreve o art.68 § 2º, a produção sob a licença deverá destinar-se, predominantemente, ao
mercado interno. Vale dizer, sem exclusão de produção – desde que não seja predominante – para o
mercado interno. Assim, caberá expedir licença compulsória se a parcela do mercado interno
pretendido compreender até 51% da produção. Note-se que, para os efeitos deste artigo, não se
poderia considerar mercado externo as áreas de integração econômica, por exemplo, o Mercosul.
Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais
O protocolo, que não sofreu incorporação, trata de matéria de direito substantivo, e constitui-se num
acordo de direitos mínimos – nada afeta as regras da Convenção de Paris e do Acordo TRIPs, e só
supera as normas nacionais no que conceder mais direitos ao beneficiários do Mercosul, ainda que
garantindo o tratamento nacional. O protocolo diminui as exigências de tradução e outras
formalidades, no que apenas marginalmente pode diferenciar-se do tratamento já vigente no Brasil.
Exaustão de direitos dos desenhos industriais
O Protocolo dispõe que a proteção de um Desenho Industrial em um dos Estados Partes não poderá
impedir a livre circulação dos artigos que ostentem ou incorporem o mesmo desenho depois que
tenham sido introduzidos legitimamente no comércio de qualquer dos Estados Partes do
MERCOSUL, pelo titular ou com seu consentimento.
Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no
273
Art. 33. Salvo motivo de força maior comprovado, o titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da
patente de modo efetivo no país, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou que a tenha
interrompido por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro que a requeira licença para
exploração da mesma, nos termos e condições estabelecidas neste Código.§ 1.° Por motivo de interesse
público, poderá também ser concedida a terceiro que a requeira licença obrigatória especial, não exclusiva,
para a exploração do privilégio em desuso ou cuja exploração efetiva não atenda à demanda do mercado.§
2.° Não será considerada exploração de modo efetivo a industrialização que for substituída ou
suplementada por importação, salvo no caso de ato internacional ou de acordo de complementação de que
o Brasil participe.
130
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de
Origem
Adequadamente, o Protocolo foi concebido como ato internacional sujeito à aprovação do Congresso
Nacional brasileiro. Tal protocolo foi rejeitado pelo Congresso Nacional brasileiro
Como ocorre com o Protocolo de Desenhos Industriais, esse também trata de matéria de direito
substantivo, e constitui-se num acordo de direitos mínimos – nada afeta as regras da Convenção de
Paris e do Acordo TRIPs, e só supera as normas nacionais no que conceder mais direitos ao
beneficiários do Mercosul, ainda que garantindo o tratamento nacional. O protocolo diminui as
exigências de tradução e outras formalidades, no que apenas marginalmente pode diferenciar-se do
tratamento já vigente no Brasil.
Exaustão de Direitos
Ao contrário do que preceitua o Protocolo de Desenho Industrial, o de marcas não precisa que a
exaustão se apure no mercado regional. De outro lado, não se limita, como ostensivamente o faz a lei
nacional, ao mercado interno.
Paraguai
Antitruste
O Ministério da Indústria e Comércio apresentou projeto de lei que foi aprovada pela Equipe
Econômica Nacional de 2003 e enviado pela Presidência para ou Parlamento Nacional em Dezembro
de 2003.
Propriedade Intelectual
As modificações recentes nas leis de propriedade intelectual introduziram dispositivos regulando
práticas e cláusulas em contratos de licença e de tecnologia, e craindo sanções para abusos de direitos.
Lei de Marcas
Artículo 34 - Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener
necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del propietario sobre la
calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio del que podrá ejercer
la autoridad competente en defensa del consumidor.
Artículo 35 - Serán nulas las cláusulas del contrato de licencia de uso que importen para el
licenciatario restricciones que no sean las propias de los derechos emergentes del registro de
la marca.
Lei de Patentes 1.600/2001
Artículo 36.- De la licencia convencional de patentes. (…)
Queda prohibido establecer condiciones o cláusulas comerciales que produzcan un efecto
131
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, haga posible un abuso por
el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado, entre ellas las que
produzcan:
a) efectos perjudiciales para el comercio;
b) condiciones exclusivas de retrocesión;
c) impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias dependientes;
d) limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de
los derechos conferidos por la patente; y,
f)
limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los países con los
que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración económica o comercial.
Artículo 43.- De las licencias obligatorias y otros usos por falta de explotación. Cualquier
interesado podrá solicitar a la Dirección de la Propiedad Industrial una licencia obligatoria,
transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la
presentación de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido
explotada, o no se han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la
explotación ha sido interrumpida por un período mayor a un año, siempre que no sean
atribuibles a circunstancias de fuerza mayor.
Se considerarán causas de fuerza mayor, además de las que son reconocidas como tales por
la ley, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, que sean ajenas a la voluntad del
titular de la patente, y que hagan imposible la explotación del invento.
La falta de recursos técnicos o económicos, o la falta de viabilidad económica de la
explotación cuando sean ajenas a la voluntad del titular de la patente, también deben ser
reconocidas como justificativos.
Artículo 45.- De las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas. La Dirección de la
Propiedad Industrial por resolución expresa podrá conceder licencias obligatorias de una
patente de invención, cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento que
confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha
incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o
abuso de la posición dominante en el mercado.
A los fines de la presente ley se entenderán como prácticas anticompetitivas, entre otras, las
siguientes:
a) la fijación de precios del producto patentado, comparativamente excesivos respecto de la
media del mercado internacional;
b) la existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a
los ofrecidos por el titular de la patente;
c) la negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local, de las materias
132
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
primas o del producto patentado en condiciones comerciales razonables;
d) cuando la explotación eficiente en el país de una invención patentada que contribuya al
desarrollo tecnológico sea obstaculizada o impedida por el titular de la patente; y,
e) los demás casos contemplados en las leyes especiales.
Uruguai
Antitruste
A Lei nº 17.243 de 6 de julho de 2000, em seu Capítulo IV, trata sobre a Defesa da Concorrência,
considerando sujeitas a estas todas as empresas que desenvolvam atividades econômicas,
independentemente da sua natureza jurídica.
O Artigo 14 da referida lei, proíbe acordos e práticas entre os agentes econômicos abusando da
posição econômica e listando atos que são considerados ilegais:
Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes
económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante
de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la
competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y
comercialización de bienes y servicios, tales como:
A) Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra o venta u
otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores.
B) Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo
tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores.
C) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de
prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la
competencia.
D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias
o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan
relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores.
E) En forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin
razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o
comerciales.
La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio
relevante al interés general.”
Propriedade Industrial
Ley N° 17.164 - Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
133
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Também o Uruguai prevê licença pelo abuso de falta de uso:
Licencias y otros usos por falta de explotación
Artículo 54º - Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria transcurridos
tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la solicitud,
aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada o no se han
realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotación se ha
interrumpido por más de un año, siempre que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza
mayor.
Además de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor las
dificultades objetivas insalvables de carácter técnico y legal tales como las demoras de los
organismos públicos para expedir autorizaciones, ajenas a la voluntad del titular de la
patente y que hagan imposible su explotación.
La explotación de una patente comprende la producción, el uso, la importación y cualquier
otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto. A estos efectos la explotación
de la patente realizada por un representante o licenciatario se considerará como realizada
por el titular.
A licença compulsória por práticas anti-competitivas é prevista em parâmetros muito próximos à lei
argentina e paraguaia:
Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas
Artículo 60º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa,
podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente,
mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de
defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas
anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante
en el mercado.
Artículo 61º - Entre las situaciones previstas en el artículo anterior corresponde señalar:
A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado
internacional del producto patentado.
B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores
a los ofrecidos por el titular de la patente.
C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias
primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.
D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en
el país.
E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento
de la transferencia de tecnología.
134
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Artículo 62º - Habiendo transcurrido más de dos años desde la concesión de la primera
licencia obligatoria u otros usos, por razones de prácticas anticompetitivas o abuso de los
derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los actos o las prácticas que
dieran origen a ellos, el derecho a la patente podrá ser revocado de oficio o a solicitud de
parte interesada, previa vista por treinta días perentorios.
Artículo 79º - La licencia obligatoria y otros usos sin autorización del titular, podrán ser
revocados cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos:
A) La falta de explotación por el licenciatario, transcurridos los plazos de comienzo y
ausencia de la misma, fijados por la resolución que la concede (literal E) del artículo 77 de
la presente ley).
B) La realización de prácticas anticompetitivas o abuso del derecho por el licenciatario.
C) El incumplimiento de los términos de la concesión.
Decreto N° 11/000 - Reglamenta la Ley
Licencias
obligatorias
y
por prácticas anticompetitivas
otros
usos
sin
autorización
del
titular
Art. 23. Las licencias y otros usos sin autorización del titular en las circunstancias previstas
en el Artículo 60 de la Ley N° 17.164, serán concedidas por la Dirección Nacional de la
Propiedad lndustrial previo pronunciamiento de la autoridad administrativa o judicial
competente.
A solicitud de la autoridad competente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
colaborará proporcionando información y asesoramiento.
El solicitante de la licencia u otros usos deberá presentarse adjuntando testimonio del
pronunciamiento referido y acreditando el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 72 de
la Ley N° 17.164 y las condiciones en que solicita la licencia. De la solicitud se dará traslado
al titular de la patente por el término perentorio de 30 (treinta) días. El Poder Ejecutivo
previo a resolver podrá acudir a instancias de conciliación o arbitraje.
Argentina
Antitruste
Em 1910 sancionou-se a lei 11.210, que regulava a situação antimonopólica na Argentina. Entretanto,
pelas inúmeras críticas a esta, a mesma foi substituída em 1946 pela Lei nº 12.906 que perseguia os
mesmos objetivos.
Com as mudanças no panorama ideológico da legislação comparada, entre outras razões, chegou-se
houve novamente alteração para a Lei 22.262 que inicia o caminho de uma legislação de defesa da
concorrência como atualmente conhecemos. Entretanto, tal Lei não cumpriu com os fins pretendidos,
135
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
dentre várias razões o fato de que o procedimento tinha caráter prevalecente administrativo 274.
A Lei em vigor
A lei 25.145, seguindo a lei anterior, adota tendência européia posterior ao Tratado de Roma de 1957,
visando restringir de forma não absoluta e repreender o abuso de posições dominantes ou acordos
restritivos da concorrência. Desta forma, prevalece o controle do exercício do poder econômico,
baseando-se no conceito de posição de domínio no mercado, pois se verificou que a partir de
estruturas concorrênciais perfeitas criavam-se sistemas absolutamente monopolísticos.
Analisando a lei de defesa da concorrência no ordenamento jurídico argentino, Horácio Fargosi275
considera que a lei atual a pesar de conter normas de tipo repressivo, não detém as características
absolutas que neste aspecto detinha, por exemplo, a lei anterior 12.906 que justificaram a inclusão
desta última no direito penal especial. Fargosi faz referência, ainda, ao fato de que Rafael Bielsa
enquadrava o sistema no poder de policia comercial. Tal enquadramento, como abaixo comentaremos
causa discussões no sistema de competência jurisdicional.
A nova lei, apesar de guardar semelhanças com a anterior, foi considerada por Fargosi, entre outros
doutrinadores, como contendo melhoras no sentido de perseguir condutas unilaterais predatórias.
O artigo 1° da mesma, estabelece uma antijuridicidade que configura uma infração à ordem jurídica
considerada em sua plenitude à margem de proibições legais expressas. Entretanto, os atos não serão
considerados nulos.
O artigo 2º da lei assim define os atos que são considerados praticas anticoncorrenciais:
“ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las
hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:
a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de
bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar
información con el mismo objeto o efecto;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo
una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia
restringido o limitado de servicios;
c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento;
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la
producción o comercialización de bienes y servicios;
274
Fargosi, Horacio, Breves anotaciones sobre la nueva ley de Defesa da concorrência., ADLA 1999-D, 3942,
Soldano, Arquímedes e Lanosa, Walter M. , Estudio de mercados (Normas legales aplicables),
275 Fargosi, Horacio, Breves anotaciones sobre la nueva ley de Defesa da concorrência., ADLA 1999-D, 3942
136
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un
mercado o excluirlas de éste;
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o
individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes,
de prestación de servicios o de producción;
h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o
para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o
subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien;
j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o
servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de
bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un
prestatario de servicios públicos o de interés público;
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas
en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el
mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de
sus proveedores de bienes o servicios.”
A interpretação de tais normas, de acordo com a doutrina, não deve dar-se restritivamente, tendo em
vista que as práticas monopolísticas e abusivas são contrárias ao bem estar. Far-se-á uma análise dos
efeitos econômicos negativos à comunidade e utilizando-se de enfoque racional, um profundo estudo
do caso verificará o equilíbrio de um ato visando maior eficiência econômica.
Contudo, não há definição legal do que é bem estar social ou interesse econômico geral, sendo tais
conceitos indeterminados. Assim, os atos ainda que abusivos deverão ser ponderados em face dos
possíveis benefícios ou prejuízos que poderão advir destes. Tal é a interpretação do tribunal
competente.
As políticas de defesa da concorrência podem ser classificadas em dois grandes grupos, conforme os
instrumentos utilizados: as políticas de comportamento e as estruturais. No primeiro grupo
encontramos todas as políticas focalizadas na retenção de atos, condutas e todo o comportamento
restritivo que implique em abuso de posição dominante nos mercados. No segundo grupo, as dirigidas
às estruturas encarregadas de implementar as condutas e comportamentos ou praticar abusos.
No que se refere ao conceito de acordos e práticas proibidas, a maior questão a ser verificada pelas
autoridades, de acordo com Fargosi, é o de determinar quando existe um acordo entre empresas que
137
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
seja submisso à punição legal. Isto porque, ainda consoante o referido doutrinador, a uniformidade
comportamental pode derivar também de condições objetivas do mercado o que, havendo repressão,
estaria restringindo de forma não desejada o mercado e a livre iniciativa.
A nova lei em seu artigo 16 foi alterada para se adaptar às características da economia nacional e
particularmente a privatização de empresas e no capítulo III a lei veio tratar sobre as concentrações e
fusões tendendo a prever operações que implicam em mudanças substanciais e permanentes na
estruturas das empresas pertinentes. Houve preocupação específica também com o tratamento das
operações de joint ventures.
No artigo 6º a lei define como concentração econômica:
“a) la fusión entre empresas;
b) la transferencia de fondos de comercio;
c) la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o
títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de
capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal
adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;
d) cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de
decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa. “
O artigo 8º da lei obriga a notificação das operações de concentração econômica em face do Tribunal
de Defesa da Concorrência, previamente ou no prazo de uma semana do acordo sempre que o volume
do negócio total do conjunto de empresas afetadas supere a soma de $ 200 milhões de pesos no país,
quando implicarem na participação de empresas ou grupos de empresas com participação igual ou
superior a 25% do mercado relevante, de una parte substancial do mesmo, ou quando o volume de
negócios total a nível mundial, do conjunto de empresas afetadas supere 2.500.000.000 pesos.
O Decreto 89/01 regulamentando a lei conceituou como empresa afetada: a) a empresa que se tem seu
controle adquirido; e b) a empresa que adquire dito controle.
A regulamentação ainda considerou que o prazo de uma semana inicia-se:
a) Nas fusões na assinatura do contrato definitivo.
b) Nas transferências de fundos de comércio no dia em que se assina o documento de venda no
Registro Público de Comercio.
c) Nas aquisições da propriedade ou de qualquer direito sobre ações ou participações, no dia em que
se aperfeiçoará a aquisição de tais direitos de acordo com respectivo contrato.
d) Nos demais casos, no dia em que aperfeiçoar a operação em questão em conformidade com as leis
argentinas.
138
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A notificação deverá ser feita por todas as partes intervenientes na operação.
O artigo 10 da Lei estabelece as operações eximidas de notificação:
“a) las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya posea más del 50%
(cincuenta por ciento) de las acciones;
b) las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de
empresas;
c) las adquisiciones de única empresa por parte de una única empresa extranjera que no
posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina;(25)
d) adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país en el
último año).
e) aquellas adquisiciones o transferencias que no superen, cada una de ellas,
respectivamente, los $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) salvo que en el plazo de doce
meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe,
o el de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) en los últimos treinta y seis meses, siempre
que en ambos casos se trate del mismo mercado. “
O Decreto 89/01 ainda regulamenta incluindo novas isenções:
“No se considerarán incluidos dentro de los actos que requieren notificación a los efectos de este
Artículo 8° las transferencias de bienes a título gratuito que se hagan a favor de:
a) el ESTADO NACIONAL o sus dependencias, Provincias, Municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y
c) herederos forzosos, sea por actos entre vivos o por causa de muerte.”
Assim, a lei isenta, entre outras operações àquelas que não alcançam limite mínimo de valor.
Contudo, nas operações não isentas de tal apresentação, a notificação deverá incluir informação
detalhada, de acordo com o artigo 11 da Lei e pela resolução nº 40/01.
A Secretaria de Defesa da Concorrência e do Consumidor será parte interessada na defesa do interesse
público nos procedimentos em face ao Tribunal podendo:
a) denunciar diretamente para iniciar o procedimento; e
b) No caso de denúncias apresentadas por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada e nos casos em que o procedimento houver sido iniciado de oficio, correrá o processo
em vista da relação dos fatos e da fundamentação do procedimento.
O procedimento sancionador consta de três fases consecutivas sendo possível correr em caráter
confidencial quando a publicidade puder se prejudicial aos interesses.
139
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Visando determinar se uma operação está sujeita ao controle prévio previsto no artigo 8º da lei, o
Tribunal comporta mecanismo consultivo, de caráter voluntário, devendo o Tribunal emitir opinião no
prazo de 10 dias. Esta solicitação de opinião consultiva suspende o prazo de uma semana para a
notificação da operação de concentração.
Uma cópia da notificação de uma operação deverá ser remitida à Secretaria de Defesa da
Concorrência e do Consumidor para que esta tome conhecimento da notificação e possa se manifestar
se considerar oportuno; tal fato não tem efeito suspensivo sobre o prazo outorgado ao Tribunal para se
pronunciar.
O artigo 51 da lei 25.156, mantém a ação de ressarcimento de danos e prejuízos conforme as normas
de direito comum e se procede em face ao juiz competente em face de tal matéria.
Ainda, a nova lei garantiu maior independência ao Tribunal Nacional de Defesa da concorrência, não
obstante ser este autarquia do Ministério de Economia e Obras e Serviços Públicos (antes a lei 22.262
determinava que a nomeação dar-se-ia pelo Ministro da Economia e por um prazo menor) e assim
integrante da administração central, sendo suas decisões revisáveis pelo Poder Judicial. As resoluções
do são apeláveis à Câmara Nacional de Apelações Comerciais.
A escolha de tal câmara deu-se em face da penal o que é discutível tendo em vista o caráter
sancionador das decisões, verificando-se a preferência do aspecto comercial ao penal.
Casos
Um caso particularmente relevante, onde o aspecto dos ativos de propriedade intelectual se fez
crucial, foi o da aquisição pela Bayer da Aventis 276. Numa fusão objetada em várias jurisdições, a
operação importaria na aquisição de domínio imitigado no segmento de inseticidas, não fosse pelo
compromisso de desenvestimento de parcelas da linha de produtos da empresas fusionadas.
A análise da Comissão argentina foi detalhada e precisa quanto ao papel das patentes e especialmente
das marcas na reserva do mercado relevante, em face da entrada de produtores de genéricos:
559. Por ello, es la competencia en términos de investigación y desarrollo más que la
competencia por precio, el principal factor que incide en la dinámica de la industria. Por un
lado, la investigación y desarrollo permite a las firmas contar con una amplia cartera de
nuevos productos que pueden ser apalancados para sostener fuertes posiciones a lo largo de
un amplio espectro de mercados. Por ejemplo, la combinación de principios activos con y sin
patentes expiradas en un nuevo producto o el desarrollo de mezclas que incluyan principios
activos patentados pueden prolongar el ciclo de vida de un producto cuya patente ha
expirado y limitar el disciplinamiento competitivo que pueden ejercer las empresas de
genéricos. Asimismo, el potencial competitivo de las empresas de genéricos se ve aún más
reducido porque los productos y principios activos con patentes expiradas pueden estar
protegidos por patentes sobre el procedimiento técnico de producción (patentes de proceso).
Dicho conocimiento no es accesible y tampoco es necesariamente deducible de la literatura
científica o sobre patentes publicada, lo que resulta en que las mejores prácticas de
276
Expediente Nº 064-017744/01 (Conc. Nº 352) MB/SA-JP-MB
140
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
producción están generalmente protegidas por un lapso mayor que el correspondiente a la
patente de producto (sobre los principios activos o sobre los productos elaborados en base a
principios activos) .
562. Por otra parte, también corresponde atribuir al reconocimiento de marca y a la
reputación de la firma tanto a nivel de los distribuidores como de los productores agrícolas,
la capacidad - variable según el mercado de que se trate - de obstaculizar la entrada de
firmas productoras de genéricos o de incrementar sus ventas. Esto se debe a que la
protección de marcas no expira como la de patentes y entonces las empresas de genéricos no
pueden usar las marcas originales y bien establecidas, siendo que los productos son
mayoritariamente reconocidos por sus nombres comerciales, antes que por sus principios
activos, por lo que los distribuidores y productores agrícolas requieren incentivos sustantivos
para sustituir marcas reconocidas por otras no establecidas .
Da decisão constou o seguinte:
25. En particular deberán ser transferidos:
a) Todos los derechos de propiedad intelectual que LAS PARTES posean sobre los
ingredientes activos sujetos a desinversión y sus formulaciones, incluyendo las mezclas
.
b) Todos los derechos relativos al uso de todas las marcas comerciales que posean LAS
PARTES respecto de los ingredientes activos sujetos a desinversión, incluyendo las mezclas.
c) Todos los registros que posean LAS PARTES ante el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) de los ingredientes activos sujetos a
desinversión y de todas sus formulaciones y mezclas, incluyendo toda la información
presentada para la registración.
d) Todos los trámites de registro pendientes de aprobación que LAS PARTES hayan
presentado ante el SENASA respecto de los ingredientes activos a desinvertir hasta la fecha
de la Resolución emitida en los términos del Articulo 13 inciso b).
e) Toda la documentación e insumos necesarios para la producción de los ingredientes
activos a desinvertir.
f) Toda la documentación e insumos necesarios para la formulación de productos a partir de
los principios activos a desinvertir y para el mercadeo de los mismos.
28. Los contratos de licencia tendrán un plazo de duración indeterminado en lo que se refiere
a las marcas comerciales y registros. En lo que respecta a transferencia de derechos de
propiedad intelectual de productos o procesos, los contratos durarán hasta tanto dichos
derechos expiren y se hagan públicos los secretos relativos a la producción de los
ingredientes activos y los productos formulados sujetos a desinversión.
Também se verificou compromisso de desenvestimentos de marcas no caso Lactal
277
277
e no caso
Dictamen: 395 del 10 de septiembre del 2004, Empresas involucradas: Grupo Bimbo Sociedad Anonima de Capital
141
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
QUINSA y AMBEV,
Propriedade Intelectual
Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96
A lei argentina como todas analisadas, menos a brasileira, prevê o esgotamento internacional de
patentes:
ARTICULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:
(…) c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el
producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera
sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el
comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad
Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT. 278
(Regulamento) ARTICULO 36 - A los efectos del inciso c) del artículo 36 de la Ley, el
titular de una patente concedida en la REPUBLICA ARGENTINA tendrá el derecho de
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la
venta o importación en el territorio del producto objeto de la patente, en tanto dicho
producto no hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se considerará
que ha sido puesto lícitamente en el comercio cuando el licenciatario autorizado a su
comercialización en el país acreditare que lo ha sido por el titular de la patente en el país de
adquisición, o por un tercero autorizado para su comercialización.
La comercialización del producto importado estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 98 de
la Ley y esta reglamentación.
As licenças voluntárias são submetidas à análise de cláusulas restritivas:
ARTICULO 38 - Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales
restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del
licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como,
condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que
impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la
Ley Nº 22.262 o la que la modifique o sustituya.
Curiosamente, a lei não dá um rol de limites aos direitos de patente, mas estabelece a possibilidade de
limitação caso a caso pela autoridade nacional:
ARTICULO 41 - EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a
Variable S.A.- Compañía de Alimentos Fargo S.A.
278
Vide o caso de 2-04-98 decidido pela comissão antitruste, Laboratorios Medex SAIC e Alberton SA, sobre “Importación
paralela por parte del denunciado de productos Hawaiian Tropic comercializándolos a precios inferiores de los cobrados por
la denunciante, quien tiene la representación en Argentina de estos productos.Precios Predatorios Desestimación de la
denuncia por no encuadrar en la Ley de Defensa de la Competencia”
142
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
requerimiento fundado de autoridad competente, podrá establecer excepciones limitadas a
los derechos conferidos por una patente. Las excepciones no deberán atentar de manera
injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar un perjuicio injustificado a
los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de
terceros.
(Regulamento) ARTICULO 41 - El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
juntamente con el Ministerio de Salud y Acción Social o el Ministerio de Defensa, en la
medida de la competencia de estos últimos, serán las autoridades competentes para requerir
el establecimiento de excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, en los
términos y con los límites previstos por el artículo 41 de la Ley
Os casos de licenças compulsórias, (denominadas à maneira de TRIPs, uso sem autorização do titular)
são abundantes. Para começar, a simples recusa de licença pode dar ensejo a licença forçada:
ARTICULO 42 - Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una
licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los
términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un
plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde la fecha en que se
solicitó la respectiva licencia, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin
perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades
creadas por la Ley Nº 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre
concurrencia a los efectos que correspondiere.
Há também a licença pelo abuso constante do não uso:
ARTICULO 43 - Transcurridos TRES (3) años desde la concesión de la patente, o QUATRO
(4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza
mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención
objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de
UN (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin
autorización de su titular.
Se considerarán como fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas como tales, las
dificultades objetivas de carácter técnico legal, tales como la demora en obtener el registro
en Organismos Públicos para la autorización para la comercialización, ajenas a la voluntad
del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento. La falta de recursos
económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos
circunstancias justificativas.
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL notificará al titular de la
patente el incumplimiento de lo prescripto en el primer párrafo antes de otorgar el uso de la
patente sin su autorización.
La autoridad de aplicación previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de
acuerdo, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será
establecida según circunstancias propias de cada caso y habida cuenta del valor económico
143
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se
trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Las decisiones
referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los NOVENTA (90)
días hábiles de presentada la solicitud y ellas serán apelables por ante la Justicia Federal en
lo Civil y Comercial. La sustanciación del recurso no tendrá efectos suspensivos.
Num dispositivo relevante para nosso estudo, prevê-se a licença por práticas anti-competitivas, as
quais, aliás, são listadas na norma:
ARTICULO 44 - Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin
autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de
la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los
recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de
aplicar el procedimiento establecido en el artículo 42.
A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las
siguientes:
a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o
discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de
abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el
titular de la patente para el mismo producto;
b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley Nº
22.262 o la que la reemplace o sustituya.
(Regulamento) ARTICULO 44 - La autoridad competente de la Ley 22.262 o la que la
reemplazare o sustituya, de oficio o a petición de parte, procederá a determinar la existencia
de un supuesto de práctica anticompetitiva, cuando se ejerza irregularmente de modo que
constituya abuso de una posición dominante en el mercado, en los términos previstos por el
artículo 44 de la Ley y las demás disposiciones vigentes de la Ley de Defensa de la
Competencia, previa citación del titular de la patente, para que exponga las razones que
hacen a su derecho, por un plazo de VEINTE (20) días. Producido el descargo y, en su caso,
la prueba que se ofrezca, dicha autoridad dictaminará sobre la pertinencia de la concesión
de licencias obligatorias y opinará respecto de las condiciones en que debieran ofrecerse. En
este último supuesto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
recibidas las actuaciones, dispondrá la publicación de un aviso en el Boletín Oficial, en el
Boletín de Patentes y en un diario de circulación nacional informando que estudiará las
ofertas de terceros interesados en obtener una licencia obligatoria, otorgando un plazo de
TREINTA (30) días para su presentación. Formulada la solicitud o solicitudes, el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá fundadamente,
concediendo o rechazando la licencia obligatoria. Esta resolución será susceptible de los
recursos previstos en el último párrafo del artículo 42.
Las decisiones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL sobre la
144
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
pertinencia de la concesión y las relativas a la concesión misma o, en su caso, el rechazo de
las licencias obligatorias se adoptarán en un plazo que no excederá de los TREINTA (30)
días.
Notam-se ainda as licenças por interesse público e por dependência.
Ley 22.426, Ley de Transferencia de Tecnología
(Também o Decreto 580 Reglamentario de la ley 22.426 -B.O. 30/3/81)
A lei, desde 1993, regula na verdade apenas a dedutibilidade fiscal de contratos, e eventualmente a
possibilidade de conversão de tecnologia em investimento.
ARTICULO 1 - Quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título oneroso
que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología
o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la
República Argentina.
(Regulamento) ARTICULO 1 - A los efectos de lo establecido en el artículo l de la Ley se
entiende por tecnología:
a) las patentes de invención,
b) los modelos y diseños industriales,
c) todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de un
servicio.
ARTICULO 2 - Los actos jurídicos contemplados en el artículo 1º que se celebren entre una
empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle, u
otra filial de esta última, serán sometidos a la aprobación de la Autoridad de Aplicación 279.
279
Decreto Reglamentario y Ordenatorio de la Ley de Inversiones Extranjeras 21.382 (Decreto 1853/93 –B.O.
8/9/93-) “ARTICULO 7 - Conforme lo dispuesto por el art. 15 de la ley 23.697 de emergencia económica
ha quedado sin efecto todo lo establecido en el art. 2º de la ley 22.426 de transferencia de tecnología.
ARTICULO 8 - A los efectos de lo establecido en el art. 3º de la ley 22.426 de transferencia de tecnología,
deben registrarse ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a título informativo, tanto aquellos
actos celebrados entre empresas independientes como también aquellos actos celebrados entre empresas
independientes como también aquellos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la
empresa que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última.” O INPI argentino assim
define a atual aplicação da lei: “No hay obligación legal para registrar transferencias de tecnología, pero hay muchas
ventajas registrando tales contratos entre compañías locales y extranjeras. El registro provee garantía legal puesto que
una copia de un contrato y documentación relacionada se adjuntan a un archivo oficial y así son reconocidos en una
fecha cierta. De acuerdo a la legislación Argentina, dependiendo del propósito del contrato, se pueden obtener
beneficios directos sobre el impuesto a las Ganancias. Cabe agregar que tales contratos estarán sujetos a los términos de
acuerdos internacionales para evitar la doble tributación, la cual ha sido suscrita conjuntamente con Alemania,
Australia, Canadá, Brasil, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Bélgica y Suecia. Es esencial si el
licenciatario local va a deducir los montos pagados bajo el contrato, para el impuesto a las ganancias. Contribuye a la
creación de un banco de datos para uso del Gobierno y del publico en general, determinando las condiciones de
145
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
ARTICULO 3 - Los actos jurídicos contemplados en el artículo lº y no comprendidos en el
artículo 2º de la presente ley deberán registrarse ante la Autoridad de Aplicación a título
informativo.
ARTICULO 5 - Los actos jurídicos contemplados en el artículo 2 serán aprobados, si del
examen de los mismos resulta que sus prestaciones y condiciones se ajustan a las prácticas
normales del mercado entre entes independientes 280, y, siempre que la contraprestación
pactada guarde relación con la tecnología transferida. No se aprobarán tales actos jurídicos
cuando prevean el pago de contraprestaciones por el uso de marcas.
La reglamentación de la presente ley fijará pautas a los efectos de lo establecido en este
artículo.
(Regulamento) ARTICULO 3 - A los efectos de lo establecido en el Artículo 5º de la Ley se
presume que la contraprestación pactada guarda relación con la tecnología transferida
cuando no supera el CINCO POR CIENTO (5%) del valor neto de las ventas de los
productos fabricados o servicios prestados mediante la tecnología transferida.
(Regulamento) ARTICULO 4 - Se entenderá por valor neto de las ventas el valor de la
facturación en puerta de fábrica deducidos los descuentos, bonificaciones y devoluciones y
los impuestos internos y el valor agregado o aquellos que los sustituyen, reemplacen o
complementen en el futuro y cualquier otro que se creare en lo sucesivo con referencia a los
mismos hechos imponibles.
ARTICULO 9 - La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el articulo 2 o
la falta de presentación de aquellos contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez
pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos
como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales
actos será considerada ganancia neta del proveedor.
ARTICULO 11 - La tecnología, patentada o no, y las marcas, comprendidas en la presente
ley podrán constituir aportes de capital cuando lo permita la ley de Sociedades Comerciales.
En tales casos la valuación de los aportes será realizada por la Autoridad de Aplicación.
Chile
mercado y promedios. Tanto los datos específicos como las condiciones de tales contratos están protegidos por la ley
sobre confidencialidad” (www.inpi.gov.ar/transftec/ttec01.htm, visitado em 5/1/2005)
280
Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 21.382 -T.O. 1980-, modificada por las leyes 23.697 y 23.760, -T.O. 1993según Decreto 1853/93 -B.O. 8/9/93-) ARTICULO 9 - Los actos jurídicos celebrados entre una empresa
local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de esta última
serán considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus
prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes.
146
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Antitruste
A Legislação Aplicável
A lei presentemente vigente é o Decreto Lei Nº 211, de 1973, que fixa normas para defesa da livre
concorrência nas atividades econômicas. As normas ainda foram objeto de diversas modificações
desde sua promulgação, introduzidas pelos Decretos-Leis Nº 2.760 e 2.879, de 1979; pelo Decreto Lei
Nº 3.057, de 1980; e finalmente, pelas leis 19.336, 19.610 e 19.806.
Com a Lei n° 19.911, de 14 de novembro de 2003, criou-se o Tribunal de Defesa da Livre
Concorrência, que substituiu as Comissões Preventivas e Resolutiva Anti-monopólios. Este Tribunal,
com sede em Santiago, dedicado exclusivamente a matérias de concorrência, é integrado advogados e
economistas, com experiência na matéria, que têm posto de Ministro.
A lei 211, com a redação atual, assim configura a área de competência da autoridade de concorrência:
ARTICULO 3º. El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o
convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir
dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 17 K de la presente
ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos,
actos
o
convenciones
puedan
disponerse
en
cada
caso.
Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o
entorpecen la libre competencia, los siguientes:
a) Los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos, o las prácticas concertadas
entre ellos, que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra, limitar la producción o
asignarse zonas o cuotas de mercado, abusando del poder que dichos acuerdos o prácticas
les confieran.
b) La explotación abusiva por parte de una empresa, o conjunto de empresas que tengan un
controlador común, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o
de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado
o imponiendo a otros abusos semejantes.
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar,
mantener o incrementar una posición dominante.
O Artigo 17 C do Decreto Lei 211, devidamente alterado, assim dispõe, listando os deveres e
atribuições do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência:
“ARTICULO 17 C. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes
atribuciones y deberes:
1) Conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones que
pudieren constituir infracciones a la presente ley.
2) Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional Económico, los
asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de la presente ley,
sobre hechos, actos o contratos existentes, así como aquellos que le presenten quienes se
147
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
propongan ejecutarlos o celebrarlos, para lo cual, en ambos casos, podrá fijar las condiciones
que deberán ser cumplidas en dichos hechos, actos o contratos;
3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán
considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que
tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella;
4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, la
modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a
la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando
sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas
actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas; y
5) Las demás que le señalen las leyes.”
O procedimento será sempre por escrito e iniciar-se-á por requerimento da Fiscalia Nacional
Econômico ou pela demanda de algum particular, regendo-se pelos prazos legais. O processo em
muito se assemelha a um procedimento judicial, com possibilidade de conciliação, decisões liminares
e admissão de todos os meios de provas. A decisão final do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência
poderá:
a) Modificar ou rescindir atos, contratos, convênios, o acordos contrários às disposições
legais;
b) Determina a modificação ou dissolução das sociedades, corporações e demais pessoas
jurídicas de direito privado que houver intervido nos atos, contratos, convênios ou
acordos contrários às disposições legais;
c) Aplicar multas em valor equivalente até vinte mil unidades tributárias anuais. As multas
poderão ser impostas à pessoa jurídica correspondente, seus diretores, administradores e a
toda pessoa que haja intervido na realização do ato respectivo. No caso das multas
aplicadas à pessoas jurídicas, responderão solidariamente pelo pagamento seus diretores,
administradores e os que beneficiaram do ato respectivo, sempre que houverem
participado na realização do mesmo.
Contra tal decisão, caberá recurso para Suprema Corte, no caso de imposição das medidas acima
referidas ou de sua denegação. Poderá ainda haver ação civil derivada de atentados à livre
competência. A ação de indenização terá como título executivo judicial a decisão do Tribunal de
Defesa da Livre Concorrência e seguirá na justiça comum.
Decisões das Comissões Preventivas e Resolutivas relativas a Direitos de Propriedade
Intelectual
Verificamos que algumas decisões são claras em determinar que o uso em conformidade às
disposições legais (Leis e Regulamentos acerca de Propriedade Industrial e Intelectual), não geram
148
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
práticas que devam ser sancionadas281.
Em casos específicos, as autoridades chilenas demarcam o campo da tutela da concorrência daquele
outro típico da propriedade intelectual:
(…) la materia en estudio dice más bien relación con un tema de propiedad industrial más
que de competencia mercantil, puesto que, para determinar sin la conducta denunciada
atenta contra la preceptiva del D.L. N” 211, es previo determinar si se encuentra vigente la
patente que ampara los productos de la denunciada y los alcances y protección que ésta le
otorga al principio activo materia de esta causa, cuestión que escapa a las atribuciones de
los Organos de la Libre Competencia, pues ella ha sido entregada a otros entes y organismos
jurisdiccionales, según se establece en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial. 282
Igualmente, no caso Calvin Klein, em que a Comissão Resolutiva :
consideró que el uso de la marca comercial por quien era a la época de ocurrencia de los hechos su
legítimo dueño, no constituye un atentado a la libre competencia, sino por el contrario, constituye
una expresión propia del derecho de dominio o propiedad de que era titular, conforme a lo dispuesto
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 19.039 y de esta forma comparte el criterio sustentando
por la Fiscalía Nacional Económica en su informe preliminar, que concluye que existen normas de
aplicación directa e inmediata y que existen en la especie, además, organismos jurisdiccionales
encargados de aplicarlas y que no corresponde a los organismos encargados de la defensa de la libre
competencia pronunciarse sobre ellos 283.
De outro lado, a titularidade de direitos exclusivos não isenta o agente econômico da aplicação das
normas de defesa da concorrência:
Si bien es cierto que el articulo 50 del Decreto Ley No 211, de 1973, hubo de reconocer que
hay ciertos monopolios o limitaciones a la libertad de comercio que se justifican por fundarse
en razones o valores que el orden jurídico, en general, considera superiores a la libre
competencia, como en el caso de la propiedad intelectual e industrial, no lo es menos que no
281 No mesmo sentido: Reebok Chile S.A., Reebok v. Forus S.A., Forus 05-11-1996; Asociación Industrial de Laboratorios
Farmacéuticos, Asilfa v. fizer Corporation, Pfizer, Esso Chile (CPC 549/457) – neste caso entendeu-se que havia prática de
oligopólio determinando a comissão que os contratos de distribuição existentes fossem devidamente modificados -, Citroen
v. CAAL – onde considerou-se lícita a utilização por parte de concessionária da marca Citroen ao anunciar seus produtos e
serviços, determinando a esta ultima multa por aplicar preço diferenciado por conta desta utilização de marca, Empresas
Warner, Pepsi v. Coca-cola & Cadbury – no qual foi indeferido pedido de anulação de contrato no qual a Coca-cola impunha
ao fabricante nacional de recipientes para venda do produto, exclusividade.
282
C.P.C. N” 1195 / ANT.: Denuncia de Laboratorios Recalcine contra Empresas Warner Lambert por infracción a
la Ley de Propiedad Industrial. Rol N” 12599 CPC, 28/1/2002. Em igual sentido, a Resolucion N° 697/
16/7/2003 (marca O Neil). Igualmente, 408-01 FNE, 188-01 CPC, Denunciante Recalcine S.A., Recalcine,
Denunciado Merck & Co. Inc., Merck: “En la especie, la conducta reprochada requiere que los organismos
que la Ley sobre Propiedad Industrial ha establecido, determinen previamente cuál es el alcance y ámbito
de protección de una patente de invención, materia que está fuera de la competencia de esta Comisión, pues
la Ley N° 19,039 ha encargado a otros órganos la resolución de estas materias”. Vide tamb€m Res.
705/2003 (Marca Militronics)
283
Resolución Nº 643 de 03-04-2002, 640-01 CR, 115-99 CPC, 176-99 FNE, Denunciante: Calvin Klein Trademark
Trust, Calvin Klein; Denunciado: Michelangelo S.A.C.I., Michelangelo
149
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
puede aceptarse que, por existir un derecho de autor, una marca comercial o una patente de
invención, el respectivo propietario vaya a estar dispensado, absolutamente, de la
observancia de la ley antimonopolios, de modo que si esa persona incurre en un atentado a la
libre competencia, este acto carecerá de justificación y será reprochable y punible de
acuerdo con las normas del Decreto Ley No 211, de 1973 284.
No caso recém citado, e em outros a autoridade chilena censura a utilização de direitos exclusivos
para fechar o mercado nacional à importação de produtos legítimos. Em decisão interessante tratando
de direitos de autor, a comissão resolutiva entendeu que nos casos referentes a propriedade
intelectual e direito de autor o mesmo critério adotado nos casos relativos a propriedade industrial
deve ser adotada e não pode haver oposição à importação e comercialização de discos compactos ou
lazer, sempre que hajam sido adquiridos ou seja provenientes do produtor legítimo ou de pessoas
autorizadas por este:
3.2. Si bien, en el presente caso, se trata de una situación relacionada con la propiedad
intelectual y derecho de autor, esta Comisión estima que corresponde aplicar el mismo
criterio adoptado por ella en casos similares referentes a la propiedad industrial
específicamente, a las marcas comerciales, esto es, nadie puede oponerse a la importación y
posterior comercialización en el país, de fonogramas (discos compactos y discos láser),
siempre que ellos sean legítimos, es decir, hayan sida adquiridos o provengan de su
productor legitimo o de las personas autorizadas por éste para tales efectos. 285
A mesma tendência de defender as importações paralelas, e recusar o uso de direitos exclusivos para
impedir a regra de exaustão de direitos, encontra-se no caso da marca “carioca”:
Que si bien Importadora San Marco ha negado que el registro de la marca “Carioca” a su
nombre, haya tenido como propósito aprovecharse indebidamente de la fama y notoriedad de
una creación ajena, lo cierto es que practicó dicha inscripción a sabiendas de la existencia
de productos de procedencia extranjera que portaban esa marca, ya que ella misma los
comercializó en el país.
En consecuencia, no obstante que el referido registro no constituye por sí solo una conducta
reprochable desde el punto de vista de las normas sobre libre competencia, Importadora San
Marco no puede impedir que Vicencio y Universal, o cualquier otra empresa interesada,
pueda comercializar dichos productos en Chile, ya que ello constituiría un atentado a la libre
competencia, según la letra f) del artículo 2” del Decreto Ley N” 2 ll, de 1973 286;
No entanto, não há sempre clareza na jurisprudência do que é defesa da concorrência, e do que é
concorrência desleal. No caso Metabowerke GMBH & Co., de 05-09-1997, a Comissão Preventiva
entendeu que o Artigo 5º do Decreto Lei 211, que mantêm vigente as disposições legais e
regulamentares referentes à Propriedade Industrial, não impede a Comissão de conhecer daquelas
situações que puderem ser contrárias às normas sobre livre competência, tendo em vista que a
284
CPC 722/887, 15/12/1989. O caso apenas discute excesso de direitos, sem ponderar quanto a qualquer domínio
de mercados.
285
CPC 1006, 23/5/1997.
286
Resolucion 562, 28/1/2000
150
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
proteção marcaria não exclui a possibilidade de abusos no exercício dos direitos pertinentes. No caso,
a empresa Koenig e Hijos Ltda. que havia registrado a marca "Metabo" em seu nome, não teve
garantida a possibilidade de impedir a comercialização no Chile de produtos provenientes da firma
alemã Metabowerke “, tendo em vista que o Tribunal entendeu que quando do registro a empresa
chilena teve como propósito aproveitar-se indevidamente da fama e notoriedade de criação alheia e
que estava ciente da existência de produtos de procedência estrangeira que portavam tal marca, já que
era encarregada da comercialização de tais produtos no país.
Igualmente não se distinguiu concorrência desleal ou violação de marcas e tutela antitruste no caso
Smithkline Beecham e Laboratórios Mayer. Na hipótese, discutiu-se se a utilização de tecnologia
depreendida de contrato próprio com empresa internacional (fabricação do antiácido Eno) e
posteriormente utilizada para fabricação de produtos concorrentes, utilizando marca semelhante à
Eno, havia pratica ilegal. Entretanto, entendeu-se que a Eno, ao não se opor ao registro da marca e em
conformidade com os termos do contrato antes existente entre as empresas chilena e estrangeira, não
havia ilegalidade nos atos praticados.
A Fiscalía Nacional Económica promoveu medida em face da Sociedad Santillana del Pacífico S.A.,
Editorial Universitaria S.A. y Editorial Lord Cóchrane S.A., que resultou na decisão entendendo ser
legitima a fixação de preços para cumprir com obrigação relativa a direitos autorais, conforme a Lei
de Propriedade Intelectual, sempre que os editores respeitem a plena liberdade do comerciante
revendedor para que cobre ao público preço voluntariamente acordado com o respectivo comprador.
Ainda, em procedimento movido pela Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHIEL em face de
Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, consideraram que a cobrança de direitos autorais sobre
porcentagem bruta das rádio-emissoras sem vinculação ao uso efetivo das musicas por estas,
seria caso de preço abusivo:
“ (…) declara que el régimen de fijación de tarifas establecidas por la Sociedad Chilena del
Derecho de Autor, por la ejecución de obras y producciones musicales, consistente sólo en el
cobro de tarifas sobre porcentajes de la totalidad de' los ingresos brutos de las n Resolutiva
radioemisoras, y sin vinculación respecto al uso efectivo de la musica, es contrario a las
normas sobre protección de la libre competencia contenidas en el Decreto Ley NV 211, de
1973.
2.- Que, en consecuencia, las tarifas que se fijen por el Consejo Directivo de la citada
Sociedad, deben calcularse considerando el uso efectivo de la música utilizada por las
radioemisoras y no sólo sobre la totalidad de sus ingresos brutos.
3.- Que, sin perjuicio de lo expuesto, esta Comisión acuerda requerir del Supremo Gobierno
que patrocine las siguientes modificaciones reglamentarias y legales: (…) “ 287
287
Resolucion da Comission Resolutiva, N 513 , de 8 de abril de 1998. A CPC também se pronunciou no mesmo
sentido nas res. 1003 e 1009 de 1997. Note-se que é corrente o entendimento jurídico que a cobrança pelas
sociedades de gestão de direito autoral possa ser veículo de abuso de poder econômico. Já disse a Suprema
Corte Americana: “The copyright laws confer no rights on the copyright owners to violate the antitrust
laws” (A lei autoral não faculta aos titulares de direitos autorais violarem a lei antitruste) Broadcast Music
Inc. v. Columbia Broadcasting Services, 441 U.S. 1, 19 (1979). Vide Chisum e Jacobs, Understanding
Intellectual Property, p. 4-229. O mesmo se nota no direito francês: “il s’agit lá d’éviter d’être en butte à
une legislation qui reprime l’entente illicite” , Claude Colombet, Propriété Litteraire et artistique et droits
voisins, Dalloz, 1986, p. 432 . Este autor mesmo atuou como procurador de ente público brasileiro em caso
151
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Propriedade Intelectual
Reglamento de la Ley No.19.039
Artículo 51: Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la
patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva del decreto ley No. 211,
de 1973, que será el organismo encargado de determinar la existencia de la situación
denunciada y fallar en consecuencia.
La sentencia de la Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:
La existencia de una situación de abuso monopolico.
En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisión deberá
establecer las condiciones en que el licenciatario deberá explotar industrialmente la patente,
el tiempo por el que se le otorgue la licencia y el monto de la compensación que deberá
pagar periódicamente quien utilice el procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de
la patente.
Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas abiertas.
Decreto núm. 177/ 91 Aprueba Reglamento De La Ley No. 19.039
Artículo 96º: Cualquier persona interesada en obtener una licencia voluntaria, recurrirá a la
Comisión Resolutiva del Decreto Ley Nº 211 1973, que ser· el organismo competente para
otorgarla.
Artículo 97º: En cualquier etapa del procedimiento, el reclamante y el ular de la patente
podrán celebrar una licencia contractual.
Artículo 98º: El otorgamiento de una licencia no voluntaria no impila explotación de la
patente por parte del titular ni el otorgamiento de encias voluntaria a terceros.
LEY 19.342 Regula Derechos De Obtentores De Nuevas Variedades Vegetales
Artículo 7º.- Si un obtentor incurriese en una situación de abuso monopólico en la
explotación o comercialización de la variedad protegida, según lo determine la Comisión
contra o ECAD, sociedade arrecadadora central, que sofreu medida preventiva impedindo a cobrança de
direitos irrazoáveis, adotada pelo Sr. Secretário da SDE, em despacho nº 246/96, de 23.10.96, (publicado
no D.O.U., Seção I, p. 21.907, de 25.10.96), e revogada Voto no Recurso Voluntário nº 08000.011187/95RV, de 28 de abril de 1999, Recorrente Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. In DOU
de 12 de maio de 1999. Vide também a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: “Embargos
infringentes, Número: 00.002478-3 Des. Relator: Des. Carlos Prudêncio. Data Decisão: 09/05/2001
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITOS AUTORAIS. FENACHOPP. COBRANÇA. ECAD.
FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O ARRECADADO EM BILHETERIA. ABUSO. PERCENTUAL
ACOLHIDO EM APELAÇÃO. VOTO VENCIDO SUSTENTANDO A MINORAÇÃO, CONFORME
DETERMINADO EM SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.O abuso praticado pelo embargado,
decorrente de sua posição dominante, qual seja, a legítima possibilidade de estipular, unilateralmente, o
valor a ser cobrado a título de direitos autorais, esbarra no Judiciário a partir do momento em que é
exercido com exorbitância de poderes, como ocorre in casu.”
152
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Resolutiva establecida por el decreto ley No. 211, de 1973, cuyo texto refundido y
sistematizado fue fijado por el decreto supremo No. 511, de 1980, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, ésta dispondrá que el Departamento de Semillas
otorgue licencias no voluntarias.
La sentencia que sancione la infracción determinará, además, el monto y la forma de pago de
la compensación que el licenciatario deberá hacer efectiva al titular del derecho.
Sumário do tratamento da matéria na América do Sul
Andina Mercosul Ar Bo Br Co Ci Eq Pa Pe Uy Ve
Gu
Licença
de S
N
S S* S S* N
S* S
S
S
S
NA
uso
Licença
S
N
S S* S S* S
S
S
S
S
S
NA
concorrência
Licença por N
N
S N
N N
N
N
N
N
N
N
NA
negativa
de
licença
Outras
S
N
S S* S S* N
S* S
S
S
S
NA
Licenças
Controle de S
N
S S* S S* N
S* S
S
N
S*
NA
Cláusulas
Restritivas
Jurisprudência N
N
S NE S S
S
NE NE S
NE NE
NA
administrativa
Jurisprudência S
N
S NE S NE NE NE NE NE NE NE
NA
Judicial
Permissão de S
S
S S* N S
S
S
S
S
S
S
NA
Importação
paralela
S=sim; S*= sim, por aplicação da norma andina; NE= não encontrado; NA=material pesquisado e não
utilizado para essa tabela.
7. USO DOS INSTRUMENTOS DE TUTELA DA CONCORRÊNCIA
Nesta seção, examinaremos alguns dos aspectos mais pregnantes da relação entre propriedade
intelectual e concorrência, à luz da prática de uso dos instrumentos de tutela da concorrência na
legislação e na jurisprudência dos países sul americanos.
Preços abusivos
A justificativa clássica para se rejeitar os monopólios é que eles induzem, quase que inexoravelmente,
a uma capacidade de reduzir a produção acima da demanda, e possibilitam o titular do monopólio a
forçar dessa forma a aceitação de preços mais altos do que ocorreria na concorrência livre.
Preço abusivo na legislação nacional de patentes
153
GFr Su
NA NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Um número significativo de legislações nacionais sul americanas enfrenta a questão, especialmente no
tocante às licenças de patentes. O art. 45 da lei paraguaia de patentes (Lei de Patentes 1.600/2001),
assim como idêntica redação no art. 61 da lei uruguaia (Ley N° 17.164 - Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales), por exemplo, elenca entre as razões de concessão de
licenças por práticas anticompetitivas:
a) la fijación de precios del producto patentado, comparativamente excesivos respecto de la
media del mercado internacional;
B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores
a los ofrecidos por el titular de la patente.
C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias
primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.
Uma versão ligeiramente mais elaborada se encontra na lei argentina (Ley 24.481 modificada por la
Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96), que enuncia como fundamento da licença:
a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o
discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de
abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el
titular de la patente para el mismo producto;
b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
Note-se, aliás, a decisão da autoridade argentina em caso em que se alegava dumping em hipótese de
importação paralela:
“Importación paralela por parte del denunciado de productos Hawaiian Tropic
comercializándolos a precios inferiores de los cobrados por la denunciante, quien tiene la
representación en Argentina de estos productos..Precios Predatorios Desestimación de la
denuncia por no encuadrar en la Ley de Defensa de la Competencia” 288
De outro lado, curiosamente, a lei argentina efetivamente prevê repressão ao dumping:
“Ley 25.145, ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que
configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas
en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el
mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de
sus proveedores de bienes o servicios.”
Aplica-se a esses países, além disso, as normas genéricas nacionais de tutela da concorrência e o
dispositivo do Protocolo antitruste 289.
288
289
Caso de 2-04-98 decidido pela comissão antitruste, Laboratorios Medex SAIC e Alberton SA
Que sanciona o agente econômico, que em esfera do Mercosul, “ (a) fixar, impor ou praticar, direta ou
154
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
De outro lado, sem previsão específica na lei própria, numa atitude bastante reiterada nas
administrações antitruste e tribunais nacionais, o órgão chileno de tutela da concorrência considerou
preço abusivo o cobrado pelo órgão central arrecadador de direitos autorais 290.
O uso da legislação geral de concorrência para determinar preço abusivo - caso brasileiro
No caso brasileiro, a lei de propriedade industrial não prevê especificamente o abuso de preços como
fundamento de licença compulsória. Na verdade, à diferença de seus parceiros no Mercosul, o Brasil
não lista na lei de patentes os fundamentos da licença em questão 291. Nas hipóteses em que foi
suscitado a pronunciar-se sobre a questão, o órgão antitruste brasileiro optou por ladear o tema.
No entanto, a lei 8.883/94 prevê que constitui infração das normas de concorrência a prática de preços
abusivos. O parágrafo único do mesmo dispositivo dá como critérios de abusividade (i) o preço do
produto, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos ou
pela introdução de melhorias de qualidade; (ii) o preço do produto anteriormente produzido, quando
se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais; e (iii) o preço de similares, em
mercados competitivos comparáveis.
Como lembra Bárbara Rosemberg,
“Adicionalmente, conforme supra mencionado, deve-se lembrar que a lei determina que para
que uma prática anticoncorrencial se configure, os elementos do artigo 20 da Lei 8.884/94
devem estar preenchidos. Assim, na hipótese de aceitar-se o conceito de preço abusivo como
uma prática anticoncorrencial, é imprescindível que o agente tenha posição dominante,
exercendo de forma abusiva tal posição e aumentando arbitrariamente seus lucros”.
Esta norma indica repercussão da doutrina concorrencial européia, em particular do disposto no atual
art. 86 do Tratado de Roma 292.
A questão, assim, da abusividade do preço praticados por um titular, por exemplo, de uma patente,
passa pela inteira bateria de considerações discutida na seção inicial deste trabalho.
indiretamente, em acordo com concorrente ou isoladamente, sob qualquer forma, preços e condições de
compra ou de venda de bens, de prestação de serviços ou de produção;”
290
Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHIEL em face de Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.
291
Citaremos profusamente neste contexto o excepcional trabalho de Bárbara Rosenberg, Patentes de Medicamentos
e Comércio Internacional: Os Parâmetros do TRIPs e do Direito Concorrencial para a Outorga de Licenças
Compulsórias, Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) como
requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Direito Econômico Financeiro, sob a orientação do
Prof. Titular Hermes Marcelo Huck, maio de 2004, inédito, que a autora nos deu acesso para este estudo.
292
"Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial
part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade
between Member States. Such abuse may, in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair
purchase or selling prices or other unfair trading conditions
155
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Um direito exclusivo de propriedade intelectual é, por definição 293, um título legítimo pelo qual se
adquire uma posição de mercado; mesmo se essa posição é objetivamente exclusiva, sem alternativas
reais para o consumidor, ou seja, um monopólio de sentido econômico, ainda assim não há razões de
recusa a uma prática de preços elevados.
Mesmo se parece pacífica a noção de que o exercício de direitos de propriedade intelectual não isenta
o respectivo titular das leis antitruste294, parte da doutrina brasileira, e alguma jurisprudência
administrativa, demonstram extrema dificuldade em aceitar que preços altos num contexto de
exclusividade legítima configurariam automaticamente abuso.
Preço abusivo e prática européia
No entanto, como nota Bárbara Rosemberg, repetidas vezes as autoridades européias julgaram
abusivo preços praticados em contextos em que a capacidade de praticar tais preços fora obtida
legitimamente; e a autoridade patentária alemã repetidamente aplicou tal consideração no caso de
patentes 295. Seguramente, nos direitos de exclusiva pode haver (mas não necessariamente existe) uma
posição dominante a ser abusada 296.
O elemento crucial do abuso passaria a ser, então, qual o quantum a partir do qual se configuraria o
abuso 297. Mais uma vez Bárbara Rosemberg:
O parâmetro para a conceitualização do que seria o preço abusivo pode ser tomado da decisão
293
A não ser no caso de aquisição fraudulenta.
294
Como se vê no caso chileno, já mencionado, do CPC 722/887, 15/12/1989: “no puede aceptarse que, por existir
un derecho de autor, una marca comercial o una patente de invención, el respectivo propietario vaya a estar
dispensado, absolutamente, de la observancia de la ley antimonopolios, de modo que si esa persona incurre
en un atentado a la libre competencia, este acto carecerá de justificación y será reprochable y punible de
acuerdo con las normas del Decreto Ley No 211, de 1973”
295
Bárbara Rosember, op. cit. “A Comissão de Concorrência das Comunidades Européias, bem como o Tribunal de
Justiça das Comunidades, já utilizaram tal dispositivo por diversas vezes, inclusive debatendo qual seria a
forma adequada para o cálculo desse preço. No mesmo sentido, o Escritório Federal de Patentes da
Alemanha, reagindo à tendência inflacionária dos anos 70, investigou e puniu uma série de abusos de
posição dominante que se traduziam em aumentos de preço injustificados.”
296
Num famoso caso relativo à patente do Valium, essa posição dominante foi assim definida: “an objective concept
referring to the conduct of an undertaking in a dominant position which is such as to influence the structure
of a market where, as a result of the very presence of the undertaking in question, the degree of competition
is already weakened and which, through recourse to methods different from those governing normal
competition, has the effect of hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the
market or the growth of that competition”. Case 85/76, Hoffmann-La Roche v Commission, 1979 ECR
461.
297
Cabe notar que, mesmo na Europa, a jurisprudência relativa a abuso de preços não é abundante. “Although price
abuses are explicitly mentioned in Article 86 EC-Treaty, formal Commission decisions concerning price
abuse are rare. One of the main reasons for the absence of a more extensive case law can be found in the
practical difficulties of establishing price abuse. In particular as regards excessive pricing, little case law
has developed so far”, Marcel Haag and Robert Klotz, Commission Practice concerning excessive pricing
in Telecommunications, Competition Policy Newsletter 1998 - number 2 - June, encontrado em
http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp1998_022_en.html , visitado em 21/2/2005.
156
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
desse Tribunal de Justiça no caso United Brands, não obstante, nesse caso especifico, o
Tribunal tenha entendido que não estava suficientemente provado que o preço era abusivo.
Ao examinar o caso, o Tribunal entendeu que o abuso decorreria da prática de um preço
excessivo, que não tivesse uma correspondência razoável com o valor econômico da
prestação fornecida, podendo ser objetivamente determinado pela comparação entre o preço
de venda do produto em questão e o seu custo de produção, inferindo-se, assim, a margem de
lucro. Em última instância, portanto, sugere-se que se aprecie a existência de uma
desproporção excessiva entre o custo efetivamente incorrido e o preço praticado e, caso se
verifique ser a margem elevada, defina-se ser o preço não eqüitativo, seja em si mesmo, seja
em comparação com produtos concorrentes.
Ao analisar o caso General Motors, a Comissão de Concorrência decidiu que a prática
anticoncorrencial estava configurada por haver extraordinária disparidade entre os custos
incorridos e os preços praticados, de maneira que praticava, em média, o dobro do preço do
concorrente e até 500% do que chegou a ser praticado em alguns casos equivalentes. Em sede
de recurso junto ao Tribunal, apesar de que a decisão da Comissão não foi revertida, a
empresa restou absolvida por ter se comprometido a reduzir seus preços.
Outra metodologia de cálculo de preços abusivos sugerida pelo Tribunal de Justiça das
Comunidades é a comparação dos preços locais com aqueles praticados em outros mercados.
Pelo entendimento do Tribunal, quando uma empresa em posição dominante impõe preços
sensivelmente mais elevados do que os praticados em outros Estados membros, essa diferença
deve ser considerada indício de um abuso de posição dominante, desde que a comparação dos
preços tenha sido feita de forma a garantir uma homogeneidade de custos. Constatada uma
grande diferença, decidiu o Tribunal de Justiça, em caso posterior, que o ônus de provar as
razões dessa diferença caberia à empresa investigada.
(...)Outra metodologia, sugerida por cortes alemãs, em revisão às decisões do Escritório
Federal de Patentes da Alemanha, é a de identificar qual seria o preço do produto se o
mercado fosse efetivamente concorrencia1
No entanto, no caso específico da propriedade intelectual, um elemento peculiar entraria em jogo,
qual seja, se a patente ou outro direito são efetivamente capazes de praticar preços abusivos. Em
grande parte, isso se poderia determinar pela elasticidade da demanda, ou seja, se os consumidores
poderiam recorrer a outras alternativas, que não a oferecida pelo titular do direito exclusivo 298.
298
Bárbara Rosemberg, citando John Temple Lang, "Monopolisation and the definition of `abusè of a dominant
position under article 96 EEC Treaty", Common Market law review, vol. 16, 1979, p. 345: “na medida em
que a demanda é inelastica, e há poucos concorrentes, efetivamente o agente que detiver poder econômico;
ainda que obtido licitamente, não enfrentará qualquer limitação na fixação de seus preços. Se, por exemplo,
houver apenas um medicamento capaz de tratai uma doença órfã, o paciente terá de pagar o valor que for
cobrado pelo laboratório para adquiri-lo, independentemente de considerar que o produto está sendo
vendido a um preço abusivo. Evidentemente, o mesmo não ocorre quando o consumidor tem a
possibilidade de simplesmente não adquirir o produto por considerá-lo caro ou então opta por comprar
algum sucedâneo, ainda que não seja um substituto perfeito daquilo que pretendia adquirir.” Mais adiante,
diz a autora: “Conforme mencionado, no setor farmacêutico é bastante comum que um medicamento
patenteado detenha posição dominante em seu mercado relevante, já que, embora possa haver produtos
com a mesma finalidade terapêutica, raramente não são eles substitutos perfeitos (particularmente em
virtude de efeitos colaterais) e, portanto, não podem ser incluídos dentro de um mesmo mercado.”
157
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A questão, porém, é certamente complexa, e ainda não testada, ao que se saiba, na América do Sul, o
que propicia o comentário de Bárbara Rosemberg:
(..) Reconhece-se, outrossim, que essa é uma discussão complexa e longe de uma solução
próxima, razão pela qual, conforme comentado, não se pretendia aqui definir um
posicionamento.
O caso específico dos países em desenvolvimento
Vale trazer imediatamente à consideração, neste contexto, que a rejeição teórica à questão de abuso de
preços em relação ao uso de patentes poderá ser contraposta á situação especial dos países em
desenvolvimento 299.
First, concern over monopoly pricing reflects fear of one potential abuse. However, in
developed countries prices are rarely the focus of competition policy per se and more often
the subject of price regulation for purposes of maintaining public health and nutrition. Firms
set prices in recognition of market substitutes that are rarely absent (both in a static and
dynamic context), suggesting that policy concern over monopoly pricing is misplaced.
However, this optimistic view may not be shared by developing countries, both because the
number of available substitutes may be more limited and because most innovations protected
by IPRs are owned by foreign interests. In that context, price monitoring may take on
additional scope in developing countries. 300
Licenças de interesse público e controle de preços
Duas considerações a mais merecem ser feitas neste contexto. Em primeiro lugar, em especial no
tocante ao atendimento de demandas estatais ou de interesse público, o uso expressivo de licenças
compulsórias por interesse público, ou uso público dos direitos, provavelmente indica na maior parte
dos casos uma resposta a preços excessivos, sem que se suscite a análise antitruste. Assim apontam as
intervenções de Frederick Scherer citadas anteriormente, a respeito do caso americano, britânico e
canadense. Assim também indica a experiência pessoal deste autor, no caso brasileiro dos remédios de
AIDS, no qual atuou como consultor das autoridades sanitárias.
A segunda nota que se faz é que, especialmente no caso de remédios, é bastante generalizado o
controle de preços de produtos, de alguma natureza 301. Assim, a eficácia da ação antitruste teria talvez
menos significação social neste campo.
Voltaremos, mais adiante, a parte das nossas ponderações quanto ao abuso de preços no tocante à
aplicação da doutrina das essential facilities.
299
Frederick Scherer, op. cit.: “Charging high prices has not in its own right been deemed actionable under U.S.
precedents”.
300
Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel, op. cit., 14.
301
Keith E. Maskus e Mohamed Lahouel, op. cit., p. 19: “Virtually all nations regulate prices in order to limit
consumer costs or health procurement budgets. Such regulations differ widely across countries and account
for significant price variations.
158
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Abuso de direitos
A questão de abuso de direitos foi extensivamente tratada numa seção anterior. No entanto, cabe aqui
examinar a aplicabilidade da noção igualmente a algumas patologias do sistema de patentes, que não
foram assim classificadas anteriormente, como, por exemplo, a proteção de tecnologias com patamar
de inovação submínimo. Assim também, o uso de reivindicações excessivamente amplas, em face do
invento revelado, ou da utilidade industrial pertinente.
O reconhecimento de abuso de direitos – como causa autônoma de moderação da propriedade
intelectual - como causa específica de sanção do titular de direitos de exclusiva não é geral na
América do Sul. A Venezuela, por exemplo, submete a avaliação do abuso de direitos ao abuso de
posição dominante 302; o Peru, além disso, consigna um parâmetro positivo do que é uso regular de
direito 303. Na lei de marcas paraguaia, estabelece-se um parâmetro geral de recusa às cláusulas
restritivas, considerando nulas as disposições que excedam o alcance regular do direito 304, e na lei de
patentes, se recusa o abuso de direitos como uma entidade diversa do abuso da posição dominante 305.
No entanto, como já se disse numa seção anterior, não será na licença contra abusos que se terá a
maior oportunidade de emprego da noção. O campo mais propício para tanto, pelo menos na prática
americana, tem sido o de argumentar o abuso como matéria de defesa em ações de violação de
direitos.
Nesse contexto, ao abuso propriamente dito (definido num sistema de tradição européia continental
como excesso de poderes ou desvio de finalidade), aproximam-se figuras assemelhadas, como a
obtenção de um título imperfeito - por falta de atividade inventiva, ou por reivindicações
indevidamente abrangentes. Estas últimas hipóteses seriam objeto, normalmente, de defesa de
nulidade, e não de abuso. Ou, se permitidas na legislação pertinente, poderiam eventualmente ser
sujeitas a um questionamento constitucional, o que, no entanto, foge ao escopo deste trabalho.
No entanto, nunca é demais notar que a análise de finalidade e de excesso de poderes foi objeto de
decisão da Corte Constitucional colombiana, no tocante à lei de cultivares:
302
Lei de patentes: “Artículo 21.- De oficio o a petición de parte, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual,
previa calificación de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, podrá
otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del
derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso
de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. Para determinar la procedencia
de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por dicha
Superintendencia.”
303
Decreto Legislativo 823- del 23 de abril de 1996 , Artículo 5º.-El ejercicio regular de los derechos de propiedad
industrial no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.
304
Artículo 35
305
Lei de Patentes 1.600/2001 Artículo 36.- De la licencia convencional de patentes. (…) Queda prohibido
establecer condiciones o cláusulas comerciales que produzcan un efecto negativo en la competencia,
constituyan una competencia desleal, haga posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su
posición dominante en el mercado, entre ellas las que produzcan: (…)
- Serán nulas las cláusulas del contrato de licencia de uso que importen para el licenciatario
restricciones que no sean las propias de los derechos emergentes del registro de la marca
159
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
La Constitución es clara al consagrar, de una parte, las limitaciones expresas del derecho de
propiedad (C.P. art. 58) y de otra, el principio de responsabilidad social en virtud del cual
todo derecho debe ejercerse sin abuso y con respeto a las condiciones que le dan nacimiento
(C.P., artículo 95-1), so pena de su nulidad, limitación o caducidad, en los términos fijados
por la ley 306.
Sem dúvida, parece ao autor que o caminho da repressão ao abuso, como o indica a legislação
paraguaia, tem mais suporte no direito comum dos países da América do Sul, do que a via mais
complexa da análise concorrencial.
Além da repressão ao abuso de execução, indicada na decisão, já mencionada, do Tribunal Supremo
da Venezuela contra a Microsoft 307, abundam na jurisprudência brasileira as decisões indicando
abuso do ente central arrecadador, não só quanto aos valores e métodos de cálculo monopolista de
retribuição, mas até mesmo quanto à aplicação de penalidades previstas na lei de propriedade
intelectual 308.
Recusa de licenciar direitos
Como longamente indicado em seção anterior, a recusa em licenciar direitos de propriedade
intelectual tem sido tratado há tempos pela doutrina e jurisprudência estrangeira. Esta questão assume
especial relevância na aplicação da doutrina das essencial facilities.
A doutrina, objeto de estudo em seção anterior, é particularmente importante no contexto de recusa de
licença de direitos de propriedade intelectual; como nota Bárbara Rosemberg, valendo mais uma vez
do magistério de Lang:
É interessante lembrar a lição de Temple Lang no sentido de que a licença compulsória de
direitos de propriedade intelectual tem sido concebida como um tema que decorre dos casos
relacionados a essential facilities.
A inter-relação recebe análise precisa de Régibeau e Rocket, num recente estudo de cunho
conservador:
In particular, any refusal to grant access to the protected intellectual asset should be assessed
in a manner consistent with the competition authority‘s policy on vertical restraints. In the
EU, for example, this would mean that a refusal to license the intellectual property to a
306
Sentencia C-262/96, análise do convênio UPOV em face da Constituição.
307
Tribunal Supremo da Venezuela na Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001. Sala de Casación Civil.
308
Por exemplo, “DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. CLUBE SOCIAL. USUÁRIO
PERMANENTE. (...) MULTA DE 10%. Indevida, por ausente previsão contratual ou norma legal no
patamar de 10% pretendido pelo autor; devida no patamar de 2%, face à incidência do CDC ao caso.
MULTA EQUIVALENTE A VINTE VEZES O VALOR QUE DEVERIA SER ORIGINARIAMENTE
PAGO. Indevida a multa estipulada pelo art. 109 da Lei nº 9.610/98, no valor de vinte vezes o valor que
deveria ser originariamente pago, por manifesta abusividade, afrontando o princípio da proporcionalidade,
sendo extremamente onerosa, devendo ser afastada. (...) . Precedentes desta Câmara. Apelação
parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70007589955, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal De
Justiça Do Rs, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado Em 18/12/2003)”
160
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
(potential) downstream competitor would be deemed unlawful if the patent holder has
significant market power in both the upstream and downstream markets. In other words,
licensing could be made compulsory even if the patent is not absolutely essential to compete
in the downstream market. The correct test in the upstream market is whether the number,
type and ownership of alternative technologies is such that the patent-holder enjoys
significant market power. Hence the exclusive nature of the property rights granted by a
patent should not automatically translate into a right to use the patent exclusively 309.
Na legislação sul americana, a simples recusa de licenciar está prevista frontalmente na lei argentina
de patentes, independentemente (ao que se depreende) de evidência de abuso de posição dominante
310
. Na região, é caso isolado 311.
Em decisão administrativa, a autoridade peruana apreciou, sem considerar no caso haver violação da
lei de concorrência, a recusa de licença de direitos autorais 312; em outro caso, o recusa de acesso a
uma licença de marca de certificação foi condenada 313. O Protocolo de Concorrência do Mercosul
igualmente prevê que a recusa de prestações no âmbito do mercado comum seria sancionável 314,
309
Pierre Régibeau e Katharine Rocket, The Relationship Between Intellectual Property Law and Competition Law:
An Economic Approach, University of Essex and CEPR, June 2004
310
Ley 24.481 , Articulo 42 - Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del
titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y
tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días
corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por
la Ley Nº 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que
correspondiere.
311 Existe tal previsão, porém, na lei britânica (artigo 48.3d) e na lei chinesa (artigo 51) e na lei Israelense. Diz Carlos M. Correa,
Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For Developing Countries, encontrado em
http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , visitado em 22/2/2005: “In the United Kingdom and in
other countries that have followed the model of UK legislation, "refusal to deal" may lead to a compulsory license when
an export market is not being supplied, the working of any other patented invention which makes a substantial
contribution is prevented or hindered, or the establishment or development of commercial or industrial activities in the
country is unfairly prejudiced (Section 48.3.d of the UK Patent Act, as revised in 1977). Similarly, in South Africa, a
license can be granted in the case of the refusal to grant a license on reasonable terms, where trade or industry or
agriculture or the establishment of a new trade or industry in the country is prejudiced, and it is in the public interest that
a license be granted (section 56(2)(d), Patents Act No. 57 of 1978). The hypothesis of "refusal to deal" has also been
provided for in the area of breeders' rights. For instance, the law of Poland on plant varieties protection (1987) stipulates
that a compulsory license may be granted when the title-holder does not offer a license allowing third parties to meet
unsatisfied needs of the national economy, or makes the grant of a voluntary license subject to unfair conditions (Article
29)”.
312
Proc. 005 -2003-INDECOPI/CLC, de 14 de mayo de 2003, denuncia presentada por la empresa Tele Cable S.A.
contra las empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc.,
por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y
negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.
313
No caso da Ambev Peru, que se viu tolhida de entrar no mercado de cervejas por recusa de licença de marca
coletiva. Tal marca é aposta nas garrafas usadas pelos engarrafadores de bebida, reunidos em associação
(SIE), de tal forma que se tornem intercambiáveis no retorno.
314
Art. 5º. “(m) recusar injustificadamente a venda de bens ou a prestação de serviços;”. Como visto, não é claro se
tal vedação abrangeria a recusa de licença.
161
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
como o prevê a lei argentina 315 e, de alguma forma, a chilena 316.
Doutrina das essential facilities.
No Brasil, parece perfeitamente aplicável a noção no tocante aos direitos de propriedade intelectual:
Aliás, apenas tomando o conceito como pressuposto é que se pode compreender a razão pela
qual o legislador inseriu os incisos VI e XVI do artigo 21 na Lei 8.884/94, definindo como
anticompetitivos: (i) o impedimento de acesso de concorrente à tecnologia; bem como (ii) o
impedimento da exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual, ou de
tecnologia. A contrario sensu, se a tecnologia e/ou os direitos de propriedade industrial,
dentre os quais se inclui a patente, não pudesse configurar um bem de produção essencial, não
haveria razão para que o legislador previsse que, em algumas hipóteses, configura prática
anticoncorrencial não permitir o acesso a tais bens. Evidentemente, tal situação somente será
contemplada se os efeitos do artigo 20 da mesma Lei tiverem sido verificados *e desde que a
titularidade da patente ou da tecnologia garanta um monopólio ao titular em seu mercado
relevante 317
No entanto, a autora manifesta extrema prudência no uso da doutrina:
Diante dessa assertiva, nota-se que a doutrina das essential facilities, própria do direito
antitruste, pode vir a ser utilizada para limitar direitos absolutos de titulares de patentes em
algumas situações específicas em que houver recusa de disponibilizar o acesso a tal bem pelo
titular. É imprescindível, para tanto, que a patente em questão configure, efetivamente, um
bem de produção essencial para a atuação de terceiros.
É fundamental que os critérios sejam precisamente observados, sob pena de se fragilizar os
direitos patentários em detrimento de incentivos de eficiência dinâmica. A garantia de acesso
a tal bem deve, em última instância, promover a concorrência e o desenvolvimento
tecnológico, devendo-se garantir que eventual possibilidade de acesso não mitigue tal
desenvolvimento, na medida em que os concorrentes optem por acreditar que terão acesso à
patente e, portanto, não precisarão investir em P&D. Caso isso ocorresse, os efeitos dinâmicos
sobre a concorrência poderiam ser mais deletérios que a perda de eficiência estática que se
procura sanar.
Diante disso, evidentemente não será qualquer patente que configurará uma essential facility,
315
Ley 25.145 . “ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis
del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia (…) l) Negarse injustificadamente a
satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones
vigentes en el mercado de que se trate;
316
Lei 211, Articulo 3º. (…) Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden,
restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes: (…) b) La explotación abusiva por parte de
una empresa, o conjunto de empresas que tengan un controlador común, de una posición dominante en el
mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando
zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. Também aqui não é claro se tal
vedação abrangeria a recusa de licença.
317
Bárbara Rosemberg, Os Parâmetros do TRIPs e..., op. cit.
162
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
sendo imprescindível que os demais requisitos estejam preenchidos. Aventa-se, assim, a
obrigação de permitir o uso de uma patente que cubra uma tecnologia básica a terceiros que
pretendam desenvolver patentes derivadas. Ilustrativamente, e sem entrar no mérito da
decisão, caberia citar a recente decisão da Comissão Européia de Concorrência 318, que
obrigou a Microsoft a divulgar informações completas e precisas que sejam indispensáveis
para que os concorrentes da Microsoft alcancem a interoperabilidade com os computadores
PC e os servidores, por terem considerado que o sistema operativo Windows teria se
transformado em uma infra-estrutura essencial. Além de obrigar a abertura dos códigos fonte,
notou a comissão que, na hipótese de a informação disponibilizada estar protegida por direitos
de propriedade intelectual, deverão os usuários de tais informações remunerarem a Microsoft.
No Brasil, notam-se alguns casos em que a jurisprudência judicial estadual haja reconhecido uma
modalidade de essntial facilities, em especial nos casos em que haja mudança de comportamento
anterior, em face de uma manifestação de poder de mercado, num fluxo a jusante 319. A autoridade
antitruste peruana também considerou a aplicação da doutrina em pelo menos um caso 320
Essential facilities e o caso sul africano
Em 16 de Outubro de 2003, a autoridade antitruste sul africana emitiu o seguinte comunicado:
The Competition Commission has found that pharmaceutical firms GlaxoSmithKline South
Africa (Pty) Ltd (GSK) and Boehringer Ingelheim (BI) have contravened the Competition Act
of 1998. The firms have been found to have abused their dominant positions in their
respective anti-retroviral (ARV) markets.
In particular the Commission has found the firms have engaged in the following restrictive
practices:
-
Denied a competitor access to an essential facility
Excessive pricing
318
[Nota do original] Comissão De Concorrência Da União Européia, Microsoft/ W2000 Case, COMP/37.792
319
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento
Quinta Câmara Cível Nº 70008736902.
Comarca de Sapucaia do Sul. Companhia brasileira de bebidas (agravante). Pepsi cola engarrafadora ltda
(agravante). Comercial de bebidas amazonense ltda. (agravado). INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS. CONCORRÊNCIA. Mostram-se presentes os requisitos estabelecidos no art. 273 do CPC,
quanto mais, diante da prova documental produzida com a inicial da ação indenizatória, promovida pela
agravada, onde há suporte suficiente para convencer da existência do alegado contrato de distribuição e da
concorrência desleal, promovida pelas agravantes, com abuso do poder econômico, em detrimento da
sobrevivência empresarial da agravada que até já recebeu expresso reconhecimento, no passado, pelos bons
serviços como distribuidora das bebidas. Assim, é de ser mantida a decisão atacada. Obrigação das
agravantes, de fornecer os refrigerantes fabricados pela AMBEV (marca Pepsi e Brahma), por preços
destinados aos distribuidores-atacadistas, bem como de apresentar a tabela de custo de toda a linha de
refrigerantes para distribuidores-atacadistas e tabela de preços utilizada para a venda direta aos
consumidores, sob pena de multa.Agravo conhecido, mas desprovido.
320
Resolución Nº 0225-2004/Tdc-Indecopi. Comisión De Libre Competencia. Denunciantes: Central Unitaria De Trabajadores
Del Perú (Cut). Javier Diez Canseco Cisneros Denunciados : Afp Horizonte. Afp Integra. Afp Unión Vida.Profuturo
Afp, Asociación De Afps S
163
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
-
Engaged in an exclusionary act
The Commission has decided to refer the matter to the Competition Tribunal for
determination 321.
Nota Bárbara Rosemberg, falando do dispositivo sul africano prevendo a licença em caso de essential
facilities:
(...) a autoridade de defesa da concorrência da África do Sul, por contemplar tal previsão em
sua lei, houve por bem entender que a GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd. (GSK) e a
Boehringer Ingelheim (Pty) Ltd (BI) estariam incidindo em conduta anticompetitiva, por
terem abusado de suas posições dominantes nos seus respectivos mercados relevantes de
medicamentos antiretrovirais. Especificamente, a Comissão entendeu que tais empresas
teriam negado o acesso a uma facilidade essencial, praticado preços abusivos e, ainda,
incidido em práticas que tinham por intuito excluir terceiros do mercado°.
Após a decisão, o governo sul-africano acabou por entrar em um acordo com tais laboratórios,
que concordaram em licenciar suas patentes para que fabricantes de genéricos introduzissem
concorrência no mercado e, diante dos royalties acordados, garantir-se-ia a remuneração do
titular e, ao mesmo tempo, a redução de preços441. Assim, ainda que ao final as partes
tenham entrado em um acordo, não se pode negar que a decisão da autoridade de
concorrência sul-africana é um importante precedente a ser estudado pelo Brasil e por outros
países em desenvolvimento (...)
Cláusulas anti-competitivas em contratos de PI
Como clásusula contratuais podem se mostrar anticompetitivas
No terceiro capítulo deste estudo, documentamos a tradição sul americana de análise das cláusulas
restritivas dos contratos de propriedade intelectual e de comércio de tecnologia, mencionamos as
longas discussões do Código de Conduta de Transferência de Tecnologia, a contribuição de TRIPs ao
ambiente jurídico, e o exemplo da análise concorrencial de tais cláusulas nas jurisdições dos países de
economia de mercado da OECD.
Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente,
disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supra-nacionais, seja
com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao
interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da
tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.
É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo 322..
Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da validez de um comércio de
tecnologia.
Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à
tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da
321
Encontrado em http://www.cptech.org/ip/health/sa/cc10162003.html , visitado em 22/2/2005.
322 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).
164
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
competição nos contratos de licença e de tecnologia 323:
In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily conferred
market power. Often, there were enough substitutes in the market to prevent the holder of an
intellectual property right from actually gaining market power. The availability of substitutes
was an empirical question that could only be determined on a case-by-case basis. Further,
even if the intellectual property right concerned generated market power, the right holder's
behaviour might not necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current
standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained by
competition law.
The point was made that, in the application of competition law, there was also now a much
greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of intellectual
property rights. Licensing was regarded as generally pro-competitive; it should not be subject
to excessive regulation by national competition laws. Some national competition laws defined
safety zones or group exemptions to reflect this presumption. Where an individual licensing
practice needed to be examined, this was generally done on a case-by-case basis according to
a "rule of reason" standard by which the pro-competitive benefits would be weighed against
anti-competitive effects. Reference was also made to the use of guidelines by national
competition authorities as a means of contributing to predictability and transparency in the
application of competition law, for example to provide guidance on licensing practices that
would be presumed acceptable and on those that might require examination.
The view was expressed that, nonetheless, the compatibility of competition law and
intellectual property rights depended on competition law being properly applied to the
exercise of those rights. A proper application of competition law should avoid two extremes:
too stringent an application could lessen innovation; an ineffective or insufficient application
could result in an over-extended grant of market power
Cláusulas restritivas na legislação brasileira
A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar quais
seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia. Pode-se, talvez, tomar como parâmetros
juridicamente seguros os do TRIPs 324, os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar
a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico
brasileiro.
Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os
propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos não reais sobre o know how,
neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência
no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado
323 Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council,
Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998
324 Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em
vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma
nacional, nada há que se objetar.
165
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
final dos produtos e serviços, e outro mercado instrumental de tecnologia ou bens intangíveis (além
do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto
concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.
À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a concorrência
efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada licença ou contrato de
know how propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de
concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no instrumental. Não só que se aumente
a produção de bens e serviços, como também se visa que os mesmos efeitos se façam sentir quanto à
disponibilidade de tecnologia, através de absorção e geração própria derivada.
Assim, ao contrário do que se poderia supor, a perspectiva concorrencial não se confronta com a
prevista na Carta de 1988, de que a propriedade industrial seja aplicada de forma a causar o
desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país. O incentivo à concorrência (através do
desenvolvimento) não colide, em tese, com a liberdade de concorrência.
Fora das três hipóteses expressamente mencionadas por TRIPs, falta-nos no entanto uma listagem de
práticas que pudessem orientar a análise. Não se depreenda, porém, a ilicitude da rejeição das
cláusulas e práticas restritivas, e a – ao contrário – que tais disposições e práticas seriam lícitas, só por
não termos em texto legal uma listagem formal.
Tal não ocorre pela própria natureza das cláusulas e práticas, polimorfas e mutáveis, forjadas à
medida da criatividade e astúcia das partes. O que merece tutela, solidamente, é a integridade dos
direitos de propriedade intelectual, que não devem ser abusados de forma a lesar a concorrência e os
interesses públicos.
A própria estratégia de TRIPs, de rejeitar as práticas restritivas só quando sejam abusivas aos direitos
de propriedade intelectual, instaura claramente o parâmetro de legalidade quanto ao qual se apurará a
rejeição. Sabendo-se, por exemplo, qual conteúdo e os limites da patente, tudo o que exceder esse teor
(em excesso de poderes ou desvio de finalidade) será abusivo. Não se exige, para reprimir o excesso
de poderes ou desvio de finalidade na esfera administrativa, qualquer listagem específica, em vista do
interesse maior de legalidade e moralidade do serviço público; não há razão para fazê-lo neste caso,
onde interesses constitucionais igualmente relevantes então em jogo.
Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. Abusa-se de
poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação naturalmente favorecida de
quem dispõe de know how, numa situação concreta. Só nos limites desta concretude que se desenha o
abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um desvio de finalidade, quando, em princípio, o abutente
segue à letra o receituário de seus poderes, mas com fins divergentes daqueles que justificam os
mesmos poderes.
Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma restrição da
concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um balanceamento de interesses
múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia concorrencial. Assim, só há abuso
quando, num caso concreto, se apure um desbalanceamento destes interesses, de maneira a exceder os
poderes, ou exercê-los contra seus fins.
Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para um episódio de apuração de
166
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da
propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado o abuso,
prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas sucessivas, desta
feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.
Cabe, porém, mencionar, ainda que a título rememorativo, os dispositivos do AN 15 que listavam as
cláusulas restritivas; recolhidas da legislação de concorrência ou da análise do abuso de direitos, tais
disposições, por não mais constarem de texto normativo, não serão menos aplicáveis sob o direito
vigente.
Assim é que, ao recitar tais cláusulas, mencionaremos as que, segundo nosso entendimento,
constituíam exclusivamente manifestação de intervenção direta na economia através da regulação
substantiva e discricionária da importação de tecnologia. As demais, em princípio, continuam
objetáveis em nosso direito.
Licenças de patente
Segundo o AN 15, seriam vedadas as disposições restritivas à exploração efetiva do objeto da patente,
bem como para atividades do licenciado, principalmente, a que:
ƒ
Regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou
difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação
de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum
deles, excetuado, neste último caso, quando admitida pela legislação de
propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação
específica do país do licenciador ou, ainda quando decorrente de Ato, ou
Acordo Internacional de que o Brasil participe 325.
ƒ
Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à
fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e
equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de
procedência interna; 326
ƒ
Estabeleça a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as
inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou
obtidos no país com relação ‘a tecnologia transferida, os quais poderão ser
transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia
transferida;327
ƒ
Impeça a livre utilização dos dados e das informações transmitidas, após a
extinção da patente 328.
325 [Esta, e as notas seguintes, assinaladas com um asterisco, são do nosso Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio
de Tecnologia, Forense, 1982, que se propunha a dar a matriz legal dos dispositivos do Ato] Vide Lei 1.521/51 arts. 2º,
VIII e 3º, III; Lei 4.137/62, art. 2º, I, a e g; IV, a: V, a..
326 * Vide Lei 1.521/51 arts. 2º, VIII e 3º, III; Lei 4.137/62, art. 2º, I, a e g; IV, b; CPI, art.29, § 2º .
327 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º., I, g.
328 * Código da Propriedade Industrial, art. 48, AN 17/76, item 1.5..5.
167
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
ƒ
Contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou
impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
do licenciado329;
ƒ
Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou
obtidos no país pelo licenciador; 330
ƒ
Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros,
originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença de
que trata o contrato;
ƒ
Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro,
pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido ao privilégio,
no País.331
Quanto ao primeiro caso, certamente não se estará sob uma proibição per se (aliás, à luz de TRIPs,
não haveria mais proibição absoluta). À luz dos parâmetros hoje aplicáveis, não serão rejeitadas sempre e em todas as circunstâncias - as cláusulas que regulem, determinem, alterem ou limitem a
produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem
como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum
deles.
Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o primeiro abuso a se
considerar é do direito de patentes, e não, ainda, do poder econômico). Por exemplo, há razões de se
limitar a exportação para países específicos onde outro licenciado já tenha licença exclusiva (embora,
ao que entenda, não o seja aceitável a restrição de exportação, em geral). Aliás, para que o licenciante
pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria necessário fazer a mesma restrição, que analisamos
neste passo, nos contratos que viesse a celebrar no exterior com terceiros. Sendo o direito de patentes
ainda nacional, é perfeitamente plausível repartir os mercados nacionais por licenças exclusivas – mas
não é válido, necessariamente, fazer o mesmo nos mercados regionais, como o MERCOSUL.
Em geral, não pareceriam abusivas as disposições que, à luz do conteúdo das patentes descrito no art.
43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as
imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou
omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de
motores de automóvel só adquirisse uma marca de clipes.
Ou a famosa cláusula grant-back (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela qual todos
os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. Tal disposição é
vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada
329 * Lei 5.648/70, art. 2º, § Único. Lei 4.137/62, art. 2º. I, g.
330 * Sendo a nulidade questão de ordem pública, não se admitiria que a licença impedisse a satisfação do interesse público em
anular ou cancelar a patente.
331 * A importância importaria em aumento do montante do pagamento.Vide Código da Propriedade Industrial, art. 29 § 1º.
168
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu
licenciamento”. Igualmente TRIPs aponta como recusável a cláusula “de retrocessão exclusiva, ou
sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas
na tecnologia licenciada”. Lógico que os dois preceitos, do CPI e de TRIPS têm conteúdo diverso,
ainda que não necessariamente incompatível. Mas sempre é possível estabelecer uma obrigação de
oferta, e até mesmo prelação, desde que sempre remunerada.
Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao excesso de poderes. Existe abuso
quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não pode ser utilizado
para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por exemplo, para impedir o
desenvolvimento tecnológico.
Até ai iríamos, no tocante ao abuso de patentes. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no âmbito da
análise da regra da razão concorrencial.
Para isso, imaginemos a existência dessa cláusula de retrocessão exclusiva, e que o INPI a tenha
recusado. Ainda que tida por excedente dos direitos inerentes da patente, o órgão antitruste poderia ser
levado a absolver a cláusula, se as condições materiais do mercado, consideradas à luz dos termos
contratuais da licença concedida, em face até mesmo de outras licenças anteriores, satisfaçam o
balanceamento de interesses do art. 54 da Lei 8.884/93, a que nos referimos na seção relativa às
cláusulas restritivas sob o óculo de TRIPs, ao tratar da “ regra da razão”.
Assim, primeiro se verifica se há abuso em face do direito de patentes, e depois se avalia se esse
abuso abala a concorrência, de uma forma que não seja justificável sob o art. 54 da Lei Antitruste.
Como se verá abaixo, tais análises não serão feitas, em todos os casos, necessariamente pelo INPI.
Vide, quanto à noção de abuso, o que se disse no capítulo de patentes. Mas para a primeira parcela da
análise, que importa em aplicação e compreensão dos propósitos e alcances das normas de
propriedade industrial, a oitiva da autarquia num procedimento administrativo de recusa das cláusulas
e práticas restritivas será possivelmente inevitável.
Outro tanto se dirá da segunda modalidade de restrição. Não se admitirá disposição que obrigue ou
condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo,
bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas,
quando se trate de tie in, ou, no dizer de TRIPs, “a obrigação de o licenciado adquirir do licenciante
outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseja”. No caso, se usa da patente para
obrigar o licenciado a fazer coisas que os direitos inerentes à patente não impõem.
Mas haverá hipóteses em que a indicação (não a imposição) de fonte de insumos que não seja abusiva,
especialmente quando a licença inclua marca, ou o licenciado exercer o eventual direito de indicar a
fonte da tecnologia; ou, uma hipótese a mais, quando um determinado nível qualitativo seja relevante
para atingir ao nível razoável de remuneração por parte do licenciante 332.
Note-se que exigência de fonte de insumos não se confunde com a cláusula, sempre possível, de
parâmetros mínimos de qualidade, ou de compatibilidade com outros produtos (por exemplo,
satisfação de um standard geral de uma indústria, como o padrão twain para comunicação de
332 Note-se que o Regulamento da CE 260/96, item 2.1.5, admite a especificação de fonte de insumo, inclusive o próprio
licenciante, se, considerando-se a situação de fato real e comprovada, é necessária para garantir a qualidade.
169
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
scanners). Admitidos sistematicamente pelo direito da CE 333, tem neste só a observação de que não
poderão tais exigências estender-se a outros produtos além dos patenteados 334, a não ser quando tais
outros itens componham um produto ou serviço oferecido integradamente à venda.
A análise da restrição de transmissão dos dados e das informações transmitidas, após a extinção da
patente, segue o mesmo princípio geral da indisponibilidade do know how (vide acima, na seção
dedicada a tal contrato). Não entendo que essas informações sempre se devam tornar imediatamente
disponíveis ao fim da licença; pode mesmo ocorrer que, se fossem necessariamente livres para
transmissão ao fim do prazo da patente, haveria interesse de o licenciante cessar o fluxo muito antes
deste fim, com lesão à capacidade concorrencial e tecnológica do licenciado.
Nem mesmo a rejeição à cláusula que contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar,
interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do
licenciado, apesar de se referir a uma restrição abominável à primeira vista, será uma proibição per se.
Certo é que, no dizer da Corte Constitucional Alemã,
Dem Zweck des Patentrechts, den technischen Fortschritt zu fördern und den Erfindergeist
für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen, liefe es zuwider, wenn
Versuchshandlungen ausgeschlossen würden, die der Forschung und Fortentwicklung der
Technik dienten 335.
Ou seja, se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões - no interesse do
desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir
tal desenvolvimento.
Mas se a restrição (para suscitar uma hipótese) é de reverter parte das verbas de pesquisa a um fundo
comum de desenvolvimento tecnológico, em parâmetros cooperativos aceitáveis mesmo sob as leis
antitruste, não haverá censura se tal obrigação se mantiver em níveis razoáveis em face dos interesses
relativos e do interesse público. Todas estas ponderações, entenda-se, são anteriores à consideração do
efeito na concorrência.
A proibição da cláusula que vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou
mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país
pelo licenciador tem sólidas raízes em TRIPs e no direito comparado. TRIPs declara como restritivas
as disposições que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado. Há interesse
público em declarar a nulidade de patentes inválidas, especialmente aquelas que efetivamente
restringem a livre produção, eis que a tecnologia que alegadamente deu origem a tal privilégio era
inadequada, ou os pressupostos legais não foram satisfeitos.
A isenção de responsabilidade do licenciante “por responsabilidade frente a eventuais ações de
terceiros, originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença 336 de que trata o
contrato” não pareceria, a princípio, ser mais do que uma simples limitação de responsabilidade,
333 Vide Pilar Martin-Areste, La licencia contractual de patente, Aranzadi, 1997, p. 238.
334 Caso Windsurfing Internacional, 25 de fevereiro de 1986, Rep. 86, p. 611.
335 Caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000)
336 A redação “defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença” é, no mínimo, estranha.
170
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
válida no direito brasileiro. Esta cláusula é de alocação de riscos de fatos diversos dos riscos de
mercado, e as partes saberão mais do que ninguém alocá-los, fazendo compensar a alea com o preço
explícito da licença.
Assim, entendo descabida a vedação do AN 15, para a qual, aliás, mesmo em 1981, quando preparei
para o INPI a edição da coletânea de legislação de propriedade industrial, não consegui discernir
amparo legal. A única justificativa razoável para a vedação seria exatamente a de evitar que se
aumentasse artificialmente os riscos do licenciado como forma de compensar o preço limitado pela
ação das autoridades brasileiras.
Mas é preciso afirmar, de outro lado, que essa isenção de responsabilidade tem, sim, limites. Como
nos ensina o direito privado, não se pode isentar convencionalmente a responsabilidade resultante do
dolo. Igualmente poder-se-ia imaginar que uma limitação de responsabilidade (isenção parcial...)
pudesse ser, em certos casos, abusiva.
Também pode ser inaceitável a completa isenção de responsabilidade perante os ônus resultantes da
legislação do consumidor, que – pelo menos no Direito Brasileiro – podem lesar fundo o patrimônio
do licenciado, por razões que sejam atribuíveis inteiramente ao licenciante; a exclusão de tal risco,
caso não seja explicitado e assumido pelo licenciante, pode arranhar o limite do dolo, especialmente
se o licenciante estiver ciente das características do direito brasileiro neste campo.
A vedação de que se transfira ao licenciado o encargo (e, por conseqüência) os custos de manutenção
dos direitos licenciados também sempre nos pareceu vinculada aos limites de pagamentos de
royalties. Não é realmente abusivo deixar com o locatário o pagamento das taxas de condomínio; mas
seria reprovável transferir tal ônus se o custo total da locação fosse tabelada. Assim, entendo que não
é vedado (por ser abusivo do direito), mas seria indedutível para o licenciado, assumir ônus de
manutenção dos direitos licenciados, pelo menos na proporção que a soma desses ônus excedesse o
limite de dedutibilidade do royalty base.
Licença de Marcas
Como no caso de patentes, pelo AN 15, seriam vedadas as disposições restritivas à exploração efetiva
da marca, bem como às atividades do licenciado, principalmente, a que:
ƒ
Regule, altere, determine ou limite a produção, a prestação de serviços,
venda, preço, distribuição ou exportação, bem como a contratação de pessoal
e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de alguns deles,
exceto, neste último caso, quando admitida pela legislação de propriedade
industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do país
do licenciador, ou, ainda, quando decorrente de Ato ou Acordo Internacional
de que o Brasil participe; 337
ƒ
Obrigue ou condicione a compra de insumos, materiais, máquinas ou
equipamentos, do licenciador ou de outras fontes por ele determindas,
necessárias à fabricação ou comercialização do produto, bem como à
337 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.
171
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
prestação do serviço distinguido pela marca ou propaganda; 338
ƒ
Contenha disposições passíveis de limitar a política e as atividades de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado;
ƒ
Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou
obtidos no país pelo licenciador;
ƒ
Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros,
inerentes ao conteúdo da licença objeto do contrato;
ƒ
Introduza normas que restrinjam a publicidade ou difusão que possa ser
realizada pelo licenciado, observadas as disposições legais vigentes;339
ƒ
Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro,
pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido ao registro,
no País.
Quase todas as restrições indicadas quanto às marcas são idênticas às já analisadas quanto às patentes;
mas o CPI/71 incluía o seu art. 90 § 2o dispositivos específicos, no tocante a marcas, vedando certas
cláusulas, sem que se precisasse valer da doutrina do abuso de direito. Retiradas tais normas no
CPI/96, persistiu a regra do art. 139, segundo o qual se assegura ao titular licenciante o direito de
exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou
serviços.
No tocante às “normas que restrinjam a publicidade ou difusão que possa ser realizada pelo
licenciado, observadas as disposições legais vigentes”, a restrição pode ser abusiva, ou não. Por
exemplo, para assegurar a própria eficácia da marca, o titular pode razoavelmente exigir do licenciado
determinados padrões e estilos, mesmo porque a globalização vigente pode dar origem a refluxos –
uma degradação da imagem da marca no país da licenciada pode diluir ou degradar a mesma marca no
país da licenciante. Nenhum sistema nacional de direito pode exigir que o patrimônio relativo à
marca, que continua a ser de propriedade do titular, fique à inteira mercê do licenciado.
Assim, aqui também será a materialidade do contexto que irá determinar o abuso do direito.
Contratos de Fornecimento de Tecnologia
Tais contratos de kow how, antes sob duas modalidades distintas (Fornecimento e Cooperação, este
último voltado certos setores, como o de petroquímica, em que há características usuais específicas)
tinham especial tratamento no AN15. Seriam vedadas as disposições:
Que incluam, implícita ou explicitamente, quaisquer referências a direitos de propriedade
Industrial, tais como : “licença”, “concessão de licença ou de direitos”, “produto ou processo
338 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.
339 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.
172
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
licenciado”, “informações patenteadas”, “resguardados direitos de propriedade industrial de
terceiros”, “fabricado sob licença de”, e outras, usualmente adotadas em “contrato de
licença”. Nota: Observado o disposto na alínea a supra, o contrato poderá indicar a patente, de
que seja titular o fornecedor da tecnologia apenas no país de origem.
Que prevejam a realização de qualquer outro serviço, ajuste ou negociações entre as partes,
que não tenha relação com o objeto do contrato;
Que estabeleçam a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as inovações,
melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no país com relação ‘a
tecnologia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas
condições da tecnologia transferida;340
Que contenham, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas ao
fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as quais se referem
direta ou indiretamente, a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial) e a Lei nº
4.137/62 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico), principalmente a que:
Que regulem, determinem, alterem, ou limitem a produção, venda, preço, publicidade ou
difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a
reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de alguns deles, excetuado, neste último
caso, quando admitida pela legislação específica do país do fornecedor ou, ainda, quando
decorrente de Ato ou Acordo Internacional de que o Brasil participe.;
Que obriguem ou condicionem a compra de insumos ou componentes necessários à
fabricação do produto ou utilização do processo, ou de máquinas e equipamentos, do
fornecedor da tecnologia e/ou de outras fontes por ele determinadas, inclusive de procedência
interna;
Que imponham o uso de marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia;
Que contenham disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a
política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do adquirente da
tecnologia;
Que visem a impedir o adquirente de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos ni país
pelo fornecedor da tecnologia;
Quem impeçam a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a
partir de cada uma das últimas informações transmitidas;341
Que eximam o fornecedor de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros,
originadas de vícios, defeitos ou por infringência de direitos de propriedade industrial
inerentes ao conteúdo tecnológico do contrato.342
340 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º., I, g.
341 * Vide Lei 4.137/62, I, g.
342 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º, I, g.
173
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Vimos, com algum detalhe, a natureza e as cláusulas restritivas em contratos de know how na seção
dedicada a essa modalidade de negócio jurídico. Dirigimos o leitor àquela porção deste livro, em
especial naquilo que se define a noção de abuso de direitos. Cabem, porém, algumas observações
complementares.
As duas primeiras vedações do AN15 se destinavam a garantir a clareza da análise do INPI, e a
distribuição dos pagamentos dentro dos limites da legislação fiscal. Não há na verdade nenhuma
restrição ou abuso de direitos. Fez bem a legislação subseqüente de eliminar tal imposição.
Quanto ao grant-back, já se falou no tocante à licença de patentes. Assim também quanto à maior
parte dos demais dispositivos.
Dos preceitos específicos aos contratos de know how, vale ponderar sobre a regra pertinente ao uso de
marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia e à livre utilização da tecnologia,
após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas.
Quanto à segunda dessas, tratamos extensamente na seção relativa ao contrato de know how.
A imposição de marca estrangeira para repassar o know how visa criar para o concedente uma imagem
de mercado; estabelecer no território do usuário do know how a presença de um titular de segredos
que não necessariamente seria conhecido do consumidor. Assim, indo muito além do conteúdo da
eficácia de mercado da utilidade transferida, constituiria um excesso dos poderes de fato resultantes
do know how. Entenda-se: o detentor do segredo repassou pelo contrato os meios de oportunidade
conseqüentes ao uso de informações concorrencialmente valiosas; mas não as relativas à marca, que é
uma oportunidade de outra natureza.
Lógico que o próprio usuário adquirente do know how pode ter interesse na marca. Isso desfiguraria
qualquer excesso de poderes. Nem – acredito – se pode impor ao adquirente o dever de criar mercado
próprio, muito embora isso fosse sábio e prudente, e compatível com o interesse social.
Mas, mesmo se fosse imposição, restaria sempre ao recalcitrante a hipótese de superar a vedação do
INPI buscando junto à autoridade antitruste a absolvição de seu abuso, sob a análise da regra da razão
do art. 54 da Lei 8.884/94.
Contrato de serviços técnicos
Para a miríade de ajustes relativos a serviços averbáveis no INPI, outros que os de licença e os de
know how, o AN15 assim dispunha:
6.5.2 O Contrato não poderá:
a) conter, implícita ou explicitamente, quaisquer referências a direitos de propriedade
industrial, tais como: “licença”, “concessão de direitos ou licença”, “produto licenciado”,
“royalties”, “informações patenteadas” “resguardados direitos de propriedade industrial de
terceiros”, “fabricado sob licença de “e outros, usualmente adotados em “contratos de
licença”,
b) incluir quaisquer restrições à livre utilização das informações e dados recebidos para
execução ou prestação dos serviços;
174
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A primeira orientação reproduz a que existia para contratos de know how, com vistas à assegurar a
clareza da análise e da atribuição de limites tributários e cambiais aos pagamentos. A segunda
disposição é muito mais interessante.
Ao contrário dos contratos de know how, que presumem a cessão de uma oportunidade de mercado,
repassada do concedente ao adquirente, constante de meios de oportunidade tais como segredos de
indústria, nos contratos de serviços técnicos (em princípio) se realizam prestações sem reservas de
sigilo ou resguardo de interesses do prestador. Com efeito, quem tem conhecimentos reservados, e os
usa para fim próprio, tem interesse de manter sua própria vantagem nos mercados que escolheu
disputar; assim, há legitimidade nas restrições razoáveis que impõe ao concessionário, para proteger
os interesses que não transferiu.
Mas nos contratos de serviços, na comparação que se suscitou mais acima, temos uma relação similar
à do médico e seu paciente; que não quer aprender a clinicar, mas curar-se. Não cabe o médico impor
restrições ao doente, tais como “só se cure em 20%”, ou, “está proibido de melhorar da febre, só pode
ficar bom do resfriado”.
Isto não impede o prestador de serviços de exigir do locatário dos serviços uma cláusula de sigilo
sobre, por exemplo, clientela, métodos de trabalho, objetivos empresariais, etc.; o que não pode haver
é sigilo sobre o conteúdo dos serviços. Não se pode restrições à livre utilização das informações e
dados recebidos para execução ou prestação dos serviços, mas é lícito o sigilo das informações e
dados recebidos com (mas não para) a prestação.
Competência para análise das cláusulas restritivas
Verificamos com certo detalhe, acima, a competência do INPI quanto ao registro ou averbação do
contrato; como dissemos (repetindo por zelo de coerência), é certo que a existência de cláusula contra
direito nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos antijurídicos
é desprezada como nula. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção de validade, pela
obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação.
No entanto, também por amor à consistência, vale lembrar o que dissemos quanto à competência do
INPI na repressão da concorrência desleal. Citamos, no caso, Hely Lopes Meirelles 343:
“A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente
incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de usa
prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder
jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio
Tácito, de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito”.
E, também, Miguel Seabra Fagundes:
“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de
ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, como meio de garantia para
o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer agente do
343 Direito Administrativo Brasileiro, 9a. Ed. p. 106
175
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Estado”.
Por fim, falando exatamente de análise de termos de concorrência, enfatizamos:
Note-se que, para a hipótese de concorrência desleal, não se examina um símbolo em tese, em
abstrato - como se faz para examinar a colidência de um pedido com um anterior.
Concorrência desleal se apura na materialidade do espaço concorrencial. Não existe, na
doutrina ou na jurisprudência da concorrência desleal, hipótese de ilicitude quando não existe
a materialidade e atualidade da concorrência. Não existe “concorrência desleal potencial”,
como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.
Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento judicial plenamente
sujeito ao devido processo legal, com apuração de fatos, ampla perícia, avaliação dilatada,
tudo que inexiste no restrito, inespecífico e (no que toca à concorrência desleal) incompetente
procedimento registral do INPI.
No entanto, no estilo propugnado pelo art. 8º de TRIPs, cuja inspiração se adequa ao modelo
administrativo brasileiro como uma luva, a análise das cláusulas e práticas se faz em duas fases bem
demarcadas:
A da análise do abuso de direito.
A da análise do impacto adverso sobre a concorrência
Tal como concebido no modelo TRIPs, só serão suscetíveis de rejeição as cláusulas que infringirem
ambas barreiras legais. Assim, se apenas infringirem regras de concorrência, não serão elas sujeitas a
rejeição, no contexto de propriedade intelectual. Certo é que cláusulas perfeitamente lícitas no
modelo de propriedade intelectual poderão ser coarctadas por razões concorrenciais inteiramente
alheias ao tema de marcas, patentes, ou know how. Entre nós, o caso do CADE Colgate-Kolynos
exemplifica essa possibilidade, no caminho próprio do direito antitruste.
No caminho da propriedade intelectual, as duas considerações são necessárias. Analisando um
contrato de tecnologia, não serão reprováveis disposições contratuais, ainda que abusem, - por
exemplo - de direitos de marcas, se não tiverem, ainda por cima, um impacto na concorrência.
Ora, a análise do abuso de direitos da propriedade intelectual pareceria um campo adequado para o
exercício do INPI, não só pela pertinência temática, como pela tarimba de quase trinta anos nesse
trabalho. Mas, como reitera Hely Lopes Meirelles, não por talento ou desejo que se é competente em
direito administrativo, mas por atribuição legal.
Órgão registral, como quer a feição mais conservadora da doutrina, o INPI terá, por força do art. 211,
os deveres pertinentes a essa função. Imanente a ela, o dever de aplicação do princípio da legalidade,
descrito pelo mesmo Hely Lopes Meirelles:
"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só
é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim'; para
176
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
o administrador público significa 'deve fazer assim'" 344.
Entenda-se, a aplicação do princípio da legalidade aplica-se ao órgão registral por força da
Constituição. José Afonso da Silva diz que:
"o serviço notarial e de registros se subordina rigorosamente ao princípio constitucional da
legalidade. O ato praticado ou praticável é sempre previsto em lei, para ser executado e
cumprido na forma desta 345"
Entenda-se, porém, que a legalidade não é só extrínseca. Quem registra, especialmente para dar
efeitos erga omnes, sela o objeto registrado com a aparência de conformidade entre a situação jurídica
constante do negócio ou situação trazido a registro e o sistema normativo:
"o exame prévio da legalidade dos títulos objetiva estabelecer a correspondência entre a
situação jurídica e a situação registral, de modo que o público possa confiar plenamente no
registro. 346"
Assim também:
“A verificação da legalidade do título e a efetivação de seu registro, se o mesmo estiver em
conformidade com a lei, é uma regra implícita e subentendida na Lei dos Registros Públicos”
347
.
No caso clássico dos contratos-padrão de parcelamentos imobiliários trazidos a registro, tem-se como
dever do órgão registral escoimar os mesmos das cláusulas abusivas:
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, capítulo XX, das Normas de Serviço
(Provimento nº 58/89): 171. É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de todas
as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham estipulações frontalmente
contrárias aos dispositivos, a esse respeito, contidos na Lei n. 6766, de 19 de dezembro de
1.979 (arts. 26, 31, parágs. 1º e 2º, 34 e 35)
Esse dever é tido por assente:
“A regra dominante neste assunto, no nosso direito como em qualquer outro, é a de que o
funcionário público deve negar sua colaboração em negócios manifestamente nulos, inclusive
abster-se de fazer inscrições nos registros públicos” 348
Assim, é dever do INPI recusar-se a registrar cláusulas manifestamente abusivas – em especial dos
direitos pertinentes à sua área de especialidade.
344 Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., Malheiros Editores, 2001, p. 82
345 Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Malheiros Editores, 1.992, p. 373/374
346 Álvaro Melo Filho, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio de Janeiro - RJ. 1979, págs. 1 a 18.
347 Ary Eduardo Porto, Aspectos de Dominialidade, publicado no site do Centro de Estudos da PGE/SP, em
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina1.html, visitado em 16/09/02
348 Afrânio de Carvalho, Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276.
177
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para reequilibrar as
potencialidades negociais ou para afirmar apolítica industrial vigorante. Tal poder-dever foi excluído
de sua competência pela modificação do parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a qual incumbia à
autarquia “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer
melhores condições de negociação e utilização de patentes”.
Entendo, assim, que o dever do INPI, como órgão registral, é mais restrito, mas não menos
importante, do que o que tinha como agente de intervenção. Não lhe cabe mais rejeitar as cláusulas
abusivas no sentido do Direito do Consumidor – as que se manifestem como desigualdade entre partes
-, eis que, no campo dos contratos sujeitos ao CPI/96, não vige uma presunção de que o licenciado ou
adquirente do know how seja hipossuficiente (embora isto resulte do senso comum). Igualmente não
lhe cabe perquirir a boa fé das partes, ou de uma dentre elas (boa fé subjetiva).
O que lhe cabe é determinar e acusar o abuso objetivo de direito, resultante de excesso de poderes, de
desvio de propósitos da lei, e de lesão à boa fé objetiva. Ou seja, cabe-lhe zelar para que o aparelho da
propriedade intelectual, que não foi concebido para o enriquecimento exclusivo de qualquer das
partes, mas para o bem coletivo, seja usado contra o bem comum.
Para tanto, a fórmula é bastante simples: lendo o conteúdo dos direitos (art. 43, 168, e 183 a 188, para
patentes, MU e desenhos; 130, 131, 189 a 194 para signos distintivos), o examinador definirá o que é
o uso regular do direito. Tudo o que, constante das obrigações das partes, exceder os estritos limites
dos poderes legais, está em abuso de direito. Ainda que sem essa violação literal, também poderá
haver abuso se as patentes, marcas, etc., estiverem sendo utilizados no contexto do contrato sob
análise em oposição aos fins sociais do direito. Por exemplo, frustrando de alguma forma o
desenvolvimento tecnológico, econômico e social do País.
O abuso é manifestamente ilegal. Não pode ser ignorado ou bem acolhido pelo INPI, sob pena de
cometimento dos crimes previstos em lei para o servidor público que, por razões ou sem razão,
permanece em desídia de seus deveres.
A fórmula é a mesma, ainda que menos literal, no tocante aos contratos de know how. Abusa quem
excede os limites fáticos da oportunidade resultante da detenção das informações empresariais. Além
disso, há ilegalidade.
Cabe ao INPI declarar estes abusos, e recusar-se ao registro à averbação, salvo emenda das partes. É
seu dever de órgão registral. É o dever de cada servidor, sob responsabilidade penal, não lhe
aproveitando, quando alcançado tal limite, a escusa da hierarquia.
Ocorre que, a tomar o modelo de TRIPs (que, como já afirmamos, sem qualquer conversão em lei
interna é perfeitamente compatível com a distribuição de tarefas entre órgãos federais brasileiros), a
declaração de abusividade não esgota o procedimento de aprovação dos contratos. Há uma maneira de
sanear a abusividade, que é de obter uma declaração de que – ainda que seja abusiva – a disposição
não tem efeitos adversos à concorrência.
Ora, esta parcela da ação estatal não reside com o INPI. O que dissemos acima quanto à concorrência
(entre partes) desleal se aplica, a fortiori, no tocante à análise das condições objetivas de
concorrência. Quem tem tal função, à luz do art. 54 da Lei 8.884/96, é o CADE. Note-se que em duas
178
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
oportunidades, o próprio CADE indicou a necessidade aprovação do órgão a contratos da área de
competência do INPI 349.
Assim, declarando a abusividade de qualquer cláusula, o INPI deve oferecer duas alternativas ao
contratante que solicitou seu pronunciamento: alterar, ou submeter sua pretensão ao CADE.
Note-se que não há cadeia recursal entre os órgãos. Não há hierarquia entre INPI e CADE. Opera-se
apenas um caminho lógico entre funções: o que é abusivo no plano da propriedade intelectual
(abusivo como manipulação ilícita da concorrência, eis que todos os direitos em questão são de
natureza concorrencial) pode ser aceitável no plano da concorrência objetiva, considerado o mercado
como um todo. Não há uma cesura entre dois planos de direito, nem reapreciação em outra instância.
Há, sim, o exame de funcionalidade de um mecanismo jurídico, num plano mais reduzido, e sua
reapreciação num plano mais vasto.
A patente – monopólio instrumental – está sendo usada em excesso dos poderes legais, restringindo
além do permissivo legal; mas tal restrição pode ser razoável, e bem assimilada pela sociedade, em
face dos benefícios resultantes de outros fatores da situação econômica, até mesmo além do plano da
patente. Na primeira consideração, atua o INPI; na segunda, o CADE. Sem que se necessite de outra
atribuição de poder senão a que já se acha na lei.
Faltaria apenas entender a natureza dos direitos de propriedade intelectual, como intrínsecos à
concorrência num mercado de livre iniciativa. Daí, a discernir o continuum lógico, sem quaisquer
lapso de poder administrativo, é apenas uma opção de racionalidade. Não é de política institucional,
nem mesmo de política industrial.
Contratos de software
Os contratos de software não são, no Brasil, sujeitos à análise do INPI, nem, na verdade, de nenhum
outro órgão. No entanto, a lei pertinente 350 prevê o seguinte:
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas
de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a
responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos
direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.
§ 1º. Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições
normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros,
decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direito de auto.
A jurisprudência do Supremo Tribunal em caso de cláusulas restritivas
349
Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health
Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2. Ato de
Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda., NMC do
Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 14de abril de 1999.
350
Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
179
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Em resposta ao questionamento de empresa brasileira, levado à última instância, o Supremo Tribunal
Federal analisou em 1983 a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para analisar
cláusulas restritivas, e chegou à análise de razoabilidade de uma série delas, em face do poder estatal.
Com a mudança ocorrida pela Lei 9.279/96, o INPI brasileiro deixou de ter competência para aprovar
ou recusar discricionariamente um contrato; no entanto, como se indicou acima persiste competência
no órgão para indicar dispositivos contra direito. Neste tocante, continua pertinente o julgado, em
especial pela aplicação da razoabilidade:
Supremo Tribunal Federal
RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA
DJ DATA-26-08-83 PG-12716 EMENT VOL-01305-02 PG-00397 RTJ VOL-00106-03 01057 Julgamento em 05/08/1983 - primeira turma
Ementa -INPI - Transferencia de Tecnologia. Leis 5.648/70 E 5.772/71. Averbação de
Contrato no INPI. Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos Atos e
Contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao Judiciário, mas se
exerce amplamente, em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País. "In
Casu" - exigências dentro dos limites regulares de atuação. Recurso Extraordinário conhecido
e provido.
(...) Conheço, pois, do recurso. E examinadas as demais exigências formuladas pelo
Recorrido, não vejo como recusá-la em face daqueles textos legais. Dizem respeito, com se vê
da impetração e como formulados no doc. 8, a fls. 34:
Retirar do contrato quaisquer menções a [patentes] e [outorga de direitos]:
Caso o objeto do contrato inclua patente (s) em vigor no Brasil, apresentar contrato de licença
específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo nº15/75, onde deverá constar que
futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente gratuitas, através de termos aditivos ao
contrato:
Incluir no contrato estimativa das despesas previstas no itens 3.4 e 3.5, destacando as que
serão pagas em cruzeiros:
Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da aquirinte perdurarão, no máximo,
por 5 anos a contar do recebimento de cada informação.
Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1º de dezembro de 1977.
Para tanto, solicitamos o obséquio de compatibilizar as respectivas cláusulas do contrato,
mediante apresentação do competente aditivo, observadas as mesmas formalidades do
contrato original.
Paralelamente, solicitamos o envio da seguinte informação complementar, a fim de compor o
processo supracitado:
180
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Detalhar o objeto contratual, identificando, na medida do possível, os produtos Contratados.
12- Há que acolhê-las . Ao contrário do que alega o impetrante, se não há na lei a proibição de
que se faça menção às expressões do item 1; e se não há patentes cujo uso a Impetrante
precise proteger (item 2), previne-se o INPI contra exigências futuras - que averbado o
contrato - possam surgir, criando impasse na execução futura do contrato, que se possa Ter de
remediar em condições desfavoráveis e sob pressão das circunstâncias e de contrato em curso.
Da mesma forma, a exigência quanto a estimativas das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5,
destacando as que serão pagas em cruzeiros - e que o v. acórdão recorrido validou.
Nem diferentes as relativas ao prazo de sigilo e do contrato. E não se alegue, como a
Recorrida, que a obrigação não consta da Lei: obviamente, esta, por mais explicita e
especifica, atingindo o casuísmo, não poderia prever todas as hipóteses, que devesse regular.
13. Aliás, analisando o teor das exigências e justificando-as, lê-se nas informações prestadas o
seguinte: (fls. 65/66).
-Retirar do contrato quaisquer menções a patentes e outorga de direitos;
-Coisas diferentes são os direitos de Propriedade Industrial, como as de marcas e patentes, e
os direitos resultantes de um contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada. A
proteção constitucional conferida aos privilégios de invenção não abrange os conhecimentos
tecnológicos cujos detentores carecem do direito real resultante da patente ou do registro.
-A proteção legal conferida a estes detentores se resume à repressão à concorrência desleal,
por efeito do art. 178, XI e XII do Decreto-lei nº7.903 de 27 de agosto de 1945, mantido em
vigor pelo art.. 128 da Lei nº 5.772/71. No caso de contratos onde se convencione o
fornecimento de tecnologia não patenteada, existe igualmente a proteção das normas de
direito privado que regulam as avenças entre particulares. E é só.
-A Lei nº4.131/62 estabelece regime inteiramente diverso para contratos de licença de direitos
de propriedade industrial, de um lado, e os da tecnologia não patenteada, de outro. A
subsidiária de empresa de capital estrangeiro, por exemplo, não pode remeter royalties
relativos a licenças de marcas e patentes, mas pode pagar despesas de assistência técnica. A
dedutibilidade fiscal, no regime desta lei, também sofria a influência de classificação do
contrato.
Com a Lei nº4.506/65, alguns dos padrões estabelecidos pelo diploma legal acima referido
foram alterados, mas se mantêm distintos os efeitos tributários do contrato de licença e do de
fornecimento de tecnologia não patenteada. Com isto, é de essencial importância distinguir
entre os objetos contratuais: licença resultante de direito de propriedade, ou constituição de
uma obrigação de comunicação de conhecimentos tecnológicos.
Quanto à Segunda (fls. 68):
Exigência 2: Caso o objeto do contrato inclua patentes (s) e/ou pedido(s) de patente (s) em
vigor no Brasil, apresentar contrato especico, gratuito, nos moldes previstos no Ato
Normativo nº0015/75, onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças,
181
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
igualmente gratuitas, através de termos aditivos ao contrato:
Embora de forma inadequada, a empresa francesa se comprometeu a licenciar gratuitamente
as patentes passadas, presentes e futuras. Apoiando-se nesta obrigação já assumida, a
autoridade solicitou que as partes ratificassem, em instrumento autônomo e nas mesmas
condições já acordadas a licença ou compromisso de licenciar. Seria absurdo dos absurdos
não preservar o beneficio obtido pela empresa nacional, zelando de outro lado pela clareza do
objeto contratual.
Quanto à terceira (fls 68):
Exigência 3: Incluir no contrato estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5
destacando as que serão pagas em cruzeiros;
Como se pode conceber o uso de tais despesas, como forma indireta de fazer pagamentos não
autorizados ao exterior, é razoável solicitar quanto se prevê para pagamento em moeda
nacional e em moeda estrangeira.
Observe-se que o exercício de futurologia, de que reclama a impetrante, já está no aditamento
2 do contrato onde se estipula prazo e número máximo de viagens anuais.
Quanto à Quarta (fls 69):
Exigência 4: Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirente perduração,
por no máximo, por 5 anos a contar do recebimento de cada informação;
Prevê o item 4.2, VII do Anteprojeto elaborado pela UNCTAD (órgão da ONU) do Código de
Conduta para transferência de tecnologia que constitui prática comercial restritiva as
proibições ou restrições do uso da tecnologia após a expiração normal do acordo.
Como forma de restrição ao livre comércio, está entre aquelas práticas abusivas proibidas
pelo Art. 2º., I, g, da Lei nº4.137/62. Com efeito, exigir que receptor da informação não
privilegiada deixe de utilizá-la em sua plenitude após o período contratual é dar ao fornecedor
a propriedade dos conhecimentos técnicos, propriedade que só é concedida ao titular de
privilégio, e assim mesmo temporariamente.
Tal restrição, quando se expressa como obrigação perpétua de sigilo, constitui-se em
impossibilidade de usar do valor de troca da informação. Como pacto de não concorrência (a
receptora de obriga a não transmitir informação) sua validade é condicionada à limitação
temporal.
Invoca, demais disso, o Recorrente, em defesa de sua atuação ao Ato Normativo nº015, de 1109-1975, e normas correspondentes de outros países.
Quanto à Quinta (fls.71/73):
Exigência 5: Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1 de dezembro de
1977.
182
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A limitação do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada tem como
fundamento a intensa evolução tecnológica dos nossos dias. Tal como preceitua a lei
Argentina 21.617 de 16-08-77, em seu artigo 13, tratando do uso de conhecimento não
privilegiados:
"...el plazo no excederá de término de su previsible obsolescencia, el cual se
presumirá de (5) cinco años, salve prueba eb contrario.
É este o princípio também adotado na lei equatoriana ( Decreto nº1.875 de 27.9.77 Art. 1º., o
qual impõe que os contratos de transferências de tecnologia terão duração que:
"....no poderá exceder, en niungún caso, de um plazo maximo de cinco años contados, desde
la fecha de esse Decreto y, además, no podrá prorrogarse por outro período en forma
automatica. Vencido el plazo duración de esos contratos podrá subscribirse un nuevo y
somterse a la aprobacion del Ministerio de Industrias, Comercio e Integracion.”
O decreto venezuelano 2.442 de 8-11-77, promulgando a decisão de 24 do Acordo de
Cartagena, dispõe em seu art. 65 que os atos e contratos relativos à transferência de
Tecnologia deverão conter a:
Determinación de plazo de vigencia el cual no podrá exceder de 5(cinco) años, al cabo de los
cuales podrá presentarse outro contracto a los efectos de su autorización y posterior registro.
Em casos excepcionais, porém, o órgão governamental venezuelano poderá admitir a vigência
de tais ajustes até quinze anos.
A lei brasileira (Lei nº4.131/62, Ato 126, 3) impõe exatamente o mesmo prazo para a
concessão de dedutibilidade fiscal dos contratos de assistência técnica, ou, na nomeclatura
atual, de transferência de tecnologia não patenteada. Em casos especiais, a juizo do Conselho
Monetário Nacional, tal prazo poderá ser estendido por outros cinco anos, ao fim do primeiro
período.
Levando em conta a orientação da lei brasileira, neste passo concorde com o direito
comparado, o AN 15 estabelece em seu item 5.4 que no prazo de cinco anos seja seguido,
passível de prorrogação.
Quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia industrial, referente a bens produzidos
em série ou insumos, como no caso em tela, o ato não impõe prazo estrito, embora a prática
administrativa absolutamente uniforme de há longos anos seja o de seguir limite da Lei nº
4.131/62.
Há quem, neste ponto, chegue a aconselhar prazo mais restrito:
A diminuição para um período, talvez de seis anos, impelirá às partes um melhor
aproveitamento desse tempo. (José Carlos Tinoco Soares, op. Cit.pág. 110).
A autoridade, assim, procurou preservar os princípios uniformemente adotados, o abandono
dos quais resultaria em procedente injustificado e ignorância dos padrões estabelecidos pela
183
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Lei 4.131/62 e confirmados pela legislação de outros países>>.
14. Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do Recorrente a fiscalização e o
controle do contrato a ser averbado, em defesa de interesses superiores ao da empresa – por
mais respeitáveis que sejam, e o são – mas subordinados ao interesse geral, de que o
Recorrido deve ter, pelo próprio exercício da atividade. Visão mais ampla e independente.
Compreendem-se as críticas de morosidade que podem ser verdadeiras e devem ser
corrigidas: de possíveis distorsões, ou até reação contra interesses desatendidos; e que não
importa em recusar-lhe a competência para o exame e averbação dos atos e contratos
previstos na lei. Como não significa, em absoluto, excluir sua atuação do exame do poder
judiciário, ao qual podem e devem recorrer os que se considerem ilegalmente atingidos por
suas decisões .
Análise de clausulas restritivas em outros países sul americanos
Permanecendo no texto das leis em vigor, a análise prévia dos contratos de propriedade intelectual e
de tecnologia perderam presentemente a importância que pareciam ter nas décadas de 60 a 90. Mesmo
na Comunidade Andina, onde se somam as normativas comunitárias e as nacionais 351, nada existe de
rigor e eficácia comparável aos parâmetros anteriores 352. Todos os países analisados, com exceção do
Chile, possuem ainda em sua legislação dispositivos estabelecendo instâncias de análise e, em muitos
casos, parâmetros legais de cláusula recusáveis. Mas não existe, ao que nos foi possível distinguir,
efetividade na aplicação desses dispositivos 353
Na verdade, haveria um ostensivo repúdio à prática anterior:
351
Proceso No. 2-Ip-90, Tribunal De Justicia Del Acuerdo De Cartagena, 1. La regulación contenida en el derecho
comunitario andino sobre la aprobación o rechazo, por parte de los Países Miembros, de los contratos de
licencia de marca con pago de regalías, es de cubrimiento parcial y de alcance básicamente indicativo. Los
Países Miembros, en consecuencia, conservan su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos
no regulados por el Derecho de la Integración, o para desarrollar o complementar los que no hayan sido
regulados de modo exhaustivo, según se ha señalado en la parte motiva de esta sentencia. 2. Los Países
Miembros, según lo anterior, pueden legislar válidamente sobre los criterios que deben ser tenidos en
cuenta para aprobar o rechazar los contratos de licencia de marcas, pero siguiendo en todo caso las pautas
establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en
general, y teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia, a las que se ha
referido el Tribunal en los "considerandos" de esta providencia, las cuales prevalecen sobre la legislación
nacional.
352 Ignacio De Leon, ¿Puede La Política De Competencia Moderar Los Excesos De La Propiedad Intelectual?, Diálogo
sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, ICTSD-UNCTAD, CEIDIE, SPDA, 22-23 de marzo de 2004: ”Por lo
que toca a las restricciones establecidas en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, las legislaciones
nacionales de estos países no contemplan requisitos previos, y más bien visualizan este régimen como un registro de tipo
estadístico, por lo que resulta difícil examinar los casos en que habría de producirse tal denegación de registro”.
353
Nota-se porém o julgado federal argentino no caso Supercanal c/ Telered Imagen y otro. s/ Medida Cautelar
CNCom Sala D, Expte 94.601/01. (Publicado en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 6 de agosto de
2003, p38), no qual se determinou como ilegal a cláusula em licença de direitos autorais relativa a
restransmissão esportiva que submetia a compra do direito sobre o Campeonato Argentino à aquisição de
outros esportes, por pressão do titular exclusivo dos direitos respectivos. A análise do tribunal se deu à luz
da Lei de Concorrência argentina, mesmo porque não seriam aplicáveis os dispositivos das leis de patentes
e de marcas.
184
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Por otra parte, la jurisprudencia de casos relativos a control del licenciamiento ha sido
escasa en América Latina, lo que permite ver cierto rezago en el control de las licencias de
tecnología, heredada luego del abandono en la década de los ochenta de las leyes de
transferencia de tecnología. Quizás esto se deba, nuevamente, a que se han evitado esta
práctica, primero porque posiblemente se teme que un ejercicio agresivo de controles a
dichos contratos pudiera causar limitaciones a las inversiones en el mercado, y segundo por
la orientación de la agenda de las agencias de competencia hacia otro tipo de prácticas
(carteles, restricciones verticales en distribución de productos, control de concentración
económica industrial) cuya restricción a la competencia es “evidente”, y es el caso que los
casos de utilización anticompetitiva de un derecho de propiedad intelectual parecieran
requerir, cuando menos una evaluación sujeta a la regla de la razón, en su impacto
económico en el mercado 354.
O que fazer com as cláusulas restritivas: uma perspectiva concorrencial
A recomendação corrente é de, à luz dos permissivos de TRIPs, passar a analisar tais dispositivos,
assim como o abuso de direitos, a posteriori, e num contexto de análise concorrencial 355.
Como visto, esse caminho pode-se mostrar, em tese, eficaz, como ocorre no contexto europeu e
americano. De outro lado, testemunha-se pela jurisprudência administrativa analisada neste estudo
que pouca, ou quase nenhuma, ação efetiva se fez até agora em relação às cláusulas restritivas, como
de resto, a quase tudo relativo à propriedade intelectual.
Testemunho desse desinteresse, ou talvez rejeição, às complexidades da propriedade intelectual em
face às regras de concorrência, está na carência de decisões importantes nos órgãos administrativos
dos vários países. Mesmo no caso brasileiro, onde existe um pequeno número de casos relativos a
propriedade intelectual e contratos de tecnologia, não se criou nenhum procedimento comparável às
block exemptions européias, nem se emitiu qualquer guia de análise como os americanos ou
canadenses.
Como se pode notar da citação da única decisão da Suprema Corte brasileira sobre cláusulas
restritivas em contratos relativos à propriedade intelectual e de tecnologia (que se baseou na
legislação argentina, venezuelana, etc., da época), a legitimidade da ação neste contexto aumenta na
proporção em que outros países assimiláveis ao mesmo estágio econômico praticam políticas e táticas
comparáveis.
354
Ignacio De Leon, op. cit., p. 9.
355
De Léon, op. cit. “No es casualidad, por tanto, que muchos (CRUPI; Maskus, 2003; FTC, 2003; UNCTAD,
2002) consideren las políticas de competencia como instrumentos apropiados para moderar los excesos
creados por la concesión de monopolios legales a través de patentes, procurando un mejor balance de los
intereses de los consumidores y potenciales competidores en el juego institucional creado por las reglas
internacionales vigentes. La UNCTAD (2002) lo ha hecho en los siguientes términos: “La política de la
competencia de los principales países o regiones desarrollados suele adoptar una actitud favorable ante los
derechos de propiedad intelectual. No obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis
pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en esos derechos limita abusivamente la
competencia en los mercados pertinentes.”
185
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
O que claramente se discerne é que dois tipos de integração procedimental se fazem necessários. O
primeiro seria no interior de cada estrutura nacional:
It is therefore not surprising to witness an increasing relationship between the work of these
authorities in the area or competition policy on the one hand, and intellectual property, on
the other hand. Indeed, increasingly, an analytical integrated approach is beginning to show,
based on the contributions of law and economics, new institutional economics and the theory
of industrial organization. The increasingly predominant integrative approach of competition
authorities in the delimitation of IPRs is regarded as an effective tool for promoting
competitiveness in the domestic markets (…)
(…) the more recent legislation is increasingly merging both areas into the jurisdiction of a
single authority. For example, in Colombia, the Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) possesses jurisdiction over competition policy matters (Delegatura de Competencia), as
well as intellectual property (Delegatura de Propiedad Intelectual). Also, Peru’s Instituto de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) unifies into a single
authority the surveillance of competition policy and intellectual property. Thus, even though
internal procedures pertaining to each discipline remain separate (between the Commission
of Competition and the Commission of Intellectual Property, respectively), the decision
making process is integrated process of constant consultation and sharing opinions 356
No caso brasileiro, o INPI, que continua recebendo contratos de tecnologia e propriedade intelectual,
não mantém a integração com o órgão antitruste que as instituições colombianas ou peruanas vêm
praticando. Políticas, estratégias e interpretações não guardam uniformidade.
Em segundo lugar, a geração de políticas e procedimentos harmonizados quanto ao ponto, em escala
regional ou subregional em muito aumentaria a eficácia e a legitimidade da intervenção. Adotando a
via apontada pelo art. 40 de TRIPs, que presume ser todo tratamento de tais cláusulas, em última
instância, uma análise de concorrência, o aumento de previsibilidade de tratamento que essa
integração ou harmonização traria parece evidente.
Sempre se deve recordar a observação de Jerome Reichmann, de que TRIPS exige a aplicação ao caso
de normas de concorrência mas não necessariamente aquelas deduzidas da prática dos países da
OECD. Haveria assim margem para alguma heterodoxia, ou alguma criatividade.
A questão, no entanto, que cabe colocar é se a análise necessariamente concorrencial das cláusulas
restritivas dos contratos é a mais adequada para os propósitos do desenvolvimento.
Um caminho alternativo: garantia de uso regular dos direitos
Nas seções anteriores deste trabalho, enfatizamos extensamente a noção de abuso de direitos, como
instituto diverso, e em grande proporção autônomo, da análise concorrencial. Mesmo no contexto do
art. 40 de TRIPs, o requisito de que primeiro a prática deva ser tida como abusiva, para depois ter
avaliado o seu efeito na concorrência, evidencia a distinção das duas noções.
356
Ignatio de Leon, The Enforcement Of Competition Policy On Intellectual Property And Its Implications On
Economic Development: The Latin American Experience, 2001, documento ssrn-id270730, encontrado em
http://www.ssrn.com, visitado em 23/2/2005
186
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Radicando-se na noção de uso adequado, de uso socialmente responsável, da propriedade, a noção de
abuso de direitos de propriedade intelectual tem importantes conseqüências para os sistemas jurídicos
que adotam efetivamente tal instituto jurídico.
Em primeiro lugar, sua aplicação independe da análise de posição dominante, de mercado relevante, e
de outras complexidades da análise concorrencial. Em segundo lugar, a análise de uso regular do
direito prescinde de atuação dos órgãos de defesa da concorrência, sendo exercitável inclusive em
defesa judicial, contra alegações de violação de direitos. Em terceiro lugar, a noção de abuso, através
de uma indispensável ponderação de valores e interesses, se adapta bem a uma análise de
constitucionalidade de normas nacionais.
A noção de abuso, de outro lado, engloba hipóteses de correção de práticas inadequadas de exame de
patentes, ou de excesso de enforcement de direitos, como já se documentou acima.
Mesmo nos países em que se prevê licença compulsória apenas para casos de abuso somado ao efeito
concorrencial (segundo o parâmetro mais recente americano) , o desenvolvimento da doutrina de uso
regular de direitos transcende a licença compulsória, e prescinde mesmo de previsão específica na lei
de propriedade intelectual.
Concessão de liminares em propriedade intelectual como exclusão indevida de competição
Como se mencionou ao discutir a noção de abuso de direitos, há precedente na América do Sul, em
decisão aliás de grande veemência. Ao corrigir a decisão do tribunal inferior, a corte suprema
venezuelana indicou que a simples discussão da existência de direitos de software não resolve o
problema de abuso de direito, configurada numa liminar excessiva e indevida:
Visto lo anterior, la recurrida desvió su examen, en lo que al hecho ilícito se refiere, del
aspecto central de la controversia que lo constituye la indemnización por los daños y
perjuicios reclamados, como consecuencia de la medida de secuestro practicada a instancia
de la empresa Microsoft Corporation C.A., por lo que el análisis de la recurrida se centra en
las normas protectoras de los derechos de autor consagradas en la Ley, y que permiten al
autor, o en su defecto a sus causahabientes el derecho exclusivo de prohibir, entre otros
casos, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, considerando la
recurrida en su decisión, que esta protección se extiende en los mismos términos y
condiciones que las obras literarias a los programas de ordenador tipo software.
Al respecto, la Sala sostiene que no se trata de un juicio sobre derechos de autor sino de
indemnización por daños y perjuicios por abuso de derecho y que efectivamente, el hecho de
que se tenga o no los derechos sobre determinados programas de computación no autoriza a
ninguna persona a ejercer acciones contra otra, de manera que la lleve a secuestrar los
bienes de un tercero y a dejar extinguir la acción por perención 357.
A mesma tendência de excesso na execução de direitos de propriedade intelectual através de liminares
se nota, por exemplo, no Brasil. Desde o novo Código da Propriedade Industrial de 1996, juízes têm
concedido liminares para parar indústrias inteiras, com base em simples alegações de patente violada.
Sem fazer a vistoria técnica que a prudência e a lei aconselham.
357
Decisão do Tribunal Supremo da Venezuela na Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001. Sala de Casación Civil.
187
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Segundo o Código (Lei 9.279/96), art. 203,
“tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que
estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e à
apreensão dos produtos quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua
atividade licitamente exercida”.
Tal dispositivo regula as diligências prévias para fixação da prova no procedimento criminal. O art.
201 do Código diz que
“na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção
de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente,
a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo
contrafator com o emprego do processo patenteado”.
O jurista Gama Cerqueira, tido como um clássico autor de propriedade industrial no Brasil, falando de
rigorosamente idêntica disposição do Código de 1945, notava:“esta disposição visa impedir que, a
pretexto de verificar a infração alegada, concorrentes inescrupulosos lancem mão das diligências de
busca e apreensão com o fito de perturbar as atividades da parte contrária e causar-lhe prejuízos”. E
explicava: “por isso, também, a lei só permite a busca e apreensão quando ordenada pelo juiz, o qual,
antes de autorizá-la deve examinar a patente, a fim de verificar se o caso comporta a apreensão dos
objetos encontrados e determinar sua extensão, não deixando este ato ao arbítrio da parte requerente,
dos oficiais de justiça ou dos próprios peritos”.
Com efeito, se , ao pretexto de violação de patentes, sem prévia vistoria, pudessem os concorrentes
paralisar todo o processo produtivo, impossível o investimento industrial. O próprio sistema jurídico
se encarregaria de destruir a economia. Se assim se prevê, no tocante ao processo penal, não menor
será o cuidado para evitar que os “concorrentes inescrupulosos” lancem mão das diligências de busca
e apreensão com o fito de perturbar as atividades da parte contrária e causar-lhe prejuízos” na
instância civil.
O novo Código também introduziu um importante requisito no caso de patentes de processo - quando
não se pode saber, pelo exame do produto, se há ou não violação da exclusividade. Diz o art. 42, § 2o,
do CPI/96 que só ocorrerá violação de direito da patente de processo quando o possuidor ou
proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido
por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
Assim, sem prévia monição para que o interessado prove que seu processo é outro, não haverá
qualquer presunção de violação de patente. Assim como reverteu o ônus da prova, a lei exigiu que o
juiz fizesse determinação específica para que tal prova fosse produzida.
Cabe, aqui, notar que não são as liminares imprudentes a única questão processual da propriedade
intelectual que induz risco severo à concorrência. Cabe citar neste contexto o problema da reversão de
ônus de prova para patentes de processo, prevista no Acordo TRIPs.
Não é muito fácil determinar se um processo está sendo utilizado em violação de privilégio. Nos
casos, como no Brasil, em que se possa fazer busca e apreensão inaudita altera pars no local onde o
processo se realize, tudo se resolve a contento; mas se tal procedimento não é possível, impõe-se a
188
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
adoção de outros remédios processuais adequados 358.
O caso mais flagrante em que a busca e apreensão não funciona, outra vez, é o do processo utilizado
fora da jurisdição pertinente - quando o produto é importado -, circunstância em que a prova fica
difícil de colher. Para obviar tal problema, a jurisprudência de vários países veio a elaborar a doutrina
da reversão do ônus da prova 359.
A questão não é de interesse exclusivo do advogado militante, eis que a proteção indireta somada à
reversão do ônus de prova tornam a patente de processo tão forte que quase se equipara a uma de
produto; e tal é a importância da figura que os documentos do TRIPs dedicam seção específica ao
tema.
No Brasil, à luz do art. 42 § 2o do CPI/96 360, é o usuário de um processo, réu numa ação judicial, que
tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da ação. Tal disposição resulta
do art. 34 do TRIPs 361, que, no entanto, é mais equilibrado e razoável do que a lei brasileira.
358 Bercovitz, BERCOVITZ, A. (1986) Las Variaciones de los Sistemas de Patentamiento con sus Méritos y
Ventajas. Seminário sobre la Propriedad Industrial para la Industria y el Comercio, OMPI e Ministério de
Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. Santiago de Chile, 23-25 abr.., " existe una gradación de
medidas en torno a la protección de las sustancias químicas y farmacéuticas, que van desde la protección absoluta que
ofrece la patente do producto hasta la falta total de aquella, respecto a las invenciones de sustancias medicamentosas
cuando se prohíbe totalmente su patentabilidad. En los estados intermedios están la patentabilidad simple de los
procedimientos, la patentabilidad de los mismos con protección indirecta del producto reforzada por la inversión de la
carga de la prueba. (...) En este caso una vez más hay que hacer notar que la opción de legislador debe situarse en un
marco más amplio que el de la ley de patentes, puesto que la regulación de esta materia puede tener una incidencia
decisiva en el desarrollo de la industria química y farmacéutica. Por tanto, para regular estos temas en la ley de patentes,
el legislador tiene que tener ante todo una idea sobre la política que piensa seguir el desarrollo de esa industria, ya que
las normas de patentes han de servir y ser coherentes con esa política.
359 Bercovitz, op. cit.: "Para evitar este grave inconveniente, se ha incluido en algunos ordenamientos una norma que aparecía ya
en la legislación alemana de finales del siglo pasado. Se trata de la denominada "inversión de la carga de prueba", según
la cual cuando una patente tenga por objeto la invención de procedimiento para la obtención de una nueva sustancia.
Evidentemente que la razón en la que se fundamenta la norma radica en considerar que, siendo la sustancia nueva el,
procedimiento patentado gracias al cual se obtiene, debe considerar que es el único existente mientras no se pruebe lo
contrario. No cabe duda que la inversión de la carga de la prueba junto con la protección indirecta del producto,
refuerzan notablemente la posición del titular de la patente. Ahora bien; si un tercero inventa un procedimiento distinto
para la obtención de la misma sustancia. entonces nada le impedirá producirla, si su patente no es dependiente de la
anterior y no tiene por qué serlo necesariamente". O TRIPs incorpora tal doutrina em seu art. 34:”1.For the purposes of
civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if
the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to
order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process.
Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when
produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been
obtained by the patented process: (a) if the product obtained by the patented process is new; (b) if there is a substantial
likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through
reasonable efforts to determine the process actually used. 2. Any Member shall be free to provide that the burden of
proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is
fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled. 3. In the adduction of proof to the contrary,
the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.”
360 Art. 42 (omissis) § 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou
proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de
fabricação diverso daquele protegido pela patente..
361 Vide Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 154 e seguintes, cuja análise indica que o art. 42 § 2º
está desconforme, por excesso, com os parâmetros do TRIPs.
189
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Art.34 - 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular
referidos no parágrafo 1.b do Art. 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de
produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo
para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado.
Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido
sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como
tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias
seguintes:
a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o
titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o
processo efetivamente utilizado.
2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá
sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no
subparágrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".
3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus
segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.
Vale enfatizar que os critérios apontados pela redação do TRIPs têm legitimidade total para serem
tomados como diretiva pelo juiz brasileiro. Não o fazendo, seguramente essa reversão de ônus da
prova é contrária aos princípios constitucionais de devido processo legal.
Na América do Sul há países que reproduzem o todo ou parte do dispositivo de TRIPs, que vem a ser
um balanceamento equilibrado dos interesses em jogo362. Outros, porém, inscreveram em sua
362
Comunidade Andina, Decisión 344: Régimen Común sobre Propiedad Industrial, art. 51; Peru, Decreto
Legislativo 823- Ley De Propiedad Industrial, art. 85, (…) En los casos en los que se alegue una infracción
a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en
cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del
procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba
en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido
obtenido mediante el procedimiento patentado, si:a) El producto obtenido con el procedimiento patentado
es nuevo; o b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha
sido el procedimiento efectivamente utilizado. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en
cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de
fabricación. Uruguay, Ley N° 17.164, Artículo 101º - En los juicios civiles, cuando el objeto de una patente
sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al
demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento
patentado, siempre que dicho producto sea nuevo. Paraguai, Ley N° 1.630 , Artículo 76.- De la carga de la
prueba. A los efectos del proceso civil, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener
un producto nuevo, la autoridad judicial podrá requerir que el demandado pruebe que el producto idéntico
no ha sido obtenido por el procedimiento patentado, sin perjuicio de la protección de las informaciones no
divulgadas del invento. A los efectos de esta disposición, un producto es nuevo conforme a los términos del
Artículo 7° de la presente ley. Esta disposición será adoptada con las debidas garantías a los intereses
legítimos del demandado en su producción, que no será restringida salvo sentencia judicial, así como con
190
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
legislação critérios comparáveis à letra da lei brasileira, se não piores 363.
Tendências recentes em acordos pós-TRIPS na América do Sul
Um dos ganhos anunciados da Rodada Uruguai era que os instrumentos multilaterais de solução de
controvérsias, agora dotados de músculos e garras, substituiriam a pressão unilateral dos países
membros, cujo exemplo mais conspícuo era a Seção 301 da lei de comércio americana.
Tivemos ocasião de dizer, sobre a Rodada Uruguai:
O que se tem de valioso na experiência de TRIPs é o da consolidação de parâmetros
previsíveis pelos quais são avaliados o nosso sistema nacional de Propriedade Intelectual.
Tais parâmetros, que não são os que se ambicionava no início do questionamento do papel da
Propriedade Intelectual para o desenvolvimento, em 1962, também não são os delírios
patrimonialistas da era Reagan.
Mas não são esses parâmetros os mais importantes, e sim os processos de interpretação e
aplicação deles, previstos no texto consensual. Importantes também são os procedimentos de
resolução de controvérsias, tanto quando é aplicado (como no caso das patentes indianas),
como quando é evitado (como no caso das licenças compulsórias brasileiras).
Se esses parâmetros e procedimentos serão favoráveis à situação brasileira, não está ainda
claro. Mas se pode precisar que a atual situação, dez anos após TRIPs, é melhor para o Brasil
do que era na época das sanções unilaterais americanas. Que podem certamente voltar, não
obstante a proibição de tais medidas pelo Trtatado de Marrakesh - ocorreu no caso do acordo
extraído da Argentina.
O ambiente depois de TRIPs não é mais o da Convenção de Paris, com seu respeito à
diversidade nacional; mas, dez anos depois, também não é o círculo de ferro da uniformidade.
Com temas urgentes e clamantes, como o da Aids, quebrou-se a opressão pétrea do sistema
que só atendia o interesse do proprietário; com menor pressão dos lobbies empresariais, podese atender a certos interesses de diversidade, se não nacionais, pelo menos de categorias de
países em desenvolvimento 364.
las debidas garantías a sus secretos comerciales.
363
364
Equador, Ley de la Propiedad Intelectual, Art. 302. El juez tendrá la facultad para ordenar que sea presentada la
prueba que se encontrare bajo el control de la parte contraria o en su posesión, a cuyo efecto señalará día,
lugar y hora para su exhibición. Si la parte requerida no exhibiere la prueba, el juez, para resolver, podrá
basarse en la información que le haya suministrado la parte que requirió la prueba. Si cualquiera de las
partes no facilitare las informaciones, códigos de acceso o de cualquier modo impidiere la verificación de
instrumentos, equipos u otros medios en los que pueda almacenarse reproducciones no autorizadas, éstos se
presumirán violatorios de los derechos de propiedad intelectual. Si el juicio versare sobre violación de una
patente de invención relacionada con procedimientos, la carga de la prueba sobre la licitud del
procedimiento utilizado para la fabricación del producto, le corresponderá al demandado.
e a Experiência Brasileira, Simpósio Franco-Brasileiro Sobre a Propriedade Intelectual,
http://www.aids.gov.br/final/novidades/simposio_brasil_franca_2004.asp , visitado em 3/2/2005. Vide
também Bagley, Margo, "Legal Movements in IP: TRIPS, Unilateral Action, Bilateral Agreements, and
HIV/AIDS" . Emory International Law Review, Vol. 17, pp. 101-118, Fall 2003. e Adrian Otten,
Implementation of the TRIPS Agreement and Prospects for its Further Development, Journal of
International Economic Law, Vol. 1, No. 4, 1998.
TRIPS
191
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
A esperança – real e em parte implementada – de uma textura multilateral para a discussão dos
limites e propósitos da propriedade intelectual, porém, é abalada pela série de acordos bilaterais de
propriedade intelectual, de comércio, ou de investimento, que impõe aos países que pretendem se
valer de benefícios econômicos outorgados por países da OECD compromissos quato a marcas,
patentes, direitos autorais e cultivares que excedem os parâmetros acordados nos acordo da OMC.
Exemplo deles são os Acordos de Promoção e Proteção de Investimentos (APPI), como em voga no
contexto internacional. Via de regra, tais acordos prevêem, segundo o modelo OECD:
a) O direito de acesso do investimento, com exceções setoriais;
b) Obrigação de tratamento justo e eqüitativo;
c) O tratamento nacional e a regra MFN;
d) Direito de remessa de lucros, dividendos e outros pagamentos, sujeito às limitações
pertinentes;
e) Garantia de compensação no caso de conflito armado ou desordem interna.
f) O direito de o Estado receptor dos investimentos proceder à eventual desapropriação,
mediante indenização;
g) O direito de o Estado de origem do investimento, que tenha cumprido e pago alguma
garantia governamental de risco não comercial do citado investimento, subrogar-se nas
pretensões dos investidores;
h)Previsão de juízo arbitral para as controvérsias.
Em matéria de propriedade intelectual, esses acordos consideram patentes, marcas, etc. como
investimento, o que faz submeter ao juízo arbitral – fora do sistema judiciário nacional – as
controvérsias entre Estado receptor dos investimentos e investidor. Por exemplo, uma questão de
licença compulsória por interesse público poderia ter de ser levada a um tribunal arbitral da ICSID 365.
Alguns desses Acordos também estabelecem patamares de proteção de propriedade intelectual acima
do estabelecido em TRIPs.
O caso brasileiro é ilustrativo. Em março de 1992, foi criado um Grupo Interministerial para a
elaboração do modelo brasileiro dos APPI, o qual foi gradativamente alterado para se adequar ao
parâmetro OECD. A partir de 1993, o Itamaraty negociou uma série de APPI, enfim remetidos à
apreciação do Congresso Nacional, com o Chile, Portugal, Reino Unido e Suíça. Além disto, manteve
negociações com a Alemanha, a Itália, a França, a Coréia, a China, os Países Baixos e a Noruega.
Também foi assinado o acordo quadripartite no âmbito do MERCOSUL.
365
David Williams: International Commercial Arbitration and Globalization—Review and Recourse against Awards
Rendered under Investment Treaties, The Journal of World Investment, Volume 4
April
2003, Number 2.
192
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Os acordos brasileiros então submetidos ao Congresso, ao contrário do que ocorre normalmente nos
APPI firmados entre outros países, não continham restrições setoriais de acesso do investimento
estrangeiro 366. Ao contrário, pela adoção irrestrita do tratamento nacional e do MFN, sem o critério
de listas nacionais setoriais, eles excediam de muito as prudentes negociações no âmbito multilateral
da OMC, e provocavam graves preocupações, em matéria tão relevante. Uma atenção ao equilíbrio
entre o modelo endógeno e o exógeno, com dosagem cuidadosa da abertura da economia nacional, o
que deflui do modelo OMC e da prática dos países desenvolvidos, pareceria mais coerente com a
história brasileira. .
Tais acordos, porém, forma retirados da apreciação do Congresso pelo Poder Executivo brasileiro.
Outros importantes exemplos de acordos bilaterais, tratando de propriedade intelectual, são os
firmados entre os Estados Unidos e o Chile 367, e o o Equador 368 (ainda não em vigor), e – já não mais
bilateral – o em negociação com a Comunidade Andina 369. Todos com parâmetro de proteção de
propriedade intelectual acima do nível do Acordo TRIPs. Deles, somente o chileno tem disposição
específica tratando da relação entre propriedade intelectual e concorrência:
“Article 17.13: Nothing in this Chapter prevents a Party from adopting measures necessary
to prevent anticompetitive practices that may result from the abuse of the intellectual property
rights set forth in this Chapter.”
Comenta Pedro Roffe 370:
Exploitation of IPRs could give rise to the possibility of anticompetitive behaviour, whether
by individual firms or by concerted practices or agreement between firms. An adequate
definition and implementation of public policies to deal with this problem represents one of
the most important criteria for the efficient functioning of any IP system. In order to prevent
or control such conflicts a number of countries have enacted antitrust or other competition
legislative acts on some or most possible anticompetitive behaviour. The approaches taken
depend on the particular conditions of national markets, national legal traditions, and on
366
O acordo com o Chile menciona apenas as restrições de base constitucional, ressalvando a hipótese de emendas
ao texto, o que veio a ocorrer.
367
Pedro Roffe, Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Chile-USA Free Trade Agreement, Quaker
International Affairs Programme, Ottawa
368
O acordo com o Equador, embora não disponha especificamente sobre a questão, reproduz o sentido geral de
TRIPs quanto às licenças compulsórias: k. The Party shall not be obliged to apply the conditions set out in
subparagraph b) and f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or
administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken
into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the
authority to refuse termination of authorization if and when the conditions that led to such authorization are
likely to recur”. Mas proíbe até as licenças de dependência: “. The Party shall not authorize the use of the
subject matter of a patent to permit the exploitation of another patent except as a remedy for an adjudicated
violation of domestic laws regarding anti-competitive practices”.
369
David Vivas-Eugui, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the
Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, Quaker International Affairs
Programme (QIAP), Ottawa, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD),
Geneva
370
Op. cit. p. 12.
193
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
public interest considerations. In this field, the USA has a long tradition in dealing with the
interface between IPRs and competition policies65. Chile, on the contrary, has incipient
guidelines in this area.
(…)In brief, the FTA does not innovate in this area and leaves Parties absolute freedom to
legislate on this matter. The only limitations might be found in the general principles of the
TRIPS Agreement, outlined above.
8. CONCLUSÃO
Qual é o valor econômico-jurídico de qualquer propriedade intelectual, com exceção talvez da
marca? É o conferir ao seu titular um tempo de vantagem na concorrência. Tempo esse que,
no caso das patentes, é limitado à utilização de uma tecnologia específica, de uma tecnologia
determinada, que não se confunde com o mercado onde essa tecnologia é exercida.
Dado esse valor, proteger e incentivar a pesquisa num contexto de competição, os vários
métodos alternativos de fazer isso devem ser constantemente avaliados em face da sua
eficiência. Qual é a eficiência? A eficiência social de conseguir mais pesquisa, mais
desenvolvimento. Não é (...), necessariamente, a capacidade de atender à doença africana.
Não é, necessariamente, a capacidade de atender à necessidade do consumidor brasileiro. Por
quê? A razão pela qual não se tem pesquisa na África, não obstante a total cobertura das
patentes na África, é porque não existe mercado para essa pesquisa. Não dá retorno o
resultado da pesquisa, porque não há reditibilidade nessa patente.
O propósito dessa palestra é tentar extrair de vocês a percepção de que a propriedade
industrial tem algum propósito de beneficiar o consumidor. É extrair de vocês a idéia de que a
propriedade industrial tem alguma finalidade de atendimento às necessidades básicas da
humanidade. A propriedade industrial tem (…) uma única finalidade: melhorar a competição
dentro do próprio sistema capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo contrário, criando
monopólios (…), essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é aumentar a
competição.
Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca lido, ao
tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as letras: “A
propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a
competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor da patente 371.
Com o acesso de cabotinismo de se auto-citar na conclusão deste trabalho, este autor procura
aproveitar a espontaneidade de um improviso em público para estabelecer um parâmetro de avaliação
do uso das patentes, direitos autorais, e outros títulos. A propriedade intelectual tem valor social na
proporção em que melhora a concorrência.
Mas - qual concorrência? Na diversidade das economias e das culturas ainda existentes, a melhora de
concorrência em um contexto - o do mercado europeu, por exemplo - pode dar-se em detrimento do
mercado brasileiro, ou do Mercosul. A globalização não resultou, ainda, numa cadeia de vasos
371
Palestra em julho de 2000 no 3o. Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia
194
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
comunicantes; as vantagens em um mercado não serão sempre transferidas ao resto do mundo 372.
Pelo contrário, certas eficácias só serão, possivelmente, sentidas se forem contidas, até mesmo
artificialmente, em um determinado contexto. Não parece absurdo imaginar que a propriedade
intelectual possa ser usada não só para aumentar eficiências em contextos isolados, como também
para segmentar os contextos e assegurar a contenção.
Mas isso não quer dizer que essa possibilidade seja aceita como social e juridicamente adequada. No
âmbito do mercado comum europeu houve rejeição frontal do uso da propriedade intelectual para
segregação de mercados; a história das patentes dos países hoje desenvolvidos indica que só se passa
a conceder monopólio para inventos farmacêuticos quando a própria indústria está capacitada para
competir, ou outra compensação exista para constituição de monopólios em favor de uma economia
alheia 373. Na verdade, a economia de mercado será filosoficamente incompatível com uma ética da
resignação.
Assim, são dois problemas diversos que se tem de tratar, quando se examina a criação de um ambiente
competitivo no campo da propriedade intelectual: se os monopólios constituídos induzem realmente à
competição, pela indução do investimento em pesquisa e criação expressiva (primeira questão); e se
essa indução positiva tem efeitos sensíveis na economia singular em que o monopólio é constituído
(segunda questão). O problema subjacente deste estudo é discernir qual a concorrência a ser
favorecida pelo sistema da propriedade intelectual.
Seria o sistema do direito da concorrência adequado para assegurar que uma patente seja socialmente
útil nos mercados da América do Sul? Pelo menos, esse sistema pode evitar que a patente, mesmo não
sendo útil, cause danos à tessitura do mercado singular?
A resposta exige uma série de verificações empíricas. Existe um sistema de tutela de concorrência nos
países da América do Sul? Este sistema funciona, além da previsão formal em lei? Este sistema está
sendo usado para propiciar a concorrência da propriedade intelectual? Esse uso é eficaz?
O sistema em funcionamento na América do Sul
Com as limitações da nossa metodologia, foi possível constatar que em um número significativo de
372
Claude Levy-Strauss, Raça e História, UNESCO, 1952: "O progresso não é necessário nem contínuo; processa-se por saltos
ou, como diriam os biólogos, por mutações. E o resultado desses saltos nem sempre corresponde a ir mais longe na
mesma direção". "O que ele (o jogador) ganha com um (dado) está sempre exposto a perder com o outro" (...) "somente
de tempos a tempos é que a história é cumulativa".
373
O exemplo mais interessante é o da decisão da Corte Constitucional da Itália em 1978. que entendeu que o
desenvolvimento industrial italiano e a participação no mercado comum europeu tinha tornado a proibição
de patentes farmacêuticas, que já existia desde 1848, subitamente inconstitucional: “(Corte Constitucional
da Itália, 1978, Sentenza 20/1978 ) ‘In realtá, negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta
mancanza di ogni fondamento razionale della deroga è cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore
della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la piú elevata capacitá
dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di
competitivitá con quella degli altri paesi; ed infine con le piú intense relazioni con i mercati esteri,
particolarmente nell'ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella
della Comunitá economica europea (come è attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte
orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilitá di vietare la brevettazione in singoli settori)”
.
195
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
países da região existe legislação, instituições que implementam o texto legal, e alguma prática na
aplicação das respectivas leis. Não é muito espantoso que um pequeno número de casos se refiram à
propriedade intelectual; mesmo em países de maior tradição no direito concorrencial (com exceção
dos Estados Unidos) o número de casos e hipóteses de aplicação da lei às patentes, marcas e direitos
autorais não é grande.
Não foi tentada qualquer mensuração do efeito dos casos em que houve decisão em matéria de
propriedade intelectual: intuitivamente, o próprio número e insignificância dos casos mostra sua
irrelevância para a formulação de políticas públicas no setor de propriedade intelectual. Em certas
hipótese (o caso das licenças compulsórias vem imediatamente à memória) a simples existência do
mecanismo parece ser importante para evitar os excessos que se pretende impedir. Ao autor, não
parece que esse já seja o caso nas condições da América do Sul.
Mesmo no caso brasileiro, onde existe um número maior de casos administrativos e judiciais relativos
ao tema, nenhuma decisão (exceto, talvez, a relativa às marcas Colgate-Kolynos) teve qualquer
impacto no público, na imprensa ou na formulação de políticas públicas ou estratégias privadas 374.
Nem mesmo o conjunto das decisões, ou a política institucional do sistema brasileiro de concorrência,
veio a incidir com qualquer relevância no campo da propriedade intelectual 375. É de se crer que isso
venha a ocorrer no futuro.
Note-se, no entanto, que em nenhum caso judicial ou administrativo dos países pesquisados se
verificou questionamento frontal de uma patente, à luz dos princípios da concorrência 376. No caso
argentino da aquisição pela Bayer da Aventis, promoveu-se o desinvestimento através de abertura à
cópia de ativos e composições farmacêuticas, sem que se apontasse nenhum abuso de posição
dominante.
Casos relevantes tratam de marcas, como um ativo de empresas em processo de fusão ou suscetíveis
de desinvestimento, e - no caso Ambev Peru - de uso anticoncorrencial de marca de certificação. Dois
casos administrativos igualmente tratam de uso de direito autoral em contexto anticoncorrencial, mas
a propriedade intelectual não chega a ser o elemento central da questão. Um número de decisões
chilenas afirmam o direito de importação paralela, sem levar em conta, porém, os parâmetros de
dominância de mercado ou de lesão ao espaço da concorrência em si mesma.
Desta maneira, na classificação proposta na segunda seção deste trabalho, em nenhum caso dos
documentados em nossa pesquisa os direitos exclusivos sobre criações e imagens empresariais são a
causa eficiente da lesão à concorrência. Nas hipóteses apontadas, a presença desses direitos é
374
Vale, nesse passo, chamar atenção para a série de decisões consultivas solicitadas pela Monsanto nas complexas
circunstâncias do licenciamento de seu produtos de uso agrícola. Nestes e em outros casos de franchising o
órgão antitruste brasileiro atuou com clareza, mas enfatizado o aspecto de integração vertical, e sem
considerar maiores aspectos de propriedade intelectual. Em um número desses casos, na verdade, a dita
franquia assemelhava-se mais a uma concessão de vendas.
375
Um exemplo interessante é a limitação temporal das cláusulas de não concorrência ou de segredo, que tem
parâmetros bem estabelecidos no CADE (órgão antitruste) que, por acaso, coincidem com os consagrados
para análise de contratos pelo INPI (órgão de propriedade industrial). Mas nem um órgão, nem o outro,
utilizam, ou ao menos reconhecem, a jurisprudência do outro em suas decisões.
376
Com exceção dos casos brasileiros relativos à lei revogada de 1962 e à decisão consultiva, em tese, suscitada pelo
Ministério da Saúde, sobre competência para emitir licença compulsória.
196
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
elemento acessório, ainda que relevante, de uma prática lesiva ou potencialmente lesiva.
De outro lado, em todos os países pesquisados existe pelo menos a previsão legal de licença
compulsória por uso anticoncorrencial de patente. Não se encontram, porém, registros de que tenha
havido aplicação do instrumento 377.
Igualmente, não se encontraram registros de licença compulsória por negativa de conceder licenças.
Como já se viu, a simples recusa em licenciar constitui - aparentemente - fundamento de licença
compulsória da Argentina, e existiria fundamento legal genérico para tal licença em outros países.
Também no Brasil, embora sem previsão legal específica, se cultiva com alguma intensidade a
doutrina das infra-estruturas essenciais, mas nunca foi aplicada à propriedade intelectual.
Quanto ao sistema de controle de cláusulas e práticas restritivas nos contratos relativos à propriedade
intelectual, que, em tempos, foi o método de controle de excessos da propriedade intelectual mais
característico da América do Sul, inexistem evidências de que esteja sendo efetivamente utilizado
mesmo nos países, como os da comunidade andina e na Argentina, nos quais permanece na legislação.
No Brasil, o INPI persiste em sua tarefa de escoimar das cláusulas mais visivelmente nocivas os
contratos que lhe são submetidos, mas sem a intensidade e detalhe que empregava nos anos 70 e 80`.
De outro lado, o CADE tem analisado nos últimos anos um número pequeno, mas significativo, de
cláusulas e práticas em contratos de tecnologia e de PI, curiosamente repetindo, com fundamentos
concorrenciais claros, o que resultava da prática histórica do INPI (que, aliás, sempre se remontava,
ao dar o fundamento legal dessa atividade, à legislação antitruste).
Os caminhos da concorrência
A resposta dos dados pesquisados é, assim, de que existe um sistema, na maioria dos países, de tutela
da concorrência, e ele está em operação. No entanto, tem sido aplicado apenas marginalmente ao
campo da propriedade intelectual. Nos casos em que isso se deu, não se discerne eficácia real das
medidas tomadas, ao menos com repercussão no plano da política pública de propriedade intelectual.
Em particular no campo da análise de cláusulas e práticas restritivas, a adoção de um parâmetro
TRIPs, ou talvez, o simples abandono da postura anterior pelo influxo da globalização, representou
um retrocesso na ação estatal de controle dos excessos da propriedade intelectual 378. Isto ocorre num
momento em que tanto o sistema europeu quanto o americano de controle desses contratos permanece
ativo e representa a mais intensa intervenção do sistema concorrencial no domínio da propriedade
intelectual.
Mas, como se deve lembrar a análise de cláusulas e práticas restritivas em contratos, como se fez na
América do Sul nas décadas de 60´a 90´, não tinha fundamento na tutela da concorrência. Assim,
pode-se indicar que a introdução do parâmetro concorrencial representou, no ponto, um minus na
377
Salvo, uma vez mais, a consulta feita pelo Ministério da Saúde Brasileiro, à ocasião em que se estudava a
hipótese de licença por interesse público no primeiro caso dos medicamentos de AIDS. Pode-se depreender
que a consulta indicava intenção de usar o instrumento.
378
Não se afirma, aqui, que tal tipo de ação tenha sido realmente eficaz para aumentar a concorrência no campo da
propriedade intelectual; faltam pesquisas empíricas e talvez mesmo metodologia para tanto. Mas elas
existiram, foram consignadas pela literatura como significativas, e criticadas pelos destinatários do
controle.
197
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
persecução do interesse público no campo da propriedade intelectual.
A perpectiva concorrencial terá possibilidade de contribuir no futuro para a retomada e progresso do
interesse público no âmbito da propriedade intelectual? Ou, ao menos, para o estímulo da
concorrência?
Tomemos como pressuposto de que o aperfeiçoamento dos mecanismos de tutela da concorrência da
América do Sul, assim como experiência em utilizá-los, vá levar a uma maior aproximação com os
parâmetros de eficiência europeus, ou de outros países em que haja tradição no uso desses
instrumentos. Pelo menos no caso brasileiro, e possivelmente, no argentino, peruano e venezuelano, a
jurisprudência administrativa tem mostrado, no período analisado, considerável aumento de
complexidade e densidade.
O instrumento canônico, no entanto, para demarcar o campo de ação das normas de concorrência é o
do mercado relevante, na sua perspectiva geográfica. Este não coincide, necessariamente, com o
mercado nacional, nem com o mercado comunitário. Uma política tão veemente quanto a derrubada
das barreiras nacionais ao livre comércio, na Europa, não se resignou à análise de mercado relevante
para atingir seus objetivos. Parece possível concluir que, se há intenção de estimular a concorrência
singular das economias da América do Sul, sem se resignar passivamente ao influxo positivo da
globalização, só o critério do mercado relevante não seria suficiente para esse propósito.
Cumpre, assim, no estágio deste estudo, voltar a enfatizar o papel, que entendemos relevante, da
doutrina de abuso de direitos. Imperfeita, limitada, pouco utilizada na América do Sul, ela é porém
idiomática e historicamente apropriada à propriedade intelectual, e, pelo seu vínculo necessário aos
fins sociais da propriedade, representa um compromisso mais veemente com o interesse público dos
países da América do Sul. Como a assimilação do direito da concorrência parece inevitável, a soma
dos dois instrumentos deveria ser enfatizada, mesmo porque, como repetimos neste trabalho, não há
como aplicar o art. 40 de TRIPs sem uma análise de abuso de direitos.
BIBLIOGRAFIA
ABRÃO, Eliane Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos, Editora do Brasil, 2002, p. 218
ANDERSON, MICHAEL G. & BROWN, PAUL F. The Economics Behind Copyright Fair Use: A
198
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
Principled and Predictable Body of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143, 1993.
ANDEWELT ROGER P., Intellectual Property Antitrust - General Antitrust Principles, In PLI
Intellectual Property Antitrust, 2001
ANTHONY, Sheila F., Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners
AIPLA Quarterly Journal, Volume 28, Number 1 Page 1 Winter 2000
ARCANJO, Francisco Eugênio Machado Propriedade Intelectual e Mercosul, Informativo Nº 6,
encontrado em http://www.camara.gov.br/mercosul/Informativo/info_6.htm , visitado em 10/8/2004
BAGLEY, Margo, "Legal Movements in IP: TRIPS, Unilateral Action, Bilateral Agreements, and
HIV/AIDS". Emory International Law Review, Vol. 17, pp. 101-118, Fall 2003. e BARBOSA,
Antônio Luís Figueira, Importação, Trabalho Obrigatório, Caducidade e Licença Compulsória,
Revista da ABPI no. 25 (1996)
BARBOSA, Denis B, Por que Somos Piratas. Comércio Exterior, set. (1988a 8a)
BARBOSA, Denis B. (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia,
15 (3)
BARBOSA, Denis B. Do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed.:“BARBOSA,
Denis B., Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3) (1984a 4a)
BARBOSA, Denis B., Know how e Poder Econômico. Dissertação de Mestrado em Direito
Empresarial. (1982)
BARBOSA, Denis B., Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Forense,
1982
BARBOSA, Denis B., Licitações, Subsídios e Patentes”, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 114 e seguintes
BARBOSA, Denis B., Palestra em julho de 2000 no 3o. Encontro de Propriedade Intelectual e
Comercialização de Tecnologia
BARBOSA, Denis B., TRIPS e a Experiência Brasileira, Simpósio Franco-Brasileiro Sobre a
Propriedade Intelectual, http://www.aids.gov.br/final/novidades/simposio_brasil_franca_2004.asp ,
visitado em 3/2/2005
BECKETT, Donaldson v. Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4
through February 22, 1774
BENDER, David .Patent Misuse, in PLI Patente Antitrust 1989, p. 147-194
BERCOVITZ, A. (1986) Las Variaciones de los Sistemas de Patentamiento con sus Méritos y
Ventajas. Seminário sobre la Propriedad Industrial para la Industria y el Comercio, OMPI e Ministério
de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. Santiago de Chile, 23-25 abr
199
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
BIANCHI, Alberto B. La regulación económica. Tomo 1. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo
Depalma, 1998, págs 54 e 55
BLAKENEY, Michael Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries 131-61
(1989) (discussing United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Draft
International Code on the Transfer of Technology, UNCTAD Doc. TD/CODE/TOT/47, June 5, 1985
e os nossos (1982)
BLASI,Gabriel Di / GARCIA, Mario Soerensen / MENDES, MENDES, Paulo Parente M. A
Propriedade Industrial - Os Sistema de Marcas, Patentes e Desenhos Industrial Analisado a partir da
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.. Editora Forense
BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75
CARVALHO, Afrânio de Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276
CHAVES, João Carlos Muller. Comunicação e Direito de Autor – Princípios Constitucionais. In:
Aspectos Polêmicos da Atividade de Entretenimento. São Paulo: (Academia Paulista de
Magustrados), 2004. p. 76
COKE, Edward .3 Institutes Of The Laws Of England, London 1644
COMPARATO, Fabio Konder, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, Suprema Corte dos
Estados Unidos: Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6. 1966
CORREA, Carlos M, Lineamentos Generales del Control de Transferencia de Tecnologia en America
Latina. In Revista Estudios Sociales, nr. 7. pág. 82ss.
CORREA, Carlos M. Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For
Developing Countries, encontrado em http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm,
visitado em 22/2/2005
CORREA, Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses:
Options
For
Developing
Countries,
encontrado
em
http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm, visitado em 22/2/2005
CORREA, Carlos M., Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, Ediciones
Ciudad Argentina, 1995
CORREA, Carlos M., Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options
For
Developing
Countries,
encontrado
em
http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , visitado em 22/2/2005
CORREA, Carlos Maria e .BERGEl, Salvador D. Patentes y Competencia, Rubinzal-Culszoni
Editores – Buenos Aires, 14 De Maio De 1996, p. 85
CORREA, Carlos, Technology Transfer In The WTO Agreements
200
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
COTTIER, Thomas, The Prospects for Intellectual Property in GATT, 28 Common Mkt. L. Ver. 383
410 (1991)
CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de Patentes, vol. II, p. 469. Weinschel, op. Cit., p.
771 e seg
DAVIDSON, Stephen, ENGISCH, Nicole e WOODWARD, James. Software Copyright and
Competition, in in Intellectual Property Antitrust 2001, PLI, New York, 2001, p. 385 e seg
DE LEON, Ignacio, ¿Puede La Política De Competencia Moderar Los Excesos De La Propiedad
Intelectual?, Diálogo sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, ICTSD-UNCTAD,
CEIDIE, SPDA, 22-23 de marzo de 2004
DE LEON, The Enforcement Of Competition Policy On Intellectual Property And Its Implications On
Economic Development: The Latin American Experience, 2001, documento ssrn-id270730,
encontrado em http://www.ssrn.com, visitado em 23/2/2005
DIETERICH, Thomas D., Inter-relationships between the Federal Antitrust Laws and Industrial
Property, in Patent Antitrust, PLI, 1989
DREXL, Josef. What is protected in a computer program: copyright protection in the United States
and Europe. Munchen: Max Planck Institute, 1964. p. 91
EBB, LAWRENCE, Roger Thomas. Transfer of Foreign Technology in Latin America (Seminar on)
The Antitrust Laws. In Hark's international Antitrust New York, 1976
FARGOSI, Horacio, Breves anotaciones sobre la nueva ley de Defesa da concorrência., ADLA 1999D, 3942, Soldano, Arquímedes e Lanosa, Walter M., Estudio de mercados (Normas legales aplicables)
FINE, F, ‘NDS/IMS: A Logical Application of Essential Facilities Doctrinè, [2002] ECLR 457
FORRESTER, I, ‘Compulsory licensing in Europe: a rare cure to aberrant national intellectual
property rights?, encontrado em http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf
FOYER e VIVANT, LE DROIT DES BREVETS, PUF, 1991, p. 383
FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga, Ensaios Reunidos, p. 43 e p. 46, in Jurisprudência do CADE
1962-2003, Ed. Singular, 2004, CD
GONZALES JUNIOR, Astyr, A caducidade do privilegio de invenção na lei brasileira e na
Convenção de Paris, Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, nova serie, vol.
24 n 58 p 61 a 69 abr./jun. 1985
GORDON, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and
Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982)
GORDON, Wendy J, Assertive Modesty: An Economy of Intangibles, 94 Col.L.Rev. 8, 2587, 1994
201
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
GORDON, Wendy J, On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse,
78 Va.L.Rev. 149, 222-58, 1992
GORDON, Wendy J., Asymmetric Market Failure and Prisoner’s Dilemma in Intellectual Property,
17 U.Dayton L.Rev. 853, 861-67, 1992
GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” (Interpretação e Crítica), 2ª
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p.230
JACKSON, John H., GATT and the Future of International Trade Institutions, 18 Brook J. Int'l 11, 24
(1992)
JOHNSTON, Elaine Intellectual Property As An “Essential Facility”, in PLI Intellectual Property
Antitrust 2004
JONES, A & SUFRIN, B. EC Competition Law 574-630, Stothers, C, ‘Refusal to Supply As Abuse
of a Dominant Position: Essential Facilities in the European Union’, [2001] ECLR 256
JURUENA, Marcos Serviços Públicos, Revista de Direito Empresarial IBMEC Vol III
KOBAK JR., James B. Antitrust Treatment of Refusals to License Intellectual Property, in PLI IP
Antitrust 2001, p. 603
CORREA, Carlos M. La Regulación de conductas monopólicas en el Derecho Argentino y
Comparado. In Revista de Derecho Industrial, n. 2, pág. 283
LANDES, WILLIAM M. e POSNER, RICHARD A, The Economic Structure of Intellectual Property
Law. Hravard University Press, 2003, p. 374
LEAFFER, Marshall, Understanding Copyright Law, Third Edition, Lexis, 1999, p. 472
LEVY-STRAUSS, Claude, Raça e História, UNESCO, 1952
Machaay, Ejan, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637, 1994
MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano, ed. Saraiva, 6 ed., 1992
MARTIN-ARESTE, Pilar Martin-Areste, La licencia contractual de patente, Aranzadi, 1997, p. 238
MARTONE, Patricia, FUESTEL JR, Richard, GILBRETH, William The Patent Misuse Defense, in
Intellectual Property Antitrust 2001, PLI, New York, 2001, p. 101
MASKUS, KEITH E., LAHOUEL, MOHAMED, Competition Policy and Intellectual Property
Rights in Developing Countries: Interests in Unilateral Initiatives and a WTO Agreement, encontrado
em http://www.worldbank.org/research/abcde/washington_12/pdf_files/maskus.pdf, vistitado em
21/02/2005
202
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
MELO FILHO, Álvaro, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio de Janeiro - RJ. 1979,
págs. 1 a 18
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, vol. XVI, §§ 1971-1978
MOUSSERON, J.M..Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective, Paris, 1961,
p.197
NATTIER, Frank em Technology Transfer, Law and Practice in Latin America. AB. 1977
NORDHAUS, Patente Antitrust Law § 29, 1981
OTTEN, Adrian, Implementation of the TRIPS Agreement and Prospects for its Further
Development, Journal of International Economic Law, Vol. 1, No. 4, 1998
PETERSMANN , Ernst-Ulrch, International Competition Rules for the GATT-WTO World Trade and
Legal System, 27 J. World Trade 35 (1993)
PLI, Intellectual Property Antitrust 2001, David Bender, Ed. Practising Law Institute
PORTO, Ary Eduardo .Aspectos de Dominialidade, publicado no site do Centro de Estudos da
PGE/SP, em http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina1.html,
visitado em 16/09/02
POSNER, Richard. Antitrust Law, 2ª. Ed., p. 16 and p. 37
RÉGIBEAU, Pierre e ROCKET, Katharine. The Relationship Between Intellectual Property Law and
Competition Law: An Economic Approach, University of Essex and CEPR, June 2004
REICHMAN, Jerome H. e HASENZAHL, Catherine, 2003l Non-Voluntary Licensing of Patented
Inventions : Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice
in Canada and the United States of America. Issue paper No.5, encontrado em
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/projectoutputs.htm , visitado em 22/1/2005
REICHMAN, J.H. Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a
restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995)
RODRIGUES, Silvio. Direito civil - Parte geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1°. p.
311
ROFFE, Pedro, Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Chile-USA Free Trade Agreement,
Quaker International Affairs Programme, Ottawa
ROUBIER, Paul. Le droit de la Propriété Industrielle, (1952)
SAMUELSON, DAVIS, KAPOR e REICHMANN, A Manifesto Concerning the Legal Protection of
Computer Programs, 94 Col.L.Rev. 8, 2308, 2339, 1994
203
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
SANTOS, Manoel J.P.Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime
Constitucional do Direito Autoral, manuscrito, 2004
SAPHIRO, Carl .Competition Policy And Innovation, Doc. OECD DSTI/DOC (2002) 11
SCHERER, F. M., The Economics of Compulsory Drug Patent Licensing, encontrado em
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/9b2b70eeb6c333fb852568aa0073e2a1/2adc484a5
d57888f85256d350054080f/$FILE/F.M.%20Scherer%20-%20paper.doc, visitado em 21/1/2205
SHILLER, Henry, Revista da ABPI no. 25 (1996), p. 24
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: "a
propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social"
SMITH, Adam. An Inquiry into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations
TAYLOR, Robert P. Intellectual Property as “Essential Facility”, in Intellectual Property Antitrust,
2001, PLI, New York, 2001, p. 702 e seg
TAYLOR, Robert. Intellectual Property as “Essential Facility”, PLI IP Antitrust 2001, p. 679
VAZ E DIAS, José Carlos, Licença Compulsória de Patentes e Direito Antitruste, em Revista da
ABPI no. 84, Set/Out. de 2001 para uma análise de tal Consulta Prévia
VELANDIA, Mauricio. Fusiones y Concentraciones Empresariales Dentro de la Ley Antimonopolio
Colombiana, Boletim Latino-Americano de Concorrência no. 16 de fevereiro de 2003, p. 85
VENÂNCIO FILHO, Alberto, A intervenção do Estado no Domínio Econômico, Fundação Getúlio
Vargas, 1967, págs. 291 e 292
LANG, John Temple, Defining Legitimate Competition: Companies's duties to supply competitors,
and access to essential facilties, in 1994 Fordham Corp. L. Inst. (Barry Hawk ed., 1993), 245. Case T69/89, RTE v. Commission, paragraph 71
PITOFSKY, Robert, PATTERSON, Donna, HOOKS, Jonathan, The Essential Facilities Doctrine
Under U.S. Antitrust Law, Antitrust Law Journal, Vol. 70, p. 444
VIVAS-EUGUI , David, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade
Area of the Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, Quaker International
Affairs Programme (QIAP), Ottawa, International Centre for Trade and Sustainable Development
(ICTSD), Geneva
WALTERSCHEID, Edward C., The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical
Perspective, William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, p. 247-248
WEINSCHEL , Alan J. Antitrust Pitfals in Licensing , in In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001
204
A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano
Denis BORGES BARBOSA
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades de Curitiba
WILLIAMS, David: International Commercial Arbitration and Globalization—Review and Recourse
against Awards Rendered under Investment Treaties, The Journal of World Investment, Volume 4
April 2003, Number 2
ZHANG, Shu, DEL`OMPI AU GATT, La protection internationale des droits de la proprieté
intellectualle. Ed. Jean FOYER, 1995
ZORAQUIN, Aracama .Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propiedad
Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss
205