PROPRIEDADE INTELECTUAL
AULA 04 – PATENTES (REQUISITOS
PARA CONCESSÃO).
Renato Dolabella Melo
Mestrando em Direito Econômico pela UFMG.
Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI.
Pós-graduado em Direito de Empresa pelo CAD/Universidade Gama Filho – RJ.
Membro da Comissão de Terceiro Setor da OAB/MG.
Membro da Comissão de Concorrência e Regulação Econômica da OAB/MG.
Professor de Direito da Propriedade Industrial no curso de graduação em Direito da FEAD.
Professor de Direito Econômico e da Concorrência, Direito do Consumidor e Economia no curso de
graduação em Direito da Unifenas.
Ministra aulas de Propriedade Intelectual e de Direito Econômico, em regime de estágio de
docência, no curso de graduação em Direito da UFMG.
Professor de Direito em cursos de capacitação de entidades do Terceiro Setor pelo Instituto de
Governança Social – IGS.
Bacharel pela Faculdade de Direito da UFMG.
Advogado.
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Requisitos Para Concessão
de Patentes
• Novidade
• Atividade Inventiva
inventivo (MU)
• Aplicação Industrial
(invenções)
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/
ato
Requisitos Para Concessão
de Patentes (cont.)
• Novidade
• Noção comum às invenções e aos modelos de
utilidade.
• Considera-se novo, para fins de patenteabilidade,
todo o conhecimento que não foi tornado público e,
portanto, não compõe o estado da técnica. A
questão da publicidade é essencial para aferição da
novidade. Para compor o estado da técnica, a
matéria não pode ter seu teor, por exemplo, mantido
em segredo por aquele que eventualmente já o
explore.
• Novidade absoluta X Novidade relativa
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de Patentes (cont.)
• Há ainda duas possíveis exceções, nas quais
uma matéria cumpre o requisito de novidade
para fins de patenteabilidade mesmo se
tornada pública: o período de graça e a
prioridade.
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de Patentes (cont.)
• O período de graça é previsto no artigo 12 da Lei 9.279/96 e
consiste na possibilidade do titular depositar o pedido de patente
em até 12 meses após a divulgação da matéria. Para tanto, a
divulgação deve ter sido feita pelo próprio inventor, pelo INPI
(por meio de pedido de patente feito sem o consentimento do
inventor e publicado pela autarquia) ou por terceiros que tenham
obtido a informação do inventor ou em conseqüência de atos
deste.
• O período de graça, dessa forma, concede uma prerrogativa
extraordinária ao inventor para que este não se veja prejudicado
na questão da novidade pela eventual necessidade de publicar
um artigo científico que contenha a matéria a ser protegida ou
mesmo no caso da atuação de terceiros nesse âmbito à sua
revelia.
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• A prioridade, segunda hipótese de exceção,
consiste na possibilidade de pedido contendo
matéria já depositada anteriormente pelo
titular no Brasil ou em país com o qual este
mantenha acordo. Para o depósito realizado
anteriormente no Brasil, o prazo é de um
ano. No caso da prioridade em decorrência
de acordo internacional, este documento
definirá o prazo.
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de Patentes (cont.)
• Prioridade internacional: art. 16 da Lei
9.279/96 (prazo pela CUP: 12 meses)
• Prioridade nacional: art. 17 da Lei 9.279/96
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• Especialmente no âmbito internacional a prioridade
tem papel relevante. Uma vez que a patente
confere proteção territorial limitada aos países
onde foi depositada, a exploração do invento ou
do modelo de utilidade em outras nações implica na
necessidade de depósitos nesses territórios. Se a
novidade fosse prejudicada já pelo primeiro
depósito, o titular ficaria impedido de obter proteção
nos demais países, pois a matéria já estaria
compreendida no estado da técnica.
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• Importante destacar que, se o depósito não
foi feito dentro dos prazos previstos, não fará
jus à prerrogativa da prioridade e sua matéria
será considerada como integrante do estado
da técnica. Conseqüentemente, o requisito
da novidade não estará cumprido e o pedido
de depósito será indeferido. A matéria,
nessas condições, será de domínio público.
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• Atividade inventiva/ato inventivo
• Art. 13. A invenção é dotada de atividade
inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, não decorra de maneira evidente ou
óbvia do estado da técnica.
• Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de
ato inventivo sempre que, para um técnico no
assunto, não decorra de maneira comum ou
vulgar do estado da técnica.
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• Não foi claro o texto legal, pois a única diferença entre
os institutos foi a utilização da expressão “evidente ou
óbvia” para atividade inventiva, enquanto o ato inventivo
foi definido com a noção de algo que não decorre do
estado da técnica de maneira “comum ou vulgar”. Os
termos utilizados são muito próximos, dificultando o
trabalho do intérprete no sentido de conceituá-los
adequadamente. O que nos parece comum nos dois
casos é a necessidade de uma atuação intelectual de
mínima relevância para a geração do conhecimento que
dará suporte à invenção ou ao modelo de utilidade. Não
pode a matéria decorrer como conseqüência natural do
estado da técnica, ou seja, do conhecimento que é de
acesso público.
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• Dada a própria natureza da invenção e do modelo de utilidade,
especialmente no sentido de que a primeira exige um grau mais
acentuado de inovação para sua configuração, o ato inventivo
seria uma manifestação em menor escala da própria atividade
inventiva:
• “Inspirada na legislação alemã, a definição segundo a qual para
o modelo [de utilidade] se exige que a inovação não decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica encerra a noção
de que do modelo também se requer um certo grau de
inventividade, entretanto em menor proporção do que aquele
exigido para uma invenção. Em outras palavras, pode-se
considerar o ato inventivo como um menor grau de atividade
inventiva”. (IDS, 2005, p. 35 e 36)
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• “Para ser patenteável, a invenção deve ultrapassar uma dupla
barreira: primeiro, deve situar-se fora do já conhecido –
novidade; e, ainda, do que é evidente – atividade inventiva. A
questão não é simples e merece esclarecimento. Na verificação
do requisito da novidade, busca-se saber, no estado da técnica,
se a invenção já está divulgada. Caso a resposta seja negativa,
o examinador, apesar de estar diante de uma invenção nova,
deve investigar se tal invenção compreende um real avanço
técnico ou se, ao contrário, decorre de maneira lógica e
evidente, para um homem do métier, do que já era conhecido
(estado da técnica). Esta segunda investigação tem por objeto
justamente a constatação da presença de atividade inventiva”.
(LABRUNIE, 2005, p. 69)
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• Aplicação industrial
• Comum a patente de invenção e de MU.
• A matéria protegida pela patente deve ser
passível de aplicação em uma indústria,
sendo possível dessa forma a reprodução do
produto ou processo patenteado.
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• Um exemplo de matéria que não atende ao
requisito de aplicação industrial é a chamada
“máquina de moto-contínuo”. Uma vez que a
proposta de um invento dessa natureza, qual
seja, criar energia mantendo um movimento
perpétuo, é tida como inalcançável aos olhos
dos conhecimentos atuais no campo da
Física, seria impossível sua aplicação
industrial.
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de Patentes (cont.)
• Além dos requisitos intrínsecos para a
patenteabilidade, o pedido de depósito deve
ainda atender às exigências formais
previstas em lei, como, por exemplo,
apresentar
relatório
com
suficiência
descritiva e reivindicações em relação à
matéria e comprovar o pagamento das
retribuições e anuidades.
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