Cópia da sentença do Tribuna de Comércio de Lisboa
proferida no processo de registo da marca internacional n.° 717 891, Sun Princess.
I - Relatório. - General Biscuits Belgie, N. V., sociedade de direito belga, com sede em De Beukeleatr-Pareinlaan,
B-2200 Herentals, Bélgica, veio, ao abrigo do disposto nos
artigos 38.° e seguintes do Código de Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do vogal do conselho
de administração do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que concedeu o registo da marca internacional n.° 717 891, Sun Princess, figurativa.
Alega ser titular do registo das marcas internacionais
n.os632 504 e 678 793, Prince, prioritárias, destinadas a assinalar produtos idênticos e afins, sendo manifesta a semelhança gráfica e fonética entre ambas.
Juntou documentos de fls. 22 a 30 e 43 a 51 e procuração forense a fls. 31 e 32.
Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Propriedade Industrial, o -INPI limitou-se a remeter o processo
administrativo.
Notificada a parte contrária, nos termos do disposto no
artigo 41,°, n.° 3, do Código da Propriedade Industrial, nada
disse.
O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da
matéria e da hierarquia.
As partes estão dotadas de personalidade e capacidade
judiciárias, são legítimas e estão devidamente representadas.
O processo é o próprio.
Inexistem quaisquer outras excepções, nulidades ou
questões prévias de que cumpra conhecer.
A questão que se coloca é a de saber se as marcas Sun
Princess, figurativa, e Prince são susceptíveis de se confundirem, sendo a primeira imitação da segunda.
II- Fundamentação fáctico-jurídica e conclusiva. Face à prova documental produzida encontra-se assente a
seguinte factualidade:
1) Por despacho de 13 de Julho de 2000, publicado
no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 8/2000,
o INPI concedeu o registo da marca internacional
n.°717 891, Sun Princess, figurativa, pedida em 14
de Maio de 1999;
2) Destinada a assinalar produtos das classes:
29.ª, «viande et produits arnés, salami, saucisse, viande frite, jambon, basterma (viande
pressée et assaisonnée d'ail et dáutres épices), viande en conserve, poisson et viande de poulet, oeufs, viande de caille et de
perdrix, huiles et grasses alimentaires (huile
de mais, huile de soja, huile de coton, huile
de tournesol, huile de palme, huile d'olive),
lait et produitslaitiers, fromage, fromage de
brebis, lait en poudre, ayran (boisson rafraichissante à base de yaourt), congelés, fruits
séchés, fèves conservées, pois chiches,
champignons conserves»;
30.", «riz, sauces (condimenst), cacao, thés en
tous gerires, sucre, sucre candi, chocolat,
biscuits, café, farine de blé, galleta (pain sec),
crackers, patê à gâteau, macaronis, halva
(friandises turques), galettes, paro azyme
sous de forme de feuilletage, vermicelles
faits maison, pâte sucrée»;
31.ª, «fruits et légumes frais, orange, prunes,
bananes, mandarines, pamplemousses, pommes, mangues, kiwis, poireaux, épinards,
pois, oignons, aulx, aubergines; semences de
plantes potagères et graines d'arbres fruitiers»;
32.ª, «boissons en tous gerires: limonades, jus
de fruits, jus de pommes, peches, cerises,
citrons, oranges, mandarines, pamplemousses, raisins, tomates, kiwis, arianas et mangues»;
3) Tal marca é composta pelas palavras «Tek Sun
Princess» escritas em letras vermelhas impressas
num quadro verde, contendo ainda o desenho de
uma esfera laranja, que se assemelha a uma laranja ou um sol e que está colocado antes da palawa « Sun».
4) A palavra «Sun» é a palavra impressa em letras
maiores e mais cheias, seguindo-se «Princess» e
em último «Tek»;
5) A recorrente é titular do registo da marca internacional n.°678 793, Prince, pedida em 17 de Julho
de 1997 e protegida em Portugal por despacho do
INPI de 21 de Maio de 1999;
6) Destinada a assinalar produtos de várias classes,
designadamente:
29.', «viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séches, conservés et ou cuits, compotes, confitures,
coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
aliments conservés composés entièrement
ou essentiellement de viande, poisson, jambon, volaille, gibier et ou charcuterie; plats
préparés, séches, cuits, en conserve, surgelés, constitués entièrement ou essentiellement de viande; de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucréscomprenant de
Ia pomme de tere, aromatisés ou natures:
mini-charcuterie pour l'aperitif lait, lait en
poudre, lait gelifié aromatisé et lai battu;
produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourt a boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraiche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages fais en faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers glacés, produit laitiers
fermentés; huiles comestibles, huile d'olive,
graisse comestibles»;
30.ª, «café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrés ou
salés); pizzas, pâtes alimentaires natures ou
aromatisés et ou fourrés, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés comprenant entièrement ou
essentellement des pâtes alimentaires; plats
préparés comprenant entièrement ou essentellement des pâtes à tarte, pain, biscottes,
biscuits U (sucrés ou salés), aufrettes, gaufres, gâteraux, pâtisseries, tous ces produits
étant natures et ou nappés et ou fourrés et
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère.
biscuitière ou pâissière; confiserie, glaces
alimentaires, crèmes glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condimenst), sauces
sucrés, sauces pour pães, épices»;
31.ª, «fruit et légumes frais, herbes fraiches, aromates et épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillé, algues pour
I'alimentation humaine ou animale; arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, mais,
seigle, sésame, canne a sucre; produits de
lélevage, fleurs naturelles ou séchées; graines (semences), grains (céréales), malt pour
la brasserie et la distillerie; orge; aliments
pour animaux, farine pour animaux»;
42.', «services de traiteurs (alimentation), decafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurantes libre-services, de snack-bars, de restauration rapide, de salons de thé, débit de
boissons; services rendus par des hôtels,
balnéothérapie, thalassothérapie»;
7) E da marca inlernacional n.°632 504, Prince, pedida em 31 de Janeiro de 1995 e protegida em Portugal por despacho do INPI de 31 de Dezembro
de 1997;
8) Destinada a assinalar produtos das classes:
29.ª, «viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes séches, conservés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait
et produits laitiers; huile et graisses comestibles; conserves de viande, poisson, volaille
et gibier»;
30.", «café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, saltou, succédanés du café; farines, et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibtes; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, vinaigre, sauces, épices, glâces à
refraichir».
A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços
comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência
de um produto ou serviço - artigo 167.° do Código da
Propriedade Industrial (Código a que se referem todas as
normas infracitadas sem outra indicação).
A composição das marcas é, em princípio, livre, embora
haja restrições estabelecidas por lei e impostas pelos principios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da
independência e da licitude, que regem a composição das
marcas e que estão consagradas nos artigos 188.° e 189.°
Para o presente caso a que interessa, face à argumentação da recorrente, é a limitação enunciada na alínea m) do
artigo 189.° que dispõe ser de recusar o registo da marca
quando esta contiver:
Reprodução ou imitação no todo ou em parte de
marca anteriormente registada por outrem, para o
mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em
erro ou confusão o consumidor.
A referida limitação consagra o princípio da novidade
da marca: se a marca for uma usurpação de uma marca
registada anteriormente, referida a produtos ou serviços
semelhantes ou afins, não pode ser registada. A usurpação pode consistir numa reprodução (cópia integral) ou
numa imitação (confundível) da marca registada anteriormente.
O conceito de imitação é-nos dado pelo artigo 193.°, n.° 1,
e verifica-se quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou
serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em
erro ou confusão, ou que compreenda um risco
de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame
atento ou confronto.
O primeiro requisito não levanta qualquer problema, já
que se prende com dados meramente objectivos: data em
que foi concedido o registo.
O segundo requisito já não é tão pacífico. É que para
que haja imitação não é necessário que os produtos ou
serviços se integrem na mesma classe. Basta que se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta. A definição serve-se de conceitos abertos passíveis de diferentes interpretações.
Para aferir da semelhança dos produtos ou serviços interessa apurar se os mesmos, sendo concorrenciais, têm a
mesma utilidade e fim ou são complementares. Para além
deste factor há um outro a ter em conta que é o da origem
do produto, ou seja, se os produtos em causa podem
atribuir-se à mesma origem ou fonte produtiva.
Assim, deve atender-se, para apurar da identidade ou
afnidade dos produtos, à natureza e destino dos mesmos,
às modalidades de utilização, aos locais de fabrico e venda e aos circuitos comerciais.
Quanto ao terceiro, cumpre fazer algumas observações.
Antes de mais e para se aferir da imitação não há que
confrontar directamente as duas marcas. A imitação existirá quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir,
se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por
outra de que se tenha conhecimento. «Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com
um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à
vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame
comparativo. Compra o produto por se ter convencido de
que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória.» (Prof. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial,
Reprint, 1994, p. 188.)
No mesmo sentido diz Bédarride, citado por Pupo Correia, « a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam
oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e
separadamente» (in Direito Comercial, Ediforum, 6.ª ed.,
1999, p.340).
O juízo a fazer há-de ter em atenção o consumidor médio do produto ou produtos em questão, ou seja, há que
considerar o estrato populacional a que primordialmente o
produto ou serviço se destina. «No exame comparativo das
marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o
juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão. Se, por exemplo, se trata de um produto consumido em regra por pessoas de certo grau de cultura, a confusão de marcas com alguns elementos comuns
não será tão fácil como nos casos em que determinado
produto se destine de preferência a camadas sociais de
cultura rudimentar.» (Ferrer Correia, op. cit.)
No caso sub iudice, o primeiro dos mencionados requisitos é incontestável: a recorrente registou as suas marcas
Prince, tendo o registo sido deferido por despachos anteriores à entrada do pedido de registo da marca recorrida.
Os registos da recorrente são, pois, anteriores ao registo
da marca recorrida.
Quanto ao segundo requisito é de considerar que as
marcas da recorrente se destinam a assinalar produtos das
classes 29.ª, 30.' e 31.ª e a marca recorrida das classes 29.ª
a 32.ªRelativamente aos produtos das classes 29.ª, 30.ª e
31.ª, os produtos assinalados pelas várias marcas são muito
semelhantes.
Já o mesmo não se passa no que toca aos produtos da
classe 32.ª Com efeito, estão em causa bebidas não alcoólicas,produtos que nenhuma das marcas da recorrente
pretende assinalar.
Sucede que uma dessas marcas se destina a assinalar
serviços de cafetaria e de restauração, locais onde esses
produtos são largamente confundidos, entendendo por
isso o Tribunal que há aqui uma afinidade entre os produtos da recorrida e os serviços da recorrente.
Assim, também este segundo requisito se verifica.
Resta agora apreciar o terceiro requisito: semelhança
gráfica e fonética que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não as podendo distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Terá aqui de se considerar que estamos perante diferentes tipos de marcas: enquanto as marcas da recorrente
são meramente nominativas, a marca recorrida é mista, já
que para além de elementos verbais escritos (marca nominativa) inclui também elementos de natureza desenhística
(marca figurativa). Assim, para apurar da semelhança há que
atender não só aos aspectos gráfico e fonético mas também à forma, isto é, terá de proceder-se a uma avaliação
global tendo em consideração se o elemento prevalente é
o nominativo ou o figurativo.
Ora a marca internacional Sun Princess é uma marca em
que as cores assumem um papel relevante, dado serem cores fortes, sendo conferido realce às letras pela própria cor
em que estão impressas. De todas as palavras que compõem a marca a que aparece em maior destaque é a palavra «Sun», não só porque está escrita em letra de tamanho maior e mais cheia, como aparece junto da figura
cilíndrica que tanto se assemelha a uma laranja como a um
sol.
A marca tal como se apresenta ao consumidor tem um
carácter distintivo que lhe é conferido pelo seu todo, pelo
jogo das palavras com as cores e o próprio símbolo cilíndrico que lhe dá relevo pelo facto de, lembrando um sol,
reforçar a ideia que a palavra mais destacada da marca quer
dar.
Será esta marca, com as características descritas, confundível com as marcas da recorrente? Afigura-se-nos que
não.
As marcas da recorrente são marcas nominativas compostas apenas pela expressão «prince». É certo que a
marca da recorrente contém em si própria as marcas da
recorrente. Mas o facto de a palavra ser «princess» confere logo alguma distinção gráfica e fonética, dado o diferente som introduzido pelos dois «s». Acresce que em
termos ideográficos também nenhuma confusão se levanta, já que num caso temos o masculino («prince», igual a
príncipe) e no outro o feminino («princess», igual a princesa).
Mas não é este o pormenor que contribui para que as
marcas se distingam facilmente umas das outras. Como já
se disse, a marca recorrida é composta por uma outra
palavra, sendo a esta que foi conferido o destaque. Ora
analisando a marca Sun Princess, com as características
apontadas e as cores utilizadas, teremos de concluir que a
mesma tem a sua individualidade própria, o seu cunho distintivo composto pelo todo da expressão escrita com as
cores e o desenho referidos.
Atendendo a estes considerandos é de concluir que
apesar de uma das palavras que compõe a marca recorrida
conter a marca recorrente, na marca recorrida o elemento
prevalente não é essa palavra isoladamente considerada,
mas sim o conjunto formado pelas palavras «sun princess»
e o elemento figurativo. O consumidor individualiza e identifica os serviços prestados pela titular da marca recorrida
através dessas duas palavras que retém na sua mente em
conjunto, não sendo plausível que, confrontado com as
marcas Prince vá confundir os produtos que as mesmas
assinalam com os serviços que recorda sob a marca Sun
Princess. Este facto faz com que entre ambas as marcas
haja diferenças notórias, diferenças essas que não permitem ao consumidor médio a.confusão necessária para se
poder considerar a marca recorrida imitação da marca da
recorrente.
Daqui resulta que, analisando a marca recorrida na sua
globalidade, concluímos existir uma diferença de tal forma
evidente entre esta e a marca da recorrente que as torna
facilmente distinguíveis aos olhos do consumidor médio do
tipo de produtos em causa sem confronto directo entre as
marcas, pelo que, não se pode considerar a marca internacional n.° 717 891, Sun Princess, figurativa, imitação das
marcas da recorrente.
Do exposto resulta que não há a semelhança entre as
duas marcas exigida pelo legislador para se considerar ser
um imitação da outra, pelo que não havia fundamento para
recusa do registo da marca com base no disposto no artigo 189.°, n.° l, alínea m).
Alega a recorrente que a concessão da marca recorrida
configura uma situação de concorrência desleal.
Prescreve o artigo 25.°, n.° 1, alínea d), que é fundamento de recusa do registo O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é
possível independentemente da sua intenção.
Concorrência desleal traduz-se na possibilidade de, através da prática de determinados actos, causar prejuízo a
outrem ou alcançar para si ou para terceiro um beneficio
ilegítimo (artigo 260.°)
Carlos Olavo define o acto de concorrência desleal como
«aquele acto susceptível de, no desenvolvimento de uma
dada actividade económica, prejudicar um outro agente
económico que, por sua vez, exerce também uma actividade económica determinada, prejuízo esse que se consubstancia num desvio de clientela própria em beneficio de um
concorrente» (in Propriedade Industrial, Almedina, 1997,
pp. 145-146).
A concorrência existe quando o consumidor é levado
a atribuir os produtos à mesma fonte produtiva (estabelecimento ou sociedade) ou a pensar que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as
empresas que produzem ou comercializam os produtos.
Neste último caso, o consumidor atribui a origem dos
produtos ou serviços a um denominador comum, pensando tratar-se da mesma organização, entendida esta em
sentido lato, pelo que ainda assim se pode dizer que atribui os produtos à mesma origem (neste sentido Américo da
Silva Carvalho, in Marca Comunitária, C.ª Editora, pp. 82
es
e
g
s
.
)
Atendendo às conclusões supra-enunciadas e à noção
de concorrência desleal, não se nos afigura lícita a conclusão de que o uso da marca recorrida possa levar à
prática de actos de concorrência desleal. Como já se referiu, a diferença entre as marcas é tão notória que não é
possível que o consumidor médio deste tipo de produtos
caia no erro grosseiro de as associar. Não se vislumbra
possível a associação entre as marcas de modo a poder
pensar tratar-se da mesma fonte produtiva, nem se podendo concluir que o consumidor médio irá pensar desse
modo.
Inexistindo qualquer risco de associação, não há possibilidade de o uso da marca recorrida causar prejuízo à recorrente, consubstanciado num desvio de clientela. Nem há
qualquer fundamento válido para concluir que o consumidor vai associar os produtos da titular da marca recorrida
à recorrente, causando-lhe assim um prejuízo.
Pelo exposto, a única conclusão possível é a de que não
há concorrência desleal, mesmo que não intencional.
Assim, e mesmo considerando que deverá ser recusado
o registo se houver possibilidade de ocorrer concorrência
desleal mesmo não intencional (artigo 25.°, n.° 1, alínea d),
do Código da Propriedade Industrial), não descortinamos
que no presente caso possa existir concorrência desleal, já
que não admitimos como possível qualquer tipo de confusão quer entre os produtos quer quanto à origem dos
mesmos.
Assim, por não ocorrer no caso imitação e, consequentemente, não se mostrar violado o disposto no artigo 189.°,
n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial. nem
estardemonstrada a possibilidade de ocorrência de actos
de concorrência desleal, a concessão do registo da marca
é correcta.
III - Decisão. - Tudo visto, negando-se provimento ao
recurso, mantém-se o despacho do Sr. Vogal do CA do
INPI,que, em subdelegação de poderes, concedeu o registo à marca internacional n.° 717 891, Sufi Princess,
concedendo-se assim protecção jurídica nacional à referida marca.
Nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais, fixo ao recurso o valor tributário
de 40 UC pela recorrente, com taxa de justiça reduzida a
metade (artigos 146.°, n.° 1, in fine, do Código de Processo
Civil e 14.°, alínea j), do Código das Custas Judiciais).
Registe e notifique.
Após trânsito em julgado da sentença e com cópia da
mesma, devolva o processo apenso ao INPI (artigo 44.° do
Código da Propriedade Industrial).
Lisboa, 18 de Outubro de 2001. - O Juiz de Direito,
(Assinatura ilegível.)