Contratos e Procedimentos em
Propriedade Intelectual
Aspectos de prática processual.
Perícia em Propriedade Intelectual.
Apreensão nas Alfândegas
Aula 06 - 05.05.05
Professor Denis Borges Barbosa
Perícia
CPC
• Art. 145. Quando a prova do fato
depender de conhecimento técnico ou
científico, o juiz será assistido por
perito, segundo o disposto no art. 421.
Necessidade e desnecessidade de
perícia
• "O exame pericial, nos casos de violação de
registros de marcas (sic) é desnecessário, ao
contrário do que acontece nos relativos aos
privilégios de invenção, em que é primordial.
A verificação da existência de reprodução,,
imitação ou usurpação de marca registrada
compete ao juiz, não dependendo de
conhecimento especial de técnicos..."
(Tratado, cit., v. 2, p. 1128).
Necessidade e desnecessidade de
perícia
• Art. 201. Na diligência de busca e
apreensão, em crime contra patente
que tenha por objeto a invenção de
processo, o oficial do juízo será
acompanhado por perito, que
verificará, preliminarmente, a
existência do ilícito, podendo o juiz
ordenar a apreensão de produtos
obtidos pelo contrafator com o
emprego do processo patenteado.
CPC
• Art. 145. Quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou científico, o juiz será
assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.
• § 1º - Os peritos serão escolhidos entre profissionais
de nível universitário, devidamente inscritos no
órgão de classe competente, respeitado o disposto
no Capítulo Vl, seção Vll, deste Código.
• § 2º - Os peritos comprovarão sua especialidade na
matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão
do órgão profissional em que estiverem inscritos.
• § 3º - Nas localidades onde não houver profissionais
qualificados que preencham os requisitos dos
parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será
de livre escolha do juiz.
CPC
• Art. 420. A prova pericial consiste em
exame, vistoria ou avaliação.
• Parágrafo único - O juiz indeferirá a
perícia quando:
• I - a prova do fato não depender do
conhecimento especial de técnico;
• II - for desnecessária em vista de
outras provas produzidas;
• III - a verificação for impraticável.
CPC
• Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato
o prazo para a entrega do laudo.
• § 1º - Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias,
contados da intimação do despacho de nomeação
do perito:
• I - indicar o assistente técnico;
• II - apresentar quesitos.
• § 2º - Quando a natureza do fato o permitir, a perícia
poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do
perito e dos assistentes, por ocasião da audiência
de instrução e julgamento a respeito das coisas que
houverem informalmente examinado ou avaliado.
CPC
• Art.
422.
O
perito
cumprirá
escrupulosamente o encargo que Ihe
foi cometido, independentemente de
termo de compromisso. Os assistentes
técnicos são de confiança da parte, não
sujeitos a impedimento ou suspeição.
CPC
• Art. 424. O perito pode ser substituído
quando:
• I - carecer de conhecimento técnico ou
científico;
• II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o
encargo no prazo que Ihe foi assinado.
• Parágrafo único - No caso previsto no inciso
II, o juiz comunicará a ocorrência à
corporação profissional respectiva,
podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada
tendo em vista o valor da causa e o possível
prejuízo decorrente do atraso no processo.
CPC
• Art. 425. Poderão as partes apresentar,
durante a diligência, quesitos
suplementares. Da juntada dos quesitos aos
autos dará o escrivão ciência à parte
contrária.
• Art. 426. Compete ao juiz:
• I - indeferir quesitos impertinentes;
• II - formular os que entender necessários ao
esclarecimento da causa.
CPC
• Art. 427. O juiz poderá dispensar prova
pericial quando as partes, na inicial e
na contestação, apresentarem sobre as
questões de fato pareceres técnicos ou
documentos elucidativos que
considerar suficientes.
CPC
• Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem
o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de
todos os meios necessários, ouvindo testemunhas,
obtendo informações, solicitando documentos que
estejam em poder de parte ou em repartições
públicas, bem como instruir o laudo com plantas,
desenhos, fotografias e outras quaisquer peças.
• Art. 431-B. Tratando-se de perícia complexa, que
abranja mais de uma área de conhecimento
especializado, o juiz poderá nomear mais de um
perito e a parte indicar mais de um assistente
técnico.
Processo Penal
•
Art. 530-A. O disposto nos arts. 524 a 530
será aplicável aos crimes em que se proceda
mediante queixa. (Incluído pela Lei nº 10.695,
de 1º.7.2003)
•
Art. 530-I. Nos crimes em que caiba ação
penal pública incondicionada ou
condicionada, observar-se-ão as normas
constantes dos arts. 530-B, 530-C, 530-D,
530-E, 530-F, 530-G e 530-H. (Incluído pela Lei
nº 10.695, de 1º.7.2003)
CPP - Queixa
• Art. 525. No caso de haver o crime deixado
vestígio, a queixa ou a denúncia não será
recebida se não for instruída com o exame
pericial dos objetos que constituam o corpo
de delito.
•
Art. 526. Sem a prova de direito à ação,
não será recebida a queixa, nem ordenada
qualquer diligência preliminarmente
requerida pelo ofendido.
•
CPP - Queixa
•
Art. 527. A diligência de busca ou de apreensão
será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz,
que verificarão a existência de fundamento para a
apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo
pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias
após o encerramento da diligência.
•
Parágrafo único. O requerente da diligência
poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o
juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a
improcedência das razões aduzidas pelos peritos.
•
CPP - Queixa
• Aplicação do art. 201 do CPPI/96:
• Doravante, o art. 201, concedendo agilidade e
economia ao processo, exige apenas a presença de
um perito e de um oficial de justiça, tornando mais
rapids a realizaçao da diligência e reduzindo os
honorarios periciais à metade.
• A outra novidade trazida pela Lei de Propriedade
Industrial é que o perito devera acompanhar a
diligencia de busca e apreensõo, com o objetivo de
confirmar a existencia do ilicito, possibilitando maior
segurança na apreensõo dos produtos ol)tidos pelo
contrafator com o emprego do processo patenteado.
• (Comentários da Dannemann)
CPP – Queixa
•
Art. 528. Encerradas as diligências, os autos
serão conclusos ao juiz para homologação do laudo.
•
Art. 529. Nos crimes de ação privativa do
ofendido, não será admitida queixa com fundamento
em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de
30 (trinta) dias, após a homologação do laudo.
•
Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério
Público dos autos de busca e apreensão requeridas
pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não
tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste
artigo.
CPP – Queixa
- CPI/96
•
Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos
industriais ou comerciais legalmente organizados e
que estejam funcionando publicamente, as
diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e
apreensão dos produtos quando ordenadas pelo
juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade
licitamente exercida.
• Art. 204. Realizada a diligência de busca e
apreensão, responderá por perdas e danos a parte
que a tiver requerido de má-fé, por espírito de
emulação, mero capricho ou erro grosseiro.
CPP – CP 184
•
•
Art. 530-B. Nos casos das infrações
previstas nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 184 do
Código Penal, a autoridade policial
procederá à apreensão dos bens ilicitamente
produzidos ou reproduzidos, em sua
totalidade, juntamente com os
equipamentos, suportes e materiais que
possibilitaram a sua existência, desde que
estes se destinem precipuamente à prática
do ilícito. (Incluído pela Lei nº 10.695, de
1º.7.2003)
CPP
•
Art. 530-C. Na ocasião da apreensão será
lavrado termo, assinado por 2 (duas) ou mais
testemunhas, com a descrição de todos os bens
apreendidos e informações sobre suas origens, o
qual deverá integrar o inquérito policial ou o
processo. (Incluído pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
•
Art. 530-D. Subseqüente à apreensão, será
realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, por
pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos
os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá
integrar o inquérito policial ou o processo. (Incluído
pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
Dos requisitos de uma perícia
em patentes
Bibliografia
• O que um perito precisa saber de Direito
num caso de violação de patentes
• Este trabalho indica algumas noções básicas de
Propriedade Intelectual, indispensáveis aos
peritos e assistentes técnicos num caso em que
se alega violação de patentes.
• http://www.denisbarbosa.addr.com/perito.doc
Nossos exemplos de problemas de
perícia
A perícia em violação de
patentes
Diversa da perícia de nulidade
A perícia em violação de
segredos
Fase um: distinguir os objetos
• Uma patente, na sua formulação clássica, é um
direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a
exclusividade da exploração de uma tecnologia.
• Como contrapartida pelo acesso do público ao
conhecimento dos pontos essenciais do invento, a
lei dá ao titular da patente um direito limitado no
tempo, no pressuposto de que é socialmente mais
produtiva em tais condições a troca da
exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia)
pela exclusividade temporária de direito [1].
•
[1] Do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual,
2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, 1300p.
Fase um: distinguir os objetos
• A outra forma usual de proteção da tecnologia é a
manutenção do segredo - o que é sempre
socialmente desaconselhável, eis que dificulta o
desenvolvimento tecnológico da sociedade.
• Na sua formulação clássica, assim, a patente
presume a extinção do segredo, tornando o
conhecimento da tecnologia acessível a todos.
Como requisito para conceder a patente, o Estado
exige a descrição exata da tecnologia de forma a
que um técnico com formação média na área seja
capaz de reproduzir a invenção.
Fase um: distinguir os objetos
• Cada gênero de patente recebe uma
proteção de caráter diverso:
• a) A patente de processo dá a exclusividade
do uso dos meios protegidos na produção
do resultado assinalado - mas não dá,
necessariamente, a exclusividade sobre o
resultado, desde que ele possa ser gerado
por outro processo.
• b) A proteção do produto (a chamada
reividicação per se) garante ao titular a
exclusividade do mesmo, seja como ele for
produzido.
Fase um: distinguir os objetos
•
Quanto à patente de produto, vale observar com atenção o que lembra
Gama Cerqueira:
• "Vimos, anteriormente, que a patente concedida
para a invenção de novo produto assegura ao
inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e de
impedir que terceiros o fabriquem, por diverso que
seja o processo ou meio empregado na sua
fabricação. Não importa, portanto, que o processo
seja diferente do empregado pelo concessionário da
patente, nem que seja privilegiado: enquanto estiver
em vigor o privilégio concedido para o produto, a
fabricação deste, sem autorização do titular da
patente, constitui delito. [1]
•
[1] João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol.
1, "Revista dos Tribunais", pp 546-547.
Fase Dois – ler a patente
• Patente – conteúdo. Relatório descritivo
• No relatório descritivo se fixa o problema
técnico cuja solução o pedido pretende
constituir, os limites do estado da arte, que
o invento propõe-se a superar, e as
razões pelas quais se entende haver
atividade inventiva [1].
•
[1] Ato Normativo INPI 127, em vigor:
Fase Dois – ler a patente
• Ao teor da lei, o relatório deverá descrever
clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realização por técnico no
assunto e indicar, quando for o caso, a
melhor forma de execução.
• Assim, o relatório tem de indicar com
precisão qual a implementação prática mais
eficaz do invento, consolidando um requisito
além da simples utilidade industrial.
• O relatório que não o fizer pecará de
insuficiência descritiva, sendo passível de
nulidade.
Fase Dois – ler a patente
• Elemento crucial da funcionalidade do sistema de
patentes, o relatório descritivo tem por finalidade
expor a solução do problema técnico em que
consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a
descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as
soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a
nova forma de solução - indicando em que esta
altera o estado da arte.
• Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas
reivindicações, são os existentes no relatório
descritivo. Assim, a propriedade intelectual
pertinente está necessariamente contida no
relatório, embora não tenha que ser tão ampla
quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta
forma, a definição do espaço reivindicável.
Fase Dois – ler a patente
• O título. O resumo
• O título e o resumo, breve ementa da
patente, tem por propósito facilitar o
conhecimento da área técnica em que o
pedido se situa, e, brevissimamente, a
natureza do invento.
• A publicação do título do invento no órgão
oficial traz sua atenção aos eventuais
interessados em contestar o pedido de
patente, e é assim importante elemento da
satisfação do devido processo legal
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações
• As reivindicações, que traçam o escopo
jurídico da exclusividade, deverão ser
fundamentadas no relatório descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido
e definindo, de modo claro e preciso, a
matéria objeto da proteção
• Objetivamente, o privilégio é limitado pelas
reivindicações que integram o pedido: a
exclusividade de uso é da tecnologia
circunscrita, e de nenhuma outra.
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações
• O art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que
os privilégios são circunscritos
objetivamente pela tecnologia exposta no
relatório, tal como reivindicada:
• "A extensão da proteção conferida pela
patente será determinada pelo teor das
reivindicações interpretado com base no
relatório descritivo
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações
• Uma reivindicação é redigida de
maneira a identificar geralmente o
escopo da solução oferecida (por
exemplo, "máquina de fazer tal coisa"),
seguida de uma fórmula convencional
de indicar o início do reivindicado
('caracterizado por...") e, então, pela
descrição mais exata possível do
material reivindicado.
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações
• O quadro reivindicatório pode se referir a
diversos elementos individuais de um
mesmo conceito inventivo –
– um produto,
– o processo para se fabricar tal produto,
– o aparelho para fazer processar tal método de
fabricação, etc –
• em várias reivindicações independentes
entre si
• mas pode haver reivindicações que apenas
particularizem ou aprofundem uma solução
técnica já enunciada em uma outra
reivindicação - da qual são dependentes
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações
• O elemento mais sensível das reivindicações é a
partícula que enuncia o que, nas patentes, é
exclusividade, distinguindo dessa o que é simples
informação tecnológica. Como preceitua a norma
legal pertinente:
– - as reivindicações independentes devem, quando
necessário, conter, entre a sua parte inicial e a
expressão "caracterizado por", um preâmbulo
explicitando as características essenciais à
definição da matéria reivindicada e já
compreendidas pelo estado da técnica;
– - após a expressão "caracterizado por" devem ser
definidas as características técnicas essenciais e
particulares que, em combinação com os
aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja
proteger;
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações da patente 8904813-0 l.
•
Processo para produzir partes de condutos
tubulares com várias camadas de material sintético,
material de enchimento inorgânico e fibras de vidro,
caracterizado pelo fato de que, para a formação de
camadas individuais ligadas indissoluvelmente entre
si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de
mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa; e,
mediante controle do número de rotações de tempo
predeterminado, cria-se na camada em formação
uma proporção de dissociação predeterminada de
resina e material de enchimento; fornecendo-se
fibras de vidro, com matriz girando com um número
de rotações predeterminado, de modo que penetrem
na parte interior da camada tornada mais rica em
resina pela proporção de dissociação; e, depois,
repete-se esta operação pelo menos uma vez.
Fase Dois – ler a patente
• As reivindicações da patente 8904813-0 l.
Assim, esse é o preâmbulo,
que não implica em matéria
exclusiva:
• l. Processo para produzir
partes de condutos tubulares
com várias camadas de
material sintético, material de
enchimento inorgânico e fibras
de vidro
•
Fase Dois – ler a patente
•
Interpretação de reivindicações e literalidade
• Uma vez exemplificada a leitura dessa
reivindicação, deve-se concluir que a
interpretação é literal? Não.
• O alcance da reivindicação não é,
necessariamente, formal e literal. O que se
protege, na verdade é a solução nova para o
problema técnico pertinente; a questão que
se coloca, assim, é: as outras maneiras de
resolver o mesmo problema são ou não
protegidas pela patente? A resposta é dada
pela chamada teoria dos equivalentes.
Fase Dois – ler a patente
•
Interpretação de reivindicações e literalidade
• O art. 186 do CPI/96 assim diz:
• “Os crimes deste Capítulo caracterizam-se
ainda que a violação não atinja todas as
reivindicações da patente ou se restrinja à
utilização de meios equivalentes ao objeto
da patente”.
• Assim, tanto a violação parcial quanto a de
fatores equivalentes é criminalmente punível
(embora não exista uma disposição
equivalente na definição do teor civil da
patente).
Fase Dois – ler a patente
• Interpretação de reivindicações e literalidade
• "para verificar-se a infração, basta que tenha sido
usurpada a idéia da invenção, objeto do privilégio.
Qualquer modificação introduzida na forma, nas
dimensões ou nas proporções do objeto, bem como a
substituição de matéria, não excluem a contrafação.
Estão no mesmo caso a substituição de peças ou órgãos
de um maquinismo privilegiado por outro elemento
equivalente, ou a sua modificação sem alteração das
funções que desempenham, a substituição de
substâncias de um produto químico por outro análogo.
• Toda a questão gira em torno deste ponto: saber se a
idéia essencial da invenção foi usurpada.
•
[1] João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade
Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 546547.
Fase Dois – ler a patente
•
Interpretação de reivindicações e literalidade
• "Se a modificação introduzida no produto
privilegiado puder ser considerada como
aperfeiçoamento privilegiável nos termos da
lei, ainda assim haverá infração da patente,
se o seu autor fabricar o produto sem licença
do concessionário (...) [1] [1] João da Gama
Cerqueira, in "Tratado da Propriedade
Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos
Tribunais", pp. 546-547.
Fase Dois – ler a patente
•
Interpretação de reivindicações e literalidade
• A busca, assim, da idéia
essencial presume o
entendimento da
reivindicação através de sua
leitura através do relatório e,
além desse, pela crítica do
relatório através do estado
da arte.
Fase Dois – ler a patente
A leitura através do relatório
• Na forma do art. 41 da Lei 9.279/96,
interpretam-se as reivindicações com
base no relatório descritivo e nos
desenhos.
•
Fase Dois – ler a patente
• Só é válida e
eficaz a
reivindicação que
estiver contida no
relatório
descritivo
• Ou seja, a
Intercessão entre
os dois conjuntos
Fase Dois – ler a patente
• Relatório e Estado da Arte
• A primeira virtude do relatório é
apontar qual o estado da arte - o
estágio anterior à invenção e que,
como é óbvio, não está coberto pela
exclusividade do privilégio (pode estar
coberto por outras patentes, se
vigentes no Brasil...mas não por essa).
Para ler a patente
• Nem o engenheiro (ou cientista...) treinado
nas substâncias da técnica, e experiente na
sua aplicação, nem o advogado,
aperfeiçoado na arte de interpretar e aplicar
normas, tem em geral treinamento e contato
com as peculiaridades de uma patente. Em
particular no Brasil.
• Vide a seguir o caso canadense American
Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals
relatado a p. 31 RPC 1976
Para ler a patente
• A primeira tarefa em toda a ação
relativa a patentes é decidir-se
exatamente qual é o monopólio que o
titular da patente detém.
Para ler a patente
• Uma das características importantes
das reivindicações é de fazer claro aos
terceiros o que eles não tem permissão
de fazer durante a vigência da patente,
e o Lei de Patentes obriga
expressamente que as reivindicações
devem ser claras, sucintas,
desobstruídas e devem razoavelmente
ser baseadas na que foi descrito no
relatório da patente.
Para ler a patente
• Assim, antes de ler as reivindicações da patente,
deve-se ir ao relatório, que é uma descrição
completa da invenção, e do que está sendo
reivindicado. O relatório deve ser uma descrição
completa que permita a qualquer um, depois que a
patente expirar, de levar a invenção à prática.
• Assim também, quando se lêem as reivindicações, é
necessário que se possa saber o que é lícito e o que
não é permitido, e se as reivindicações forem
incompreensíveis ou ambíguas, ou se elas não
tenham relação com a invenção como efetivamente
descrita no relatório, a patente também será inválida
Para ler a patente
• Não se deve esperar que cada patente
seja compreensível a qualquer um,
porque as patentes são dirigidas às
pessoas que têm conhecimento nos
campos tecnológicos em que cada
patente é concedida - ou seja, são
destinadas aos conhecedores da
tecnologia em questão.
Para ler a patente
• A descrição da invenção tem o
propósito de permitir esse homem, o
conhecedor da tecnologia, de por a
nova criação em prática.
• Somente daquele que é familiar no
campo da tecnologia em questão pode
esperar-se que as reivindicações sejam
úteis.
Para ler a patente
• O texto de cada reivindicação é, no fim
das contas, o elemento conclusivo,
mas cada reivindicação deve ser
considerada dentro da perspectiva, e
no contexto, do que se lê no relatório,
como um todo. O relatório, ele mesmo,
tem que ser considerado no contexto
do campo geral em que a invenção é
aplicável.
Para ler a patente
• O relatório se dirige às pessoas que
detém
conhecimento
no
campo
particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica
de seu conhecimento das condições
prevalecendo no campo no tempo em
que a patente foi concedida, e do
conhecimento da tecnologia anterior a
essa época.
Para ler a patente
• A compreensão das reivindicações, a
determinação de seu escopo - o que os
advogados chama de interpretação das
reivindicações - é necessariamente a
primeira tarefa ser empreendida, e tal
trabalho
deve
ser
feito
desapaixonadamente;
Para ler a patente
• a leitura deve ser realizada sem levar
em conta o efeito que a interpretação
venha a ter sobre a conclusão de se a
patente está sendo ou não violada, nem
levar em conta se o resultado da
interpretação
possa
resultar
na
nulidade da patente.
Para ler a patente
• Conclusões:
• O documento, em si, tem um dupla função, e há que
se distinguir o que pertence a cada uma delas.
• A primeira função é a informacional: a patente serve
para divulgar a tecnologia inventada, para
conhecimento geral, embora não uso, eis que esse é
exclusivo do titular.
• Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa,
e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a
tecnologia passe a ser, então sim, de domínio
comum.
• Esta função é desempenhada primordialmente pelo
relatório descritivo.
Para ler a patente
• Assim, não há perícia possível se o
perito não conhecer antes a patente, se
não puder confrontar as reivindicações
com o que constatar na inspeção
pessoal e nos testes.
• A
seriedade
profissional
e
os
interesses da defesa obrigam o perito a
indicar que reivindicação, precisa e
numericamente, foi violada, e como.
Para ler a patente
• Conclusões:
• A segunda função é a reversa: a de
restringir o uso da tecnologia, tal como
circunscrita pelas reivindicações.
• Nem tudo que está no relatório será
reivindicado (o estado da arte
certamente não o será...), mas tudo o
que for reivindicado deverá
necessariamente estar no relatório.
Do Segredo de negócio
Da necessidade da perícia
• > Tribunal de Justiça do RS
• Hábeas-Córpus nº 70001404714 – 7ª Câmara
Criminal – Novo Hamburgo. Ver. De Jurisprudência
do TJRS, 208 - Outubro / 2001.
• (...)Mesmo ausente registro de patente, tem-se, em
tese, o crime de concorrência desleal. A fraude,
utilizada na captação de clientela, exige aprofundado
exame da prova, o mesmo sendo necessário, para
apurar-se a respeito de possível violação de
conhecimentos confidenciais, a constituírem-se, ou
não, em sigilo de fábrica, o que não cabe aferir-se na
estreiteza da via eleita. Ademais, estando a queixa
apoiada em elementos probatórios dos autos,
inclusive no laudo pericial, e descrevendo crime, em
tese, não há falar-se em ausência de justa causa.
Ordem denegada.
Da necessidade da perícia
• Ora, a forma de obtenção de clientela
pelos
pacientes,
se
de
forma
fraudulenta, ou não, bem como se
houve,
ou
não,
violação
de
conhecimentos a caracterizar a quebra
do sigilo de fábrica ou simplesmente o
desenvolvimento de uma técnica
acessível a todos, especialmente a
profissionais da área, como os
pacientes, é matéria que exige
profundo exame da prova.
Da necessidade da perícia
• Pouco importa, outrossim, haja registro de
patente, porque, mesmo inexistente o
patenteamento, há crime, em tese, como
preleciona Alberto Silva Franco e outros
renomados juristas, ao abordarem ditos
conhecimentos confidenciais ("Leis Penais
Especiais
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial", Ed. RT, 6ª ed., vol. 2,
São Paulo, 1997, p. 2.056):
Da necessidade da perícia
• "... constituem segredos que estão por
merecer a proteção da lei. Trata-se de
bem jurídico de suma importância, ainda
quando não são patenteáveis, vez que se
trata de segredo de fábrica, e não de
invenções ou inovações patenteadas,
pois, se houver patente, o crime será
outro".
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Lei 9.279/96 – Art. 195 Comete crime de concorrência
desleal quem: (...)
• XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos, informações ou dados confidenciais,
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de
serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento
público ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relação contratual
ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
• XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos ou informações a que se refere o inciso
anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso
mediante fraude; ou (...)
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• há duas hipóteses de ocorrência do
ilícito (criminal ou não):
– informações a que se teve acesso
mediante relação contratual ou
empregatícia, mesmo após o término do
contrato; ou
– conhecimentos ou informações obtidos
por meios ilícitos ou a que teve acesso
mediante fraude;
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Essencial como questão de fato é
determinar
– se há na matéria de prova índices de
relação contratual ou empregatícia entre
as partes
– ou se há evidência no material analisado
de obtenção de informações por meios
ilícitos ou mediante fraude.
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• diz Elizabeth Kesnar Fekete:
• “No que concerne á legislação pátria, ela não
concede ao segredo de negócio o status de
propriedade. Para que um bem possa ser
objeto de um direito de propriedade, é
necessário que a leí o autorize
expressamente (princípio do número clauso)
como o faz, por exemplo, com relação ás
marcas registradas e invenções
patenteadas.2
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• diz Elizabeth Kesnar Fekete:
• A natureza jurídica da proteção ao segredo é,
no Brasil, distinta da referente às marcas e
patentes, pois, enquanto o titular destas tem
um direito de propriedade, o do segredo tem
um direito que deve ser respeitado tendo-se
em vista a lealdade da vida empresarial [1]”
•
[1] O Regime Jurídico do Segredo de
Indústria e Comércio no Direito Brasileiro,
Ed. Forense, 2003.
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• diz Elizabeth Kesnar Fekete:
• A natureza jurídica da proteção ao segredo é,
no Brasil, distinta da referente às marcas e
patentes, pois, enquanto o titular destas tem
um direito de propriedade, o do segredo tem
um direito que deve ser respeitado tendo-se
em vista a lealdade da vida empresarial [1]”
•
[1] O Regime Jurídico do Segredo de
Indústria e Comércio no Direito Brasileiro,
Ed. Forense, 2003.
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Ao contrário do que acontece com as
patentes, tidas por propriedade,
dotadas das faculdades elementares do
utere, fruere,e abutere, e do direito de
seqüela, o segredo industrial é objeto
da tutela da concorrência desleal. Uma
tutela de comportamento e não de
propriedade.
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Conseqüência inevitável deste status é a
inexistência do direito de seqüela.
• Não há um direito exercitável contra todos
(inclusive os réus) sobre a coisa, que permita aos
autores reivindicar o objeto segredo de quem o
detenha. O que cabe é discernir (e provar) um
comportamento que se encerre na definição da lei.
• Se esse comportamento, tipificado criminalmente ou
descrito na vertente cível, não for atribuído aos réus,
não há o que suscitar na ação pertinente a esse
título
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Conseqüência inevitável deste status é a
inexistência do direito de seqüela.
• Não há um direito exercitável contra todos
(inclusive os réus) sobre a coisa, que permita aos
autores reivindicar o objeto segredo de quem o
detenha. O que cabe é discernir (e provar) um
comportamento que se encerre na definição da lei.
• Se esse comportamento, tipificado criminalmente ou
descrito na vertente cível, não for atribuído aos réus,
não há o que suscitar na ação pertinente a esse
título
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• O fato de ser atribuído a terceiros, que não
aos réus, um comportamento alegadamente
desleal não contaminaria a informação –
recebida de boa fé – de forma a impedir o
seu uso, ou fazê-lo ilícito.
• A possibilidade de que se exerça o jus
persequendi sobre a informação transforma
o segredo em propriedade; o que não existe
no nosso sistema jurídico, inclusive por
razões constitucionais, sem falar da regra do
numerus clausus
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• O grupo brasileiro da AIPPI [1], ao responder á
questão se a pessoa que recebeu em boa-fé um
segredo de negócio de outrem está cometendo uma
violação ao mesmo ou se também deveria ser
proibida de usá-lo (denominada "Questão n° Q 115")
concluiu pela negativa, porque a lei nacional
(naquela época, vigia o art. 178 do Decreto-lei n°
7.903/45) não contemplava a proteção do segredo de
negócio per se, somente proibindo os atos de
concorrência desleal. A maior parte do grupo opinou
que o terceiro de boa-fé não poderia ser obrigado a
abster-se de usar o segredo, se o que caracteriza o
sigilo for uma situação de fato, não derivada da lei.
•
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Opinamos que essa situação não mudou com o
advento da LPI, e que continua sendo negada tutela
legal contra a divulgação, exploração ou uso do
segredo pelo terceiro adquirente em boa-fé, eis que
tal hipótese não pode ser enquadrada quer no inciso
XI do art. 195 da LPI (entendemos que a "relação
contratual ou empregatícia" a que o mesmo se refere
é a que vincula originariamente o agente divulgador
ou usuário ao detentor, e não a ligação secundária,
isto é, entre o contratado ou empregado e o
terceiro), quer no inciso XII do mesmo artigo (pois o
acesso do terceiro ao segredo não se deu mediante
fraude ou ato ilícito).
Os modos ilícitos de aquisição do
segredo
• Dos elementos objetivos do segredo
• A simples existência de elementos similares
entre indústrias competidores por si só não
configura, nem de longe, indício de violação.
• Entre uma sentença de magistrado e outra
haverá mais similares do que distinções – o
CPC prescreve uma forma externa do texto,
os hábitos multisseculares do ofício impõem
outros parâmetros, os imperativos práticos
se fazem sentir para todos os juízes, e em
particular uma sentença de renovatória será
similar a outra de mesmo propósito, sem que
se possa inquinar uma ou outra de plágio.
A regra de Savigny
• confidencialidade.
• Dois elementos devem ser levados em
conta:
– a materialidade do segredo - que as
informações pertinentes não sejam de
domínio geral, ou pelo menos, do
concorrente e
– a manifestação de uma intenção de
reserva delas em face de sua utilização na
concorrência.
A regra de Savigny
• Se há a intenção de reserva, mas as fontes
da informação são livremente acessíveis,
segredo não há
• Mas se a matéria não é acessível, a presença
ou ausência da intenção manifestada de
reserva é essencial,
• Em outras palavras, salvo a vontade
manifesta (e não presumida pelo fato de ser
empresa em concorrência) em meios e
controles, não há tutela jurídica das
informações
A regra de Savigny
• Elizabeth Fekete [1]:
• “No Direito Brasileiro, a nosso ver, o segredo de
negócio, para merecer proteção, deve atender o
requisito da vontade exteriorizada e do interesse
simultaneamente. (...) Nossa jurisprudência tende a
exigir certas precauções, no sentido de que o
detentor deixe clara, através de suas atitudes, a
importância que outorga à manutenção do sigilo
sobre as informações que considera privilegidas”
•
[1] Op. Cit, p.90-91.
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
•
•
•
O segredo é do autor da ação
Encontraram-se em poder dos réus
conhecimentos, informações ou dados,
atribuíveis como fonte aos autores?
Tais elementos são suscetíveis de
utilização na indústria, comércio ou
prestação de serviços dos réus?
Como se pode identificar nesses elementos
a atribuição como fonte aos autores?
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
•
•
•
O segredo é do autor da ação
Tais elementos pertinentes são de
conhecimento geral, entre os técnicos
especializados no setor específico?
Tais elementos poderiam ser atribuíveis ao
desenvolvimento autônomo dos réus,
engenharia reversa, ou a outra fonte
distinta dos autores?
Poderiam tais elementos derivar
simplesmente da habilidade técnica de
operários ou artífices?
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
•
•
O segredo é do autor da ação
Tais elementos são de livre acesso aos
concorrentes dos autores?
Tais elementos, ainda que não de
conhecimento geral, são evidentes para
um técnico especializado no setor
específico?
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
•
•
•
Cofidencialidade ou ilícito
Foi determinada a existência de elementos de
confidencialidade específica de tais elementos,
atribuíveis como fonte aos autores?
Há compromisso de sigilo específico entre os
autores e réus, que identifique como reservados
os elementos em questão?
Há algum índice de que a obtenção de tais
elementos, eventualmente encontrados em poder
dos réus, resultasse de ato ilícito ou de fraude
praticada diretamente pelos réus ou por sua
ordem?
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
Cofidencialidade ou ilícito
•
Há nos elementos documentais (papeis, disquetes,
etc) sinal de reserva indicando que esses
elementos são confidenciais?
Existe algum outro índice de que os autores
fizeram reserva das informações de forma a
indicar sua intenção, adequadamente expressada,
de excluí-las do conhecimento público?
No caso de ser positiva a resposta anterior, há
algum índice de que os réus tinham conhecimento
da intenção de reserva dos autores precisamente
quanto a tais dados específicos, e de que
obtiveram tais dados de fontes vinculadas aos
autores, tendo consciência de que o faziam em
violação à intenção de reserva?
•
•
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
Cofidencialidade ou ilícito
•
Há nos elementos documentais (papeis, disquetes,
etc) sinal de reserva indicando que esses
elementos são confidenciais?
Existe algum outro índice de que os autores
fizeram reserva das informações de forma a
indicar sua intenção, adequadamente expressada,
de excluí-las do conhecimento público?
No caso de ser positiva a resposta anterior, há
algum índice de que os réus tinham conhecimento
da intenção de reserva dos autores precisamente
quanto a tais dados específicos, e de que
obtiveram tais dados de fontes vinculadas aos
autores, tendo consciência de que o faziam em
violação à intenção de reserva?
•
•
Como quesitar a um num segredo de
empresa
•
•
•
Cofidencialidade ou ilícito
Caso haja tais compromissos de confidencialidade
com terceiros, identificando especificamente os
elementos eventualmente encontrados em poder
dos réus, há índices de que os réus tinham ciência
(ou deveriam tê-la) quanto à infringência de tais
compromissos?
Há índices de que tais elementos, se tiverem sido
objeto específico de compromisso de
confidencialidade, tenham permanecido em
segredo após a aplicação do compromisso? Não
recaíram tais elementos, independentemente das
partes, e após o compromisso, no conhecimento
comum ou entre os técnicos especializados no
setor específico?
O problema do segredo …do réu!
• O dever de cautela e preservação do perito
• O perito num caso onde se alega violação de direitos
de propriedade intelectual atua como adjunto da
atividade judicante; não lhe cabe provar a
substância das pretensões das autoras, nem atuar
pela defesa dos réus.
• No entanto, cabe-lhe zelar para que sua atuação não
cause danos aos réus, pela natureza invasiva e por
vezes violenta de sua sindicância. Incumbido de
entrar nos estabelecimentos onde se fará a perícia,
ele tomará ciência de dados e informações dos réus,
que provavelmente representam valor concorrencial
essencial.
O problema do segredo …do réu!
• O dever de cautela e preservação do perito
• Em suma – e isso é um aspecto crucial – os réus
podem ter, e quase sempre terão, seu próprio segredo
industrial. O perito não poderá deixar que esse seja
violado.
• Ora, num caso de marcas, patentes, etc., como regra
quase absoluta os autores serão competidores dos
réus; dado acesso a esses às informações, os réus
estarão irremediavelmente lesados em sua capacidade
competitiva, o que recebe proteção do Direito (Lei
9.279/96, art. 210). Há, assim, no interesse da Justiça e
em homenagem ao procedural due process of law, o
dever de cautela e resguardo dos interesses dos réus,
sejam ou não eles efetivamente
O problema do segredo …do réu!
• Sobre isso dispõe a Lei 9.279/96:
• Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em
juízo, para a defesa dos interesses de
qualquer das partes, informações que se
caracterizem como confidenciais, sejam
segredo de indústria ou de comércio, deverá
o juiz determinar que o processo prossiga
em segredo de justiça, vedado o uso de tais
informações também à outra parte para
outras finalidades.
O problema do segredo …do réu!
• Muito mais compromisso com tal dever de
cautela e preservação, aliás, terão os
assistentes técnicos.
• Assim, o acesso à parte autora dos dados,
informações, etc., constantes das buscas e
apreensões ou outras medidas que importem
em conhecimento dos bens concorrenciais
dos réus não poderão superar os limites
estritamente necessários à defesa dos
interesses dos autores.
O problema do segredo …do réu!
• Obviamente, não poderão ser admitidos às
diligências de busca e apreensão ou préconstituição de provas, de caráter invasivo, a
parte autora, seus técnicos, empregados,
diretores, etc., que não os adstritos pelos
compromissos de sigilo e resguardo,
impostos, aliás, pelo art. 206 da Lei 9.279/96.
• O perito que, sem tal resguardo, permita o
acesso, certamente enfrentará a
responsabilidade, com seu patrimônio, pela
eventual violação do segredo dos réus.
O problema do segredo …do réu!
• Incidentalmente,
cuidando
agora
dos
deveres do juízo, que se somam e não se
substituem aos deveres do perito, a
determinação de que o processo prossiga
em segredo de justiça e a ordem de vedação
à autora ao uso dos segredos da parte ré
deve coincidir com a determinação da busca
e apreensão ou pré-constituição de prova,
sob pena de nulidade por afronta ao devido
processo legal.
Apreensão nas alfândegas
CPI/96
• Art. 198. Poderão ser apreendidos, de
ofício ou a requerimento do interessado,
pelas autoridades alfandegárias, no ato de
conferência, os produtos assinalados com
marcas falsificadas, alteradas ou imitadas
ou que apresentem falsa indicação de
procedência.
Comentários da Dannemann
• A redação do art. 198 constitui quase que
reprodução total do art. 185, do Decreto-lei
nu 7.903/45, que vigorou durante a vigência
da Lei nu 5.772/71. A única alteração
marcante está na faculdade agora conferida
às autoridades alfandegárias para
procederem à apreensão de mercadorias
contendo marcas falsificadas, alteradas ou
imitadas ou que apresentem falsa indicação
de procedência.
Comentários da Dannemann
• Entretanto, pode-se afirmar que a essência do
art. 198 tem amparo legal no art. 9, da CUP Convenção da União de Paris, que, em sua
redação, impõe que os produtos ilicitamente
assinalados com marca de fábrica e de comércio
ou, ainda, com nome comercial, sejam
apreendidos pelas autoridades competentes.
Conforme se depreende da simples leitura da
redação do art. 94 da CUP, não se confere
nenhuma faculdade às autoridades
alfandegárias para apreenderem produtos
contrafeitos, sendo, pois, imperativo o
procedimento ex officio.
Comentários da Dannemann
• Há que se esclarecer que a ausência de
obrigatoriedade por parte das autoridades
alfandegárias brasileiras para procederem à
apreensão de mercadorias contrafeitas, bem
como de regulamento aduaneiro específico
que institua normas admnistrativas de cunho
procedimental, contribuem para tornar
relativa a efetividade de tal norma.
Comentários da Dannemann
• Conforme frisado anteriormente, a
obrigatoriedade de apreensão de produtos
contrafeitos pelas autoridades alfandegárias
vigorava na antiga redação do art. 185, do
.Decreto-lei n° 7.903/45, que regulava os
crimes contra a propriedade industrial.
Todavia, com o advento da Lei n° 9.279/96
ora em vigor, tal comando legal foi alterado,
passando a apenas facultar tal
procedimento.
Comentários da Dannemann
• Sobre a questão de ausência de regulamentação,
vale ressaltar que, não obstante tenha a lei ordinária
conferindo autorização para a apreensão de
produtos contrafeitos oriundos do países
estrangeiros, de nada adianta a sua existência, se
não regulamentada por normas de hierarquia inferior
e caráter administrativo, que defina quais
procedimentos a serem utilizados pelo órgão
responsável (in casu, os agentes da Secretaria da
Receita Federal que operam nas áreas fronteiriças,
portos e aeroportos).
Comentários da Dannemann
• Deste modo, conveniente frisar que; enquanto :a
legislação alfandegária brasileira não for
incorporado dispositivo de caráter administrativo e
procedimental, haverá serio risco de não se ver
aplicado o art. 198 da Lei de Propriedade industrial,
como mais um mecanismo efetivo de combate a
falsificação.
O problema para A Organização
Alfandegária Mundial
• Dentre outras considerações,
primeiramente está o reconhecimento de
que embora a Alfândega possa contribuir
efetivamente no combate contra a
falsificação e a pirataria, o papel da
Alfândega tem que ser definido de forma
muito precisa, caso sua intervenção não
tenha o condão de impedir a circulação
comercial regular de mercadorias
genuínas.
O problema para A Organização
Alfandegária Mundial
• A preocupação de que normas adotadas
pela Alfândega nessa área possam
resultar na criação de obstáculos ao
comércio internacional foi manifestada
por um número considerável de países. A
fim de evitar isso, a Legislação-Modelo foi
astuciosamente moldada de forma a
possibilitar um efetivo exercício de
direitos de propriedade intelectual, sem
impedir, indevidamente, a circulação
comercial de mercadorias legítimas.
TRIPs
• ART.5
• 1 - Os Membros adotarão procedimentos,(12),(13) de
acordo com as disposições abaixo, para permitir que
um titular de direito, que tenha base válida para
suspeitar que a importação de bens com marca
contrafeita ou pirateados(14) possa ocorrer,
apresente um requerimento por escrito junto às
autoridades competentes, administrativas ou
judiciais, para a suspensão pelas autoridades
alfandegárias da liberação desses bens. Os
Membros podem permitir que um requerimento
dessa natureza seja feito com relação a bens que
envolvam outras violações de direitos de
propriedade intelectual, desde que as exigências
desta Seção sejam satisfeitas.
TRIPs
• Os Membros também podem permitir
processos correspondentes, relativos à
suspensão da liberação pelas
autoridades alfandegárias de bens que
violem direitos de propriedade
intelectual destinados à exportação de
seus territórios. (12)
TRIPs
• (13) Fica entendido que não haverá
obrigação de aplicar esses
procedimentos a importações de bens
colocados no mercado de um terceiro
país pelo titular do direito ou com o seu
consentimento, nem a bens em
trânsito.
TRIPs
• (14) Para os fins deste Acordo, entende-se
por:
• a) "bens com marca contrafeita" quaisquer
bens inclusive a embalagem, que ostentem
sem autorização uma marca que seja
idêntica à marca registrada relativa a tais
bens ou que não pode ser distinguida, em
seus aspectos essenciais, dessa marca e
que, por conseguinte, viola os direitos do
titular da marca registrada em questão na
legislação do país de importação;
TRIPs
• (14) Para os fins deste Acordo, entende-se
por:
• b) "bens pirateados" quaisquer bens que
constituam cópias efetuadas sem a
permissão do titular do direito ou de pessoa
por ele devidamente autorizada no país onde
for produzido e que são elaborados direta ou
indiretamente a partir de um artigo no qual a
elaboração daquela cópia teria constituído
uma violação de um direito autoral ou
conexo na legislação do país de importação.
TRIPs
• ART.52 - Qualquer titular de direito que inicie
os procedimentos previstos no ART.51 terá
de fornecer provas adequadas para
satisfazer as autoridades competentes, de
acordo com a legislação do país de
importação, que existe "prima facie", uma
violação do direito de propriedade intelectual
do titular do direito e de fornecer uma
descrição suficientemente detalhada dos
bens, de forma a que sejam facilmente
reconhecidos
pelas
autoridades
alfandegárias.
TRIPs
• ART.52 - As autoridades competentes
informarão ao requerente, dentro de
um prazo de tempo razoável, se
aceitaram o requerimento e, quando
determinado
pelas
autoridades
competentes, o prazo em que agirão as
autoridades alfandegárias.
TRIPs
• ART.53
• 1 - As autoridades competentes terão o
poder de exigir que o requerente deposite
uma caução ou garantia equivalente,
suficiente para proteger o requerido e
evitar abuso. Essa caução ou garantia
equivalente não deterá
despropositadamente o recurso a esses
procedimentos.
TRIPs
• ART.53
• 2 - De acordo com requerimento previsto nesta
Seção, quando a liberação de bens envolvendo
desenhos industriais, patentes, topografias de
circuito integrado ou informações confidenciais tiver
sido suspensa pelas autoridades alfandegárias, com
base numa decisão que não tenha sido tomada por
uma autoridade judicial ou por outra autoridade
independente, e o prazo estipulado no ART.55 tenha
expirado sem a concessão de alívio provisório pelas
autoridades devidamente capacitadas, o
proprietário, importador ou consignatário desses
bens terá direito à sua liberação quando depositar
uma caução suficiente para proteger o titular do
direito de qualquer violação, desde que todas as
outras condições de importação tenham sido
cumpridas.
TRIPs
• ART.53
• O pagamento dessa caução não restringirá o
direito a outros remédios disponíveis para o
titular do direito, ficando entendido que a
caução será liberada se o titular do direito
desistir do direito de litigar dentro de um
prazo razoável.
TRIPs
• ART.57 - Sem prejuízo da proteção de informações
confidenciais,
os
Membros
fornecerão
às
autoridades competentes o poder de conceder ao
titular do direito oportunidade suficiente para que
quaisquer
bens
detidos
pelas
autoridades
alfandegárias sejam inspecionados, de forma a
fundamentar as pretensões do titular do direito. As
autoridades competentes terão também o poder de
conceder ao importador uma oportunidade
equivalente para que quaisquer desses bens sejam
inspecionados. Quando a decisão de mérito for pela
procedência do pedido, os Membros podem prover
às autoridades competentes o poder de informar ao
titular do direito os nomes e endereços do
consignador, do importador e do consignatário e da
quantidade de bens em questão.
TRIPs
• ART.58 - Quando os Membros exigem que as
autoridades competentes atuem por conta própria e
suspendam a liberação de bens em relação aos quais
elas obtiveram prova inicial de que um direito de
propriedade intelectual esteja sendo violado:
• a) as autoridades competentes podem buscar obter, a
qualquer momento, do titular do direito qualquer
informação que possa assisti-las a exercer esse poder;
• b) o importador e o titular do direito serão prontamente
notificados da suspensão. Quando o importador tiver
apresentado uma medida contra a suspensão junto às
autoridades competentes, a suspensão estará sujeita,
"mutatis mutandis", às condições estabelecidas no
art.55;
• c) os Membros só poderão isentar autoridades e
servidores públicos de estarem sujeitos a medidas
apropriadas de reparação quando os atos tiverem sido
praticados ou pretendidos de boa-fé.
TRIPs
• ART.59 - Sem prejuízo dos demais direitos de
ação a que faz jus o titular do direito e ao
direito do réu de buscar uma revisão por
uma autoridade judicial, as autoridades
competentes terão o poder de determinar a
destruição ou a alienação de bens que
violem direitos de propriedade intelectual, de
acordo com os princípios estabelecidos no
ART.46.
• Com relação a bens com marca contrafeita,
as autoridades não permitirão sua
reexportação sem que sejam alterados nem
os submeterão a procedimento alfandegário
distinto, a não ser em circunstâncias
excepcionais.
TRIPs
• ART.60 - Os Membros poderão
deixar de aplicar as disposições
acima no caso de pequenas
quantidades de bens, de natureza
não
comercial,
contidos
na
bagagem pessoal de viajantes ou
enviados
em
pequenas
consignações.
Regulamento Aduaneiro
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• Seção III - Dos Produtos com Marca
Falsificada
• Art. 544 Poderão ser apreendidos, de ofício
ou a requerimento do interessado, pela
autoridade aduaneira, no curso da
conferência aduaneira, os produtos
assinalados com marcas falsificadas,
alteradas ou imitadas, ou que apresentem
falsa indicação de procedência (Lei n° 9.279,
de 14 de maio de 1996, artigo 198).
Regulamento Aduaneiro
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• Seção III - Dos Produtos com Marca
Falsificada
• Art. 545 Após a apreensão de que trata o
artigo 544, a autoridade aduaneira notificará
o titular dos direitos da marca para que, no
prazo de dez dias úteis da ciência, promova,
se for o caso, a correspondente queixa, e
solicite a apreensão judicial das mercadorias
(Lei nº 9.279, de 1996, artigo 199, e Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio,
Artigo 55, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994).
Regulamento Aduaneiro
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• Seção III - Dos Produtos com Marca
Falsificada
• § 1º
O titular dos direitos da marca
poderá, em casos justificados, solicitar seja
prorrogado o prazo estabelecido no caput
uma única vez, por igual período (Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo
55, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30,
de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355,
de 1994).
Regulamento Aduaneiro
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• Seção III - Dos Produtos com Marca
Falsificada
• § 2º
No caso de falsificação, alteração
ou imitação de armas, brasões ou distintivos
oficiais nacionais, estrangeiros ou
internacionais, sem a necessária
autorização, a autoridade aduaneira
promoverá a devida representação fiscal
para fins penais, conforme modelo
estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal (Lei n° 9.279, de 1996, artigo 191).
Regulamento Aduaneiro
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• Seção III - Dos Produtos com Marca Falsificada
• Art. 546 Se a autoridade aduaneira não tiver sido
informada, no prazo a que se refere o artigo 545, de
que foram tomadas pelo titular da marca as medidas
cabíveis para apreensão judicial das mercadorias, o
despacho aduaneiro destas poderá ter
prosseguimento, desde que cumpridas as demais
condições para a importação ou exportação (Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio, Artigo 55, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de
1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994).
Regulamento Aduaneiro
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• Seção IV - Dos Fonogramas, dos Livros e
das Obras Audiovisuais
• Art. 549 Aplica-se, no que couber, às
importações ou às exportações de
mercadorias onde haja indício de violação ao
direito autoral, o disposto nos artigos 545 a
547 (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio, Artigos 51, 52, 53, parágrafo 1, e 55,
aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgado pelo
Decreto nº 1.355,
Ato Normativo
•
•
•
•
•
artigo 2o, inciso V, alínea “e”, da Portaria SRF 555/02,
Art. 2º Aos bens de que trata esta Portaria poderá
ser atribuída uma das seguintes destinações: (...)
V - destruição ou inutilização nos seguintes casos:
(...)
e) mercadorias apreendidas em decorrência de
inobservância à Lei de Propriedade Industrial,
esgotada a possibilidade de incorporação,
observado o interesse público;
f) discos, fitas, cartuchos e outros suportes para
gravação, contendo obras ou fonogramas,
reproduzidos com fraude conforme legislação
relativa a direitos autorais;
• Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
• DA DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS
•
Art. 713. As mercadorias apreendidas, objeto de
pena de perdimento aplicada em decisão final
administrativa, ainda que relativas a processos
pendentes de apreciação judicial, inclusive as que
estiverem à disposição da Justiça como corpo de
delito, produto ou objeto de crime, salvo
determinação em contrário, em cada caso, de
autoridade judiciária, serão destinadas da seguinte
forma (Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 30, com a
redação dada pela Lei no 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, art. 83, inciso II):
Ato normativo
• Portaria SRF nº 555, de 30 de abril de
2002
• DOU de 6.5.2002
• Estabelece procedimentos para
destinação dos bens apreendidos,
abandonados ou disponíveis,
administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Defesas
• “SÚMULA 323:
• É INADIMISSÍVEL A APREENSÃO DE
MERCADORIAS COMO MEIO
COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS”
Defesas
• Impossibilidade de dar efeito às normas
de TRIPs sem lei interna
• Falta de incorporação completa do TRIPs
Defesas
• “o artigo 199 do CPI (Lei 9279/96) é claro ao
exigir a apresentação de queixa para a
configuração do crime/violação de
propriedade intelectual cuja natureza é de
ação penal privada. Ora, se inconteste que a
autoridade alfandegária pode apreender as
mercadorias para ouvir as empresas titulares
das marcas, também é inconteste que tendo
havido apenas uma manifestação de
oposição à importação os demais produtos
devem ser liberados. Sem queixa a ação
penal não pode ser instaurada, lição cediça.
Defesas
• Art. 199. Nos crimes previstos neste Título
somente se procede mediante queixa,
salvo quanto ao crime do art. 191, em que
a ação penal será pública.
Defesas
•
•
Prolbemas de due process of law:
Constitucional, Sentencia Nro. 952 del 09/08/2000
•
--------------------------------------------------------------------------------
•
"La prohibición de desaduanamiento contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de
Aduanas, tiene su sustento en la protección de derechos de propiedad intelectual que
presuntamente pudieran ser vulnerados por la importación de mercancías que atenten
contra derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos
internacionales de los que la República es parte. En tal sentido, tal prohibición es una
medida de urgencia que debe ser adoptada de inmediato en aras de salvaguardar los
derechos de propiedad intelectual. Posteriormente a la prohibición de desaduanamiento, el
importador o propietario de la mercancia cuestionada, será notificado de la retención de la
misma, a los fines de poder ejercer su derecho a la defensa. Con base a lo anterior, esta
Sala observa que, ciertamente la Ley Orgánica de Aduanas no contempla un procedimiento
posterior, a los fines de que el importador pueda exponer sus alegatos y promover las
pruebas que estime pertinentes; no obstante, debido a tal ausencia, deberá sujetarse tanto
el importador o propietario así como las autoridades aduaneras, al procedimiento
consagrado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en atención a su
aplicación supletoria que ordena el artículo 139 de la Ley Orgánica de Aduanas..."