UNIDADE 7
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Profª Roberta Siqueira/ Direito Empresarial I
ATENÇÃO: Este material é meramente informativo e não exaure a matéria. Foi
retirado da bibliografia do curso constante no seu Plano de Ensino. São
necessários estudos complementares. Mera orientação e roteiro para estudos.
7.1 CONCEITO DE DIREITO INDUSTRIAL




GÊNERO: Propriedade Intelectual
ESPÉCIES: direito autoral (direito civil) e
propriedade industrial (direito empresarial).
Lei n. 9.279/96, LPI: Regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial
Constituição Federal de 1988: art. 5º, XXVII,
XXVIII e XXIX
2



Propriedade Industrial são o conjunto de normas
jurídicas que regulamenta a produção
intelectual
das
pessoas,
determinando
requisitos para sua proteção contra uso indevido
e a exclusividade na exploração econômica por
um certo período de tempo.
FINALIDADE: garantir a exclusividade de uso
de sua produção intelectual.
OBJETIVO: permitir a produção individual da
criação ou licenciar o seu uso a terceiros
interessados, em troca de recebimento de
royalties.
3
7.2 NATUREZA JURÍDICA


A propriedade intelectual é parcela do direito de
propriedade e sua proteção tem status
constitucional (art. 5º, XXIX, da CF).
Art. 5º. omissis
XIX - a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País;
4
7.3 HISTÓRICO
Revolução Industrial
 Convenção da União de Paris
 Acordo TRIPS


Praticamente todas as Constituições brasileiras
tinham regras de proteção à propriedade
industrial.
5
7.4 INSTRUMENTOS
DE
PROTEÇÃO
 Os
bens de propriedade industrial, são
classificados como bens móveis. São eles:




A


Invenção
Modelo de Utilidade
Desenho Industrial
Marca
lei ainda protege:
Repressão à falsa indicação geográfica
Repressão à concorrência desleal
6
De invenção
Concessão de
Patente
De modelo de
utilidade
De marca
Proteção à
Propriedade
Industrial
Concessão de
Registro
Repressão às
falsas indicações
geográficas
Repressão à
concorrência
desleal
De desenho
industrial
7



PATENTE: tem a finalidade de proteção ao
desenvolvimento
tecnológico
e
garante
exclusividade de uso. Só é utilizada para a
invenção e modelo de utilidade.
REGISTRO: utilizado para o desenho
industrial e a marca. Garante exclusividade de
uso.
ÓRGÃO COMPETENTE: INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Industrial), autarquia
federal, com sede no Rio de Janeiro.
8
9

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI):

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), esta
autarquia federal é responsável pelo
aperfeiçoamento, disseminação e gestão do
sistema brasileiro de concessão e garantia de
direitos de propriedade intelectual para a
indústria.
10

Lei n. 5.648/1970, art. 2º. O INPI tem por
finalidade principal executar no âmbito
nacional, a normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua
função social, econômica, jurídica e técnica,
bem
como
pronunciar-se
quanto
à
conveniência de assinatura, ratificação e
denúncia de convenções, tratados, convênios
e acordos sobre propriedade industrial.
11
 TEMPO
DE EXCLUSIVIDADE DE USO:

INVENÇÃO
20 anos (contados da
data do depósito do pedido; garantidos no
mínimo 10 anos a partir da concessão)

MODELO DE UTILIDADE
15 anos
(contados da data do depósito do pedido;
garantidos no mínimo 7 anos a partir da
concessão)

DESENHO INDUSTRIAL
(contados da data do depósito)

MARCA
10 anos
10 anos (contados da concessão)
12
 PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO
DE
EXCLUSIVIDADE:

Patente de Invenção e Modelo de Utilidade:
IMPRORROGÁVEIS. Ex.: genéricos.

Registro de marca ou desenho industrial:
PRORROGÁVEIS. Desenho industrial por
até três vezes (5 anos cada). Marca,
indefinidamente (10 em 10 anos).
13
7.5 CARACTERÍSTICAS COMUNS :



Temporariedade: o privilégio de utilização
exclusiva sobre o objeto da patente ou registro é
temporário.
Natureza: são considerados bens móveis.
Integram o patrimônio do titular: sendo
transmissíveis por alienação, cessão de uso ou
mesmo por sucessão causa mortis.
14
7.6 PATENTE DE INVENÇÃO



É a criação de algo novo, até então desconhecido da
sociedade, quando não compreendida no estado da
técnica.
Estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao
público antes da data de depósito do pedido de
patente no Brasil ou no exterior (palestras, teses,
artigos, etc.).
NÃO são consideradas invenções (art. 10, Lei n.
9.279/96):
 Programa de computador, métodos cirúrgicos,
regras de jogo, planejamento tributário, obras
científicas, literárias ou artísticas, métodos
matemáticos etc.
15
POR QUE DEVO TER PATENTE ?
Garantia de mercado
 Reduzir incerteza de
investimentos
 Licenciamento: receitas
e acesso a novos
mercados
 Acesso a tecnologias
pelo licenciamento
cruzado de patentes

O sistema de moldagem de injeção de
aço criado pela Lupatech em conjunto
com a UFSC resulta em peças quase
30% mais baratas. O método já foi
patenteado na Alemanha e nos EUA e
estima-se que, com a venda da
tecnologia, seu faturamento aumente de
150 milhões de reais, em 2004, para 200
milhões neste ano
16

REQUISITOS:
NOVIDADE: sua elaboração não está compreendida
no estado da técnica (art. 11). Ex.: cotonete.
b) ATIVIDADE INVENTIVA: não é mera decorrência
do estado da técnica, representa verdadeiro
progresso em sua área do conhecimento (art. 13 e
14). Ex.: liquid paper.
c) POSSIBILIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO: o
objeto deve ser suscetível de produção ou aplicação
industrial (art. 15).
d) AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS: ofensa à moral,
bons costumes, segurança ou saúde públicas;
substâncias resultantes de transformação do núcleo
atômico; e seres vivos (art. 18).
a)
17
7.6.1 DIREITOS SOBRE A PATENTE

A patente assegura o direito de USO
EXCLUSIVO da invenção ou do modelo de
utilidade por um certo período de tempo: 20 anos
contados da data do depósito.
18
A)



TITULARIDADE
Titular é aquele que efetua o depósito da patente
no INPI.
O primeiro a depositar é o que tem direitos sobre
a patente. O real autor pode pretender adjudicar
a patente judicialmente, provando que o
depositante usurpou a ideia.
Em caso de concurso de colaboradores
(empregados e/ou prestadores de serviços), devese distinguir as diferentes situações:
19

Se a invenção decorre de matéria ligada à
ATIVIDADE DO EMPREGADO, ou do cumprimento
de suas funções inventivas : a patente pertence ao
empregador (art. 88).

Se a invenção não tem nada a ver com a atividade do
empregado e ele NÃO USOU RECURSOS do
empregador: a invenção será de titularidade
exclusiva do empregado (art. 90).

Se a invenção não tem a ver com a atividade do
empregado, mas decorre da UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS, meios, ou materiais, instalações ou
equipamentos do empregador: a patente é dividida
entre o empregado e o empregador em partes iguais
(art. 91).
20
B)




PRIORIDADE
REGRA: primeiro a depositar é o titular da patente.
Presume-se o requerente legitimado a obter a patente
(art. 6º c/c art. 49).
ATENÇÃO: primeiro a depositar e não a inventar.
EXCEÇÃO: direito de prioridade (arts. 16 e 17) Quem faz pedido de patente, em país que mantenha
acordo com o Brasil, ou em organização internacional,
que produza efeito de depósito nacional, tem
prioridade para registrar patentes e modelos de
utilidade no país.
Nos casos de prioridade, a mesma deve
expressamente mencionada no ato do depósito.
ser
21

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade
será assegurado o direito de obter a patente que lhe
garanta a propriedade, nas condições estabelecidas
nesta Lei.
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente
legitimado a obter a patente.
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio,
pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo
cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de
trabalho ou de prestação de serviços determinar que
pertença a titularidade.
§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de
utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais
pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou
qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das
demais, para ressalva dos respectivos direitos.
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo
requerer a não divulgação de sua nomeação.
22




Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art.
6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar,
em ação judicial, a adjudicação da patente.
Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que
mantenha acordo com o Brasil, ou em organização
internacional, que produza efeito de depósito nacional,
será assegurado direito de prioridade, nos prazos
estabelecidos no acordo, não sendo o depósito
invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses
prazos.
[...]
Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo
de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem
reivindicação de prioridade e não publicado,
assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior
sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo
mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1
(um) ano.
23
C)



VIGÊNCIA
A PROTEÇÃO da patente só se inicia com a
concessão do registro, mas os seus EFEITOS
retroagem à data do depósito.
Uma vez concedida a patente, inicia-se o PRAZO
dos direitos sobre a patente, que é de 20 anos do
depósito, ou dez anos da concessão, o que
acontecer por último (art. 40).
O monopólio de exploração é temporário.
24

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo
prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de
utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da
data de depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será
inferior a 10 (dez) anos para a patente de
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da data de
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar
impedido de proceder ao exame de mérito do
pedido, por pendência judicial comprovada ou por
motivo de força maior.
25
D)




PROTEÇÃO
Arts. 41 a 43.
Concedida a patente, seu titular passa a ter direitos
de propriedade sobre a invenção, NÃO SE
ADMITINDO, sem o seu consentimento que se
produza, venda, use, coloque à venda ou se importe o
produto objeto da patente (art. 42).
Proíbe-se a chamada IMPORTAÇÃO PARALELA
(colocação do produto no mercado externo sem o
consentimento do titular e importação do produto
para o país).
A exclusividade NÃO pode ser exercida de modo
abusivo. Há casos onde a lei permite o uso da
patente por terceiros. São os casos dos art. 43 e 45.
26

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados,
em caráter privado e sem finalidade comercial, desde
que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do
titular da patente;
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados,
com finalidade experimental, relacionados a estudos
ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
III - à preparação de medicamento de acordo com
prescrição médica para casos individuais, executada
por profissional habilitado, bem como ao medicamento
assim preparado;
IV - a produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento;
27
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas
com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica,
o produto patenteado como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos; e
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas
com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou
comercializem um produto patenteado que haja sido
introduzido licitamente no comércio pelo detentor da
patente ou por detentor de licença, desde que o produto
patenteado não seja utilizado para multiplicação ou
propagação comercial da matéria viva em causa.
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados,
relacionados à invenção protegida por patente,
destinados exclusivamente à produção de informações,
dados e resultados de testes, visando à obtenção do
registro de comercialização, no Brasil ou em outro
país, para a exploração e comercialização do produto
objeto da patente, após a expiração dos prazos
estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de
2001)
28

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de
depósito ou de prioridade de pedido de patente,
explorava seu objeto no País, será assegurado o
direito de continuar a exploração, sem ônus, na
forma e condição anteriores.
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só
poderá ser cedido juntamente com o negócio ou
empresa, ou parte desta que tenha direta relação
com a exploração do objeto da patente, por
alienação ou arrendamento.
§ 2º O direito de que trata este artigo não será
assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento
do objeto da patente através de divulgação na
forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da
divulgação.
29



Permite-se atos para fins de PESQUISA e atos
praticados por terceiros, sem finalidade
comercial, que não gerem prejuízo econômico ao
titular da patente.
Também
se
permite
a
preparação
de
MEDICAMENTOS para fins individuais, por
profissionais habilitados.
Admite-se qualquer negociação do produto, após
sua colocação no mercado pelo titular da
patente, ou por quem dele obteve autorização.
30


Se o objeto da patente for MATÉRIA VIVA,
terceiros podem utilizá-la, sem finalidade
econômica, como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos.
São admitidos atos praticados por terceiros NÃO
AUTORIZADOS destinados à produção de
informações, dados e resultados de testes,
visando
à
obtenção
do
registro
de
comercialização, após a expiração dos prazos
estipulados no art. 40.
31


A desobediência às proibições pode configurar
CRIME e sujeitar o infrator a indenização, nos
termos do art. 44.
Quem já usava a invenção anteriormente, pode
continuar, sem o pagamento de royalties.
ANACRONISMO, tendo em vista o princípio da
novidade.
32

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito
de obter indenização pela exploração indevida de
seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida
entre a data da publicação do pedido e a da concessão
da patente.
§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio,
conhecimento do conteúdo do pedido depositado,
anteriormente à publicação, contar-se-á o período da
exploração indevida para efeito da indenização a
partir da data de início da exploração.
§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a
material biológico, depositado na forma do parágrafo
único do art. 24, o direito à indenização será somente
conferido quando o material biológico se tiver tornado
acessível ao público.
§ 3º O direito de obter indenização por exploração
indevida, inclusive com relação ao período anterior à
concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu
objeto, na forma do art. 41.
33
7.6.2 PROCEDIMENTO
Arts. 19 ao 37.
 Depósito
do pedido de patente (art. 19):
requerimento,
relatório
descritivo,
reivindicações, desenhos se for o caso, resumo e
comprovante de pagamento.
 Publicação.
 Exame do pedido: 36 meses, a partir da data do
depósito, sob pena de arquivamento.
 Concessão da patente.

34
7.6.3 CESSÃO E LICENÇA VOLUNTÁRIA




O titular da patente pode explorá-la diretamente ou
conceder LICENÇA DE USO (art. 5º c/c art. 58).
Bem móvel imaterial: patente pode ser cedida por seu
titular, transferindo-se a propriedade.
Licença voluntária está disciplinada nos arts. 61 a 67
da LPI. Pode explorar o bem, mediante o pagamento
de uma remuneração chamada royalties. As normas
aplicadas são as mesmas que incidem sobre a locação
de coisas móveis.
O contrato só produzirá efeitos em relação a terceiros
quando for averbado no INPI .
35


Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá
celebrar contrato de licença para exploração.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido
pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da
patente.
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no
INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a
terceiros a partir da data de sua publicação.
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato
de licença não precisará estar averbado no INPI.
36
7.6.4 LICENÇA COMPULSÓRIA



Arts. 68 a 74 da LPI.
Em caso de exercício abusivo é possível obter uma
LICENÇA COMPULSÓRIA da patente: o titular
é obrigado a permitir o uso da invenção por
outrem.
Também cabível em caso de abuso de poder
econômico (domínio de mercado) reconhecido pelo
órgão
competente,
seja
judicial
ou
administrativamente (art. 68).
37

São motivos para a LICENÇA COMPULSÓRIA:






A falta de exploração integral do invento no país, se é
viável sua exploração econômica.
A falta de fabricação ou fabricação incompleta do
produto, ou ainda a falta de uso do processo
patenteado.
A mera comercialização mediante importação não
representa uso efetivo (3 anos após a concessão da
patente).
Comercialização for insatisfatória para atender às
necessidades do mercado.
Causar dificuldade a exploração de outra patente
(art. 70) –superioridade da patente dependente.
Emergência nacional ou interesse público declarado
pelo Poder Executivo Federal – art. 71.
38

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de
forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão
administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território
brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta
do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo
patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade
econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do
mercado.
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com
legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e
econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da
patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao
mercado
interno,
extinguindo-se
nesse
caso
a
excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.
39
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida
em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado,
que propõe fabricação local, será garantido um prazo,
limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à
importação do objeto da licença, desde que tenha sido
colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o
seu consentimento.
§ 4º No caso de importação para exploração de
patente e no caso da importação prevista no parágrafo
anterior, será igualmente admitida a importação por
terceiros de produto fabricado de acordo com patente
de processo ou de produto, desde que tenha sido
colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o
seu consentimento.
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º
somente será requerida após decorridos 3 (três) anos
da concessão da patente.
40

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida
quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes
hipóteses:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma
patente em relação a outra;
II - o objeto da patente dependente constituir substancial
progresso técnico em relação à patente anterior; e
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente
dependente para exploração da patente anterior.
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente
dependente
aquela
cuja
exploração
depende
obrigatoriamente da utilização do objeto de patente
anterior.
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá
ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser
dependente de patente de processo.
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo
terá direito a licença compulsória cruzada da patente
dependente.
41
 Art.
71. Nos casos de emergência nacional ou
interesse público, declarados em ato do Poder
Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado não atenda a essa
necessidade, poderá ser concedida, de ofício,
licença compulsória, temporária e não
exclusiva, para a exploração da patente, sem
prejuízo dos direitos do respectivo titular.
Parágrafo único. O ato de concessão da licença
estabelecerá seu prazo de vigência e a
possibilidade de prorrogação.
42
Decreto n. 6.108, de 04/05/07 (prorrogado prazo pelo
Decreto n. 7..723/2012):
Art. 1o Fica concedido, de ofício, licenciamento compulsório
por interesse público das Patentes nos 1100250-6 e 96088397.
§ 1o O licenciamento compulsório previsto no caput é
concedido sem exclusividade e para fins de uso público nãocomercial, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids,
nos termos da Lei no 9.313, de 13 de novembro de 1996,
tendo como prazo de vigência cinco anos, podendo ser
prorrogado por até igual período. (Prorrogação de prazo)
§ 2o O licenciamento compulsório previsto no caput
extinguir-se-á mediante ato do Ministro de Estado da
Saúde, se cessarem as circunstâncias de interesse público
que o determinaram.
Art. 2o A remuneração do titular das patentes de que trata
o art. 1o é fixada em um inteiro e cinco décimos por cento
sobre o custo do medicamento produzido e acabado pelo
Ministério da Saúde ou o preço do medicamento que lhe for
entregue.
43



A LICENÇA OBRIGATÓRIA deve ser requerida
ao INPI por pessoa com legítimo interesse e que
seja capaz de explorar de modo eficiente o objeto
da patente, indicando as condições oferecidas ao
titular da patente.
O INPI processará e julgará o pedido, sendo
ouvido o interessado no prazo de 60 dias,
importando seu silêncio em aceitação da
proposta.
ÔNUS DA PROVA é do requerente da licença nos
casos de abuso dos direitos da patente ou do
poder econômico e em caso de falta de exploração
do titular da patente.
44



Deferida, o licenciado terá 1 ano para iniciar sua
exploração, admitindo-se a interrupção da
exploração por igual período (art. 74).
Não obedecido esse prazo, o titular da patente
pode requerer a CASSAÇÃO DA LICENÇA. Essa
licença será sempre remunerada e nunca
extinguirá o núcleo do direito do titular.
Há ainda a chamada PATENTE DE INTERESSE
DA DEFESA NACIONAL – art. 75.
45

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo
objeto interesse à defesa nacional será processado em
caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações
previstas nesta Lei.
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao
órgão competente do Poder Executivo para, no prazo
de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter
sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do
órgão competente, o pedido será processado
normalmente.
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de
patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse
da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do
mesmo, salvo expressa autorização do órgão
competente.
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente
de interesse da defesa nacional estão condicionadas à
prévia autorização do órgão competente, assegurada
indenização sempre que houver restrição dos direitos
do depositante ou do titular.
46
7.6.5 EXTINÇÃO

A
concessão
da
patente
assegura
um
MONOPÓLIO
TEMPORÁRIO
para
sua
exploração. Existem outros hipóteses de extinção
dos direitos de uso da patente (art. 78):

TÉRMINO do prazo de duração – 20 anos do
depósito ou 10 da concessão, o que acontecer
por último (art. 79).

CADUCIDADE (art. 80)- falta de início da
exploração (2 anos). É uma penalidade pelo
abuso ou desuso no exercício dos direitos.
47

RENÚNCIA – não pode gerar prejuízos para os
licenciados ou franqueados.

Falta de PAGAMENTO da retribuição anual,
que deve ser feita a partir do terceiro ano da
data do depósito.

Desobediência ao disposto no artigo 217, que
impõe aos titulares de patentes, domiciliados
no exterior, um REPRESENTANTE no Brasil .
48

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a
requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão
da primeira licença compulsória, esse prazo não
tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o
abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.
§ 1º A patente caducará quando, na data do
requerimento da caducidade ou da instauração de
ofício do respectivo processo, não tiver sido
iniciada a exploração.
§ 2º No processo de caducidade instaurado a
requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver
desistência do requerente.
49
 Extinta
a patente, seu
DOMÍNIO PÚBLICO.
objeto
cai
em
 Pode
haver restauração da patente, se houver
requerimento do interessado em 3 meses
contados da extinção da patente, mediante
pagamento da retribuição específica (art. 87).
50



Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser
restaurados, se o depositante ou o titular assim o
requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da
notificação do arquivamento do pedido ou da extinção
da patente, mediante pagamento de retribuição
específica.
Uma vez não requerida, o arquivamento ou a extinção
será DEFINITIVA e a matéria reivindicada passará a
integrar definitivamente o domínio público.
Esse procedimento foi recentemente regulamentado
pela Resolução 113/2013 (questionada quanto à sua
legalidade por prever a restauração apenas para
processos que tenham somente uma anuidade em
atraso).
51


A nova Resolução impõe, em seu art. 13, que “os
pedidos de patente ou as patentes que estiverem
inadimplentes em mais de uma retribuição anual
serão
arquivados
ou
extintos
DEFINITIVAMENTE (sem abrir oportunidade
para a restauração), não se aplicando a esses
casos a hipótese de restauração prevista no artigo
87 da LPI”.
O INPI passou a aplicar efetivamente o art. 13,
arquivando os processos nessa condição. A
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade
Industrial (ABAPI) propôs, em 11.07.2014, ação
judicial requerendo a revogação do art. 13 e a
suspensão de seus efeitos.
52
7.6.6 NULIDADE

Não cabe recurso contra a concessão da patente – art.
212, §2º.

Entretanto, pode haver REQUERIMENTO
NULIDADE da patente – art. 46.


DE
A nulidade pode ser total, quando incidir sobre todas
as reivindicações, ou parcial, quando incidir apenas
sobre uma ou algumas, nos termos do art. 47.
A reconhecimento da nulidade da patente produz
efeitos ex tunc, ou seja seus efeitos retroagem até a
data do depósito do pedido – art. 48.
53


Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre
todas as reivindicações, sendo condição para a
nulidade parcial o fato de as reivindicações
subsistentes constituírem matéria patenteável por
si mesmas.
Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a
partir da data do depósito do pedido. 1. Efeitos ex
tunc da nulidade. Se houve vício no procedimento
administrativo de concessão de uma patente,
conclui-se que o ato concessivo está inquinado de
vício.
54

FORMA: se patente for conferida em desatenção
aos ditames legais, seja por ausência dos
requisitos de forma, seja por ausência dos
requisitos de patenteabilidade, poderá ser
anulada judicial ou administrativamente.

ADMINISTRATIVAMENTE:
pode
ser
requerida por qualquer interessado ou de ofício
pelo INPI, 6 meses contados da concessão.
Motivos: art. 50. Em qualquer caso, haverá
ampla defesa, cabendo a decisão ao presidente
do INPI.
55

JUDICIALMENTE: cabe o ajuizamento de
uma ação de nulidade (art. 56), tendo como
autores qualquer interessado, ou o INPI.
Correrá perante a Justiça Federal, terá um
procedimento especial (art. 57). Por se tratar
de um direito real de interesse público,
pode-se afirmar que qualquer pessoa poderia
propor a ação judicial.
56

Art. 50. A nulidade da patente será declarada
administrativamente quando:
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos
legais;
II - o relatório e as reivindicações não atenderem
ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
III - o objeto da patente se estenda além do
conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
IV - no seu processamento, tiver sido omitida
qualquer
das
formalidades
essenciais,
indispensáveis à concessão.
57


Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a
qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI
ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
Art. 57. A ação de nulidade de patente será
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI,
quando não for autor, intervirá no feito.
58
7.6.7 CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO



Quando existe aperfeiçoamento na invenção, após o
depósito da patente, poderá haver um NOVO
PEDIDO de patente se obedecidos os requisitos legais.
Quando NÃO HÁ o requisito da atividade inventiva,
surge o certificado de adição de invenção. Pede-se um
ADITAMENTO DO PEDIDO, com a finalidade de
proteger o aperfeiçoamento (art. 76).
Deferido o registro do certificado de adição de
invenção, ele é acessório em relação à patente
principal e segue a sorte desta (art. 77).
59


Art. 76. O depositante do pedido ou titular de
patente de invenção poderá requerer, mediante
pagamento de retribuição específica, certificado
de adição para proteger aperfeiçoamento ou
desenvolvimento introduzido no objeto da
invenção, mesmo que destituído de atividade
inventiva, desde que a matéria se inclua no
mesmo conceito inventivo.
Art. 77. O certificado de adição é acessório da
patente, tem a data final de vigência desta e
acompanha-a para todos os efeitos legais.
60
7.6.8 PATENTES PIPELINE


Também
conhecidas
como
PATENTES
DE
REVALIDAÇÃO, mecanismo que visa conceder
patente a produtos que não eram patenteáveis antes
da lei de 1996 e que já estavam no domínio público
brasileiro. Previstas nos arts. 230 e 231. A legislação
anterior (Lei 5.772/1971) não permitia patente de
produtos farmacêuticos e alimentícios.
Tema polêmico. ADIn n. 4.234 discute o assunto no
STF. A inconstitucionalidade das patentes pipeline
está na sua NATUREZA JURÍDICA, pois se pretende
tornar patenteável, em detrimento do princípio da
novidade, aquilo que já se encontra em domínio
público.
61

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente
relativo às substâncias, matérias ou produtos
obtidos por meios ou processos químicos e as
substâncias, matérias, misturas ou produtos
alimentícios,
químico-farmacêuticos
e
medicamentos de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtenção ou modificação,
por quem tenha proteção garantida em tratado ou
convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada
a data do primeiro depósito no exterior, desde que
seu objeto não tenha sido colocado em qualquer
mercado, por iniciativa direta do titular ou por
terceiro com seu consentimento, nem tenham sido
realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos
preparativos para a exploração do objeto do
pedido ou da patente.
62

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente
relativo às matérias de que trata o artigo anterior,
por nacional ou pessoa domiciliada no País,
ficando assegurada a data de divulgação do
invento, desde que seu objeto não tenha sido
colocado em qualquer mercado, por iniciativa
direta do titular ou por terceiro com seu
consentimento, nem tenham sido realizados, por
terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos
para a exploração do objeto do pedido.
63
7.7 MODELO DE UTILIDADE

Definição contida no art. 9º.

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de
uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação
industrial, que apresente nova forma ou disposição,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricação.
64



É uma pequena invenção, que só foi criada para
trazer uma UTILIDADE MAIOR para um
invento já existente.
É uma espécie de aperfeiçoamento da
invenção, uma nova configuração de forma pela
qual a capacidade de utilização do objeto é
aumentada.
Ex.: churrasqueira sem fumaça, post it,
mecanismo para levantar a tampa do vaso
sanitário.
65


A propriedade do modelo de utilidade decorre do
registro da patente e perdura por 15 anos
contados do depósito, ou 7 anos contados da
concessão, o que ocorrer por último.
São REQUISITOS para obtenção de uma patente
de modelo de utilidade a novidade, a aplicação
industrial e o ato inventivo.
66
7.8 DESENHO INDUSTRIAL OU DESIGN



Definição contida no art. 95 da Lei n. 9.279/96. É tudo
que provoca um resultado visual novo ou mudança
na configuração externa, mudando a estética, o
design, o visual. Há de ter um efeito visual novo e
uma aplicação industrial.
A lei define o que NÃO é desenho industrial no art.
100. Conteúdo do pedido de registro, art. 101.
Elemento FÚTIL pois não traz melhoria de utilidade.
Ex.: garrafa térmica com visual novo, desenhos de
veículos, de móveis de eletrodomésticos.
67

Art. 100. Não é registrável como desenho
industrial:
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes
ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou
atente contra liberdade de consciência, crença,
culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de
respeito e veneração;
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto
ou, ainda, aquela determinada essencialmente
por considerações técnicas ou funcionais.
68

Art. 101. O pedido de registro, nas condições
estabelecidas pelo INPI, conterá:
I - requerimento;
II - relatório descritivo, se for o caso;
III - reivindicações, se for o caso;
IV - desenhos ou fotografias;
V - campo de aplicação do objeto; e
VI - comprovante do pagamento da retribuição
relativa ao depósito.
Parágrafo único. Os documentos que integram o
pedido de registro deverão ser apresentados em
língua portuguesa.
69
A)




REQUISITOS
NOVIDADE: só pode ser registrado o que não está
compreendido no estado da técnica, que abrange tudo
o que foi divulgado ao público, antes da data do
depósito. Exceção: período de graça que é de 180 dias.
ORIGINALIDADE: configuração visual distinta em
relação a outros objetos anteriores, excluídas as obras
de caráter artístico.
INDUSTRIABILIDADE: deve servir de tipo de
fabricação industrial (art. 95). Aqui está a diferença
das criações artísticas (art. 98) que são protegidas
pelo regime do direito autoral.
LEGALIDADE: não incorrer nos impedimentos legais
(art. 100).
70


Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma
plástica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuração
externa e que possa servir de tipo de fabricação
industrial.
Art. 98. Não se considera desenho industrial
qualquer obra de caráter puramente artístico.
71
B)



DIREITOS SOBRE O DESENHO INDUSTRIAL
O registro garante ao seu titular a exploração
exclusiva pelo prazo de 10 anos contados do
depósito, admitindo 3 prorrogações sucessivas
de 5 anos cada.
Não requerida a prorrogação ou transcorrido o
prazo máximo, são EXTINTOS os direitos sobre o
desenho industrial.
Pode haver renúncia dos direitos, desde que não
gere prejuízo para o licenciado ou franqueado.
72



Extingue-se pela falta de pagamento da
retribuição quinquenal, devida a partir do
segundo quinquênio de vigência do desenho
industrial.
Motivo de extinção dos direitos a desobediência
ao disposto no artigo 217.
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá
constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no País, com poderes
para
representá-la
administrativa
e
judicialmente, inclusive para receber citações.
73
7.9 MARCAS



Arts. 122 a 175 da lei n. 9.279/96
É o SINAL aposto a um produto, uma mercadoria, ou
o indicativo de um serviço destinado a diferenciá-lo
dos demais.
NÃO se podem registrar, no direito brasileiro, marcas
olfativas, gustativas e sonoras, sendo exigido o caráter
visual – art. 122.

OBJETIVO: diferenciar visualmente um produto ou
serviço de outros.

FINALIDADE: resguardar os direitos do titular e
proteger os interesses do consumidor.
74


Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os
sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para
distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com
determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar
produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade.
75
7.9.1 CLASSIFICAÇÕES – ART. 123

Conforme o uso, a marca pode ser:

MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO – aquela
que distingue produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim de origem diversa. Ex.:
refrigerante de laranja (Fanta, Sukita etc.)

MARCA DE CERTIFICAÇÃO – usada para atestar
a conformidade de um produto ou serviço com
determinadas especificações técnicas. Ex.: ISO,
INMETRO etc.

MARCA COLETIVA – usada para identificar
produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade. Ex.: Café Pilão, Café Pelé
(Associação Brasileira dos Produtores de Café).
76

Conforme a forma de composição, a marca pode
ser:
a)
NOMINATIVA: formada a partir de sinais
linguísticos, isto é, apenas de palavras,
letras, algarismos ou combinações destes
sinais, ainda que desprovida de sentido no
vernáculo. Exemplos: Coca-cola, Editora 51,
Brastemp.
b)
FIGURATIVA: formada por desenhos,
imagens, figuras ou qualquer formas
estilizada de letras ou algarismos.
77
c)
MISTA: formada por sinais linguísticos
revestidos de uma forma peculiar, que não
possam se enquadrar isoladamente nem como
marca nominativa, nem como marca
figurativa.
d)
TRIDIMENSIONAIS:
constituídas
pela
forma plástica de produto ou de embalagem,
cuja forma tenha capacidade distintiva e
esteja dissociada de qualquer efeito técnico.
Ex: garrafa ou copo de coca-cola.
78

Conforme a origem, a marca pode ser:
a)
BRASILEIRA:
aquela
regularmente
depositada no Brasil, por pessoa domiciliada
no país.
b)
ESTRANGEIRA:
aquela
regularmente
depositada no Brasil, por pessoa não
domiciliada no país, ou depositada em país
vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil
seja partícipe e depositada no país no prazo
estipulado no acordo.
79
7.2 REQUISITOS:
a)
NOVIDADE RELATIVA: a novidade é restrita à
utilização como elemento identificador de
determinado produto ou serviço. Cada produto
tem uma classificação no INPI. Dentro da mesma
classificação não pode haver a mesma
identificação.
b)
NÃO-COLIDÊNCIA
OU
CAPACIDADE
DISTINTIVA: ainda que não registradas, a
marca escolhida não pode violar uma marca
notória. Ex.: Visa, Motorola, Sony, Honda etc.
Não confundir marca de alto renome (tem
registro no INPI, ex. Casas Bahia) com marca
notória (não precisa de registro no INPI, tem
reconhecimento internacional).
80
c)
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS (art. 124):
ofensa à moral, bons costumes; brasões ou
emblemas oficiais; letras, algarismos ou
datas
sem
qualquer
especialidade;
reprodução ou imitação de marca já
registrada.
81
7.9.3 PROIBIÇÕES


Estão contidas nos 23 incisos de proibições do art.
124.
Art. 124. Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema,
distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro
sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que
ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de consciência, crença, culto religioso ou
ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;
82
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando
não requerido o registro pela própria entidade ou órgão
público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou
diferenciador de título de estabelecimento ou nome de
empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou
associação com estes sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o
produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma característica do produto ou
serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e época de produção ou de prestação do serviço,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de
propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou
combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar
confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação
geográfica;
83
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem,
procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto
ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente
adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou
natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido
registrado como marca coletiva ou de certificação por
terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico,
cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou
oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de
criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e
cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou
patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores; etc
84
7.9.4 DIREITOS SOBRE A MARCA


São bens incorpóreos que possuem um grande
valor.
AQUISIÇÃO: através do registro no INPI. Este
registro é atributivo, ou seja, tem caráter
constitutivo dos direitos sobre a mesma.
Enquanto pendente o registro, garante-se ao
depositante o direito de zelar pela integridade
material ou reputação, pois o titular não pode ser
prejudicado por uma demora inerente a atuação
do órgão de registro. Art. 129.
85


PRECEDÊNCIA: art. 129, §1º - pessoa de boa-fé que já
utilizava a marca a pelo menos 6 meses; também no caso
de prioridade, assegurada às marcas registradas em países
signatários da Convenção de Paris (6 meses).
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
território nacional, observado quanto às marcas coletivas e
de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou
depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca
idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito
de precedência ao registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido
juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que
tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou
arrendamento.
86



LEGITIMIDADE: art.128 – qualquer pessoa
física ou jurídica de direito público ou de direito
privado.
VIGÊNCIA: art. 133 – 10 anos, admitindo-se
prorrogações sem limite temporal.
PROTEÇÃO: arts. 130 a 132 – direito exclusivo
de uso sobre a marca em todo o território
nacional. Inclui a cessão, licença e zelo pela sua
integridade ou reputação. Proteção relativizada
pelo art. 132, pois não pode permitir abusos por
parte do titular da marca.
87

Art. 132. O titular da marca não poderá:
I - impedir que comerciantes ou distribuidores
utilizem sinais distintivos que lhes são próprios,
juntamente com a marca do produto, na sua promoção
e comercialização;
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a
marca para indicar a destinação do produto, desde
que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III - impedir a livre circulação de produto colocado no
mercado interno, por si ou por outrem com seu
consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do
art. 68; e
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra
científica ou literária ou qualquer outra publicação,
desde que sem conotação comercial e sem prejuízo
para seu caráter distintivo.
88

PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE: o direito
ao uso da marca é pautado pelo princípio da
territorialidade, pelo qual a marca só tem proteção em
um país se registrada no órgão competente daquele
país.

EXCEÇÃO: marcas notoriamente conhecidas, que são
protegidas independentemente do registro no país – art.
126.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de
atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da
União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial,
goza de proteção especial, independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às
marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de
marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida.
89

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE: a proteção
de uma marca não se estende abstratamente a
todos os ramos de atuação.

Exige-se apenas a NOVIDADE RELATIVA, ou seja,
distinção entre produtos ou serviços semelhantes.

EXCEÇÃO: marca de alto renome, que goza de
proteção em todos os ramos de atuação e não apenas
naqueles com afinidade mercadológica – art. 125.

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada
de alto renome será assegurada proteção especial, em
todos os ramos de atividade.
90
7.9.5 MARCA DE ALTO RENOME



É aquela conhecida da população em geral,
inspirando confiança e exercendo grande força
atrativa.
A proteção se estende a todos os ramos
econômicos, desde que haja um registro no país,
especificadamente com essa conotação de alto
renome (art. 125). Exceção ao princípio da
especialidade.
Exemplos: Coca-cola, Brastemp, BMW, MercedesBens etc.
91
7.9.6 MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS



Aquelas de detêm seu prestígio restrito aos segmentos
do público consumidor relacionado ao produto que
elas assinalam. Famosa apenas no seu segmento
mercadológico, dentro do seu ramo de atuação.
Exceção ao princípio da territorialidade. A lei se pauta
pela vedação do enriquecimento sem causa,
impedindo que pessoas de má-fé se aproveitem da
fama internacional de determinadas marcas ainda
não registradas no país.
Exemplos: Votoran para a construção civil, Movado
para relógios, SIMS para equipamentos e acessórios
desportivos etc.
92
7.9.7 EXTINÇÃO


Casos previstos no art. 142, ou seja:

Expiração do prazo de vigência;

Renúncia;

Caducidade ;

Falta de procurador domiciliado no país em caso do
titular residir no exterior.
No caso de marcas de certificação ou coletivas,
haverá extinção caso a entidade deixe de existir
ou se a marca for utilizada em condições não
previstas no regulamento (art. 151).
93

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados
pela marca;
III - pela caducidade; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.
94
7.9.8 NULIDADE DA MARCA



O registro da marca pode ser viciado pela
desobediência aos ditames legais, caso em que
poderá haver a NULIDADE da marca, cujo
reconhecimento pode se dar administrativa ou
judicialmente.
O PROCESSO ADMINISTRATIVO (art. 168 a
172) pode ser requerido por qualquer interessado,
ou instaurado de ofício no prazo de 180 dias,
contados da expedição do certificado de registro.
Manifestação do interessado em 60 dias.
95


A AÇÃO DE NULIDADE (art. 173 a 175), pode
ser promovida pelo INPI ou por qualquer
interessado.
Prescreve em 5 anos contados da data de sua
concessão, com exceção dos casos de má-fé
(utilização de uma marca notoriamente
conhecida), onde não há que se falar em
prescrição, conforme Convenção da União de
Paris.
96
7.9.9 NOME EMPRESARIAL X MARCA


MARCAS identificam produtos ou serviços.
NOMES identificam a própria empresa, seja ela
individual, seja ela uma sociedade empresária.
MARCAS são registradas no INPI, de âmbito
nacional. NOMES são registrados na Junta
Comercial, de âmbito estadual.
97
7.9.10 NOMES DE DOMÍNIO X MARCAS



O sistema dos nomes de domínio (Domain Name
System-DNS) é uma estrutura de identificação
hierárquica que foi designada para garantir que cada
nome seja globalmente único e que corresponda a um
valor numérico distinto.
Representa um SINAL DISTINTIVO PRÓPRIO, não
se confundindo com nomes empresariais, nomes de
fantasia ou marcas.
As atribuições do registro dos nomes de domínio no
Brasil são delegadas ao Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), por força da
Resolução n. 001/05.
98

Concedido ao PRIMEIRO requerente que
satisfizer, quando do requerimento, as exigências
para registro do mesmo, nos termos da Resolução
n. 002/05 do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
São algumas regras da resolução:






Nome que desrespeite a legislação em vigor;
Nome que induza terceiros a erro;
Nome que viole direitos de terceiros;
Nome que represente conceitos predefinidos na rede
Internet;
Nome que represente palavras de baixo calão ou
abusivas;
Nome que simbolize siglas de Estados, Ministérios,
dentre outras.
99
7.10 DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS


Arts. 176 a 182 - são suscetíveis de proteção as
chamadas indicações geográficas, subdivididas
em indicação de procedência e denominação de
origem.
A INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA (art. 177)
representa o local conhecido como centro de
produção,
extração
ou
fabricação
de
determinado produto ou serviço. Exemplo: vinhos
produzidos na Serra Gaúcha que têm a indicação
do “vale dos vinhedos”.
100


Art. 176. Constitui indicação geográfica a
indicação de procedência ou a denominação de
origem.
Embora
legislações
brasileiras
anteriores
trouxessem menções esparsas a categorias como
indicações de localidade, falsas indicações de
proveniência ou mesmo falsas indicações de
procedência, a LPI foi a primeira a tratar das
indicações geográficas em um título próprio e
mais abrangente, refletindo a significativa
importância econômica (e mesmo cultural) que as
IGs vêm adquirindo ao longo do tempo em vários
países e, mais recentemente, no Brasil.
101


As indicações geográficas se prestam à identificação
de um produto ou serviço como originário de um
local, região ou país, constituindo uma GARANTIA
quanto à sua origem e/ou suas qualidades e
características próprias, que lhes conferem um
aspecto único em função de recursos naturais como
solo, vegetação, clima e modo de produção específico.
É importante distinguir as IGs de produtos típicos de
determinados países desprovidos de referência
geográfica. São os casos, p.ex., do cupuaçu, do açaí e
do jaborandi, espécies de frutos e plantas brasileiros
que chegaram, inclusive, a ser objeto de registro de
marcas e patentes por empresas estrangeiras em
outros países.
102


Por representarem parte da biodiversidade
brasileira e, em muitos casos, incorporarem
conhecimentos tradicionais desenvolvidos por
populações locais, têm sido objeto de medidas de
recuperação e conscientização por parte do
governo brasileiro, de ONGs e de associações. O
fundamento para tais medidas é a vedação à
concorrência desleal, à biopirataria e o resguardo
de conhecimentos tradicionais.
Lista do INPI de IGs reconhecidas até
15.10.2013. Atualmente, são 45 IGs registradas,
sendo 30 IPs e 15 DOs (sendo 7 nacionais e 8
estrangeiras).
103


A DENOMINAÇÃO DE ORIGEM (art. 178) é o
nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que designe produto
ou serviço cujas qualidades ou características se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
Exemplos: Champagne, Bordeux e Porto para
vinhos.
Se a indicação já se tornou de uso comum,
designando o próprio produto ou serviço, não há
mais como reconhecer a proteção como indicação
geográfica. Exemplo: queijo minas (fabricado em
todo o país).
104


Art. 177. Considera-se indicação de procedência o
nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que se tenha tornado
conhecido como centro de extração, produção ou
fabricação de determinado produto ou de
prestação de determinado serviço.
Art. 178. Considera-se denominação de origem o
nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que designe produto
ou serviço cujas qualidades ou características se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
105
7.11 CONCORRÊNCIA DESLEAL


Verificada a ocorrência de violação aos direitos
de propriedade industrial ou de um ato de
concorrência desleal, o juiz deverá condenar o
responsável a ressarcir as perdas e danos
decorrentes.
Art. 209 – previsão de indenização.
106
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em
detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa
informação, com o fim de obter vantagem;
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os
imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou
estabelecimentos;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências;
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em
produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o
seu consentimento;
107
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção
que não obteve;
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro
de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para
negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego,
lhe proporcione vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar
vantagem a concorrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na
indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que
sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um
técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou
empregatícia, mesmo após o término do contrato;
108
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior,
obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto
de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados
de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva
esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades
governamentais como condição para aprovar a comercialização de
produtos.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o
empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por
órgão governamental competente para autorizar a comercialização de
produto, quando necessário para proteger o público.
109

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de
haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos
causados por atos de violação de direitos de
propriedade industrial e atos de concorrência desleal
não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a
reputação ou os negócios alheios, a criar confusão
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços
postos no comércio.
§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para
evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
determinar liminarmente a sustação da violação ou de
ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante,
caso julgue necessário, caução em dinheiro ou
garantia fidejussória.
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante
de marca registrada, o juiz poderá determinar a
apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos,
embalagens, etiquetas e outros que contenham a
marca falsificada ou imitada.
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