Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.349 - RJ (2008/0250951-4)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
PROCURADOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
: CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES
LTDA
: ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
: CATERPILLAR INC.
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. DISCUSSÃO QUANTO À SEMELHANÇA DE MARCAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 65, ITEM 17, DA LEI 5.772/71
E AO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. MARCAS DISTINGUÍVEIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS
COMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96,
ao proibirem a reprodução e imitação de marcas, evitam que o
consumidor venha a ser confundido e visam impedir a concorrência
desleal, pois, sem essas regras, marcas novas poderiam tentar entrar no
mercado consumidor valendo-se da boa fama e aceitação que uma outra
marca mais antiga porventura possuísse.
2. No caso em liça, não se verifica violação a tais normas, pois a marca
"CAT com figura de pirâmide", da ora recorrida, não é reprodução ou
imitação da marca "MR. CAT com figura de pato" , de propriedade da ora
recorrente. Com efeito, são marcas perfeitamente distinguíveis, que não
geram confusão nem associação entre si. Ademais, o núcleo da marca da
ora recorrente, o vocábulo "MR. CAT", é locução comum, de origem da
língua inglesa, não se tratando, portanto, de um vocábulo originalmente
criado pela recorrente, com uma singularidade própria. Deve-se
considerar, também, que a marca que a recorrida pretende registrar é
extraída das três primeiras letras de sua famosa marca
"CATERPILLAR", consolidada e de expressiva notoriedade em diversos
seguimentos de máquinas pesadas, no mundo todo.
3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, em face da inexistência de
similitude fático-jurídica entre os julgados em comparação.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram oralmente
os Drs. Luiz Edgard Montaury Pimenta, pela parte recorrente, e Mauro Pedroso Gonçalves, pela
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parte recorrida Caterpillar Inc.
Brasília, 24 de setembro de 2013(Data do Julgamento)
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.349 - RJ (2008/0250951-4)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
PROCURADOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
: CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES
LTDA
: ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
: CATERPILLAR INC.
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Cuida-se de recurso
especial interposto por CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES
LTDA, doravante CALYPSO BAY, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF-2ª Região).
Narram os autos que CATERPILLAR INC, em 4/2/1993, apresentou perante o
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI pedido de registro da
marca "CAT com figura de pirâmide" , para identificar produtos como camisas, jaquetas,
cachecóis, meias, calçados, botas e outros artigos de vestuário.
Com fundamento nos arts. 65, itens 17 e 79, da Lei 5.772/71, o INPI indeferiu o
processamento do pedido de registro porque a marca pretendida se confundiria com outras marcas
já existentes, tais como: CAT'S (fl. 75), de propriedade da empresa Cat's Moda e Confecções
Ltda.; e "MR. CAT com figura de pato" (fl. 77), pertencente à Free Lance Confecções de Couro
Ltda. Tal decisão foi objeto de recurso administrativo, o qual foi indeferido conforme decisão à
fl. 89.
Em face desse indeferimento, a CATERPILLAR INC, ora recorrida, propôs, em
30/4/1997, ação ordinária contra o INPI, FREE LANCER CONFECÇÕES DE COURO LTDA. e
MARIAGE MODA LTDA, na qual pleiteava a anulação do ato administrativo do INPI que
indeferira seu pedido de registro da marca "CAT e figura de pirâmide" .
Em sentença às fls. 283-287, o il. magistrado de piso julgou procedente o pedido
para "(...) determinar ao INPI o regular prosseguimento do pedido de registro da marca mista
'CAT e figura de pirâmide", na classe 25, subclasses 10, 20 e 30 (...)" (fl. 604).
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Em petição à fl. 535, CALYPSO BAY, ora recorrente, informa que é a sucessora
da empresa FREE LANCER CONFECÇÕES DE COURO LTDA.
Inconformados, o INPI e CALYPSO BAY interpuseram apelações, as quais foram
desprovidas, nos termos do v. acórdão assim ementado (fl. 845):
"DIREITO
COMERCIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
ANULAÇÃO DE ATO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO
DE
REGISTRO DE MARCA. DISTINTIVIDADE ENTRE AS MARCAS EM
COTEJO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR.
I - A sentença recorrida julgou procedente o pedido, para determinar ao
INPI o regular prosseguimento do pedido de registro da marca mista
CAT e figura de pirâmide, na classe 25, subclasses 10, 20 e 30,
formulado pela autora.
II - O confronto se dá entre as marcas mistas que têm em comum o
elemento CAT ('MR. CAT com figura de pato' e 'CAT com figura de
pirâmide'), para designar 'roupas e acessórios do vestuário em geral e
artigos de viagem' (classe 25), atuando as empresas, portanto, no mesmo
segmento do mercado.
III - Não há óbices à coexistência pacífica de marcas que guardem certa
similaridade pois, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras
inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de
termos comuns ao vocabulário.
IV - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca
destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo
qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso
ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de
atividade ou afim. Desse modo, o registro da marca será viável quando
apresentada na forma mista, suficientemente distintiva, mediante
apresentação de um tipo de letra, desenho, figura ou qualquer outro
elemento distintivo. É a hipótese. A expressão CAT com figura de
pirâmide sob a letra 'A', reveste-se de suficiente estilização, dotando o
sinal da distinção necessária para ser registrado como marca. Desse
modo, entendo afastada a possibilidade de o consumidor associá-la ou
confundi-ia com a marca da apelante (MR. CAT com figura de pato),
inexistindo a preconizada violação ao art. 65, item 17, da Lei nº
5.772/71.
V - Apelações conhecidas e não providas."
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 859-867).
Inconformada, CALYPSO BAY interpôs o presente recurso especial, no qual alega
violação ao art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, uma vez que o
v. acórdão a quo entendeu não existir óbice à coexistência pacífica das marcas ora discutidas.
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Aduz que, nos Estados Unidos da América, o órgão competente para marcas e
patentes indeferiu seu pedido de registro da marca "MR. CAT com figura de pato", porque
conflitaria com a marca da ora recorrida. Afirma que aquele entendimento também deve ser
adotado no Brasil.
Pela divergência jurisprudencial, a recorrente aponta dois paradigmas que, no seu
entender, corroboram suas alegações.
Apresentadas contrarrazões (fls. 924-942), pugnando-se pelo desprovimento do
apelo nobre.
É o relatório.
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: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Como relatado, a ora
recorrente afirma que o v. acórdão regional, ao determinar que o INPI continuasse o processo
administrativo de registro de marca da ora recorrida, teria violado o art. 65, item 17, da Lei
5.772/71 e o art. 124 da Lei 9.279/96, pois as marcas seriam destinadas ao mesmo tipo de
produtos, roupas e calçados, podendo causar confusão aos consumidores.
Nesse diapasão, insta destacar os aludidos dispostos legais:
- da Lei 5.772/71:
"Art. 65. Não é registrável como marca:
(...)
17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo,
de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou
serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que
possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no
Brasil; "
- da Lei 9.279/96:
"Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com marca alheia;"
Acerca do tema em discussão, assim assentou o v. aresto estadual (fls. 842-843):
"No caso em questão, o confronto se dá entre as marcas que têm em
comum o elemento CAT, para designar 'roupas e acessórios do vestuário
em geral e artigos de viagem' (classe 25), atuando as empresas, portanto,
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no mesmo segmento do mercado.
Entendo que não há óbices à coexistência pacífica de marcas que
guardem certa similaridade pois, ao contrário das marcas criadas a
partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da
combinação de termos comuns ao vocabulário.
Observa-se que, dentre os requisitos exigidos para a
registrabilidade
da marca destaca-se
sua distintividade
e
disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca
deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra
empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.
Desse modo, o registro da marca será viável quando apresentada
na forma mista, suficientemente distintiva, mediante apresentação de
um tipo de letra, desenho, figura ou qualquer outro elemento distintivo.
É a hipótese.
A expressão CAT com figura de pirâmide sob a letra 'A',
reveste-se de suficiente estilização, dotando o sinal da distinção
necessária para ser registrado como marca. Desse modo, entendo
afastada a possibilidade de o consumidor associá-la ou confundi-la com
a marca da apelante (MR. CAT com figura de pato), inexistindo a
preconizada violação ao art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71."
Sobre a proibição inserta no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, na doutrina de direito
marcário, destaca-se a lição de Douglas Gabriel Domingues:
"Reproduzir a marca é copiá-la servilmente, de fora idêntica, sem
disfarces, enquanto que imitar a marca é a cópia a que se acrescentam
ou suprimem outros elementos, buscando maliciosamente torná-la
diferente da marca copiada.
(...)
Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a
marca não pode deixar de ser distinta sob duplo aspecto: ser
característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de
Afonso Celso, e distinguir-se das outras marcas já empregadas."
(in Comentários à Lei da Propriedade Industrial , Rio de Janeiro:
Forense, 2009, pp. 431-432)
Convém registrar que a Lei 5.772/71 foi revogada pela Lei 9.276/96, de 14 de
maio de 1996. Ademais, o referido art. 124, XIX, praticamente repete a norma do art. 65, item 17.
Assim, os comentários doutrinários ora destacados também se prestam à norma inserta no artigo
revogado.
Com efeito, o art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96,
acima transcritos, são de fundamental importância para se evitar que o consumidor possa vir a ser
confundido, e, também, para evitar a concorrência desleal, pois, sem essa proibição, marcas
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novas poderiam tentar entrar no mercado consumidor valendo-se da boa fama e aceitação que
uma outra marca mais antiga porventura possuísse.
No entanto, considerando a doutrina ora homenageada, bem como o contexto
estabelecido no v. acórdão regional, deve-se rejeitar a apontada infringência dos artigos
apontados como violados, pois, ao contrário do alegado no apelo nobre, a marca "CAT com figura
de pirâmide" da ora recorrida, cuja continuidade de trâmite do procedimento administrativo de
registro foi determinada, não aparenta ser "reprodução" ou "imitação" da marca "MR. CAT com
figura de pato" , de propriedade da ora recorrente. Com efeito, trata-se de marcas perfeitamente
distinguíveis, que não geram confusão nem associação entre si.
Não se pode ignorar que o núcleo da marca da ora recorrente é o vocábulo "MR.
CAT", locução comum, de origem da língua inglesa, não se tratando, portanto, de um vocábulo
originalmente criado pela recorrente, com uma singularidade própria. Também é importante
salientar que a marca que a recorrida pretende registrar é extraída das três primeiras letras de sua
famosa marca "CATERPILLAR", consolidada e de expressiva notoriedade em diversos
seguimentos de máquinas pesadas, no mundo todo.
Por sua vez, o indeferimento do registro da marca "MR CAT com figura de pato",
pelo órgão competente nos Estados Unidos da América, não tem maior relevância para a solução
do presente litígio, pois o registro, no referido país, se submete a regras outras, e não às insertas
nas Leis brasileiras n. 5.772/71 e n. 9.279/96.
Pela alínea "c", o apelo não merece melhor sorte, em face da inexistência de
similitude fático-jurídica entre os julgados em comparação.
No primeiro paradigma (fls. 906-910), Apelação n. 2001.01.00.018985-4, oriundo
do eg. TRF-1ª Região, relatado pela então em. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti,
hoje Ministra que honra esta eg. Turma, não se faz presente a aludida similitude, pois neste caso
as marcas em conflito tinham praticamente mesma grafia ("D'ARCA" e "ARCA") e não tinham
nenhuma gravura associada ao referido nome, logo, eram marcas notadamente confundíveis e
associáveis.
Por seu turno, o segundo paradigma (fls. 892-905), o REsp 62.770/RJ, de relatoria
do em. Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 6/5/1997, também não apresenta a referida similitude
porque as marcas em comparação (REAL Turismo e Viagens LTDA e REAL Turismo LTDA)
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possuíam praticamente idêntica grafia e não tinham símbolos a elas associados. Dessa forma,
eram facilmente confundíveis.
Como já dito, as marcas aqui examinadas são marcas mistas, compostas por
vocábulos e figuras, portanto distinguíveis, incapazes de gerar confusão e associação entre si.
Dessa forma, ausente a similitude fático-jurídica, inexiste a alegada divergência
jurisprudencial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
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: CATERPILLAR INC.
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente,
inicialmente cumprimento os advogados que se utilizaram da tribuna, Luiz Edgard Montaury
Pimenta e Mauro Pedroso Gonçalves. Agradeço pela entrega de memoriais. Acompanho o
voto de V. Exa.
NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
Número Registro: 2008/0250951-4
Números Origem: 199751010098455
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.104.349 / RJ
9700098451
PAUTA: 24/09/2013
JULGADO: 24/09/2013
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
PROCURADOR
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:
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ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
CATERPILLAR INC.
TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA, pela parte RECORRENTE: CALYPSO BAY
ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA
Dr(a). MAURO PEDROSO GONÇALVES, pela parte RECORRIDA: CATERPILLAR INC.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis
Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
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