A Convenção da União de Paris para
a Proteção da Propriedade Industrial
Primeira Parte
A Convenção da União de Paris para
a Proteção da Propriedade Industrial
A CUP
• A Convenção de Paris tem o nome oficial
de “Convenção da União de Paris para a
Proteção da Propriedade Industrial”
•
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Foi ela revista já sete vezes:
em 1890, em Madri;
em 1900, em Bruxelas;
em 1911, em Washington; em 1925, em Haia
, em 1934, em Londres;
em 1958, em Lisboa;
em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde
1992)
e teve novo processo de revisão iniciado em 1980,
em Genebra
•
Presidente da
Conferência de 1882
A CUP
• Cada nova revisão da Convenção visou aperfeiçoar os
mecanismos de internacionalização da propriedade
da tecnologia e dos mercados de produtos, à
proporção em que estes mecanismos iam surgindo
naturalmente do intercâmbio entre as nações de
economia de mercado do hemisfério Norte.
• A maneira da Convenção conseguir isto é
extremamente hábil, o que lhe valeu a sobrevivência
por muito mais de um século.
•
Presidente da
Conferência de 1882
A CUP
•
A versão de Estocolmo, do art. 13 em
diante, foi promulgada pelo decreto
executivo Decreto 75.572 de 08/04/1975.
• Por força do Decreto 635 de 21 de agosto
de 1992, vigeria no Brasil a Convenção de
Paris, na revisão de Estocolmo, de 1967;
embora tal decreto mereça reparos
quanto a sua juridicidade, levaremos em
conta para esta análise o texto
correspondente. Em outubro de 1994,
novo decreto ratificou o anterior, pondo
em vigor a totalidade do texto de
Estocolmo.
A CUP
Símbolo do Centenário da
Convenção de Paris
• A Convenção não tenta
uniformizar
as
leis
nacionais, objetivo do
recente acordo TRIPs,
nem
condiciona
o
tratamento nacional à
reciprocidade.
• Pelo contrário, prevê
ampla
liberdade
legislativa para cada
País, exigindo apenas
paridade: o tratamento
dado
ao
nacional
beneficiará também o
estrangeiro.
Sem aparelho repressor
• Diferentemente do que ocorre em
TRIPs, a CUP não tem nenhum sistema
próprio de solução de controvérsias.
• Nem previsão de retaliação.
• Quaisquer violações de obrigações
deveriam ser levadas aos meios gerais
de solução de controvérsias do Direito
Internacional, como a Corte
Internacional de Justiça, ou arbitragem.
Sem aparelho repressor
• Diferentemente do que ocorre em
TRIPs, a CUP não tem nenhum sistema
próprio de solução de controvérsias.
• Nem previsão de retaliação.
• Quaisquer violações de obrigações
deveriam ser levadas aos meios gerais
de solução de controvérsias do Direito
Internacional, como a Corte
Internacional de Justiça, ou arbitragem.
Mas nunca houve necessidade
A CUP COMO UNIÃO
A CUP como UNIÃO
• No território virtual da União vigeria
um só Direito.
•
A CUP como UNIÃO
• No território virtual da União vigeria um só
Direito.
Bodenhausen
A CUP como UNIÃO
• No território virtual da União vigeria um só
Direito.
Bodenhausen
União como uma instituição de Direito Internacional
A CUP como UNIÃO
• No território virtual da União vigeria um só
Direito.
Bodenhausen
União como espaço comum de muitas normas
A CUP como UNIÃO
• Não sendo de forma alguma um clube fechado, a União
admite a qualquer tempo a entrada de novos países.
• Quem entra porém, recebe o último texto do tratado
em vigor, e tem de se conformar que os antigos
unionistas lhe apliquem a última versão a qual
aderiram: assim, o Brasil aplicava, até 1992, o texto de
1925 à Argentina, enquanto esta submetia as patentes
brasileiras ao regime de 1967.
Bodenhausen
A CUP como UNIÃO
• De outro lado, a União de Paris é
aberta à saída; hoje com mais de 100
países, ao início com 11, houve quem
(como o Japão) saísse por uns tempos
para voltar depois.
Bodenhausen
União como espaço comum de muitas partes
A CUP como UNIÃO
• A Convenção é, ainda mais, aberta até
quanto ao seu conteúdo normativo:
embora não admita reservas, ela
compreende uma série de acordos
subsidiários, estabelecendo regras a
que só alguns países estão dispostos a
somar às do tratado principal.
Bodenhausen
União como espaço comum de muitas normas
A CUP como UNIÃO
• Assim é que a União presume ainda uniões restritas. Os
países que, acedendo ao texto geral, não concordem
com determinadas proposições específicas, podem
ficar fora dessas uniões restritas.
• Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um
acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual
se prescindia do depósito nacional; depositava-se em
Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados
pelo depositário. Nem todos os países da União (e só
eles poderiam) participaram desse acordo.
• Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi
denunciado em 1934. Nem por isso o Brasil abandonou
a União.
Bodenhausen
União como espaço comum de muitas normas
A CUP como UNIÃO
Convenção de
Paris
P
C
T
Uniões
Restritas
Protocolo de
Madri para
Registro
Internaciona
l de Marcas
Acordo de
Indicações
Geográficas
Bodenhausen
União como espaço comum de muitas Uniões...
A CUP como proteção de
Propriedade Industrial
Títulos de
proteção
compreendidos na
CUP
A CUP como proteção de
Propriedade Industrial
• 3) A propriedade industrial entende-se na mais
ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao
comércio propriamente ditos, mas também às
indústrias agrícolas e extrativas e a todos os
produtos manufaturados ou naturais, por exemplo:
vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais,
minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.
Áreas de
abrangência
A CUP como proteção de
Propriedade Industrial
• 3) A propriedade industrial entende-se na mais
ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao
comércio propriamente ditos, mas também às
indústrias agrícolas e extrativas e a todos os
produtos manufaturados ou naturais, por exemplo:
vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais,
minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.
Áreas de
abrangência
TRATAMENTO NACIONAL
Tratamento Nacional
•
Artigo 2
• 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos
os outros países da União, no que se refere à proteção da
propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas
concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos
nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na
presente Convenção.
• Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os
mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus
direitos, desde que observem as condições e formalidades
impostas aos nacionais.
Tratamento Nacional
•
Artigo 2
•
1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da
União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis
respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem
prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência,
terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer
atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas
aos nacionais.
•
2) Nenhuma
condição de domicílio ou de estabelecimento no
país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos
nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos
de propriedade industrial.
Tratamento Nacional
Art. 217. A
pessoa domiciliada
no exterior deverá
constituir e manter
procurador
devidamente
qualificado e
domiciliado no País,
com poderes para
representá--la
representá
administrativa e
judicialmente,
inclusive para receber
citações.
citações
•
Artigo 2
•
1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da
União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis
respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem
prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência,
terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado
dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos
nacionais.
2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é
requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de
•
qualquer dos direitos de
•
propriedade industrial.
3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação
de cada um dos países da União relativas ao processo
judicial e administrativo e à competência, bem como à
escolha de domicílio ou à designação de mandatário,
eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.
Tratamento Nacional
• Pode ocorrer mesmo que um estrangeiro venha a
ter até mais direitos do que o nacional, sob a
Convenção; por exemplo, no caso da prioridade.
Quem puder solicitar uma patente de invenção no
exterior, sob a Convenção, tem um ano para fazêlo também num outro País da União, prevalecendo
seu direito sobre o dos demais que tenham
inventado coisa similar ou depositado o pedido.
Tratamento Nacional
• Artigo 3
• São equiparados aos nacionais dos
países da União os nacionais dos
países não participantes da União
domiciliados ou que possuam
estabelecimentos industriais ou
comerciais efetivos e reais no território
de um dos países da União.
Mas com algumas normas de
aplicação direta
• Um número relativamente pequeno, mas
importante, de normas da CUP estabelece um
patamar mínimo de tratamento uniforme, que
todos os países da União têm de garantir em face
dos estrangeiros, beneficiários da Convenção;
por exemplo, o reconhecimento do efeito
extraterritorial das marcas notórias.
• Outras disposições importantes, também como
proteção ao estrangeiro, são as que vedam que
os países possam terminar com o privilégio só
pelo fato de o titular importar os produtos feitos
com a tecnologia patenteada, em vez de fabricar
no país; e a que exige um determinado prazo (e, a
partir de 1934, um estágio prévio de licença
obrigatória) antes que se possa terminar com o
monopólio por falta de uso.
Mas com algumas normas de
aplicação direta
• Aplicação direta
• O Brasil, signatário da Convenção de Paris, considera
suficiente o simples registro na Junta Comercial da sede
da sociedade para que tenha privilégio assegurado em
todo o País. A esse respeito confira-se entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça externado no
julgamento do REsp nº 9.569/RJ, publicado no DJ de
26/05/97. A propósito, destaco o conteúdo do artigo 8º
da Convenção da União de Paris - CUP: “O nome
comercial será protegido em todos os países da União
sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou
não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.
•
Terceira Turma Cível APC - Apelação Cível
2001011102613-3
DON TACO
FIESTA LTDA.-EPP (1º apte) e DON TACO MEXICAN FOOD ALIMENTOS LTDA-ME (2º
apte) TJDF
PRIORIDADE
Prioridade é coisa simples
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Artigo 4
A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor,
gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.
2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da
União.
3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.
B. Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou
sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro
pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.
C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.
2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.
3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.
4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país
da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação
do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.
D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.
2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.
3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido
estará isenta de qualquer legislação e poderá, em qualquer caso, ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado
da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.
4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as conseqüências da omissão das
formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de prioridade.
5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas.
Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2) acima.
E. 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será somente o fixado para os desenhos ou
modelos industriais.
2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.
F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades
conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.
No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.
G. 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de
prioridade.
2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a
faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.
H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o
conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.
I. 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito de prioridade instituído
pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.
2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente
artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.
Prioridade
• Artigo 4
• A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado
pedido de patente de invenção, de depósito de
modelo de utilidade, de desenho ou modelo
industrial, de registro de marca de fábrica ou de
comércio num dos países da União, ou o seu
sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos
outros países, do direito de prioridade durante os
prazos adiante fixados.
As exceções à regra da novidade
• Prioridade.
• Um dos mais antigos princípios internacionais
relativos à propriedade industrial, o direito de
prioridade é concedido aos titulares de um depósito
estrangeiro, em oposição a qualquer depósito
nacional subsequente.
• Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode
ter, em todos os demais países partícipes de um ato
internacional, um prazo para requerer seus direitos,
sem prejuízo da novidade e anterioridade.
As exceções à regra da novidade
• Prioridade.
• Deslocamento do momento de apuração do estado
da técnica:
•
Estado da
técnica
Depósito
estrangeiro
Depósito
nacional
As exceções à regra da novidade
• Prioridade.
• Deslocamento do momento de apuração do estado
da técnica (Múltiplas prioridades)
•
Estado da
técnica
Primeiro
Depósito
estrangeiro
Estado da
técnica
Segundo
Depósito
estrangeiro
Depósito
nacional
As exceções à regra da novidade
• Prioridade.
• No dizer da Lei 9.279/96, “ao pedido de patente
depositado em pais que mantenha acordo com o
Brasil, ou em organização internacional, que produza
efeito de depósito nacional, será assegurado o
direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, não sendo o depósito invalidado nem
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos” [1].
•
[1] Art. 16.
As exceções à regra da novidade
•
•
•
•
•
•
CAPÍTULO II
PRIORIDADE
Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo
com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional,
será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o
depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do
depósito no Brasil.
§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem,
contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de
tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.
§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4
(quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.
§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá
ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.
As exceções à regra da novidade
• Prioridade.
• O efeito previsto nos atos internacionais para esta
prioridade é a de que
– os fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual
invento em outro país)
– não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu
privilégio,
– mesmo se o depósito no país onde a prioridade é argüida só se fizer
em data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido
• Tal período é de um ano para as PI e MU e de seis meses
para as DI e MI e marcas, segundo a Convenção de Paris
(outros atos prevêem prazos diferentes).
As exceções à regra da novidade
• Importante notar que a prioridade não é um direito à patente ou
da marca nacional: constitui somente a faculdade de o pedido
apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado
da técnica, à data do primeiro depósito no exterior.
• Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões
específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela
conclusão de que não há novidade
• Sob as regras da Convenção de Paris, aplica-se aqui o princípio
convencional da independência das patentes: assim como, para o
direito interno, a prioridade é uma exceção à regra da novidade,
para o direito convencional, é uma moderação à independência
das patentes.
As exceções à regra da novidade
• Há um razoável consenso de que a prioridade é
um direito, e não simplesmente uma ficção
jurídica pela qual a novidade é apurada em data
anterior ao depósito; disto decorre, entre outras
conseqüências, a cessibilidade da prioridade, o
que tem sido admitido.
As exceções à regra da
novidade
• Prioridade nacional
• Com efeito, o o depositante brasileiro, na Lei 5.772/71 e na maior parte das
outras leis nacionais, não dispunha de tal prazo, o estrangeiro tinha uma
proteção jurídica mais longa do que o nacional.
• O novo Código de 1996 enfrenta tal problema, dispondo que
– “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado
originalmente no Brasil,
• sem reivindicação de prioridade e
• não publicado,
– assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria
depositado no Brasil
– pelo mesmo requerente ou sucessores,
– dentro do prazo de 1 (um) ano”.
• Assim, a nova Lei compensa a desigualdade: a prioridade nacional, agora
admitida, o será apenas para aquilo que constar do pedido anterior, o qual
será tido por arquivado.
As exceções à regra da novidade
• Prioridade Nacional.
• Deslocamento do momento de apuração do estado
da técnica:
•
Estado da
técnica do
elemento novo
Estado da
técnica
desse
segmento
Depósito
anterior
Segundo
Depósito
nacional
As exceções à regra da
novidade
• Prioridade nacional
• “Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de
utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação
de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade
ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil
pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um)
ano.
– § 1º. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no
pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.
– § 2º. O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente
arquivado.
– § 3º. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não
poderá servir de base a reivindicação de prioridade.”
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
ENTRE AS PATENTES E MARCAS
Princípio da independência entre
as patentes
•
•
•
•
Artigo 4 bis
1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por
nacionais de países da União serão independentes das patentes
obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou
não da União.
2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto,
particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o
prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista
das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista
da duração normal. (...)
5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão,
nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que
gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da
prioridade.
Princípio da independência entre
as patentes
O Princípio da independência entre as patentes
constitui um dos componentes básicos da
convenção de Paris.
O principio da independência determina que
cada país membro desta convenção julgará a
validade das patentes outorgadas por ela
conforme as suas regras, de acordo com as
regras que este país utiliza para examinar as
patentes, sem alterar seu critério de exame em
função de critérios de exames utilizados por
outros países para examinar as patentes.
Princípio da independência entre
as patentes
•
Por essa razão, o grande jurista argentino Cabanellas assim
leciona:
•
El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia
de la estructura de concesión de esos derechos de pro-piedad industrial
bajo el Convenio de París.
Como cada país estable ce su propia legislación en materia de patentes,
con requisitos pro-pios en materia de novedad, nivel inventivo, materias
excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de
patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención
bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de
las patentes concedidas bajo otro sistema nacional.
El principio de independencia tiende así a evitar la extensión
internacional automá­tica de las causales de nulidad, caducidad o
extensión de las paten­tes, según se desprende del párrafo 2 del artículo
4 bis del Convenio de París.
•
•
CUEVAS.Guillermo
Cabanellas de las. Derecho
de las patentes de invención
– Tomo II. Editorial Heliasta.
Argentina. pg. 208-210.
Princípio da independência entre
as patentes
•
•
•
Por essa razão, o grande jurista argentino
Cabanellas assim leciona:
Ese principio no impide, sin embargo, que ciertos
países utilicen determinados aspectos de las
patentes otorgadas en el ex-tranjero para otorgar
a su vez sus propias patentes.
Así, por ejemplo, el Convenio de París no
impediría que una búsqueda de anteriorida-des
efectuada en un país extranjero para la concesión
de una patente en ese país sea empleada como
antecedente para determinar la nove-dad de la
invención, sería, sin embargo, inadmisible que el
sólo he-cho de que la patente otorgada por ese
país extranjero fuera invalida-da o no concedida
afectara la validez de la patente otorgada por el
país donde se ha ampliado la búsqueda de
anterioridades extranjeras.
Art. 34. Requerido
o exame, deverão ser
apresentados, no prazo
de 60 (sessenta) dias,
sempre que solicitado,
sob pena de
arquivamento do
pedido:
I - objeções, buscas
de anterioridade e
resultados de exame
para concessão de
pedido correspondente
em outros países,
quando houver
reivindicação de
prioridade
;
Princípio da independência entre
as patentes
•
•
O Princípio da independência entre as patentes também se aplica com
relação as patentes de revalidação. Cabanellas entende que autorizar a
vinculação entre a patente de revalidação e a patente original vulneraria o
Princípio da independência entre as patentes e assim discorre:
Otra cuestión que se plantea bajo el principio de indepen-dencia recogido por
la Convención de París es la de su aplicabilidad a las patentes de reválida o
confirmación. Estas patentes implican básicamente extender a un nuevo país
los efectos de una patente concedida previamente en otro país, y ello a través
de la concesión de una patente llamada de reválida o confirmación. Es común
en es-tos casos que las patentes de reválida se extingan simultáneamente con
la patente original. Ladas entiende que tal vinculación es vá-lida. Disentimos
con tal posición.
Princípio da independência entre
as patentes
• Art. 230. § 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta
Lei, e uma vez atendidas as condições
estabelecidas neste artigo e comprovada a
concessão da patente no país onde foi depositado
o primeiro pedido, será concedida a patente no
Brasil, tal como concedida no país de origem.
•
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com
base neste artigo o prazo remanescente de
proteção no país onde foi depositado o primeiro
pedido, contado da data do depósito no Brasil e
limitado ao prazo previsto no art. 40, não se
aplicando o disposto no seu parágrafo único.
Princípio da independência entre
as patentes
•
O Princípio da independência entre as patentes também se
aplica com relação as patentes de revalidação.
•
Autorizar esa vinculación entre la patente original y de la
reválida implicaría permitir vulnerar el prin-cipio de
independencia de las patentes mediante el simple
expedien-te de canalizar la concesión de patentes respecto
de invenciones ya patentadas en el extranjero a través de
patentes de reválida o confor-mación.
Por otra parte, el artículo 4 bis del Convenio de París no
in-troduce distinciones entre diferentes tipos de patentes, a
efectos de dar aplicación al principio de independencia de
las patentes.
•
Princípio da
independência entre
as patentes
» A Corte Suprema Argentina declara o pipeline
proibido por TRIPs e a CUP
•
Voto da Corte Suprema
de Justiça da Argentina
– caso: “Unilever NVc
Instituto Nacional de La
Propriedad Intelectual
s/denegatória de
Patentes”, CS, octubre
24, 2000. in KORS Jorge.
Patentes de Invención
Diez anos de
jurisprudência –
Comentários e
fallos.Buenos Aires: La
Ley, 2004, p.13
•
•
•
A idéia de uma patente de importação ou revalidação, adotando uma novidade diversa do
modelo brasileiro, foi tida como aceitável em outros sistemas jurídicos, como o argentino.
No entanto, assim entendeu a Suprema Corte Argentina em recente acórdão:
"o conceito de novidade relativa que subjaz ao instituto das patentes de
revalidação e a proteção organizada pela lei 111, que distinguia patentes
independentes e revalidadas, não é compatível com o conceito de novidade nem
com os alcances do princípio de prioridade, tal como resultam do sistema de
proteção do Acordo TRIPs, nem com as normas substantivas do Convênio de Paris
– Ata de Estocolmo de 1967, que tal acordo deve claramente cumprir’… “
Não se trata de admitir a coexistência de uma legislação nacional que oferece ao
inventor uma proteção simplesmente mas ampla do que os padrões previstos em
tratados internacionais; a validação de patentes estrangeiras é uma instituição
estranha ao funcionamento global da prioridade no sistema, que infringe seus
princípios. (tradução nossa) .
Princípio da independência entre
uma marca e outra
• Artigo 6
• 2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada
uma marca requerida em qualquer dos países da
União por um nacional de um país desta, com o
fundamento de não ter sido depositada, registrada
ou renovada no país de origem.
Princípio da independência entre
uma marca e outra
• Artigo 6
• 3) Uma marca regularmente registrada num
país da União será considerada como
independente das marcas registradas nos
outros países da União inclusive o país de
origem.
Princípio da independência entre
uma marca e outra
Exceções à
independência
entre marcas:
Telle quelle
Marcas notórias
• Artigo 6
• 3) Uma marca regularmente registrada num
país da União será considerada como
independente das marcas registradas nos
outros países da União inclusive o país de
origem.
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
ENTRE A TÍTULO E O PRODUTO
Princípio da independência
entre a patente e o produto
A novel hemp soup can food and processing method thereof
CN102406198A
201110303089.5
Apr 11, 2012
Oct 10, 2011
• Artigo 4 quater
• Não poderá ser recusada a
concessão de uma patente e
não poderá ser uma patente
invalidada em virtude de
estar a venda do produto
patenteado ou obtido por
um processo patenteado
sujeito a restrições ou
limitações resultantes da
legislação nacional.
Princípio da independência entre a
marca e o produto
• Artigo 7
• A natureza do produto em
que a marca de fábrica ou de
comércio deve ser aposta
não pode, em caso algum,
obstar ao registro da marca.
.
Modas Marcos Feliciano (Sem o uso
exclusivo de “modas”)
INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES
Inexistência de formalidades
• 5. D. Para reconhecimento
do direito não será exigido
no produto qualquer sinal
ou menção da patente, do
modelo de utilidade, ou do
registro da marca de fábrica
ou de comércio, ou de
depósito do desenho ou
modelo industrial.
• Convenção de Berna
•
•
ARTIGO 4º
2) O gozo e o exercício destes direitos não estão
subordinados a qualquer formalidade; esse
gozo e esse exercício são independentes da
existência da proteção no país de origem das
obras. Nestes têrmos fora das estipulações do
presente instrumento, a extensão da proteção e
os meios processuais garantidos ao autor para
salvaguardar os seus direitos regulam-se
exclusivamente pela legislação do País onde a
proteção é reclamada
DIREITO MORAL DO INVENTOR
Direito moral do inventor
• Artigo 4 ter
• O inventor tem o direito
de ser mencionado como
tal na patente.
A PATENTE PERMITE IMPORTAÇÃO
A patente permite importação
• Artigo 5
• A. 1) A introdução, pelo titular
da patente, no país em que
esta foi concedida, de objetos
fabricados em qualquer dos
países da União não acarreta a
caducidade da patente.
A patente permite importação
MAS O TITULAR DA PATENTE NÃO
PODE ABUSAR DESTA E DE OUTRAS
FACULDADES
Os abusos
•
•
•
"Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas,
patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário
reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando
esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la
de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento
mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...)
Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse , derivada do Direito norteamericano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da
exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na
intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades
industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.
Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente
necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é
abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva
semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)." STJ, REsp
1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/03/2011
Os abusos
•
•
•
•
APELAÇÃO. (...) Abuso de direito caracterizado à vista do disposto na Lei
da Propriedade Industrial e em Resolução então vigente, do Comitê Gestor
da Internet do Brasil.
(...) Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto
no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa- fé ou pelos bons costumes".
Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação
com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as
consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa
fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta
leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2,
p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009).
TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19.0079 - APELACAO - Partes: Vale das Idéias LTDA x Editora Abril. DES. JESSE
TORRES - Julgamento: 24/02/2011 - SEGUNDA CAMARA CIVEL
Os abusos
• Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou
culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira
do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do
direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a
conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto.
• Valor reparatório de dano moral arbitrado com razoabilidade e
proporcionalidade. Valor compensatório do dano material a ser
apurado em liquidação, pelos benefícios que o prejudicado
teria auferido se a violação não houvesse ocorrido (LPI, art.
210). Honorários da sucumbência que não consultam os
critérios do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso a que se dá parcial
provimento.
•
TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19.0079 - APELACAO - Partes: Vale das Idéias LTDA
x Editora Abril. DES. JESSE TORRES - Julgamento: 24/02/2011 - SEGUNDA
CAMARA CIVEL
Os abusos
•
•
De outro lado, diz o Art.
5º.:
2) Cada país da União
terá a faculdade de
adotar
medidas
legislativas prevendo a
concessão de licenças
obrigatórias
para
prevenir os abusos que
poderiam resultar do
exercício do direito
exclusivo
conferido
pela patente, como, por
exemplo, a falta de
exploração.
Seção
III
Da Licença Compulsória
Art. 68. O titular ficará sujeito a
ter
a
patente
licenciada
compulsoriamente se exercer os
direitos dela decorrentes de forma
abusiva, ou por meio dela praticar
abuso
de
poder
econômico,
comprovado nos termos da lei, por
decisão administrativa ou judicial.
Os abusos
•
•
De outro lado, diz o Art. 5º.:
3) A caducidade da patente só
poderá ser prevista para os
casos em que a concessão de
licenças obrigatórias não tenha
sido suficiente para prevenir tais
abusos.
Não
poderá
ser
interposta ação de declaração
de caducidade ou de anulação
de uma patente antes de expirar
o prazo de dois anos, a contar
da concessão da primeira
licença obrigatória.
•
Art. 80. Caducará a patente,
de ofício ou a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo
interesse, se, decorridos 2 (dois)
anos da concessão da primeira
licença compulsória, esse prazo
não tiver sido suficiente para
prevenir ou sanar o abuso ou
desuso, salvo motivos
justificáveis.
Os abusos
•
•
•
De outro lado, diz o Art. 5º.:
4) Não poderá ser pedida licença
obrigatória, com o fundamento
de falta ou insuficiência de
exploração, antes de expirar o
prazo de quatro anos a contar da
apresentação do pedido de
patente, ou de três anos a contar
da concessão da patente,
devendo aplicar-se o prazo mais
longo; a licença será recusada se
o titular da patente justificar a sua
inação por razões legítimas.
Tal licença obrigatória será não
exclusiva e só será transferível,
mesmo sob a forma de concessão
de sublicença, com a parte da
empresa ou do estabelecimento
comercial que a explore.
•
•
•
•
Art. 68 § 1º Ensejam, igualmente,
licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da
patente no território brasileiro por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do
produto, ou, ainda, a falta de uso integral
do processo patenteado, ressalvados os
casos de inviabilidade econômica, quando
será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não
satisfizer às necessidades do mercado.
§ 5º A licença compulsória de
que trata o § 1º somente será requerida
após decorridos 3 (três) anos da
concessão da patente.
Os abusos
•
•
•
De outro lado, diz o Art. 5º.:
4) Não poderá ser pedida licença
obrigatória, com o fundamento
de falta ou insuficiência de
exploração, antes de expirar o
prazo de quatro anos a contar da
apresentação do pedido de
patente, ou de três anos a contar
da concessão da patente,
devendo aplicar-se o prazo mais
longo; a licença será recusada se
o titular da patente justificar a sua
inação por razões legítimas.
Tal licença obrigatória será não
exclusiva e só será transferível,
mesmo sob a forma de concessão
de sublicença, com a parte da
empresa ou do estabelecimento
comercial que a explore.
•
•
•
•
Art. 68 § 1º Ensejam, igualmente,
licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da
patente no território brasileiro por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do
produto, ou, ainda, a falta de uso integral
do processo patenteado, ressalvados os
casos de inviabilidade econômica, quando
será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não
satisfizer às necessidades do mercado.
§ 5º A licença compulsória de
que trata o § 1º somente será requerida
após decorridos 3 (três) anos da
concessão da patente.
E do depósito????
5) As disposições
precedentes serão
aplicáveis, com as
modificações necessárias,
aos modelos de utilidade.
Os abusos
• “The provisions under examination aims
at striking a balance between the said
considerations. It gives the member
states the right to legislate against the
abuses which might result from the
exercise of the rights conferred by the
patent, for example, failure to work, but on
condition that the provisions of paragraph
(3) and (4) of the Article are respected”
Realiza a CUP, neste passo, o objetivo
expresso pela TRIPs, Art. 7.operando
“to the mutual advantage of producers
and users of technological knowledge
and in a manner conducive to social
and economic welfare, and to a
balance of rights and obligations”.
Os abusos
• Diz Bodenhausen:
•
“The provision concerning the abuses which might
result from the exercise of exclusive rights
conferred by the patent relates to a very
important question of patent law. Although
patents, even apart from their exploitation, are
considered beneficial to the industry, as they
publish inventions which may inspire other
inventions, and fall into the public domain after the
expiration of their term, it is believed in many
countries that, in order to be fully justified, patents
should also be used for working the patented
invention where the patent is granted, and not
merely as an exclusive right to prevent others
from doing so or to control importation [1].
•
[1]Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969
B. A proteção dos desenhos e
modelos industriais não
caducará por falta de
exploração nem por introdução
de objetos semelhantes aos
que estão protegidos.
Defesa do titular em licenças de falta de
uso
• O titular pode alegar em defesa, além das questões
relativas à legitimidade, o desuso por razões
legítimas; ou comprovar a realização de sérios e
efetivos preparativos para exploração; ou justificar
a falta de fabricação ou comercialização por
obstáculo de ordem legal (CPI/96, art. 69).
• Quais serão as “razões legítimas”, a que se refere a
lei? A expressão, emprestada da Convenção de
Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando
“razões baseadas na existência de obstáculos
econômicos, legais ou técnicos à exploração ou
exploração mais intensiva da patente no país” [1].
Jurisprudência estrangeira indica que tais razões
serão suficientemente graves para realmente
impedir a exploração da patente [2].
•
•
[1] Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75.
[2] Julgamento do Tribunal de Grande Instância de Paris de 3 de maio de 1963, API, 1963, 295.
Defesa do titular em licenças de falta de
uso
• Assim, tais fundamentos podem até exceder a
simples força maior ou caso fortuito, mas
conforme prevêem as Atas da Revisão de Bruxelas
da CUP [1], deverão ser determinados em sua
extensão pelas autoridades de cada país.
• No Brasil, o foco de interpretação será o do texto
constitucional, que submete a patente aos
requisitos de uso efetivo, em favor da economia,
do desenvolvimento e da tecnologia nacionais; na
dúvida, o interesse da fabricação local
prevalecerá.
•
[1] p. 316/7, 322/3, 325/6 e 387/8
Licença por falta de uso, CUP e TRIPS
• TRIPS Art. 27 1 - Sem prejuízo do disposto nos
parágrafos 2 e 3 abaixo,
• qualquer invenção, de produto ou de processo,
em todos os setores tecnológicos, será
patenteável,
• desde que seja nova, envolva um passo inventivo
e seja passível de aplicação industrial.
• Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no
parágrafo 8 do ART.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as
patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão
usufruíveis sem discriminação quanto ao local de
invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao
fato de os bens serem importados ou produzidos
localmente.
Licença por falta de uso, CUP e TRIPS
• A questão da compatibilidade entre TRIPs e
o instituto brasileiro da licença compulsória
por falta de uso já nos foi objeto de uma
extensa análise, publicada em nosso
Licitações, Subsídios e Patentes, Ed. Lumen
Juris, 1996 e em livro mais recente sobre
TRIPs;.
1. Não se introduziu, com o TRIPs, nenhum
novo requisito à regra de não
discriminação da Convenção de Paris.
2. TRIPs, fora da cláusula em exame, não
revoga as disposições da CUP relativas ao
uso efetivo das patentes.
Licença por falta de uso, CUP e TRIPS
3.
4.
5.
A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o
Art. 27 regula exclusivamente os pressupostos para o
exercício de uma patente que sejam incondicionais e
intrínsecos à concessão, não se aplicando às regras relativas
à manutenção do direito, uma vez concedido. Assim, a norma
não afeta a exigência de uso efetivo.
Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não
poderia ser entendido de forma a vedar a exigência de uso
efetivo. Em primeiro lugar, porque continua em vigor a
Convenção de Paris, que a assegura.
Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a
exploração da patente: mesmo sem importar nada, ocorre
falta de uso. Não há pois a discriminação mencionada na
cláusula entre a importação e a fabricação local.
Licença por falta de uso, CUP e TRIPS
• Outro seria o entendimento, se o TRIPs
regulasse a noção de uso efetivo, ou
proibisse discriminar entre território
nacional e estrangeiro para apuração da
exploração ou ainda tivesse disposto
diretamente que importação também é
uso. Mas não o fez.
• Assim, não há qualquer discriminação, seja
perante do Art. 27, seja perante o restante
dos dispositivos do TRIPs, na eventual
imposição pela lei nacional de um requisito
de uso efetivo, desde que constituído em
exata conformidade com os parâmetros do
Art. 5o. da CUP.
Licença por falta de uso, CUP e TRIPS
–
•
•
•
•
O entendimento oficial brasileiro
A questão em análise foi suscitada no documento WTO IP/C/W/303/Add.4, de 2/10/ de 2003,
onde, em resposta a questionamento da Suíça, o Brasil respondeu nos exatos termos do
entendimento acima expresso:
Does your law, in accordance with Article 27.1 in combination with Article 31 of the TRIPS
Agreement, consider importation as "working a patent" (and therefore preclude compulsory
licensing, if a product is being imported)?
Brazil does not agree with such an interpretation of Article 27.1 of the TRIPS Agreement.
The rule that prohibits discrimination between products that are imported and those that are
locally produced derives from the rule of national treatment of goods of the 1994 Marrakesh
Agreement. Compulsory licences granted under Article 31 - which deals exclusively with the
conditions of use of compulsory licences and not the grounds for the issuing of compulsory
licences - are based, on the other hand, on Article 5 of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property, and therefore aimed at preventing abuses of rights, such as "for example,
failure to work."
Licenças compulsórias de marcas
• Já o TRIPs assim preceitua
• ART.21 - Os Membros poderão
determinar as condições para a
concessão de licenças de uso e cessão
de marcas, no entendimento de que não
serão permitidas licenças compulsórias
e que o titular de uma marca registrada
terá o direito de ceder a marca, com ou
sem a transferência do negócio ao qual a
marca pertença..
Os abusos
• C. 1) Se num país o uso
da marca registrada for
obrigatório, o registro
só poderá ser anulado
depois de decorrido um
prazo razoável e se o
interessado não
justificar a sua inação.
•
•
•
•
Art. 143 - Caducará o registro, a
requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco)
anos da sua concessão, na data do
requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido
iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido
interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a
marca tiver sido usada com modificação
que implique alteração de seu caráter
distintivo original, tal como constante do
certificado de registro.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o
titular justificar o desuso da marca por
razões legítimas.
Caducidade de marcas
Caducidade
• Já o TRIPs assim preceitua
• ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca,
um registro só poderá ser cancelado após
transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos
três anos de não uso, a menos que o titular da marca
demonstre motivos válidos, baseados na existência de
obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como
motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias
à vontade do titular da marca, que constituam um
obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à
importação ou outros requisitos oficiais relativos aos
bens e serviços protegidos pela marca.
• 2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando
sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido
como uso da marca para fins de manutenção do
registro.
Caducidade de marcas
Os abusos
• 2) O uso, pelo proprietário, de
uma marca de fábrica ou de
comércio de forma diferente,
quanto a elementos que não
alteram o caráter distintivo da
marca, da forma por que esta foi
registrada num dos países da
União não implicará a anulação
do registro nem diminuirá a
proteção que lhe foi concedida
•
Art. 143 II - se,
no mesmo prazo, a
marca tiver sido usada
com modificação que
implique alteração de
seu caráter distintivo
original, tal como
constante do certificado
de registro.
Caducidade de marcas
Os abusos
• 2) O uso, pelo proprietário, de
uma marca de fábrica ou de
comércio de forma diferente,
quanto a elementos que não
alteram o caráter distintivo da
marca, da forma por que esta foi
registrada num dos países da
União não implicará a anulação
do registro nem diminuirá a
proteção que lhe foi concedida
Não é a mesma coisa
•
Art. 143 II - se,
no mesmo prazo, a
marca tiver sido usada
com modificação que
implique alteração de
seu caráter distintivo
original, tal como
constante do certificado
de registro.
Sobre signos distintivos
A não ser que a CUP diga ao
contrário.....
• Artigo 6
• 1) As condições de depósito e de registro das
marcas de fábrica ou de comércio serão
determinadas, em cada país da União, pela
respectiva legislação nacional.
A não ser que a CUP diga ao
contrário.....
•
•
•
•
Decisão do
Panel da OMC
sobre CUP
•
•
P.2.1.1 US — Section 211 Appropriations Act, paras. 130, 132-133
(WT/DS176/AB/R)
Before examining the text of Article 6quinquies, we note that the Paris Convention
(1967) provides two ways in which a national of a country of the Paris Union may
obtain registration of a trademark in a country of that Union other than the country of
the applicant’s origin: one way is by registration under Article 6 of the Paris Convention
(1967); the other is by registration under Article 6quinquies of that same Convention.
…
Article 6(1) states the general rule, namely, that each country of the Paris Union has the
right to determine the conditions for filing and registration of trademarks in its domestic
legislation. This is a reservation of considerable discretion to the countries of the Paris
Union — and now, by incorporation, the Members of the WTO — to continue, in
principle, to determine for themselves the conditions for filing and registration of
trademarks. Thus, in our view, the general rule under the Paris Convention (1967) is that
national laws apply with respect to trademark registrations within the territory of each
country of the Paris Union, subject to the requirements of other provisions of that
Convention. And, likewise, through incorporation, this is also now the general rule for all
WTO Members under the TRIPS Agreement.
Therefore, an applicant who chooses to seek registration of a trademark in a particular
foreign country under Article 6 must comply with the conditions for filing and
registration specified in that country’s legislation. Such an applicant is not obliged to
register a trademark first in its country of origin in order to register that trademark in
another country of the Paris Union. However, that applicant must comply with the
conditions of that other country where registration is sought.
Autonomia da lei nacional
• O que dá a propriedade das marcas?
O uso - o equivalente no plano dos
direitos à ocupação - ou o
reconhecimento público da
titularidade? Os sistemas variam, sob
a tolerância da Convenção de Paris,
com uma grande tendência atual pelo
registro; mas encontram-se ainda
legislações em que o uso prévio é
pressuposto do registro.
MARCAS NOTÓRIAS EM EFEITO
EXTRATERRITORIAL
Bibliografia e fontes
• Efeito extraterritorial das marcas. Denis Borges Barbosa
(2010),
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/proprie
dade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf, assim como em
Revista da ABPI, 11, Mês: Março/Abril | Ano: 2011
• Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida,
por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI no. 24 (1996) e
também
• José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas
de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas
na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28 - Mai. /Jun. 1997.
Bibliografia e fontes
• http://www.wipo.int/ex
port/sites/www/aboutip/en/development_ipl
aw/pdf/pub833.pdf
Joint Recommendation
Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks
adopted by
the Assembly of the Paris Union for the
Protection of Industrial Property
and
the General Assembly of the
World Intellectual Property Organization (WIPO)
at the
Thirty-Fourth Series of Meetings of the
Assemblies of the Member States of WIPO
September 20 to 29, 1999
Notória
• Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se
– a recusar ou
– invalidar o registro,
• administrativamente, se a lei do país o permitir,
• quer a pedido do interessado
– e a proibir o uso
• de marca de fábrica ou de comércio que constitua
reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer
confusão,
• de uma marca que a autoridade competente do país do
registro ou do uso considere
• que nele é notoriamente conhecida
• como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente
Convenção,
• e utilizada para produtos idênticos ou similares.
Notória
•
Art. 6o bis(1) Os países da
União comprometem-se:
1. a recusar ou
2. invalidar o registro,
a) administrativamente, se a
lei do país o permitir,
b) quer a pedido do
interessado
•
3. e a proibir o uso
•
Art. 126. A marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos
termos do art. 6º bis (I), da Convenção da
União de Paris para Proteção da
Propriedade Industrial, goza de proteção
especial, independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no
Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este
artigo aplica-se também às marcas de
serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício
pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte,
marca notoriamente conhecida.
Notória
de uma
marca que a
autoridade
competente
do país do
registro ou
do uso
considere
Tendo em vista que• a Convenção de Paris não dá qualquer
definição de
notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua
apreciação, o INPI, na
qualidade de autoridade competente para apreciar matéria
dessa natureza,
considera a questão observando se a marca possui certo
conhecimento no Brasil, no
segmento de mercado idêntico ou similar.
Diretrizes de exame de marcas
Notória
de uma
marca que a
autoridade
competente
do país do
registro ou
do uso
considere
Tendo em vista que• a Convenção de Paris não dá qualquer
definição de
notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua
apreciação, o INPI, na
qualidade de autoridade competente para apreciar matéria
dessa natureza,
considera a questão observando se a marca possui certo
conhecimento no Brasil, no
segmento de mercado idêntico ou similar.
Diretrizes de exame de marcas
Notória
•
de uma
marca que a
autoridade
competente
do país do
registro ou
do uso
considere
•
Even though the terms “well-known” (a traditional term used
in Article 6bis of the Paris Convention) and “reputation” (Article
8(5) CTMR) denote distinct legal concepts, there is a substantial
overlap between them. In both cases the assessment is principally
based on quantitative considerations regarding the degree of
knowledge of the mark among the public, and the thresholds
required for each case are expressed in quite similar terms
(“known or well known at the relevant sector of the public” for
well-known marks according to Article 2(2)(b) and 2(2)(c) of the
WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks, as against “known by a
significant part of the relevant public” as regards marks with
reputation).
Therefore, the criteria defined by the Court for the application of
Article 5(2) of the TM Directive (which corresponds to Article 8(5)
CTMR) can be applied mutatis mutandis to well-known marks in
the sense of Article 6bis of the Paris Convention: the Court held
that “all relevant facts must be taken into consideration in
assessing the reputation of the earlier mark, and in particular the
market share held by the mark, the intensity, geographical extent
and duration of its use, and the size of investment made by the
undertaking in promoting it” (case C-375/97, General Motors v
Yplon S.A., I-5421, paragraphs 25 and 27).
Notória
•
de uma
marca que a
autoridade
competente
do país do
registro ou
do uso
considere
Even though the terms “well-known” (a
traditional term used in Article 6bis of the Paris
Convention) and “reputation” (Article 8(5) CTMR)
denote distinct legal concepts, there is a substantial
overlap between them. In both cases the assessment
is principally based on quantitative considerations
regarding the degree of knowledge of the mark
among the public, and the thresholds required for
each case are expressed in quite similar terms
(“known or well known at the relevant sector of the
public” for well-known marks according to Article
2(2)(b) and 2(2)(c) of the WIPO Joint
Recommendations Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks, as against “known
by a significant part of the relevant public” as regards
marks with reputation).
A OHIM leva em consideração o que as Joint
Recommendations dizem, e o entendimento dos tribunais
Notória
•
de uma
marca que a
autoridade
competente
do país do
registro ou
do uso
considere
Even though the terms “well-known” (a
traditional term used in Article 6bis of the Paris
Convention) and “reputation” (Article 8(5) CTMR)
denote distinct legal concepts, there is a substantial
overlap between them. In both cases the assessment
is principally based on quantitative considerations
regarding the degree of knowledge of the mark
among the public, and the thresholds required for
each case are expressed in quite similar terms
(“known or well known at the relevant sector of the
public” for well-known marks according to Article
2(2)(b) and 2(2)(c) of the WIPO Joint
Recommendations Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks, as against “known
by a significant part of the relevant public” as regards
marks with reputation).
Mas no Brasil ainda não se conhece a OMPI nem se sabe o
que são tribunais
Notória
O texto em tradução• livre que me permito é o seguinte: “Os países
de uma
marca que a
autoridade
competente
do país do
registro ou
do uso
considere
contratantes se comprometem a recusar ou invalidar de ofício, se a legislação
do país permitir, ou a requerimento, o registro de uma marca que seja
reprodução ou imitação, suscetível de gerar confusão, com outra, que a
autoridade compente do país de registro agora no original para não lhe tirar o
saber e a precisão – estimera y êtra notairement, comme étant déja la
marque d’um ressortissant d’um autre pays contratant et utilisés pour le
produit de même genre ou d’um genre similaire”.
Na língua francesa o “y”, ou i grec” é também advérbio de lugar, como foi
empregado na locução supra – “astimera y être”, em lugar de aí que seria a
tradução. Verifica-se também que o adjetivo “ressortissant”, formado do
verbo “ressortir”, foi empregado como “sobressair” , “ressaltar”, ou “resultar”,
para significar aquilo que surge aparece nitidamente por efeito de contraste.
Dessa forma, se infere que a “notoriedade” impeditiva do registro, ou
justificativa de sua cassação, deve ser verificada pela autoridade
competente do país de registro, no caso o Brasil à evidência , “par ressort”,
como reza a Convenção” STF, Apelação Cível Nº 9.615 – Estado da Guanabara.
Voto do Ministro Pedro Chaves.
Notória
que nele é notoriamente
conhecida
- Na verificação de notoriedade, há de considerarse o consumidor daquele produto e não todo e
qualquer consumidor. Assim, uma marca pode ser
notória para um grupo de consumidores e
inteiramente desconhecida para outro. Não há
necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A
marca não precisa ser conhecida por todos, por
todas as categorias sociais, em todas as regiões
do país, sem distinção do nível sócio-econômico
dos seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de
notoriedade compreenderia meia dúzia de
marcas.
EIAC 8902008053/RJ - TRF da 2ª Região - Plenário Rel. Juiz Castro Aguiar - DJ 16/05/1995 - pág.
•
“DIREITO DE PROPRIDADE INDUSTRIAL. REGISTRO NO BRASIL DE MARCA TIDA
POR NOTORIAMENTE CONHECIDA EM OUTROS PAÍSES.
•
I - Para que uma marca tida por notoriamente conhecida obtenha da
•
•
•
29035.
Notório para quem?
proteção especial prevista no artigo 6 bis, item I, da Convenção da
União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, deve ser
demonstrado que aquele signo conta com um alto grau de
reconhecimento junto ao consumidor daquele segmento
mercadológico dentro do território do país onde se queira registrá-la.
II - A marca COUGAR, embora registrada em mais de dezessete países
pela FORD MOTOR COMPANY para distinguir automóveis da linha
Mercury desde 1965, não goza de notoriedade nesse ramo de atividade
do mercado brasileiro, motivo pelo qual o registro desse signo por
terceiro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
para identificar acessórios e peças automobilísticas, bem como serviços
de reparação de veículos e motores, é legítimo e insuscetível de induzir
o consumidor a erro ou confusão.
III - Desprovimento dos apelos das autoras FORD MOTOR COMPANY e FORD
DO BRASIL LTDA., e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI.”
TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 1999.51.01.010861-5, Segunda Turma
Especializada, Relatora: Des. Liliane Roriz, julgado em 29.11.2005.
Notória
•
•
•
•
Noção de notoriedade: público relevante
Outra coisa é a natureza do público entre o qual a notoriedade é
apurada. Embora não conste do texto do art. 6 bis da CUP a resposta a
tal indagação, a questão obviamente não poderia deixar de ser
considerada. O conteúdo do art. 6º. bis da Convenção é assim
explicado pelo seu intérprete oficial [1]
The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if
the mark concerned is well known in commerce in the country
concerned as a mark belonging to a certain enterprise (..).
[A história do dispositivo mostra que no entanto que será suficiente
que a marca em questão seja bem conhecida no comércio no país
considerado como uma marca pertencendo a uma certa empresa (..)]
•
[1]
Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, Bureau
International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle,
Genebra, 1968 p. 92.
Notório para quem?
Notória
No comércio? Entre os
comerciantes, ou junto ao público?
Não obstante a autoridade de
Bodenhausen quanto à história da
CUP, as autores mais recentes
enfatizam que a notoriedade
relativa ao art. 6º. bis da
Convenção deva ser apurada junto
ao público (no comércio..):
• [1]. [Jurisprudência francesa citada no
•
original] TGI Paris 20 mai 1975, Gaz.Pal.
1976.I.239; TGI Paris, 13 juilliet 1977,
PIBD 1978.III.94, no. 210.
Notório para quem?
Se não ficou comprovado nos autos a
afirmada notoriedade da marca NAIR, do
apelante, perante o mercado consumidor
brasileiro, descabido é conferir-lhe a
proteção especial do art. 6º bis, da
Convenção Unionista de Paris". Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma
Especializada, Des. André Fontes, AC
2003.51.01.515735-0, DJ 01.12.2009.
Notória
• [Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao
ouvir o enunciado da marca, tenha o reflexo quase
automático de pensar no produto ou serviço que ela
representa. (..) Fala-se em Hilton, e se pensa nos hotéis
espalhados pelo mundo.
• (..)
• Poder-se-ía igualmente perguntar perante que tipos de
consumidor se deve apreciar a notoriedade. Deve-se tratar,
ao que entendemos, do grande público, e não só da parte do
público que usa o produto marcado] [2].
•
[2]
Chavanne e Burst, Droit de la Proprieté Industrielle, 4a 4a. Ed.
Dalloz, 1993, p. 545
Notório para quem?
Notória
Assim, muito embora tal
norma não prescreva no
Direito Interno, à falta de
regra que lhe contraponha,
deve ser observada como
uma interpretação razoável e
de aceitação geral do texto da
Convenção de Paris.
Assim, já não é no público em
geral, mas junto àquela
parcela geográfica e
setorialmente pertinente que
se deve buscar o parâmetro
subjetivo da notoriedade
Notório para quem?
•
De acordo com os Joint Recommendations,
•
“It is not permitted to apply a more stringent
test such as, for example, that the mark be well
known by the public at large.
The reason for this is that marks are often used
in relation to goods or services which are
directed to certain sectors of the public such as,
for example, customers belonging to a certain
group of income, age or sex.
An extensive definition of the sector of the
public which should have knowledge of the
mark would not further the purpose of
international protection of well-known marks,
namely to prohibit use or registration of such
marks by unauthorized parties with the
intention of either passing off their goods or
services as those of the real owner of the mark,
or selling the right to the owner of the
well-known mark”.
•
•
Notória
• A definição de TRIPs acolhe a noção de que a
notoriedade se deva apurar junto ao público, e
não junto aos empresários, mas não adota a
noção de que seja o público em geral:
• Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da
Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á,
"mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar
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