Cópia da sentença do 4.° Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Lisboa proferida no processo de registo de nome de estabelecimento n.° 39 861.
Elf Aquitanie, SA, sociedade constituída segundo as leis
de França, com sede em Tour Elf, 002, Place de la
Coupole, La Defense, 6, 92 400 Courbevoie, França, e Elf
Lubrificantes de Portugal, L.da, com sede na Rua de Artilharia Um, 63, 6.°, em Lisboa, vêm ao abrigo do disposto
nos artigos 203.° do Código da Propriedade Industrial
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 30 679, de 24 de Agosto
de 1940, e 2.° do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro,
interpor recurso do despacho praticado no uso de delegação de competências outorgado pelo Ex.mo Presidente do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que
concedeu o registo do nome de estabelecimento n.° 39 861,
Elfe II.
Em 28 de Setembro de 1995, a sociedade Elfe II Comércio e Reparação de Automóveis, L.da, requereu o
registo do nome de estabelecimento n.° 39 861, Elfe II, pedido esse publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 9/95, de 29 de Dezembro de 1995.
O pedido foi objecto de despacho de concessão, com
data de 14 de Fevereiro de 1997, publicado no Boletim
da Propriedade Industrial, n.° 2/97, de 30 de Maio, dizendo que é uma prestigiada sociedade petrolífera cujo
maior accionista é o Estado Francês, matriculada no Registo do Comércio e das Sociedades do Tribunal Comercial de Nanterre desde 10 de Outubro de 1955, e que
anteriormente era designada por Societé Nationale Elf
Aquitanie, SA, tendo por objecto social «todas as actividades relacionadas directa ou indirectamente com os sectores de pesquisa e exploração, transformação e comercialização de hidrocarbonetos e produtos mineiros sob
todas as formas, bem como química da saúde, perfumaria, cosmética e bio-industriais, todas as operações financeiras e comerciais e técnicas em relação directa ou indirecta com os objectos».
A recorrente Elf Lubrificantes de Portugal, L.da, é uma
sociedade cujo objecto é «o fabrico e comércio de lubrificantes e afins, podendo, para o efeito, importar as necessárias matérias-primas de base».
O capital social é dominado por outra sociedade de
direito português, também do grupo Elf Aquitanie, antes
designada por Elf Portugal - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SGPS, e agora Elf Oil Portugal, S G P S documentos n.os 4 e 5.
A fim de protegerem os seus produtos, as duas recorrentes fizeram registar em Portugal várias marcas, todas
elas caracterizadas pelo elemento «elf», e que são as seguintes: marca n.° 263 619, Elfe, registada desde 1963,
marca n.° 285 217, Elfe, registada desde 1994, marca
n.° 326 565, Elf, registada desde 1966, marca n.° 342 653,
Elf, registada desde 1966, marca n.° 342 653, registada
desde 1968, marca n.° 352 734, Elfmatic, registada desde
1989, marca n.° 358 763, Tranself, registada desde 1970,
marca n.° 370 265, Elf, registada desde 1970, marca
n.° 424 052, Elf, registada desde 1976, marca n.° 424053,
Elf, registada desde 1976, marca n.° 424 053, Elf, registada desde 1976, marca n.° 473 056, Elf, registada desde
1982, e marca n.° 536 800, Elf, registada desde 1989.
A Elf Aquitanie, SA, emitiu a favor de Elf Lubrificantes de Portugal, L.da, licença de exploração das marcas
supradescritas, a qual se encontra devidamente averbada
junto do INPI.
As marcas em apreço destinam-se a assinalar produtos
vários, entre os quais produtos carburantes, óleos, lubrificantes, gás, serviços relacionados com a indústria, comércio e distribuição de hidrocarbonetos, máquinas, motores,
veículos, aparelhos de locomoção por terra, ar e água.
O elemento «elf» do nome comercial em apreço reproduz as marcas Elf e a denominação social Elf das recorrentes.
O elemento «elf» das recorrentes destina-se a identificar um estabelecimento de reparação de veículos automóveis, para a qual são usados os produtos lubrificantes e
carburantes assinalados pelas marcas das recorrentes, a qual
também assinala os próprios veículos automóveis.
Existe uma estreita conexão entre os produtos assinalados pelas marcas das recorrentes e o seu objecto social e
a natureza das actividades comerciais exercidas no estabelecimento para cujo nome foi requerido o registo.
A conexão no espírito do consumidor é automática e
associa as actividades em causa com a actividade desenvolvida pelas recorrentes e os produtos por si assinalados.
As recorrentes, principalmente a primeira, são conhecidas
mundialmente como uma grande multinacional petrolífera.
As duas marcas são muito conhecidas e prestigiadas.
Por outro lado, o consumidor médio, que constitui o
padrão na análise das situações de confusão em sede de
propriedade industrial, é imediatamente levado a associar
o estabelecimento referido às recorrentes e a supor a existência de ligações comerciais com a recorrida, o que permite que esta se locuplete com o prestígio comercial de
outrem.
A atitude da requerente do registo denuncia uma atitude dolosa, no sentido de apropriação de sinais privativos da recorrente e, por essa via, do seu prestígio.
O despacho recorrido violou os artigos 8.° da Convenção da União de Paris, 6.° do Decreto-Lei n.° 42/89, de 3
de Fevereiro, 231.°, n.° 1, alíneas e) ef), 189.°, n.° 1, alínea f), do CPI, consubstanciando a invasão do âmbito do
exclusivo dos sinais privativos das recorrentes e, ainda que
tal não se entendesse, viola o disposto no artigo 260.°,
alínea a), do CPI.
A requerida Elf II- Comércio e Reparação de Automóveis, L.da, contestou dizendo que o despacho que é
impugnado foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 2/97 de 30 de Maio de 1997.
O recurso deveria ter sido interposto no prazo de três
meses a contar da data de publicação do Boletim.
Para provar o que alega, junta cópias de publicações
da OMPI que não têm força probatória dos direitos que
as requerentes invocam.
As requerentes alegam que fizeram registar em Portugal várias marcas caracterizadas pelo elemento «elf», mas
apenas a Elf Aquitanie terá requerido o registo dessas
marcas.
A Elf Aquitanie recorrente alega ter cometido a favor
da segunda licença de exploração das marcas descritas, a
qual foi registada por averbamento em Maio de 1991.
Uma vez que a licença de exploração pode ser total ou
parcial, apenas vigora pelo prazo que foi acordado, desconhece-se se a segunda recorrente ainda se encontra
abrangida pelo prazo de concessão.
A segunda recorrente é mera concessionária de uma
licença de exploração, que por isso nada tem a ver com
o litígio, pelo que deve ser julgada parte ilegítima.
O contrato de licença está sujeito a forma escrita (artigo 30.° do Código da Propriedade Industrial), pelo que as
recorrentes devem juntar aos autos o contrato com base
no qual foi ajustado o licenciamento de exploração das
marcas a favor da segunda recorrente.
A sociedade Eif-Empresa Comercial e Industrial de
Automóveis e Acessórios, L.da, usa a sigla Elfe desde 8
de Fevereiro de 1968, data em foi constituída, tendo registado a marca n.° 148 921, Elfe, em 8 de Maio de 1968.
Desde essa altura fizeram publicidade, designadamente
na imprensa diária, ao nome e marca Elfe.
A sociedade E m p r e s a Comercial e Industrial de
Automóveis e Acessórios, L.da, concedeu à Elfe II-Empresa Comercial e Industrial de Automóveis e Acessórios,
L.da, a autorização para usar a sigla Elfe.
Em 1989, foi constituída a recorrente Eif- Lubrificantes de Portugal, L.da, e só a partir dessa data a Elf
Aquitanie, SA, passou a actuar através daquela no mercado português.
Desde pelo menos 1989 que as recorrentes sabiam que
a sigla Elfe era utilizada pela Eife-Empresa Comercial
e Industrial de Automóveis e Acessórios, L.da
A recorrida, no âmbito de certificado de admissibilidade
que lhe foi concedido, usa a denominação social Elfe IIComércio e Reparação de Automóveis, L.da
O nome do estabelecimento que lhe foi concedido,
n.° 39 861, Elfe II mais não é do que o seu elemento de
fantasia, pelo que não faz sentido pugnar-se pela anulação do despacho que lhe concede o nome de estabelecimento que a mesma usa na sua denominação social.
Mesmo que procedesse à anulação do despacho, tal
como é configurado pelas recorrentes, ainda assim continuaria a subsistir a denominação social Elfe II que figura
na denominação social da recorrida.
A recorrida desconhece quais os produtos que as marcas em causa visam identificar.
Mesmo que se admita como correspondendo à realidade
que os produtos de cada uma das marcas alegadas pelas
recorrentes se destinam à identificação dos produtos que
descrevem, constata-se que nenhum deles é comercializado
pela recorrida, pelo que não há o perigo de haver confusão no mercado ou no âmbito das relações comerciais que
cada uma das partes desenvolve.
Os produtos e ou serviços que cada uma das partes
explora não são os mesmos nem são similares.
Não há assim concorrência desleal.
Conclui pedindo que sejam julgadas procedentes as
excepções invocadas e, caso assim se não entenda, que sejam julgados improcedentes os embargos.
A Direcção do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, notificada, disse que o processo previsto nos artigos 38.° e seguintes do CPI não é
adequado a pedir a anulação de registos.
O sinal distintivo que a recorrente invoca não é do
conhecimento generalizado no mercado português a que a
marca se dirige. A marca parece inspirada nos sinais distintivos da recorrente.
Os serviços não puderam analisar essa questão porque
não houve reclamação administrativa nem podem analisar
agora porque a parte contrária não pode ser ouvida.
Cumpre decidir.
A recorrida invocou a caducidade do direito de recorrer por parte da recorrente.
Uma vez que a petição deu entrada em juízo no primeiro dia útil após as férias judiciais (15 de Setembro de
1997), a acção foi proposta em tempo, dado a publicação
ter ocorrido em 30 de Maio de 1997.
O artigo 165.° do Código da Propriedade Industrial diz
que a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos,
letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
A marca pode igualmente ser constituída por frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam
carácter distintivo.
A recorrente Elf Aquitanie, SA. registou várias marcas
em Portugal, todas elas caracterizadas pelos elementos
«elf», como se pode ver pelos documentos de fl. 46 a
fl. 106.
As marcas registadas da recorrente referem-se todas a
produtos carburantes, óleos, lubrificantes, gás e serviços
relacionados com a indústria, comércio e distribuição de
hidrocarbonetos, máquinas, motores, veículos, aparelhos de
locomoção por ar e terra.
A Elf Aquitanie SA, emitiu licenças de exploração das
marcas e favor de Elf Lubrificantes de Portugal, L.da
A recorrida obteve registo do nome de estabelecimento
n.° 39 861, Elfe II.
O artigo 8.° da Convenção da União de Paris de 30 de
Março de 1983 diz que o nome comercial será protegido
em todos os países da União sem obrigação de registo,
quer faça parte ou não de uma marca de fábrica ou comércio.
O estabelecimento para o qual foi registado o nome destina-se à actividade da reparação de automóveis.
O artigo 231.°, n.° 1, alínea e), em conjugação com o
artigo 189.°, n.° 1, alínea f). do mesmo diploma diz que
não pode fazer parte do nome ou insígnia do estabelecimento, firma, denominação social, nome, insígnia de estabelecimento ou marca que não pertençam ao requerente
do registo ou que este não esteja autorizado a usar ou
apenas parte característica dos mesmos, se for susceptível
de induzir o consumidor em erro ou confusão.
Tendo em atenção a marca Elf, referente a carburantes
e óleos e produtos afins das ora recorrentes, e o nome do
estabelecimento da recorrida, Elfe II, consideramos que
o comum da população pode ser induzido em erro no sentido de estabelecer ligação entre as recorrentes e a recorrida, ligação que não existe.
Por outro lado, a recorrida, no seu estabelecimento, pode
aproveitar-se do prestígio que as recorrentes possam
adquirir junto dos consumidores, dada a ligação que por
estes pode ser razoavelmente atribuída face à semelhança
entre as marcas da recorrente e o nome do estabelecimento da recorrida.
Nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI, é
fundamento de recusa de patente, modelo, desenho ou
registo o reconhecimento de que o requerente pretende
fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.
Face ao exposto, julga-se procedente o recurso e revoga-se o despacho que concedeu o registo do nome de
estabelecimento n.° 39 861, Elfe II.
Custas pela recorrida.
Registe. Notifique.
10 de Novembro de 1998. - (Assinatura ilegível.)