Merchandising de marcas
Contratos Civis e Comerciais
2007/2008
1. Marcas
2. Contratos de merchandising
a. character merchandising
b. personality merchandising
c. corporate merchandising
d. residual merchandising
3. Merchandising de marcas
I. Tipos:
a. marca objecto do contrato é usada como marca na sua
utilização secundária
b. marca objecto do contrato passa a ter uma função/utilização
ornamental
II. Requisitos:
a. tutela ultramerceológica
a.1. marcas de prestígio
b. registo
III. Iter contratual e Estrutura
pessoas
objecto
funções
circunstâncias
Marcas
• Sinal distintivo do comércio
 Sinal
 Diferenciação dos produtos e serviços
↓
Sinal distintivo
Marcas
“sinal adequado a distinguir produtos e
serviços de um dado empresário em face
dos produtos e serviços dos demais”
“sinal destinado a individualizar produtos ou
mercadorias, ou serviços, e a permitis a sua
diferenciação de outros da mesma espécie”
Carlos Olavo
Marcas
• Funções:
- Função distintiva
- Função de garantia de qualidade
- Função Publicitária
Marcas
• Função distintiva
 Art. 222º CPI:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou
um conjunto de sinais (…) desde que sejam
adequados a distinguir os produtos ou serviços
de uma empresa dos de outras empresas.”
 identificação da origem empresarial de um produto ou
serviço
 mas sempre a mesma origem?
Marcas
• Função Distintiva
 transmissão, licença…
 não é sempre a mesma origem
 redefinir o significado da função distintiva
Os produtos ou serviços marcados provêm
sempre da mesma empresa ou de uma
empresa sucessiva que tenha elementos
consideráveis de continuidade com a
primeira ou ainda que mantenha com ela
relações actuais de natureza contratual,
económica ou financeira.
Marcas
• Função distintiva
 Marca usada
 Continuidade empresarial
 Proibição de uso enganoso (art. 269º, nº2, alínea b)
↓
 Origem pessoal
Marcas
• Função de qualidade
 Garantia de qualidade não enganosa
 Confiança do público consumidor
 Art. 269º, nº2, b)
Deve ainda ser declarada a caducidade do registo
se (…)
A marca se tornar susceptível de induzir o
público em erro, nomeadamente, acerca da
natureza, qualidade e origem geográfica desses
produtos ou serviços (…).
Marcas
• Função de qualidade
 …derivada da função distintiva
 garantia da constância qualitativa dos produtos
ou serviços
 garantia da qualidade dos produtos ou serviços
por referência a uma origem não enganosa
Marcas
• Função publicitária
 Atracção sobre o consumidor
 Imagem que reflectem
↓
 Especial força de venda
 Protecção jurídica?
Marcas
• Função publicitária
 Marca de prestígio
↓
 Protecção jurídica!
 … complementar em relação à função distintiva
Indicação de origem
+
Promoção dos produtos ou serviços marcados
Marcas
• Regime:
 Registo constitutivo (art. 224º CPI)
↓
 Direito exclusivo de usar a marca nos produtos ou
serviços a que se destina
 Direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de a usar em produtos ou serviços
idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi
registada, se desse uso resultar risco de confusão ou
de associação, no espírito do consumidor
Marcas
• Regime:
 Marcas de facto
 Conteúdo da marca, art. 222º:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou
conjunto de sinais susceptíveis de representação
gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes
de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a
forma do produto ou da respectiva embalagem,
desde que sejam adequados a distinguir os
produtos ou serviços de uma empresa dos de
outras empresas.”
Marcas
• Regime:
 Excepções (art. 223º)
 Outras proibições (art. 239º)
 Princípio da especialidade
 Excepção: Marcas de prestígio
Marcas
• Regime:
 Titular da marca:
- Direito de usar a marca
- Dever/ónus de usar a marca
↓
- Uso sério (art. 269º, nº1)
Marcas
• Regime:
∆ Sinal distintivo
∆ Princípio do uso não enganoso
∆ Princípio da especialidade
Contratos de merchandising
• Merchandising: conceito polissémico
• Em termos económicos: “conjunto dos estudos e das
técnicas de aplicação utilizadas, separada ou
conjuntamente, pelos distribuidores e pelos produtores
com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda
e o escoamento dos produtos, através de uma
adaptação permanente dos aprovisionamentos às
necessidades dos mercados e da apresentação
apropriada das mercadorias.”
Maria Miguel Carvalho
Contratos de merchandising
• Em termos jurídicos: é o contrato pelo qual o
titular de um bem, objecto de propriedade
intelectual ou de um direito de personalidade,
que adquiriu valor sugestivo pela utilização nua
determinada actividade, concede autorização a
outra pessoa, para que use esse bem, numa
actividade diferente, para distinguir os seus
produtos ou serviços ou para integrá-lo nestes,
com o intuito de promover a sua venda.
Contratos de merchandising
• Objectivo ou função económica:
– Fortalecimento da posição comercial de um
concorrente no mercado mediante a
utilização promocional de um bem com valor
sugestivo
• Contrato de licença
Contratos de merchandising
• Noção jurídica de merchandising
 Um bem
- Propriedade industrial → corporate merchandising
- Direitos de autor → character merchandising
- Direito da personalidade → personality merchandising
 Valor sugestivo do bem na utilização primária
 Actividade secundária
- Substancialmente diferente da actividade primária
Contratos de merchandising
•Origem: EUA
• Noção jurídica de merchandising
 Utilização na actividade secundária
- Como marca
- Integrando a apresentação dos produtos ou serviços
Contratos de merchandising
• Character merchandising
 Objecto: nomes, figuras e imagens de personagens
imaginárias da banda desenhada, cinema, teatro,
televisão, rádio, literatura, protegidos pelo direito de
autor
Contratos de merchandising
• Personality merchandising
 Objecto: nome e imagem de personagens reais do
espectáculo – desporto, cinema, teatro, moda,
televisão, música –, que se encontram protegidos
como direitos da personalidade (nomeadamente,
direito ao nome, art. 72º CC, e direito à imagem, art.
79º CC)
 Limitação voluntária dos direitos da personalidade,
art. 81º CC
Contratos de merchandising
• Corporate merchandising
 Objecto: sinais distintivos de empresas e de produtos
ou serviços (salientando-se a firma, o nome e a
insígnia do estabelecimento e a marca).
Contratos de merchandising
• Residual merchandising
 Objecto: todos os bens que não se integrem nas
categorias anteriores, nomeadamente, emblemas de
universidades e de clubes desportivos, mascotes de
eventos culturais e desportivos.
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• Autorização conferida pelo titular de uma marca que
tenha adquirido um especial valor publicitário ou
atractivo na sua utilização primária, para que a possa
usar como sinal distintivo de produtos ou serviços
diferentes dos originários ou para integrar a
apresentação desses produtos.
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• marca objecto do contrato é usada como marca na
sua utilização secundária
 Utilizações primária e secundária são homogéneas – marca
 Distinção: produtos ou serviços marcados
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• marca objecto do contrato passa a ter uma
função ornamental
 Utilização primária: marca
 Utilização secundária: adorno
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• Requisitos
 Tutela ultramerceológica
 Legitimidade para se requerer o registo de uma
marca em diferentes classes de produtos ou serviços
que não aqueles em que o titular da marca
desenvolve a sua actividade e para licenciar marcas
registadas não usadas
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Sinal:
gozar de notoriedade entre o público
valor sugestivo
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Titular:
ius prohibendi?
princípio da especialidade
mas algumas marcas gozam, em certos termos, de
protecção ultramerceológica, i.e., além do princípio
da especialidade

Marcas de prestígio
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Marcas de prestígio
 Marca que goza de excepcional notoriedade
 Marca que goza de excepcional atracção e/ou
satisfação junto dos consumidores
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Marcas de prestígio
“a marca de prestígio, para além de uma
excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma
excepcional capacidade evocativa e/ou uma
excepcional aceitação no mercado, num caso e
noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e
sempre com o risco de depreciação, se a imagina
desligada dos produtos ou serviços que assinala ou
ligada, simultaneamente, a outros produtos ou
serviços”.
Luís Couto Gonçalves
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Marcas de prestígio
 Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º)
- oposição ao pedido de registo feito por terceiros
de uma marca idêntica ou semelhante para
produtos ou serviços não afins
- anulação do registo dessa marca, desde que a
sua marca se encontre registada previamente ou
seja requerido o seu registo para os produtos ou
serviços que lhe deram prestígio
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Marcas de prestígio
 Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º)
- proceder criminalmente contra o usuário não
autorizado da marca de prestígio, desde que seja
solicitado o registo desta

Direito ultramerceológico de proibição
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Marcas de prestígio
 …e um direito dispositivo ultramerceológico?
Art. 5º, nº2, Directiva das Marcas
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
“Qualquer Estado-membro poderá também estipular que
o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso,
na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer
sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou
serviços que não sejam semelhantes àqueles para os
quais a marca foi registada, sempre que esta goze de
prestígio no Estado-membro e que o uso desse sinal,
sem justo motivo, tire partido indevido do carácter
distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.”
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
CPI não acolheu esta norma
a lei portuguesa
não confere um
direito dispositivo
ultramerceológico

Solução: registo
a lei portuguesa
confere esse
direito dispositivo
ultramerceológico
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 CPI não prevê a proibição de uso da marca de prestígio
para produtos ou serviços diferentes…
 … mas criminaliza esse uso, quando tal uso procure,
sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter
distintivo ou do prestígio da marca de prestigio ou possa
prejudicá-la.
 Proibir o registo e não proibir o uso
=
Proibir o menos e não proibir o mais
Merchandising de marcas requisitos
• Tutela ultramerceológica
 Registo comunitário
 Assim, os direitos conferidos ao titular da marca de
prestígio dependem de o uso ou o (pedido de) registo por
terceiro (não autorizado) integrar uma de duas hipóteses:
•tirar partido indevido do carácter distintivo ou do
prestígio da marca , ou
• poder prejudicar o prestígio da marca ou o seu
carácter distintivo.
 O titular da marca de prestígio, porém, não está
protegido juridicamente no caso de o terceiro ter agido
com “justo motivo”
Merchandising de marcas requisitos
• Registo
Considerando-se que o direito das marcas
português não admite a tutela ultramerceológica da
marca de prestígio, para que o contrato de
merchandising de marcas seja admissível, o titular
tem que registar, previamente, a sua marca para
distinguir os produtos ou serviços que pretende,
depois, licenciar…
Merchandising de marcas requisitos
• Registo
 O titular da marca tem legitimidade para requerer o
registo em relação a produtos ou serviços que não se
relacionam com os da sua actividade económica?
 É possível a não utilização efectiva da marca,
tendo em conta as normas legais que impõem o uso
obrigatório da marca, sob pena de caducidade do
registo?
Merchandising de marcas requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido
de registo da marca
 Art. 225º: o direito ao registo cabe a quem nisso
tenha legítimo interesse
- qualquer pessoa que exerça uma
actividade económica na qual se integrem os
produtos ou serviços em relação aos quais se
solicita o registo de marca e,
- qualquer pessoa que, não obstante não
exercer ainda uma determinada actividade
económica, na qual se insere o produto ou o
serviço cuja marca registanda visa distinguir,
tenha intenção de vir a exercê-la
Merchandising de marcas requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido
de registo da marca
 Problema: inexistência da intenção de exercício
directo da actividade económica em que se inserem
os produtos ou serviços para os quais o registo da
marca está a ser requerido.
 Questão: relevância do exercício indirecto.
Merchandising de marcas requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido
de registo da marca
 Solução:
art. 268º
Considera-se uso sério da marca:
a) O uso da marca (…) pelo titular do
registo, ou por seu licenciado (…);
(…)
c) A utilização da marca por um terceiro,
desde que o seja sob o controlo do titular e
para efeitos da manutenção do registo.
Merchandising de marcas requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido
de registo da marca
 Solução:
CPI reconhece o uso indirecto da marca
 Deste modo, não se coloca, sequer, o problema
das marcas registadas e não usadas, com o único
propósito de serem licenciadas.
Merchandising de marcas

Admissibilidade do contrato de
merchandising de marcas
Merchandising de marcas
• Contrato de merchandising: subtipo de licença de
marca
• Partes do contrato:
– Licenciante, o titular do registo da marca
– Licenciado, o terceiro que, pelo contrato, adquire o
direito de usar a marca registada
• Art. 32º, nº3: forma escrita
• Não há um sujeito e um beneficiário
Merchandising de marcas
Licenciante:
• pessoa singular ou
colectiva
• titular do registo da
marca
• tolera o uso da marca por
um terceiro
• credor da contrapartida
Licenciado
• pessoa singular ou
colectiva
• desenvolve actividade
económica em relação a
produtos ou serviços
diferentes do licenciante
• usa a marca
• devedor da contrapartida
Merchandising de marcas
Licenciante:
Licenciado
• vê a sua marca entrar em
novos mercados
• vê o conhecimento da
sua empresa mais
difundido
• entra mais fácil e
rapidamente no mercado
Terceiro:
representante
auxiliar
Merchandising de marcas
Pessoas
Sujeito/
Beneficiário
Sujeito/
Beneficiário
Licenciante
Titular do registo da
marca
Licenciado
Terceiro que pretende
utilizar uma marca já
registada
Merchandising de marcas
• O objecto do contrato de merchandising de
marcas é a marca de prestígio
 porque é do interesse do licenciado utilizar
uma marca com especial valor evocativo
porque são estas as marcas que gozam de
uma protecção que vai além do princípio da
especialidade
Merchandising de marcas
Objecto
Marca de prestígio*
* É de notar que a admissibilidade do contrato de merchandising de marcas
apenas pela via do registo da marca para os produtos ou serviços da utilização
secundária implica que qualquer marca pode ser objecto deste tipo de
contratos. No entanto, uma vez que se caracteriza o contrato de merchandising
como aquele em que tem por objecto a “comercialização do valor sugestivo das
marcas”, optou-se por indicar a marca de prestígio como o objecto deste
contrato – aquele tipo de marcas que, efectivamente, tem valor sugestivo, valor
positivamente sugestivo.
Merchandising de marcas
• Os efeitos destes contratos consistem na utilização da
marca de prestígio por um terceiro, para distinguir
produtos ou serviços diferentes (não idênticos, nem
afins) daqueles a que a marca se destinava a distinguir
na sua utilização primária.
• O objectivo que este tipo de contratos persegue
consiste na promoção dos produtos ou serviços do
licenciado, mais fácil, mais bem sucedida e quase
imediata, do que através da introdução de uma nova
marca no comércio.
Merchandising de marcas
FUNÇÕES
Função Eficiente
Função Económico-Social
Utilização da marca de
Promoção dos produtos ou
prestígio para distinguir os
serviços do licenciado
produtos ou serviços do
Rentabilização dos produtos
licenciado
e serviços do licenciado
Pagamento da contrapartida
CONTRATO
OBRIGACIONAL
FUNÇÃO DE TROCA
Merchandising de marcas
• No contrato:
• identificar os tipos de produtos ou serviços em relação
aos quais a marca vai ser utilizada
• identificar a própria marca
Merchandising de marcas
• Negociações
• Acordo de confidencialidade
• Pagamento de uma determinada quantia pelos
potenciais licenciados para terem o direito de proceder
à avaliação do investimento, por um determinado
prazo, durante o qual o licenciante se obriga a não
revelar, nem negociar a marca com outros potenciais
licenciados.
Merchandising de marcas
• O contrato definitivo:
• Preâmbulo: identificação das partes e da marca
• Segunda parte: termos em que é concedida a
autorização ao licenciado para utilizar a marca, para
distinguir os seus produtos ou serviços.
Merchandising de marcas
• O contrato:
 exclusividade do direito
 delimitação geográfica da utilização autorizada
 condições do uso que é autorizado pelo licenciante
 licença parcial
Merchandising de marcas
 Licença exclusiva
 licenciante está obrigado a não autorizar o uso da
marca a terceiros, para produtos ou serviços idênticos
ou afins aos produzidos pelo licenciado
 Determinada zona
 Licenciante
Merchandising de marcas
Circunstâncias
Espaço
Conformidade
Delimitação geográfica
Licença exclusiva
enfraquecida –
exclusividade só numa
determinada zona
Exclusividade
Condições de uso
Merchandising de marcas
 Obrigações do licenciante:
 autorização do uso da sua marca em relação a
determinados produtos e/ou serviços diferentes
dos seus
 não opor o seu ius prohibendi ao licenciado
 entrega e a garantia do gozo pacífico do direito
adquirido pelo licenciado
- Pedido de renovação do registo
- Pagamento das taxas de registo
- Intentar acções contra quem viole o direito de marca
 assegura a existência e manutenção desse direito
 controlo da qualidade dos produtos ou serviços
licenciados → Ónus
Merchandising de marcas
 Controlo da qualidade dos produtos ou serviços
licenciados
 Defesa do interesse do público consumidor
 Uma cláusula neste sentido permite ao licenciante,
de acordo com o art. 264º, invocar os direitos que lhe
são conferidos pelo registo, contra o licenciado,
quando este viole qualquer cláusula do contrato,
particularmente, no que respeita à natureza dos
produtos ou serviços para os quais foi concedida a
licença e à qualidade dos produtos fabricados ou dos
serviços prestados
 o licenciante é sempre juridicamente o autor da
colocação da marca no mercado, podendo responder
pelo seu uso directo ou indirecto
Merchandising de marcas
 Controlo da qualidade dos produtos ou serviços
licenciados
 matérias-primas
 processos de fabrico
 características do produto
marcados
 desenho
 estilo
 publicidade
 volume produzido
 canais de distribuição
ou
serviço
Merchandising de marcas
Circunstâncias
Espaço
Conformidade
Delimitação geográfica
Licença exclusiva
enfraquecida –
exclusividade só numa
determinada zona
Exclusividade
Condições de uso
Controlo de qualidade
Merchandising de marcas
 Obrigações do licenciado:
 pagamento de uma contrapartida determinada ou
determinável
- entry fee/ entrada
- royalty
 explorar a marca
- a partir de quando
 manutenção do goodwill da marca
 sujeitar-se ao controlo do licenciante
 comunicar ao licenciante qualquer acto ilícito de
que tenha conhecimento relativamente à marca
Merchandising de marcas
Circunstâncias
Tempo
Data de início de
exploração da
marca
Espaço
Conformidade
Delimitação
Exclusividade
geográfica
Condições de uso
Licença exclusiva
Controlo de
enfraquecida –
qualidade
exclusividade só
numa
determinada zona
Merchandising de marcas
 outras cláusulas
 Titularidade de direitos
 Proibição de
sublicenciamento
cessão
 Reconhecimento do
promocional da marca
 Obrigações das
responsabilidade civil
de
good
partes
direitos
will
em
e
e
do
matérias
de
valor
de
Merchandising de marcas
 O contrato pode extinguir-se
 por mútuo acordo das partes, art. 406º CC
 por caducidade, se as partes estipularem a duração
do contrato
 operando cláusulas resolutivas expressas
- podem ser de resolução parcial
 por denúncia
Merchandising de marcas
 cláusula que impõe ao licenciado a restituição de todos
os materiais em que figure a marca do licenciante
 prazo para proceder à liquidação das existências
 cláusula segundo a qual a cessação do contrato
implica o vencimento imediato de todas as royalties
devidas e ainda não pagas, bem como a não
devolução de quaisquer royalties pagas
 cláusulas de não concorrência
Merchandising de marcas
Circunstâncias
Tempo
Espaço
Data de início
de exploração
da marca
Obrigação de
não
concorrência
Delimitação
geográfica
Licença
exclusiva
enfraquecida –
exclusividade
só numa
determinada
zona
Obrigação de
não
concorrência
Eventualidade
Conformidade
Condição
Exclusividade
resolutiva parcial Condições de uso
Controlo de
qualidade
Devolução dos
materiais
Obrigação de não
concorrência