Inovação – da Ideia ao Mercado
Como proteger minha Inovação
AHK-SP
26.05.2015
Henrique Steuer I. de Mello
[email protected]
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Índice
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Objetivos do sistema de patentes
Legislação aplicável
Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade
Registros de Desenho Industrial
Buscas de patentes
Proteção no exterior
Sanções aplicáveis aos infratores
Alguns exemplos
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Propriedade Intelectual
 Direitos Autorais (lei No. 9610/98)
 Propriedade Industrial (lei No. 9279/96)
Patentes (invenção e modelo de utilidade)
Desenhos industriais
Registro de marcas
Repressão às falsas indicações geográficas
Repressão à concorrência desleal
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
 Autarquia Federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Tem por finalidade
principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial.
 Sede no RJ. Delegacias em diversas cidades do país.
(www.inpi.gov.br)
 A Revista da Propriedade Industrial (RPI)
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Sistema de Patentes - Objetivos
 Para o titular:
 proteger o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento; e
 obter retorno financeiro.
 Para o Estado:
 tornar acessível à sociedade a informação sobre novas tecnologias. As
patentes são uma importante fonte de informação tecnológica.
 Sistema de troca
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Patente – Legislação e Conceito
 A proteção é regida pela Lei de Propriedade Industrial 9.279/96. A patente
é concedida pelo INPI.
 A patente é um título concedido pelo Estado que:
 visa a proteção das criações intelectuais de caráter técnico;
 garante ao titular o direito temporário de explorar exclusivamente a
matéria patenteada.
 Garante ao titular o direito de impedir terceiros de praticar certos
atos com a invenção patenteada, tais como produzir, usar ou vender
sem o seu consentimento.
 Dúvida comum: patente não é uma licença para utilizar a invenção!
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O que pode ou não ser patenteado
Podem ser patenteáveis
 Produtos e processos de fabricação
 Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos
 Ferramentas
 Máquinas
 Produtos químicos
 Processos industriais
 Produtos alimentícios
 Produtos farmacêuticos
Não se considera invenção nem modelo de utilidade (art. 10 da LPI)
 Programas de computador em si
 Métodos comerciais
 Regras de jogo
 Concepções abstratas
 Métodos cirúrgicos/terapêuticos
 etc.
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Tipos de Patentes
Patente de Invenção (PI)
 Requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial.
 Escopo de proteção mais amplo -> Conceito inventivo.
 Validade de 20 anos a partir do depósito ou 10 anos da data de
concessão, o que for maior.
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Requisitos de patenteabilidade
Novidade
 Como regra geral, uma invenção é considerada nova quando não compreendida
no estado da técnica.
Estado da técnica: tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito
do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

Período de graça (12 meses)

Buscas para avaliação de novidade (ou atividade inventiva).
Dúvida comum: se determinado produto já existe em outro país, não pode ser
patenteado no Brasil.
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Requisitos de patenteabilidade
Atividade Inventiva
Atividade Inventiva: o que não decorre de maneira óbvia do estado da técnica.
 Testes que auxiliam na avaliação da atividade inventiva:
(a) efeito técnico obtido pelo invento;
(b) tempo que decorreu entre a criação do invento e a divulgação do estado da
técnica mais próximo;
(c) redução de custos;
(d) simplificação na fabricação;
(e) sucesso comercial do invento.
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Tipos de Patentes
Patente de Modelo de Utilidade (MU)
 Requisitos de patenteabilidade: novidade, ato inventivo e aplicação industrial
Ato Inventivo: o que não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
Art. 9° - “objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”
 Escopo de proteção mais restrito -> construção específica do modelo.
 Validade de 15 anos a partir do depósito ou 7 anos da data de concessão, o que for
maior.
 Mais difíceis de anular quando se discute a validade.
Dúvida comum: se faço aperfeiçoamento em produto conhecido, o
aperfeiçoamento deve ser protegido por modelo de utilidade. Não é verdade!
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Partes do pedido de patente (PI ou MU)
 Relatório descritivo
 Reivindicações
 Desenhos (se necessários)
 Resumo
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Relatório Descritivo
Deverá:
 Indicar o estado da técnica.
 Indicar as deficiências (problemas técnicos) do estado da técnica.
 indicar a solução proposta para o problema existente, bem como as
vantagens da invenção/modelo em relação ao estado da técnica - ressaltar
a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado.
 Art. 25 - descrever a invenção/modelo de maneira que um técnico no
assunto possa realizá-la – muito importante!
 O relatório descritivo é um instrumento de convencimento ao examinador de
que a patente deve ser concedida.
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Reivindicações
Parte mais importante da patente! Estabelecem e delimitam os direitos de
seu titular.
 Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada
pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo
e nos desenhos.
Nulidade por falta de novidade ou atividade inventiva; infração da patente
– avaliação das reivindicações.
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Exemplo de reivindicação
Reivindicação de um lápis de colorir
1. Lápis dotado um corpo alongado e uma mina disposta no
interior do corpo alongado, caracterizado pelo fato de que o
corpo alongado é provido de ao menos um recorte lateral
expondo uma porção da mina.
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A reivindicação e o infrator
Reivindicação de um lápis de colorir
1. Lápis dotado um corpo alongado e uma mina disposta no
interior do corpo alongado, caracterizado pelo fato de que o
corpo alongado é provido de ao menos um recorte lateral
expondo uma porção da mina.
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BRASIL
Processamento do pedido de patente - Linha do tempo
Taxa final
18 meses
36 meses
Taxa de exame
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•
Subsídios ao
exame (terceiros)
•
Exigências
•
Pareceres
técnicos
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6 meses
Nulidade
Administrativa
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Proteção conferida pela patente
 Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro de
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo
objeto da patente.
 Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida
entre a data da publicação do pedido e a da sua concessão.
 Pedido de patente é uma expectativa de direito:
- notificação extrajudicial ao infrator
- licenciamento
 Importante - Aceleração do exame no INPI (evidências de infração; cópia da
notificação enviada ao infrator).
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Desenho Industrial
 Destinam-se a proteger um objeto com novo
estético/ornamental, original e de aplicação industrial;
aspecto
 Requisitos de registrabilidade:
 Novidade: O desenho industrial é novo quando não tiver sido tornado
público no Brasil ou no exterior antes da data de depósito do pedido.
 Originalidade: O desenho industrial é considerado original quando
dele resulta uma configuração visual distintiva, em relação a outros
objetos anteriores, podendo-se combinar elementos conhecidos.
 Exemplos: “design” de um frasco de perfume, aparelho de telefone
celular, maçaneta, cadeira, padrão ornamental aplicado a tecidos.
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Desenhos Industriais (exemplos)
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Desenhos Industriais
Características principais
 Simplicidade e agilidade para obtenção:
Exame meramente formal e concessão automática do registro.
Não é realizado o exame de mérito, a menos que requerido.
 É válido por 10 anos, prorrogáveis por mais 3 (três) períodos consecutivos de 5
anos (quinquênio).
 Art. 104 – o registro pode conter até 20 variações configurativas, desde que
apresentem uma mesma características distintiva.
 Agilidade para medidas judiciais contra infratores -> Exame de mérito
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Buscas
 Principais objetivos das buscas:
- Analisar as chances de sucesso na obtenção de uma patente ou registro de
desenho industrial.
- Detectar previamente uma possível infração de patente, evitando perda de
investimentos em projetos cuja comercialização possa ser impedida por uma
patente de terceiro.
- Levantar as tecnologias do estado da técnica (aquilo que já é conhecido em
um dado ramo tecnológico).
- Criar de um banco de dados detalhado com vistas a auxiliar no
desenvolvimento tecnológico da própria empresa.
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Buscas
 Principais sites gratuitos que podem ser utilizados:
EPO – ep.espacenet.com
USPTO – www.uspto.gov
INPI – www.inpi.gov.br
Google - www.google.com/patents
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Proteção no exterior
 Princípio da territorialidade
 Patentes: prazo de 12 meses para proteger em outros países
 Depósito via PCT (extensão do prazo para 30 meses; Busca internacional e
Opinião sobre patenteabilidade; Exame Preliminar Internacional)
 Desenhos Industriais: prazo de 6 meses
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Patente e Desenho Industrial – Sanções
contra os infratores
 Sanções na esfera civil
Visam estabelecer a obrigação de cessar a infração e a possível
condenação ao pagamento de indenizações decorrentes da infração.
- Busca e apreensão de produtos
- Ordem judicial para suspender venda sob pena de multa
- Liminares -> fortes evidências de infração
 Sanções na esfera criminal
Visam a condenação do infrator a penas de detenção ou multa.
- Produção da prova -> em tese, sem contraditório.
- Forte pressão sobre o infrator, pois as penas recam sobre os dirigentes
da empresa.
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Exemplos de proteção múltipla
Design do telefone
Proteção: Desenho
Industrial
Proteção: Marca
Circuito integrado
aplicado a um cartão
de plástico
permitindo funções
de um computador
completo ligado à
rede GSM / Sistema
de encaixe do cartão
no telefone
Proteção: Patente
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Exemplos de proteção múltipla
Proteção: Marca
Design do corretor
por fita
Detalhes da fita
corretiva
Proteção: Desenho
Industrial
Proteção: Patente
Detalhes secretos de
fabricação da fita
Proteção: Sigilo
Manual de uso do
produto
Proteção: Direito
autoral
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27
Obrigado.
Henrique Steuer I. de Mello
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