Licença de Uso de Marca (UM)
Definição: Contratos que objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de
registro depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou da marca
registrada, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n. 9.279/96 (LPI).
Objeto: Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão conter o número do pedido ou do
registro da marca, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para
sublicenciar.
Valor: Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento usualmente negociadas são:
valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda. Nos contratos
de uso de marca a remuneração só é possível após o registro da marca. Os pedidos de marcas
ainda não registrados não farão jus a remuneração. Quando o pedido virar registro, a empresa
deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação. No caso de empresas com vínculo
majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser
respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº.
436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.
Prazo: Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos direitos.
Os contratos de cessão de marcas (transferência de titularidade) são passíveis de averbação
quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.
Licença de Exploração de Patentes (EP)
Definição: Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente
depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número e título do pedido ou da patente,
devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
Objeto: Os contratos de Licença de Patente deverão conter o número do pedido ou da patente,
título da patente e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para
sublicenciar.
Valor: Nos contratos que envolvem patentes as formas de pagamento usualmente negociadas são:
valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líqüido de venda. Os pedidos
de patentes ainda não concedidos não farão jus a remuneração. Quando a patente for concedida a
empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data
do início da averbação da licença. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além
de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de
dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo
50 da Lei nº. 8.383/91.
Prazo: Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos direitos.
Os contratos de cessão de patentes (transferência de titularidade) são passíveis de averbação
quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.
Licença de Exploração de Desenho Industrial (EDI)
Definição: Contratos que objetivam o licenciamento de desenho industrial registrado no INPI.
Esses contratos deverão indicar o número e o título do pedido ou do desenho industrial, devendo
respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI).
Objeto: Os contratos de Licença de Desenho Industrial deverão conter o número do pedido ou do
desenho industrial, o título e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e
permissão para sublicenciar.
Valor: Nos contratos que envolvem desenho industrial as formas de pagamento usualmente
negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de
venda. Os pedidos de desenho industrial ainda não concedidos não farão jus à remuneração.
Quando o desenho industrial for concedido a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de
Averbação, retroagindo a remuneração à datado início da licença. No caso de empresas com
vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser
respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº.
436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.
Prazo: Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos direitos.
Os contratos de cessão de Desenhos Industriais (transferência de titularidade) são passíveis de
averbação quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.
Fornecimento de Tecnologia (FT)
Definição: Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos
de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. Esses contratos deverão conter
uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia.
Objeto: O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza. Os contratos de Fornecimento de
Tecnologia deverão conter uma identificação perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrial
em que será aplicada a tecnologia.
Valor: As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação
contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em
contratações similares. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores
praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº
4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. As formas de pagamento mais
usuais negociadas são valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preço líquido de venda.
Prazo: O prazo de vigência dos Certificados de Averbação de Contratos de Fornecimento de Tecnologia
emitidos pelo INPI é limitado a cinco anos, visando a permitir a dedução das despesas de assistência técnica,
conforme previsto pelo § 3º do art. 12 da lei nº 4.131/62. É facultada à empresa cessionária requerer a
prorrogação do prazo de vigência dos Certificados de Averbação emitidos pelo INPI por mais cinco anos. Para
tanto, os interessados deverão encaminhar requerimento ao INPI, instruindo o processo com os seguintes
documentos, para o atendimento legislação mencionada: 1) Declaração do interesse da contratante na
prorrogação do prazo de vigência do Certificado de Averbação, explicitando os motivos; 2) Apresentação dos
resultados em termos de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação (conforme
formulário de averbação); 3) Apresentação dos dados relativos a estimativas de produção física e vendas
líquidas para os produtos objeto da contratação (conforme formulário de averbação)
Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)
Definição: Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de
planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou
prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a
atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no
exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento,
como por exemplo, relatório.
São registrados apenas os contratos de assistência técnica em que o prestador de serviços é
domiciliado no exterior. Assim sendo, os contratos internos e de exportação de SAT, cujo prestador
de serviço é uma empresa domiciliada no Brasil, não são registrados no INPI.
Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96,
alguns serviços técnicos especializados são dispensados de registro pelo INPI. Clique aqui para
acessar a lista dos serviços.
Objeto: O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão
executados.
Valor: Nesses contratos será exigida a explicitação do custo em função do número de
homens/hora ou dia detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que
estimado.
Prazo: Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou a
comprovação de que os mesmos já foram realizados.
Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)
Exemplo de cláusula de remuneração:
i) Pelos Serviços prestados pela contratada durante a vigência deste contrato, a cessionária deverá
pagar à contratada o custo diário dos técnicos alocados para as instalações da cessionária para a
prestação dos serviços, na forma estabelecida no Anexo B ao presente.
ii) As partes estimam que a quantia total devida durante o período de vigência deste contrato não
excederá a EUR 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos euros).
No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores
praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos
na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.
Franquia (FRA)
Definição: Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de
marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer
outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses
contratos deverão conter a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na
franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da Circular de Oferta
de Franquia (COF).
A Circular de Oferta, dentre outros aspectos citados na Lei de Franquia ( Lei nº 8.955/94), deve
conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa; balanços e
demonstrativos financeiros da empresa; perfil do franqueado "ideal"; situação perante o INPI das
marcas e patentes envolvidas. Deverá ser entregue ao franqueado 10 dias antes da assinatura do
contrato.
Objeto: Os contratos deverão relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro, as condições de
exclusividade e subfranqueamento, se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos
julgados necessários.
Valor: A remuneração dos contratos estipulam usualmente taxa de franquia (valor fixo pago no
início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de
publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas.
Prazo: Os contratos são registrados até o prazo de vigência das marcas envolvidas na
franquia.