Nota: O estudo deste módulo requer cerca de 05 horas.
Módulo 4: Marcas
Objetivos
Depois de estudar este módulo, você poderá:
1. Listar e descrever resumidamente os sinais que podem servir de
marcas.
2. Descrever as condições para proteção de uma marca.
3. Fazer a distinção entre marcas de produto, marcas de serviço,
marcas coletivas e marcas de certificação.
4. Descrever resumidamente o processamento de um pedido de
registro de marca no INPI.
5. Desenhar um diagrama explicando o procedimento que deve adotar
um depositante que utilize o sistema de Madri para obter a proteção
de uma marca em diversos países.
6. Descrever o papel do Escritório Internacional da OMPI no processo
de registro de marcas.
7. Explicar o que sucede se o registro da marca é indeferido no país de
origem depois do registro internacional da marca.
8. Indicar a duração da proteção de uma marca.
9. Descrever a proteção especial reservada às marcas notoriamente
conhecidas e às marcas de alto renome.
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Introdução
As marcas existem desde a Antiguidade. Há pelo menos 3 mil anos atrás, os
artesãos indianos costumavam gravar assinaturas em suas criações artísticas, antes
de enviá-las para o Irã. Mais tarde, os romanos utilizavam mais de 100 marcas
diferentes em sua cerâmica, entre elas a marca FORTIS, a qual se tornou de tal
modo famosa que era copiada e contrafeita. Na Idade Média, o desenvolvimento do
comércio acarretou o aumento da utilização das marcas.
Atualmente, as marcas assinaladas com , indicando que a marca é registrada,
são de uso frequente, e a maioria das pessoas do planeta consegue fazer a
distinção entre as marcas de duas bebidas não alcóolicas: a Pepsi-Cola e a CocaCola.
A crescente importância das marcas nas atividades de comércio eletrônico é
devida ao aumento da competição entre as empresas que comercializam em mais
de um país. As marcas têm sido usadas para simplificar a identificação dos
produtos e serviços pelos consumidores, como também suas qualidades e valores.
Ademais, uma marca deve ser considerada como uma ferramenta de comunicação
utilizada pelos empresários para atrair clientela.
No presente módulo, você vai aprender a distinguir os tipos de sinais que
podem ser utilizados como marcas e a conhecer as características que elas devem
ter. Você vai ser capaz de distinguir entre uma marca coletiva e uma marca de
certificação. Também será explicado como se dá a proteção especial às marcas
notoriamente conhecidas e às marcas de alto renome na Lei de Propriedade
Industrial, na Convenção de Paris e no TRIPS (Acordo Relativo aos Aspectos do
Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio).
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I) Marcas
Para começar, gostaria que você ouvisse o primeiro segmento de áudio, explicando
o que significa marca e quais as suas características.
Segmento de áudio 1:
Então, você poderia me dizer o que é exatamente
uma marca?
A marca é basicamente um sinal usado para fazer a distinção entre os produtos
ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra
empresa. Esta é uma definição muito simplificada, mas que permite explicar
essencialmente o que é uma marca.
Quais são as características que uma marca deve ter?
Existem duas características principais para uma marca: deve ter um caráter
distintivo e não deve ser enganosa.
Portanto, poderíamos definir inicialmente “marca” da seguinte forma:
“A marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma
determinada empresa e os distingue dos produtos ou serviços de seus
concorrentes”
É necessário esclarecer que uma marca de serviço é similar a uma marca de
produto, se diferenciando somente pelo fato de que a última protege produtos,
e a primeira protege serviços. Geralmente se menciona o termo marca, que
inclui ambas. Existem outras naturezas de marcas, que serão discutidas mais
adiante.
O segmento de áudio dois apresenta alguns exemplos de marcas.
Segmento de áudio 2:
Você poderia me dar alguns exemplos de sinais que
podem ser utilizados como marcas?
Existem marcas nominativas, que consistem em palavras, abreviações,
neologismos ou qualquer combinação de letras e/ou algarismos, desde que os
mesmos não se apresentem de forma fantasiosa, como por exemplo, a marca
“ROBERTO SIMÕES”, registrada sob o número 006434444 para proteger,
dentre outros, artigos de utilidade doméstica, ou a marca “1001”, registrada sob
o número 006376479 para proteger, dentre outros, os serviços de transporte de
passageiros. As marcas podem também ter uma apresentação figurativa,
sendo constituídas apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de
letras ou algarismos isolados, ou ideogramas, como é o caso da empresa de
petróleo Shell (registro nº 823643778).
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Então quando você diz desenho, você quer se referir a objetos como o logotipo
da Shell?
A possibilidade de registro não abrange somente às figuras bidimensionais. As
marcas podem ser também tridimensionais – ou seja, podem consistir da
embalagem dos produtos ou os próprios produtos. As combinações de cores
que possuam caráter distintivo podem igualmente ser protegidas.
As marcas podem ser ainda compostas pela combinação de imagens e palavras, em
apresentação mista. Por exemplo, a marca da Open University (registrada sob o n.º
820606162 para assinalar, dentre outros, serviços de educação) é:
QAA 1: Classifique os sinais abaixo de acordo com a sua apresentação.
a) BANDEIRANTE
b)
c)
Resposta:
A – Nominativa; B – Mista; C – Figurativa.
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Em alguns países, é permitido o registro de marcas sonoras e até marcas olfativas,
onde um aroma especial pode ser protegido como marca. Veremos adiante,
contudo, que no Brasil, o registro destes sinais não é permitido. Deve estar evidente
agora que existe uma enorme variedade de sinais que podem ser utilizados como
marcas, mas sempre sob duas condições: a marca deve ser distintiva, e não
enganosa.
II) O que pode ser registrado como marca
No segmento de áudio no. 1, o narrador também mencionou duas
características que uma marca deve apresentar. Primeiramente, deve
apresentar um caráter distintivo e em segundo lugar, não deve ser enganosa.
Porém, a legislação brasileira define “marca” por meio da Lei 9.279 de 1996,
conhecida também como Lei da Propriedade Industrial ou LPI, e apresenta
algumas restrições sobre o que pode ou não ser registrado como marca.
De acordo com o artigo 122 desta Lei, “são suscetíveis de registro como
marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais”.
Assim, como havíamos mencionado anteriormente, a lei brasileira não permite
o registro de marcas olfativas ou sonoras, por não serem visualmente
perceptíveis.
As proibições mencionadas no art. 122 estão contidas no art. 124 da LPI,
podendo ser agrupadas em quatro categorias, que versam sobre a
veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade.
Veracidade
Um sinal também deve possuir um caráter verdadeiro, vedando-se o registro
de marcas intrinsecamente enganosas quanto a sua origem, natureza,
qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços associados a este sinal. Tal
vedação pretende impedir o prejuízo do público consumidor e da concorrência
quando do consumo de produtos ou serviços associados ao sinal inverídico.
.
Segmento de áudio 3:
Você poderia me dar um exemplo de marca que
possivelmente seria enganosa?
Na maioria das vezes, a marca enganosa é aquela que supõe certas
qualidades para os produtos as quais esses não possuem. Imaginemos, por
exemplo, a marca “Puro Couro”, utilizada para produtos que não são feitos de
puro couro.
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Liceidade
Um sinal é considerado lícito para ser registrado como marca quando o
mesmo não atentar contra a ordem pública ou a moral e bons costumes. A
proibição do registro de sinais considerados ilícitos é de caráter absoluto, por
razão de interesse público em sentido estrito, ou do interesse de grupos
relativamente homogêneos. Encaixam-se nesta proibição sinais contendo
bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo.
Ex. (1) pedido arquivado n.º 818772220, da SELM SOCIEDADE DE ENSINO
LINGUÍSTICO DE MACAÉ LTDA., cujo registro foi negado por conter imitação
da bandeira dos Estados Unidos.
Ex. (2) pedido arquivado n.º 820317780, de ALESSANDRO DAMASCENO
NOVELLI, cujo registro foi negado por atentar contra a moral e os bons
costumes.
Distintividade
No que tange à condição de distintividade, considera-se que a marca, por
definição e para o cumprimento satisfatório de sua função de identificação,
deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços que
assinalam, vedando-se o registro de sinais desprovidos desta capacidade. A
proibição do registro de sinais desprovidos de distintividade se baseia ainda no
interesse que sinais genéricos ou de uso comum não sejam expropriados do
patrimônio público.
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Segmento de áudio 4:
Você pode me dar um exemplo do modo como uma
marca pode apresentar um caráter distintivo?
Acredito que um bom exemplo é a palavra “apple”, ou seja, maçã em inglês. A
palavra “apple” constitui uma marca que apresenta um caráter distintivo para
computadores (reg. 790152177), porque não tem absolutamente nada a ver
com computadores, mas não teria caráter distintivo para maçãs verdadeiras.
Em outras palavras, a pessoa que cultiva e vende maçãs não poderia registrar
a palavra “apple” como marca e protegê-la, porque seus concorrentes devem
poder utilizar essa palavra para descrever seus próprios produtos.
Um dos principais pontos levantados foi que o caráter distintivo de um sinal
utilizado como marca deve ser avaliado levando-se em conta os produtos ou
serviços aos quais está associado.
QAA 2:
Você considera que a seguinte expressão inventada, "FRUMATO",
constituiria uma boa marca para uma bebida feita de uma mistura
de suco de frutas e suco de tomates?
Resposta QAA 2:
Ao examinar a especificação do produto, o método para a criação da marca
fica evidente; é a combinação das palavras FRUit e toMATO. Essa palavra não
existe em qualquer dicionário e seu uso não ocorreria naturalmente a outros
comerciantes. Portanto, pode-se dizer que a marca tende a ser distintiva.
Disponibilidade
Com respeito à disponibilidade do sinal, para que este seja registrável como
marca, deve possuir novidade relativa, distinguindo-se de outros sinais já
apropriados por terceiros, sem, portanto, infringir seus direitos (como, por
exemplo, marcas previamente registradas, nomes comerciais previamente
registrados, direitos de autor, dentre outros).
Esta novidade é apurada não somente para casos de reprodução literal, mas
também para quaisquer alternativas com as quais a marca possa confundir-se,
com prejuízo ao público consumidor e/ou à concorrência. Assim, marcas
similares podem conviver pacificamente, desde que se avalie que na há
possibilidade de confusão ou associação errônea entre elas. Este é o princípio
da especialidade.
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Ex. (3) pedido arquivado n.º 819935824, de FIDENCIO FABIO FABRIS E
LEOCRIDES FABRIS, cujo registro foi negado por remeter à obra protegida
por direito autoral.
Ex. (4) registro extinto n.º 819294594, de POM POM PRODUTOS
HIGIÊNICOS LTDA., cujo registro foi anulado por reproduzir o nome
comercial, bem como reproduzir o patronímico de terceiros sem autorização.
Ex. (5) registro extinto n.º 820303313, de S.M. JALEEL & COMPANY
LIMITED, cujo registro foi anulado por reproduzir objeto protegido por registro
de desenho industrial de terceiro.
Ex. (6) pedido arquivado n.º 829070184, de JMC PUBLICIDADE
PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA., cujo registro foi negado por
reproduzir elemento característico (a expressão “JMC”) de marca registrada
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de terceiros para assinalar serviços de mesmo segmento mercadológico, o
que poderia levar o público consumidor à confusão ou associação errônea.
QAA 3:
Considerando os requisitos de distintividade, disponibilidade,
liceidade e veracidade, combine as possíveis marcas abaixo com as
explicações, considerando a viabilidade ou não de as mesmas virem
a ser registradas como marcas. O que você pensa da viabilidade das
possíveis marcas abaixo?
1. AGENDA DA SACANAGEM
Revistas
2. CURA TUDO
Ervas medicinais
3. ADRIANO RESTAURANTE ITALIANO
Restaurante
4. LARANJA LIMA
Tecidos
A
O
sinal,
ainda
que
contenha
elementos
descritivos/qualificativos da atividade que pretende assinalar,
também emprega elementos de caráter distintivo. O sinal é, à
princípio, registrável, desde que sejam feitas ressalvas a
respeito da não-exclusividade de uso de expressões
descritivas/qualificativas.
B
Sinal contém expressão de caráter potencialmente ofensivo,
não obedecendo o requisito de liceidade. Este sinal não pode
ser registrado.
C
Sinal possui caráter arbitrário quando associado aos produtos
ora identificados. À princípio, o sinal é registrável.
D
O sinal indica qualidade inatingível, podendo levar o público
consumidor a confusão quanto à sua real natureza. Este sinal
é irregistrável.
Resposta QAA 2:
As respostas são: 1-B; 2-D; 3-A; 4-C.
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III) Natureza das Marcas
De acordo com seu uso no mercado, as marcas se diferenciam por sua natureza,
conforme estabelecido no art. 123 da LPI.
As marcas de produtos e de serviços, conforme já discutido, são utilizadas para
identificar, conforme o caso, produtos e serviços provenientes de uma fonte
comercial, e diferenciá-los dos demais idênticos ou assemelhados, que provenham
de outras fontes.
As marcas, tipicamente, identificam empresas individuais como sendo a origem dos
produtos e serviços designados. Contudo, Alguns países, incluindo o Brasil,
permitem o registro de marcas coletivas, as quais são usadas para identificar os
produtos e/ou serviços provenientes dos membros de uma determinada entidade, e
de certificação, as quais demonstram que os produtos e/ou serviços os quais a
marca se encontra aposta obedecem a padrões identificáveis e verificáveis.
Uma marca coletiva, portanto, distingue os produtos ou serviços dos membros de
uma associação daqueles produtos ou serviços de origem diversa. Essa natureza de
marca só pode ser registrada por entidades jurídicas representativas de coletividade,
e sua utilização está sujeita a um regulamento de utilização, que deve constar do
pedido de registro da marca, ou ser protocolado em até 60 (sessenta) dias deste
depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Uma empresa que usa
uma marca coletiva pode, também, usar sua própria marca, desde que o
regulamento de utilização assim o permita. Por exemplo, em uma associação de
arquitetos ou engenheiros, um membro poderá usar o logotipo da associação em
conjunto com o logotipo de seu negócio particular.
Ex (7). registro n.º
INTERNATIONAL.
820272876,
de
titularidade
da
COTTON
COUNCIL
Uma marca de certificação é uma marca que indica que os produtos e serviços
assinalados pela mesma são certificados pelo titular da marca, em relação à origem,
modo de fabricação dos produtos, qualidade e outras características. A marca de
certificação poderá somente ser utilizada de acordo com os padrões definidos nos
autos do processo, os quais serão atestados através de medidas de controle
estabelecidas pelo titular do registro da marca. Tais características e medidas de
controle devem ser anexadas ao pedido de registro na data de depósito ou em até
60 dias deste ato, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. É importante que
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não se confunda o uso de marcas desta natureza com o uso de selos de qualidade
oficiais, que garantem a conformidade de um produto ou serviço com padrões
mínimos estabelecidos por normas legais e verificados por órgãos oficiais, como o
selo de inspeção federal (S.I.F.).
Ex (8): registro n.º 826330568, de titularidade da RASTRO DO BOI CERTIFICAÇÃO
LTDA, que certifica a origem de bovinos e bubalinos.
IV) Registro da marca.
Conseguir que uma marca seja conhecida e respeitada requer um investimento
considerável e, geralmente, um longo período de tempo. Portanto, todo aquele que
tenciona utilizar uma marca tem interesse que a marca seja protegida como um bem
de propriedade industrial. Ouvindo o próximo segmento de áudio, você irá saber
como se obtém essa proteção.
Segmento de áudio 5:
Obviamente, as empresas investem muito dinheiro
na criação de suas marcas. Mas como podem
impedir que terceiros a utilizem?
De acordo com a LPI (art. 129), a propriedade da marca se adquire com o
registro, validamente expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso
exclusivo do sinal em todo o território nacional. A única exceção ao princípio da
territorialidade é prevista somente para as marcas notoriamente conhecidas,
que serão discutidas posteriormente. Assim, os interessados em proteger a
marca devem depositá-la no INPI, para que esta autarquia determine se a
marca possui condições de registrabilidade e conceda o registro, se assim for
cabível. Após a comunicação da concessão do registro, a marca estará
protegida, e seu titular terá o direito de impedir terceiros de utilizá-la. Cabe
ressaltar que o depósito da marca não gera automaticamente um direito, que
será adquirido quando do registro, mas sim uma expectativa do mesmo.
As marcas não registradas são também protegidas em alguns países, mas
como ressaltado, no Brasil, a propriedade sobre a marca se adquire somente
com o registro. Assim, mesmo que a marca notoriamente conhecida seja uma
exceção do princípio da territorialidade, a marca não registrada não estará
protegida até que tenha adquirido suficiente distintividade e reputação no
mercado, o que pode levar um período considerável de tempo depois do
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lançamento inicial no mercado, sendo assim uma forma menos confiável de
proteção.
Então, se você detém uma marca não registrada que está há muito tempo em
circulação e que é conhecida, ela seria suscetível de proteção, em certos
países?
É isso mesmo. Entretanto, se você começar a lançar seus produtos no
mercado sob uma nova marca totalmente desconhecida, essa marca será
muito vulnerável. É possível recorrer-se à proteção conferida pela lei contra
concorrência desleal, mas nesse caso, também, é primordial que a marca
tenha adquirido certa reputação.
O depósito do registro de marca é feito no INPI, através de peticionamento
eletrônico pelo site do INPI (www.inpi.gov.br), ou peticionamento em papel a
sede do INPI no Rio de Janeiro ou representações regionais. As retribuições
para os diferentes serviços relativos ao depósito e registro de marca também
estão disponíveis neste portal.
A seguir, podemos observar o fluxograma bastante resumido do
processamento de um pedido de registro no INPI. O andamento do pedido de
registro pode ser acompanhado na Revista da Propriedade Industrial (RPI),
publicada semanalmente no site do INPI.
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Depósito do pedido
Publicação do
pedido na RPI
Exame do pedido
Deferimento
Indeferimento
Concessão
Recurso
Arquivamento
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A primeira etapa se inicia com o depósito do pedido de registro, seja pelo próprio
interessado ou procurador(es) por ele constituído(s), através de formulário eletrônico
ou em papel. Da análise do conteúdo dos aspectos formais do pedido de registro,
surge o primeiro ato do INPI, publicado na RPI. Caso este depósito não esteja de
acordo com os aspectos formais estabelecidos no manual do usuário, será
formulada exigência visando a correção da inconformidade. Esta exigência deve ser
cumprida em até 05 (cinco) dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.
Com a correção de todos os aspectos formais, com ou sem a necessidade de
cumprimento de exigência, o pedido é publicado na RPI para a manifestação de
terceiros legitimamente interessados que desejem contestar o pedido de registro,
através de petição de oposição, em até 60 dias desta publicação. Neste caso, o
requerente terá 60 dias da comunicação da oposição para apresentar contestação,
sob a forma de manifestação.
Em seguida, com apresentação ou não de oposição, o sinal em exame terá sua
registrabilidade examinada pelo INPI, que decidirá pelo deferimento ou
indeferimento do pedido, com base nas proibições estabelecidas pela LPI. Antes
desta decisão, em alguns casos, o Instituto pode formular exigência ao pedido, para
dirimir quaisquer dúvidas quanto a aspectos necessários ao pedido em exame. Em
outros casos, o Instituto pode optar pelo sobrestamento do exame, até a decisão
final de outras circunstâncias relevantes ao exame do pedido, como por exemplo, a
decisão final sobre a registrabilidade de um sinal similar depositado em data
anterior.
Em caso de deferimento do pedido pelo INPI, abre-se prazo para o recolhimento de
da taxa final (60 dias de prazo ordinário, mais 30 dias de prazo extraordinário – art.
162 da LPI), sempre contado da data da publicação na RPI, relativo à expedição do
certificado de registro e proteção decenal. Assim, após a concessão do registro, o
titular da marca está apto a exercer todos os direitos previstos aos titulares de
marcas, durante a vigência de seu registro, válida por 10 (dez) anos, e renovável por
períodos idênticos. Em caso de não-recolhimento das taxas, o pedido é
definitivamente arquivado.
Em caso de decisão de indeferimento por parte do INPI, é facultada ao requerente a
contestação à decisão, por meio de apresentação de um recurso que deve ser
apresentado em até 60 dias contados da publicação do ato na RPI. Havendo
reconsideração da decisão, o pedido é deferido e abre-se prazo para o recolhimento
das taxas finais, conforme exposto acima. Mantido o entendimento da decisão
indeferitória, encerra-se o exame em esfera administrativa, podendo o requerente,
se assim desejar, procurar a tutela judicial.
Cabe destacar ainda que, embora não caiba recurso à concessão do registro pelo
INPI, a mesma pode ser contestada tanto em via administrativa, através de um
Processo Administrativo de Nulidade, quanto judicialmente, por meio do ajuizamento
de uma Ação de Nulidade.
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Muitas empresas desejam utilizar suas marcas em vários países diferentes, então
ouça o segmento de áudio seguinte para ver se é possível obter uma proteção
internacional da marca.
Segmento de áudio 6:
Você pode obter a proteção mundial para uma
marca com um único registro, ou você deve registrála em cada país, separadamente?
De fato, deve-se registrá-la em cada país separadamente, pois, como todos os
direitos da propriedade intelectual, as marcas são direitos territoriais, o que
basicamente significa que a proteção de uma marca é obtida pelo registro nacional.
A LPI estabelece que a propriedade da marca se obtém por meio do registro
validamente expedido, conforme as disposições dessa lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Existem certos sistemas
regionais de registro que facilitam o registro das marcas. Existem também os
tratados internacionais, mas todos esses sistemas implicam, no final, no registro em
cada país e em cada território, separadamente.
Assim, é necessário a reivindicação da proteção marcária em todos os países
em que se deseje utilizá-la. É necessário estar atento, pois existem diferenças
consideráveis entre os diversos sistemas nacionais.
Visando facilitar o convívio entre os sistemas nacionais e regionais de registros
de marcas, a OMPI tem buscado contribuir para a harmonização e simplificação de
procedimentos.
Dentro deste esforço foi adotado em 1994, o TLT – Tratado sobre Direito de
Marcas, o qual define as informações que os nacionais de um Estado-membro
devem fornecer e os procedimentos a serem seguidos para registrar as marcas no
órgão competente de outro Estado-membro.
É muito importante destacar que o Brasil não é signatário do referido tratado.
V) O Sistema de Madri: Registro Internacional de Marcas
Agora ouça o próximo segmento de áudio, que explica o modo como o sistema
de Madri facilita a proteção das marcas em nível internacional.
Segmento de áudio 7:
Um depositante pode obter o registro internacional de
uma marca segundo o sistema de Madri?
Antes de responder à pergunta, é preciso primeiro explicar como funciona o
sistema de registro internacional das marcas. O pedido internacional é
depositado no Escritório Internacional da OMPI em Genebra, e nesse pedido,
são designados os países membros dos tratados nos quais se deseja proteger
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a marca. Inscrevemos a marca no registro internacional e notificamos essa
inscrição aos países designados, os quais têm a possibilidade de recusar a
proteção. O pedido é então examinado normalmente, como se tivesse sido
depositado diretamente nesse instituto, e em conseqüência são aplicados os
critérios nacionais habituais. Se um país indeferir a proteção, esse
indeferimento nos é notificado e nós o inscrevemos no registro internacional.
Assim, em outras palavras, pode-se obter o registro internacional de uma
marca, mas sua proteção em um determinado país irá depender da decisão
desse país.
O fluxograma abaixo descreve o procedimento do registro internacional das marcas.
O depositante apresenta o pedido
de registro internacional no Escritório
Internacional da OMPI em Genebra,
onde designa os países onde deseja
proteger sua marca.
O Escritório Internacional
registra a marca e transmite aos
países designados.
A decisão é
comunicada ao
Escritório
Internacional
Cada país designado pode se recusar a proteger
a marca se ela não preencher as condições
exigidas por sua legislação. Ou seja, eles podem
proceder ao exame do caráter distintivo da marca,
do caráter enganoso e/ou verificar se ela está em
conflito com as marcas existentes.
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Ouça o segmento de áudio seguinte, que dá mais informações sobre o papel
do Escritório Internacional da OMPI.
Segmento de áudio 8:
Então, o Escritório Internacional tem o papel de
receber os pedidos internacionais e de transmitilos aos países designados. O Escritório procede a
qualquer exame das marcas?
O Escritório Internacional não procede a um exame profundo. São os institutos
nacionais que examinam as questões básicas de registrabilidade. E o modo de
abordagem dessas questões varia bastante, conforme o país. O Escritório
Internacional deixa essas questões básicas inteiramente a critério dos países
designados, que as tratam de acordo com sua legislação. Em contrapartida, o
Escritório verifica preliminarmente, se a marca preenche os requisitos de forma
enunciados nos tratados e regulamentos, para assegurar principalmente que os
elementos constitutivos de um pedido de registro de marca estão presentes.
Ele examina em seguida as listas de produtos e serviços protegidos que devem
acompanhar todo pedido de registro de marca. Esses produtos e serviços
devem estar classificados conforme uma classificação internacional, conhecida
como a Classificação de Nice, também adotada nacionalmente pelo INPI, e o
Escritório Internacional tem a responsabilidade total pela aplicação consistente
dessa Classificação. Desse modo, o Escritório Internacional procede a um
exame quanto à forma e um exame da classificação dos produtos e serviços, o
que significa que os institutos recebedores não terão essa tarefa, pois sabem
que os pedidos que recebem foram depositados de acordo com as regras e
que os produtos e serviços visados estão classificados de modo apropriado.
Então o papel do Escritório Internacional da OMPI é receber pedidos para a
proteção de marcas em diversos países designados. A OMPI verifica se o pedido foi
depositado de modo correto e, se for o caso, inscreve a marca no registro
internacional e notifica essa inscrição aos países designados.
Agora ouça os dois segmentos de áudio seguintes, para verificar como é
importante, para o depositante, a obtenção de uma proteção em seu “país de
origem”.
Segmento de áudio 9:
Segundo o sistema de Madri, deve-se registrar
uma marca, por exemplo, em seu país de origem,
antes de poder depositar um pedido internacional?
Sim, esta é uma condição fundamental exigida pelo sistema de registro
internacional. Quando o sistema foi implementado, há mais de cem anos,
tencionava ser um meio de estender a proteção conferida por um registro
nacional aos outros países da União de Madri. Desde então, o sistema tornouse mais sofisticado e complexo, mas o princípio continua o mesmo: você deve
primeiramente possuir um registro em seu país de origem ou, se o pedido
internacional é depositado exclusivamente segundo o Protocolo, ter ao menos
depositado um pedido de registro em seu país de origem.
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Segmento de áudio 10: Você utiliza o sistema de Madri para requerer um
registro internacional e, depois de ter depositado seu
pedido internacional, seu pedido nacional é
indeferido. O que acontece então?
Se o pedido nacional for indeferido, o registro internacional, por via de
conseqüência, cessará de produzir efeitos. Existe uma relação de dependência
entre a proteção nacional e a proteção internacional durante um prazo de cinco
anos. No caso mencionado, se o pedido nacional for indeferido, provavelmente
logo depois do depósito do pedido de registro internacional, e, portanto,
durante o prazo de cinco anos, o resultado será o cancelamento do registro
internacional. Se o indeferimento em nível nacional for somente parcial, o
cancelamento será também parcial.
QAA 4:
Suponhamos que você tenha obtido o registro de uma marca em seu
país de origem e depois obtido o registro internacional válido em
outros países, inclusive o Quênia. Um ano depois de ter depositado
seu pedido internacional, você verifica que seu país de origem
cancelou o registro de sua marca. Essa marca continua a ser
protegida no Quênia através do sistema de Madri?
Resposta QAA 4:
A resposta é não. Se o registro de base deixar de existir por qualquer motivo
(cancelamento de ofício, ou a pedido de terceiro, ou falta da renovação) durante os
primeiros cinco anos do prazo de validade do registro internacional, esse efeito é
exercido sobre o registro internacional. Esse é também o caso do registro
internacional baseado em pedido no país de origem, que é indeferido dentro do
prazo.
Entretanto, depois de decorrido o prazo de cinco anos, o registro
internacional se torna independente do registro da marca no país de origem e
continua em vigor mesmo se o registro for cancelado no país de origem.
Para verificar a duração do prazo de proteção de uma marca no âmbito
internacional, ouça o segmento de áudio seguinte.
Segmento de áudio 11: Por quanto tempo você pode ter a proteção para
uma marca?
Na realidade, você pode protegê-la por tempo indeterminado, mas no sistema
internacional, e mesmo de acordo com a LPI, você deve renovar o registro
periodicamente. O registro internacional é renovado através do pagamento das
respectivas taxas a cada dez anos, e me parece que o prazo de dez anos está se
tornando a norma em âmbito nacional, como é no Brasil, mas como já disse, a
quantidade de renovações é ilimitada.
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Então o sistema de Madri é uma maneira útil que os usuários de marcas
podem utilizar para a proteção em diversos países ao mesmo tempo. Entretanto, a
decisão de se deferir ou não a proteção para uma determinada marca em um
determinado país depende do respectivo sistema nacional. Se a proteção não for
recusada, a marca pode ser protegida por tempo indeterminado.
O sistema de registro internacional de marcas oferece várias vantagens para o
titular da marca. Após registrar a marca, ou preencher uma solicitação para o
registro, no Escritório de origem, o titular de uma marca tem somente de preencher
uma solicitação, em um único idioma, a um único escritório, e pagar taxas para um
escritório apenas. Isso evita o preenchimento de solicitações separadas nos
Escritórios de marcas em vários países, em diferentes idiomas, e o pagamento de
taxas separadas em cada Escritório. Vantagens semelhantes existem quando o
registro tem de ser renovado ou modificado.
Embora haja estudos neste sentido, o Brasil não é signatário do Protocolo de
Madri, consequentemente, o sistema internacional não é facultado ao depositante
nacional.
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VI) Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente conhecidas
Algumas empresas têm estabelecido com sucesso, por meio de suas marcas de
produto ou de serviços, conhecimento e prestígio diferenciados, resultantes de sua
tradição e qualificação no mercado, e da qualidade e confiança que inspiram ao
público consumidor. Consequentemente, exercem uma atração excepcional sob o
mercado em geral. Essas marcas são chamadas marcas de alto renome e marcas
notoriamente conhecidas. Cabe destacar que, de acordo com o ordenamento
jurídico das nações, existem diferenças quanto a esta categorização.
Como você sabe, podem existir empresas que tentam auferir vantagem indevida
com essas marcas famosas, criando marcas similares ou suscetíveis de causar
confusão com as marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome, a fim de
desviar clientela.
Para solucionar esse problema, a Convenção de Paris e o TRIPS, assim como
muitas leis nacionais, dentre elas a LPI, proporcionam a estes tipos de marcas uma
proteção especial. A legislação brasileira, em especial a Lei 9279/1996 – LPI - prevê
proteção às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de registro no
Brasil; e à marca de alto renome a proteção em todos os segmentos de mercado.
No Brasil, os conceitos de Marca notoriamente conhecida e Marca de alto renome
são distintos entre si, e costumam causar certa confusão. Esta confusão é
proveniente do fato de ambos os casos se relacionarem à fama de uma marca, bem
como serem exceções aos princípios normalmente utilizados.
As marcas de Alto Renome são as que têm registro no Brasil, e por um
reconhecimento especial, a Resolução INPI 107/2013, ficam protegidas em todas as
classes de atividade. A marca de alto renome (art. 125) é uma exceção ao princípio
da especialidade, ou seja, as marcas terão sua exclusividade reconhecida
independentemente de sua classe e segmento de mercado. Por exemplo: uma
marca de alto renome chamada ‘Carrinho’, designando pirulitos, não poderá conviver
com uma marca chamada ‘Carrinho’ para designar serviços de engenharia.
Lembramos que para o reconhecimento do alto renome é imprescindível que esta
marca tenha registro no país.
Abaixo, destacamos algumas das marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI
que se encontram vigentes. A lista completa pode ser obtida no site do INPI.
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Já o conceito de marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio da
territorialidade.
Será negado o registro de uma marca no país quando se verificar que esta marca é
passível de causar confusão ou associação com marca estrangeira, notoriamente
conhecida naquele ramo de atividade, sem registro no Brasil (Art.126 da LPI). É
importante frisar que o reconhecimento da notoriedade se dá apenas no segmento
de atuação da marca.
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Resumo
No presente módulo, foram abordados os conceitos fundamentais referentes às
marcas. Definimos marca como um sinal que individualiza os produtos de uma
determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes, além de
mostrar a definição de marca no ordenamento jurídico brasileiro, bem como os
aspectos de liceidade, veracidade, distintividade e disponibilidade que o uma marca
deve ter para ser registrada no Brasil.
Exemplificamos ainda as diversas formas de apresentação de uma marca:
nominativa, figurativa, mista e tridimensional, e mostramos exemplos registrados no
INPI de tais apresentações. Além disso, aprendemos sobre as diferentes naturezas
de marcas, e as particularidades que possuem as marcas coletivas e de certificação
em relação às marcas de produto e serviço, mais comuns.
Outro tópico estudado foi a necessidade do registro no INPI para se alcançar a
proteção da marca em território nacional. Discorremos sobre o processo
administrativo que o pedido de registro percorre no INPI, do depósito ao registro da
marca, caso a mesma esteja de acordo com os preceitos legais estabelecidos na
LPI. Falamos também sobre como obter a proteção marcária em outros países, e
sobre alguns tratados internacionais importantes, administrados pela OMPI, que
visam uniformizar e facilitar os trâmites da para o registro de marcas ao redor do
mundo.
Por fim, apresentamos as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome,
que recebem uma proteção especial.
Textos legislativos:

Convenção de Paris

Acordo TRIPS

Tratado sobre o Direito de Marcas (TLT)
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