Arquivo Siqueira Castro - Advogados
Fonte: Dr. Márcio Costa de Menezes e Gonçalves
Seção: Legislação
Versão: Impresso e online
Registro de marca é motivo crescente de
ações na Justiça
SÃO PAULO - Cada vez mais comum, os conflitos entre empresas com marcas semelhantes
têm crescido na Justiça. Recentemente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da
3ª ...
Roberto Dumke
SÃO PAULO
Cada vez mais comum, os conflitos entre empresas com marcas semelhantes têm crescido
na Justiça. Recentemente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região
(TRF3) anulou o registro de uma marca, em caso envolvendo a Brookfield. A empresa teve
que mudar o nome de um empreendimento mesmo após registro concedido pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Diante da ação judicial, a entidade responsável pelo registro das marcas reconheceu a
similaridade entre os nomes "Condomínio Edifício Landmark Residence" e "Landmark
Nações Unidas" (da Brookfield), e apoiou o cancelamento do segundo.
O principal impasse da decisão é que as marcas estavam registradas em ramos de atuação
diferentes, mas afins. Enquanto uma entrava em categoria de gestão e consultoria para
flats, a outra estava em segmento de construção civil e loteamento.
"Nem todo uso de marca parecida é realmente indevido", avalia o advogado Luiz Fernando
Plastino, especializado em propriedade intelectual do Trigueiro Fontes Advogados. Ele diz
que um exemplo clássico é o caso da revista Veja e do produto de limpeza que leva o mesmo
nome. Como as marcas se referem a produtos de ramos muito diferentes, não há confusão
para os consumidores.
No caso, os ramos de atuação - gestão de flats e construção civil - eram muito parecidos.
Isso teria causado o conflito e garantido o ganho da causa para a empresa que registrou o
nome primeiro.
"Tem sido cada vez mais comum no judiciário, ao julgar questões de marca, essas situações
de registro em classes afins", fala Márcio Costa de Menezes e Gonçalves, sócio da área de
propriedade intelectual do Siqueira Castro Advogados.
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Na avaliação dele, o que normalmente ocorre é que não se reconhece uma das marcas,
mesmo após o registro no INPI. "Veja que este registro é uma mera expectativa de direito.
No caso, após o erro, o próprio órgão reconheceu a possibilidade de confusão."
Precauções
Todos os especialistas ouvidos pelo DCI indicaram que uma pesquisa minuciosa de nomes
similares, antes do registro da marca, é a principal ferramenta para evitar os conflitos na
justiça.
Gonçalves recomenda a busca frente aos seguintes órgãos: juntas comerciais de estado,
para ver se há empresa aberta com nome parecido; organismos de registro de domínios na
internet, tanto nacionais quanto internacionais; no próprio INPI. "Com esse quadro
traçado, pode-se ter um parecer muito mais preciso em relação aos riscos de uma
determinada marca", acredita.
Tatiana Campello, sócia da área de propriedade intelectual do Demarest Advogados, reforça
que esta pesquisa deve ser feita não apenas para nomes no ramo de atividade em questão.
"Não basta olhar se há marca anterior para a mesma atividade. É preciso verificar também
nas atividades similares", afirma ela.
Marca Fraca
Segundo especialistas, também pode abrir espaço para o questionamento na Justiça o que
se chama de marca fraca. Isso é, quando as palavras utilizadas no nome da empresa estão
muito ligadas à sua área de atuação (como em Construtora Rocha ou Doceria Chocolate), às
vezes nem mesmo o registro da marca é possível.
"Se o nome não tem distintividade muito grande, pode ser o caso de a marca não poder ser
registrada", afirma Tatiana. No caso da Brookfield, seria algo como usar a palavras que
remetem ao mercado imobiliário, como "condomínio", diz ela. "Esse tipo de palavra não
tem exclusividade."
Plastino destaca que a escolha de um nome forte é o primeira passo para evitar os
problemas. "Há uma tendência no mercado de publicidade de trabalhar marcas fracas. Elas
acabam sendo bastante descritivas do serviço. E mais para frente, não podem ser
registradas - tem proteção limitada" , observa.
Diante desta tendência na criação dos nomes das empresas, os advogados avaliam que os
conflitos na Justiça têm sido cada vez mais comuns. "Este tipo de caso é mais corriqueiro do
que as discussões a respeito de patentes", conta Tatiana.
O problema é que pode ser preciso esperar longos prazos - seis ou sete anos - para que haja
decisão definitiva.
Para driblar a demora na justiça, Gonçalves afirma que ultimamente vem ganhando espaço
a resolução por meio de câmaras de arbitragem. Seria o que acontece na própria Associação
Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), diz ele.
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No procedimento, árbitros especializados são nomeados para que o desfecho seja mais
rápido. "Em vez de esperar seis ou sete anos, as empresa têm optado por usar as câmaras",
diz Gonçalves.
O advogado avalia que é uma forma que as empresas têm encontrado para fugir da lentidão
do judiciário. "Um processo nesse modelo acaba durante em dorno de 12 ou 18 meses". De
acordo com o especialista, outra vantagem é que não se pode recorrer da decisão arbitral.
"Depois, não adianta questionar na justiça."