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Texto publicado sábado, dia 7 de setembro de 2013
ARTIGOS
Regra sobre marcas famosas traz mais segurança jurídica
POR JOSÉ EDUARDO PIERI E PEDRO TAVARES
Por meio da Resolução 107, publicada em 20 de agosto de 2013, o Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (INPI) atende a antiga reivindicação de titulares de marcas
famosas e estabelece novo procedimento para obtenção da declaração de alto renome
de marca.
O instituto do alto renome foi criado pela Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996) e
confere proteção especial às marcas registradas no Brasil e consideradas famosas, em
todos os ramos de atividade. Portanto, marcas como McDonald’s e Hollywood, cujo alto
renome já foi declarado pelo INPI, não podem ser usadas por terceiros que não sejam
autorizados, nem mesmo para identificar produtos ou serviços sem qualquer relação
com alimentação ou cigarros, respectivamente.
Até então, para se obter a referida proteção especial pelo INPI era necessário que o
titular de marca famosa atacasse um pedido de registro ou registro de terceiro e,
incidentalmente, formulasse o pedido de reconhecimento de alto renome. Em outras
palavras, a regulamentação anterior previa que a declaração de alto renome deveria
ocorrer no bojo de um conflito de marca previamente instaurado.
Tal procedimento suscitava severas críticas por parte dos titulares de marcas famosas.
Afinal, muitas vezes sequer há tentativa de depósito de marca ilegal junto ao INPI, uma
vez que o empresário que reproduz, sem autorização, uma marca de alto renome tem
ciência da inviabilidade de eventual pleito junto ao INPI.
Tratam-se, portanto, de casos que nem chegam ao INPI, o que impedia que o titular da
marca adotasse medida administrativa incidental visando à declaração de alto renome.
Tal empecilho deixou de existir, já que a Resolução 107/13 reintroduziu no nosso
sistema de proteção de marcas a possibilidade de requerimento autônomo para o
reconhecimento do alto renome. Isto é, sem a necessidade de se atacar um registro ou
pedido de registro de marca de terceiros.
Outra novidade trazida pela resolução consiste no alargamento do prazo de validade da
anotação da condição de alto renome, estendido de cinco para dez anos, podendo ser
objeto de novo requerimento formulado pelo titular da marca ao fim do decênio. Partese, corretamente, do pressuposto de que a fama da marca de alto renome perdura no
tempo.
O efeito prático a favor do titular da marca famosa será a economia de não mais ter que
passar pelo procedimento de reconhecimento de alto renome a cada cinco anos de sua
declaração pelo INPI, além de poder combater infrações no mercado independentemente
da existência de oposições no INPI. Por sua vez, para o mercado, a marca declarada de
alto renome estará indisponível durante a vigência da respectiva anotação pelo INPI,
independentemente de situação de fato. Não custa lembrar que não raramente marcas,
outrora tidas como famosas, viram sua fama se esvair com o decorrer do tempo.
A Resolução 107/2013 procurou, ainda, definir o conceito de marca de alto renome
como “a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por
ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo,
exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade”.
http://www.conjur.com.br/2013-set-07/resolucao-marcas-famosas-traz-seguranca-juri...
09/09/2013
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Também foram estabelecidos critérios fundamentais para a aferição dessa condição
especial. De acordo com a nova resolução, os critérios a serem observados são: O
reconhecimento da marca por grande parte do público em geral; qualidade, reputação e
prestígio da marca (e dos produtos/serviços assinalados) junto ao público consumidor; e
o grau de distintividade e exclusividade da marca em análise.
A própria resolução sugere que a aferição do reconhecimento da marca por grande parte
do público seja feita por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação
de planos de mídia, matérias e artigos em mídias diversas. No que se refere à
comprovação de qualidade, reputação e prestígio da marca, a resolução recomenda a
demonstração por meio de pesquisa de imagem da marca, com abrangência nacional,
sem prejuízo da apresentação de outros documentos que o titular da marca considere
aptos a demonstrar tal prestígio no País.
Da decisão decorrente do exame do requerimento de alto renome, seja de modo a
reconhecer ou não o alto renome da marca, caberá recurso administrativo que será
decidido pelo presidente do INPI, ou por meio de ação judicial.
A Resolução 107/2013 entrará em vigor na data em que o INPI fixar o valor da taxa
relativa ao novo procedimento, quando o interessando poderá solicitar diretamente ao
INPI, a qualquer tempo de vigência do registro, a declaração do alto renome de sua
marca.
Pode-se concluir que a Resolução 107/2013 pretende trazer maior segurança jurídica
aos titulares de marcas de alto renome. Se por um lado traz critérios objetivos para
aferição do status de alto renome de uma marca, por outro alarga seu prazo de proteção
e permite que o titular de marca famosa busque tal reconhecimento de forma autônoma,
sem a necessidade de existência de prévio litígio administrativo junto ao INPI.
Portanto, cabe aos titulares de marcas famosas registradas no Brasil definirem
estrategicamente se a fama de sua marca atende aos critérios definidos pelo INPI para,
então, pleitear seu reconhecimento por aquela autarquia, de modo a assegurar
exclusividade sobre tal sinal em todos os segmentos de mercado.
JOSÉ EDUARDO PIERI é advogado da área de Propriedade Intelectual do BM&A - Barbosa, Müssnich & Aragão
PEDRO TAVARES é advogado da área de Propriedade Intelectual do BM&A - Barbosa, Müssnich & Aragão
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