Propriedade Intelectual e o
Direito Público da Concorrência
Denis Borges Barbosa
Bibliografia


Bárbara Rosenberg, Patentes de Medicamentos e Comércio
Internacional: Os Parâmetros do TRIPs e do Direito
Concorrencial para a Outorga de Licenças Compulsórias,
Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP) como requisito parcial à obtenção do título
de Doutor em Direito Econômico Financeiro, sob a
orientação do Prof. Titular Hermes Marcelo Huck, maio de
2004
Denis Borges Barbosa,
• A criação de um ambiente competitivo no campo da
propriedade intellectual - o caso sul americano
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RRA_Barbosa.pdf,
2005
• Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual
http://denisbarbosa.addr.com/bases2.pdf (2006)
• Know How e Poder Econômico (Dissertação de mestrado) sob
orientação de Fabio Konder COmparato (1981)
http://denisbarbosa.addr.com/disserta.doc
A teoria da falha de
mercado
3
A teoria do market
failure e a propriedade
intelectual

“...num regime econômico ideal, as
forças de mercado atuariam
livremente e, pela eterna e
onipotente mão do mercado, haveria
a distribuição natural dos recursos e
proveitos.
Adam Smith
A teoria do market
failure e a propriedade
intelectual

No entanto, existe um problema: a
natureza dos bens imateriais, que faz com
que, em grande parte das hipóteses, um
bem desses, uma vez colocado no
mercado, seja suscetível de imediata
dispersão.
• Colocar um conhecimento numa revista
científica, se não houver nenhuma restrição de
ordem jurídica, leva-o ao domínio comum, ou
seja, ele se torna absorvível, assimilável e
utilizável por qualquer um.
A teoria do market
failure e a propriedade
intelectual

Assim, se um agente do mercado
investe num desenvolvimento de
uma certa tecnologia, ou em um
filme, e estes, por suas
características, importam em alto
custo de desenvolvimento e
facilidade de cópia, o mercado é
insuficiente para garantir que se
mantenha um fluxo de investimento.
A teoria do market
failure e a propriedade
intelectual



Exceções:
Conhecimentos opacos, como os
segredos relativos à tecnologia de
processo que não deixem rastro no
produto levado a mercado.
Obras de arte escultórica antes das
tecnologias de cópia.


A teoria do market failure
e a propriedade
intelectual
Mas a principal desvantagem dessa
dispersão do conhecimento é que
não há retorno na atividade
econômica da pesquisa ou criação.
Consequentemente, é preciso
resolver o que os economistas
chamam de falha de mercado, que
é, no caso, a tendência à dispersão
dos bens imateriais,
principalmente aqueles que
pressupõem conhecimento ou
criação.
A teoria do market failure e
a propriedade intelectual
Por que falha?
Porque o mercado, com toda a
prestidigitação de sua mão
invisível, não consegue assegurar a
alocação de recursos para o
investimento criativo, nem lhe
assegurar o retorno.
Assim, torna-se indispensável
intervir no mercado.
A teoria do market failure e a
propriedade intelectual




Como se resolve essa falha?
Através de um mecanismo jurídico que
crie uma segunda falha de mercado,
que vem a ser a restrição de direitos.
O Estado intervém no mercado, criando
uma exclusividade.
O direito torna indisponível, reservado,
fechado, o que naturalmente tenderia à
dispersão”.
A teoria do market failure
e a propriedade
intelectual
Como se resolve essa falha?
 Opções ao monopólio seriam a
indenização ao inventor, a
concessão de preferências, o
domínio público pagante….


A teoria do market failure
e a propriedade
intelectual
Para se ter uma teoria da
propriedade intelectual, num
contexto de economia de mercado,
tem-se que pressupor que:
• em primeiro lugar, a livre concorrência
deve presidir todas as relações
econômicas; e que,
• em segundo lugar, é a falha ou
impossibilidade de correto
funcionamento da livre concorrência que
leva ao aparecimento do conjunto de
restrições à concorrência em que
consiste a propriedade intelectual.
A teoria do market
failure e a propriedade
intelectual


O paradoxo da Propriedade
Intelectual:
Para corrigir uma falha do mercado,
receita-se o remédio mais oposto à
liberdade de mercado – o monopólio.
A teoria do market failure e
a propriedade intelectual


Prescrevendo que aos inventores a lei
dará "um privilegio temporario" sobre
os seus inventos, o Art. 72, § 25, da
Constituição da Republica e o Art. 136,
§ 21, da Constituição da Bahia
convertem os inventos
temporariamente em monopolio dos
inventores; pois outra coisa não é o
monopolio que o privilegio exclusivo,
reconhecido a algum, sobre um ramo
ou um objecto da nossa actividade.
Ruy Barbosa, Comentários à
Constituição de 1891.
A tensão constitucional
Liberdade v.
Exclusividade
• Art. 1º - A República (...) tem como
fundamentos: (...)
• IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa;
• Art. 170 - A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes
princípios:
• (...)
• IV - livre concorrência; (...)
Liberdade v.
Exclusividade
– “it is necessary in the first instance that the
parties in the market should be free to…
produce, sell and buy anything that may be
produced or sold at all. And it is essential that
the entry into the different trades should be
open to all on equal terms and that the law
should not tolerate any attempts by individuals
or groups to restrict this entry by open or
concealed force”
– F.A. Hayek. The road to serfdom
Liberdade v.
Exclusividade

De outro lado, no tocante à Propriedade
Industrial:
• Art. 5º. ......
• .......
• XXIX - a lei assegurará aos autores de
inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do
País;
Liberdade v.
Exclusividade

E, por sua vez, quanto aos direitos
autorais:
• Art. 5o. - : (...) XXVII - aos autores
pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar;
•
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
•
a)a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
•
b)o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas.
A noção do monopólio



Suprema Corte dos Estados Unidos, Sears Roebuck (1964)
“A concessão de uma patente é a concessão de um
monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em
Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que
proibia monopólios. As patentes não são dadas como
favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da
dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção
recompensando o inventor com o direito, limitado a um
termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua
terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de
tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender o produto
patenteado sem a autorização do titular da patente.
Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e
o bem-estar da comunidade devem razoavelmente ser
considerados e eficazmente guardados”. Para esses fins, os
pré-requisitos de obtenção da patente tem de ser observados
estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações
ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.
Países que consideram
patentes monopólio


Decisões da Câmara dos Lordes, o
tribunal máximo da Índia, do Canadá
e a corte suprema da Austrália. Mas
a noção se estende a jurisdições em
que não se pode traçar uma cadeia
histórica levando ao Estatuto dos
Monopólios como, por exemplo, na
Colômbia, ou no México.
Liberdade v.
Exclusividade

Ruy Barbosa, comentários à
constituição de 1891
-
 Não ha só diversidade, senão
até antagonismo, e essencial,
entre as duas, uma das quaes é a
declaração de uma liberdade, a
outra a garantia de uma
propriedade exclusiva.
Liberdade v.
Exclusividade

O Art. 72, § 24, da Constituição do Brasil,
(...) franqueiam a exploração de todas as
industrias ao trabalho de todos. O Art. 72,
§ 25, do Pacto federal, (...) reservam a
exploração dos inventos aos seus
inventores. O que estas duas ultimas,
disposições consagram, pois, é
justamente um privilegio. Desta mesma
qualificação formalmente se servem,
dizendo que aos inventores "ficará
garantido por lei um privilegio
temporario',.
Liberdade v.
Exclusividade
-
 Destarte, longe de se associarem ás
duas primeiras, longe de as
desenvolverem, ellas as restringem,
constituindo uma excepção á regra
naquellas estabelecidas. As primeiras
facultam a todas as actividades o
campo de todas as industrias licitas.
As segundas subtraem a essa
franquia geral o uso dos inventos,
privilegiando-os em beneficio dos
seus autores.
Liberdade v.
Exclusividade
-
 no proprio Art. 72, §.§ 26 e 27, da
Constituição Nacional, (...) temos
expressamente contem pladas outras
excepções ao principio da liberdade
industrial, que ambas as Constituições
limitam, já garantindo as marcas de
fabrica em propriedades dos fabricantes,
já reservando aos escriptores e artistas
"o direito exclusivo" á reproducção das
suas obras. Por essas disposições os
manufactores exercem sobre suas obras,
tanto quanto os inventores sobre os seus
inventos, direitos exclusivos, mantidos
pela Constituição, isto é, monopolios
constitucionaes.
A tradição ruyana


Luis Roberto Barroso, no parecer “O privilégio
patentário deve ser interpretado estritamente,
pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”:
38. Nesse contexto, não há dúvida de que o
monopólio concedido ao titular da patente é um
privilégio atribuído pela ordem jurídica, que
excepciona os princípios fundamentais da ordem
econômica previstos pela Constituição. Desse
modo, sua interpretação deve ser estrita, não
extensiva. Repita-se: o regime monopolístico que
caracteriza o privilégio patentário justifica-se por
um conjunto de razões, que serão apreciadas a
seguir, mas, em qualquer caso, configura um
regime excepcional e, portanto, só admite
interpretação estrita .
Liberdade de
concorrência como
princípio fundamental


> Supremo Tribunal Federal
(LEX - JSTF - Volume 274 - Página 217)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 193.749-1 –
SP. Tribunal Pleno (DJ, 04.05.2001). Relator:
O Senhor Ministro Carlos Velloso. Redator para
o Acórdão: O Senhor Ministro Maurício Corrêa.
Recorrente: Drogaria São Paulo
Ltda.Advogados: Luiz Perisse Duarte Junior e
outros. Recorrida: Droga São Lucas Ltda.-ME .
Advogados: Ezio Marra e outros. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.991/91, DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE
DISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS
FARMÁCIAS OU DROGARIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Liberdade de
concorrência como
princípio fundamental


1.
A Constituição Federal assegura o livre
exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização do Poder
Público, salvo nos casos previstos em lei.
2. Observância de distância mínima da
farmácia ou drogaria existente para a
instalação de novo estabelecimento no
perímetro. Lei Municipal nº 10.991/91.
Limitação geográfica que induz à concentração
capitalista, em detrimento do consumidor, e
implica cerceamento do exercício do princípio
constitucional da livre concorrência, que é
uma manifestação da liberdade de iniciativa
econômica privada. Recurso extraordinário
conhecido e provido. ACÓRDÃO. (...) . Brasília, 04 de junho de
1998.
PI e a liberdade da
cópia



Suprema Corte dos Estados Unidos
BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 489 U.S. 141
(1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte.
The efficient operation of the federal patent
system depends upon substantially free trade in
publicly known, unpatented design and utilitarian
conceptions. (...) From their inception, the federal
patent laws have embodied a careful balance
between the need to promote innovation and the
recognition that imitation and refinement through
imitation are both necessary to invention itself
and the very lifeblood of a competitive economy.
PI e a liberdade da
cópia

“[t]o forbid copying would interfere
with the federal policy, found in
Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution
and in the implementing federal
statutes, of allowing free access to
copy whatever the federal patent
and copyright laws leave in the
public domain.” Compco Corp. v.
Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S.
234, 237 (1964)
PI e a liberdade da
cópia

18 Octobre 2001 par la lre Chambre de la
Cour d'appel de Paris «Le simple fait de
copier la prestation d'autrui ne constitue
pás comme tel un acte de concurrence
fautif, le príncipe étant qu’une prestation
qui ne fait pás ou ne fait plus 1'objet de
droits de propriété intel-lectuelle peut être
librement reproduit: une telle reprise
procure nécessairement à celui qui la
pratique des économies qui ne sauraient, à
elles seules, être ténues pour fautives, sauf
à vider de toute substance le principe cidessus rappelé, lui-même étroitement lie à
la règle fondamentale de la liberte de la
Tensão máxima


"A patent, . . . although in fact there
may be many competing substitutes
for the patented article, is at least
prima facie evidence of [market]
control." Standard Oil Co. of
California v. United States, 337 U.S.
293, 307 (1949).
(Ruy Barbosa; “um antagonismo
essencial”)
Tensão máxima

The Court has held many times that
power gained through some natural
and legal advantage such as a
patent, copyright, or business
acumen can give rise to liability if "a
seller exploits his dominant position
in one market to expand his empire
into the next." Times-Picayune
Publishing Co. v. United States, 345
U.S. 594, 611 (1953),
Tensão máxima

"[O]nce a company had acquired
monopoly power, it could not thereafter
acquire lawful patent power if it obtained
new patents on its own inventions
primarily for the purpose of blocking the
development and marketing of
competitive products rather than
primarily to protect its own products from
being imitated or blocked by others." SCM
Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983,
1007 (D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d
1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455
U.S. 1016 (1982).
Tensão máxima

O ECAD italiano
Pertanto, poiche', nel caso, si tratta di
un'esclusiva legale, derivante dall'impugnato
art. 180 della legge n. 633 del 1941, deve
ritenersi applicabile nei confronti della S.I.A.E.
l'obbligo di contrattare con il divieto di
discriminazioni arbitrarie sancito dall'art.
2597 cod. civ., con le conseguenze
previste dall'ordinamento.
Corte Constitucional da Itália Sentenza 241/1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via
incidentale

A noção de IPRs como
benéficos à concorrência
O benfício recíproco



Miguel Reale
3. No Brasil, aliás, tais conclusões se impõem com maior força,
uma vez que, de um lado, o princípio da liberdade de iniciativa é
elevado à eminência constitucional (Carta Magna, art. 160, I), e,
de outro, a Constituição pátria, no § 24 do art. 153, consagra que
"A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como a propriedade das
marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome
comercial". (...) os dois preceitos constitucionais supralembrados
devem ser interpretados em necessária correlação.
Em verdade, os conceitos de livre iniciativa e de titularidade
exclusiva do nome e de marcas se exigem reciprocamente, pois é
evidente que se num sistema económico a liberdade de produzir e
de fazer circular riquezas não fosse acompanhada da garantia da
atributividade exclusiva do bem a quem lhe deu vida; se não
houvesse, em suma, uma tutela real da iniciativa económica,
projetada ou corporificada em seus produtos, ensejando-se a
terceiros o poder de usufruírem do bem alheio, seria ilusório falarse em "livre iniciativa": ficaria desnaturado todo o quadro de
valores que a Carta Magna fixa como base legitimadora da vida
económica nacional.
A posição do STF


Supremo Tribunal Federal
Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ
de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF vol-01505.01 pg-00069. RTJ - vol00125.03 pg-00969. EMENTA: - Bolsas e
sacolas fornecidas a clientela por
supermercados. O parágrafo 24 do artigo
153 da Constituição assegura a disciplina
do direito concorrencial, pois, a
proteção a propriedade das marcas de
indústria e comércio e a exclusividade do
nome comercial, na qual se incluem as
insígnias e os sinais de propaganda,
compreende a garantia do seu uso.
A posição do STF




Supremo Tribunal Federal
Rp 1397 –
Voto do Ministro Célio Borja:
“Tenho, também, que a garantia constitucional da
propriedade das marcas de indústria e comércio e da
exclusividade do nome comercial compreende o uso
das marcas e do nome. Já porque o direito de usar
insere-se no de propriedade, como é de sabença
comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (…) O
que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo
de uma liberdade constitucionalmente protegida,
qual seja, a de empreender e praticar um negócio
jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de
gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou
valor socialmente relevante”
A análise de Posner


Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia
da Propriedade Intelectual, assinalando a progressiva
mudança de atitude americana, desde os anos 80’, quanto
à legislação e prática anti-monopólio relativa aos direitos
exclusivos de propriedade intelectual, assim diz:
Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little
in the way of monopoly power. 'The situation is less clear
regarding patents (…), and so it is not surprising that courts
in the early patent tie-in cases tended to confuse patent
"monopolies" with monopolies that have economic
consequences grave enough to warrant the invocation of
antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose
that there is an inherent tension between intellectual
property law, because it confers "monopolies," and antitrust
law, which is dedicated to overthrowing monopolies. That
was a mistake. At one level it is a confusion of a property
right with a monopoly.
A análise de Posner


One does not say that the owner of a parcel of land has a
monopoly because he has the right to exclude others from
using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in
the same sense. It excludes other people from using some
piece of intellectual property without consent. That in itself
has no antitrust significance. (…). Information is a scarce
good, just like land. Both are commodified-that is, made
excludable property-in order to create incentives to
alleviate their scarcity. Talk of patent and copyright
"monopolies" is conventional; we have used this
terminology ourselves in this book. The usage is harmless
as long as it is understood to be different from how the
same word is used in antitrust analysis [1].
[1] William M. Landes e Richard A Posner, The Economic
Structure of Intellectual Property Law, Hravard University
Press, 2003, p. 374.
Nossa posição





Com efeito, o monopólio tem em comum com a
propriedade em geral o fato de ser um direito erga omnes
de excluir, com a característica de que o que se exclui é a
concorrência. Mas a mesma expressão, “monopólio”,
aponta para pelo menos dois fenômenos distintos.
a) o direito de excluir certa concorrência, sem eliminar todo
o tipo de concorrência e
b) o monopólio vedado pela legislação antitruste.
Numa observação de Foyer e Vivant (Le Droit des Brevets,
PUF, 1991:. 266 ) , nos direitos de exclusiva sobre criações
intelectuais há monopólio jurídico, ou seja, de primeiro tipo,
mas não monopólio econômico
[1] Nesse sentido, como dizia Jeromy Bentam em 1793,
em, Emancipate Your Colonies in Wks. (1843) IV. 412 “
Monopoly, that is, exclusion of customers...”.
A análise do FTC


A mudança de atitude no sistema americano a que se
refere Posner é facilmente comprovada pelo tom das
decisões reiteradas do Tribunal Federal especializado, criado
em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de
Aplicação das Regras Antitruste à Propriedade Intelectual
de 1995 [1].
[1] FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust
Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em
http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm. O texto
assim inicia: “The guides are based on the premise that
intellectual-property licensing generally benefits consumers
by promoting innovation toward new and useful products
and more efficient processes, and by enhancing
competition”.
A posição da OMC


In particular, it was no longer considered that an exclusive
right necessarily conferred market power. Often, there were
enough substitutes in the market to prevent the holder of
an intellectual property right from actually gaining market
power. The availability of substitutes was an empirical
question that could only be determined on a case-by-case
basis. Further, even if the intellectual property right
concerned generated market power, the right holder's
behaviour might not necessarily constitute an abuse of a
dominance. Therefore, under current standards the exercise
of an intellectual property right as such was not restrained
by competition law.
[1] Report (1998) of the Working Group on the interaction
between trade and competition policy to the General
Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998
Mudança na US Sc


ILLINOIS TOOL WORKS INC. ET AL.
v. INDEPENDENT INK, INC. Decided
March 1, 2006
Because a patent does not
necessarily confer market power
upon the patentee, in all cases
involving a tying arrangement, the
plaintiff must prove that the
defendant has market power in the
tying product.
A situação dos países
em desenvolvimento




In principle, IPRs create market power by limiting static
competition in order to promote investments in dynamic
competition. In competitive product and innovation markets the
awarding of IPRs rarely results in sufficient market power to
generate significant monopoly behavior.
However, in some circumstances a portfolio of patents
could generate considerable market power through patentpooling agreements among horizontal competitors.
In countries that do not have a strong tradition of
competition and innovation, strengthening IPRs
could markedly raise market power and invite its
exercise [1]
[1] Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel, Competition Policy and
Intellectual Property Rights in Developing Countries: Interests in
Unilateral Initiatives and a WTO Agreement, encontrado em
http://www.worldbank.org/research/abcde/washington_12/pdf_fil
es/maskus.pdf, vistitado em 21/02/2005.
A lei brasileira de PI e o direito
público da concorrência
Licenças contra o abuso


Licenças contra o abuso e a lei em
vigor
O art. 68 da Lei 9.279/96 dispõe que
o titular da patente ficará sujeito a
tê-la licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes
de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econômico,
comprovado nos termos da lei, por
decisão administrativa ou judicial.
A licença compulsória como
punição: art. 24 da Lei 8.484/94






A própria lei Antitruste (Lei 8.884/94) dispõe:
art. 24: Sem prejuízo das penas cominadas no artigo
anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o
interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes
penas, isoladas ou cumulativamente:
(...)
IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para
que:
seja concedida licença compulsória de patentes de
titularidade do infrator; [1]
[1] Pelo Projeto do Executivo de criação de uma Agência
Nacional da Concorrência, a redação passaria a ser:
Art. 24..... IV - a determinação aos órgãos públicos
competentes para que, sob pena de responsabilidade:
a) seja concedida licença compulsória de patentes de
titularidade do infrator;
Licenças compulsórias em matéria
de cultivares registrados

A cultivar protegida, segundo o art. 27 da
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997
(LPC), poderá ser objeto de licença
compulsória, quando a manutenção de
fornecimento regular esteja sendo
injustificadamente impedida pelo titular do
direito de proteção sobre a cultivar. Na
apuração da restrição injustificada à
concorrência, a autoridade observará, no
que couber, o disposto no art. 21 da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994.
A posição do CADE
CADE e a nulidade das
patentes


Nos primeiros anos de existência do CADE, na
vigência da Lei 4.1137/62, a atenção do órgão
se concentrou na aplicação do art. 4º da lei, que
dispunha pela declaração automática de cassação
de patente que, extinta no país de origem,
permanecesse em vigor no Brasil, e, além disso,
estivesse sendo abusada no País:
A caducidade da patente estrangeira
correspondente, no País de origem, não basta,
por si só, à aplicação do art. 4.° da Lei n.
4.137/62. É indispensável, a tal desiderato, que a
vigência do privilégio, no Brasil, esteja criando
dificuldades ao desenvolvimento harmônico da
economia nacional, pela configuração de uma das
modalidades de abuso de poder econômico
previstas no art. 2.° do mesmo diploma legal.
Abuso v. Uso regular



Outra vertente importante de julgados versa sobre a
distinção entre a ação do órgão de defesa da concorrência e
os aspectos de vigência, aplicabilidade e violação de
direitos exclusivos. Em uma única decisão, de 1989, se
conclui pela abusividade em face da lei concorrencial, da
conduta daquele que infrige direitos de propriedade
intelectual:
A manutenção de depósito clandestino de vasilhame de
concorrente de modelo patenteado e seu transporte
irregular, diretamente ou por interposta pessoa,
representam formas de obtenção do efeito abusivo previsto
no art. 2º, inciso I, alínea "g", da Lei 4.137, de 1962. [1]
[1] Processo Administrativo 48, de 2.3.89.1 Representante:
Refrigerantes Vontobel S.A., Representada: Holbra Produtos
Alimentícios e Participações Ltda., Conselheira-Relatora:
Ana Maria Ferraz Augusto (DOU de 6.3.89, Seção I, pp.
3.405 e ss).
Distinção entre PI e
lesão antitruste



Mas em todos outros casos se fez a distinção
entre lesão de direitos de propriedade intelectual
e defesa da concorrência:
VIOLAÇÃO DE MARCAS E PATENTES - EMPRESA
QUE, COM RESPALDO EM DECISÃO JUDICIAL, SE
UTILIZA DOS MEIOS DISPONÍVEIS, JUDICIAIS E
PUBLICITÁRIOS, PARA FAZER VALER O GANHO
DE CAUSA - ATIPICIDADE. Eventual disputa
relativa a marcas e patentes, máxime quando já
dirimida pelo Poder Judiciário,constitui matéria
alheia à competência do CADE. [1]
[1] Sindicância 7, de 5.6.87, Representante: S.A.
Vinhos e Bebidas Caldas, Representada: Indústria
de Bebidas Cinzano Ltda. (DOU (extrato) de
8.6.87, Seção I, p. 8.798).
CADE e os contratos



Consideravelmente mais relevante é a cadeia de julgados
que consideram pertinente à análise do órgão de tutela da
concorrência os contratos relativos à propriedade
intelectual, sempre que submetidos à regra do Art. 54 da
Lei pertinente, que :
ATO DE CONCENTRAÇÃO – AQUISIÇÃO DE DIREITOS
SOBRE O USO DE MARCAS – SUBMISSÃO AO CADE –
OBRIGATORIEDADE- Os contratos de aquisição de direitos
sobre o uso de marcas celebrados entre empresas
concorrentes estão sujeitos à aprovação do CADE [1].
[1] Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de
agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health
Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de
outubro de 2000, Seção 1, pág. 2.
CADE, os contratos e o
INPI


É dever do INPI recusar-se a registrar cláusulas
manifestamente abusivas – em especial dos
direitos pertinentes à sua área de especialidade.
O que já não se permite ao INPI é intervir na
economia contratual para reequilibrar as
potencialidades negociais ou para afirmar
apolítica industrial vigorante. Tal poder-dever foi
excluído de sua competência pela modificação do
parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a
qual incumbia à autarquia “medidas capazes de
acelerar e regular a transferência de tecnologia e
de estabelecer melhores condições de negociação
e utilização de patentes”.
CADE, os contratos e o
INPI


O que lhe cabe é determinar e acusar o abuso objetivo de
direito, resultante de excesso de poderes, de desvio de
propósitos da lei, e de lesão à boa fé objetiva. Ou seja,
cabe-lhe zelar para que o aparelho da propriedade
intelectual, que não foi concebido para o enriquecimento
exclusivo de qualquer das partes, mas para o bem coletivo,
seja usado contra o bem comum.
Para tanto, a fórmula é bastante simples: lendo o conteúdo
dos direitos (art. 43, 168, e 183 a 188, para patentes, MU e
desenhos; 130, 131, 189 a 194 para signos distintivos), o
examinador definirá o que é o uso regular do direito. Tudo o
que, constante das obrigações das partes, exceder os
estritos limites dos poderes legais, está em abuso de
direito. Ainda que sem essa violação literal, também poderá
haver abuso se as patentes, marcas, etc., estiverem sendo
utilizados no contexto do contrato sob análise em oposição
aos fins sociais do direito. Por exemplo, frustrando de
alguma forma o desenvolvimento tecnológico, econômico e
social do País.
CADE, os contratos e o
INPI


O que lhe cabe é determinar e acusar o abuso objetivo de
direito, resultante de excesso de poderes, de desvio de
propósitos da lei, e de lesão à boa fé objetiva. Ou seja,
cabe-lhe zelar para que o aparelho da propriedade
intelectual, que não foi concebido para o enriquecimento
exclusivo de qualquer das partes, mas para o bem coletivo,
seja usado contra o bem comum.
Para tanto, a fórmula é bastante simples: lendo o conteúdo
dos direitos (art. 43, 168, e 183 a 188, para patentes, MU e
desenhos; 130, 131, 189 a 194 para signos distintivos), o
examinador definirá o que é o uso regular do direito. Tudo o
que, constante das obrigações das partes, exceder os
estritos limites dos poderes legais, está em abuso de
direito. Ainda que sem essa violação literal, também poderá
haver abuso se as patentes, marcas, etc., estiverem sendo
utilizados no contexto do contrato sob análise em oposição
aos fins sociais do direito. Por exemplo, frustrando de
alguma forma o desenvolvimento tecnológico, econômico e
social do País.
CADE, os contratos e o
INPI
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
Assim, declarando a abusividade de qualquer
cláusula, o INPI deve oferecer duas alternativas
ao contratante que solicitou seu pronunciamento:
alterar, ou submeter sua pretensão ao CADE.
Note-se que não há cadeia recursal entre os
órgãos. Não há hierarquia entre INPI e CADE.
Opera-se apenas um caminho lógico entre
funções: o que é abusivo no plano da
propriedade intelectual (abusivo como
manipulação ilícita da concorrência, eis que todos
os direitos em questão são de natureza
concorrencial) pode ser aceitável no plano da
concorrência objetiva, considerado o mercado
como um todo.
CADE e os contratos
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
CONTRATO DE FRANQUIA – OBRIGATORIEDADE
DE APRESENTAÇÃO AO CADE NOS TERMOS DO
ART. 54 DA LEI Nº 8.884/94 –
RECONHECIMENTO. Os contratos de franquia,
bem como os de administração, consultoria ou
qualquer outro entre fornecedores, devem ser
submetidos ao CADE nos termos do artigo 54 da
Lei da Concorrência. [1].
[1] Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de
março de 1999, Requerentes: Frenesius
Laboratórios Ltda., NMC do Brasil Ltda. e Maia de
Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de
14de abril de 1999.
CADE e os contratos
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Não só o CADE entende ser de sua competência a análise de
contratos de tecnologia, de cessão e de licença – sempre que se
aplicarem os limites mínimos do art. 54 da Lei .8434 -, como
analisa a razoabilidade de cláusulas de confidencialidade de know
how:
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE INDÚSTRIA
– RESTRIÇÃO DE USO PELO VENDEDOR EM ATO DE
CONCENTRAÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS – ADMISSIBILIDADE
Admissível é a cláusula de confidencialidade que impeça o
vendedor em ato de concentração de se utilizar de
conhecimento/informações confidenciais transferidos por meio da
operação pelo prazo de dez anos.
"É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não
concorrência é tida como uma prática comercial corriqueira, não
configurando, por si, ilícito anticoncorrencial. Também é evidente
que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o período que, a priori,
é considerável razoável, sem deixar de reconhecer casos que
demandam um período de não concorrência mais alongado. (...)
Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar
no setor por 10 anos. As
CADE e a licença
compulsória punitiva
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Uma decisão, embora de caráter consultivo, estabeleceu precedente
importante quanto à licença compulsória de patentes estabelecida na
legislação antitruste brasileira,
LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – QUANDO SE ADMITE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 24, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº
8.884/94 LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – PRETENDIDA
IMPOSIÇÃO PELO CADE – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO INPI
RECONHECIDA LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE –
NATUREZA CONDICIONADA DE SUA RECOMENDAÇÃO RECONHECIMENTO
A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº
8.884/94 poderá ser aplicada a todas as condutas elencadas no art. 21
do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez caracterizadas como
infrativas, devendo a abusividade da conduta estar relacionada a um
poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de
um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral que
exija sua imposição.
Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI e não
ao CADE impor a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da
Lei n° 8.884/94, cabendo ao Conselho tão-somente sua recomendação
àquele órgão público.. [1]
[1] Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da
Saúde. In DOU de 11 de maio de 1999, Seção 1, pág. 1.
Licença compulsória de
marcas
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COMPROMISSO DE DESEMPENHO – ATO DE CONCENTRAÇÃO DE
QUE NÃO RESULTA EFEITO NOCIVO POTENCIAL – REJEIÇÃO
COMPROMISSO DE DESEMPENHO – INDÚSTRIA FARMACÊUTICA –
PRETENDIDO CONDICIONAMENTO DE APROVAÇÃO À SUJEIÇÃO
DAS REQUERENTES À “LEI DOS GENÉRICOS” – REJEIÇÃO
COMPROMISSO DE DESEMPENHO – LICENCIAMENTO OU CESSÃO
DE MARCAS – QUANDO SE ADMITE
O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão
voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento
de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei n°
8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação
de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou
potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no
mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência. [1]
[1] Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997,
Requerentes:Laboratórios Silva Araújo S.A. e Merrell Lepetit
Farmacêutica e Industrial Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998,
Seção I, pág. 4.
Licença compulsória de
marcas
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caso Colgate/Kolynos [1]:
A natureza da concorrência no mercado de creme dental - por
diferenciação de produto - tem na marca a sua principal
(...)Sensível, contudo, às implicações desse trade-off e à
possibilidade de fricções no abastecimento no curto prazo, é que
defini um atenuante à decisão de suspensão tout cort. Tal
atenuante é o licenciamento, exclusivo e por curto prazo, da
marca KOLYNOS, para a formação de marcas duplas, com
um esquema de gradual desaparecimento (fading out) da
marca fiadora, até seu retorno à titular
[1] Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação:
KOLYNOS do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. O autor atuou como
consultor do CADE neste exercício. Num sentido similar, vide o Ato de Concentração n° 47/95, de
15 de dezembro de 1997,importando na aquisição, por subsidiárias do laboratório francés Hoechst
Ag, de ativos do Merrel Lepetit Houve Compromisso de Desempenho que abrangeu os rótulos das
embalagens da Novalgina e do Dorflex alterados de forma a destacar o nome genérico e sua ação
terapéutica, a marca do produto Baralgin-M (que concorre com a Novalgina) seria licenciada por
cinco anos, e proibição de aumentos injustificados de preços. No caso AMBEV Ato de Concentração
n° 08012.005846199-12, requerentes: Fundação Antonio e Helena Zerrenner - Instituição Nacional
de Beneftcéncia c Empresa de Consultoria, Administração e Participações SIA - Etap e Braco SIA,
relatora: Conselheira Hebe Romano, iuleado em 29 e 30 de março de 2003) o Compromisso
importou na alienação da marca Bavária.
Últimos casos relevantes
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8. Ato de Concentração
n°08012.0113997/2003-83
Requerentes: Monsanto do Brasil Lida..
Fundação Mato Grosso e Unisoja S.A.
Relator: Conselheiro Ricardo Villas Boas
Ceva
9. Ato de Concentração
n"08012.003711/2000-17
Requerentes: Cooperaliva Central
Agropecuária de Desenvolvimento
Tecnológico e Econômico Lida. e Monsanto
do Brasil Lida.
O problemas correntes
Abuso de preços


No caso brasileiro, a lei de propriedade industrial
não prevê especificamente o abuso de preços
como fundamento de licença compulsória. Na
verdade, à diferença de seus parceiros no
Mercosul, o Brasil não lista na lei de patentes os
fundamentos da licença em questão. Nas
hipóteses em que foi suscitado a pronunciar-se
sobre a questão, o órgão antitruste brasileiro
optou por ladear o tema.
No entanto, a lei 8.883/94 prevê que constitui
infração das normas de concorrência a prática de
preços abusivos.
Abuso de direitos


O reconhecimento de abuso de direitos – como causa
autônoma de moderação da propriedade intelectual - como
causa específica de sanção do titular de direitos de
exclusiva não é geral na América do Sul.. A Venezuela, por
exemplo, submete a avaliação do abuso de direitos ao
abuso de posição dominante o Peru, além disso, consigna
um parâmetro positivo do que é uso regular de direito . Na
lei de marcas paraguaia, estabelece-se um parâmetro geral
de recusa às cláusulas restritivas, considerando nulas as
disposições que excedam o alcance regular do direito, e na
lei de patentes, se recusa o abuso de direitos como uma
entidade diversa do abuso da posição dominante .
No entanto, não será na licença contra abusos que se terá a
maior oportunidade de emprego da noção. O campo mais
propício para tanto, pelo menos na prática americana, tem
sido o de argumentar o abuso como matéria de defesa em
ações de violação de direitos
Recusa de licenciar direitos



Na legislação sul americana, a simples recusa de
licenciar está prevista frontalmente na lei argentina
de patentes, independentemente (ao que se
depreende) de evidência de abuso de posição
dominante. Na região, é caso isolado.
Em decisão administrativa, a autoridade peruana
apreciou, sem considerar no caso haver violação da
lei de concorrência, a recusa de licença de direitos
autorais ; em outro caso, o recusa de acesso a uma
licença de marca de certificação foi condenada . O
Protocolo de Concorrência do Mercosul igualmente
prevê que a recusa de prestações no âmbito do
mercado comum seria sancionável, como o prevê a
lei argentina e, de alguma forma, a chilena.
Essential facilities


Bárbara Goldberg
Diante dessa assertiva, nota-se que a
doutrina das essential facilities,
própria do direito antitruste, pode vir
a ser utilizada para limitar direitos
absolutos de titulares de patentes em
algumas situações específicas em que
houver recusa de disponibilizar o
acesso a tal bem pelo titular. É
imprescindível, para tanto, que a
patente em questão configure,
efetivamente, um bem de produção
essencial para a atuação de terceiros.
Essential facilities

É fundamental que os critérios sejam
precisamente observados, sob pena de se
fragilizar os direitos patentários em
detrimento de incentivos de eficiência
dinâmica. A garantia de acesso a tal bem
deve, em última instância, promover a
concorrência e o desenvolvimento
tecnológico, devendo-se garantir que
eventual possibilidade de acesso não
mitigue tal desenvolvimento, na medida em
que os concorrentes optem por acreditar
que terão acesso à patente e, portanto, não
precisarão investir em P&D. Caso isso
ocorresse, os efeitos dinâmicos sobre a
concorrência poderiam ser mais deletérios
que a perda de eficiência estática que se
procura sanar.