Evolução da sua relação, comparação
de regimes e conclusões
Catarina Rodrigues
João Assis
1.
Evolução Histórica

2.
Comparação do regime dos desenhos e
modelos com o regime das marcas

3.
4.
5.
Da marca nominativa à dispersão de regimes
Perspectiva nacional e comunitária
Doutrina
Jurisprudência Nacional e Comunitária
Conclusões e Propostas

Aspecto exterior do produto visto como uma
vantagem competitiva
◦ função publicitária
◦ atracção de clientela


Quer o desenho, quer o modelo são elementos
de decoração figurativos que se distinguem por o
primeiro ser gráfico e bidimensional e o segundo
ser tridimensional.
Conceitos não são unívocos. Em língua inglesa
são tratados unicamente como designs.


1883:
Convenção da União de Paris
1967:
Revisão de Estocolmo




1925:
Acordo da Haia
1934:
Revisão pelo Acto de Londres.
1960:
Novo Acordo da Haia
1975:
modificação deste pelo Protocolo de Genebra
Portugal não é parte em nenhum destes actos.
Lei de 24 Maio de 1896



Previsão de “desenhos e modelos de fábrica”
art. 158º e 159º
160º: o mesmo objecto pode ser depositado
pelos desenhos que o ornem e pelo modelo
que realiza
173º: protecção feita por depósito (actual
registo) durante 5 anos após exame sumário.
CPI de 1940

DESENHOS E MODELOS:
◦ Mesmo capítulo dos modelos de utilidade.
◦ Distinção entre eles:
 nos modelos de utilidade a forma é essencialmente
funcional;
 nos desenhos e modelos industrial, a forma é puramente
estética, sem influência na função.
◦ Definições (art. 40º e 41º)
◦ Protecção dependente de depósito (registo) e com a
duração de 5 anos (art. 45º).
◦ Processo que incluía publicações, estudo e informação,
oposição e, só depois, despacho correspondente (59º a
61º)
◦ Continuação da exigência de novidade ou
singularidade (no sentido de, não sendo novo, ter
combinações novas dos elementos conhecidos)
(art. 43º)
◦ Art. 57º e 58º: as simples alterações de dimensão,
cores e material não se consideram alteração do
desenho ou modelo depositado
CPI de 1940

MARCAS:
◦ Marcas estavam previstas no capítulo III:
 Art. 79º
 Art. 78º - Os dizeres das marcas devem ser
redigidos em língua portuguesa.
◦ IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO: Art. 94º
CPI de 1995

DESENHOS E MODELOS:
◦ Separação sistemática relativamente ao regime dos
modelos de utilidade
◦ Regime quanto aos desenhos e modelos continua
semelhante ao anterior:
◦ 139º e 140º : definições
◦ 141º: novidade absoluta e singularidade continua a
ser exigência
CPI de 1995

MARCAS:
◦ Art.165º: já prevê a aparência do próprio produto
(forma) como fazendo parte do conceito de marca
◦ IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO: 193º nº2
COMPARAÇÃO ENTRE O
REGIME NACIONAL DAS
MARCAS E DOS DESENHOS E
MODELOS
Noção
Regime dos desenhos e
modelos industriais (art. 173º
do CPI)
Regime das Marcas (art. 222º e
seguintes)
O desenho ou modelo define a
aparência da totalidade ou da
parte de um produto,
nomeadamente, as linhas,
contornos, cores, formas,
texturas ou materiais do
próprio produto e da sua
ornamentação. (Noção de
produto – Artigo industrial,
embalagens, elementos de
apresentação, símbolos
gráficos, caracteres típicos.)
Sinal ou conjunto de sinais
susceptíveis de representação
gráfica (palavras, nomes,
desenhos, letras, números,
sons, a forma do produto ou da
embalagem, frases
publicitárias, etc…), desde que
adequadas a distinguir os
produtos de uma empresa das
outras empresas.
Requisitos
Regime dos desenhos e
modelos industriais (art. 173º
do CPI)
Regime das Marcas (art.
222º e seguintes)
- Novidade (Se antes do pedido
nenhum desenho idêntico foi
divulgado ao público dentro ou
fora do país, são idênticos os
desenhos cujas características
apenas defiram em pormenores
sem importância),
- Carácter singular ou
combinações novas de
elementos conhecidos (Se a
impressão global que o
desenho ou modelo suscita no
utilizador informado divergir da
impressão global causada por
outro desenho ou modelo
anteriormente divulgado ao
público).
- Susceptibilidade de
representação gráfica.
- Não são susceptíveis de
registo as marcas
desprovidas de carácter
distintivo, nem sinais
constituídos pela forma do
produto quando esta é
necessária à obtenção de
um resultado técnico,
qualidade, origem
geográfica, linguagem
usual, cores quando não
estão combinadas entre si,
etc… não se tornam do uso
exclusivo do requerente,
mesmo que façam parte da
marca).
Efeitos do
registo
Regime dos
desenhos e
modelos
industriais (art.
173º do CPI)
Regime das Marcas (art. 222º e
seguintes)
A duração da
protecção é de 5
anos, renovável
por iguais períodos
até ao limite de 25
anos.
O registo confere
ao titular o direito
exclusivo de usar e
proibir a utilização
por terceiros sem
o seu
consentimento.
A duração da protecção é de 10
anos a contar da data da concessão,
podendo ser indefinidamente
renovada por iguais períodos.
O registo da marca confere ao seu
titular o direito de impedir terceiros
de utilizar, em produtos idênticos
ou afins esta marca outra
semelhante, que leve por estes
factos a um risco de confusão por
parte do consumidor, lesando desta
forma o detentor do titular da
marca.
Regime dos
Regime das Marcas (art. 222º e
desenhos e
seguintes)
modelos industriais
(art. 173º do CPI)
Limites
do
direito
Proibição de actos
relativos aos quais
foi incorporado o
desenho num
produto
comercializado
pelo próprio no
espaço europeu.
Não pode ser proibido o uso da marca
em produtos comercializados pelo
detentor da marca ou com a sua
autorização no passado, quando depois
de colocados no mercado eles são
modificados ou alterados.
Terceiros não podem ser impedidos de
usar na actividade comercial o seu nome
próprio e endereço, indicações relativas
à espécie, quantidade, proveniência,
produto ou suas características.
Violação dos direitos
de exclusividade
Regime dos desenhos
e modelos industriais
Regime das Marcas
Pena de prisão até 3
anos ou multa até 360
dias a quem sem o
consentimento do
titular:
- Reproduzir ou imitar
no todo ou em parte as
características de um
desenho registado;
- Explorar um desenho
ou modelo registado a
favor de outrem; Importar ou distribuir
esses desenhos.
Pena de prisão até 3
anos ou multa até 360
dias a quem sem o
consentimento do
titular:
- Reproduzir ou imitar
no todo ou em parte as
características de um
desenho registado;
- Explorar um desenho
ou modelo registado a
favor de outrem; Importar ou distribuir
esses desenhos.
Como
podem
ser feitas
alterações
ao que foi
registado?
Regime dos
desenhos e modelos
Regime das marcas
Enquanto vigorar o
registo, os desenhos
devem conservar-se
inalterados. A
alteração de
elementos essenciais
do desenho ou
modelo são alvos de
novo registo.
Qualquer mudança deve ser sujeita a
registo, excepto quanto às proporções,
materiais e cores, e desde que não
modifique totalmente o “trade dress”.
Art. 261º n. 4 A marca nominativa só
está sujeita às regras de inalterabilidade
no que respeita às expressões que a
constituem, podendo ser usada com
qualquer aspecto figurativo desde que
não ofenda direitos de terceiros.
Regime dos desenhos e
modelos industriais
Regime das Marcas
Registos Pena de prisão até 1 ano
obtidos ou multa até 120 dias a
de má fé quem conseguir que lhe
seja concedido o registo
de um desenho ou
modelo que
legitimamente não lhe
pertence. Na decisão
condenatória o tribunal
anula oficiosamente o
registo e transmiti-lo-á
a favor do seu criador.
Pena de prisão até 3 anos ou pena de
multa até 360 dias a quem requerer,
obtiver ou mantiver registo de marca
que constitua reprodução ou imitação
de marca de qualquer país da União
Europeia.
Usos
ilícitas
Coima de 3000€ a 30000€ caso se
trate de uma pessoa colectiva ou de
750€ a 75000€ caso se trate de
pessoa singular a quem usar sinais
distintivos indicados no art. 239º.
COMPARAÇÃO ENTRE O
REGIME DA MARCA
COMUNITÁRIA E DOS
DESENHOS E MODELOS
COMUNITÁRIOS
Noção
Regime da Marca
Comunitária –
Regulamento CE nº
40/94
Regime dos desenhos e modelos
comunitários - Regulamento 6/2002
Sinais susceptíveis de
representação gráfica,
nomeadamente
palavras, desenhos,
letras, algarismos,
forma do produto,
acondicionamento,
desde que estes sinais
sejam adequados a
distinguir os produtos
ou serviços de uma
empresa de outra.
Designa a aparência da totalidade ou
de uma parte do produto e das suas
características exteriores,
nomeadamente as linhas, cores,
textura, materiais, etc…
Requisitos
de
protecção
Regime da Marca
Comunitária –
Regulamento CE nº
40/94
Regime dos desenhos e modelos
comunitários - Regulamento 6/2002
Representação
gráfica e capacidade
distintiva (Sinal
genérico (forma
comum e genérica do
produto ou
significado geral do
nome), Sinal
descritivo do produto
(qualidade comum a
todos os produtos
similares), Sinal
usual, Sinal fraco
(formas geométricas
simples, cores)
Novidade (se o desenho ou modelo foi
mostrado antes ao público) e carácter
singular (quando a impressão global
que suscita no utilizador informado
divergir da impressão global suscitada
por qualquer outro desenho que tenha
sido mostrado ao público). Se for
inserido num produto complexo, ele só
mantém as suas características de
singularidade se, depois de
incorporado, continue visível na
utilização normal do produto.
Duração
da
protecção
Regime da Marca Comunitária –
Regulamento CE nº 40/94
Regime dos desenhos e
modelos comunitários Regulamento 6/2002
A duração da protecção é de 10
anos a contar da data da
concessão, podendo ser
indefinidamente renovada por
iguais períodos.
Desenho ou modelo não
registado aufere de uma
protecção de 3 anos a
contar do momento em
que foi mostrado ao
público.
Ao desenho ou modelo
registado é concedida uma
protecção de 5 anos
peroráveis por iguais
períodos até 25 anos.
As características da aparência de um produto determinadas
exclusivamente pela sua função técnica não são susceptíveis de ser
registadas como marca nem desenho ou modelo.
Âmbito da
protecção
Regime da Marca Comunitária –
Regulamento CE nº 40/94
Regime dos desenhos e
modelos comunitários Regulamento 6/2002
Atribuem o direito exclusivo durante
um período indeterminado de tempo
de proibir terceiros de:
- Utilizar sinais idênticos;
- Utilizar sinais que pela sua
semelhança, provoque o risco de
confusão no espírito do publico;
- Usar sinal idêntico ou similar para
produtos ou serviços não similares,
sempre que a marca comunitária
goza de prestígio e que o uso tire
partido desse facto ou lhe cause
prejuízo.
É portanto proibido colocar o sinal
nos produtos ou embalagens,
oferecer os produtos, colocá-los no
comércio ou possui-los com esse
fim, importar ou exportar produtos
com esse sinal, utilizar o sinal em
documentos comerciais e na
publicidade.
Os desenhos e modelos
não registados são
protegidos, no entanto,
se a cópia do desenho
ou modelo mostrado ao
público anteriormente
resultou de um trabalho
independente e que não
fosse razoável pensar
que o seu criador
conhecia previamente o
desenho ou modelo.

Marcas:
Em 2004 – Portugal

Em 2007 - Portugal


Desenhos e modelos:

Em 2004 – Portugal

Em 2006 - Portugal

Marcas:

Em 2004 – EU

Em 2006 - UE

Desenhos e modelos

Em 2004 – EU

Em 2006 - UE
Marcas Comunitárias registadas em 2006


Processo T-129/04
Uma garrafa de plástico que seja exactamente
igual s todas as outras não pode ser registado
como marca tridimensional, pois a particularidade
mais ligeira não é suficiente para, vista no seu
conjunto, deixar qualquer impressão diversa
daquela que teríamos ao observar qualquer outra
garrafa do género.
Processo T-15/05
Uma salsicha, mesmo que tenha uma variante da
forma base que todas as salsichas costumam ter,
não permite aos profissionais do ramo, nem ao
consumidor final distinguir apenas pela sua
forma, esta de todas as outras salsichas.


Acórdão do tribunal de I instancia de 7 Fevereiro
de 2002
Não podem ser utilizadas exigências mais
vigorosas na apreciação do carácter distintivo de
um tipo de marca que noutro. São desprovidos
de carácter distintivo as marcas tridimensionais
que se apresentam sobre a forma de lanternas
portáteis, quando o seu design consiste apenas
numa variação sem importância da forma normal
como estes produtos se apresentam no mercado.
Acórdão do tribunal de I instancia de 19
Setembro 2001
A mera aptidão dos sinais para constituírem uma
marca comunitária não implica, no entanto, que
estes tenham em si mesmos capacidade
distintiva.

Acórdão STJ 16-05-2002
O grau de semelhança entre dois modelos
industriais é dado pela possibilidade de
confusão entre ambos, dando lugar a que se
estabeleça e potencie a sua associação
mental por parte dos respectivos
consumidores ou utilizadores, é o caso do
desenho da embarcação "gaivota - cisne" e da
"gaivota – pato”.



O regime da marca protege de forma mais efectiva o
mesmo objecto/aparência que o regime dos desenhos
e modelos, pois o espectro de protecção é maior e a
sua duração também.
Então para que serve o regime dos desenhos e
modelos?
Será que estes caíram em descrédito e propomos que
este seja absorvido pelo da marca, protegendo quer a
marca nominativa (principal), quer o seu “trade dress”
ou estes ainda desempenham um papel fundamental
no ordenamento jurídico, protegendo bens jurídicos
diversos dos protegidos pela marca?


Problema: existe alguma realidade que
pode ser protegida como desenho ou
modelo, mas não como marca?
Para descobrirmos isto temos de realizar
uma comparação detalhada dos requisitos
pedidos para o registo da marca e dos
requisitos necessários para a atribuição de
um desenho ou modelo.
Marca
Desenhos e Modelos
Representação Gráfica
Noção de desenho ou modelo
Vocação para distinguir produtos
de proveniências diversas
Carácter singular + Concorrência
desleal
Carácter distintivo
Carácter singular + Grau de
liberdade que o criador dispôs para
a realização da obra
Não pode conter exclusivamente
um sinal normalmente utilizado
para designar o produto ou serviço
Critério da Novidade
Não se pode basear exclusivamente Não se pode basear exclusivamente
forma técnica necessária do
forma técnica necessária do
produto
produto
Marca
Desenho e modelo
Não pode ser contrária à ordem
pública e aos bons costumes
Não pode ser contrária à ordem
pública e aos bons costumes
A marca não pode ser susceptível de
enganar o público
Não pode ser contrária à ordem
pública e aos bons costumes
Não pode criar risco de confusão no
espírito do consumidor
Não pode ser contrária à ordem
pública e aos bons costumes +
concorrência desleal
Não pode ser igual a marca
registada anteriormente para
produtos idênticos
Carácter singular + Critério da
Novidade


Como observamos na comparação e nas
decisões jurisprudenciais, a concessão de
protecção sob o regime dos desenhos e
modelos é também muito restrita e apertada,
desta forma,
Devemos concluir que existem algumas
realidades que podem ser protegidas pelo
regime dos desenhos e modelos e não pelo
regime mais protector da marca, no entanto,
quase todas as realidades protegidas como
desenho ou modelo são à partida susceptíveis
de seguir o regime da marca.



Com base neste facto, e atendendo à realidade
(apresentada pelas estatísticas) concluímos que o
regime dos desenhos e modelos está nos nossos
dias ultrapassado pelo regime da marca em tudo
quanto pode ser protegido por ambos e que não
desempenha
nenhuma
função
relevante
autonomamente.
Desta forma, gostaríamos de pensar que os dois
regimes se poderiam unificar em apenas um,
simplificando e tornando a protecção mais
efectiva.
A protecção conferida pelo direito de autor devese manter inalterada, visto que esta é essencial e
não está dependente da forma como as “criações
artísticas” são protegidas na Propriedade
Industrial.

O regime dos desenhos e modelos permite que
alguns sinais sem capacidade distintiva sejam
registados como desenhos ou modelos,
então talvez a solução para a nossa proposta
consista na criação de um conceito de marca
muito mais abrangente e flexível, que cubra
também todos os sinais que actualmente apenas
podem ser protegidos pelo regime dos desenhos
e modelos.

Ao expandirmos o regime da marca, há o risco
da sua protecção se tornar menos efectiva, pois
ao proteger mais realidades tem necessariamente
de ser menos exigente.

Para evitar este problema, devemos então
distinguir dentro do nosso novo regime da
marca:
- o tipo de marca que consideramos principais (a
nossa proposta é a marca nominativa),
- das marcas que por si mesmas têm capacidade
de distinguir o produto e de designar a sua
origem, mas que aparecem sempre numa posição
secundária (todas as que constituam um “trade
dress”, como por exemplo as marcas
tridimensionais, figurativas, gustativas,
olfactivas, etc…).



Todos os “trade dress” são reconduzidos à marca
nominativa (quando nos referimos à coca cola não
dizemos “aquela bebida da garrafa assim assim”,
dizemos o nome da marca “coca cola”.
Particularidade do art. 240º - Grande protecção dos
“trade dress” não registados quando associados a uma
marca nominativa, sendo recusado o registo de marcas
que consistam na reprodução ou imitação do aspecto
exterior (rótulo, embalagem, etc…) comprovadamente
utilizados por outrem na sua marca (nominativa)
registada.
Aqui se vê a divisão entre a marca principal, que em
nossa opinião é a nominativa e o “trade dress”,
estando este meramente associado à marca principal.
e

Art. 261º n. 4 - A marca nominativa só está
sujeita às regras de inalterabilidade no que
respeita às expressões que a constituem,
podendo ser usada com qualquer aspecto
figurativo desde que não ofenda direitos de
terceiros.
Desta distinção resultaria o mesmo regime de
protecção, mas requisitos para o registo dos
diversos tipos de marca mais agravados ou
mais suavizados de acordo com a sua
importância, mas sempre integrando o
critério do carácter distintivo e dentro do
mesmo regime unitário – MARCA.