Acórdãos STJ
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Sumário :
Decisão Texto Integral:
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
05B1640
JSTJ000
MOITI HO DE ALMEIDA
PROPRIEDADE I DUSTRIAL
PATE TE DE I VE ÇÃO
PRESU ÇÃO
ACORDO EUROPEU
I TERPRETAÇÃO
COMPETÊ CIA
TRIBU AL
SJ200511030016402
03-11-2005
U A IMIDADE
T REL LISBOA
4416/04
14-12-2004
S
1
REVISTA.
EGADA A REVISTA.
I - A presunção estabelecida no artigo 93, n.°3 do
Código da Propriedade Industrial aplica-se mesmo
quando exista patente posterior de processo de fabrico
do mesmo produto.
II - Um acordo internacional concluído pela
comunidade Europeia e pelos Estados membros, no
exercício de uma competência partilhada, aprovado
por decisão do Conselho, publicada no Jornal Oficial,
vigora na ordem jurídica interna portuguesa (artigo 8.°
da Constituição).
III - Por aplicação dos critérios que, em Portugal,
regem a interpretação dos acordos internacionais, o
artigo 33.° do Acordo TRIPS produz efeito directo.
IV - Sendo duvidosa a questão de saber se a
interpretação deste artigo é da competência do
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, é de
proceder a reenvio prejudicial.
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:
I - "A". e "B", Lda., intentaram a presente acção
declarativa contra C - Produtos Farmacêuticos, Lda.,
pedindo a condenação da Ré:
a)A abster-se de importar, fabricar, preparar,
manipular, embalar, colocar em circulação, vender ou
pôr à venda, directa ou indirectamente, quer em
Portugal, quer para exportação , o produto
farmacêutico comercializado sob a marca "Enalapril
Merck", ou sob qualquer outra designação comercial,
que contenha as substâncias activas "Enalapril" ou
"Maleato de Enalapril", e que não seja fabricado ou
distribuído pelas Autoras, ou sem autorização,
expressa e formal destas;
b) A pagar às Autoras uma indemnização pelos
prejuízos morais e materiais que lhes causou a causa,
com a sua conduta, ilícita e ilegítima, em montante a
determinar em execução de sentença, mas nunca
inferior a 32.500.000$00.
Alegaram para o efeito e em substância que a 1ª
Autora inventou e desenvolveu o composto químico
"Enalapril" e que fabrica o "Maleato de Enalapril",
sendo titular das patentes de invenção n. 70542,
concedida em 8 de Abril de 1981, com prioridade
reportada a 11 de Dezembro de 1978, intitulada
"processo para a preparação de derivados de
aminoácidos como hipertensivos", e n. 76790,
concedida em 9 de Abril de 1986, com prioridade
reportada a 7 de Junho de 1982, intitulada "processo
para a preparação de dipeptídeos carboxialquílicos",
sendo a composição farmacêutica em causa
comercializada desde 1 de Janeiro de 1985, sob a
marca "Renitec".
A 2ª Autora beneficia de uma licença de exploração
da patente n°70.542 para usar, vender ou de qualquer
modo dispor do "Renitec" em Portugal, tendo-lhe
igualmente sido concedido poderes de defesa de tal
patente.
patente.
Ora, a Ré lançou no mercado sob a marca "Enalapril
Merck" um medicamento, a preços substancialmente
mais baixos do que os do "Renitec", informando, na
publicidade feita junto dos médicos, de que se trata do
mesmo produto. Deste procedimento resultaram para
as Autoras danos patrimoniais e não patrimoniais cujo
ressarcimento agora pretendem.
Na sua contestação a Ré defendeu-se por impugnação
e, por excepção, invocou a caducidade da patente n
°70.542.
A excepção foi julgada improcedente no despacho
saneador de que a Ré interpôs recurso de agravo.
Realizada a audiência de julgamento, foi proferida
sentença que julgou a acção improcedente. Por
acórdão de 14 de Dezembro de 2004, a Relação de
Lisboa negou provimento aos recursos de agravo e
subordinado de apelação da Ré, e concedeu
provimento ao recurso de apelação interposto pelas
Autoras. Em consequência, revogou a sentença
recorrida e condenou a Ré a pagar às Autoras, a título
de indemnização, o que se vier a apurar em liquidação
de sentença..
Inconformada, recorreu C- Produtos Farmacêuticos,
Lda. para este Tribunal, concluindo as alegações da
sua revista nos seguintes termos:
1. O Tribunal a quo, pelo Acórdão recorrido, negou
provimento ao agravo interposto sobre a decisão que
teve por objecto a excepção da caducidade da patente
n°70.542, invocada pela ora Recorrente;
2. Na defesa desse entendimento, a então Agravante
suscitou, fundamentalmente, duas questões: (i) a
questão da vigência do Acordo TRIPS no ordenamento
jurídico português e (ii) a questão da viabilidade da
aplicabilidade directa da norma do art.°33.° do
Acordo;
3. Quanto à primeira das questões, alegou a
Recorrente que, para que o Acordo TRIPS se
considere de pleno vigor na ordem jurídica portuguesa,
necessário seria que tivesse obedecido às condições
de vigência previstas pela Constituição da República
Portuguesa, previstas no seu art.°8.°, n°2;
4. Porque nunca foi publicado qualquer aviso relativo
à entrada em vigor no plano internacional do referido
Acordo, deve concluir-se que o terceiro requisito
constitucional exigido para a vinculação do Estado
Português não se demonstra preenchido;
5. Por conseguinte, o Acordo TRIPS não pode
considerar-se recebido pelo direito interno português
de harmonia com o princípio da recepção plena;
6. Quanto a esta questão, a Douta decisão recorrida
limitou-se a concluir pela aplicação do Acordo TRIPS,
sem que tenham sido adiantados os fundamentos da
sua decisão;
7. Nos termos do disposto na alínea b) do n.°1, do art.
668 do Código de Processo Civil (CPC), deve o
Tribunal, sob pena de nulidade da decisão, pronunciarse e resolver todas as questões que deva apreciar;
8. E, nos termos do disposto no n.°2 do art. 659 do
Código de Processo Civil, deve o tribunal especificar
os fundamentos de facto e de direito que justificam a
sua decisão;
9. Não o tendo feito, quanto à matéria em causa, será
forçoso concluir-se que a decisão recorrida enferma de
nulidade;
10. A decisão recorrida entendeu que o Acordo
TRIPS, por via da clareza e determinação das suas
normas é exequível por si mesmo, deverá ser
imediatamente aplicável pelo juiz nacional;
11. Ainda que o Acordo TRIPS tivesse sido regular e
constitucionalmente recebido pelo Direito interno
Português, os seus efeitos não admitem a um
particular que funde directamente nas suas normas,
direitos invocáveis nos tribunais internos contra outros
cidadãos;
12. A determinação do alcance dos efeitos e alcance
de um acordo internacional só é admissível quando
nele conste disposição que inequivocamente o preveja
ou, na sua falta, por recurso à interpretação;
13. Neste último caso, os critérios interpretativos a
utilizar não podem ser os do direito interno, mas sim
os do direito Internacional;
14. Em nenhuma parte do TRIPS - ou mesmo dos
acordos OMC, de que aquele faz parte -existe
qualquer disposição que exprima o acordo das partes
contratantes sobre a atribuição de efeitos directos a
quaisquer das disposições dos acordos;
15. Por outras razões, ainda, se deve considerar
prejudicada a hipótese da aplicabilidade directa do
Acordo TRIPS;
16. Os acordos celebrados no âmbito da Organização
Mundial do comércio, como é o caso do TRIPS, são
acordos que se caracterizam por possuírem contornos
de grande flexibilidade quanto à sua aplicabilidade
imediata;
17. Os Estados Membros gozam de faculdades, entre
outras, de dispensa, de derrogação, de adopção de
medidas excepcionais e de adopção de medidas de
salvaguarda;
18. O cumprimento das obrigações assumidas pelos
Estados contratantes do Acordo TRIPS assume, assim,
um carácter flexível e negociado;
19. A flexibilidade no cumprimento das obrigações
previstas num acordo internacional como o TRIPS, é
circunstância impeditiva da aplicação imediata das
suas normas;
20. A questão central nessa matéria, e o que obsta à
aplicação imediata do Acordo, não é a eventual
precisão das normas referidas - matéria sobre se
debruçou a decisão recorrida -, mas sim a questão da
oportunidade ou conveniência do Estado Membro em
proceder materialmente à convergência do seu direito
interno com a regulamentação introduzida pelo Acordo
Internacional;
21. Tendo o Acórdão recorrido concluído pela
aplicação imediata e directa da norma do art.°33.° do
Acordo TRIPS na ordem interna portuguesa, deve a
referida decisão ser revogada;
22. Não se compreende a decisão recorrida, ao
concluir que a patente 70 542, ainda que beneficiasse
de um prazo de protecção de vinte anos, se tenha
mantido em vigor até 20/06/00;
23. Podem ser objecto de patente a invenção de
produto novo, de acordo com a legislação em vigor, a
aplicação ou criação de algum novo meio ou processo,
ou a aplicação nova de meios ou processos
conhecidos, para se obter um produto comerciável ou
resultado industrial;
24. O conteúdo da protecção da patente de produtos
químicos e farmacêuticos, abrange apenas o direito de
fabricar um determinado produto segundo o processo
patenteado;
25. É, pois, permitido que um terceiro fabrique e/ou
comercialize o mesmo produto, conquanto que o
mesmo tenha sido obtido por processo diferente;
26. Por efeitos da presunção a favor das Autoras
prevista quer no art.°6.° do CPI de 1940, quer no art.
°93.°, n.°3 do CPI de 1995, fora operada a inversão do
ónus da prova da semelhança ou da identidade do
processo de fabrico do produto comercializado pela
Ré;
27. De acordo com a interpretação feita, entendeu que
passou a competir à Ré a prova de que o produto que
comercializou foi obtido por processo de fabrico
diferente do prescrito na patente da 1.ª Autora;
28. Tal conclusão assenta em entendimento erróneo, e
legalmente não fundado, quanto à definição do âmbito
da protecção das patentes de processo, na situação em
que, relativamente a um e mesmo produto final, exista
mais do que um registo válido de patente;
29. E o mesmo se diga quanto à questão da novidade,
no sentido considerado pelo Acórdão, que considerou
de prova necessária a cargo da Ré;
30. A novidade patenteável de qualquer patente
concedida tem-se por necessariamente presumida, por
efeitos directos do acto de concessão;
31. A Ré é igualmente titular de uma patente de
processo válida e cuja validade não foi, sequer, posta
em causa;
32. Nenhum reparo mereceria a decisão recorrida, se a
Ré tivesse comercializado um medicamento que fosse
proveniente de um fabricante não titular de qualquer
patente válida;
33. A interpretação seguida pelo Tribunal a quo não
tem em devida conta essa circunstância e não
distingue entre as duas referidas situações;
34. Ofende, assim, para além do mais, o Princípio da
Igualdade, nas duas dimensões por que este se
densifica e analisa;
35. A previsão do art.°93.°, n.°3, citado, atenta a
finalidade e os interesses que prossegue, tem apenas
por efeitos, operar a inversão do ónus da prova
relativamente ao terceiro fabricante/comerciante do
mesmo produto;
36. Não podem legalmente resultar da citada norma
quaisquer outros efeitos, designadamente, os de anular
ou modificar os efeitos da concessão de uma patente
válida;
37. E não poderá, designadamente, ser aceite uma
solução interpretativa de que conduza à anulação ou à
modificação das presunções que nascem por efeitos da
concessão e do registo de uma patente;
38. A primeira presunção que o sistema jurídico
institui a benefício do titular da patente, é em concreto
a de que os produtos produzidos, ou, genericamente,
colocados no tráfego por qualquer particular, são
produzidos de acordo com o processo a benefício do
mesmo patenteado;
39. A questão é já a de saber se, ante a existência de
uma outra patente de processo (para o mesmo
produto) as Autoras podem ou não continuar a
invocar, a seu benefício, em termos irrestritos, a
presunção derivada da disposição legal que vimos
referindo;
40. O âmbito de protecção conferido à titular da
primeira patente, pelo facto dessa titularidade será
necessariamente comprimido no respectivo licere, por
modo a que a protecção conferida ao titular da
segunda patente possa adquirir eficácia;
41. Só podem se postos em causa os direitos
emergentes da segunda patente, se for provado que o
seu titular não utiliza o processo que patenteou para
obter o produto que comercializa;
42. A prova desse facto, de acordo com as regras
gerais, só poderá estar a cargo do titular da primeira
patente;
43. É esta constatação do regime legal, aquilo que,
salvo o devido respeito, o douto Acórdão recorrido
não logra alcançar;
44. Sustentar a posição assumida pela decisão ora
recorrida, significa, em termos práticos, a
neutralização da protecção que a lei confere à segunda
patente;
45. Às Autoras não incumbia provar que os produtos
que fabricam são fabricados pelo processo patenteado
pelas Autoras;
47. Incumbiria, todavia, às Autoras a prova de que os
produtos comercializados pela Ré, haviam sido
produzidos por método diferente do patenteado pela
própria Ré;
48. Prova essa que não foi feita pelas Autoras;
49. Importa, pois, neste contexto normativo, determinar
com clareza qual o efeito e sentido da inversão do
ónus da prova operada pela presunção prevista pelo
citado art.°93.°, garantindo que a solução encontrada
não resulta na anulação dos efeitos pretendidos pelas
presunções, para qualquer dos titulares;
50. Salvaguardando, na solução encontrada, pelo
menos que o núcleo essencial de protecção pretendido
pela lei, isto é, o titular da primeira patente não terá
que fazer prova que o lesante usa, no fabrico do seu
produto, o processo descrito na primeira patente;
51. A justa composição dos efeitos de todas as
presunções em presença, só se garante se a inversão
de ónus probatório prevista no citado ar.°93.°, for
atendida no sentido de impor ao proprietário da
primeira patente, o dever de provar que o produto
comercializado pela Ré não foi fabricado segundo o
processo de fabrico descrito na patente da Ré;
52. Por tudo o exposto, concluir-se-á, com o devido
respeito, que é errada a interpretação que a Douta
decisão, de que ora se recorre, fez da norma do art.
°93.° citado, pelo que deve ser revogada;
53. Nenhuma norma em jogo, prevê ou admite
qualquer diferenciação de que resulte desfavor ou
desvalor, relativamente às patentes ulteriores para o
mesmo produto;
54. De cada patente concedida resulta a presunção de
que a mesma seja reveladora da necessária novidade,
requisito ou pressuposto da própria admissibilidade da
patente, e, necessariamente, factor revelador de um
diferente estado de conhecimentos ou da técnica;
55. Não é admissível uma interpretação do quadro
legal vigente, designadamente, das normas legais em
causa, que conduza a um sistema que, por um lado
pretenda permitir e estimular o desenvolvimento
científico e que, por outro, consigne a essas mesmas
patentes menores conteúdos e/ou lhes ofereça menor
tutela.
2. Por despacho de fls.2802 a 2805 o Relator
considerou improcedentes as razões invocadas pelas
Recorridas no sentido da inadmissibilidade do recurso
e, entendendo que a questão de saber se a
interpretação do artigo 33.° do Acordo TRIPS é da
competência do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias não fora suficientemente abordada no
processo, ordenou a notificação das partes para sobre
tal questão se pronunciarem, fornecendo-lhes um
resumo do que se lhe afigurava ser a jurisprudência
daquele Tribunal sobre a matéria.
No entender da Ré, tal competência resulta da
jurisprudência mencionada tendo em conta a legislação
comunitária hoje em vigor, em matéria de patentes. As
Autoras apresentaram um extenso parecer em que
afirmam encontrar-se em evolução a jurisprudência
que nega efeito directo aos acordos celebrados no
âmbito da OMC e que, em todo o caso, resulta do
Acordo TRIPS ter sido vontade das partes contratantes
a de atribuírem efeitos directos às disposições nele
inseridas que preencham os requisitos de certeza e de
incondicionalidade, como o artigo 33.°. De qualquer
modo, a legislação comunitária em matéria de
patentes, "excêntricas e parcelares", nunca justificaria
que a interpretação daquele artigo fosse subtraída às
jurisdições nacionais.
3. É a seguinte a matéria de facto dada como provada
pelo acórdão recorrido:
1. Em Portugal, a 1ª Autora é titular da patente de
invenção n.° 70.542, pedida em 4 de Dezembro de
1979, com prioridade reportada a 11 de Dezembro de
1978, concedida por despacho de 8 de Abril de 1981 e
intitulada "Processo para a preparação de derivados
de aminoácidos como antihipertensivos" (A);
2. Esta patente corresponde à patente norte-americana
n.°4.472.380 (patente de processo e de composição), à
patente norte-americana n.°4.374.829 (patente de
produto) e à patente europeia n.°0012401 (patente de
produto e de processo) (B);
3. A patente europeia n.°0012401 foi pedida pela 1ª
Autora, em 25 de Junho de 1980 e concedida em 7 de
Março de 1984 (C);
4. A invenção diz respeito a processos para a
preparação de uma família de compostos, e seus sais
farmacêuticos, que podem ser representados pela
seguinte fórmula (D):
O R1 R3 R4 R5 O II I I I I I
R- C - C -NH- CH- -C- N- C- C-R6 I II I R2 O R7.
5. A esta família de compostos pertencem o "Enalpril"
e o sue maleato ("maleato de Enalpril") (E);
6. Na patente n.°70.542 são basicamente apresentados
dois processos (ou métodos) gerais diferentes
(Métodos 1 e II) para a obtenção do princípio activo,
cada um deles dividido em duas via diferentes (Via 1
e via 2), as quais, por sua vez, estão ainda
subdivididas em duas subvias (Subvia directa e subvia
para passos) (F);
7. A 1ª reivindicação diz respeito ao método 1, Via 1,
subvia directa, para a preparação da referida família
de compostos, que consiste em fazer-se reagir uma
cetona adequada com um dipeptídeo adequado, na
presença de um agente redutor (G);
8. A 2ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1,
Subvia por passos, para a preparação dos mesmos
compostos, consistindo em fazer-se reagir a mesma
cetona, como na 1ª reivindicação, com um aminoácido,
na presença de um agente redutor, seguido da reacção
do intelinediário obtido com um aminoácido
adequadamente protegido (H);
9. A 3ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 2,
subvias directa e por passos, para a preparação dos
mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir, na
presença de um agente redutor, uma amina adequada
com o derivado de ceto de um dipeptídeo adequado,
em que o grupo amino livre é substituído pelo grupo
ceto (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se
reagir a mesma amina com o cetoácido adequado, na
presença de um agente redutor, seguido da reacção do
intermediário obtido com um aminoácido
adequadamente protegido (Subvia por passos) (I);
10. A 4ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via
1, subvias directa e por passos, para a preparação dos
mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir um
composto halo ou sulfoniloxi adequado com um
dipeptídeo adequado 5Suvia directa), ou, em
alternativa, em fazer-se reagir o mesmo composto halo
ou sulfoniloxi com um aminoácido, e,
subsequentemente , em fazer-se reagir o intermediário
com um aminoácido adequadamente protegido (J);
11. A 5ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via
2, subvias directa e por passos, para a preparação dos
mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir
uma amina adequada com o derivado de um
dipeptídeo adequado, em que o grupo amino livre é
substituído por um grupo halo ou sulfoniloxi (Subvia
directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir a
mesma amina com o derivado de um aminoácido
adequado, em que o grupo amino é substituído por um
grupo halo ou sulfoniloxi, e, subsequentemente, em
fazer-se reagir o intermediário obtido com um
aminoácido adequadamente protegido (Subvia por
passos) (L);
12. Todos estes processos, ou métodos, incluídos nas
reivindicações 1ª a 5ª da patente portuguesa n.°70.542,
podem ser seguidos, se for caso disso, da remoção dos
grupos protectores e são geralmente seguidos da
preparação de um sal do composto obtido, e, em
particular, do isolamento do isómero biologicamente
mais activo e estável, através da preparação e
cristalização do "Maleato de Enalpril" (M);
13. A 6ª reivindicação respeita à aplicação do
processo da 1ª reivindicação (Método 1, Via 1, subvia
directa) para a obtenção do "Enalapril" e seus sais,
como resultado da sua dependência dessa 1ª
reivindicação, que cobre a preparação de sais
farmaceuticamente aceitáveis (N);
14. As reivindicações 7ª, 8 e 9ª são ,igualmente,
dependentes da 1ª , dizendo respeito, especificamente,
à aplicação do método desta 1ª reivindicação (Método
1, Via 1, Subvia directa), mas para a obtenção de
compostos diferentes do "Maleato de Enalapril" (O);
15. A 10ª reivindicação, dependente da 1ª, consigna
que, de acordo com esta, são sintetizados alguns
compostos, devidamente nomeados, entre os quais o
"Enalapril" e o seu maleato (Q);
16. A invenção diz respeito a um processo para a
preparação de dipeptídeos carboxialquílicos, do
mesmo género dos divulgados na patente europeia n.
°0012401 (correspondente à patente portuguesa n.
°76.790), mas que são representados por uma fórmula
alternativa (R):
R- (CH2)-CH-NH-X-Y
I
CO2R1
18. Esta fórmula inclui o "Enalapril" e o "Maleato de
Enalapril" (S);
19. Na patente n.°76.790 são apresentados dois
processos (ou métodos) semelhantes (Métodos 1 e II),
para a obtenção do princípio activo e seus sais (T);
20. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método I, para a
preparação da referida família de compostos, que
consiste em fazer-se reagir um ácido acilacrílico
adequado, com o dipeptídeo adequado, seguido de
hidrogenação, esterificação e separação da mistura
diastereomérica (U);
21. A 2ª reivindicação, que é dependente da 1ª, diz
respeito à aplicação do Método 1 para a obtenção de
uma família mais restrita de compostos, à qual
também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato
(V);
22. A 3ª reivindicação, dependente da 1ª, diz respeito
à aplicação do Método 1 para a obtenção de uma
família ainda mais restrita de compostos, à qual
igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de
Enalapril" (X);
23. A 4ª reivindicação, dependente da 1ª, diz respeito
à aplicação do Método 1 para a obtenção do
"Enalapril" e dos seus sais (Z);
24. As 5ª e 6ª reivindicações, dependentes da 1ª,
dizem respeito às características específicas da
aplicação do Método 1, para a preparação da
respectiva família de compostos (AA);
25 A 7ª reivindicação diz respeito ao Método II, para a
preparação da aludida família de compostos, que
consiste em fazer-se reagir um derivado acilacrílico
adequado, com o hidrocloreto de éster benzílico do
dipeptídeo adequado, seguido de hidrogenação
catalítica para obter o éster do dipeptídeo de fórmula
(1) e de tratamento deste com acetonitrilo e ácido
maleico, de modo a obter-se o S;,S, S estereoisómero
do sal maleato do composto de fórmula (1) desejado
(BB);
26. A 8ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito
à aplicação do Método II para a obtenção de uma
família mais restrita de compostos, à qual também
pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (CC);
27. A 9ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito
à aplicação do Método II a uma família ainda mais
restrita de compostos, à qual igualmente pertencem o
"Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (DD);
28. A 10ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito
à aplicação do Método II para a obtenção do
"Enalapril" e dos seus sais (EE);
29. Em 2 de Outubro de 1989, a 1ª Autora apresentou
um pedido de adição a esta patente n.°76.790, o qual
lhe foi concedido por despacho de 15 de Março de
1996 (FF);
30. A composição farmacêutica em causa tem sido
comercializada em Portugal, pelas Autoras, desde 1 de
Outubro de 1985, sob a marca "Renitec", pedida em
10 de Dezembro de 1982 e concedida em 9 de Abril
de 1990 (GG);
31. A empresa Companhia Portuguesa D, S.A.
solicitou e obteve, das instâncias oficiais competentes,
autorização para lançar no mercado nacional o citado
composto "Enalapril", ou "Maleato de Enalapril" (HH);
32. E pôs o mesmo à venda sob a marca "IRCON" (II);
33. Os correspondentes direitos foram transferidos
pela sua titular a favor da ora Ré (JJ);
34. Que, em data relativamente recente, pôs o referido
produto à venda, sob a marca "Enalapril Merck" (LL);
35. A Ré não pediu, nem obteve, consentimento ou
licença da 1ª Autora, nem de qualquer concessionária
dos respectivos direitos, para preparar e comercializar,
em Portugal, o "Enalapril" (ou o"Maleato de
Enalapril"), maxime sob aquele nome comercial (MM);
36. Nem adquiriu, a qualquer delas, a respectiva
substância (NN);
37. O produto activo Maleato de Enalapril é adquirido
pela Ré no mercado interno à sociedade portuguesa E
Produtos Químicos, Lda. (OO);
38. A "E" importa este produto da Hungria, onde é
produzido pela sociedade Gedeon Richter, S.A. (PP);
39. Esta sociedade tem registadas na Hungria patentes
de processos de fabrico do Enalapril ou Maleato de
Enalapril, sob o n.° HU 205.340 e HU 208.026 (QQ);
40. E é titular da patente portuguesa n.°82.372 (RR);
41. O processo patenteado pela 1ª Autora, que levou à
obtenção do Enalapril, há mais de 22 anos, é um
processo de síntese (SS);
42. A Ré vem comercializando, em Portugal, o
medicamento "Enalapril Merck", em cuja composição
entre o princípio activo denominado "Enalapril" ou
"Maleato de Enalapril" (TT);
43. Apresentando-o sob as formas: 10 comprimidos x5
mg; 60 comprimidos x 5mg; 30 comprimidos x 20 mg
(UU);
44. A preços mais baratos do que os do "Renitec",
pertencente às Autoras (VV);
45. A 1ª Autora, americana de origem, é uma empresa
multinacional, no sentido de que constitui "um
verdadeiro grupo de sociedades, acrescido do
elemento adicional da transnacionalidade do seu
organigrama operativo e da diferente nacionalidade
dos respectivos membros" (XX);
46. A 2ª Autora, de direito português, tem por objecto
a importação, preparação e venda de produtos
químicos e veterinários (ZZ);
47. Estando integrada no grupo de sociedades da 1ª
Autora (AAA);
48. Que nela detém, por si ou através de sociedades
dela dependentes, um poder de domínio (BBB);
49. Nessa qualidade, e também por efeito de relações
contratuais estabelecidas com a 1ª Autora, a 2ª Autora
é distribuidora exclusiva, em Portugal, de todos os
produtos farmacêuticos daquela (CCC);
50. E responsável pela formulação e embalagem
desses produtos e por todo o marketing, promoção e
venda dos mesmos, neste país (DDD);
51. Estas actividades são suportadas pela 1ª Autora, à
qual incumbe a aprovação de todo o material técnico e
do restante material escrito concebido pela 2ª Autora,
no intuito de promover um produto particular (EEE);
52. As demandantes celebraram entre si, em 15 de
Maio de 1970, um "Contrato de Licença de Patentes,
Transferência de Marcas e Assistência Técnica"
(FFF);
53. Nos termos do qual a 1ª Autora concedeu à 2ª
Autora "uma licença para fazer, usar e vender os
produtos licenciados sob todas as Patentes e pedidos
de Patentes portuguesas relativas aos produtos, dos
quais a Merck agora seja proprietária ou possa vir a
ter o direito de conceder licenças ou sublicenças"
(GGG);
54. E lhe transferiu "todos os direitos, títulos e
interesses a todas as marcas da Merck, agora ou
posteriormente em uso, em conexão com os produtos
licenciados (HHH);
55. Entre esses produtos conta-se o "Renitec" (III);
56. Para formalizar e clarificar a situação
relativamente a este produto farmacêutico as
demandantes celebraram, em 23 de Novembro de
1994, com efeitos reportados a 4 de Junho de 1984,
um contrato de licença de exploração (JJJ);
57. De acordo com o qual a 1ª Autora concedeu à 2ª
Autora uma licença de exploração da patente
portuguesa n.°70.542, para usar, vender ou de
qualquer modo dispor v.g. do "Renitec", em Portugal
(incluindo a Madeira e Açores) (LLL);
58. Tendo-lhe, igualmente, concedido poderes de
defesa de tal patente, para, nomeadamente, mover,
juntamente com ela, 1ª Autora, todas as acções
necessárias à prevenção e repressão de quaisquer
infracções à patente (MMM);
59. A 2ª Autora tem fabricado, em Portugal, o
"Renitec" em cuja composição entre o princípio activo
"Maleato de Enalapril", que lhe é fornecido pela 1ª
Autora ou por sociedades desta dependentes (NNN);
60. Este fármaco é vendido, neste país, nas seguintes
formas: 60 comprimidos x 5mg; 30 comprimidos x
20mg e 60 comprimidos x20mg (OOO);
61. Por escritura pública de 3 de Abril de 1996, a 2ª
Autora trespassou o seu estabelecimento industrial,
com todos os elementos que o compunham, sito em
Queluz, à sociedade comercial "C.F.P.- Companhia
Farmacêutica, S.A.) (PPP);
62. E, por escrito particular da mesma data, celebrou
com esta empresa um "contrato de fabrico", nos
termos do qual se comprometeu a fornecer-lhe as
substâncias e materiais (incluindo as matérias primas,
os excipientes e os componentes) necessários ao
fabrico de um conjunto de produtos, nomeadamente o
"Renitec" (QQQ);
63. Por essa actividade de fabrico, e pela
armazenagem e serviços de expedição prestados pela
"C.F.P. - Companhia Farmacêutica, S.A.", a ora 2ª
Autora comprometeu-se a pagar a esta uma "comissão
de fabrico", de montante fixo e determinado, não
dependente de variações de vendas, nem susceptível
de revisão por força da inflação ou de flutuações
cambiais, mas que foi calculado em função do volume
de negócios apurado e previsto à época da feitura do
convénio (RRR);
64. A 1ª Autora tem explorado, em Portugal, os
processos protegidos pelas mencionadas patentes n.°s
70.542 e 76.790, fazendo-o de modo efectivo e em
harmonia com as necessidades da economia nacional
(SSS);
65. Maxime por intermédio da 2ª Autora (TTT);
66. As Autoras, no período de 12 meses, de Outubro
de 1997 a Outubro de 1998, venderam 2.518 mil
contos de "Renitec", o que correspondente a 33.400
unidades nas suas diversas apresentações, enquanto a
Ré, no mesmo período, vendeu 16 mil contos, o que
corresponde a 2.240 unidades (UUU);
67. O "Enalapril" é um fármaco que foi inventado e
desenvolvido pela 1ª Autora (VVV);
68. O "Enalapril" é um composto extraordinariamente
importante e cuja eficácia está largamente comprovada
(XXX);
69. A patente HU 205.340 permite produzir um
derivado de alanina que é utilizado na segunda
(patente HU 208.026) para produzir "Enalapril"
(resposta ao quesito. 10°);
70. São, por isso, complementares (resp. q.11°);
71. Na patente HU 205.340 são materiais de partida o
benzoíl-acrilato de etilo e o Ester benzílico de alanina
numa reacção que é estéreo-selectiva, porque nas
condições estabelecidas, induz a estereoquímica "s"
no carbono assimétrico adicional que se forma no
produto - derivado de alanina de fórmula (r.q. 12.°);
72. O composto anterior é subsequentemente sujeito a
um processo de redução catalítica que permite a sua
conversão em novo derivado de alanina (r.q.13°);
73. Subsequentemente, este último derivado da alanina
é usado na patente HU 208.026 como material de
partida para ser condensado, em condições
adequadamente estabelecidas, com o Ester benzílico
da prolina (r.q.15°);
74. E, assim, produzir directamente o ester benzílico
de Enalapril (r.q.16°);
75. Ester benzílico esse que é, por sua vez, convertido
em Enalapril (r.q.17°);
76. O qual é, depois, convertido no seu Sal Maleato
(r.q.18));
77. O processo Gedeon richter usa como matéria
prima de partida o benzoil acrilato de etilo e o
processo da Merck (PT 70.542) utiliza como matéria
prima de partida o 2-0x0-4 fenibutirato de etilo,
adicionado por condensação a alanial prolina (r.q.
20°);
78. No processo Gedeon Richter, esse bezoil acrilato
de etilo é adicionado a um grupo de amina, através de
uma reacção de Michael, para a qual foram
especificamente estabelecidas condições de estereoselectividade (r.q.21°);
79. Na patente Merck PT 70.542 -processo I, vias 1 e
II, utilizam-se reacções de alquilação (r.q.23));
80. No processo Gedeon Richter é utilizada uma
reacção de Michael (r.q.24°);
81. A patente 76.790 usa como material de partida o
benzoil acrilato de etilo (podendo, em alternativa, usar
o seu ácido livre (r.q.24°);
82. Na patente 76.790 o benzoil acrilato de etilo reage
directamente com o Ester benzílico de alanil prolina
(r.q.28));
83. Os materiais de partida selecionados e as
condições desenvolvidas e descritas nas
reivindicações da patente 76.790 em causa só
permitem obter como produto a mistura dos dois
isómeros R,S,S e S, S, S em quantidades praticamente
iguais (r.q.29°);
84. Só após remoção do grupo benzilo esta mistura de
isómeros é convertida na mistura dos correspondentes
ácidos (r.q.30°);
85. E só recorrendo ao método da cristalização
fraccionada do Sal Maleato (processo que, aliás, já
tinha sido estabelecido e já fora descrito pela Merck
na anterior patente 70.542) se isola da mistura
mencionada o Enalapril (r.q.31°);
86. O processo patenteado pela Gedeon Richter:
-Usa reagentes diferentes para conseguir, na patente
HU 205.540, a preparação estercoselectiva de um
derivado da alanina, composto não existente nem
reivindicado pela Merck;
-Parte, na patente HU 208.026, desse composto como
matéria prima de partida, para a produção de
Enalapril;
-Seleciona diferentes materiais de partida;
-Usa diferentes sequências de passos na construção da
molécula (r.q.35°);
87. Os processos descritos nas patentes Merck 70.542
e 76.790 ( e adição) são essencialmente dois
processos cuja concretização conduz, em ambos os
casos, a misturas de dois estereoisómeros (r.q.39°);
88. As patentes Gedeon Richter HU 205.340 e HU
208.026 efectuam logo no 1° passo uma separação de
estereoisómeros, de forma a efectuar a síntese
selectiva do estereoisómero S,S,S de Maleato de
Enalapril (r.q.40°);
89. A presença de certas impurezas, vulgarmente
designadas por marcadores de síntese, só podem ser
aceites como tal, em determinado processo, enquanto
não existir outro processo alternativo que permita a
sua formação (r.q.49°);
90. Um marcador de síntese funciona como a
"impressão digital" de uma síntese orgânica (r.q.50°);
91. As substâncias que as Autoras qualificam como
marcadores de síntese são formadas praticamente em
qualquer processo de fabrico de Enalapril, podendo
mesmo ser produzidas depois do ingrediente activo ter
sido convertido no produto acabado (r.q.51°);
92. Os níveis de contaminação de "Etil 2 -APBA" e
"Dímero Lactona" detectados nas amostras de
"Enalapril Merck" e de "Vasotec/Renitec" são
diferntes (r.q.52°);
93. Foram recolhidas amostras de Enalapril de várias
proveniências, tanto no seu estado acabado, como na
forma de matéria prima (r.q.53°);
94. O "Etil2-APBA" e o "Dímero Lactona" estão
presentes em todas as amostras (r.q.54°);
95. Os preços do Enalapril Merck, nas suas diversa
embalagens, foram contratados administrativamente
com o INFARMED, não tendo sido estabelecido
unilateralmente pela Ré, dado o manifesto interesse
público existente na fixação dos preços de "genéricos"
(r.q.56°);
96. A importação da aludida substância activa (já que
esta não é produzida em Portugal), o fabrico, a
preparação e a introdução no mercado nacional do
medicamento "Enalapril Merck", bem como as
operações comerciais que a Ré trem vindo a realizar,
causaram e continuarão a causar às Autoras prejuízos
(r.q.57°);
(r.q.57°);
97. Os prejuízos materiais provêm da privação dos
lucros das autoras, em consequência de as
necessidades do mercado estarem, em parte, a ser
satisfeitas pela Ré (r.q.58°);
98. Desde o lançamento do fármaco até Abril de 1999,
inclusive, a Ré efectuou vendas de mais de 16.000
embalagens (r.q.59));
99. O aparecimento no mercado e a manutenção do
mesmo do medicamento da Ré põem em causa a
veracidade e honestidade das afirmações das Autoras,
segundo as quais são elas as únicas detentora e
licenciada, em Portugal, das patentes de processos
válidos para a preparação do "Enalapril" e do
"Maleato de Enalapril" (r.q.63°).
Cumpre decidir.
4. Considera, em primeiro lugar, a Ré que, ao não se
pronunciar sobre a questão por ela invocada de o
Acordo TRIPS não vigorar no ordenamento jurídico
português, por falta de publicação do aviso relativo à
sua entrada em vigor no plano internacional, o acórdão
recorrido estaria ferido de nulidade (artigo 668.°, n.°1
b), do Código de Processo Civil).
A este respeito, entendeu o acórdão que, tendo o
Acordo TRIPS sido aprovado por decisão do
Conselho de 22 de Dezembro de 1994 (JO L n.°336),
ele integra-se no ordenamento jurídico comunitário.
Em consequência, por força do disposto no n°3 do
artigo 8.° da Constituição da República Portuguesa,
vigora na ordem jurídica interna do nosso país.
Concordamos com esta fundamentação, observando
ainda que não seria assim na hipótese de a
competência dos Estados-Membros, no domínio das
patentes, ser exclusiva. Com efeito, o Acordo foi
aprovado pela Comunidade só quanto "às matérias
que relevam das suas competências" (artigos 1.° e 2.°
da Decisão n.°94/800, citada pelo acórdão recorrido).
Mas, como o Tribunal de Justiça entendeu, trata-se
Mas, como o Tribunal de Justiça entendeu, trata-se
aqui de uma competência partilhada (Parecer n.°1/94,
na Colectânea ,1994, p.I-5267, n.°s104 e 105).
Não existe, pois, nulidade e, contrariamente ao que a
Recorrente pretende, o Acordo TRIPS vigora na ordem
jurídica interna portuguesa.
5. Considera, em segundo lugar, a Recorrente que o
artigo 93.°, n.°3 do Código da Propriedade Industrial
deve ser interpretado no sentido de que a presunção aí
estabelecida cessa quando exista uma patente
posterior e o produto em causa seja produzido de
acordo com o processo dela objecto. A este respeito
observa que, se assim não fosse, de nada serviria a
segunda patente, e ficaria comprometido o objectivo
da lei que é o de estimular o desenvolvimento
científico "traduzido necessariamente no surgimento de
novas patentes para o mesmo produto...".
Carece, porém, de razão.
Estabelece a mencionada disposição que "Se uma
patente tiver por objecto um processo de fabrico de
um produto novo, o mesmo produto fabricado por um
terceiro será, salvo prova em contrário, considerado
como fabricado pelo processo patenteado". Ora, a lei
não distingue consoante exista ou não processo
posteriormente patenteado para obter o mesmo
produto e as razões invocadas pela Recorrente não
justificam uma interpretação restritiva.
Com efeito, tal presunção destina-se a garantir a
protecção do titular da patente face a eventuais
violações do seu direito exclusivo e não é de natureza
a afectar o desenvolvimento científico uma vez que o
titular de patente para um processo distinto de
obtenção do mesmo produto, posteriormente obtida,
tem a possibilidade de elidir tal presunção. Hoje, o
artigo 101.°, n.°3 do Código da Propriedade Industrial
de 2003, é claro: "o titular da patente pode opor-se a
todos os actos que constituam violação da sua patente,
mesmo que se fundem noutra patente com data de
mesmo que se fundem noutra patente com data de
prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os
títulos, ou de pedir a anulação das patentes em que
esse direito se funde". E já neste sentido se
pronunciou o STJ (acórdão de 20 de Abril de 1999,
agravo n.°80/99).
5. Tendo em conta que, pelas razões invocadas no
acórdão recorrido e aceites pelas partes , o prazo de
caducidade da patente n.°70.542, segundo a lei
portuguesa, é o de 15 anos, esta patente teria
caducado em 8 de Abril de 1996. Daí que o pedido de
indemnização das Autoras, respeitante à ulterior
comercialização do "Enalapril Merck" e até ao
momento em que a patente caducou, só procederia se
fosse aplicável o disposto no artigo 33.° do TRIPS,
segundo o qual as patentes conservam uma duração
mínima de 20 anos.
Considera a Recorrente que este artigo não é
susceptível de produzir efeito directo, ou seja, de ser
invocado em juízo por um particular contra outro
particular. Apoiam-se para tal na grande flexibilidade
do Acordo TRIPS, caracterizada pela concessão aos
Estados-Membros de faculdades como a de dispensa,
de derrogação, de adopção de medidas excepcionais e
de salvaguarda. Tais características impedem que as
disposições do Acordo possam ser consideradas
incondicionais e, por conseguinte, directamente
aplicáveis.
A este respeito importa observar que o efeito directo
das disposições de um acordo internacional depende,
em primeiro lugar, da forma como este se encontra
estruturado. Se os objectivos prosseguidos, a
flexibilidade das suas disposições e os mecanismos
previstos em caso da sua violação forem
incompatíveis com a possibilidade de invocação em
juízo de tais disposições, é de excluir o seu efeito
directo. Vejamos, pois, o que se passa com o Acordo
TRIPS.
TRIPS.
Ora, a OMC comporta um mecanismo de solução de
diferendos bem diferente do que existia no quadro do
GATT. Assim, uma decisão do Órgão de Regulação
de Diferendos (ORD) considera-se adoptada, a menos
que, por unanimidade, as partes contratantes a rejeitem
(artigo 17.°, n.°14 do Memorando de Acordo (1)
enquanto no GATT as decisões do Grupo Especial
exigiam o consentimento de todas as partes
contratantes. Como foi observado, "esta mudança
implica uma jurisdicionalização importante do
processo de regulação dos diferendos que, no quadro
do GATT de 1947, revestia a natureza de política
comercial" (conclusões do Advogado-Geral Alber, no
caso Biret, Colectânea,2003, p.I-10519).
As decisões do ORD devem ser aceites "sem
condições" pelas partes contratantes (artigo 17.°, n.°14
do Memorando de Acordo) e, se, num prazo razoável,
a aceitação não ocorrer, haverá lugar a uma
compensação ou à suspensão das concessões,
"medidas temporárias", como expressamente são
qualificadas pelo Memorando (artigo 22.°, n.°1), que
vigorarão até que a medida contrária aos acordos
OMC cesse de existir artigo 3.°, n.°7). A
compensação é sempre voluntária (artigo 22.°, n.°1 do
Memorando) e a suspensão das concessões depende
de autorização prévia do ORD (artigos 2.°, n.°1 e 22.°,
n.°2 do Memorando).
Enfim, se pode ser posto termo a um diferendo por
"solução mutuamente satisfatória" (artigo 22.°, n.°8 do
Memorando), tal solução deve ser compatível com as
disposições dos acordos (artigo 3.° n.°s 5 a 7 do
Memorando).
Os acordos celebrados no âmbito da OMC não
apresentam, assim, características incompatíveis com
o efeito directo das suas disposições. É certo que os
membros da OMC dispõem de alguma margem de
manobra no cumprimento das recomendações e
manobra no cumprimento das recomendações e
decisões do ORD. Podem indemnizar as partes lesadas
ou ficar sujeitos à perda de concessões, em vez de
suprimirem a medida litigiosa. Mas, como foi
observado, não se trata aqui de uma opção
jurídica."Segundo o direito da OMC, designadamente
o Memorando de acordo sobre as regras e
procedimentos de regulação de diferendos, os órgãos
legislativos e executivos não dispõem de margem de
manobra susceptível de ser restringida pelo
reconhecimento da aplicabilidade directa do direito da
OMC" (conclusões citadas do Advogado-Geral Alber,
Col.p.I-10522, n.°86).
E o efeito directo não é também incompatível com a
ausência de reciprocidade traduzida por declarações
no sentido da sua ausência por parte de outros
membros, como os Estados Unidos e o Canadá (2).
Estamos face a uma questão de pura política
comercial que nada tem que ver com a forma como
cada Estado entende dever cumprir as suas obrigações
internacionais.
Enfim, o artigo 33.° do TRIPS é uma disposição que
preenche os requisitos de precisão e de
incondicionalidade, condição do seu efeito directo.
Assim o entendeu também o mencionado acórdão
deste Tribunal de 20 de Abril de 1999.
Mas, se assim é, face aos princípios que , em Portugal,
regem a interpretação de acordos internacionais,
interessa agora verificar se esta matéria é da
competência das jurisdições portuguesas ou se antes
releva da competência do Tribunal de Justiça da
Comunidades Europeias.
Importa observar a este respeito que o Acordo TRIPS
é, como vimos, um acordo concluído pela
Comunidades no exercício de uma competência
partilhada com os Estados Membros que também o
ratificaram. Ora, como o Tribunal de Justiça salientou
no caso Hermès (acórdão de 16 de Junho de 1998, C-
no caso Hermès (acórdão de 16 de Junho de 1998, C53/96, Col.p.I-3603, n.°24), tal ocorreu sem que as
obrigações respectivas para com as outras partes
contratantes tenham entre eles sido repartidas. O
acordo integra-se no direito derivado e daí que a
competência para a sua interpretação caiba, em
princípio, ao Tribunal de Justiça.
Assim o entende este Tribunal, mas com uma
restrição. Só quando o Acordo seja susceptível de ser
aplicável a situações que respeitam ao direito interno
e a situações no âmbito do direito comunitário tal
competência existe. O que se justifica, por um lado,
pela obrigação que recai sobre os Estados Membros
de cooperarem estreitamente na execução dos
compromissos por eles assumidos no exercício de uma
competência partilhada, e, por outro, pela necessidade
de uma interpretação uniforme imposta tanto por
razões práticas como jurídicas (acórdão de 14 de
Dezembro de 2000, proferido no caso Dior, C-300/98
e C-392/98, Col.p.I-11307, n.°s 36 e 37).
Ora, contrariamente ao que se passa no domínio da
marca, objecto dos dois acórdãos mencionados, no
domínio das patentes não existe acto comunitário que,
de um modo geral, discipline esta matéria. Mas, ao
que conseguimos apurar, o legislador comunitário já
neste domínio interveio por várias vezes. Assim, o
Regulamento (CE) n.°2100/94 do Conselho, de 27 de
Julho de 1994 , relativo à protecção das variedades
vegetais( no J.O. L227, p.1- esta matéria encontra-se
expressamente abrangida pelo TRIPS (artigo 278.°, n.
°3 b)), o Regulamento (CEE) n°1768/92, do Conselho,
de 18 de Junho de 1992 , respeitante à criação de um
certificado complementar de protecção para os
medicamentos (no J.O. L 182, , p.1) e a Directiva n.
°98/44/CE,do Conselho, de 6 de Julho de 1998,
relativa à protecção jurídica das invenções
biotecnológicas (no J.O. 213, p.13). E, se bem que a
patente comunitária seja objecto de acordo concluído
patente comunitária seja objecto de acordo concluído
entre os Estados Membros, as jurisdições comunitárias
são competentes para a sua interpretação.
Se, em nosso entender, estes actos comunitários
bastam para desencadear a competência interpretativa
comunitária uma vez que subsistem aqui as razões
acima mencionadas que a justificam, tal não é, porém
evidente. Ora, como o Tribunal de Justiça decidiu no
acórdão CILFIT (de 6 de Outubro de 1982, 283/81,
Col.1982, p.3415, n.°s 14 a 16) existe em tal caso
obrigação de reenvio prejudicial nos termos do último
paragrafo do artigo 234.° do Tratado CE.
No reenvio que, assim, se impõe, para além da
questão sobre a competência interpretativa será
incluída outra sobre o efeito directo do artigo 33.° do
TRIPS, matéria que releva do âmbito da interpretação
(n.°s 41 e sgs. do acórdão proferido no caso Dior).
É certo que, quanto a esta questão a jurisprudência
comunitária tem-se mantido constante no sentido de
que as disposições dos acordos concluídos no quadro
da OMC não admitem o efeito directo ( para além do
acórdão proferido no caso Dior, n.°s 42 a 44, os
acórdãos de 23 de Novembro de 199,
Portugal/Conselho, C-149/96, Col.p.I-8395, n.°s 42 a
46, de 30 de Setembro de 2003, Biret
International/Conselho, C-93/02, n.°s 62 a 64, e
Établissements Biret et Cie SA/ Conselho, C-94/02, n.
°S 71 a 73, respectivamente, na Col.p.I-10497 e 10565
, de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Bush Inc.,C245/02, na Col.p.I-10989, n.°54 e de 1 de Março de
2005, Van Parys, C-377/02, col.p.-1465). De observar
que o feito directo do TRIPS foi excluído no caso
Dior. Mas nada obsta a uma questão prejudicial no
sentido de saber se o Tribunal de Justiça entende
manter a sua jurisprudência.
Face ao exposto decide-se:
1. Negar a revista no que respeita à arguição, pela
recorrente, da nulidade resultante de falta de pronúncia
recorrente, da nulidade resultante de falta de pronúncia
e à interpretação do artigo 93.°, n.°3 do Código da
Propriedade Industrial.
3. Proceder a reenvio prejudicial, tendo por objecto as
duas questões acima mencionadas e formulado em
anexo.
4. Suspender o processo até que seja recebido o
acórdão do Tribunal de Justiça.
Envie-se cópia do pedido anexo e do presente acórdão
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
Lisboa, 3 de Novembro de 2005
Moitinho de Almeida,
Ferreira de Almeida,
Abílio Vasconcelos.
----------------------------------------(1) Anexo 2 do Acordo OMC.
(2) A própria Comunidade formulou essa reserva no
11.° considerando da mencionada Decisão 94/888, nos
termos do qual "...por sua natureza, o acordo que
institui a Organização Mundial do Comércio, incluindo
os seus anexos, não é susceptível de ser invocado
directamente perante as jurisdições comunitárias e dos
Estados-Membros".Mas, como foi observado, tal
reserva, não comunicada por escrito aos parceiros
comerciais, carece de validade face ao disposto nos
artigos 19.° a 23.° da Convenção de Viena relativa ao
Direito dos Tratados e parece incompatível com os
artigos 220.° e 300.°, n.°7 do Tratado CE (Advogado
Geral Alber, conclusões citadas, Col.p.I-10526, n.99).