OAB 2ª FASE DE DIREITO EMPRESARIAL
Profª. Elisabete Vido
PEÇA 01
(OAB/LFG 2009/02). A sociedade Souza e Silva Ltda., empresa que tem como objeto social
a fabricação e comercialização de roupas esportivas, situada em Goiânia/GO, é titular da
marca “FENOMENUS”, registrada no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na
classe 25 (relativa a roupas e acessórios de vestuário, calçados e chapelaria), desde a
concessão do registro da marca que ocorreu no dia 23/04/2004. Ocorre que no dia
10/08/2009, a sócia administradora Fernanda Souza, ler no Jornal Brasileiro que Ronaldo
dos Campos, residente na cidade de São Paulo/SP, lançará no ano de 2010 a sua grife de
roupas que se chamará “FENÔMENO”. Preocupada com a possibilidade de os
consumidores confundirem as nomenclaturas, procurou a sede do INPI no Rio de
Janeiro/RJ e constatou que Ronaldo conseguiu o registro da marca “FENÔMENO”, na
classe 25, no dia 02/07/2009.
- Como Ronaldo está na iminência de começar a comercializar os produtos com a marca
“FENÔMENO”, Fernanda Souza procura o seu escritório para que possa tomar a medida
judicial cabível para a proteção da Marca “FENOMENUS”.
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ESQUELETO
1. Nome da ação: Ação de Nulidade de Marca com pedido liminar
2. Fundamento processual: art. 173 e seguintes, Lei 9.279/96
3. Endereçamento: Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo ou Rio de Janeiro
(art. 175, Lei 9.279/96)
4. Partes:
4.1. Autor: Souza e Silva Ltda., representada por Fernanda Souza
4.2. Réu: Ronaldo Campos e INPI
5. Fundamentação jurídica:
5.1. Introdução
5.2. Art. 165 e 129, Lei 9.279/96
5.3. Aplicação dos artigos ao caso (subsunção dos fatos à norma)
5.4. Argumento de autoridade
5.4.1. Doutrina: Fábio Ulhoa, Curso, 2009, v. 1, p. 158-159.
5.4.2. Enunciado do CJF/Súmula: X (não tem)
5.4.3. Jurisprudência: X (não tem)
5.5. Conclusão
6. Pedido
6.1. Liminar:
6.2. Procedência do pedido
6.3. Citação
6.4. Produção de Provas
6.5. Endereço para intimação
7. Valor da causa: _____
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ___ SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
SÃO PAULO (ou DO RIO DE JANEIRO)
(Pular 05 linhas, se não houver proibição nas instruções da prova)
SOUZA E SILVA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
_____, com sede na Rua _____, Bairro _____, na cidade de Goiânia/GO, neste ato
representada por Fernanda Souza, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora do
documento de identidade RG _____ e inscrito no CPF sob o _____, residente e domiciliada na
rua _____, vem, por seu advogado (instrumento de mandato incluso), com base no art. 173
e seguintes da Lei 9.279/96, propor AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA COM PEDIDO
LIMINAR, em face de RONALDO DOS CAMPOS, (nacionalidade), (estado civil), (profissão),
portador do documento de identidade RG (número) e inscrito no CPF sob o (número),
domiciliado e residente na rua (endereço completo), e INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, autarquia federal, com sede na Rua _____, Rio de
Janeiro/RJ, por seu representante legal, pelos motivos de fato e de direito a seguir
expostos.
1. FATOS
A Autora fabrica e comercializa roupas esportivas da marca “FENOMENUS”, registrada no INPI,
na classe 25 (relativa a roupas e acessórios de vestuário, calçados e chapelaria), desde a concessão do
registro da marca que ocorreu no dia 23/04/2004.
Em 10/08/2009, a Autora teve notícia de que Ronaldo dos Campos, 1º Réu, pretende lançar
no ano de 2010 a sua grife de roupas com a marca “FENÔMENO”, como faz prova a noticia publicada no
Jornal Brasileiro. ( é melhor tirar ou ficou bom?)
Em contato com o INPI, a Autora obteve a informação de que Ronaldo conseguiu o registro da
marca “FENÔMENO” na mesma classe 25 no dia 02/07/2009.
Como Ronaldo está na iminência de começar a comercializar os seus produtos
com a marca “FENÔMENO”, faz-se necessária a propositura da presente ação para
reconhecer a nulidade da marca concedida pelo INPI.
2. DIREITO
De acordo com o art. 165 da Lei 9.279/96, todo registro que estiver em desacordo com lei é
nulo.
O art. 129 da Lei 9.279/96 assegura ao proprietário da marca o uso seu exclusivo em todo o
território brasileiro, nos termos:
“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o território nacional (...)”.
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No caso em tela, o INPI concedeu o registro da marca “FENÔMENO” ao 1º Réu sem observar a
anterioridade da marca “FENOMENUS”, na mesma classe 25, de titularidade da Autora.
Com efeito, a marca “FENÔMENO” não poderia ter sido registrada na mesma
classe 25 da marca “FENOMENUS” uma vez que não preenchia o requisito da novidade
relativa, o que conflita diretamente com o princípio da especificidade.
A esse respeito, leciona Fábio Ulhoa Coelho, nos termos:
“O registro de marca está sujeito a três condições: a) novidade relativa; b) nãocolidência com notoriamente conhecida; c) desimpedimento.
A primeira – novidade relativa – é exigida para que a marca cumpra a sua
finalidade, de identificar, direta ou indiretamente, produtos e serviços,
destacando-os dos seus concorrentes. Se a marca não for nova, ela não
atenderá essa finalidade.
(...)
Em razão do caráter relativo da novidade, a proteção da marca registrada é
restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto
marcado. A regra do direito marcário, que se conhece por ‘princípio da
especificidade’, tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores
acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Se houver
possibilidade de os consumidores os confundirem, as marcas adotadas para os
identificar não podem ser iguais ou semelhantes”.
(COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. 13ª ed. São Paulo: Saraiva,
2009, v. 1, p. 158-159)
Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
como se denota da ementa do julgado abaixo transcrita:
“NOME
COMERCIAL.
MARCA.
CONFLITO.
MESMO
MERCADO.
ESPECIFICIDADE. PRECEDENTES.
1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por
terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor
agropecuário.
2. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, 3ª Turma, REsp 284.742/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
20/08/2001, DJ de 08/10/2001, p. 212, votação unânime.)
Portanto, deve ser reconhecida a nulidade do registro da marca “FENÔMENO” concedido pelo
INPI à Ronaldo Campos, já que, como ficou demonstrado, não preenchia, na época do registro, o requisito da
novidade relativa e o princípio da especificidade.
2.1. LIMINAR
O parágrafo único do art. 173 da Lei 9.279/96 autoriza a suspensão liminar dos efeitos do
registro e do uso da marca, desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o “fumus boni iuris”
e o “periculum in mora”.
O “fumus boni iuris” restou demonstrado acima quando apresentado a ilegalidade da
concessão do registro.
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Já o “periculum in mora” reside na possibilidade premente e iminente de o 1º Réu utilizar a
marca “FENÔMENO” em produtos que pretende lançar no mercado de roupas.
Desse modo, fica claro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da
liminar.
3. PEDIDO E REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) a concessão de liminar para suspender os efeitos do registro e do uso da Marca “Fenômeno”,
nos termos do art. 173, parágrafo único da Lei 9.279/96;
b) ao final, a procedência do pedido do autor no sentido de declarar a nulidade do registro da
Marca “Fenômeno”, confirmando os efeitos da liminar concedida.
c) a citação dos réus, para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 60 dias, sob
pena de revelia;
d) a condenação dos réus no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos
do art. 20 do CPC;
Requer ainda que as intimações sejam enviadas para o escritório na rua _____ (art. 39, I, CPC).
Pretende-se provar o alegado por todas as provas em direito admitidas.
Dá-se à causa o valor de R$ _____.
Nesses termos,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado
OAB
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