Imposto de Renda e Indenização por Violação da Propriedade Intelectual Mellina Mamede Vieira Advogada do Departamento de Contratos do escritório Di Blasi, Parente & Associados, com expertise em contratos empresariais especialmente transferência de tecnologia e incidência tributária. Pós-Graduanda de LLM em Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro. Graduada pela Universidade Cândido Mendes - Rio de Janeiro. E-mail: [email protected] Sumário: 1. Introdução – 2. Da presunção do dever indenizatório por violação da Propriedade Intelectual – 3. Da natureza jurídica dos danos e os fatos geradores de tributo – 4. Da incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de indenização – 5. Da indenização convencionada por contratos da Propriedade Intelectual – 6. Do Imposto de Renda, operações financeiras entre nacionais e remessa de pagamento ao exterior – 7. Conclusão – Referências bibliográficas 1. Introdução 2. Da presunção do dever indenizatório por violação da Propriedade Intelectual Com relação às indenizações decorrentes de danos sofridos pela infração da Propriedade Intelectual, torna-se imprescindível examinar as questões tributárias relacionadas aos pagamentos provenientes de condenações judiciais e arbitragem, bem como as convenções contratuais que as pactuam, a fim de compreender os montantes recebidos ou pagos e a condução das operações financeiras para a sua remessa ao exterior. As infrações aos direitos da Propriedade Intelectual são comumente manifestadas pelo uso indevido e/ou desautorizado de bem protegido, por contrafação, pirataria ou atos de concorrência desleal, que geram danos morais e materiais ao ofendido. Nosso ordenamento jurídico prevê o dever do ofensor de indenizar o ofendido nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil (Lei nº 10.406/2003). Mais especificamente, as Leis da Propriedade Intelectual também determinam o pagamento de indenização por infração de direitos, tais como, os artigos 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), 102 a 110 da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), 37 da Lei nº 9.456/1997 (Lei de Cultivares), 20 da Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) e 53, parágrafo 5º da Lei nº 11.484/2007 (Lei de Circuitos Eletrônicos). Com efeito, as indenizações devidas podem ser provenientes de decisões judiciais ou de árbitros, conciliação judicial ou extrajudicial, ou por aplicação de cláusula penal de contratos, e não possuem caráter punitivo, e sim compensatório ou reparatório. Cumpre frisar que, a partir da leitura da legislação especial na seara da Propriedade Intelectual, não se verifica previsão acerca do ônus da prova dos danos suportados. Parece-nos que o legislador de fato pretendeu que os danos sejam presumíveis, bastando, assim, a comprovação de ato de violação para constatá-los. Como muito defendido pela doutrina, embora a regra geral do Código de Processo Civil - CPC (Lei nº 5.869/1973) prevista no artigo 333, inciso I1 seja de que o ônus da prova caberá àquele que o alegar, os danos provenientes de infrações da Propriedade Intelectual são presumidos, remetendo-se, assim, a previsão do artigo 334, inciso IV do CPC2 o que é amplamente aceito pelos tribunais. Isso porque, como bem sintetizou João da Gama Cerqueira, a prova dos danos decorrentes da Propriedade Intelectual é de difícil constatação. De acordo com seu entendimento, não há como se basear no balanço dos lucros do ofendido face à violação, a fim de verificar os danos patrimoniais gerados. A verdade é que a violação existente pode causar ou não diminuição de lucros de quem sofre a infração, podendo ainda tais lucros se manterem no mesmo nível ou progressão anterior ou, até mesmo, aumentarem. Contudo, tal fato não é capaz de provar que a violação não causou ao ofendido prejuízos: É que se a infração não houvesse ocorrido, os lucros do ofendido, sem dúvida, seriam ainda maiores. 1. Lei nº 5.869/1973 - Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Art 334. Não dependem de prova os fatos: (...) IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 64 (06) A801 Mellina Mamede Vieira v2.indd 64 Revista da ABPI – nº 124 – Mai/Jun 2013 24/05/2013 14:10:00 Imposto de Renda e Indenização por Violação da Propriedade Intelectual Pela violação dos direitos protegidos, ao iludir os consumidores ou obter vantagens com a associação indevida aos direitos alheios, o ofensor pode explorar seus produtos ou serviços infringentes, presumindo-se que os lucros que obtiver desfalcarão os lucros da vítima. Além disso, os custos empregados pelo ofendido para fazer cessar a violação, seja por meio de medidas de represália ou por massiva publicidade, devem ser considerados, não estando o infrator isento de responsabilidade civil no caso de o ofendido lograr êxito em diminuir seus prejuízos.3 Em paralelo, os danos morais suportados são intrínsecos à personalidade da pessoa e de difícil materialização e demonstração. Portanto, a simples violação dos direitos da Propriedade Intelectual gera a obrigação de indenizar, sendo desnecessária a prova dos danos, cujas indenizações serão apuradas pelo juízo/árbitro ou convencionadas pelas partes ou mediador eleito. Caso contrário, o ofendido dificilmente será indenizado por tais danos. Ao encontro de tal entendimento, a maioria dos tribunais estaduais do País já consolidou a opinião de que há presunção de danos pela simples ocorrência de violação, pelo fato de a infração macular a honra objetiva do ofendido, bem como gerar danos efetivos e potenciais ao seu patrimônio. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar tal questão por meio de diversos julgados, decidiu no mesmo sentido aqui defendido, dentre os quais se destaca o Resp 466.761/RJ interposto por Louis Vuitton Distribuição Ltda. em face de Caliente Comércio de Modas Ltda. em ação de contrafação marcária, cujo Recurso Especial discutiu a decisão de segunda instância que indeferiu o pedido de indenização de danos morais e materiais sob o argumento de não constar provas dos prejuízos e diminuição dos lucros do ofendido. Nesta oportunidade, a Ministra Nancy Andrigui defendeu que o artigo 209 da Lei nº 9.279/1996 não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabrica- No tocante às infrações de direitos da Propriedade Intelectual, os danos gerados são materiais e morais. Nesse cenário, tais indenizações buscam tornar a vítima indene e devolvê-la ao estado em que se encontrava antes do ato infringente.4 Nesse sentido, os danos patrimoniais são os prejuízos financeiros da vítima, que podem ser danos emergentes ou lucros cessantes.5 Como visto, não há necessidade destes serem comprovados, por serem presumidos. Emergentes são os danos efetivamente sofridos pela vítima e que lhe causam diminuição em sua riqueza no momento da infração. Nesse caso, a indenização resultante tem condão restaurador, e visa a devolver-lhe a quantia que já lhe pertenceu. Por outro lado, lucros cessantes são prejuízos que seriam evitados se não houvesse infração de direitos, tais como os lucros que o 3. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2-1, p. 129-1.131. 4. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Responsabilidade Civil, vol. 4-5, p. 198. 5. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. 1-6, p. 423. Revista da ABPI – nº 124 – Mai/Jun 2013 (06) A801 Mellina Mamede Vieira v2.indd 65 dos, quando autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito da Propriedade Industrial. Ademais, entendeu a Ministra que a vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. Outrossim, por meio do AgRg no Resp 1.097.702 - RS interposto por Galcari Indústria e Comércio de Matrizes LTDA em face de Grendene SA, cuja ação de conhecimento é de contrafação de produtos, o Ministro Aldir Passarinho Junior manteve a decisão do tribunal a quo que decidiu que perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito, e que os danos materiais derivam diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. 3. Da natureza jurídica dos danos e os fatos geradores de tributo 65 24/05/2013 14:10:00 Imposto de Renda e Indenização por Violação da Propriedade Intelectual ofendido teria deixado de obter; os que o infrator teria obtido com sua atitude ou omissão; e os possíveis royalties que o ofendido receberia do infrator caso este fosse seu licenciado.6 A indenização de lucros cessantes visa ressarcir a vítima pelos ganhos que deixou de obter. Riquezas que ainda não lhe pertenciam até o momento da infração. Nessa seara, os danos morais atingem a honra objetiva da pessoa, ao depreciar seu moral e sua imagem. Muito embora haja quem defenda que os danos morais são exclusivamente sofridos por pessoas naturais, torna-se necessário esclarecer que estes incidem tanto na personalidade de pessoas físicas quanto jurídicas. Depois de reiteradas decisões, o STJ resumiu o entendimento da corte por meio da Súmula 227,7 de que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, por estar apta a sofrer abalo em sua honra objetiva, denegrição de seu nome e sua reputação, o que lhe pode interferir nas relações comerciais e sociais. A indenização por danos morais visa compensar a violação do moral da vítima por meio de pagamento em pecúnia. Isso porque, nesse caso, não é possível torná-la indene, porém recorrese a uma situação postiça, para aliviar os efeitos dos danos causados.8 A natureza desta indenização é compensatória e não diz respeito à repagamento. Em vista do que foi exposto, conclui-se que: a natureza jurídica da indenização por danos patrimoniais emergentes é restauradora; a dos lucros cessantes é ressarcitória; e dos danos morais, compensatória. Vale notar que estas se diferenciam entre si igualmente no que diz respeito à incidência do Imposto de Renda - IR nas transações financeiras de pagamento. Dessa forma, considerando que o artigo 43 do Código Tributário Nacional prevê que o IR tem como fato gerador a manifestação de riqueza proveniente de obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza, 9 este somente incidirá no pagamento de indenização de lucros cessantes. Assim, não incidirá IR no pagamento de indenização de danos morais e patrimoniais emergentes. Segundo Roque Antônio Carrasa, renda e proventos de qualquer natureza são a disponibilidade econômica originada do produto do capital ou do trabalho, ou da combinação de ambos, bem como da existência de proventos, que são as novas riquezas efetivamente incorporadas ao patrimônio da pessoa em determinado tempo.10 Sabendo-se que a indenização de dano moral visa à compensação e a indenização de dano patrimonial emergente à restauração, temse que ambas situações não dizem respeito à aquisição de riqueza ou aumento de patrimônio e, portanto, não são renda ou provento, nem fatos geradores de IR. Sob o presente entendimento, em 20 de dezembro de 2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou o Ato Declaratório PGFN nº 9 instituindo a não obrigatoriedade do recolhimento de IR no pagamento de indenização de danos morais a pessoas físicas, o que não constituiria crédito tributário.11 Logo, seu recolhimento passou a ser opcional para pessoas físicas, muito embora os tribunais já declarassem a não incidência de IR nesta operação. Nesse contexto, o STJ promulgou em outubro de 2012 a Súmula 498 que estabelece definitivamente a não incidência de IR em pagamento de indenização por danos morais,12 o que tornou sem propósito o pagamento opcional do imposto. Sobre os danos patrimoniais emergentes, a Receita Federal do Brasil já havia se posicionado por meio da decisão nº 8 de 09/06/2000 da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (Cosit) sobre a não incidência de IR.13 Outrossim, a Receita Federal igualmente havia decidido por meio de Ato Declaratório (Normativo) nº 20 de 21/08/1989, que os valores recebidos por pessoas físicas referentes à indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte ou por bem material danificado ou destruído por acidente de trânsito, até o limite da condenação judicial não estaria sujeito à incidência de IR por não dizer respeito à renda tributável.14 6. Lei nº 9.279/1996 - Art 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 7. Súmula 227 do STJ - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 8. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Responsabilidade Civil, vol. 4-5, p. 198. 9. Lei nº 5.172/1966 - Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 10. CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: perfil constitucional e temas específicos. 2ª ed. revisada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2006. 11. Ato Declaratório PGFN nº 9 de 20 de dezembro de 2011 disponível em http://ibetbrasil.com.br/noticias/attachments/7384_ATO%20DECLARATORIO%20 No%2009-2011.pdf em 3 de janeiro de 2013. 12.Súmula 498 do STJ: Não incide Imposto de Renda sobre a indenização por danos morais. 13. Decisão 8/00 Cosit - Dano Patrimonial. Indenização. Isenção. Não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda as indenizações pagas ou creditadas destinadas a reparar danos patrimoniais (...). Consulta formulada por entidade representativa de categoria econômica ou profissional no âmbito nacional da forma do artigo 48 da Lei nº 9.430/1996. 14. HIGUCHI, Hiromi et al. Imposto de Renda das Empresas, 34ª edição. 2009, p. 257 e 258. 66 (06) A801 Mellina Mamede Vieira v2.indd 66 4. Da incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de indenização Revista da ABPI – nº 124 – Mai/Jun 2013 24/05/2013 14:10:00 Imposto de Renda e Indenização por Violação da Propriedade Intelectual Adicionalmente, o STJ analisou a questão por meio dos Resp 1.068.456 - PE15 e Resp 1.150.020 - RS, ambos de relatoria da Ministra Eliana Calmon, que apresenta o entendimento de que não há incidência de IR no pagamento de indenização por danos morais ou patrimoniais emergentes, por não se tratar de fato gerador de IR ao não ser definido como renda ou provento de qualquer natureza. Por outro lado, o pagamento de lucros cessantes acarreta incidência de IR, tanto com base na previsão expressa do artigo 718, inciso I do Decreto nº 3.000/199916 que lhe indica como fato gerador de IR retido na fonte, quanto pelo raciocínio jurídico que lhe envolve: Os lucros que hipoteticamente deixaram de ser obtidos, os que foram obtidos pelo infrator e os royalties decorrentes de licença não concedida17 são rendas que não fizeram parte do patrimônio material do ofendido no momento anterior à violação, razão pela qual seu recebimento constitui aquisição de riqueza. Tanto é assim que, se a vítima não tivesse sofrido danos, poderia obter tais lucros e deveria recolher IR correspondente em forma de renda ou provento. Nas condenações judiciais, acordos conciliatórios, mediações ou arbitragens que culminem em pagamento indenizatório, haverá incidência de IR pelo pagamento de lucros cessantes, cuja responsabilidade de recolhimento ou retenção é da fonte pagadora. Por outro lado, tal tributo não incidirá no pagamento de danos morais ou patrimoniais emergentes. 5. Da indenização convencionada por contratos da Propriedade Intelectual 15. Resp 1.068.456 - PE - A indenização por dano moral ou material não aumenta o patrimônio do lesado, sendo voltada à restituição, pela via da substituição monetária, da situação em que a vítima se encontrava antes do evento danoso. Para incidir o Imposto de Renda é preciso que o fato gerador represente uma atividade proveniente do trabalho ou da aplicação do capital ou de ambos. Em outras palavras, é preciso que haja efetiva geração de riqueza. A geração de riqueza é a tônica de qualquer modelo capitalista. Ninguém dirá que é, efetivamente, uma atividade importante no mercado a geração de riquezas por meio de danos morais ou materiais. Eles são uma reparação a uma lesão ilegal ao patrimônio jurídico da vítima, seja material ou imaterial. Não vejo como se chegar à conclusão de que dano moral e material não ocasionam indenização. E se é indenização, não pode ser objeto de imposto de renda. Se fosse possível reparar o dano de outra forma, não haveria a indenização em valores pecuniários. 16. Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46). § 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 1º): I - juros e indenizações por lucros cessantes. 17. Art. 210 da Lei nº 9.279/1996. 18. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Teoria Geral das Obrigações. Revista e atualizada por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 22ª edição. 19. Decreto nº 3.000/1999 - Art. 55. São também tributáveis: (...) IX - a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39, XX. Revista da ABPI – nº 124 – Mai/Jun 2013 (06) A801 Mellina Mamede Vieira v2.indd 67 Ainda é possível a convenção entre as partes de pagamento indenizatório por meio de cláusulas penais contratuais inseridas em contrato que tenha por objeto direitos da Propriedade Intelectual. No caso de uma das partes incidir nas proibições contratuais ou deixar de cumprir obrigações, por exemplo, abster-se de usar marcas colidentes ou indicar a autoria de obra de Direito Autoral, poderá a parte inocente executar o pagamento de multa, desde que prevista em contrato. Tal multa teria o condão de garantir o adimplemento da obrigação coercitivamente, não obstando, entretanto, que as partes convencionem pagamento de indenização adicional por perdas e danos decorrentes, o que poderá ser executado em juízo ou por arbitragem e mediação. Cumpre observar que a natureza jurídica da multa contratual pode ser moratória ou compensatória, sendo a primeira decorrente de demora de cumprimento de obrigação contraída, e a segunda gerada pela falta de cumprimento ou violação de obrigação.18 Nesse sentido, tem-se que as indenizações contratuais derivadas de violação de direitos da Propriedade Intelectual contratados sempre serão compensatórias, considerando que são geradas por uma atitude ou omissão relacionada aos bens protegidos objeto do contrato, seja por meio de obrigação principal ou acessória. Em que pese seu caráter compensatório, o fato de ser uma multa aliado à sua natureza coercitiva a torna fato gerador de IR nos ditames do artigo 55, inciso IX do Decreto nº 3.000/199919 e artigo 70 67 24/05/2013 14:10:01 Imposto de Renda e Indenização por Violação da Propriedade Intelectual da Lei nº 9.430/1996.20 A responsabilidade do recolhimento desse IR é da fonte pagadora, ou seja, quem indeniza. Entretanto, tratando-se de relação contratual, o ônus do seu recolhimento pode ser negociável. Contudo, note-se que a vontade das partes não é capaz de transferir a responsabilidade tributária, no que diz respeito à execução do crédito tributário. Nesse cenário, é importante a previsão de uma cláusula que defina o ônus do pagamento do tributo, bem como se o montante indenizatório aplicado se dará de forma líquida ou bruta. A mesma maleabilidade se aplica à hipótese de conciliação judicial ou extrajudicial e, a decisão de árbitro ou mediadores igualmente deverá defini-la, de acordo com o pactuado entre as partes. 6. Do Imposto de Renda, operações financeiras entre nacionais e remessa de pagamento ao exterior Em todos os casos, o recolhimento de IR se dará somente nos pagamentos em que este incidir, tanto nas operações financeiras realizadas no País quanto para remessa ao exterior, cuja alíquota de pagamento entre nacionais e estrangeiros residentes em países que não são paraísos fiscais será de 15% do valor da indenização, sendo a alíquota de paraísos fiscais, 25%.21 Em relação às remessas ao exterior, torna-se igualmente fundamental analisar a existência de tratados internacionais vigentes que objetivam evitar a bitributação entre países signatários, levando-se em conta que o IR é o principal tributo objeto de tais tratados. Neste sentido, no caso de pagamento decorrente de conciliação, mediação ou contratos, se aplicável, é importante consignar a fonte pagadora do tributo, determinando se este será recolhido no Brasil ou no país de destino. Ademais, mesmo que a remessa diga respeito a pagamentos das diversas modalidades de indenização aqui debatidas, não se faz necessária a realização de diferentes operações financeiras, muito embora as naturezas jurídicas das indenizações sejam diferentes entre si. Portanto, apenas um Registro de Operação Financeira (ROF) é devido para a remessa de indenização de lucros cessantes 20. Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de quinze por cento. 68 (06) A801 Mellina Mamede Vieira v2.indd 68 e morais, por exemplo, cuja natureza do fato da operação é a transferência unilateral de indenização ou multa. Pela remessa, igualmente haverá a incidência de imposto sobre operação financeira (IOF) sobre os valores totais. 7. Conclusão Por tudo isso, verifica-se que os danos morais e patrimoniais gerados por violação da Propriedade Intelectual são presumíveis, sendo necessário ao ofendido somente provar a existência do ato violador do ofensor. Igualmente, as indenizações decorrentes de imposição judicial, mediação ou arbitragem, bem como negociação entre as partes pela infração de direitos morais e materiais da pessoa física e jurídica apresentam naturezas jurídicas e fatos geradores de tributos distintos. Tais aspectos devem ser analisados no momento da elaboração de cláusulas contratuais que negociem direitos da Propriedade Intelectual e na efetivação do pagamento e remessa ao exterior de montantes indenizatórios, com vistas a obter um melhor planejamento tributário. Referências bibliográficas CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda: perfil constitucional e temas específicos. 2ª edição. Malheiros, 2006. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª edição. Revista dos Tribunais, 1982. Vol. 2-2. HIGUCHI, Hiromi et al. Imposto de Renda das Empresas. 34ª edição. IR Publicações, 2009. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Responsabilidade Civil. 6ª edição. Saraiva, 1981. Vol. 4-7. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19ª edição. Editora Forense, 1999. Vol. 1-6. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Teoria Geral das Obrigações. Revista e atualizada por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 22ª edição, 2009. Vol. 2-6. 21. Artigos 682 e 685, incisos I e II, item “b” do Decreto nº 3.000 de 26/03/1999. Revista da ABPI – nº 124 – Mai/Jun 2013 24/05/2013 14:10:01