O Sucesso no Licenciamento Tecnológico
Construindo um Contrato – Aspectos Principais
a serem considerados no contexto brasileiro
29/03/06
Juliana L. B. Viegas
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Qualificação das partes



•
•
•
Legitimação do licenciante para licenciar a PI
Representação das partes
Localização das partes
Considerandos (importante pois o equilíbrio econômico dos
contratos é a base ética de todo o direito obrigacional)
Definições  (importante para delimitar o escopo do contrato)
Objeto Contratual



Primeira cautela: não misturar objetos diferentes, se for possível.
Verificar existência e situação dos depósitos e/ou registros das
marcas e patentes licenciadas e respectiva titularidade.
Incluir no Contrato lista da(s) marca(s) e/ou patente(s) licenciada(s)
com respectivos números de depósito, pedido, registro ou patente
concedida; datas de depósito e registro ou concessão (se for o
caso); classe (no caso de marcas) e prazo(s) de validade (Anexo
Contratual é mais prático)
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Objeto Contratual

Descrever a tecnologia coberta pelo contrato:
•
•




Estágio da tecnologia
Testada / validada
Incluir listagem de produtos licenciados ou cobertos pela
tecnologia (anexo contratual).
No LUM , prever obrigação do licenciado de manter os padrões de
qualidade dos produtos assinalados com as marcas licenciadas; 
qualidade = valor da marca
Licenciante deverá ter direito a inspeções para controle de
qualidade;
No LUM e no LEP, prever que licenciado deverá efetivamente usar
as marcas e/ou patentes licenciadas, e cooperar para evitar
caducidade;
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Objeto Contratual




No LUM, licenciado deverá obedecer aos manuais ou instruções
relativos ao uso das marcas, e deverá submeter ao licenciante para
aprovação quaisquer propostas de novos usos que fujam aos
padrões aprovados;
No LUM e LEP, licenciado - em geral - deve reconhecer a
propriedade, direito e titularidade da licenciante sobre as marcas e
patentes licenciadas;
No LUM e LEP, prever que, mesmo se a propriedade industrial for
alienada a terceiros, estes terceiros serão obrigados a manter a
licença até seu término – dentro dos termos e condições do
contrato.
No LUM, licenciado deve abster-se de depositar marcas
semelhantes;
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

•
Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
Objeto Contratual





No LUM e no LEP, licenciados devem cooperar com licenciante
para coibir violações por parte de terceiros (informar sobre
infratores)  contrato deve ser claro sobre o direito – ou não – do
licenciado de tomar a iniciativa de acionar infratores;
LUM, LEP e FTI devem ser claros quanto à exclusividade ou não
da licença ou fornecimento de tecnologia (a exclusividade pode ser
para um determinado produto dentre os cobertos pela marca, por
exemplo);
LUM deve prever se o licenciado poderá usar marcas próprias ou
de terceiros, com relação aos produtos licenciados ou a outros
produtos (exclusividade reversa).
LUM e LEP deverão prever se as licenças poderão ser sublicenciadas, e em que condições (aprovação prévia por parte do
licenciante).
No LEP, licenciante deve comprometer-se a fornecer informações
técnicas adicionais para possibilitar a completa e efetiva exploração
da patente;
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

•
Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
Objeto Contratual





No LEP, prever que a titularidade dos aperfeiçoamentos
desenvolvidos na patente licenciada pertence a quem os fizer, sendo
assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para
seu licenciamento (art. 63 da Lei n.º 9.279/96);
No LEP, prever a possibilidade de inclusão de novas patentes, se
for o caso;
No LEP e no FTI, o contrato deverá prever se haverá treinamento
dos técnicos do licenciado/adquirente, e condições do treinamento
(local, pagamento das despesas);
No FTI, prever confidencialidade no tratamento da tecnologia
adquirida e obrigação de não repassá-la a terceiros por determinado
período (ex. pelo prazo contratual mais 5 anos após seu término);
No FTI e LEP, incluir garantias quanto à qualidade da tecnologia e
limitação de responsabilidade do licenciante /fornecedor.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Remuneração
 Se a licença for gratuita, isto deverá estar expresso no
contrato;
 Se onerosa, cláusula de pagamento deverá prever:
 Valor dos royalties ou da remuneração fixa (ou combinação);
 Quando variável, definição da base de cálculo (lista clara dos
descontos sobre faturamento bruto; acréscimo dos produtos
usados internamente pelo licenciado; tratamento de produtos
devolvidos; cálculo dos produtos usados como insumos);
 Se em moeda estrangeira, câmbio aplicável;
 Maneira de efetuar pagamento (remessa, cheque);
 Periodicidade do pagamento;
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Remuneração
 Relatórios sobre vendas na mesma periodicidade dos
pagamentos: lista de informações a serem fornecidas;
Ex.: - todos os produtos vendidos no período coberto, ou
usados;
- preços de venda brutos;
- descontos para chegar nas vendas líquidas;
- estatísticas.
 Responsabilidade pelo recolhimento dos impostos devidos
sobre os pagamentos.
 Caso haja impedimento ou ônus adicional p/ remessa, prever
pagamento no Brasil ou acúmulo nos livros da licenciada.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Remuneração
 Todo Contrato de Transferência de Tecnologia (sentido
amplo) que estabelecer remuneração variável, em base
percentual sobre faturamento, ou como valor fixo sobre cada
unidade vendida, deverá prever claramente o direito do
licenciante ou fornecedor de auditar livros e assentamentos
contábeis do licenciado ou adquirente; e a forma e
periodicidade das auditorias. Deverá, igualmente, prever
multa caso a auditoria revele discrepâncias no cálculo de
royalties (“Cost recovery provision”);
 Todo contrato oneroso deve prever obrigação do licenciado
de manter documentação contábil e comprobatória dos
cálculos e dos pagamentos feitos durante no mínimo 5 anos
após cada pagamento.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Prazo:
 Prazo de LUM e LEP não pode ultrapassar a vigência
corrente das marcas e das patentes licenciadas;
 No caso de LUM, pode haver prorrogação automática no
caso de renovação das marcas licenciadas;
 FTI deve ficar limitado a 5 anos, prorrogáveis por um igual
período se houver justificativa (novos desenvolvimentos,
dificuldade na absorção);
 Qualquer renovação obriga a nova averbação ou registro
pelo INPI e, se for o caso, pelo Banco Central.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)
 Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
• Rescisão (Resolução/Resilição) e Término:
 Diferenças de conceitos
 Resolução
 Resilição
Por inexecução voluntária
Por inexecução involuntária
Por onerosidade excessiva
Bilateral ou distrato
Unilateral
 Expiração ou término
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)
 Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas de Rescisão:
 Condições Resolutivas (por insolvência, falência, reorganização);
 Direito de arrependimento (não é comum em contratos de
Transferência de Tecnologia);
 Resolução por inexecução voluntária:
 Extingue-se o contrato “ex nunc”. Convém redigir claramente
necessidade de colocar o licenciado ou adquirente em mora; dar
prazo para purgação da mora; necessidade ou não de nova
notificação para resolução;
- Cláusula penal (ver adiante)
- Perdas e danos + inflação, ou
 Sujeita inadimplente a
- Execução forçada (“specific
performance”)
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas de Rescisão:
 Resolução por inexecução voluntária:
 Convém incluir cláusula penal
Compensatória
Moratória
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas de Rescisão:
 Resolução por inexecução voluntária:
 Exigir penalidade;
 Pena não pode ser superior à obrigação principal;
 Juiz poderá reduzir a pena se o contrato tiver sido
cumprido em parte, ou se penalidade for excessiva.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas de Rescisão:

Resolução por Inexecução Involuntária (força maior)



Código Civil
“Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
Em qualquer hipótese de rescisão ou expiração, prever (se for o
caso), prazo para que o licenciado venda os produtos distinguidos
pela marca, ou fabricados de acordo com a patente; exigir listagem
do estoque existente;
Notar que no FTI não se poderá proibir o receptor da tecnologia de
continuar a usá-la, exceto em caso de inadimplência quanto ao
pagamento (enriquecimento sem causa).
Cuidados básicos na Elaboração de
Contratos Internacionais e Locais
 Lei aplicável:
 Quanto aos aspectos extrínsecos e intrínsecos do
contrato:
• Aspectos extrínsecos ou formais: “locus regit actum” (adotado
em nossa doutrina e jurisprudência)  requisitos formais do
contrato regem-se pela lei do local onde o ato se aperfeiçoou.
• Aspectos intrínsecos: “lex loci contractus”
Lei de Introdução ao Código Civil:
“Art. 9º - Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei
do país em que se constituírem.
 entre presentes = local da assinatura.
§2º - A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no
lugar em que residir o proponente.”  entre ausentes
simplesmente o lugar da proposta.
Cuidados básicos na Elaboração de
Contratos Internacionais e Locais
 Lei aplicável:
Portanto há dois possíveis elementos de conexão quanto
aos aspectos intrínsecos ou de fundo do contrato:
 Local onde a obrigação foi constituída (para obrigações entre
presentes)
 Local de residência (não domicílio) do proponente (para
obrigações entre ausentes).
Cuidados básicos na Elaboração de
Contratos Internacionais e Locais
 Lei aplicável:
 Lei de Arbitragem ( Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996)
“Art. 2º – A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a
critério das partes.
§1º - Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito
que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos
bons costumes e à ordem pública. (No caso de contratos
internacionais; nos internos, a lei brasileira deve prevalecer.)
§2º - Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se
realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e
costumes e nas regras internacionais de comércio.”
 Resumo: dois sistemas quanto à autonomia da vontade na escolha
da lei:
 Contratos submetidos à arbitragem: liberdade de escolha
 Contratos sujeitos à jurisdição estatal: sem autonomia da vontade na
escolha da lei aplicável.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Legislação aplicável e Foro:

Definir possibilidade de arbitramento das disputas:


Evitar cláusula compromissória vazia;
Cláusula compromissória cheia:
– Eleição do processo arbitral;
– Local, língua e tribunal arbitral escolhido;
– Hipótese de recusa da assinatura do compromisso arbitral (art. 7º
da Lei 9307/96);
– Forma de indicação dos árbitros ou indicação das normas
adotadas;
– Prazo e características da decisão arbitral - por escrito, contendo
arbitramento da verba honorária da parte vencedora;
– Acordo quanto às despesas/sucumbência;
– Hipóteses em que as partes podem recorrer ao Judiciário – ex. p/
obter medida cautelar, incidental ou outra medida urgente.
Cuidados básicos na Elaboração de
Contratos Internacionais e Locais
 Foro competente:
Regras Gerais:
 A competência das cortes nacionais é determinada pela lei local
(lex fori);
 Réu normalmente pode ser processado em seu domicílio.
Recomendável:
 Sempre acionar a contraparte no local onde os bens desta se
encontram: evitar carta rogatória, homologação de sentença
estrangeira e execução de decisão prolatada no exterior;
 Escolher o foro em harmonia com a legislação aplicável ao
contrato.
 Solução de conflitos via arbitragem é mais flexível, pois permite
que as partes submetam tanto o contrato como a solução da
controvérsia a uma determinada jurisdição.
Cuidados básicos na Elaboração de
Contratos Internacionais e Locais
 Foro competente: JURISDIÇÃO CONCORRENTE
Código de Processo Civil:
“Art. 88 – É competente a autoridade judicial brasileira
quando:
I – o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver
domiciliado no Brasil;
II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III – a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado
no Brasil.
Parágrafo único: Para o fim do disposto no nº I, reputa-se
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que
aqui tiver agência, filial ou sucursal.”
Cuidados básicos na Elaboração de
Contratos Internacionais e Locais
 Foro competente: COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
Código de Processo Civil:
“Art. 89 – Compete à autoridade judicial brasileira, com
exclusão de qualquer outra:
I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no
Brasil;
II – proceder a inventário e partilha de bens, situados no
Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e
tenha residido fora do território nacional.”
“Art. 90 – A ação intentada perante tribunal estrangeiro
não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade
judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe
são conexas.”
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”:
 Comunicações / notificações às partes;
 Forma das comunicações (carta, e-mail, fax);
 Destinatários (nos contratos de maior porte há gerentes de
projeto);
 Endereços;
 Prazos em que se considera a comunicação feita (e-mail,
correio, etc).
 Cessão e Transferência dos direitos e obrigações contidos no
contrato;
 Possibilidade e forma;
 Condições (aprovação prévia da outra parte);
 Vedações “a priori” (não a concorrente).
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”:
 Averbação e/ou registro perante o INPI e o Banco Central:
 Parte(s) responsável(eis);
 Custos.
 Independência das disposições (“severability”):
 Nulidade de certas cláusulas não invalida as demais;
 Exceções.
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”:




Tolerância quanto a inadimplências (“waiver”):
 O não exercício de determinado direito não implica em sua
desistência.
Acordo Completo (“entire agreement”):
 Dispõe sobre a prevalência deste contrato sobre demais
instrumentos ou acordos prévios.
Língua:
 Se o contrato for redigido em mais de um idioma, língua que
deverá prevalecer em caso de discrepância;
 Colunas paralelas.
Aditamentos:
 Condições para alterações (por escrito, assinadas por todas as
partes).
Contratos de Transferência de
Tecnologia (sentido amplo)

Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas:
•
Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”:
 Sucessores e cessionários:
 Contrato obriga as partes e seus sucessores e cessionários.
 Número de cópias consideradas originais.

Formalidades
•
•
•
Assinaturas reconhecidas (no exterior, notarizadas);
Notarização deve ser certificada pelo Consulado
Brasileiro mais próximo;
Testemunhas.
Juliana L. B. Viegas
Trench, Rossi e Watanabe
Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 13º andar – S.Paulo – SP
Fone: (11) 3048-6870
[email protected]