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DESENHO INDUSTRIAL: POSSIBILIDADE DE DUPLA PROTEÇÃO1
Laura Wolff Pletsch2
Resumo: No mundo moderno, em que o consumidor cada vez mais leva em
consideração o design aplicado aos produtos, quando da sua escolha, torna-se
complexa a atividade das empresas que atuam no campo da tecnologia. Tal
complexidade esta relacionada ao direito de propriedade industrial, uma vez
que, no mundo globalizado, os desenhos industriais são fatores determinantes
ao sucesso de uma empresa. No Brasil, a Lei 9.279/96 tratou de regular a
proteção dos desenhos industriais. Embora haja previsão legal, esta se limita a
completar o quadro das criações no campo da indústria, sem entrar no mérito
artístico nem técnico do produto, caso em que, seria necessária a proteção da
Lei do Direito do Autor, Lei 9.610/98. Assim, surge a polêmica: se é possível,
em certos aspectos, a cumulação da proteção dos desenhos industriais com a
do direito do autor sobre a inserção estética que lhe dá origem. Há quem
defenda que não há possibilidade de dupla proteção sobre o objeto, por não
haver expressa previsão legal. Há quem defenda que há o direito à dupla
proteção, uma vez que o rol previsto na Lei de Propriedade Industrial é
meramente exemplificativo, não existindo nenhum dispositivo que impeça tal
cumulação.
Palavras-chave: Desenho Industrial. Dupla Proteção. Direito do Autor.
Propriedade Industrial.
Sumário: 1. Introdução. 2. Um breve referencial histórico do surgimento dos
desenhos industriais. 3. Desenho Industrial. 3.1 Conceito. 3.2 Requisitos para
Registrabilidade. 3.3 Desenhos Excluídos da Proteção Legal. 3.4 Formalidades
para Registro. 3.5 Nulidade do Registro. 3.6 Extinção do Registro. 4. A Dupla
1
Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à
obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, aprovado, com grau máximo pela banca examinadora composta pela orientadora
Professora. Dra. Helenara Braga Avancini,Me. Álvaro Vinícius Paranhos Severo e Prof. Plínio
Saraiva Melgaré, em 09 de junho de 2009.
2
Acadêmica do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais – Faculdade de Direito – PUCRS.
Contato: [email protected]
2
Proteção e seus Desdobramentos. 4.1 Inter-relação com Outras Áreas. 4.1.1
Desenho Industrial x Patente (Modelo de Utilidade). 4.1.2 Desenho Industrial x
Marcas (Figurativas e Tridimensionais). 5. Casos no Brasil e no Exterior. 6.
Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
É comum associar a preferência dos consumidores à qualidade, à eficiência ou
ao custo dos produtos oferecidos, passando desapercebido o design, que é um
importante fator de diferenciação.
Cada vez mais, o consumidor, quando faz sua escolha, leva em
consideração o design dos produtos. Assim, um produto ou uma embalagem
visualmente diferenciados e atrativos podem trazer uma vantagem competitiva
significativa sobre os concorrentes.
Da mesma maneira que produtos tecnologicamente inovadores ou com
novas funcionalidades podem vir a ser objeto de proteção por patente, esta
diferenciação ou inovação no design do produto ou da embalagem pode
também ser protegida por meio de um registro de desenho industrial.
O registro industrial protege a forma ornamental plástica de um
produto, seja ele um objeto tridimensional, seja um conjunto de linhas e cores
bidimensional. Para que esse ornamento possa ser protegido, é necessário que
ele apresente um resultado visual novo e original, de maneira que o produto
ornamentado possa ser fabricado em escala industrial e não seja apenas uma
mera obra de arte.
No entanto, disso decorre uma grande dúvida: a proteção conferida
pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa com a do direito do
autor sobre a inserção estética que lhe dá origem? Para responder a essa
pergunta, deve-se ter em mente que o desenho industrial nada mais é do que a
junção da técnica com a estética, ou seja, uma obra de arte aplicada, a qual
pode servir de tipo de fabricação industrial.
A dicotomia entre os direitos da Propriedade Industrial e os Direitos do
Autor traz aos juristas a incerteza no enquadramento de certas obras, levando
o aplicador a pecar por excesso, ampliando a proteção das obras, de modo a
criar restrições ao avanço tecnológico, ou a pecar por escassez, negando ao
autor o legítimo direito de sua criação.
3
Essa matéria não está pacificada e o entendimento sobre ela varia,
seja no campo legislativo, seja na orientação jurisprudencial, fazendo surgir
posicionamentos extremistas, como o dos franceses que, ao defender a teoria
da unidade da arte, outorga um direito de autor a toda e qualquer criação de
forma.
No Brasil, há grande necessidade de se firmar um posicionamento a
respeito da proteção ao desenho industrial, visando-se à proteção do autor
desse tipo de obra, pois a incerteza produz os mais díspares posicionamentos
frente aos avanços tecnológicos.
Portanto, o objetivo do presente trabalho é analisar as condições em
que o direito autoral poderá ser chamado em garantia aos desenhos industriais.
Para julgar se a proteção deve incidir unicamente no campo da indústria ou, se
cumulativamente, deve merecer a guarida mais ampla do direito do autor,
partindo do pressuposto que a obra é nova e original.
2 UM
BREVE
REFERENCIAL
HISTÓRICO
DO
SURGIMENTO
DOS
DESENHOS INDUSTRIAIS
Desde os primórdios da humanidade, sempre existiu a tendência ao
embelezamento dos objetos de utilidade prática, especialmente na fabricação
das armas e utensílios, obviamente, que de modo rudimentar.
Estudos comprovam que os povos primitivos tentavam embelezar os
objetos de uso prático, por meio do acabamento, ou por meio de ornamentação
acessória.3 Foi assim que começaram a surgir os desenhos industriais.
O objeto, além de realizar sua finalidade, deve também, agradar.
Conforme afirma João da Gama Cerqueira: “É o mesmo princípio que domina
as indústrias artísticas e a arte decorativa, cujo fim essencial é produzir objetos
que agradem à vista.”4
Sabe-se que os povos da antiguidade criavam objetos de luxos e não,
simplesmente, adornavam os objetos de uso prático. Mas foi na Renascença
que as artes atingiram o apogeu, passando por inúmeras transformações, de
acordo com as necessidades de cada época e do cotidiano, até atingirem o seu
3
4
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1982. v. 1. p. 637.
Ibid., p. 637.
4
estado atual, ou seja, a criação artística nos domínios da indústria, com a
finalidade de agradar o gosto do consumidor.5
De fato, foi somente com o surgimento da indústria que se estabeleceu
a diferença entre as obras de arte e os produtos de arte industrial, entre eles os
desenhos industriais. Até então, o artesão criava os objetos úteis e ao mesmo
tempo os reproduzia, por não haver uma indústria propriamente dita.6
Com o surgimento da indústria, as funções de criação, produção e
venda, que até então estavam reunidas no modo de fabricação artesanal ou
pré-industrial, se diferenciaram e estabeleceram.7
Assim, o objeto chamado hoje de desenho industrial não surgiu
bruscamente, mas sim progressivamente, a partir da revolução industrial.8
No século XX, o desenho industrial passou a ser considerado um bem
econômico, de natureza patrimonial, sendo admitido nos ordenamentos
jurídicos voltados à propriedade industrial.9
A primeira proteção dos desenhos industriais data da época da
Revolução Francesa e visava a proteger os direitos dos autores de criações
artísticas e industriais que se encontravam ameaçados pelo regime da
liberdade do comércio, da indústria e pelo incentivo à livre concorrência.
Surgiu, assim, a necessidade de substituir os antigos regulamentos
corporativos por leis especiais.10
Em 1806, na França, foi implantada uma norma para as indústrias de
tecido de Lyon, que mais tarde foi estendida para outras localidades e também
para as industrias. O dito regulamento visava a proteger e a conservar os
desenhos industriais.11
Com as transformações que ocorreram ao longo do tempo e com a
expansão das indústrias, as leis de proteção aos desenhos industriais
passaram a defender, pouco a pouco, o direito do autor contra a usurpação e
contrafação de suas criações. As mudanças ocorridas, ao longo da história
5
CERQUEIRA, 1982 p. 638.
Ibid., p. 638.
7
SCHULMANN, Denis. O desenho industrial. São Paulo: Papirus, 1994. p. 13.
8
Ibid., p. 13
9
BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju:
Evocati, 2007. p. 393.
10
CERQUEIRA, 1982, p. 639.
11
Ibid., p. 639-40.
6
5
determinaram o progresso da legislação especial dos desenhos industriais.12
No Brasil, até 1934, os desenhos industriais não gozavam de proteção,
exceto quando apresentavam caráter acentuadamente artístico, sendo então
protegidos pelo Código Civil da época.13 Foi somente a partir de 1934 que
surgiram leis regulamentando os desenhos industriais.14
Atualmente, os legisladores de todas as partes do mundo preocupamse com a proteção dos desenhos industriais devido à crescente eliminação de
barreiras aduaneiras, que liberam diariamente um grande volume de
mercadorias.15
Com o advento da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996),
a proteção aos desenhos industriais, amparados até então pelo registro da
patente, passou a ser considerada uma categoria própria, com um registro
especial, visando a acelerar o processo.16
3 DESENHO INDUSTRIAL
3.1 CONCEITO
O conceito de desenho industrial deve ser entendido como um
determinado objeto ou coisa que tenha uma finalidade útil e não apenas, como
define a Lei de Propriedade Industrial, que sirva como um adorno, enfeite ou
ordenamento, devendo a forma seguir a função.17 No entanto, é importante
ressaltar que o registro de desenho industrial protege a configuração externa
do objeto e não o funcionamento do mesmo.18
Segundo o conceito clássico, o desenho industrial ou design,19 como é
12
CERQUEIRA, 1982, p. 640-1.
Decreto 24.507, de 29-6-1034, que aprova o regulamento para a concessão de patente de
desenho industrial, para o registro do nome comercial e do título de estabelecimento e para
a repressão da concorrência desleal.
14
CERQUEIRA, 1982, p. 641.
15
BARROS, 2007, p. 393.
16
GARCIA, Germana Fonseca Crespo. Desenho industrial e indicações geográficas na
ótica
da
lei
de
propriedade
industrial
brasileira.
Disponível
em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/ dint/article/viewFile/6859/6636>. Acesso em: 28 fev.
2009.
17
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). O que é desenho
industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_oquee>.
Acesso em: 31 mar. 2009.
18
FARIA, Adriana Xavier de. O desenho industrial e os direitos de propriedade intelectual.
Revista da ABPI, n. 87, p. 11-26, mar./abr. 2007.
19
DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo
13
6
conhecido internacionalmente, é um bem imaterial que expressa a criatividade
do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e
cores, de um objeto suscetível à utilização industrial.20
Outrossim, de acordo com Código de Propriedade Industrial em seu
artigo 95, o desenho industrial nada mais é do que a forma plástica ornamental
de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado
a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.21
O desenho industrial não pode ser confundido com nenhum outro,
devendo trazer uma configuração nova e específica do produto, mesmo que
suas partes já sejam conhecidas.22
Carla Eugenia Calda Barros afirma que o desenho industrial é, em
princípio, a concepção funcional-estética de um produto, passível de ser
reproduzido industrialmente em série. A estética está relacionada com a
imagem final do produto que é oferecida ao consumidor, enquanto que a
funcionalidade está relacionada com a aplicação e a eficiência.23
Denis Borges Barbosa define que:
Se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção
ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem
aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito
Autoral; tendo-se uma obra de arte aplicada, com a qualificação de
poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do
24
desenho industrial.
3.2 REQUISITOS PARA REGISTRABILIDADE
O Registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária
sobre um desenho industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou a outras
pessoas físicas ou jurídicas, detentoras dos direitos sobre a criação, regido
Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos
industriais a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p.
97.
20
“Segundo o conceito clássico, o desenho industrial é um bem imaterial que constitui um meio
de expressão da criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição
de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial” (DI BLASI JUNIOR;
GARCIA; MENDES, 2000, p. 97).
21
Artigo 95 da Lei 9.279/1996, (BRASIL. Presidência da República. Casa Civil - Subchefia para
Assuntos Jurídicos. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial. Brasília, Diário Oficial da União, 15 maio 1996.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l9279.htm>. Acesso em: 20 fev. 2009).
22
DI BLASI JUNIOR; GARCIA; MENDES, op. cit., p. 27.
23
BARROS, 2007, p. 393-4.
24
BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 577.
7
pela Lei da Propriedade Industrial.25
Para efeito de registro, o desenho industrial deve contemplar os
requisitos da originalidade e da novidade, objetivamente considerados,
enquanto que as obras protegidas pelo direito do autor têm como único
requisito a originalidade.
O que vem a ser um desenho industrial novo? Segundo o artigo 96 da
Lei de Propriedade Industrial, é aquele que não é compreendido no estado da
técnica, ou seja, aquele que não se insere entre os conhecidos pelo povo,
desde que antes da data do depósito do pedido.26
Para aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido de patente
ou de registro depositado no Brasil e ainda não publicado, será incluído no
estado da técnica a partir da data do depósito ou da prioridade reivindicada,
desde que venha a ser publicado.27
Tal dispositivo tem o objetivo de impedir que dois registros sejam
concedidos a objetos idênticos, pois pode ocorrer o pedido de dois registros de
desenhos industriais, sem que o primeiro tenha sido registrado.
Por essa razão, o dia e a hora do depósito sempre ficam registrados,
na petição inicial do pedido, por meio de carimbos dos relógios das recepções
das delegacias e representações do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), para determinar quem fica com o privilégio, independente da
origem ética e moral do depositante.28
Não incluem o estado da técnica, os desenhos industriais divulgados: a)
por iniciativa do autor, durante os 180 dias a contar da data do depósito ou da
reivindicação de prioridade; b) por iniciativa do INPI, através da publicação oficial
do pedido sem consentimento do autor, mas com base nas informações por ele
fornecidas ou atos por ele praticados; c) por iniciativa de terceiros, sustentando
informações obtidas junto ao autor, direta ou indiretamente, ou por atos por ele
praticados.29
25
26
27
28
29
INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA.
Desenhos
industriais.
2009.
Disponível
em:
<http://www.informefederal.com.br/desenho_industrial.php>. Acesso em: 28 fev. 2009.
BARROS, 2007, p. 396.
Art. 96, § 1° e § 2° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 1996).
CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do desing. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.
p. 38.
Art. 96, § 3° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
8
Pode-se, também, definir a novidade, em sentido subjetivo, como
sendo um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto que em sentido
objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade.30
Na verdade, a novidade tem um caráter especial e relativo, pois como
afirma Newton Silveira, a novidade consiste não na forma abstratamente
considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo.31
Lembra ainda o autor:
A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do
conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet,
tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético,
satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas
pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da
32
propriedade artística.
A originalidade é outro requisito para obtenção do registro do desenho
industrial. Segundo o artigo 97 da Lei de Propriedade Industrial, o desenho
industrial é original quando possuir uma configuração distintiva, diferente de
outros objetos anteriores, podendo o resultado visual ser decorrente de
elementos já conhecidos.
Também são revestidos de originalidade os objetos ou padrões que
possuam aspectos próprios, exprimam nova tendência de linguagem formal, ou
que apresentem características peculiares e singulares.33
Segundo Newton Silveira, em sentido subjetivo a originalidade se
refere à esfera pessoal do autor, enquanto que em sentido objetivo, é a criação
ainda desconhecida como situação de fato.34
Diz Newton Silveira:
[...] a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções,
quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a
originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que
para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser
original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste
caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um
35
determinado produto industrial.
Sendo assim, o desenho proposto não pode ser confundido com
30
31
32
33
34
35
SILVEIRA, Newton, A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São
Paulo: Saraiva, 1996. p. 9.
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982. p. 65.
Ibid., p. 65.
INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LTDA., 2009.
SILVEIRA, 1996, p. 9.
Id., 1982, p. 80.
9
objetos conhecidos quando comparados.36
Quando um desenho industrial tem como objeto unicamente a
novidade de aplicação, possuindo assim uma originalidade relativa, não
merece a proteção da Lei do Direito do Autor.37 No entanto, quando sua
originalidade é absoluta, isto é, aquela em que a forma prepondera e se
individualiza por si mesma entre as demais,38 essa merece a proteção dos
direitos autorais, independente de qualquer registro, pois decorre do próprio ato
da criação.
Por conseguinte, completa Carla Eugênia Caldas Barros:
[...] nos casos de desenhos industriais que se revelam com
originalidade absoluta, devido às formas que lhe são exclusivas,
independente de suas aplicabilidades, há a hipótese de duplo direito
de propriedade intelectual. Isso, quando se aplicam, a um só tempo, o
direito do autor, que encontra fundamento no ato da criação em si, e
o direito da propriedade industrial, condicionando a sua
industriosidade e decorrente de pedido de registro do desenho
39
formalizado junto ao INPI.
A lei não exige que o autor crie obra absolutamente nova ou original,
ou seja, formas completamente desconhecidas e inéditas, efeitos novos e
estilos completamente desconhecidos.40
Deve-se tomar cuidado para evitar confusão entre os requisitos,
originalidade e novidade, que frequentemente acontece. A novidade de um
desenho industrial é puramente legal, o que pode variar de uma lei para a
outra.
Segundo João da Gama Cerqueira:
O desenho pode ser novo em si e novo segundo a Lei. Analisando
sob o primeiro aspecto, teríamos a novidade intrínseca do desenho
ou modelo, que se aproxima do conceito de originalidade, embora
não se identifique. Sob o segundo aspecto, teríamos a novidade
41
extrínseca, cujo critério nos é dado exclusivamente pela lei positiva.
O desenho industrial é fruto da inspiração do próprio autor e será
considerado original quando não for uma mera cópia ou imitação de outro
objeto.
O terceiro requisito do desenho industrial é tratado no artigo 95 da Lei
de Propriedade Industrial, a saber, servir de tipo de fabricação industrial.
Além desses requisitos relativos supracitados, Newton Silveira afirma
36
37
38
39
40
41
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei da
propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 199.
SILVEIRA, 1996, p. 10.
BARROS, 2007, p. 399.
Ibid., p. 398.
CERQUEIRA, 1982, p. 663.
Ibid., p. 663.
10
que a lei estabelece um requisito absoluto (artigo 100, II, da Lei de Propriedade
Industrial), a saber: a forma necessária, comum ou vulgar, do objeto é aquela
determinada essencialmente por considerações técnicas funcionais.42
3.3 DESENHOS EXCLUÍDOS DA PROTEÇÃO LEGAL
O artigo 98 da Lei de Propriedade Industrial exclui da proteção por
registro de desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico; ou
nas palavras do autor Newton Silveira: “caso determinada criação de forma
tenha caráter puramente artístico, não poderá ser objeto de uma patente de
modelo ou desenho industrial [...]. Por outro lado, se carecer de valor artístico,
não poderá ser tutelada pela Lei do direito do autor.”43
A Lei brasileira não admite, também, o registro de desenhos industriais
que sejam contrários à moral e aos bons costumes, bem como o ofensivo à
honra e à imagem das pessoas ou atente contra liberdade de consciência,
crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração
ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou
funcionais.44
Os desenhos contrários a moral e aos bons costumes são aqueles que
contrariam o entendimento de moral e bom costume da maioria da sociedade.
Como exemplo, Carla Eugenia Calda Barros cita os objetos eróticos, que
servem para práticas contrárias às concepções morais e aos bons costumes de
grande parcela da sociedade.45 No entanto, Denis Borges Barbosa lembra que,
no caso de ofensa à moral e aos bons costumes, estes não são suscetíveis de
apropriação por serem, como diz Pontes de Miranda, extra commercium.46
Os desenhos ofensivos à honra e à imagem das pessoas ou que
atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e
sentimentos dignos de respeito e veneração, preservam as disposições
constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana e aos indivíduos.47
Em se tratando da vedação de registro da forma necessária, comum ou
42
43
44
45
46
47
SILVEIRA, 1996, p. 57.
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. 2003. Disponível em:
<http://www.newmarc.com.br/novo/index.asp?p=artigos.asp>. Acesso em: 1 mar. 2009.
Artigo 100, I e II da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 19 96).
BARROS, 2007, pág. 401.
BARBOSA, 2003, p. 580.
BARROS, op. cit., p. 401.
11
vulgar, nas palavras de Denis Borges Barbosa:
[...] indicam, aparentemente, mais uma vez o requisito de novidade
ou, talvez, o de originalidade. A forma necessária, comum ou vulgar
já estará no estado da técnica, ou carecerá da distintividade própria à
proteção. Não há, aí, requisito novo para a proteção. De outro lado,
evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento
ornamental: a forma necessária é aquela imposta pelos requisitos
48
técnicos, e não será nunca ornamental.
Complementando, o aporte de Newton Silveira:
[...] a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se
acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que
outra forma não possa atender à mesma finalidade. Assim, o que
importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal
efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada
forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito
estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque
esta estaria interferindo no campo da técnica.
Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente
necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais,
subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá
também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de
caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de
fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art.
11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser
multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá
ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus
próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo,
49
o que se traduz em valor artístico.
3.4 FORMALIDADES PARA REGISTRO
Além do próprio autor, terceiros com autorização deste poderão
depositar o pedido de desenho industrial, ou seja, basta ter legitimidade sobre
o objeto de criação que poderá ser realizado o depósito (artigo 94 da Lei
9.279/96).50
Os requisitos para o pedido de registro de um desenho industrial
encontram-se elencados no artigo 101 da Lei 9.270/96. São eles: requerimento,
quando for o caso, relatório descritivo e reivindicações, desenhos ou
fotografias, campo de aplicação do objeto e, enfim, o comprovante de
pagamento de retribuição do depósito. Todos estes documentos deverão estar
escritos em língua portuguesa.
Depois de entregue ao INPI, essa documentação deve passar por um
exame formal. Gize-se, os registros de desenho industrial são concedidos sem
o exame prévio quanto à novidade e à originalidade, ou seja, não há um exame
prévio do mérito, pois os registros sempre são concedidos desde que não
48
49
50
BARBOSA, 2003, p. 581.
SILVEIRA, 1982, p. 100.
FARIA, 2007, p 17.
12
incorram em nenhuma das proibições legais do artigo 100 da Lei de
Propriedade Industrial (item 3.3). Isso acontece, porque presume-se que o
depositante, pessoa jurídica ou física, é legítimo no direito de pleitear o
privilégio, tendo em vista o caráter constitutivo do registro.51
Segundo Frederique Carlos da Cunha:
De fato, não existem vantagens de se requerer um exame de mérito,
porque um parecer favorável emitido após este exame em nada vai
influenciar na validade do privilégio, apenas vai manter a concessão,
não tornando o registro mais forte. E tanto os titulares dos registros
não vislumbraram vantagens que o número de pedidos desse exame
é mínimo, praticamente desprezível. O principal levantamento
apontou para uma incidência de cinco casos nos primeiros 1.000
pedidos processados, e entre esses cinco casos, dois deles tiveram
suas petições não conhecidas por não terem sido apresentadas pelo
titular do registro. Durante o ano de 1999, dos 8.492 pedidos
examinados, só procedemos 12 exames de mérito, ou seja, 0,14% do
52
total, o que pode ser considerado desprezível.
Todavia, isso não exclui a possibilidade de, em qualquer tempo, o
titular do desenho industrial requerer um exame de mérito que irá avaliar os
aspectos relativos à novidade e à originalidade. E, uma vez requerido, deverá o
INPI emitir um “parecer de mérito” que, caso se posicione pela ausência de um
dos requisitos exigíveis, implicará a nulidade do registro, instaurado de ofício.53
A afirmação dita por Frederique Carlos da Cunha deve ser entendida
com restrições, uma vez que o exame de mérito, no qual se discute a
prevalência do direito conferido pelo título de registro de um desenho industrial
em face de um terceiro infrator, é extremamente útil e recomendável no caso
de uma ação judicial. Obviamente, deverá o exame de mérito satisfazer o
interesse das partes.54
Na falta da documentação acima referida, existindo dados suficientes do
depositante, desenho industrial e autor, o pedido deverá ser entregue ao INPI,
mediante um recibo, devendo o depositante cumprir, no prazo de cinco dias, as
exigências que forem estabelecidas pelo órgão, sob pena de o pedido ser
considerado inexistente.55 “Cumprida as exigências, o depósito será considerado
efetuado na data da apresentação do pedido”56, exceto se o objeto não
51
52
53
54
55
56
BARROS, 2007, p. 408.
CUNHA, 2000, p. 67.
Art. 111, § único da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 199 6).
FARIA, 2007, p. 19.
Caput, artigo 103 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Ato Normativo (INPI) n° 161/2002, 4.4.2 (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
13
corresponder àquele já apresentado, hipótese esta em que a data será a do
cumprimento das exigências.57
O INPI estabelece que o relatório descritivo, as reivindicações e os
desenhos ou fotografias deverão ser entregues em quatro vias, admitindo o
acréscimo de duas, acompanhadas de um envelope endereçado e selado, para
que posteriormente sejam restituídas ao depositante depois de autenticadas,
via correio.58 Quando os objetos forem tridimensionais, os desenhos e as fotos
deverão ser em perspectiva, revelando vistas frontal, lateral, superior e inferior,
devendo ser clara e em escala que permita a sua redução, preservando-se os
detalhes.59
Em relação à necessidade de relatório descritivo, este será exigido
quando se verificar variantes configurativas, nomeação de desenhos e
necessidade de explicações sobre o objeto e seu campo de aplicação.60 O
campo de aplicação deverá constar no requerimento, se o título do desenho
industrial ou os registros atinentes no relatório descritivo forem insuficientes
para a identificação e a compreensão do objeto ou, tratando-se de padrões
ornamentais, à identificação dos produtos em que eles se aplicam.61
Segundo o artigo 104 da Lei de Propriedade Industrial, o pedido de
registro de desenho industrial deverá limitar-se a um único objeto, permitindo
uma pluralidade de variações, de até, no máximo, vinte, desde que se destinem
a um único propósito e guardem entre si características distintivas
preponderantes. Caso não seja atendida esta previsão, o depositante será
notificando, para que, no prazo de 60 dias, divida o pedido, que ficará
definitivamente arquivado.62
O desenho industrial deverá apresentar clara e suficientemente o
57
58
59
60
61
62
Comércio Exterior Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo 161/2002.
Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de
desenho industrial. 10 jun. 2002. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/desenho/pasta_legislacao-new-version/ato_161_02_html>. Acesso em: 25 fev.
2009).
BARROS, 2007, p. 404.
Ato Normativo (INPI) n° 161/2002, 4.2. Diz o ato normativo que os desenhos e as fotografias
deverão ser apresentados “[...] sem assinaturas ou rubricas, em papel flexível, resistente,
branco, liso, não brilhante, com dimensões de 297 mm x 210 mm (modelo DIN A-4), utilizado
somente em uma face, sem estar amassado, rasgado ou dobrado” (BRASIL, 2002).
BARROS, 2007, p. 405.
Ato Normativo (INPI) n° 161/2002, 11.1.1 (BRASIL, 2002).
Ato Normativo (INPI) n° 161/2002, 11.3.1(BRASIL, op. cit.).
Ato Normativo (INPI) n° 161/2002, 7.1 (BRASIL, op. cit.).
14
objeto e suas variações, de modo que consiga possibilitar a sua reprodução por
técnico no assunto.63
O processamento do pedido é simples e breve, pois a lei de desenho
industrial visa a celeridade do processo. Uma vez recepcionado o pedido pelo
INPI, deverá desde logo ser publicado e concedido, depois de ter passado pelo
exame formal (desenhos não registráveis, item 3.3; contenha as peças
exigíveis - requerimento, relatórios descritíveis e reivindicações, desenhos ou
fotografias, campo de aplicação do objeto e, enfim, o comprovante de
pagamento de retribuição do depósito -; e, por fim, refira-se a um único objeto
com, no máximo, vinte variações).
O depositante pode requer sigilo do depósito por até 180 dias a contar
da data do depósito. O pedido pode ser retirado no prazo de 90 dias, contados
da mesma data. Caso o depósito não gere efeitos, será priorizado o depósito
imediatamente posterior. Caso o pedido não seja retirado no prazo de 180 dias,
o processo tramitará normalmente.64
Realizado o registro, este produzirá efeitos após sua publicação, que
sempre acontecerá independentemente da decisão final, seja ela concessão,
indeferimento ou arquivamento definitivo e após a imediata expedição do
certificado do registro. É importante salientar que a propriedade do desenho
industrial adquire-se mediante o registro validamente concedido.65
No caso de concessão, o registro de desenho industrial tem validade
durante dez anos contados da data do depósito, prorrogáveis por mais três
períodos sucessivos de cinco anos, até atingir o prazo máximo de 25 anos
contados da data do depósito. As prorrogações devem ser pedidas no último
ano de vigência do registro ou até 180 dias após o vencimento do registro,
mediante pagamento de uma retribuição adicional.66
Enquanto vigorar o registro, o titular tem o direito de impedir que
terceiros utilizem o desenho, sem seu consentimento ou contribuam para que
outros o façam. O desenho industrial poderá ser utilizado por terceiros desde
que o mesmo seja usado para fins experimentais, direcionados a estudo e
pesquisas tecnológicas ou científicas. Dessa prerrogativa também se excluí os
63
64
65
66
BARBOSA, 2003, p. 582.
Art. 105 e § 1 do art. 106 da Lei n° 9.279/96 (BR ASIL, 1996).
Art. 109 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 108 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
15
atos praticados por terceiros desautorizados, de caráter privado sem propósito
comercial, mas desde que não cause prejuízos ao titular do desenho industrial.
E, por fim, esta regra não se aplica quando o desenho industrial for colocado
no mercado por terceiro autorizado pelo próprio titular. Este direito é
semelhante ao direito concedido aos titulares de patentes e seus limites
respectivos. Para tal conteúdo, prescreve o acordo sobre os Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights - TRIPs):
Art. 26 - 1 - O titular de um desenho industrial protegido terá o direito
de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou
importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que
constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do
desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins
comerciais.
No entanto, “à pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da
prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o
direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”,67
desde que o direito seja cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte
deste, que tenha relação direta com o objeto de exploração do registro, por
alienação ou arrendamento. Mas caso a pessoa tenha tido conhecimento do
objeto do registro antes dos 180 dias que precederam a data do depósito, não
gozará deste direito de continuar a exploração, desde que tenha sido depositado
no prazo de seis meses, contados da divulgação.68
É importante esclarecer que a proteção do desenho industrial refere-se
ao seu caráter ornamental e não ao caráter funcional do desenho.
Segundo Denis Borges Barbosa:
Assim, ainda que as imagens e especificações do desenho indiquem
um produto inteiro, a propriedade não abrange a utilidade industrial
do produto, mas só a feição estética. Quando comparando produtos
para apuração de eventual contrafação, a consulta ao estado da
técnica e a avaliação das diferenças de cada um dos produtos
69
contrastantes em face daquela é um método logicamente indicado.
A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 187, tipifica como crime
a fabricação de produto que incorpore desenho industrial registrado, ou
imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, sem a devida
autorização.
Para Denis Borges Barbosa:
67
68
69
Art. 110 caput e § 1° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 1996).
Art. 110, § 2°da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
BARBOSA, 2003, p. 583.
16
[...] a reprodução completa se presume violação, enquanto que - para
se considerar a existência de violação penal no caso de simples
imitação, há que se comprovar a confusão real ou potencial, levandose em conta, neste último caso, o consumidor a que se destina o
70
produto contendo o design.
Essa lei, em seu artigo 188, considera crime contra o registro de
desenho industrial quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, quem tem
em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que
incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial
que possa induzir erro ou confusão, não se resumindo apenas à imagem ou à
forma.
Com a densidade de sempre, diz João da Gama Cerqueira:
A lei pune não apenas a reprodução integral do desenho ou modelo
patenteado, isto é, a sua cópia servil, mas, ainda, a reprodução
parcial, desde que tenha por objeto seus elementos característicos. A
reprodução parcial pode consistir, também, na imitação do desenho
ou modelo patenteado [...]
As condições elementares dos crimes contra os desenhos e modelos
industriais são as mesmas dos crimes contra os privilégios de
invenção, de que tratamos anteriormente: a) existência de uma
patente válida; e b) um fato material que constitua ofensa ao direito
do concessionário da patente.
No caso de reprodução, pouco importa o meio ou processo
empregado pelo infrator. Não excluem também o crime as diferenças
mais ou menos numerosas entre o desenho ou modelo legítimo e o
contrafeito, destinando-se essas diferenças, quase sempre, a
mascarar a contrafação. Do mesmo modo, não constitui condição
essencial do crime a possibilidade de confusão entre o desenho ou
modelo contrafeito e o patenteado, se bem que essa circunstância
71
concorra para melhor caracterização do delito.
No entanto, José Carlos Tinoco Soares lembra que "desde que haja a
possibilidade de indução a erro ou confusão, quer seja pela reprodução integral,
parcial, quer pela imitação do desenho industrial registrado, o crime se realiza e se
consuma."72
Independentemente da esfera criminal, o prejudicado poderá ingressar
com ações na esfera cível no que considerar cabível. As ações de indenização
no cível, por violação de registro, encontram-se amparadas nos artigos 207 a
210 da Lei de Propriedade Industrial. Inclusive, há a previsão de concessão de
liminar para sustação da violação ou do ato. A indenização será calculada com
base nos benefícios que o prejudicado teria obtido se a violação não tivesse
ocorrido, e a previsão legal, para o pagamento de lucros cessantes, será
70
BARBOSA, 2003, p. 583.
CERQUEIRA, 1982, 711 et seq.
72
SOARES, José Carlos Tinoco Soares. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus
sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998. p. 280.
71
17
estabelecida. O prazo, para a ação de indenização, prescreve em cinco anos.73
3.5 NULIDADE DO REGISTRO
Embora não caiba recurso da concessão do registro do desenho
industrial, a lei prevê a nulidade do registro por via administrativa (artigos 113 a
117 da Lei de Propriedade Industrial) ou por via judicial (artigo 118, também, da
Lei de Propriedade Industrial). Além dessas formas de nulidade de registro, o
verdadeiro criador do desenho industrial, poderá requerer adjudicação do
registro que lhe foi negado injustamente pelo INPI, propondo ação
reivindicatória do registro na esfera judicial.74
O prazo, para a instauração do processo, pela via administrativa, é de
cinco anos contados da data do registro, sendo devidamente provocado por
requerimento de terceiro legitimado, exceto em decorrência de exame de
mérito quando não observados os requisitos definidos nos artigos 95 a 98 da
Lei de Propriedade Industrial, o qual poderá ser feito em qualquer momento, ou
podendo ser instaurado de ofício.75
Tanto o requerimento de terceiro legitimado, quanto a instauração do
processo de ofício, se feito no prazo de 60 dias da concessão do registro,
suspenderá os efeitos da concessão.76
Conforme o artigo 114 da Lei de Propriedade Industrial, depois de
devidamente publicada a decisão instauradora do processo administrativo, será
intimado o titular do registro de desenho industrial para se manifestar no prazo
de 60 dias. Decorrido esse prazo, o INPI deverá emitir um parecer,
independentemente de ter havido manifestação do titular do registro. Após o
parecer do INPI, deverão as partes ser intimadas para se manifestarem num
prazo igual de 60 dias.77
Decorrido o prazo, o processo será decidido pelo Presidente do INPI,
havendo
ou
não
manifestação
das
partes,
pondo
fim
à
instância
administrativa.78 Ainda que extinto o registro, o processo de nulidade
73
74
75
76
77
78
Art. 225 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 1996).
SILVEIRA, 1996, p. 52.
Art.113, § 1° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 1996).
Art. 113, § 2° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 115 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 116 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, 1996).
18
continuará.79
Em relação à ação judicial de nulidade, esta poderá ser proposta a
qualquer tempo da vigência do registro pelo INPI ou por qualquer outra pessoa
com legítimo interesse80, podendo a nulidade do registro ser arguida a qualquer
tempo como matéria de defesa.81 Atendido os requisitos do processo, o juiz,
preventiva ou incidentalmente, poderá suspender os efeitos do registro do
desenho industrial.82
A Justiça Estadual é competente para julgar a ação de nulidade de
registro de desenho industrial e quando não proposta pelo INPI, este intervirá
no feito, tendo o réu 60 dias para apresentação da contestação. Após o trânsito
em julgado, a decisão da ação de nulidade será publicada para a ciência de
terceiros.83
3.6 EXTINÇÃO DO REGISTRO
O registro do desenho industrial se extinguirá quando expirar o decurso
do prazo de vigência, seja pela renúncia de seu titular, ressalvados os direitos
de terceiros; pela falta de pagamento pela retribuição prevista; ou pela
ausência de procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com
poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para
receber citações, no caso de titular domiciliado no exterior.84
O registro de desenho industrial depois de extinto passa a ser de uso
comum, podendo ser explorado livremente. Ao ser concedido o registro sobre
um desenho industrial, o titular passa a exercer um monopólio sobre o mesmo.
No entanto, esse monopólio é limitado, podendo atingir o prazo máximo de 25
anos, ou seja, 10 anos prorrogados por três vezes consecutivas de 5 anos. Ao
fim deste prazo, extingue-se o registro, por omissão do titular quanto a sua
prorrogação ou por não serem mais possíveis prorrogações.85
No caso da renúncia, que é um ato de vontade do titular do registro por
não possuir mais interesse no objeto registrado, não se admite o prejuízo de
79
80
81
82
83
84
85
Art. 117 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 56 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 56, § 1° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 56, § 2° da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
Art. 57 da Lei n° 9.279/96 (BRASIL, op. cit.).
LOBO, Thomaz Thedim. Introducão à nova de lei de propriedade insdutrial. São Paulo:
Atlas, 1997. p. 71.
BARROS, 2007, p. 411.
19
direito e interesses de terceiros, como é o caso do cessionário ou licenciado
devidamente regularizado pelo INPI. Nesse sentido, no caso de haver terceiro
interessado, é necessária a anuência do titular para que ocorra a renúncia.86
4 A DUPLA PROTEÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS
A regulamentação da proteção dos desenhos e modelos industriais tem
sido há muito tempo objeto de nítida controvérsia. Isso já perdura há vários
anos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil.
A questão da proteção aos modelos e aos desenhos industriais surgiu
inicialmente na França ainda na fase das corporações de ofício. Os autores
franceses entendem que os modelos e os desenhos industriais devem ficar
sujeitos às mesmas leis que regulam a propriedade artística e literária, teoria
esta denominada de unidade da arte.87 Muitos destes autores são influenciados
por Pouillet em seu radical ponto de vista:
Hoje nós pensamos, portanto, como nós pensávamos já no momento
da primeira edição desta obra, que a melhor lei a ser elaborada em
matéria de desenhos e modelos industriais seria de assimilar, pura e
simplesmente, o desenho industrial no desenho artístico e
88
os incluir sob uma mesma proteção. (tradução nossa).
Ao defender a unidade de proteção dos desenhos e modelos
industriais, Pouillet explica a dificuldade de definir claramente a sua natureza e
suas características:
Isso que se colocou na cabeça de separar duas coisas, feitas por se
aliar e se unir, a arte e a indústria, e que se sonhou em estabelecer
entre elas uma linha de demarcação. É para se tentar uma distinção
impossível, é para querer admitir a existência do desenho industrial
ao lado e fora do desenho artístico, é para ter sonhado em separar o
que a natureza própria das coisas uniu ao ponto de misturar, é por
isso que o legislador francês, de forma apaixonada, mas sem lógica,
não pode, durante mais de 60 anos, levar a um bom resultado os
89
desenhos e modelos industriais. (tradução nossa).
Da mesma forma, Achiles Fournier mostra-se contrário à distinção
entre a arte propriamente dita e a arte industrial e também considera arbitrária
e impossível a separação da arte e dos produtos das indústrias. Segundo
86
87
88
89
BARROS, 2007, p. 411.
CERQUEIRA, 1982, p. 642.
“Nous pensons donc aujord’hui, comme nous le pensions déjá lors de la prémière édition de
cet ouvrage, que la meilleure loi à faire em matière de dessins et modèles de fabrique serait
d’assimiler, purement et simplement, le dessin de fabrique au dessin artistique et de les
confrondre dans une même protection” (POUILLET apud CERQUEIRA, op. cit., p. 642).
“Nous pensons donc aujord’hui, comme nous le pensions déjá lors de la prémière édition de
cet ouvrage, que la meilleure loi à faire em matière de dessins et modèles de fabrique serait
d’assimiler, purement et simplement, le dessin de fabrique au dessin artistique et de les
confrondre dans une même protection” (POUILLET apud CERQUEIRA, op. cit., p. 642).
20
Achiles Fournier “a separação da obra de arte e do modelo industrial é
juridicamente intraduzível” (tradução nossa).90
João da Gama Cerqueira vai de encontro a esta ideia, argumentando
como “é interessante notar que justamente sob o aspecto jurídico é que se
torna mais fácil a distinção entre as criações artísticas e os produtos da arte
industrial, sendo mais complexa a questão sob o ponto de vista exclusivamente
artístico”.91
Pouillet era completamente contra a possibilidade de o juiz tornar-se
um crítico da arte e entendia que a Lei do Direito do Autor deveria tutelar todo
desenho original e toda a forma nova, sem levar em conta o seu destino, a
qualidade de seu autor ou qualquer julgamento de valor estético por parte do
juiz.92
Não obstante, João da Gama Cerqueira afirma que não deixam de ter
razão os autores que defendem a unidade de proteção legal dos desenhos e
dos modelos industriais, pois nem sempre é fácil a distinção entre os desenhos
e os modelos industriais das obras puramente artísticas, como demonstra o
grande número de critérios propostos na doutrina para estabelecer esta
diferenciação.93
Nenhum prejuízo resulta da distinção entre as obras de arte dos
desenhos e modelos industriais, quando submetidos a regimes diferentes, no
que diz respeito à proteção dos direitos do autor, pois se o desenho ou o
modelo industrial possuir um predicado artístico, o autor sempre terá a
proteção da Lei do Direito do Autor ou da Lei da Propriedade Industrial.
Dependendo do interesse que se visa a resguardar existe a dupla proteção das
leis.
No entanto, nem sempre é possível conferir valor artístico aos
desenhos e aos modelos industriais, sendo que em alguns casos estes são
destituídos de cunho de obras de arte.94
João da Gama Cerqueira entende que “os defensores da unidade da
arte e da proteção legal situaram mal o problema, colocando-o fora de seus
90
91
92
93
94
“La séparation de L’ouvre d’art et du modèle d’industrie est juridiquement intraduisible”
(FOURNIER apud CERQUEIRA, 1982, p. 643).
Ibid., p. 643.
POUILLET apud SILVEIRA, 1982, p. 110.
CERQUEIRA, 1982, p. 646.
Ibid., p. 647.
21
termos”.95 A questão não é de separar a arte da indústria, mas sim distingui-las.
Segundo o autor:
Os desenhos e modelos industriais realizam a síntese da arte e da
indústria, que não se separam, mas também não se confundem. Se
as artes industriais reclamam pela sua natureza artística, se seus
produtos se caracterizam pela aplicação da arte à indústria, o que
traduz na expressão artes aplicadas, é claro que não se podem
separar duas idéias. Daí não se segue, porém, que não se deva
distinguir a indústria da arte, que ambas se confundam num mesmo
96
conceito.
Não é o papel do juiz, nem das autoridades administrativas incumbidas
da concessão dos privilégios dos desenhos e modelos industriais, resolver as
questões estéticas, muito menos determinar onde começa a beleza, como
dizem os escritores que defendem a unidade de proteção. Essas autoridades
não deverão se basear em critérios abstratos, fundados na filosofia da arte ou
nos princípios da estética, mas sim guiar-se por critérios positivos. Como diz
João da Gama Cerqueira, “fornecidos pela própria lei ou indicados na doutrina,
que permitam verificar, em cada caso, os característicos que distinguem os
desenhos e modelos industriais”.97
Os autores franceses, seduzidos pela unidade da arte, colocaram mal a
questão, quando essa foi trazida para o campo do direito. Deixaram-se
simplesmente empolgar com a defesa de princípios. Os argumentos por eles
usados seriam incontestáveis se tratassem de provar que os desenhos e os
modelos industriais são dignos de proteção legal, sem levar em consideração os
valores artísticos.
A proteção dos desenhos e dos modelos industriais não deve assimilarse singelamente às obras de arte. Isso se opõe à própria natureza dessas
criações e ao fim a que se destinam.
De acordo com João da Gama Cerqueira, há uma diferença essencial
entre as criações das belas-artes e as produções da arte industrial. Para o
autor isso é algo inegável, uma vez que a segunda é considerada subsidiária
da primeira, sendo aquela considerada mais como gênero industrial do que
como gênero arte.98
A finalidade das artes industriais é a produção artística de objetos
95
96
97
98
CERQUEIRA, 1982, p. 647.
Ibid., p. 648.
Ibid., p. 648.
Ibid., p. 649.
22
industriais e não a produção industrial de objetos de arte. Assim, não é a arte
que industrializa, mas sim a indústria que se reveste de caráter artístico. Em
outras palavras, é a aplicação da arte à indústria, ou seja, a criação de um
gênero industrial. Daí resulta a expressão "arte aplicada", a qual, segundo João
da Gama Cerqueira, não parece apropriada, uma vez que “não há nenhuma
arte que possa ser chamada de arte aplicada, mas aplicações da arte à
industria, como não há ciências aplicadas, mas ciências e suas aplicações”.99
São inúmeros os aspectos pelos quais as belas-artes e as artes
industriais se diferenciam. Uma das diferenças é a finalidade de cada uma,
sendo a primeira a expressão dos sentimentos e emoções, enquanto que a
segunda está ao prazer ou o chamado regalo dos olhos. Outra diferença é que
as obras de artes caracterizam-se pela liberdade do artista, independem da
utilidade que possam ter e expressam a necessidade do artista de criar, de
exprimir sua personalidade. Ao contrário, as artes industriais se destinam a um
fim determinado, pré-estabelecido, visando à utilidade.100
Pode-se notar que, enquanto as obras de arte são espontâneas, os
desenhos e modelos industriais estão associados ao gosto e às preferências
da época. João da Gama Cerqueira argumenta que:
Pode-se aceitar o princípio da unidade da arte para o fim de se
reconhecer ao autor de desenhos e modelos industriais o mesmo
direito à proteção legal; mas deve-se repelir o princípio da
assimilação dessas produções industriais às obras de arte, para o fim
de submeter umas e outras ao mesmo regime legal, o que só
101
inconvenientes pode trazer. A dualidade de proteção não se justifica
apenas por motivos teóricos, fundados na diferença entre as obras de
arte e os produtos industriais, mas fundamenta-se principalmente nas
102
razões de ordem prática.
A dualidade de proteção não se justifica apenas por motivos teóricos,
fundados na diferença entre as obras de arte e os produtos industriais, mas
fundamenta-se principalmente nas razões de ordem prática.103
O tipo de proteção a que aspiram os autores dos desenhos e modelos
industriais é o estabelecimento de privilégios na fabricação e na venda,
permitindo empregar com segurança os capitais necessários à exploração
industrial do seu objeto, uma vez que os mesmos precisam ser reproduzidos e
99
100
101
102
103
CERQUEIRA, 1982, p. 648.
Ibid., p. 650-1.
Ibid., p. 650.
Ibid., p. 653-4.
CERQUEIRA, 1982, p. 653-4.
23
postos no comércio.104
Um industrial precisa ficar protegido das afrontas aos seus direitos, isto
é, ele necessita de proteção legal efetiva, a fim de ter exclusividade em sua
exploração. Essa prova imediata de seu direito, isenta de contestação, só o
registro pode conceder.105
Esse privilégio de proteção envolve restrições à liberdade de comércio
e indústria, acompanhadas de sanções impostas pela lei. Para isso é
necessário que a lei estabeleça condições para a concessão do privilégio, não
necessitando o desenho ou modelo industrial ser apenas original, mas também
possuir o atributo da novidade, como anteriormente já discutido.106
Em relação à propriedade artística, a proteção dada pelo direito autoral
é o respeito à moral e o impedimento de que a obra seja reproduzida e
explorada
por
terceiros,
auferindo
assim
vantagem
econômica.107
Diferentemente dos desenhos e modelos industriais, os direitos artísticos não
demandam cautelas especiais, bastando que o autor prove que a obra é sua,
pois a obra de arte é única e independe de registro. A lei, com intuito de
fornecer maior segurança ao autor da obra, faculta o registro, embora esse não
seja essencial para constituição desse direito.108
Nesse sentido, João da Gama Cerqueira afirma que “sendo
inteiramente diversos os interesses a proteger, forçosamente deverão ser
diferentes as leis de proteção da propriedade artística e dos produtos
industriais”.109
Diz João da Gama Cerqueira:
Assim, o legislador, ou submeteria todos os desenhos e modelos
industriais ao regime da propriedade artística, ou criaria sistema de
proteção análogo ao dos desenhos e modelos, sujeitando a este
regime a propriedade artística. No primeiro caso, a proteção do direito
do autor, sob o ponto de vista comercial e industrial, seria ineficaz ou
pouco útil. Por outro lado, ficariam desprotegidas as criações comuns,
destituídas de caráter artístico mais acentuado, em que
predominasse o aspecto utilitário do objeto, o que redundaria em
prejuízos das próprias indústrias interessadas. No segundo caso, os
artistas ficariam obrigados ao registro de suas obras, e a proteção
destas passaria a depender de certos requisitos legais, o que é
104
105
106
107
108
109
CERQUEIRA, 1982, p. 653.
Ibid., p. 653.
Ibid., p. 653.
Ibid., p. 654.
Ibid., p. 654.
Ibid., p. 654.
24
incompatível com a sua liberdade criadora.
110
Assim, torna-se imprescindível existir duas leis distintas para regular
institutos e interesses distintos. Isso é tão evidente que, na França, onde o
princípio da unidade da arte culminou com a assimilação dos desenhos e dos
modelos industriais, foi preciso a criação de lei especial para a proteção
destes.111
Como a criação de lei especial não basta e as convenções não
amparam os desenhos e modelos industriais que são protegidos pela lei da
propriedade artística, na esfera internacional os desenhos e modelos industriais
ficam desamparados.112
A solução do direito brasileiro, diferente da adotada pelos autores
franceses, foi a de adotar a dualidade da proteção, não excluindo a
possibilidade da cumulação das duas leis sobre os desenhos e modelos
industriais. Os desenhos industriais são cobertos pela Lei de Propriedade
Industrial e as obras de arte ficam sob a égide da Lei dos Direitos do Autor.
Não obstante, quando se tem uma obra de arte justaposta a um
desenho ou modelo industrial, o autor pode invocar ambas as proteções. Não
se pode negar ao autor o reconhecimento de seu direito, quando sua obra
puder ser replicada, por meio de processos industriais.113
João da Gama Cerqueira diz: “são domínios diversos e a proteção se
exerce em campos diferente, sem incompatibilidades”.114
Assim, o desenho industrial tem caráter misto de obra de arte, uma vez
que ele pode ser considerado uma expressão da criatividade do desenhista,
cumulada com a aplicação industrial. Isso significa que o autor pode ser
protegido por dois institutos, podendo gozar dos direitos autorais e também dos
direitos de proprietário do desenho ou modelo industrial assegurados pela Lei
de Propriedade Industrial.115
Dessa forma, a distinção entre as obras artísticas dos desenhos
industriais não impede o reconhecimento dos direitos do autor sobre o objeto a
ser industrializado.
110
111
112
113
114
115
CERQUEIRA, 1982, p. 654-5.
Ibid., p. 655.
Ibid., p. 655.
Ibid., p. 656.
Ibid., p. 656.
Ibid., p. 656
25
Segundo Newton Silveira, o que interessa “a esta altura, é salientar que
a expressão desenho industrial não se reduz a uma forma meramente
ornamental conferida a um produto industrial, podendo ser dotada, ex
abundantia, de força expressiva”.116
Lembra ainda o autor:
Como se vê, a expressão "desenho industrial" não se reduz às formas
bidimensionais, nem ao caráter meramente ornamental, abrangendo
esse conceito as formas tridimensionais e, também, as
bidimensionais e tridimensionais de caráter expressivo, devendo
incluir até as formas que conferem maior utilidade e conforto para o
117
usuário (campo da técnica) e a comunicação visual.
Uma das mudanças geradas pela Revolução Industrial foi a
mecanização das artes, especialmente das artes plásticas, fazendo com que
houvesse preocupação com a harmonia entre arquitetura e indústria. Assim, o
objetivo passou a ser melhorar a qualidade dos produtos industriais e educar o
gosto do público.
Diz Newton Silveira:
O desenho industrial compõe dois elementos que no mundo moderno
não mais se contrapõem: a funcionalidade e a estética. A separação
lógica entre tais conceitos, além de carecer de aplicação prática, não
chega nem mesmo a constituir mais uma separação lógica visto o
118
novo conceito estético de que o feio é incômodo.
Embora o fenômeno industrial moderno denominado design consista
da união da técnica e da estética, não pode ser reduzido aos critérios
convencionais da arte e da técnica. As novas criações devem acompanhar a
evolução da matéria e serem disciplinadas sem dependência da técnica e da
estética, pois esta é fruto da criatividade do designer.119
A civilização moderna tem como característica a produção industrial em
massa, uma vez que as máquinas são cada vez mais aperfeiçoadas,
permitindo a multiplicação rápida dos produtos, com o objetivo de atender o
maior número de pessoas. As primeiras leis de proteção aos inventores
surgiram da utilização das máquinas.120
O objetivo era estimular a criatividade humana em benefício da
indústria e proteger tão somente as obras de aplicação industrial, pois, se a
patente de invenção fosse conferida a todos os criadores, essa seria válida
116
117
118
119
120
SILVEIRA, 2003.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
26
mesmo que os produtos não pudessem ser industrializados.121
Contrariando tal ideia, a proteção aos autores no campo das artes
intensificou-se em face da possibilidade de reprodução de suas obras. Um
exemplo claro são as obras literárias, que foram alvo de preocupação após a
invenção da imprensa.122
Conclui-se, assim, que tanto as Leis de Direito do Autor quanto a Lei de
Propriedade Industrial são frutos da revolução industrial. Essa breve digressão
histórica, vista pelo ângulo da produção massificada, serviu para mostrar que não
há qualquer contraposição entre os direitos de propriedade industrial e os direitos
do autor.123
Sendo ambos oriundos do mesmo fenômeno, Newton Silveira salienta:
“não possuindo qualquer sentido a ideia de que a arte se opõe, como conceito,
à multiplicação industrial, visto que essa mesma possibilidade de multiplicação
massificada é que deu origem à proteção do autor.”124
Assim, não é a quantificação que gera uma linha divisória entre o
direito do autor e a propriedade industrial, já que na sociedade atual
ambas se destinam à reprodução, sendo consumidas pelo maior número
de pessoas possível.125
Salienta Newton Silveira:
Tanto o critério de multiplicação não desqualifica as obras artísticas,
que as mais conhecidas e que encontram mais severa proteção na lei
de direitos autorais, são aquelas que se destinam à produção em
massa por sua própria natureza, como os livros, discos e filmes,
objetos, respectivamente, das indústrias editorial, fonográfica e
cinematográfica. Evidentemente o caráter industrial da criação não
pode servir de elemento diferenciador entre as criações industriais e
as artísticas, nem a industrialização pode desnaturar o caráter
126
artístico de uma obra.
Dentro desse contexto, Newton Silveira afirma que “não há como negar
valor artístico a certas criações no campo da indústria, as quais,
reconhecidamente, são dotadas de valor estético”.127 Como exemplo, o autor
cita o design de Raymond Loewy, que apresentou um projeto de carro que se
revelou mais do que uma ideia artística diferente, mas sim um novo conceito
121
SILVEIRA, 2003.
Ibid.
123
Ibid.
124
Ibid.
125
Ibid.
126
Ibid.
127
CERQUEIRA, 1982, p. 133.
122
27
estético.128
Não há dúvidas a respeito da possibilidade de cumulação entre a Lei
de Propriedade Industrial e a Lei do Direito do Autor. Entretanto, as chamadas
obras de artes aplicadas, para receberem a proteção de ambas as leis,
deverão ter necessariamente a possibilidade de dissociação material entre a
obra artística e o produto industrial. Como exemplo, pode-se citar o caso da
pintura da carroçaria de um automóvel, podendo esta ser raspada sem que o
veículo perca sua integridade, o que não acontece quando a obra é a própria
forma da carroçaria.129
Newton Silveira afirma que se a forma estética não puder ser separada
do resultado técnico, que por sua vez é decorrente de uma determinada forma,
teremos uma limitação aos direitos do autor e nesse caso existe confronto
entre os direitos de naturezas diversas, sendo o legislador obrigado a optar por
aquele que beneficie a coletividade.130
Em outras palavras, Newton Silveira afirma que “somente deve ser
negada a proteção autoral a uma forma artística, quando a mesma constitua
forma necessária para a obtenção de um resultado técnico”.131
Segundo esse mesmo autor, a par da tutela dos direitos autorais,
quando uma criação possuir condições de ser industrializada, o autor poderá
obter também uma patente de modelo industrial, na forma prevista na Lei de
Propriedade Industrial. Por outro lado, a patente de um modelo de desenho
industrial poderá ser obtida para novas formas, às quais falte o cunho artístico,
mas desde que possuam os requisitos da originalidade, novidade e caráter
industrial. Nesse caso, não será tutelado o direito do autor por faltar o requisito
do valor artístico.132
Portanto, um produto de desenho industrial não gozará da proteção do
128
“O carro foi mais que uma diferente ideia artística. Foi um novo conceito estético
expressando um sentimento de simplicidade. A representação, com as sua ação recíproca
de luzes e sombras, a sua fluidez e movimento, foi por si só um conceito novo, em
contrapartida teve um efeito definitivo sobre a publicidade da indústria automotiva.”(tradução
nossa). “[...] the car was more than a different artistic idea. It was a new aesthetic concept
expressing a feeling of simplicity. The rendering, with its Interplay of highlights and shadows,
its fleetness and motion, was itself a fresh concept, with in turn had a definite effect upon the
automotive industry’s advertising” (LOEWY, Raymond. Industrial Design. New York, 1979.
p. 4 apud SILVEIRA, 2003).
129
SILVEIRA, 1982, p. 137.
130
Ibid., p. 137-8.
131
Ibid., p. 138.
132
Ibid., p. 138.
28
direito autoral quando não possuir nível artístico suficiente, podendo assim ser
tutelado pela Lei de Propriedade Industrial.133
Assim, após toda está exposição, Newton Silveira conclui:
Assim entendido, a única diferença entre a aplicação da teoria da
unidade da arte e a da dissociabilidade consistirá em que, pela
primeira, a lei de direitos de autor protegerá inclusive a forma de
produtos industriais de baixo nível estético, enquanto que, pela outra,
tais criações somente poderão ser tuteladas como modelos
industriais. As criações industriais de alto nível estético serão
protegidas tanto numa quanto em outra, exceto quando se tratar de
forma necessária, caso em que a aplicação da lei de direitos de autor
estará excluída por ambas, a fim de evitar a interferência do direito
134
autoral no campo da técnica.
Ainda se faz pertinente mencionar a discussão gerada após a nova
redação da Lei 9.610/98, a qual suprimiu do seu artigo 7°, o antigo inciso XI do
artigo 6° da anterior Lei 135. Qual seja: “obras de arte aplicada, desde que seu
valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem
sobrepostas”.
Apesar do fato da patente de desenho industrial poder ser cumulativa
com a do direito autoral sobre a inserção estética que lhe dá origem gerar
grande discussão, esta não prospera. Há doutrinadores que consideram este
artigo taxativo, não podendo assim pensar na cumulação de ambas as leis,
propriedade industrial e direito autoral. No entanto, há quem diga que a lista
das obras intelectuais protegidas, elencadas no artigo 7° da Lei do Direito do
Autor, seja meramente exemplificativa, fazendo com que a supressão do
dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada não a exclui
do âmbito autoral.136
Newton Silveira é quem melhor explora o assunto e, conforme já visto,
diz que mesmo com a alteração de ambas as leis, propriedade industrial e
direito autoral, existe, sim, a possibilidade de dupla proteção dos desenhos
industriais.
Apesar de aparentemente o atual artigo 7° da Lei do Direito do Autor
ter suprimido a norma do antigo artigo 6°, inciso X I, o qual tutelava as obras de
arte aplicada, não excluiu expressamente. Assim, continuam tuteladas com
ressalva do artigo 8°, VII da atual Lei, que consid era que não pode ser objeto
de proteção da Lei “o aproveitamento industrial ou comercial das idéias
133
134
135
136
SILVEIRA, 2003.
SILVEIRA, 2003.
BARBOSA, 2003, p. 575.
Ibid., p. 575.
29
contidas nas obras”. Tal norma não diverge da anterior, que protegia as obras
de arte aplicada.137
4.1 INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS
Segundo Denis Barbosa, “a proteção dos desenhos industriais é, em
direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade
intelectual”.138
No objeto do desenho industrial, encontra-se sob uma proteção sui
generis, pois combina elementos característicos do direito autoral de marcas
identificadoras de um produto, distinguindo-o de outro de origem diversa, e de
patentes com o nível de inventividade e aplicação industrial.139
Sendo assim, tão complexa a delimitação de um campo específico de
atuação do desenho industrial, faz-se necessária uma análise mais detalhada que
permita conhecer melhor a matéria de desenho industrial e outras matérias interrelacionadas.
4.1.1 Desenho Industrial x Patente (Modelo de Utilidade)
Primeiramente cumpre esclarecer que os modelos de utilidade tem por
objetivo a melhoria do uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior
eficiência ou comodidade na sua utilização, por meio de nova configuração.140
Considerados os desenhos industriais até a Lei 9.279/96 uma
modalidade literal de patente, a tutela destes passa a ser objeto de registro. No
entanto, essa separação não limitou o contato com este instituto.
No artigo 9° e 95 da Lei de Propriedade Industrial, encontram-se os
pontos convergentes dos desenhos industriais com as patentes de modelo de
utilidade, a saber: o requisito da novidade, já estudado.
Assim, se uma forma deve ser nova para obter proteção, seja ela
ornamental, como prevê o desenho industrial, seja ela funcional, como prevê o
modelo de utilidade, um mesmo objeto de desenho industrial poderia ser
137
138
139
140
SILVEIRA, Newton. Comentários à nova Lei de Direito Autoral n 9.610, de 19/02/98. Revista
da ABPI, n. 31, p. 35-43, nov./dez. 1997.
BARBOSA, 2003, p. 575.
FARIA, 2007, p. 20.
SILVEIRA, 1982, p. 52.
30
protegido por ambos institutos.141
Segundo Adriana Xavier de Faria, a inter-relação entre os institutos vai
mais longe:
Ao mesmo tempo, porquanto o UM não proíbe a forma plástica ou
ornamental, o DI também não proíbe a funcionalidade implícita de um
objeto, tampouco proíbe que se tenha nele uma melhoria funcional.
Fica claro, então, que um mesmo objeto pode obter registro como UM
e como DI. Nesse mesmo sentido, nada impede que um objeto de
uso prático tenha também uma forma ornamental original. Caso
142
contrário, seria o desenho industrial um modelo de “inutilidade”?
Nesse sentido, os requisitos do modelo de utilidade, uso prático e a
melhoria funcional, podem ser pertinentes ao desenho industrial, sem resultar
prejuízo aos requisitos deste. Adriana Xavier de Faria argumenta que tanto isso
é verdade que é vedado ao desenho industrial a forma necessária, comum ou
vulgar do objeto.143
No entanto, há que se levar em conta, que os requisitos de uso prático
e de melhoria funcional não serão analisados, embora estejam presentes no
desenho industrial; em conseqüência, não há proteção para esses.
Outro aspecto comum entre os desenhos industriais e os modelos de
utilidade é que para ambos é proibido obras de caráter puramente artístico,
uma vez que deve haver aplicação industrial. Não obstante, é possível esse
caráter estar presente no primeiro, pelo requisito originalidade e também no
segundo, com o requisito do ato inventivo.144
Adriana Xavier de Faria afirma que é muito tênue a linha que separa os
institutos da patente do modelo de utilidade e de desenho industrial. Segundo a
autora, um mesmo desenho pode ser protegido por modelo de utilidade e/ou
desenho industrial, dependendo do enfoque dado à sua apresentação gráfica e
como são trabalhados seus elementos descritivos e suas características. Se o
interesse for proteger a forma, disposição ou melhoria funcional, cabe a
primeira forma, mas, se o interesse for proteger a forma externa e ornamental
de um objeto; então, cabe a segunda forma.145
Um ponto que torna o desenho industrial muito mais atrativo do que o
modelo de utilidade é a ideia de que a proteção à patente dura apenas 15
anos, fora o tempo que pode levar para a concessão, enquanto que a proteção
141
142
143
144
145
FARIA, op. cit., p. 20.
FARIA, 2007, p. 20.
Ibid., p. 20.
Ibid., p. 20.
Ibid., p. 20.
31
conferida ao desenho industrial pode durar até 25 anos, sendo esta quase que
automática.146
Segundo pesquisa realizada no banco de dados do INPI, pode-se
perceber que no período de 1997 a 2001, o número de depósitos de modelos
de utilidade foi aproximadamente 9,8%, enquanto que o número de depósitos
de desenho industrial foi de 42,7%.147
4.1.2 Desenho Industrial x Marcas (Figurativas e Tridimensionais)
Primeiramente, cabe explicar que as marcas são entendidas como o
conjunto de um ou mais indicativos distintivos capazes de identificar um
produto e associá-lo a sua origem.
Segundo Newton Silveira, “considera-se marca de produto ou de
serviços aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa.”148 O conceito de marca se expandiu
muito ao longo dos anos, de tal forma que a proteção alcançou as marcas
sonoras e tridimensionais.
Segundo o Dr. Carlos Henrique Fróes, na segunda sessão plenária do
XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, a introdução das marcas
tridimensionais foi uma oportunidade para proteger ad eternum de um tipo de
desenho industrial, uma vez que as marcas podem ser prorrogadas infinitivamente
a cada 10 anos.149
A marca tridimensional protege o volume, não que isso já não fosse
prática comum, por meio de depósitos de apresentação figurativa, como nos
casos de desenhos de frascos de perfumes e outras embalagens, assim
explica Adriana Xavier de Faria.150
Se todo o sinal distintivo, visualmente perceptível, pode ser protegido,
em princípio, como marca, sem incorrer em proibições legais, será que um
objeto de desenho industrial pode ser também um “sinal distintivo”?
Segundo explica Adriana Xavier de Faria:
Às marcas aplica-se o princípio da especialidade, o qual objetiva a
proteção de um determinado símbolo para um determinado segmento do
mercado. Tanto é assim que podemos ver marcas idênticas, de origem
146
147
148
149
150
FARIA, 2007, p. 21.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) apud FARIA, op. cit., p. 21.
SILVEIRA, 1996. p. 49.
FRÓES apud FARIA, 2007, p. 22.
Ibid., p. 22.
32
diversa, identificando diferentes produtos, tais como leite de magnésia
Phillips e televisores Philips, ou jornal O Globo, água sanitária Globo e
151
biscoitos Globo.
No entanto, este princípio não é aplicado no desenho industrial, que
não se restringe a um segmento do mercado, podendo um mesmo objeto ser
aplicado a vários produtos.
O que torna atrativo a proteção das marcas é que estas podem ampliar
a validade do objeto de desenho industrial, não limitando-se ao prazo máximo
de 25 anos, pois a proteção é eterna. No entanto, antes de optar entre uma e
outra, deve-se sempre levar em conta os objetivos da proteção almejada. E
como lembra Adriana Xavier de Faria, “o depósito de desenho industrial deverá
ser priorizado, sob pena de se perder o requisito da novidade, uma vez que o
titular tem apenas 180 dias para depositá-lo, após sua divulgação”.152
5 CASOS NO BRASIL E NO EXTERIOR
O objetivo deste capítulo é melhor compreender como é tratada a
proteção dos desenhos industriais no Brasil e no exterior. E, se há, na prática,
a possibilidade de cumulação entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei do
Direito do Autor. Pois como já visto, na teoria, nada impede tal cumulação de
leis, quando a forma artística não constituir forma necessária, para obtenção de
um resultado técnico.
Não se encontra na jurisprudência brasileira, julgado que tenha tratado
especificamente da questão autoral ao desenho industrial. Não obstante, em
pesquisa realizada pelo INPI, constatou-se que a preocupação com o registro
dos desenhos industriais, associado ao direito do autor, tornou-se cada vez
mais frequente em função da possibilidade destes serem copiados.153
Antonieta
Contini,
representante
de
uma
organização
não
governamental entrevistada pelo INPI, reconhece que só começou a existir
preocupação com a proteção aos desenhos industriais, quando as criações
artísticas da comunidade passaram a ser indevidamente copiadas.154
151
FRÓES apud FARIA, 2007, p. 22.
FARIA, 2007, p. 22.
153
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Desenho industrial e
direito de autor se completam no mundo da moda. 2007. Disponível em:
<http://www.inpi.gov.br/menu-superior/imprensa/fashion-rio-1/copy_of_noticias-fashionrio/desenho-industrial-e-direito-de-autor-se-completam-no-mundo-damoda/?searchterm=autoral>. Acesso em: 28 abr. 2009.
154
Ibid.
152
33
Nessa situação, Antonio Bernardo, o designer que possui mais de mil
peças registradas como direito autoral, passou a registrá-las também no INPI, a
fim de evitar a indevida reprodução, concedendo a elas a devida proteção.155
Por exemplo, o anel chamado Puzzle (Figura 6),156 foi um dos objetos desse
designer que recebeu a proteção do direito autoral (registro na Escola Nacional
de Belas Artes) e também a proteção de desenho industrial (registro no INPI).
Anel Puzzle
Figura 1 - Exemplo de objeto passível de proteção da Lei de Propriedade
Industrial e da Lei dos Direitos Autorais.
Segundo Mauki Espósito, pesquisadora da área de registro de desenho
industrial do INPI, “esses dois tipos de proteção se completam”.157 Assim,
verifica-se, na prática, que no Brasil é possível a cumulação da Lei de
Propriedade Industrial com a Lei do Direito do Autor. Além da possibilidade da
cumulação das Leis, esta se faz necessária em alguns casos, para dar ao
objeto a proteção mais ampla, não ficando este suscetível a reprodução.
O segundo caso a ser apresentado, em oposição ao anterior, é um
julgado norte-americano retirado do livro de Newton Silveira,158 datado de 14
de agosto de 1978. O caso Esquire Inc. vs. Ringer merece atenção especial
por demonstrar a interpretação dos tribunais norte-americanos a respeito do
assunto. A ação objetivou compelir o Copyright Office a registrar, como obras
de arte, três luminárias, pois defendia o ponto de vista de que tais obras eram
artísticas e deveriam ser protegidas pela Lei do Direito do Autor e que a recusa
do registro seria um julgamento estético injustificável sobre a obra de arte
moderna.
155
156
157
158
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 2007.
OBJETOS
de
Desejo.
Anel
puzzle.
25
maio
2006.
Disponível
<http://www.objetosdedesejo. com/2006/anel-puzzle>. Acesso em: 28 abr. 2009.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 2007.
SILVEIRA, 1982, passim.
em:
34
Tendo recusado o registro, o Copyright Office defendeu-se, alegando
que tais luminárias eram objetos utilitários, cuja forma era determinada pela
função e, visto que não continham nenhum elemento artístico, não constituíam
obras de arte como previsto no Copyright Code.
O pedido de direito autoral das três luminárias, protocolado no
Copyright Office em 23 de agosto de 1974, foi indeferido. Em decorrência de tal
decisão, a Esquire iniciou, em 20 de outubro de 1975, uma ação contra a
diretora daquele registro, Ms. Barbara A. Ringe (Civil Action n. 75-1737; United
States District Court for the District of Columbia).
A ação baseou-se no fato de que as luminárias eram registráveis pela
Lei do Direito do Autor, sendo as criações dotadas de desenho único e original,
com efeito moderno. A Esquire alegava que, quando um artigo possui uma
forma estética perceptível por quem a observa, sua função é ao mesmo tempo
utilitária e estética. Além disso, a Esquire sustentava que o Copyright Office já
havia concedido registros para outros utilitários, como, por exemplo, talheres,
bonecas, relógios, argolas, saleiros, cinzeiros e objetos de iluminação (lustres,
lâmpadas e candelabros).
Segundo a autora da ação, a ré indeferiu os registros das luminárias
com base no Code of Federal Regulations (37 C.F.R. Patents, Trademarks and
Copyrights, Chapter II, parts 201/202,§ 202.10), por entender que tais criações
não possuíam valor artístico independente do aspecto utilitário.
A Esquire denominou as luminárias de ELLIPTRA I, ELLIPTRA II e
ELLIPTRA III, as quais possuíam dois tipos de configurações artísticas, sendo
que o Copyright Office não contestava a representação das criações originais.
Além disso, a autora da ação argumentava que no caso Mazer vs. Stein (347
U.S. 201-1954), a Suprema Corte dos Estados Unidos havia decidido que,
quando uma estatueta formasse uma luminária, incorporando arte, poderia ser
protegida pelo direito autoral.
Com o objetivo de demonstrar que a luminária, ora chamada de
ELLIPTRA, se enquadrava na proteção autoral, a autora apresentou
publicações exibindo esculturas modernas, as quais utilizavam formas simples,
geométricas e abstratas, argumentando que estas constituíam a base da arte
moderna. Concluiu afirmando que caso tivesse apresentado tais obras como
esculturas, antes de incorporá-las como luminárias, teria obtido o registro, uma
35
vez que estas tinham condições de serem utilizadas como esculturas
modernas.
A sentença, prolatada pela United States District Court for the District of
Columbia, julgou procedente o pedido da autora, decidindo que o desenho
artístico de luminárias destinadas ao uso de áreas de estacionamento e outras
áreas externas poderiam ser objeto de registro autoral.
A despeito do propósito utilitário do artigo, abriu-se a possibilidade de
registro de direito autoral aos desenhos industriais. O juiz, em seu relatório, fez
referência ao caso Mazer vs. Stein, no qual ficou assentado que as obras de
artes podem ser objeto de direito autoral, não devendo o termo “arte” ser
reduzido a formas tradicionais de arte pura.
O juiz complementou dizendo que as luminárias em questão
constituíam claramente arte, servindo tanto para decorar ambientes durante o
dia, como iluminá-los à noite. Assim, o Copyright Office não deveria ter
recusado o registro com base em motivos artísticos ou porque a forma
apropriada é utilitária. O juiz prosseguiu, considerando que a verdadeira
dificuldade do Copyright Office foi na perspectiva de ter de registrar uma
infinidade de desenhos industriais.
No seu recurso junto à Court of Appeals, o Copyright Office fez
referência à Lei 1978, a qual mantém uma distinção entre as obras de arte e os
desenhos industriais não registráveis. Foram reiteradas as considerações de
caráter econômico apresentadas como contestação. Também foi alegado que
as formas geométricas básicas, como círculos, quadrados, retângulos e elipses
eram de domínio público, não devendo constituir monopólio. O recurso criticou
a afirmativa do juiz de que as luminárias podiam ser consideradas decorativas
durante o dia.
O acórdão da Court of Appeals, de 14 de agosto de 1978, reformou a
decisão de primeiro grau, dando provimento ao recurso do Copyrights Office,
pois os juízes entenderam que a interpretação dada pelo Copyrights Office
decorreu do princípio segundo o qual os desenhos industriais não podem ser
objeto de um copyright,
tendo em vista que o Congresso norte-americano
reiteradamente havia rejeitado projetos de lei que objetivavam conceder
proteção de direito autoral para os produtos industriais ou, até mesmo, de
consumo. O acórdão levou em consideração as normas vigentes que tentam
36
definir os limites entre as obras de arte e os desenhos industriais não
registráveis.
Portanto, é problemático e até mesmo impossível, negar valor artístico
a certas criações no campo da indústria, quando essas são dotadas de valor
estético, como já longamente explanado.
Tendo em vista os casos acima mencionados, no Brasil, pode-se dizer
que a discussão levantada sobre a cumulação das leis, tem mais interesse
acadêmico do que prático, porque em última análise, o desenho industrial tem
assegurada a necessária proteção para o seu criador, tanto pela Lei de Direito
Industrial, quanto pela Lei do Direito do Autor, com o objetivo de dar ao objeto a
proteção mais ampla e possível, impedindo que terceiros o utilizem sem
qualquer tipo de compensação ao seu criador. 159
Todavia, não há, no Brasil nem no exterior, um consenso quanto à
cumulatividade das Leis, mas a tendência, no Brasil, é aceitar, tendo em vista
as construções doutrinárias, conforme já relatado.
E, no caso de haver concurso de normas, quando uma mesma obra for
protegida pelo direito do autor e simultaneamente pela propriedade industrial,
deverá o titular do direito recorrer a um ou a outro ramo da ordem jurídica,
conforme seu interesse de proteção.160
6 CONCLUSÃO
No mundo moderno, o consumidor faz sua escolha levando em
consideração múltiplos fatores, dentre os quais destaca-se o design do
produto, o que torna mais complexa a atividade das empresas do ramo da
tecnologia. Assim, um produto ou, até mesmo, uma embalagem visualmente
diferenciada e atrativa, pode trazer uma vantagem competitiva sobre os
concorrentes.
Tal complexidade esta relacionada ao campo da indústria, uma vez que
os desenhos industriais são fatores determinantes para o sucesso de uma
empresa.
Assim, iniciaram-se as discussões acerca da possibilidade de
cumulação da proteção dos desenhos industriais com o direito autoral. Tal
159
160
SILVEIRA, 1982, p. 9.
GÖSSLING, 2008.
37
polêmica data de longo tempo. Em alguns países, como a França, adota-se a
teoria da unidade da arte, segundo a qual os desenhos devem ser tutelados
pela Lei do Direito do Autor, uma vez que consideram não haver distinção entre
as obras de arte propriamente ditas e as obras de emprego industrial.
No Brasil, os desenhos industriais estão regulamentados na Lei de
Propriedade Industrial. Embora haja expressa previsão legal acerca dos
desenhos industriais, esta limita-se a completar o quadro das criações no
campo da indústria, sem sequer entrar no mérito artístico ou técnico do
produto, caso em que, seria necessária a proteção da Lei do Direito do Autor.
Assim, há dois entendimentos a respeito da cumulação das leis. Há
quem defenda que a dupla proteção sobre um objeto não é possível, por não
haver expressa previsão legal. Quem defende esta corrente, entende que o rol
elencado no artigo da lei é taxativo, não admitindo ampliação. Assim, o
desenho industrial não poderia ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial
e pela Lei do Direito do Autor. Os autores que defendem a unidade de proteção
entendem ser impossível a separação das obras de arte dos desenhos
industriais.
Por outro lado, há quem defenda que a dupla proteção é possível, uma
vez que o rol previsto na Lei de Propriedade Industrial é meramente
exemplificativo e não esgota todos os casos passíveis de proteção. Além do
mais, não existe dispositivo que impeça dita cumulação. Segundo os autores
que defendem a dualidade de proteção, esta não se justifica apenas por
motivos de ordem teórica, mas também por motivos de ordem prática, sendo
completamente diferentes os interesses a serem protegidos pelas leis. É
preciso existirem duas leis para regular institutos e interesses diversos.
Assim, quando um desenho industrial é ao mesmo tempo uma obra de
arte, o autor pode invocar a dupla proteção das leis, pois estas protegem
interesses diferentes e se completam, sendo que o desenho industrial possui
um caráter misto de obra de arte com aplicação industrial e, portanto, deve ser
protegido por ambos institutos.
Diferente daqueles que adotam a unidade de proteção, é possível a
distinção das obras artísticas dos desenhos industriais e esta distinção não
implica impedimento lógico para reconhecer o direito do autor sobre um objeto
de cunho industrial.
38
Apesar
de
o
tema
ser
antigo,
a
polêmica
continua
atual.
Inexplicavelmente, nossas doutrinas e jurisprudência não abordam o assunto
detalhadamente.
Concluindo, não existe, no Brasil, nem no exterior, um consenso
quanto à cumulatividade das Leis do Direito do Autor e de Propriedade
Industrial, embora a tendência seja aceitar a cumulação, pelo menos no Brasil.
Talvez a discussão acerca da cumulação das leis seja mais interessante em
nível doutrinário do que em nível prático, uma vez que neste último a proteção
ao desenho industrial será assegurada pela Lei do Direito do Autor, com
registro na Escola Nacional de Belas Artes e pela Lei de Propriedade Industrial,
com o registro no INPI, evitando assim a usurpação e a contrafação do objeto.
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