O direito ao segredo
Um direito Geral ao Segredo?
O Direito ao segredo
 Haverá,
realmente, um direito ao
segredo, equivalente ao direito à
patente? Certamente, no sistema em
vigor, não há um dever de manifestar
a invenção, publicando-a em
domínio comum.
 O privilégio, que tem como
pressuposto a divulgação, é uma
faculdade, não um dever
O Direito ao segredo

Gama Cerqueira lembra:
 “pois o inventor pode dar à sua invenção o
destino que quiser. Pode conservá-la inédita,
explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou
divulgá-la. É um direito que preexiste à
concessão da patente” [1]

[1] Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed.,
atualizada por Rio Verde e Costa Neto, 1982, p.
417.
O Direito ao segredo

Mas não existe um direito exclusivo ao segredo,
suscetível de impedir a utilização da invenção.

Mesmo com a instituição do direito do usuário anterior
do objeto de uma patente - direito de posse à invenção , exercitável contra o titular da patente (art. 45 da Lei
9.279/96) não se configura um poder de excluir
terceiros da exploração do invento.
Na hipótese de tal “direito do usuário anterior”,
sobrepõe-se ao privilégio um poder de não ser excluído
da invenção, tutela passiva, pois.

O Direito ao segredo

Nenhuma exclusividade também se distingue
na proteção do segredo de indústria prevista no
art. 195, XI da Lei 9.279/96.
 Colocada, como sempre o foi, no capítulo
referente à concorrência desleal, conserva em
sua nova configuração a característica de
eficácia “erga omnes, mas não real”, eficácia
absoluta (erga omnes) mas não um poder de
excluir terceiros com os mesmos direitos erga
omnes, ou seja, não é um direito exclusivo como notou Pontes de Miranda.
O Direito ao segredo

Assim, o direito ao segredo da invenção é
simplesmente uma liberdade de não ser
obrigado a publicar sua criação (ou experiência
técnica, o que não é, a rigor, invenção), somada
à proteção geral decorrente das normas de
concorrência leal.
 Há, por fim, um direito procedimental ao sigilo
previsto no art. 43 § 1º do CPI/96, que assegura
efeitos civis ao lado do dever do sigilo
administrativo pelo INPI. Esse, porém só
favorece àquele que vier a postular patente.
O segredo em face à pretensão à
patente
Estado da técnica. Perda de
novidade

O estado da técnica compreende todas as
informações tornadas acessíveis ao público
antes da data de depósito do pedido de
patente, por descrição escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior. Assim, perde-se a novidade não
somente com a divulgação da tecnologia publicando um paper, por exemplo - mas
também pelo uso da tecnologia.
Anterioridades relevantes ao
estado da técnica

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é
constatada por qualquer meio de prova e pode resultar
de um conjunto de presunções sérias, precisas e
concordantes.
 Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de
produzir o invento com base nos dados já tornados
públicos.
 Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem
conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos,
a articulação de várias anterioridades para efeito novo
constitui invenção autônoma
 Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser
conhecida do público. O conhecimento por um terceiro
da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a
novidade, se este conhecimento ou esta exploração
permaneceu secreta
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da
técnica inclui tudo aquilo que tenha sido
tornado acessível ao público antes da data
de depósito do pedido de patente, por
descrição escrita ou oral, por uso ou
qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade


Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos
de utilidade é questionada com base em documentos ou
outras provas, que atestam o conhecimento privado ou
o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes
do depósito do respectivo pedido no INPI.
Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar
que um competidor consiga certa patente, alega
anterioridade em relação à tecnologia pertinente
exibindo documentos internos - plantas, especificações,
memórias de cálculo e que tais -que descreviam o
invento para o qual se pede o privilégio muito antes que
o pedido fosse apresentado.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a
de quando o uso de um invento constitui anterioridade ou divulgação.
“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma
comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação
ao público.
 No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando
for provado que a pessoa da qual se trata era competente
para compreender a invenção.
 No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal
natureza que pessoas competentes para compreender a
invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo
poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então
suficiente para que haja anterioridade. Chavanne e Burst, op. Cit.,

loc. cit.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade
que resulta da exploração pública por
terceiros e a divulgação, decorrente de ato
próprio do inventor que se apresenta como
depositante. A comunicação da invenção a
terceiros vinculados ao segredo, por parte do
inventor, enquanto tais terceiros não violarem
sua obrigação não constituirá anterioridade
[1].
[1] Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade




De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à
pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade
se o receptor da informação pode compreendê-la.
Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros,
escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio
plenamente válido perante o código vigente. Diz, por
exemplo, Pontes de Miranda:
“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;
(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso
secreto, (...)”
[1] Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi,
1971
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da
Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p..
77):
 “A lei não considera nova, em terceiro lugar, a
invenção que, antes do depósito do pedido de
patente, tenha sido usada publicamente no país, “de
modo que possa ser realizada”. Dizendo
simplesmente usada, a disposição legal deve ser
interpretada sem restrições: qualquer uso, desde
que seja público e torne possível o conhecimento da
invenção, prejudica a sua novidade.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da
Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p..
77):
 Se o uso, embora público, não for de molde a revelar
a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo
modo, se a invenção for usada particularmente, a
sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco
importando que a invenção tenha sido usada em
experiências ou para os fins a que se destina.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade




Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade
Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77):
Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão
publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião,
usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o
seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas.
Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em
público ou perante o público, como em uma exibição, o que
não acontece habitualmente.
Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para
prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente
opõe-se a uso privado ou secreto”.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

Assim, pode-se concluir que o uso da
invenção, para excluir a novidade do invento,
deve ser público. Como o empregado (strictu
senso) tem dever de guardar segredo de
fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas
as pessoas que estão a serviço do detentor do
segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio
o simples uso do invento em indústria não
perfaz anterioridade.
Efeito do uso anterior sobre a
anterioridade

Mas se o empregado, diretor, ou prestador de
serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo
empregado diretor, etc. pode compreendê-lo,
então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em
qualquer caso (mesmo em relação àqueles não
submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a
existência de um pacto de sigilo específico,
enquanto não violado, ou enquanto em vigor.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

A questão aqui em análise é o da revelação
do invento a terceiros – quando existe perda
da novidade por abandono do teor
econômico do sigilo. Com a introdução do
período de graça, através do art. 12 do
CPI/96 aplica-se ao que ocorre além do
período de um ano deferido pela lei como
proteção objetiva.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Estas ponderações também são pertinentes
para a hipótese de apropriação do segredo,
inclusive quando se reivindica um pedido
de patente, ou o privilégio, em pleito de
adjudicação, independentemente do período
de graça.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Dois elementos devem ser levados em conta: a
materialidade do segredo - que as informações
pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo
menos, do concorrente - e a manifestação de
uma intenção de reserva delas em face de sua
utilização na concorrência.
 Assim, para se verificar se houve resguardo do
segredo do invento, além do elemento fático, há
que se apurar um elemento volitivo, ou
propriamente jurídico.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da
informação são livremente acessíveis, segredo
não há.
 Mas se a matéria não é acessível, a presença ou
ausência da intenção manifestada de reserva é
essencial. Em outras palavras, salvo a vontade
manifesta (e não presumida pelo fato de ser
empresa em concorrência) em meios e
controles, não há tutela jurídica das
informações
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de
concorrência desleal o ato de quem divulga, explora ou
utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na
indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos
aqueles que sejam de conhecimento público ou que
sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relação contratual ou empregatícia,
mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora
ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos
conhecimentos ou informações, obtidos por meios
ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Excluído assim o emprego de meios ilícitos,
em particular a fraude, a tutela das
informações sigilosas se resume às
hipóteses em que haja uma relação de
confidencialidade.
 Se o inventor passa suas informações para
terceiros – por exemplo, para testes ou
fabricação – sem exigir reserva ou segredo,
faculta a tal terceiro o uso livre das
informações.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

A relação de confidencialidade, prévia à
transferência ou constituição do segredo, é
assim parte do requisito subjetivo de
proteção: a intenção de manter o sigilo deve
ser exteriorizada numa relação entre as
partes de caráter confidencial.
 Na relação de emprego, a confidencialidade
é um pressuposto legal; em outros casos, ela
tem de ser regulada obrigacionalmente.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Aplica-se aqui a noção da intenção de
apropriação (ou animus domini, a que tão
intensamente se referia Savigny), ainda que
sem a tônica do direito de propriedade em face
do fato da posse. Não é relevante, embora seja
pertinente, a oposição de posse e propriedade
em face de um invento apropriado por
terceiros.
 A tensão maior no caso é entre o direito
excepcional (e não natural) de apropriação de
uma idéia, e o interesse geral da comunidade de
ter os conhecimentos disponíveis para uso
geral.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou
num
laço
obrigacional
específico,
a
confidencialidade, em seu aspecto objetivo e
subjetivo, não há tutela jurídica da
anterioridade perdida.
 Quem deixa o invento ser comunicado a
terceiros, sem violação dos parâmetros da
concorrência desleal, e sem a proteção da
confidencialidade obrigacional ou legal, perde o
direito de pedir patente. Isso se dá em exata
obediência aos preceitos constitucionais, e em
benefício da sociedade em geral.
O intuito de manter o segredo – a
regra de Savigny

Isso não quer dizer que o que se apropria passe
a ter a pretensão a obter patente. O direito
constitucional é apenas deferido ao autor, não a
qualquer terceiro. Ainda que se aplique o
princípio first to file , o legitimado é apenas o
primeiro a depositar o pedido entre os que são
autores independentes.
 Mesmo se o autor inicial tenha decaído do
direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o
diz) a pretensão da nulidade contra aquele que,
não sendo autor, requer a patente.
O segredo como concorrência
desleal
Segredo de Empresa (1)

Art. 195 da Lei 9.279/96
 Comete crime de concorrência desleal quem....

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos, informações ou dados confidenciais,
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de
serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento
público ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relação contratual
ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
Segredo de Empresa (1)

Art. 195 da Lei 9.279/96
 Comete crime de concorrência desleal quem....
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorização, de conhecimentos ou informações
a que se refere o inciso anterior, obtidos por
meios ilícitos ou a que teve acesso mediante
fraude;
Segredo de Empresa (1)

§ 1º. Inclui-se nas hipóteses a que se
referem os incisos XI e XII o empregador,
sócio ou administrador da empresa, que
incorrer nas tipificações estabelecidas nos
mencionados dispositivos.
Segredo de Empresa (1-b)
O crime de quem passa o segredo

Comete crime de concorrência desleal quem....

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio
ou prestação de serviços, excluídos aqueles que
sejam de
conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso
mediante relação contratual ou
empregatícia, mesmo após o término do contrato;
Segredo de Empresa (1-C)
O crime de quem passa ou recebe o segredo

Inclui-se nas hipóteses a o empregador,
sócio ou administrador da empresa, que
incorrer nas tipificações estabelecidas nos
mencionados dispositivos.
Segredo de Empresa (2)

Divulga, explora ou utiliza-se…
Divulgar = lançar a informação em
disponibilidade pública, reduzindo ou
eliminando a vantagem concorrencial, como
o repassar a terceiros, especialmente a
concorrentes, eliminando tal vantagem em
face do recipiente.
Segredo de Empresa (3)

Divulga, explora ou utiliza-se…
Explorar é utilizar-se das informações para
proveito próprio ainda que sem utilizar-se
diretamente.
Segredo de Empresa (4)

Divulga, explora ou utiliza-se…

Os atos descritos importam em crime; outros atos, além
destes, podem ser tidos como ilícitos civis, tais como o
apropriar-se das informações, sem delas utilizar-se,
privando o interessado de sua exploração.
Estes são crimes de concorrência. A utilização, fora do
âmbito da concorrência, certamente não é crime, e muito
menos ilícito. A informação tecnológica não patenteada,
ela mesma (excluindo a hipótese de outros ilícitos
intercorrentes), não é objeto de propriedade, ou uso
exclusivo. O que é vedado, aqui, é a prática de atos lesivos
à concorrência.

Segredo de Empresa (5)

sem autorização…
 O ilícito requer a ausência de autorização, ou o
excesso em face a uma autorização limitada,
inclusive contratual.
 A autorização presume assim cessão de
oportunidade de mercado, consistente na
transferência de meios tecnológicos, comerciais
ou de outra natureza, a concorrente atual ou
potencial. O ilícito, reversamente, é a
apropriação ilícita desta oportunidade.
Segredo de Empresa (6)

conhecimentos, informações ou
dados
confidenciais…
 Não se trata aqui de bens materiais; os bens
tutelados são intangíveis, expressos ou não em
forma escrita. Mesmo o conhecimento intelectual
é sujeito à tutela legal, pois não é sua natureza
materializada que é relevante, mas sim seu valor
concorrencial.
Segredo de Empresa (6)

conhecimentos, informações ou dados confidenciais…

>Tribunal de Justiça do RS
Agravo de instrumento nº 70003360567, décima quarta câmara
cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. João Armando
Bezerra Campos, julgado em 14/03/02.
EMENTA: Agravo de instrumento. Registro perante o INPI.
Questão prejudicial. Suspensão do processo. Intimação para
retificação de conduta. Segredo de justiça. Eventual concessão de
carta de patente não constitui questão prejudicial a autorizar a
suspensão do processo, ausente qualquer das hipóteses elencadas
no art-265, inc-iv, do Código de Processo Civil. Não obstante o
sigilo industrial que se pretende resguardar, a matéria "sub
judice" não se adeqüa as hipóteses previstas no ordenamento
jurídico. Diante da inexistência da efetiva intimação pessoal do
agravado para cumprimento de medida retificatória, merece
provimento o agravo neste ponto. Agravo parcialmente provido.


Segredo (de justiça)
CPI/96 - Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em
juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das
partes, informações que se caracterizem como
confidenciais, sejam segredo de indústria ou de
comércio, deverá o juiz determinar que o processo
prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais
informações também à outra parte para outras
finalidades.
Lei do Software - § 4º. Na hipótese de serem apresentadas,
em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das
partes, informações que se caracterizem como
confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo
prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais
informações à outra parte para outras finalidades.
Segredo de Empresa (7)

conhecimentos, informações ou
dados
confidenciais…
 O princípio constitucional da liberdade de trabalho
apresenta aqui especial importância. Se o
conhecimento se incorpora à pessoa, como se
restringirá a movimentação do engenheiro, do
técnico, ou empregado em geral?
 A lei trabalhista veda a competição do empregado
durante toda a relação pertinente (art. 483, alínea
“h” da CLT).
Segredo de Empresa (8)

conhecimentos, informações ou
confidenciais…
dados

Know how = superação do risco técnico do uso de um
determinado método de produção; o valor da eliminação
deste risco se integra diretamente no ativo não
contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os
competidores que, mesmo dispondo de vontade gerencial e
capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares
da criação autônoma.
Segredo de Empresa (9)

conhecimentos,
confidenciais…

O conjunto protegível pela lei em vigor o conjunto de informações,
fixadas ou não em qualquer meio, suscetíveis de transmissão a
terceiros, constituindo qualquer dos seguintes conjuntos:
1. as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no
setor produtivo normalmente detém, que integram o estado da
técnica;
2. o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica,
protegidos ou não por patente.
3. os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.
4.
os conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, que
representam a superação do risco técnico do uso de um
determinado método de produção.




informações
ou
dados
Segredo de Empresa (10)

conhecimentos, informações
confidenciais…
 Confidencialidade. Dois elementos


ou
dados
devem ser levados em
conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes
não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a
manifestação de uma intenção de reserva delas em face a sua
utilização na concorrência.
Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são
livremente acessíveis, segredo não há .
Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da
intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras,
salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser
empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela
jurídica das informações

Segredo de Empresa (11)

conhecimentos, informações ou
dados
confidenciais…
 Confidencialidade. A relação de confidencialidade, prévia à

transferência ou constituição do segredo, é assim parte do
requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve
ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter
confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um
pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada
obrigacionalmente.
Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço
obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto
objetivo e subjetivo, não há que se falar em ilícito.
Segredo de Empresa (12)

conhecimentos, informações
confidenciais…
 Confidencialidade. Por exemplo,
ou
dados
no contexto de uma
subcontratação:

Sigilo
As informações técnicas e comerciais recebidas do contratante,
assim como aquelas geradas pelo contratado principal e pelo próprio
subcontratado durante a execução de suas respectivas obrigações e para o
propósito destas não devem ser repassadas a terceiros sem expressa
autorização do contratante, nem divulgadas entre o seu próprio pessoal
além do estritamente necessário para a execução do contrato. O
contratado principal e seus subcontratados estabelecerão medidas,
aprovadas pelo contratante, para que tal obrigação se estenda aos
administradores, sócios, empregados e terceiros que possam ter acesso às
informações mencionadas, não só durante o período de suas funções ou
empregos, mas também por um prazo razoável posterior. O contratado e
o subcontratados deverão seguir um programa de segurança física de
sigilo, a ser aprovado pelo contratante.
Quando pertinente, os
regulamentos oficiais de salvaguarda de assuntos sigilosos se aplicam na
mesma extensão
Segredo de Empresa (13)

utilizáveis na indústria, comércio ou
prestação de serviços

O requisito aqui é que o conjunto de informações seja
de natureza concorrencial - utilizável por um dos ramos
da atividade econômica. A expressão da lei,
“utilizáveis”, cobre tanto as informações efetivamente
já utilizadas - um procedimento de fabricação ou dados
sobre clientes - quanto os que potencialmente o podem
ser - resultados de pesquisa ainda não reduzidos à
prática.
Segredo de Empresa (14)

excluídos aqueles que sejam de conhecimento
público

O parâmetro “conhecimento público”, não obstante os critérios estritos
da lei penal, não devem ser tomado no sentido de conhecimento pelo
público em geral. Estamos na esfera da concorrência desleal, e a
expressão será entendida como de “de acesso livre à concorrência”,
contextualizada segundo os fatos.

ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto

Assim, na hipótese do pão italiano, o técnico no assunto
não será o catedrático de panificação de uma escola
culinária de Siena ou Bolonha, mas o forneiro médio do
mercado pertinente.
Segredo de Empresa (15)

a que teve acesso
empregatícia

O que importa é a relação de confidencialidade,
que pode ser estatutária, ou obrigacional, sem
ser contratual. Mas agora a norma penal não
pode ser estendida: o ilícito do funcionário
público, ou do legatário vinculado a segredo é
simplesmente civil.
mediante relação contratual ou
Segredo de Empresa (15)

: Sócio que pilha segredo

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 143.232-1 - São Paulo - Apelante e
apelados: Jardine Corretagem de Seguros Ltda. e outro
e Frank B. Hall Corretagem de Seguros Ltda. (JTJ Volume 135 - Página 216).
ACÓRDÃO (Voto do Relator) (...) Não foi só. Usou,
ainda, sem autorização da autora, de segredo social, de
que teve conhecimento em razão do serviço, depois de o
haver deixado ( c).

Segredo de Empresa (15)

: Sócio que pilha segredo

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 143.232-1 –

Porque lho proibia a lei (artigo 12, inciso XII, do Decreto-lei
Federal n. 7.903, de 27.8.45) e, em termos éticos senão
jurídicos, pacto empregatício anterior, celebrado com a
congênere americana (cláusula 5ª, letras a e b, fls. 56-57), foi
o ora réu criminalmente denunciado, pelo uso, na nova
corretora, de memorando que, na condição de sócio-gerente
da antiga, encaminhara a empregados de confiança,
recomendando-lhes tratar, de maneira confidencial, sem
cópias, informações específicas sobre os vinte maiores
clientes da companhia. A relação, que ele mesmo, antes,
reconhecera sigilosa, foi apreendida em seu poder e usada
depois de deixar o serviço em razão do qual lhe tivera acesso
(cf. fls. 679 e 1.055/1.058).
Segredo de Empresa (15)
:
Sócio que pilha segredo

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 143.232-1 –

Não há exceção legal ao dever de sigilo, para o ramo de corretagem
de seguros, onde a concorrência há de pautar-se pelas mesmas
normas de respeito a segredos negociais, sobretudo quando
reafirmadas em contrato empregatício, que, de maneira expressa,
interditava revelação, ou uso, durante e após sua vigência, de
listas, dados, ou registos de clientela, fosse essa direta da
contraente, ou de associada sua, dada a convergência dos
interesses. Nem se admite, na esfera da responsabilidade civil
(artigo 1.525, 1ª alínea, do Código Civil), excludente baseada no
crédito, ou mérito, que se arrogue o ofensor, sobre o objeto do
segredo. Tampouco pode aceitar-se, in fraudem legis, que o uso
haja dependido apenas da memória, ainda quando fosse esta tão
poderosa, que retivesse o número da caixa postal de cliente
domiciliado no interior (cf. fls. 72).
Segredo de Empresa (15)
:
Sócio que pilha segredo

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 143.232-1 –

Não há exceção legal ao dever de sigilo, para o ramo de corretagem
de seguros, onde a concorrência há de pautar-se pelas mesmas
normas de respeito a segredos negociais, sobretudo quando
reafirmadas em contrato empregatício, que, de maneira expressa,
interditava revelação, ou uso, durante e após sua vigência, de
listas, dados, ou registos de clientela, fosse essa direta da
contraente, ou de associada sua, dada a convergência dos
interesses. Nem se admite, na esfera da responsabilidade civil
(artigo 1.525, 1ª alínea, do Código Civil), excludente baseada no
crédito, ou mérito, que se arrogue o ofensor, sobre o objeto do
segredo. Tampouco pode aceitar-se, in fraudem legis, que o uso
haja dependido apenas da memória, ainda quando fosse esta tão
poderosa, que retivesse o número da caixa postal de cliente
domiciliado no interior (cf. fls. 72).
Segredo de Empresa (15)
:
Sócio que pilha segredo

> Tribunal de Justiça de SP

Apelação Cível n. 143.232-1 –

Que empresas acertem de divulgar, para fins publicitários, lista de
clientes importantes, é coisa que não serve ao réu, o qual,
evidentíssimamente, o não fez com esse desígnio, nem, carecendo
da titularidade do segredo, podia fazê-lo, com o mesmo ou com
outro, em nome próprio.
E, em coordenadas diversas, onde não se acumpliciassem, em
desabono ético e jurídico de todo o procedimento do réu, tantos
elementos díspares da mesma história de concorrência desleal (a, b
e c), fora até considerável a alegação de que, neste passo ( c),
valendo-se do que não podia deixar de saber, procurara os antigos
clientes, no exercício legítimo da profissão de corretor. Mas o
contexto não o absolve. Nele, o uso de informações reservadas
aparece só como outro episódio no processo de desvio de clientela.

Segredo de Empresa (15)

mesmo após o término do contrato

Não diz a lei, mas decorre da aplicação da doutrina da
concorrência, que o dever de manter o segredo após o contrato é
moderado pelas mesmas regras gerais que limitam o pacto de não
concorrência. Não se vedará, com base num contrato, o que o
contrato mesmo não pode limitar, inclusive em respeito à liberdade
constitucional de trabalho. No entanto, no que toca ao segredo
industrial, cuja duração fáctica é ilimitada, temos que a proteção é
extensiva no tempo, se não quanto à hipótese do uso ou
comunicação a terceiros, certamente quanto à de lançamento ao
domínio público.
Segredo de Empresa (15)

mesmo após o término do contrato
 Sobre a lei Anterior, disse Gama Cerqueira:
 “Tratando-se de ex-empregado, a exploração do
segredo de fábrica não constitui crime (Código de 1945,
art. 178, XI), nem ato de concorrência desleal, pois
seria contrário à liberdade de trabalho impedir que um
indivíduo se utilizasse dos conhecimentos que adquiriu
no emprego. Contra esse risco, o patrão poderá se
garantir, no contrato de trabalho, assumindo o
empregado a obrigação de não se utilizar dos segredos
de fabricação que lhe forem revelados, sob a pena que
for estipulada”
Segredo de Empresa (16)
O crime de quem recebe o segredo
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de
conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior,
obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;
A fraude, aqui, deve ser entendida em sua acepção técnica. É a
consecução de vantagem ilícita, com emprego de meio fraudulento,
resultado em erro causado ou mantido por esse meio, com nexo de
causalidade entre erro e vantagem, configurada a lesão patrimonial.
É o estelionato, mas como forma especializada, em que o resultado
não é uma vantagem econômica em geral, mas a obtenção de um
segredo cujo valor resulta do contexto concorrencial.
Segredo de Empresa (16)



> Tribunal de Justiça de SP
CONCORRÊNCIA DESLEAL - Violação de segredo de fábrica Ato Imputado ao assessor técnico da vítima - Fornecimento, a
terceiro, de desenhos e modelos feitos especialmente para a firma
de que era empregado - Segredo que, todavia, não chegou a ser
divulgado por circunstâncias estranhas à sua vontade - Pretendida
impossibilidade, porém, de se configurar a tentativa na espécie,
por se tratar de delito genuinamente culposo - Tese repelida “Habeas corpus” denegado - Inteligência do art. 178, nº XI, do
Código de Propriedade Industrial.
O elemento subjetivo do crime previsto no art. 178, nº XI, do
Código de Propriedade Industrial é o dolo genérico: e assim, não
se trata de delito genericamente culposo. Não se cuida, na espécie,
de invenções ou inovações patenteadas, mas, sim de segredo de
fábrica
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça de SP
Diz a denúncia que o acusado, ora paciente, químico e
assessor técnico contratado pela Naufal S.A.,
Importação e Comércio, com se em São Paulo, obrigouse por contrato, a “guardar o mais absoluto sigilo sobre
todos os negócios da empregadora, inclusive no que
respeite às matérias primas utilizadas, aos métodos e
processos de fabricação e trabalho, fórmulas,
maquinismos, utensílios e ferramentas. E, entretanto,
entre 15 e 30 de novembro de 1960, forneceu ele a
Romeu Fachina, desenhos referentes a um alambique
fabricado especialmente para a “Naufal”, e destinado à
destilação de material acrílico (plásticos).
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça de SP
Esse alambique havia sido objeto de cuidadosos estudos
do engenheiro químico dinamarquês Oluf Kristiansen,
especialmente contratado, constando do contrato
cláusulas atinentes à guarda absoluta dos segredos
obtidos nos trabalhos do referido técnico. E chegou o
acusado a associar-se a Tadeusz Chichoki num
laboratório de recuperação de material “PVC”, ou seja,
em ramo especializado na “Naufal”. A existência do
segredo, que não exige patente de invenção, diz a
denúncia, resultava de documentos de fls. do laudo de
fls. e de vários depoimentos, entre os quais, o de fls. E a
revelação do segredo de fábrica, com intuito de fazer
concorrência desleal, está comprovada, entre outros,
pelos depoimentos de fls.
Segredo de Empresa (16)



> Tribunal de Justiça de SP
É certo, continua a denúncia, que o segredo não chegou a ser
divulgado, como pretendia o ora paciente Augustin Bravo Rey,
mas, as suas atividades, no entanto, foram ordenadas no sentido de
divulgar e até mesmo explorar esse segredo, como se deduz do que
consta de fls. (possibilidade de instalação de uma indústria de
plástico), e de fls. (isto é, de que se sentiu o referido técnico no
dever de avisar previamente a “Naufal”, não executando o
serviço), e de fls.
Não consumou Bravo Rey o seu plano por circunstâncias alheias à
sua vontade, entre as quais, a desistência dos concorrentes e a
própria ação da “Naufal”, sendo de se levar em conta ainda que,
anteriormente, de um candidato à concorrência recebera Augustin
Bravo Rey em empréstimo de Cr$ 80.000,00. A denúncia reportouse ao inquérito policial
Segredo de Empresa (16)

> Tribunal de Justiça de SP
 Diz o impetrante que inadmissível é a
tentativa, na espécie de que não possui a
“Naufal” privilégio ou registro de modelo
de atualidade ou desenho de modelo
industrial, segundo sua confissão nos
autos - fls., não existindo concorrente,
sendo, ademais, impossível a tentativa em
crimes genuinamente culposos.
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça de SP
Ensina o Min. Nelson Hungria que o art. 10-bis da Convenção da
União de Paris (com a redação dada pela revista de 1925 em Haia)
define a concorrência desleal como “todo o ato de concorrência
contrário às práticas honestas, em matéria industrial e comercial”.
Em face dessa fórmula genérica, todos os crimes contra a
propriedade industrial poderiam ser colocados sob a rubrica de
“crimes de concorrência desleal”; mas, entendeu-se de reservar-se
esta denominação para aqueles atos de fraudulenta ou desonesta
concorrência, que, não infringindo os dispositivos especificamente
tutelares das patentes e dos sinais distintivos registrados, no campo
da indústria e do comércio, atentam contra o interesse de correção
usual ou normal no âmbito dos negócios.
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça de SP
O que a lei tem em vista, que, é assegurar ao estabelecimento
industrial e comercial, independente do direito ao uso exclusivo de
patentes concedidas ou sinais distintivos registrados, a
normalidade da sua função produtiva e lucrativa e a estabilidade
de sua clientela. Reprimindo a concorrência desleal, o direito
legislado reporta-se ao mínimo da ética profissional consagrada no
meio industrial e comercial. E, ao intervir na espécie o direito
penal, que reclama, tanto quanto possível, a tipicidade nítida do
ilícito que de um “praeceptus” genérico ou demasiadamente
elástico, a importar a abdicação do legislador no juiz. Daí a seleção
de certo fatos, taxativamente enumerados, como conteúdo do
ilícito penal em matéria de concorrência desleal.
Segredo de Empresa (16)



> Tribunal de Justiça de SP
É no último desses grupos que se polarizam todas as questões
suscitadas neste pedido de habeas corpus, ou seja, no terreno das
violações de segredo de fábrica ou de comércio, com abuso de
confiança. Trata-se aqui de violação de segredos, sem procedência
de suborno e praticada por quem esteja ou já esteve ao serviço do
concorrente, consistindo na divulgação ou exploração dos segredos
(art. 173, nºs. XV e XII, no Código de propriedade Industrial),
cujo conhecimento foi obtido ou ensejado em razão do serviço.
Tratando-se de segredos de fábrica deve entender-se que não se
trata de invenções ou inovações patenteadas (pois, em tal caso, o
crime será outro). Não importa sequer, que se trate de processo
não patenteável, como seja v.g. o consistente em simples “tours de
main” (Min. Nelson Hungria, ob. cit. pág. 187, nº 146).
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça de SP
Os segredos de negocio são, entre outros, os
meios que a comerciante emprega, na
retrocena, para obter mercadorias em
condições favoráveis e os dados sobre nomes e
endereços de seus clientes. O crime se consuma
com a divulgação ou exploração (ou utilização)
do segredo, sendo irrelevante indagar se a
agente alcançou lucro ou se houve prejuízo
para a concorrente. O elemento subjetivo,
ainda aqui é o dolo genérico (v. Nelson
Hungria, ob. cit., vol. VII, pág. 387, nº 146).
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça de SP
Entretanto, como já se mostrou, com a lição autorizada
de Nelson Hungria, o elemento subjetivo do dito crime
do art. 178 nº XI, do Código de Propriedade Industrial
é o dolo genérico; e assim, não há falar-se em
impossibilidade de tentativa, pois, não se trata de delito
genuinamente culposo. Não se cuida, na espécie, de
invenções ou inovações patenteadas, mas, de segredo de
fábrica. O Min. Nelson Hungria, mesmo, o diz: “Não
importa - são suas palavras - sequer que se trate de
processo não patenteáveis” (ob. cit., pág. 387, nº 146).
Os chamados “tours de main”, embora privilegiados
por lei, podem constituir segredos de fábrica (v. lição de
Magalhães Noronha, “Direito Penal”, ed. 1961, 3º vol.
pág. 52, nº 745).
Segredo de Empresa (16)


> Tribunal de Justiça do RS
Quinta câmara cível, Apelação Cível
70000275669, Relator: Sérgio Pilla da Silva,
Julgamento: 25/11/1999.
 Não há falar-se, na espécie, em capacidade
técnica do paciente, porque isso não está em
causa, mas, sim atos que lhe foram atribuídos,
ofensivos da lei penal. É crime especial que só
pode praticar o empregado, o que está a serviço
do dono do segredo. E o delito é o previsto no
Código de Propriedade Industrial, art. 178, nº
XI, que substituiu o preceito do art. 196, nº XII,
do Código Penal de 1940.
Segredo de Empresa (16)

: constituição de empresa concorrente
 > Tribunal de Alçada Criminal de SP
 “Praticam o crime de concorrência
desleal funcionários de confiança da
empresa que, durante a prestação de
serviços, constituem outra empresa com a
mesma finalidade daquela” (TACRIM-SP
- RC- Rel. Adauto Suannes - Bol. Adv
5.483)
Segredo de Empresa (16)

: constituição de empresa concorrente
 > Tribunal de Justiça do RS
 Quinta câmara cível, Apelação
Cível 70000275669, Relator:
Sérgio Pilla da Silva, Julgamento: 25/11/1999. Ementa:
perdas e danos. Concorrência desleal. Sentença de
procedência da ação de indenização por perdas e danos, face
a caracterização de concorrência desleal de ex-funcionários
da autora que fundaram empresa no mesmo ramo de
atividade daquela, na época em que laboravam junto a
mesma, com utilização, em proveito próprio, de segredos do
negocio que lhe foram confiados pela função de que
exerciam na empresa autora. Aliciamento da clientela,
confirmado pela oferta de maquinarão igual e em valor
reduzido. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
Apelo improvido.
Segredo de Empresa (16)



: dolo necessário
> Tribunal de Alçada Criminal de SP
Violação de privilégio de invenção e concorrência
desleal - Ausência de dolo quanto à prática da
contrafação - Absolvição confirmada - Inteligência
dos arts. 169 do Dec. 7.903/45 e 187, do CP - “O
nosso Direito - ao fixar o âmbito da
responsabilidade por acolhido no velho Direito
Canônico. Deste modo, nos crimes contra a
propriedade imaterial, para justificação de um
decreto condenatório, o dolo deve vir cabalmente
demonstrado” (TACRIM-SP - AC - Rel. Emeric
Levai - R/D 3/107).
Segredo de Empresa (16)

: não há crime sem concorrência
 > Tribunal de Alçada Criminal de SP
 Não constitui desvio de clientela a atuação
em faixa de público diversa, caracterizada
pela modéstia e baixo preço do produto
fabricado, quando o similar é sinônimo de
status. (TACIM, QCr no. 421.685-4-SP, de
3/4/86, JTACRSP/Lex 87/285.).
Segredo de Empresa (16)




Listas de clientes
> Supremo Tribunal Federal
LEX - JSTF - Volume 255 - (Página 381) “HABEAS
CORPUS” Nº 79.347-9 – RJ. Primeira Turma (DJ,
08.10.1999). Relator: O Senhor Ministro Ilmar Galvão.
Paciente: Paula Maia de Sá Freire. Impetrantes: Alexandre
Lopes de Oliveira e outro. Coator: Superior Tribunal de
Justiça.
EMENTA: - HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA POR NÃO EXPLICITAR A
DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS TIDOS COMO
DELITUOSOS. CRIME DE CONCORRÊNCIA
DESLEAL NA MODALIDADE DESVIO DE
CLIENTELA. ART. 195, INCS. III e XI DA LEI Nº
9.279/96.
Segredo de Empresa (16)

Listas de clientes
 > Supremo Tribunal Federal


Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Traveling Turismo Ltda.
contra a ora paciente e outros co-réus, imputando-lhes crime
previsto no art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96, em razão de
haverem empregado meio fraudulento no aliciamento de clientela
da querelante em proveito próprio, acarretando flagrante ofensa à
livre competição.
Contra o recebimento da queixa foi impetrado habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que
denegou a ordem sob o argumento de que “não obstante a
imprecisão das datas de cada conduta imputada à paciente, o certo
é que os fatos se passaram há menos de 06 meses do oferecimento
da queixa, inocorrendo a decadência”.
Segredo de Empresa (16)

Listas de clientes
 > Supremo Tribunal Federal


Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Traveling Turismo Ltda.
contra a ora paciente e outros co-réus, imputando-lhes crime
previsto no art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96, em razão de
haverem empregado meio fraudulento no aliciamento de clientela
da querelante em proveito próprio, acarretando flagrante ofensa à
livre competição.
Contra o recebimento da queixa foi impetrado habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que
denegou a ordem sob o argumento de que “não obstante a
imprecisão das datas de cada conduta imputada à paciente, o certo
é que os fatos se passaram há menos de 06 meses do oferecimento
da queixa, inocorrendo a decadência”.
Segredo de Empresa (17)
CLT
Art. 482 - Constituem justa causa para
rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador:
g) violação de segredo da empresa;
Segredo de Empresa (18)
SEÇÃO IV
DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS
SEGREDOS
Divulgação de segredo
Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento
particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou
detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
§ 1(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000)
§ 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas,
assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações
ou banco de dados da Administração Pública: (Parágrafo acrescentado
pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000)
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
o
§ 2 Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal
será incondicionada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de
14.7.2000)
Segredo de Empresa (19)
SEÇÃO IV
DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS
SEGREDOS
Violação do segredo profissional
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa,
segredo, de que tem ciência em razão de função,
ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação
possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante
representação.
Segredo da Administração (1)
Estatuto MRJ
Art. 168 - Ao funcionário é proibido:
III - retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão municipal, com o
fim de criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como
apresentar documento falso com a mesma finalidade;
IV - valer-se do cargo ou função, para lograr proveito pessoal em detrimento da
dignidade da função pública;
VIII - exigir, solicitar ou receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer
espécie em razão do cargo ou função, ou aceitar promessa de tais vantagens;
IX - revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em
razão de cargo ou função, salvo quando se tratar de depoimento em
processo judicial, policial ou administrativo disciplinar;
XII - dedicar-se nos locais e horas de trabalho a atividades estranhas ao serviço;
XV - empregar material ou qualquer bem do Município em serviço particular;
XVI - retirar objetos de órgãos municipais, salvo quando autorizado por superior
hierárquico e desde que para utilização em serviços da repartição.
;
Segredo da Administração (2)
Violação de sigilo funcional
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato
não constitui crime mais grave.
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000)
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de
pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de
dados da Administração Pública; (Alínea acrescentada pela Lei nº
9.983, de 14.7.2000)
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Alínea acrescentada
pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000
§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou
a outrem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Segredo da Administração (3)
Funcionário público
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego
ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução
de atividade típica da Administração Pública. (
ra a execução de atividade típica da Administração Pública.
(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 6.799, de 23.6.1980 e
alterado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000)
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão
da administração direta, sociedade de economia mista, empresa
pública ou fundação instituída pelo poder público. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 6.799, de
O Know How
O know how.

Patente = exclusividade de direito,
 Know how= situação de fato: a posição de uma
empresa que tem conhecimentos técnicos e de
outra natureza, que lhe dão vantagem na
concorrência, seja para entrar no mercado, seja
para disputá-lo em condições favoráveis

O know how: antissocial?

I.
II.
III.
IV.
Nem sempre a manutenção de uma tecnologia em
segredo importa em uso anti-social da propriedade;
podem ocorrer razões justificáveis para o segredo.
os conhecimentos de que dispõe não são mais totalmente
secretos, ou absolutamente originais;
as informações, embora ainda sendo escassas, já está à
disposição de outras empresas.
pelo fato de ser legalmente impossível conseguir a
patente;
outras ainda, por não haver competidores tecnológicos
ou econômicos, que o possam ameaçar em sua
exclusividade de fato.
O know how técnico e não
técnico



Conhecimento de certos segmentos da estrutura
técnica de produção (know how técnico). Por tal
razão, tende-se a reduzir o know how ao segredo
de indústria
No entanto, o que o define não é o segredo de
uma técnica, mas a falta de acesso por parte do
público em geral ao conhecimento do modelo de
produção de uma empresa.
O know how e Assistência
Técnica


Know how ao conjunto de prestações técnicas entre
empresas, a que se dá o nome de “assistência técnica”
Bernardo Ribeiro de Moraes, falando do ISS:
A especial habilidade técnica, perícia ou conhecimentos
denominados know-how - são frutos de um processo de
estudo e investigação e, podemos dizer, constitui mesmo
objeto de segredo, tal o seu valor. O terceiro pode
necessitar de tais conhecimentos técnicos para
melhorar sua situação competitiva no mercado ou
para criá-lo. Daí a contratação de compra de serviços,
ou melhor, no caso, de técnicos ou conhecimento (knowhow). O assistente, na qualidade de titular de know-how,
transmitirá ao assistido, durante determinado prazo, a
técnica desejada.
Meios práticos




O Decreto 16.164, de 19 de dezembro de 1923,, previa
em seu artigo 41 que o depositante de um privilégio de
invenção deveria submeter à Diretoria Geral da
Propriedade Industrial um relatório.
“que descreva com precisão e clareza a invenção (...) de
maneira que qualquer pessoa competente na matéria
possa obter o produto ou o resultado, empregar o maio,
fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se
tratar”.
No artigo 72, no entanto, versando sobre as violações de
privilégio de invenção, considerava-se agravante da
infração.
“Associar-se o infrator com o empregado ou operário
do concessionário ou cessionário, para ter
conhecimento do modo prático de se obter ou se
empregar a invenção”.
Know How = superação do risco

(Mycole Corp. of America v. Pemco Corp. (1946)
68 U.S.Q. 317):
 “O know how é constituído por conhecimentos
técnicos, os quais, acumulando-se após terem
sido obtidos através de experiências e ensaios,
põem aquele que os adquirir em condições de
produzir algo que não poderia ser produzido
sem eles nas mesmas condições de exatidão e de
precisão necessárias ao sucesso comercial”.
Know how pode ser de
conhecimento público...


> Tribunal de Justiça do RS
Hábeas-Córpus nº 70001404714 – 7ª Câmara
Criminal – Novo Hamburgo. Ver. De
Jurisprudência do TJRS, 208 - Outubro / 2001.
 Argumenta a impetrante que o fato é atípico, não
havendo qualquer registro de patente, a par de
diferenciados os componentes das peças
fabricadas, não se podendo, outrossim, considerar
ferido o sigilo de fábrica, que não se confunde
com know how , tudo não passando de mera
vindita.
Know how pode ser de
conhecimento público...

> Ora, a forma de obtenção de clientela
pelos pacientes, se de forma fraudulenta, ou
não, bem como se houve, ou não, violação
de conhecimentos a caracterizar a quebra do
sigilo de fábrica ou simplesmente o
desenvolvimento de uma técnica acessível a
todos, especialmente a profissionais da área,
como os pacientes, é matéria que exige
profundo exame da prova.
Know how pode ser de
conhecimento público...


Pouco importa, outrossim, haja registro de patente, porque,
mesmo inexistente o patenteamento, há crime, em tese,
ditos conhecimentos confidenciais constituem segredos
que estão por merecer a proteção da lei. Trata-se de bem
jurídico de suma importância, ainda quando não são
patenteáveis, vez que se trata de segredo de fábrica, e não
de invenções ou inovações patenteadas, pois, se houver
patente, o crime será outro".
Mas advertem os mesmos juristas que "seus titulares
procuraram conservar tais segredos ocultos pelo maior
tempo possível, até que a concorrência venha a descobrilo, fazendo desaparecer os benefícios que até então aquele
detinha, e, com ele, o próprio sigilo"
Know how é valor empresarial



> Tribunal de Justiça do RS
Apelação Cível Nº 598263408, Sexta Câmara Cível,
Relator: Des. Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior. Julgado
em 28/04/99
Ementa: Falência. Ação revocatória. Art.52,VIII, da LF.
Venda atomizada do estabelecimento empresarial. Integra
o estabelecimento empresarial não só o conjunto de bens
materiais, mas, também, os de bens imateriais, entre eles o
denominado know how. Doutrina. Evidenciada a
incidência do art.52,VIII,da LF, que dispensa prova de
elementos de caracter subjetivo, procede a demanda
revocatória, quanto o mais quando a venda se operou no
termo legal da falência. A venda do estabelecimento pode
ocorrer a pouco e pouco, e não necessariamente de uma só
vez, para que se caracterize a hipótese em questão.
Apelação desprovida.
O objeto do contrato de Know
How

O contrato de know how tem por objeto a
cessão de posição na concorrência mediante
comunicação de experiências empresariais
Contrato de know how: Natureza
Jurídica






Parte considerável da doutrina o considera empreitada
mista [1], um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato
de ensino.
A complexidade das obrigações que o constituem, por outro
lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma
aproximação com qualquer contrato típico [2].
Parcela menos autorizada, ancorando-se demasiadamente
na natureza de bem imaterial do segredo transmitido, chega
a falar de locação, usufruto, comodato, constituição de renda
e - porque não? – servidão [3].
[1] Magnin, op. cit. pg. 292; Chavanne e Burst, op. cit., pg. 177; Calais e Mousseron, Les Biens de l’Entreprise, Libraries
Techniques, 1972, pg. 84.
[2] Orlando Gomes. Contrato. Forense, 1979, pg. 575; Fran Martins. Contratos e Obrigações Comerciais. Forense, 1979, pg.
605; Carlos Henriques Fróes: “Contrato de Tecnologia” in Revista Forense, 253/123.
[3] Paul Demin apud Newton Silveira: Contratos de Transferência de Tecnologia, in Revista de Direito Mercantil. 26 pg. 88,
Paulo Roberto Costa Figueiredo. Anuário da Propriedade Industrial, 1978, pg. 142.
Contrato de know how: Natureza
Jurídica




Tribunal Federal de Recursos
“Ação ordinária visando a devolução de Imposto de Renda retido na
fonte. Remessa de numerário para a Itália em favor de sociedade,
consistente em uma compensação fixa e uma compensação proporcional
aos resultados obtidos calculados na base das características de
funcionamento das unidades produtoras instaladas, no primeiro
trimestre sucessivo à colocação em funcionamento e normalização de sua
produção.Essa avença não se caracteriza como meramente de prestação
de serviços técnicos, eis que como tal não se poderá entender a
compensação proporcional contratada que está presa aos resultados
obtidos diariamente na produção de alumina calcinada nas novas
unidades instaladas na fábrica da autora.
Tipificado contrato de sociedade.
Assim sendo e já que o numerário remetido para o exterior não
especifica se a prestação se refere à compensação, fixa, remuneratória de
trabalho, ou à proporcional, que é participação na sociedade, tem-se que
a ação improcede, o mesmo ocorrendo com a declaratória, em apenso.
Recursos providos” (ac. 34.793, SP, Rel.: Min. Jarbas Nobre, 2ª Turma,
Unânime, DJ 21.11.79, EJ TFR-6/87).
Contrato de know how: Natureza
Jurídica
Classificamos
o efeito
econômico-empresarial do
contato de know how como
de cessão parcial de
aviamento.
Contrato de know how: Natureza
Jurídica

Ora, já se viu que o know how, e não menos
do que ele, a posição do empresário perante
um mercado competitivo não tem objeto
físico capaz, de por si só, garantir os
atributos da exclusividade.
 Ao classificarmos o know how como
conformação do aviamento, particularmente
apta a ser reproduzida, na verdade não
distinguimos entre um e outro, para
conceder-lhes um mesmo tratamento: o do
bem concorrencial.
Contrato de know how: Os Vários
Tipos



Nestas condições, ter-se-ia uma “locação” de know how, uma
“licença” (como é mais denominada mais freqüentemente),
por oposição à “cessão”, ajuste em que inexiste a cláusula de
não exploração. Está claro que não sendo o know how
objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu
sentido técnico (licere = dar permissão), constituindo-s
e o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência.
É intuitivo, após havermos indicado a natureza de “cessão
parcial de aviamento” do contrato de know how, que todos
os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade
concorrencial do receptor, e de forma direta.
Conteúdo dos contratos de
know how

A essência dos contratos de know how são três
cláusulas:
1. a que o fornecedor de tecnologia se compromete a
comunicar experiências empresariais ao receptor, para os
fins próprios deste, de forma a transmitir os meios
necessários e suficientes para transmissão de uma
oportunidade empresarial, definida no contrato;
2. a que o receptor se compromete a retribuir essa
comunicação;
3. a que o receptor se compromete a manter a substância
econômica do bem, impedindo que as vantagens
concorrenciais resultantes do segredo ou escassez
relativa das informações comunicadas se tornem de
acesso geral.
Conteúdo dos contratos de
know how
Comunicação


Quanto à primeira, trata-se da obrigação,
cometida ao fornecedor, de comunicar os
meios que encerram a oportunidade
empresarial visada (para o que propomos a
denominação de meios de oportunidade).
Aplicam-se a esta obrigação as regras gerais
de tradição de coisas móveis, em especial,
mas não só, quanto às parcelas físicas da
comunicação (plantas, etc)

Conteúdo dos contratos de
know how
Comunicação
Esta comunicação não se reduz ao envio de dados e
informações; comunicar, neste contexto, importa
em transmitir os meios necessários e suficientes
para a produção específica visada pelo receptor
dos conhecimentos, e designada no contrato;
 assim, caso necessária ao receptor, é parte integral
da essência do contrato a chamada assistência
técnica definida como tal o treinamento, a vinda de
técnicos, a prestação de serviços pessoais desde que
indispensáveis à transferência da oportunidade
empresarial
Conteúdo dos contratos de
know how
Comunicação

Entendo que há uma obrigação efetiva de
transferir as informações de maneira que se
adquira efetivamente os meios de usufruir a
oportunidade empresarial, o que pode
importar em esforços específicos de
adequação

Conteúdo dos contratos de
know how
Comunicação
De outro lado, todo o balanço de interesses entre as
partes (e de direitos, por consequência) resulta da
clareza da função do negócio jurídico – a
comunicação, que é aparente, é apenas um meio
para o objeto do contrato, que é a transferência de
uma oportunidade empresarial.
 O que se deve ou não se deve na relação entre as
partes só fica claro sabendo que o supridor de
know how podia usá-lo para competir no mercado
a que se propõe o receptor; o supridor opta por
renunciar a essa oportunidade em favor do
receptor; e esse retribui a cessão.
Conteúdo dos contratos de
know how
Comunicação

Assim, já se disse, a cessão dos meios de
oportunidade é limitada pelo desígnio das partes (e
pela contraprestação do receptor...).
 Se o detentor do know how cede o acesso ao
mercado X, com os conhecimentos transferidos,
não pactuou nem foi remunerado pelo acesso ao
mercado Y. Fala-se aí seja do mercado geográfico
(por exemplo, América Latina), do mercado
temporal (por dois anos), ou do mercado setorial
(só para fabricar porcas, e não parafusos).

Conteúdo dos contratos de
know how
Comunicação
Principalmente, tem-se que ver que, na
racionalidade de direito privado das partes, não é
essencial ao contrato a autonomia tecnológica. Não
integra – em tese – a obrigação do supridor a
garantia de que o receptor passe a voar com suas
próprias asas.
 Certo é que, por razões de interesse público, as
autoridades governamentais podem exigir algum
empenho das partes em obter essa autonomia, em
troca de acesso à moeda estrangeira detida pelo
Governo, ou como condição de situação fiscal
favorecida; mas essa exigência, que é lícita e
louvável, não integra o tipo contratual.
Conteúdo dos contratos de
know how
Pagamento

Quanto à segunda disposição, a contraprestação
toma a forma de pagamentos fixos, ou
variáveis, inclusive sob forma percentual tendo
como base o faturamento, receita ou lucro.
Também pode tomar a forma de permuta de
ações ou de partes beneficiárias, e inúmeras
outras modalidades de pagamento.
Conteúdo dos contratos de
know how
Sigilo

Quanto à terceira cláusula, atente-se para as
várias acepções em que se emprega a regra do
sigilo:
a que visa proteger o interesse comum,
evitando a divulgação dos conhecimentos
transmitidos;
2. a
que
restringe
a
transmissão
dos
conhecimentos
a
terceiros,
ainda
sob
compromisso de sigilo;
1.
Conteúdo dos contratos de
know how
Sigilo

Quanto à terceira cláusula, atente-se para as
várias acepções em que se emprega a regra do
sigilo
3. a que impede a cessão a terceiros dos valores
concorrenciais, privando-se o cedente, por via
obrigacional, do direito de continuar a usá-los;
4. a que mantém sigilosos os dados empresariais
de qualquer das partes, ainda que não restritos
aos valores concorrenciais transmitidos.
Conteúdo dos contratos de
know how
Sigilo

A substância da obrigação garantida pelo sigilo
é o valor econômico concorrencial sobre o qual
versa o contrato; se o receptor vasa o conteúdo
das informações, erodindo ou eliminando a
escassez de meios que garante a vantagem na
concorrência, há um dano injusto ao provedor
do know how.
Conteúdo dos contratos de
know how
Sigilo

A natureza especialíssima do bem jurídico em
questão, comum a ambas partes em sua faceta
de informação – quem a transmite dela não se
desapossa, mas se fragiliza – faz com que essa
obrigação de tutela do interesse comum seja
cláusula essencial do negócio jurídico,
integrante necessário do seu tipo.
Disposições acidentais
do contrato de Know How

Limitações ao uso dos meios comunicados,
restringindo assim o mercado pertinente quanto
ao local, tempo ou setor; vide, abaixo, o que se
fala de cessação de uso, de não repasse, e de
exclusividade.
 Cláusula (optativa) de exclusividade: ou absoluta,
excluindo-se o fornecedor de usar o know how no
mercado pertinente; ou relativa,
comprometendo-se ele a não fornecer a mais
ninguém o mesmo know how no mercado
relevante, mas podendo usá-lo ele mesmo.
Disposições acidentais
do contrato de Know How

Cláusula (optativa) de intransmissibilidade do
know how a terceiros.
 Há um claro e legítimo interesse do supridor dos
meios de que sua vantagem concorrencial não
seja diluída, aumentando os competidores que
dispõem do mesmo know how; igualmente tem ele
interesse (sempre que seja pago em proporção à
produção, receita ou lucro do receptor) de
garantir que haja maximização dos ganhos do
receptor, atribuíveis ao know how; parece assim
razoável que se proíba ao receptor retransmitir a
terceiros o material comunicado.
Disposições acidentais
do contrato de Know How

Cláusula (optativa) de cessação do uso do
know how, por exemplo, no caso de
inadimplemento; no Brasil, o INPI
historicamente rejeita essa disposição como
limitação temporal ao uso do know how
devidamente pago
Disposições acidentais
do contrato de Know How

Cláusula (optativa) impondo ao supridor a
obrigação de comunicar aperfeiçoamentos.
Relevante aqui notar a questão do continuing
flow of technology: a obrigação normalmente
(pode-se pactuar diversamente, e o preço
refletirá tal convenção) não se resume à
entrega de um pacote informações paradas no
tempo, mas a um continuum, um engajamento
de certa duração.
Disposições acidentais
do contrato de Know How

Cláusula (opcional) pelo qual o receptor se obriga
a comunicar ao supridor os aperfeiçoamentos que
tenha introduzido nos meios de oportunidade. É
o chamado Grant-back, ou retrocessão.
 `Tem-se como irrazoável a disposição, quando
preveja a retrocesssão desses aperfeiçoamentos
de forma flagrantemente desigual em face das
condições da comunicação inicial; por exemplo,
quando obrigue a um Grant-back gratuito e a
comunicação inicial foi remunerada
Disposições acidentais
do contrato de Know How

Cláusula (opcional) pelo qual o receptor se obriga
a comunicar ao supridor os aperfeiçoamentos que
tenha introduzido nos meios de oportunidade. É
o chamado Grant-back, ou retrocessão.
 `Tem-se como irrazoável a disposição, quando
preveja a retrocesssão desses aperfeiçoamentos
de forma flagrantemente desigual em face das
condições da comunicação inicial; por exemplo,
quando obrigue a um Grant-back gratuito e a
comunicação inicial foi remunerada
Jurisprudência: know how é
intuitu personae?


> Supremo Tribunal Federal
RE-77549 / SP, Primeira Turma , Ministro
Aliomar Baleeiro.J. 1974/08/20. Dj Data-27-0974 - Ementa: Locação de Serviços Técnicos.
Cessão. No Contrato de Prestação de Serviços
de Assessoramento Técnico à Industria ("Know
How") a locatária não pode argüir a sucessão
da firma locadora por outra idônea se com isso
se conformou por longo tempo, mantendo com
esta as mesmas relações anteriores a
substituição.