REDE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
NA AMÉRICA LATINA
2
MÓDULO
MATERIAL DE TREINAMENTO
PI BÁSICO
Versão em português
Primeira edição março 2010
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
O material a seguir tem por objetivo introduzir a propriedade intelectual de maneira universal
baseado nas leis europeia e norte-americana (estado da lei em 01/10/2009).
O presente documento é uma primeira adaptação (versão março 2010), feita pela Inova
Unicamp, com base no material de treinamento de PI Básico, elaborado no âmbito do Projeto
PILA, redigido pelos pesquisadores do Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian
University (Instituto Jurídico de Propriedade Intelectual da Universidade Jagiellonian):
Me. Jakub Chwalba
Dr. Dariusz Kasprzycki
Dra. Iwona Mika
Dra. Anna Tischner
Dra. Justyna Ożegalska-Trybalska
Prof. Dr. Michał Du Vall
Este material foi adaptado para ser utilizado nos treinamentos locais no Brasil.
A rede PILA é um projeto co-financiado pela União Européia, no âmbito do programa ALFA.
O ALFA é um programa de cooperação entre a União Européia e a América Latina no âmbito do Ensino Superior e
treinamento. As atividades são executadas por redes de instituições das duas regiões.
Este material foi elaborado com a assistência da União Européia. Seu conteúdo é responsabilidade exclusiva dos
parceiros do projeto PILA e em nenhum caso deve ser considerado como refletindo o ponto de vista da União
Européia.
2
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
ÍNDICE TEMÁTICO
ÍNDICE TEMÁTICO ......................................................................................................................... 3
SÍMBOLOS CHAVE ......................................................................................................................... 7
ABREVIATURAS BÁSICAS ............................................................................................................... 8
1
Introdução ao sistema de propriedade intelectual........................................................... 9
1.1
O conceito de propriedade intelectual ............................................................................. 9
1.1.1 Matéria sujeita a proteção de direitos de propriedade intelectual ................................. 9
1.1.2 Fontes legais de proteção de PI ..................................................................................... 11
1.1.3 Convenção de Paris ........................................................................................................ 11
1.1.4 Convenção de Berna....................................................................................................... 12
1.1.5 TRIPS............................................................................................................................... 12
1.2
O papel e a importância da PI ......................................................................................... 13
1.2.1 PI em ensino e pesquisa ................................................................................................. 13
1.2.2 PI na atividade comercial ............................................................................................... 13
1.3
Categorias dos direitos de propriedade intelectual........................................................ 14
1.3.1 PI protegida por direitos formais concedidos por registro ............................................ 14
1.3.2 PI protegida sem formalidades ...................................................................................... 15
1.3.3 Outras áreas protegidas como PI ................................................................................... 15
1.4
Características Gerais dos direitos de propriedade intelectual ...................................... 15
1.4.1 Extensão da exclusividade.............................................................................................. 16
1.4.2 Extensão da proteção territorial .................................................................................... 16
1.4.3 Duração e término.......................................................................................................... 16
1.4.4 Esgotamento .................................................................................................................. 17
1.4.5 Direitos de propriedade intelectual e lei da concorrência............................................. 17
2
O sistema de patentes..................................................................................................... 18
2.1
Características Gerais da patente ................................................................................... 18
2.2
Leis de patentes internacionais....................................................................................... 18
2.2.1 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes .......................................................... 18
2.2.2 Convenção Européia de Patentes................................................................................... 19
2.3
Invenção Patenteável...................................................................................................... 19
2.3.1 Data de prioridade ......................................................................................................... 21
2.3.2 Divulgações não prejudiciais .......................................................................................... 21
2.4
Não invenções e invenções não patenteáveis ................................................................ 22
2.5
Extensão territorial da proteção ..................................................................................... 22
2.6
Extensão da proteção...................................................................................................... 23
2.6.1 Reivindicações das patentes e teoria da equivalência................................................... 24
2.7
Princípio do primeiro a depositar e primeiro a inventar................................................. 25
2.8
Tipos específicos de invenções ....................................................................................... 25
2.8.1 Programas de computador associados .......................................................................... 25
2.8.2 Invenções biotecnológicas ............................................................................................. 26
2.8.3 Certificado de Proteção Suplementar ............................................................................ 27
3
Titular da patente. Criações de empregados .................................................................. 28
3
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
3.1
Titular de uma invenção.................................................................................................. 28
3.2
Invenções conjuntas........................................................................................................ 28
3.3
Invenções de empregados .............................................................................................. 28
3.3.1 Acordo escrito ................................................................................................................ 29
3.3.2 Regimes estatutários...................................................................................................... 29
3.3.3 Ligação entre emprego e invenção ................................................................................ 30
3.3.4 Regras de remuneração de invenções de empregados ................................................. 31
3.4
Invenções de universidades e invenções realizadas em projetos multinacionais .......... 31
4
Formas alternativas de proteção: modelo de utilidade, segredo industrial e
concorrência desleal ................................................................................................................... 32
4.1
Modelo de Utilidade........................................................................................................ 32
4.2
Segredo industrial (know-how) ....................................................................................... 33
4.3
Concorrência desleal ....................................................................................................... 34
4.3.1 Indicações geográficas.................................................................................................... 35
5
Proteção de variedades de plantas (cultivares) .............................................................. 37
5.1
Introdução....................................................................................................................... 37
5.2
Possibilidades de proteção de plantas e cultivares (patente, lei de cultivares) ............. 37
5.2.1 Patente ........................................................................................................................... 37
5.2.2 Lei de cultivares.............................................................................................................. 37
5.3
Sistema PVP..................................................................................................................... 38
5.3.1 Necessidade de proteção ............................................................................................... 38
5.3.2 A definição de “cultivar” ................................................................................................ 38
5.3.3 Condições para proteção................................................................................................ 38
5.3.4 A definição de “obtentor” .............................................................................................. 39
5.3.5 Procedimentos e custos para obter PVP ........................................................................ 40
5.3.6 Denominação do cultivar ............................................................................................... 40
5.3.7 Direitos do obtentor....................................................................................................... 40
5.3.8 Efeitos da PVP................................................................................................................. 40
5.3.9 Duração .......................................................................................................................... 41
6
Marcas............................................................................................................................. 42
6.1
Proteção de marcas......................................................................................................... 42
6.2
Definição de marca.......................................................................................................... 42
6.2.1 Requisitos e obstáculos para o registro de marcas........................................................ 43
6.3
Procedimento para registro de marca ............................................................................ 44
6.3.1 Registro nacional ............................................................................................................ 44
6.3.2 Registro regional ............................................................................................................ 44
6.3.3 Registro internacional .................................................................................................... 44
6.4
Escopo e validade de uma marca registrada................................................................... 45
6.5
O papel das marcas na atividade comercial.................................................................... 46
7
Desenho industrial .......................................................................................................... 47
7.1
O que é um desenho industrial? ..................................................................................... 47
7.1.1 Requisitos de proteção do desenho............................................................................... 47
7.2
Como é concedida a proteção de desenho?................................................................... 48
7.2.1
4
Validade da proteção do desenho ................................................................................. 49
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
7.3
Como o direito a um desenho pode ser explorado?....................................................... 49
7.4
Formas alternativas para a proteção legal de desenhos ................................................ 49
8
Conhecimento tradicional............................................................................................... 51
8.1
Introdução....................................................................................................................... 51
8.2
Várias formas de conhecimento ..................................................................................... 51
8.3
Definição e natureza do conhecimento tradicional ........................................................ 51
8.4
Propósito da proteção de CT........................................................................................... 52
8.5
Sistemas de proteção de CT ............................................................................................ 52
8.6
Detentores de direitos e beneficiários............................................................................ 53
8.7
Comercialização e monopolização de CT através de DPIS .............................................. 54
8.8
Formas de comportamento ilegal ................................................................................... 55
8.9
Sanção e penalidades...................................................................................................... 55
8.10 CT no comitê intergovernamental sobre propriedade intelectual e recursos genéticos,
conhecimento tradicional e folclore da OMPI ............................................................................ 55
9
Direitos autorais .............................................................................................................. 57
9.1
Introdução....................................................................................................................... 57
9.2
Obra – a matéria de proteção do direito autoral............................................................ 57
9.2.1 Originalidade .................................................................................................................. 58
9.2.2 Expressão de uma maneira particular............................................................................ 59
9.2.3 Obtenção de proteção.................................................................................................... 60
9.2.4 Obras derivadas, coleções.............................................................................................. 61
9.2.5 O que não pode ser protegido por direito autoral......................................................... 63
9.3
Autoria............................................................................................................................. 63
9.3.1
9.3.2
9.4
Obra de autoria conjunta ............................................................................................... 63
Proteção de direito autoral de resultados obtidos a partir de atividades de estudantes
64
Que direitos são concedidos ao autor de uma obra? ..................................................... 65
9.4.1 Direitos morais ............................................................................................................... 65
9.4.2 Direitos econômicos....................................................................................................... 66
9.4.3 Transferência de direitos econômicos – acordos de direito autoral.............................. 67
9.4.4 Áreas de exploração ....................................................................................................... 67
9.5
Restrições e exceções – uso livre de obra....................................................................... 68
9.5.1 O teste dos três estágios ................................................................................................ 69
9.5.2 Exceção do uso privado (exceção da cópia privada)...................................................... 69
9.5.3 Uso de citação ................................................................................................................ 70
9.5.4 Uso pela imprensa.......................................................................................................... 70
9.5.5 Uso para ensino ou propósito científico ........................................................................ 71
9.5.6 Uso de biblioteca e arquivo............................................................................................ 71
9.5.7 Uso para incapacitados .................................................................................................. 71
9.5.8 Paródia ........................................................................................................................... 71
9.5.9 Dever de indicar a fonte................................................................................................. 71
9.6
Domínio público .............................................................................................................. 72
5
9.7
Direitos autorais na era digital ........................................................................................ 72
9.7.1
Proteção de programas de computador ........................................................................ 72
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
9.7.2 Medidas de proteção técnica ......................................................................................... 74
9.8
Direitos conexos .............................................................................................................. 75
9.8.1 Direitos de artistas ......................................................................................................... 75
9.8.2 Fonogramas e Videogramas ........................................................................................... 76
9.8.3 Direitos de organizações de radiodifusão ...................................................................... 76
9.8.4 Relação entre direitos autorais e conexos ..................................................................... 77
9.9
Proteção de bancos de dados ......................................................................................... 78
9.10
Licença de conteúdo aberto............................................................................................ 78
10
Cumprimento de DPI. Sistema de reivindicação de propriedade intelectual. Mecanismos
de reparação. .............................................................................................................................. 80
6
10.1
Medidas civis em violação de DPI ................................................................................... 80
10.2
Carta de cessação e renúncia e liminar........................................................................... 80
10.3
Danos............................................................................................................................... 81
10.4
Direito à informação, preservação de provas ................................................................. 82
10.5
Métodos alternativos de resolução de conflitos............................................................. 82
10.6
Medidas penais ............................................................................................................... 84
10.7
Medidas aduaneiras ........................................................................................................ 84
11
Recursos .......................................................................................................................... 86
11.1
Legais............................................................................................................................... 86
11.2
Outros.............................................................................................................................. 86
12
Leituras sugeridas. Bibliografia ....................................................................................... 89
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
SÍMBOLOS CHAVE
EXEMPLO: Texto explicativo do ícone exemplo
EXCEÇÃO: Texto explicativo do ícone exceção
IMPORTANTE: Texto explicativo do ícone importante
REGRA JURÍDICA CHAVE: Texto explicativo do ícone regra jurídica chave
REFERÊNCIA: Texto explicativo do ícone referência
QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO: Texto explicativo do ícone questionário
de auto-avaliação
7
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
ABREVIATURAS BÁSICAS
CD – Desenho Comunitário (Community Design)
CTM – Marca Comunitária (Community Trade Mark)
DPIs – Direitos de Propriedade Intelectual
EPC – Convenção Européia de Patentes (European Patent Convention)
EPO – Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office)
IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno
OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PCT – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty)
PI – Propriedade Intelectual
PVP – Proteção de novas Variedades de Plantas (cultivares)
TRIPS – Acordo da OMC Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
UPOV – União para a Proteção das Obtenções Vegetais
8
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
1
I NT R O D U Ç ÃO
I NT E L E C TU AL
AO
S IS T EM A
DE
P R O P RI E D AD E
1.1 O CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Em sentido amplo, “propriedade intelectual” é uma designação de vários tipos de criações
intelectuais humanas nas áreas industrial, científica, literária e artística, de caráter intangível,
porém geralmente incorporadas em objetos materiais. O conceito básico do sistema de
propriedade intelectual é proteger criadores e recompensá-los por sua criatividade,
concedendo-lhes monopólio por tempo limitado sobre o uso e exploração comercial de suas
criações, assim como o reconhecimento público como criadores, como retribuição pelo acesso
público a tais criações.
Propriedade intelectual significa criações da mente humana de natureza
intangível.
Até o presente momento, não foi apresentada uma definição legal abrangente para
“propriedade intelectual”. Em vez de definir o termo “propriedade intelectual”, as legislações
nacionais de PI, assim como os acordos e convenções internacionais sobre propriedade
intelectual, tentam listar as categorias de criação intelectual que usufruem da proteção de PI.
Tradicionalmente, o termo “propriedade intelectual” abrange duas áreas:
• direito autoral, e
• propriedade industrial.
1.1.1 Matéria sujeita a proteção de direitos de propriedade intelectual
As criações intelectuais elegíveis para proteção de PI são de diferentes tipos e possuem
diferentes características.
O primeiro grupo são criações intelectuais humanas de caráter único e original (obras),
protegidas pela lei de direitos autorais. Inclui obras literárias, artísticas e científicas e
programas de computadores. Tradicionalmente, os itens a seguir também são protegidos por
direitos autorais: performances de artistas, fonogramas e radiodifusões, geralmente chamados
de “direitos conexos”.
O segundo grupo é a propriedade industrial, que oferece proteção para os seguintes itens:
• matéria que inclui uma solução inovadora (invenções, modelos de utilidade e
desenhos industriais),
• marcas que tornam bens em circulação distinguíveis (marcas, indicações geográficas),
• indicações que ajudem empresas a distinguir suas corporações no mercado (nomes
fantasia),
• outras (novos cultivares, topografias de circuitos integrados),
• proteção contra concorrência desleal.
9
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Propriedade Intelectual
Direitos de autor
Propriedade industrial
•
Obras
•
Invenções
•
Matéria de direitos conexos
•
Modelos de utilidade
•
Desenhos industriais
•
Marcas
•
Indicações geográficas
•
Topografías de circuitos integrados
•
Novos cultivares
•
Nomes fantasia
•
Segredo Industrial
•
A fim de poder diferenciar uma PI de outra, a definição geral a seguir
pode ser útil:
Obras (protegíveis por direito autoral) – criações humanas individuais e originais expressas de
maneira particular (“obras”). Os direitos autorais podem ser aplicados a uma série de formas
criativas, intelectuais ou artísticas, ou “obras”.
Invenção (patenteável) – solução técnica (produto, processo, aparato, uso) que seja nova,
dotada de atividade inventiva e que possua aplicação industrial.
Modelo de utilidade – uma “pequena invenção”, uma solução nova e útil de natureza técnica
de diferentes tipos, com requisitos de proteção mais fracos do que para uma invenção
patenteável. Normalmente afeta a forma, construção ou montagem duradoura de um objeto.
Desenho industrial – uma aparência nova e de caráter individual para o todo ou parte de um
produto, particularmente como resultado das características das linhas, cores, formato,
textura ou materiais do produto e de sua ornamentação.
Marca – um sinal que pode ser representado graficamente, e através do qual seja possível
distinguir os bens de uma empresa dos de outra empresa.
Indicação geográfica – termos que de maneira explícita ou implícita designam o nome de um
lugar, localidade, região ou país (território) que identifica um bem como sendo deste território,
sendo que uma dada qualidade, reputação ou outra característica do bem seja essencialmente
atribuída à origem geográfica deste bem.
Designações comerciais – vários tipos de sinais que permitem distinguir uma empresa de
outra (razão social, nome fantasia, logotipo, abreviação, símbolo).
10
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Nova variedade de planta (cultivar) – cultivares de todos os gêneros e espécies botânicas,
incluindo híbridos entre gêneros ou espécies, que sejam: distintos, uniformes, estáveis e
novos.
Topografias de circuitos integrados – o layout, ou arquitetura, de circuitos elétricos de um
chip semicondutor, o qual é transferido para um chip e fixado nele durante sua fabricação.
Segredo industrial (know-how) – informação prática, resultante de experiência e testes,
significativa e útil para a produção dos produtos contratuais, a qual consiste dos segredos do
empresário.
Ato de concorrência desleal – ato (comportamento) contrário às práticas honestas em matéria
industrial ou comercial.
Devido à atratividade da proteção oferecida pelos direitos exclusivos e à crescente esfera de
ação dos processos de pesquisa e desenvolvimento, a lista de DPIs está crescendo. Exemplos
que se originaram em décadas recentes incluem programas de computador, bancos de dados,
empreendimentos biotecnológicos e conhecimento tradicional.
1.1.2 Fontes legais de proteção de PI
Em todo o mundo legislações nacionais proporcionam proteção para a propriedade intelectual.
A maioria dos países desenvolveu legislações modernas de direitos autorais e conexos, assim
como leis relativas à propriedade industrial. Na maioria deles existem leis separadas, como:
uma lei de patentes, uma lei de marcas, uma lei de desenho industrial (p.ex. Reino Unido,
Estados Unidos, Alemanha), mas alguns países possuem uma legislação complexa de
propriedade intelectual/propriedade industrial (p.ex. Polônia, França).
Na Europa, uma fonte muito importante de proteção de PI é a legislação da UE (União
Européia) de: desenhos Comunitários, marcas comunitárias, cultivares. Devido à harmonização
da lei de PI da UE por meio de diretivas, as leis de propriedade intelectual nacionais dos países
da UE, exceto as leis de patentes, são muito similares e proporcionam o mesmo nível de
proteção para criações intelectuais.
Paralelamente às leis de PI nacionais, existem diversos acordos e tratados internacionais, os
quais são fonte de normas padronizadas para a proteção de PI nacional e proporcionam
proteção de PI em nível internacional. Os mais importantes são os seguintes:
• A Convenção de Paris relativa à proteção da propriedade industrial
• O Acordo da OMC Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio (TRIPS)
• A Convenção de Berna relativa à Proteção de Obras Literárias e Artísticas
1.1.3 Convenção de Paris
O primeiro ato internacional em grande escala foi a Convenção de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial – assinado em 1883. A convenção definiu pela primeira vez o escopo da
propriedade industrial, indicando “patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais,
marcas de produto, marcas de serviço, indicações de local ou nome de origem, e a repressão
de concorrência desleal”.
A convenção introduziu diversos princípios importantes ainda válidos e considerados os pilares
do sistema patentário internacional.
11
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Princípio de territorialidade e tratamento nacional
Patentes são concedidas e válidas no território de um determinado país. O
princípio do tratamento nacional requer que cada Estado Membro conceda
aos cidadãos de outro Estado Membro o mesmo tratamento dispensado
aos seus próprios cidadãos. Em outras palavras, o princípio equaliza a
posição de estrangeiros com a dos cidadãos de um determinado país.
1.1.4 Convenção de Berna
Este é um dos regulamentos internacionais mais importantes e antigos relativos aos direitos
autorais, o qual protege principalmente obras artísticas e literárias e estabelece normas
mínimas para as obras protegidas, a extensão dos direitos a serem protegidos e a duração da
proteção. A Convenção foi concluída em 1886, revisada e alterada diversas vezes, incluindo a
última alteração em 1979.
A Convenção de Berna introduziu muitos princípios importantes, os quais na prática se
estendem internacionalmente, relativos à proteção nacional de direitos autorais nos países
signatários da Convenção. Os três principais princípios são os seguintes:
Princípio do tratamento nacional
Às obras originadas em um dos Estados signatários (isto é, obras cujo autor seja
natural de um Estado ou obra que tenha sido publicada pela primeira vez em
tal Estado) deve ser concedida a mesma proteção em cada um dos demais
Estados signatários, como se fosse concedida a cidadãos destes Estados.
O princípio da proteção automática
A proteção do direito autoral deve ser concedida sem quaisquer formalidades.
Princípio da independência da proteção nacional
A proteção garantida pela Convenção é independente e existe além da proteção no país de
origem da obra.
Normas mínimas de proteção
Todos os autores a quem se aplica a Convenção de Berna devem usufruir de normas
particulares de proteção de seus interesses (direitos), levando em consideração o tipo da obra
protegida e os meios de sua exploração.
1.1.5 TRIPS
O acordo internacional administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o
relativamente novo Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio (TRIPS), estabelece normas mínimas de proteção da
propriedade intelectual. Foi negociado no final da Rodada Uruguaia do Acordo Geral de Tarifas
e Comércio (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) em 1994 e constitui parte
integrante do acordo da OMC.
O TRIPS confirmou o princípio do tratamento nacional, o que resultou em aplicação deste
princípio a todos os membros da OMC. O TRIPS introduziu adicionalmente ao princípio do
tratamento nacional o princípio da nação mais favorecida.
12
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Princípio de tratamento da nação mais favorecida
Qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade concedida por um
Membro aos cidadãos de qualquer outro país deve ser também concedida
imediatamente e incondicionalmente aos cidadãos de todos os demais
Membros. Em outras palavras, o país deve receber as vantagens que
qualquer outro país também receba.
Norma mínima de proteção
O TRIPS garante a todos os autores dos países contratantes do Tratado certas normas mínimas
de proteção da propriedade intelectual.
Diferentemente de outros regulamentos internacionais relativos à propriedade intelectual, o
TRIPS introduziu um poderoso mecanismo de cumprimento, de modo a disciplinar os estados a
fazer cumprir as disposições e resolver desentendimentos entre membros utilizando o
mecanismo de decisão de disputas – o Entendimento sobre Regras e Procedimentos que
regem a Solução Controvérsias (DSU – Dispute Settlement Understanding).
1.2 O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DA PI
Em uma economia baseada no conhecimento, direitos de propriedade intelectual são
ferramentas jurídicas importantes para incentivar a inovação e a competitividade. A
necessidade de proteção dos DPIs surge da necessidade de proteger criações intelectuais
valiosas contra o uso excessivo e de compensar o custo gerado pela criação de PI, incentivando
assim os criadores a se esforçarem criativamente e aumentando o progresso e o
desenvolvimento.
1.2.1 PI em ensino e pesquisa
A PI é essencialmente ligada à educação e pesquisa. Universidades e centros de pesquisa são
fontes de novas descobertas, invenções e outras criações intelectuais que são mais tarde
transferidas e utilizadas na indústria e comércio.
Para os pesquisadores, a atividade intelectual é uma parte importante do dia-a-dia. Os DPIs
proporcionam seu reconhecimento como inventores/autores de pesquisa ou trabalho
científico, e ainda proporcionam uma ferramenta para gerar os lucros necessários para cobrir
os custos da pesquisa e incentivar o início/continuação das dispendiosas atividades de P&D.
1.2.2 PI na atividade comercial
Para que uma empresa faça investimentos em produtos e serviços novos e inovadores, deve
haver um mecanismo que garanta a rentabilidade a partir de tais investimentos e que
incentive a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Tal mecanismo está
presente nos DPIs. Graças à exclusividade, os DPIs proporcionam proteção jurídica aos bens de
PI da empresa contra concorrentes e permitem que a empresa aumente sua competitividade
no mercado. Desta forma, os DPIs devem ser reconhecidos como um elemento importante da
atividade comercial, apoiando estratégias de negócio e marketing de uma empresa. O caráter
econômico dos DPIs permite que a empresa explore o seu capital de PI comercialmente,
tornando-o objeto de comércio, através da venda de DPIs ou de seu licenciamento.
Em uma economia baseada no conhecimento, bens de PI se tornaram um recurso econômico
independente e um elemento importante da estratégia de negócios da empresa. Direitos de PI
13
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
são comumente utilizados por empresas não apenas como uma ferramenta jurídica contra a
entrada de outros no mercado, mas também como uma potencial fonte alternativa para
levantamento de fundos. Os DPIs possuem uma característica distinta que torna possível
aumentar o valor da empresa independentemente de outros ativos. Os DPIs podem ser
legalmente protegidos e cumpridos, são transferíveis, possuem sua própria vida econômica e
podem ser explorados comercialmente (p.ex. licenciados). Os DPIs atraem investidores quando
uma empresa busca financiamento para o desenvolvimento de novos produtos porque os
investidores confiam que as idéias que eles vão financiar não serão roubadas por terceiros.
1.3 CATEGORIAS
INTELECTUAL
DOS
DIREITOS
DE
PROPRIEDADE
DPIs podem ser obtidos de diferentes maneiras: por registro, por mera criação e divulgação de
uma criação que preencha os requisitos de proteção, por uso no comércio, ou mantendo-se o
segredo. Portanto, as seguintes categorias de DPIs podem ser divididas:
• direitos formais de PI concedidos por registro
• direitos de PI obtidos sem quaisquer formalidades
• proteção do segredo industrial; proteção contra concorrência desleal
É importante notar que em muitos casos a matéria de proteção de PI pode usufruir de
proteção cumulativa, o que significa que ela pode ser protegida pelos direitos formais e/ou por
ferramentas de proteção informais. Por exemplo, na Europa, o desenho pode ser protegido
através do registro de desenho industrial (pelo registro em um escritório de patentes
pertinente) ou sem registro (por mera divulgação do desenho ao público de maneira que
preencha os critérios de proteção).
1.3.1 PI protegida por direitos formais concedidos por registro
Tradicionalmente, o registro de uma criação intelectual no escritório de patentes nacional ou
regional pertinente é considerado o meio mais atrativo de proteção da propriedade industrial.
O direito exclusivo de propriedade industrial é concedido através de procedimentos formais
administrativos, definidos em legislações de PI nacionais, regionais ou internacionais.
Para que tal procedimento seja iniciado, deve ser submetido a um escritório de patentes um
pedido que preencha os requisitos formais, requerendo a concessão de um direito particular.
Via de regra, o tempo do procedimento de concessão de direitos de PI depende de maneira
particular do escritório de patentes, da categoria do direito requerido, e da eficiência do
requerente ou seu representante na execução do processo perante o examinador de patentes.
O procedimento de concessão de um direito formal pelo escritório de patentes
frequentemente requer o envolvimento de um profissional representante (um advogado de
patentes, um consultor jurídico) e o pagamento de tarifas administrativas especiais cobradas
pelo escritório de patentes. Os custos totais de obtenção de DPIs via registro envolvem, além
das tarifas administrativas, os custos de preparar o pedido, os custos de traduzir e os custos de
manter, prolongar e renovar a proteção.
Geralmente, as seguintes matérias de propriedade industrial podem ser registradas e usufruir
de proteção formal: invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, topografias de
circuitos integrados, indicações geográficas e cultivares.
14
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
1.3.2 PI protegida sem formalidades
Vários tipos de PI podem ser protegidos sem quaisquer formalidades. O exemplo típico é o dos
direitos autorais, os quais na maioria das legislações nacionais de direitos autorais são criados
automaticamente uma vez que a obra de caráter único e original seja criada e manifesta em
qualquer forma material, sem quaisquer formalidades como registro, pagamento de tarifas, ou
inclusão da nota de direitos autorais ©. Apesar do registro de uma obra não ser condição para
a obtenção da proteção do direito autoral, em alguns países, como nos Estados Unidos, existe
um sistema de registro apenas com o propósito de obter provas de que aquela obra foi criada
por aquele autor.
A matéria de PI também pode adquirir proteção pelo seu uso no comércio. Esta é uma maneira
de obter proteção para designações comerciais, geralmente baseada em legislações contra
concorrência desleal. Exemplos de DPIs obtidos desta maneira são:
• o direito a uma marca não registrada
• o direito a uma marca conhecida
• o direito a designações comerciais (logotipo, nome fantasia)
1.3.3 Outras áreas protegidas como PI
Outra maneira de proteger resultados de atividades intelectuais é protegendo o conhecimento
valioso contra a divulgação, ou seja, guardando segredos industriais. O termo segredo
industrial é definido como “informações e habilidades não divulgadas de valor econômico;
segredos técnicos, comerciais e organizacionais de uma empresa, invenções antes da
apresentação do pedido de patente, protótipos”. A proteção do segredo industrial dura
enquanto a matéria de proteção for mantida em segredo. A base legal para esta proteção não
é um direito exclusivo, mas um estado fatual – manter em segredo. O requisito para este tipo
de proteção é realizar todos os passos legais, organizacionais e logísticos necessários para que
o segredo industrial não seja divulgado ao público.
A proteção contra a concorrência desleal proporciona uma proteção adicional aos DPIs,
incluindo desenhos industriais, marcas e segredos industriais; também protege empresas
contra práticas comerciais desleais, como exploração desleal da reputação ou propaganda
falsa e enganosa.
1.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Do ponto de vista jurídico, a maioria dos tipos de DPIs são exclusivos,
econômicos e transferíveis.
Exceto pelos direitos de autor morais, reconhecidos pela maioria das legislações de direitos
autorais como direitos pessoais, os DPIs possuem caráter econômico e são transferíveis. Isto
significa que eles podem ser explorados comercialmente de muitas maneiras (transferência,
licenciamento) e transferidos para outra pessoa ou entidade através de acordo ou por
sucessão.
A característica típica de direitos de propriedade industrial, como patentes, é que eles são
criados por meio de uma decisão administrativa, através de procedimentos administrativos
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
formais, perante um escritório de patentes nacional ou regional pertinente, com base em um
pedido solicitando a concessão dos DPIs.
1.4.1 Extensão da exclusividade
Os direitos de propriedade intelectual definem a extensão do monopólio legal segundo o qual
o titular de um direito pode excluir outros de atividades que infrinjam ou prejudiquem seus
DPIs. Todas as legislações que reconhecem os DPIs definem os limites do monopólio legal de
um titular de DPI e as situações onde um terceiro pode explorar a PI protegida sem infringir os
DPIs. A justificativa para a limitação dos DPIs exclusivos e a permissão de terceiros se
beneficiarem da PI protegida é o direito ao acesso à informação e a necessidade de explorar
DPIs para ensino e pesquisa.
Geralmente, as legislações nacionais limitam o direito de autor pela determinação do fair use
(uso justo ou honesto). Neste conceito, sob determinadas condições é possível explorar o
material protegido sem o consentimento do detentor dos direitos autorais, contanto que seja
para propósitos não comerciais. Também, pela lei da propriedade industrial, é possível utilizar
a PI protegida se o uso não estiver envolvendo atividades comerciais, ou se ela for necessária
para experimentação ou pesquisa.
1.4.2 Extensão da proteção territorial
Geralmente, os DPIs gozam de proteção territorial. Como regra geral, a extensão dos direitos
de propriedade industrial registrados por um escritório de patentes nacional é limitada ao
território do país em questão. A proteção territorial dos DPIs significa que o detentor do
direito usufrui de proteção apenas no território onde o direito foi concedido e não pode
impedir o uso de sua criação protegida por um terceiro fora deste território. Não obstante,
devido a diversos acordos e regulamentos internacionais relativos à PI, os detentores dos DPIs
de um país contratante de um acordo/convenção podem usufruir da proteção em outro país
deste acordo/convenção e sucessivamente fazer cumprir seus direitos de PI perante os
tribunais estrangeiros.
Além do mais, existem diversos sistemas que permitem que a parte interessada obtenha
proteção da PI abrangendo territórios de outros países além do seu. Por exemplo, na Europa é
possível obter o direito à marca Comunitária e ao desenho Comunitário, o que cobre o
território de todos os estados membros da União Européia. A parte interessada na proteção
patentária em diversos países pode requerer uma patente que abranja todos os países listados
por ela em seu pedido de patente.
1.4.3 Duração e término
Geralmente, os DPIs têm prazo de validade, exceto pelos direitos de autor morais, que duram
indefinidamente. É importante lembrar que uma vez que um DPI é concedido por um
escritório de patentes, a proteção é garantida durante os primeiros anos, sendo
posteriormente necessário que o detentor do direito renove a proteção pelo período
consecutivo através do pagamento de tarifas especiais. Quanto mais tempo o detentor quiser
proteger o direito, mais ele terá que pagar para manter a proteção formal.
Depois que a proteção formal termina, o bem imaterial protegido cai em domínio público.
Criações pertencentes ao domínio público podem ser livremente exploradas e desenvolvidas
pelo público.
A proteção de um direito de PI concedida formalmente pode terminar pela expiração do prazo
de validade, mas também devido à invalidação ou negligência do direito. Normalmente a base
legal para a invalidação de um DPI é a falta dos requisitos necessários para a concessão de tal
16
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direito. O direito de propriedade industrial concedido pelo procedimento formal
administrativo pode também ser invalidado de maneira formal, tanto por procedimentos
específicos junto ao escritório de patentes que concedeu o direito, quanto por processo
jurídico (p.ex. quando ligado a um pedido reconvencional em processo de infração de
patente).
As demais razões para a negligência de um DPI são claramente indicadas nas disposições
regulamentadoras (como o não uso de uma marca registrada no exercício do comércio
durante certo período de tempo). A negligência de um DPI às vezes necessita ser confirmada
por uma decisão especial do escritório de patentes pertinente.
1.4.4 Esgotamento
O esgotamento de um DPI ocorre no momento em que cessa o controle do detentor dos
direitos de propriedade intelectual (DPIs) sobre o uso e disposição dos bens e serviços que
incorporam os DPIs, sendo que isto ocorre quando os bens e serviços são vendidos ou
colocados no mercado pela primeira vez. O objetivo do esgotamento do DPI é permitir a livre
transferência de bens e serviços ligados aos DPIs dentro e através das fronteiras nacionais.
Portanto, uma vez que o detentor dos direitos tenha obtido retorno econômico da primeira
venda ou colocação no mercado, o comprador ou cessionário do bem ou serviço tem o direito
de usá-lo e dispor dele sem nenhuma restrição adicional. A doutrina do esgotamento não afeta
a PI, mas tem um efeito direto sobre o controle dos bens e serviços que incorporam o DPI.
Existe o esgotamento de DPI internacional, regional e nacional. O esgotamento internacional
ocorre quando o bem que incorpora o DPI é vendido ou colocado no mercado pela primeira
vez em qualquer país, sendo que o DPI é considerado esgotado em relação a todos os demais
países no mundo. O mecanismo de esgotamento regional e nacional é o mesmo, porém o
efeito de esgotamento do DPI incorporado ao bem se aplica apenas a uma região particular,
como por exemplo, a União Européia ou um país em particular.
1.4.5 Direitos de propriedade intelectual e lei da concorrência
Os DPIs são limitados por disposições que protegem a competição no mercado. A Lei da
Concorrência proíbe práticas que eliminem ou constranjam a competição (monopolização do
mercado) em forma de acordos (cartéis) ou de abuso de posição dominante. Esta lei também
se aplica a situações onde a forte posição de mercado e poder econômico do empresário
resultem dos DPIs detidos. Na prática, pelas leis de concorrência dos EUA e Europa, apenas o
exercício dos DPIs pode estar sujeito a taxação legal. O monopólio legal advindo do mero fato
de se deter DPIs não é questionado pela lei. Por exemplo, o detentor de uma patente pode
proibir outros de usarem a invenção e usá-la sozinho, mas ele não pode determinar em um
contrato de licenciamento o preço dos produtos comercializados pelo licenciado. Em outras
palavras, a lei da concorrência não interfere no conteúdo dos direitos exclusivos, porém a
maneira como os direitos são exercidos pode ser motivo para disposições anti-monopolistas.
17
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
2
O S I S T EM A D E PA T E N T E S
2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PATENTE
Patente deve ser entendida como um título legal que concede ao seu
detentor o direito exclusivo de fazer uso de uma invenção por tempo e em
território limitados.
A principal função da patente é proporcionar proteção da invenção
para o detentor da patente. Uma invenção protegida por patente
não pode ser comercialmente fabricada, utilizada, distribuída ou
vendida sem o consentimento do dono. Ver art 28 do TRIPS.
A patente é um direito territorial, ou seja, limitado ao território do país onde a proteção foi
concedida pelo escritório de patentes nacional, e é válida para este país (também é possível
obter proteção concedida por um escritório de patentes regional, onde a patente é válida para
a região constituída por um grupo de países). A patente é válida por um período limitado de
tempo, geralmente 20 anos a partir da data de depósito do pedido de patente.
A patente é concedida para invenções de quatro categorias:
• Métodos (descrições de ações, operações; seus parâmetros, matérias-primas
utilizadas);
• Dispositivos, instrumentos, máquinas, ferramentas (descrição da estrutura
(construção), relações mútuas entre os elementos);
• Produtos, substâncias (descrição quantitativa e qualitativa dos componentes);
• Aplicação (uso), que pode ser entendido como uma subcategoria de métodos.
2.2 LEIS DE PATENTES INTERNACIONAIS
A origem do sistema de patentes remonta à Idade Média, quando privilégios reais eram
emitidos em favor de um inventor, concedendo-se a ele certos monopólios de exploração. As
primeiras leis concedendo monopólio aos inventores sobre suas invenções foram o Estatuto
Veneziano do Inventor (1474), e o Estatuto Inglês dos Monopólios (1673). A lógica por trás
destas leis foi dimensionar a exclusividade de exploração comercial concedida como
retribuição pela garantia de benefícios públicos. As invenções tinham um impacto significante
no desenvolvimento da economia local e nacional.
Através da Convenção de Paris foi introduzido o Tratado de Cooperação em Matéria de
Patentes. A Convenção Européia de Patentes também deve ser explicada.
2.2.1 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT - Patent Cooperation Treaty) – um
tratado internacional, administrado pela OMPI. O PCT permite solicitar proteção para uma
patente de invenção simultaneamente em vários países membros, depositando um único
pedido “internacional” em lugar de vários pedidos nacionais ou regionais separados. A
concessão das patentes permanece sob controle dos escritórios de patentes regionais, na
chamada “fase nacional”.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Na verdade, a OMPI faz a avaliação preliminar de patenteabilidade através da chamada Busca
Internacional, onde são consideradas as questões relativas a novidade e atividade inventiva.
Sob solicitação do requerente, uma análise adicional de patenteabilidade pode ser realizada, o
chamado Exame Preliminar Internacional.
2.2.2 Convenção Européia de Patentes
Convenção Européia de Patentes (EPC – European Patent Convention) – a Convenção sobre a
Concessão de Patentes Européias de 5 de Outubro de 1973 – um tratado multilateral que
estabeleceu o Escritório Europeu de Patentes e o sistema legal autônomo de concessão de
patentes européias. O EPC contém leis de direito material, ou seja, provisões que
regulamentam as condições de patenteabilidade de invenções.
O EPC também proporciona uma estrutura legal para a concessão de patentes européias via
um único procedimento junto ao Escritório Europeu de Patentes. A fim de obter proteção, o
interessado deve preencher o pedido de patente em uma das três línguas (francês, inglês ou
alemão). O pedido deve ser depositado diretamente no EPO ou filial, ou em um escritório de
patentes de um dos Estados Contratantes se a legislação nacional deste Estado assim o
permitir.
Outras leis relativas à concessão de Patente Européia estão nos Regulamentos de Execução do
EPC – Regulamentos de Execução da Convenção sobre a Concessão de Patentes Européias.
2.3 INVENÇÃO PATENTEÁVEL
Uma invenção consiste em uma solução técnica para um problema técnico, enquanto uma
inovação se refere a um processo que permite a comercialização de uma invenção, ou, em
outras palavras, que torna a invenção comercializável.
Uma definição legal tradicional para invenção não existe. As legislações nacionais e
internacionais descrevem em detalhes os requisitos necessários para que uma invenção seja
considerada patenteável.
Condições de patenteabilidade (matéria elegível para proteção)
A fim de ser reconhecida como patenteável, uma invenção deve preencher os seguintes
critérios:
CARÁTER TÉCNICO. Uma invenção deve mostrar efeito técnico em qualquer área tecnológica.
O termo “tecnologia” deve ser entendido em um sentido muito amplo. Ele se refere a todas as
áreas de atividade humana onde a natureza é afetada. Por outro lado, podemos apontar áreas
caracterizadas por ser puramente mentais, como matemática, lógica ou lingüística, as quais
estão fora dos critérios de patenteabilidade. Em outras palavras, toda invenção patenteável
deve mostrar um efeito na matéria, o qual deve estar ao menos implícito.
19
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Situações em que há caráter técnico
A partir de algumas decisões do EPO, sabemos que uma invenção possui caráter técnico
quando há considerações técnicas envolvidas (caso T 769/92). Considerações técnicas podem
estar baseadas no problema básico solucionado pela dita invenção ou nos efeitos alcançados
na solução do problema básico. Apesar de não existir uma definição para “caráter técnico”,
podemos identificar (baseado na jurisprudência) algumas categorias de atividades técnicas.
Por exemplo, o processamento de dados físicos é técnico (dados representando uma imagem)
(T 208/84), enquanto valores monetários (T 953/94), dados de negócios (T 790/92) e texto (T
8/86) não são considerados dados físicos e, portanto não causam efeito técnico quando
processados.
NOVIDADE. Uma invenção é considerada nova quando não faz parte do estado da arte (arte
prévia).
Para avaliar se um pedido preenche o requisito de novidade, o ponto crucial é estabelecer o
estado da técnica, também chamado de estado da arte (em algumas legislações descrito como
arte prévia). O estado da técnica constitui toda a informação disponibilizada ao público em
qualquer forma antes de determinada data.
No sistema de patentes norte-americano, a data relevante é o dia em que a invenção ocorreu.
Já na Europa, o estado da técnica se refere a tudo o que foi disponibilizado ao
público por meio de descrições escritas ou orais, por uso, ou por qualquer outro
meio, antes da data de depósito (art. 54 do EPC). A informação mantida em
segredo não é considerada parte do estado da técnica.
Se uma invenção foi descrita no estado da técnica, ela não é considerada nova, e a concessão
da patente não é possível.
ATIVIDADE INVENTIVA. Uma invenção é considerada como possuindo atividade inventiva se
ela não é óbvia para um técnico no assunto em relação ao estado da técnica.
O estado da técnica mais próximo significa a arte mais relevante para um determinado caso,
direcionada para o mesmo propósito ou efeito da invenção. O EPO, por exemplo, aplica a
“abordagem de problema e solução”, que consiste em quatro passos: i) identificação do
“estado da técnica mais próximo”; ii) avaliação dos resultados técnicos ao “estado da técnica
mais próximo”; iii) definição do problema técnico a ser resolvido; e iv) avaliação se um técnico
no assunto poderia ter sugerido as características técnicas reivindicadas para obter os
resultados alcançados pela suposta invenção.
Independentemente de a solução revelada ser óbvia para um profissional no assunto,
presume-se que o técnico no assunto é um profissional ordinário ciente do que é
conhecimento comum, geral, no estado da técnica na data relevante (profissional com
qualificação mediana). Também se presume que o técnico no assunto teve acesso a todo o
conteúdo do estado da técnica, particularmente aos documentos citados no relatório de
busca, e que teve à sua disposição os meios usuais e capacidade para realizar o trabalho de
rotina e experimentos.
20
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Em um dos primeiros julgamentos de patentes nos EUA, a Suprema Corte NorteAmericana decidiu que a solução proposta pela invenção que substituía uma
maçaneta de metal ou madeira por uma maçaneta de cerâmica era óbvia e,
portanto não patenteável. Esta poderia ter sido um artigo melhor ou mais barato,
mas não é matéria de uma patente (Hotchkiss vs. Greenwood, 1851).
APLICAÇÃO COMERCIAL. Uma invenção é considerada como possuindo aplicação industrial se
ela pode ser fabricada ou utilizada por qualquer tipo de indústria.
Em outras palavras, uma invenção que pode ser fabricada ou utilizada por qualquer tipo de
indústria, incluindo a agricultura. Neste caso “indústria” significa o seu sentido mais amplo, ou
seja, qualquer coisa distinta de atividade puramente intelectual ou estética. Sendo assim, não
implica necessariamente o uso de um equipamento ou a fabricação de um produto.
Ver artigo 27 do TRIPS e artigos 52-57 do EPC.
2.3.1 Data de prioridade
Quando um pedido de patente é depositado no escritório de patentes nacional (EPN), a data
de prioridade equivale ao dia em que o EPN recebeu o pedido (por correio, fax ou formulário
eletrônico). Esta prioridade é geralmente chamada de prioridade normal.
A Convenção de Paris estabeleceu o direito de prioridade (ver artigo 4), que dá à pessoa que
depositou devidamente o pedido de patente em um dos países pertencentes à Convenção de
Paris, o direito de depositar o pedido em qualquer outro estado signatário da Convenção de
Paris. Neste caso, a data de prioridade é a mesma do primeiro pedido devidamente
depositado, contanto que os pedidos subseqüentes sejam depositados em até 12 meses a
partir do dia do primeiro depósito. Esta é chamada de prioridade unionista.
Existe ainda outro meio de estabelecer a data de prioridade, chamado de prioridade de
exibição. Quando o bem incorporando uma invenção for exibido em uma exposição
reconhecida internacionalmente (ou nacionalmente), a data de prioridade é determinada
como sendo a data da exposição. O período para depositar o pedido de patente é de 6 meses.
Exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas são anunciadas pelo escritório de patentes
nacional ou por força da Convenção sobre Exposições Internacionais, assinada em 1928 em
Paris.
O sentido prático da data de prioridade fica evidente quando os requisitos de
patenteabilidade novidade e atividade inventiva são considerados, uma vez que a
data de prioridade serve, em princípio, como o dia até o qual o estado da técnica é
determinado. Além do mais, a prioridade também pode ser objeto do contrato de
compra.
2.3.2 Divulgações não prejudiciais
Nem toda divulgação de uma invenção provoca a perda do requisito novidade. De acordo com
o EPC, divulgações realizadas nos seis meses anteriores à data do depósito, como
conseqüência de abuso evidente em relação ao depositante ou seu predecessor, não são
prejudiciais. O abuso evidente pode ser o roubo de invenções ou a violação de um acordo de
sigilo.
21
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Como mencionado anteriormente, uma divulgação em exposição oficial também não resulta
em perda de patenteabilidade.
Disposições que regulamentam o requisito novidade não excluem a
patenteabilidade de substâncias presentes no estado da técnica para uso em
método mencionado no Artigo 52, parágrafo 4, contanto que este uso em qualquer
método mencionado neste parágrafo não faça parte do estado da técnica (ver art.
54 EPC).
2.4 NÃO INVENÇÕES E INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS
Invenções não incluem bens intangíveis que não apresentam um efeito técnico, que apenas
revelam aquilo que já existe na natureza, ou que consistem unicamente em métodos
intelectuais. Por estes motivos, descobertas, criações estéticas, teorias científicas e métodos
matemáticos não são reconhecidos como invenções. Além do mais, soluções não técnicas,
esquemas, regras e métodos para realizar ações mentais, jogar jogos ou fazer negócios, e
outras soluções não técnicas, não são elegíveis para patenteabilidade.
Invenções não patenteáveis de acordo com o EPC incluem:
• invenção cuja publicação ou explorações seja contrária à ordem pública ou moral;
• certos tipos de munições e bombas;
• certas invenções biotecnológicas (ver a seguir);
• variedades de plantas ou animais, ou processos essencialmente biológicos para a
produção de plantas ou animais (esta provisão não se aplica a processos
microbiológicos ou seus produtos);
• métodos para tratamento do corpo humano ou de animal através de cirurgia ou
terapia, e métodos de diagnóstico (exceto substâncias, as quais são permitidas).
A lei de patentes norte-americana não contém nenhuma disposição excludente
específica. Na notável decisão do caso Chakrabarty, a Suprema Corte NorteAmericana pronunciou que tudo o que existe sob o sol e que é feito pelo homem é
patenteável. No entanto, existem muitos limites que não estão na lei de patentes,
mas em leis regulamentadoras respectivas.
2.5 EXTENSÃO TERRITORIAL DA PROTEÇÃO
A extensão territorial da proteção deve ser de acordo com o território onde se pretende
estabelecer a atividade comercial do produto. O depositante pode optar entre três tipos de
sistemas de proteção patentária, dependendo do território onde a proteção é desejada.
Na primeira opção, o requerente pode depositar o pedido em determinado país. A proteção é
concedida pelo escritório de patentes competente de acordo com a legislação e
procedimentos estabelecidos por tal país. As mesmas regras se aplicam a estrangeiros. A
patente será válida no território deste estado, o que significa que a exploração comercial da
invenção em outro país não será considerada uma violação. É importante notar que as
disposições que regulamentam as patentes, assim como os procedimentos e custos, podem
diferir de um país para outro.
Como segunda opção, de acordo com o PCT, é possível solicitar proteção patentária para uma
invenção em cada país membro, depositando apenas um pedido de patente, em lugar de
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
depositar vários pedidos de patentes nacionais ou regionais. O procedimento é administrado
pela OMPI, que faz a avaliação preliminar da patenteabilidade através da chamada Busca
Internacional, onde são consideradas as questões relativas ao preenchimento dos requisitos
de novidade e atividade inventiva. Sob solicitação do depositante, uma análise adicional de
patenteabilidade pode ser realizada, o chamado Exame Preliminar Internacional. Após a fase
internacional, o depositante determina os países onde ele quer obter proteção. No entanto, a
concessão final das patentes permanece sob controle dos escritórios de patentes nacionais ou
regionais, sendo esta chamada de “fase nacional”.
Na terceira opção, o detentor do direito pode solicitar proteção regional por força de uma
convenção regional apropriada que permita obter patentes em território de outros estados
membros. A convenção mais importante é a Convenção Européia de Patentes, que
estabeleceu o Escritório Europeu de Patentes como órgão competente para a concessão de
patentes européias. O EPO é responsável pelo processo de exame após o qual deve ser tomada
a decisão de conceder (ou não) a patente. O processo de oposição também é conduzido junto
ao EPO. Uma vez que a patente seja concedida, deve ser então dividida em uma família de
patentes nacionais de acordo com os estados designados pelo requerente.
Vale mencionar o sistema de patentes Comunitárias que está sendo planejado. A patente
Comunitária, uma vez concedida, será automaticamente válida em todo o território da União
Européia. Será suficiente depositar um único pedido junto a uma autoridade competente (o
EPO é a mais cotada no momento). Além disso, a vigoração da patente após uma decisão
positiva seria igual para todos os estados da UE. Neste sentido, a patente Comunitária será de
caráter verdadeiramente único.
A tabela abaixo indica as possíveis maneiras de se depositar um pedido de patente.
PATENTE NACIONAL
•
pedido em um único país
•
válida em seu território
•
a lei do país é relevante
PATENTE “INTERNACIONAL”
•
•
•
procedimento único
legislação não é única
patentes concedidas pelos escritórios
nacionais
PATENTE EUROPÉIA
•
•
•
um único pedido junto ao EPO
uma família de patentes válidas nos
territórios de seus respectivos estados
concede os mesmos direitos de patentes
nacionais
PATENTE COMUNITÁRIA (planejada)
•
•
•
•
patente unitária
válida no território da UE
um único depósito
ainda em estágio de proposta
2.6 EXTENSÃO DA PROTEÇÃO
Como um aspecto positivo, os titulares de patentes também têm o direito de atribuir ou
transferir por sucessão a patente, e de firmar acordos de licenciamento.
23
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
A patente confere ao seu titular os seguintes direitos exclusivos (art. 28 do
TRIPS):
• quando a matéria da patente é um produto, de impedir a terceiros
sem o consentimento do titular os atos de: produzir, usar, pôr à venda,
vender, ou importar o produto para estes propósitos;
• quando a matéria da patente é um processo, de impedir a terceiros
sem o consentimento do titular, o ato de usar o processo, e os atos de:
usar, pôr à venda, vender, ou importar para estes propósitos ao
menos o produto obtido diretamente por este processo.
2.6.1 Reivindicações das patentes e teoria da equivalência
Do ponto de vista técnico, as reivindicações da patente determinam a extensão de sua
proteção. Elas formam uma barreira protetora em torno de uma patente que permite a
terceiros saberem quando eles estão violando a patente. Os limites dessa barreira são
definidos pelo palavreado e construção gramatical das reivindicações. Aqui estão algumas
diretivas de como interpretar reivindicações de patentes: as palavras utilizadas devem ser
interpretadas de acordo com seu significado comum e área específica, mas não restritas ao seu
sentido literal estrito e aos exemplos expressamente revelados no relatório descritivo. O
relatório descritivo e as ilustrações podem ser utilizados para interpretar as reivindicações.
Aqui está um exemplo de reivindicações de patente para luvas descartáveis.
Na prática, as reivindicações cobrem tanto a matéria diretamente expressa no quadro
reivindicatório quanto a matéria equivalente. Para que a teoria da equivalência, que de fato é
uma maneira de interpretar a patente, seja aplicada, é necessário que a matéria seja:
- objetivamente equivalente
- óbvia para um técnico no assunto
- equivalente à reivindicação interpretada
Tribunais europeus não aplicam esta teoria de maneira uniforme, o que é
perfeitamente ilustrado pelo conhecido caso Epilady, relacionado à violação da
patente do Remington, aparelho para a remoção de pelos nas pernas, que possui
uma helicóide rotativa, a qual se alegou ter sido violada por um aparelho
depilador com barra de borracha rotativa contendo fendas.
Patente do Epilady
Patente do Remington
As decisões dos julgamentos realizados em diferentes tribunais europeus foram diferentes,
assim como o raciocínio. A Corte Alemã sustentou a posição de que houve violação porque um
técnico no assunto, usando seu conhecimento prévio à data de prioridade, poderia deduzir a
partir das palavras usadas, e derivar a partir da patente, um aprendizado mais geral. A Corte
Austríaca considerou que a violação por equivalência requer uma compreensão imediata de
que a violação alegada é substancialmente similar à reivindicação. Caso contrário, não há
equivalência. A Corte Inglesa introduziu o teste Catnic, a fim de responder as seguintes
24
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
perguntas: A variante muda materialmente o resultado técnico? Isto não é óbvio para um
técnico no assunto? O titular da patente (da perspectiva do intérprete) pretendeu restringir
suas reivindicações ao significado primário das palavras usadas? Para ser julgada como
violação, todas essas perguntas devem ser respondidas com “não”.
Ver também o Protocolo sobre a Interpretação do Artigo 69 do EPC.
2.7 PRINCÍPIO DO PRIMEIRO A DEPOSITAR E PRIMEIRO A
INVENTAR
Na Europa o direito a uma patente de invenção é concedido ao primeiro a depositar o pedido,
que é quem, portanto, estabelece a primeira data de prioridade, como explicado
anteriormente. Este sistema é chamado de Princípio do Primeiro a Depositar.
No sistema de patentes dos EUA, o direito é concedido ao primeiro que desenvolve a
invenção. Este é chamado de Princípio do Primeiro a Inventar.
Período de Graça
Em princípio, todo meio de divulgação ao público elimina a novidade, e, como resultado, a
possibilidade de obter a proteção solicitada. Uma ferramenta legal que ameniza as
conseqüências da divulgação é o chamado “Período de Graça”. Este oferece um período
específico de tempo no qual a patente pode ser depositada mesmo que a invenção/desenho
tenha sido previamente divulgada pelo requerente ou seu sucessor como titular.
Consequentemente, a novidade não é destruída e o direito de propriedade industrial relevante
ainda pode ser concedido.
2.8 TIPOS ESPECÍFICOS DE INVENÇÕES
2.8.1 Programas de computador associados
Invenções relacionadas a programas de computador são patenteáveis nos Estados Unidos e
constituem uma grande fatia de todos os pedidos de patentes. No resto do mundo é muito
mais difícil patentear este tipo de invenção. Programas de computadores em si não são
considerados patenteáveis em muitos países, incluindo países da União Européia. No entanto,
esta exceção se aplica somente se o pedido de patente estiver relacionado ao programa de
computador “por si só”. Existe um conceito de programas associados a invenções, que se
refere a invenções que funcionam utilizando computadores ou redes de computadores.
Portanto, se a dita matéria especifica computadores, redes de computadores ou outros
aparatos programáveis convencionais, ou um programa, para a realização de ao menos
algumas etapas do esquema, ou se um ou mais de seus propósitos são realizados total ou
parcialmente através de programas de computador, esta deve ser examinada como uma
“invenção associada a computador”. Programas associados a invenções devem preencher as
mesmas condições de outras invenções, incluindo o requisito de caráter técnico, que neste
caso é controverso porque um programa por si só consiste apenas em um algoritmo de caráter
não técnico. O caráter técnico dos programas associados a invenções envolve a chamada
“contribuição técnica para a arte prévia”, ou “solução de um problema técnico” (p.ex. redução
de tempo necessário para a realização de algum cálculo).
25
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Na prática, uma contribuição pode ser encontrada, e então o programa
associado à invenção pode ser patenteável se ao menos um dos critérios a
seguir for preenchido:
solucionar o problema básico ao qual a invenção se propõe, de
maneira que efeitos técnicos sejam obtidos (p.ex. usar o computador
para implementar um método de alimentação de dados em um
sistema de desenho gráfico com valores de ângulos a fim de mostrar
mais exatamente a rotação dos objetos gráficos apresentados na tela);
modificar a maneira como um computador opera, dede que o
processamento realizado pela invenção tenha efeito técnico;
o problema básico que a invenção se propõe resolver é de natureza
técnica (p.ex. prolongar a vida útil de ampolas de raio-X conectando a
máquina de raio-X a um computador que funciona com uma unidade
de processamento de dados que controla a ampola de raio-X a fim de
que esta tenha exposição otimizada e seja evitada sobrecarga);
os detalhes da solução na invenção requerem considerações técnicas
que implicam em problema técnico (p.ex. instalar um protocolo de
transferência de arquivos na unidade de memória do computador para
permitir o gerenciamento de dados financeiros e registros).
Métodos de negócios associados a computadores – similarmente a programas de
computadores, um método de negócios “por si só” é tradicionalmente excluído de
patenteabilidade. No entanto, a prática mostra que existe uma possibilidade de patentear um
método de negócios associado a computador, sob as mesmas condições e com requisitos
similares aos programas associados a invenções.
2.8.2 Invenções biotecnológicas
A Diretiva 98/44/EC do sistema jurídico da UE sobre a proteção legal de invenções
biotecnológicas estabelece as regras específicas para o patenteamento de invenções
biotecnológicas. Estas são consideradas como sendo invenções consistindo de um produto que
seja de ou que contenha material biológico, ou um processo através do qual material biológico
é produzido, processado ou utilizado, onde material biológico significa qualquer material
contendo informação genética e capaz de se reproduzir por si só ou de ser reproduzido em um
sistema biológico.
Processos puramente biológicos de reprodução de plantas ou animais não são patenteáveis. O
que é patenteável é o processo microbiológico ou o produto que resulta deste processo. Um
processo microbiológico é definido como qualquer processo que envolva ou que seja realizado
em ou que resulte em material microbiológico. Portanto, o patenteamento de um material
biológico isolado de seu ambiente natural, ou produzido por meio de um processo técnico,
mesmo que ele já exista na natureza, não é proibido.
No entanto, as disposições européias contêm muitas restrições, especialmente em relação a
invenções diretamente associadas ao corpo humano, o qual, em princípio, nos seus vários
estágios de formação e desenvolvimento, não pode constituir uma invenção patenteável. No
entanto, um elemento isolado do corpo humano ou produzido através de um processo
técnico, pode ser patenteável.
Patentes também não podem ser concedidas para:
• processos de clonagem de seres humanos;
• processos para modificar a identidade genética da linha germinal humana;
• uso de embriões humanos para propósitos industriais ou comerciais;
26
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
•
processos para modificar a identidade genética de animais que possam causar
sofrimento sem qualquer benefício médico para seres humanos ou animais, e
também animais resultantes destes processos.
2.8.3 Certificado de Proteção Suplementar
No caso de proteção de produtos medicinais e de plantas na União Européia, é possível obter o
Certificado de Proteção Suplementar (CPS). O CPS oferece extensão da proteção
proporcionada pela patente básica, e aumenta a vida efetiva da patente em até 5 anos
(máximo). Pelo Regulamento do Conselho 1768/92 sobre a criação de um certificado de
proteção suplementar para produtos medicinais, e 1610/96 para a proteção de produtos de
plantas, a “patente adicional”, dentro do escopo da patente primária, pode ser concedida.
A justificativa vem do fato de que produtos medicinais necessitam de autorização para serem
colocados no mercado, de acordo com os as legislações pertinentes que regulamentam a
comercialização destes produtos. O tempo necessário para a obtenção da autorização diminui
o tempo efetivo de comercialização dos produtos medicinais. A possibilidade de estender a
proteção é concedida para compensar este tempo.
A tabela abaixo mostra como calcular o período do CPS.
Data de depósito do
pedido de patente
(A)
Data da primeira
aprovação para
comercialização (B)
Data de caducidade
da patente (C)
Data de caducidade
do CPS (D)
(A – B) – 5 anos = período CPS
C + período CPS = D
Se o período calculado para o CPS for maior do que 5 anos, ele é restringido a um prazo
máximo de 5 anos.
27
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
3
T I T U L AR D A P AT E N TE . C R I A Ç Õ ES DE E MP R E G A D O S
3.1 TITULAR DE UMA INVENÇÃO
A regra geral de titularidade da PI, também reconhecida pela lei de patentes, é que o dono de
uma invenção é a pessoa que criou aquela invenção (“o inventor”). O direito a uma invenção
(direito de obter uma patente) não deve ser confundido com a titularidade da patente. O
direito a uma invenção é criado para a pessoa que empreende uma atividade
inventiva que resulta em uma invenção. Portanto, o inventor (o autor de uma
invenção) é sempre uma pessoa física. Os inventores detêm o direito a uma
invenção até que eles o transfiram (atribuam) a um terceiro. O direito a uma
patente pode ser concedido ao inventor original, mas também a uma pessoa/entidade que
tenha adquirido o direito à invenção e seja nomeado no pedido de patente.
Precisamente, quando o direito a uma invenção é transferido a um terceiro que obtém a
patente, o autor original da invenção mantém o direito de ser reconhecido (ser nomeado)
como inventor.
3.2 INVENÇÕES CONJUNTAS
Em muitos casos, vários inventores/pesquisadores estão envolvidos na atividade inventiva
resultante em uma invenção. Em tal situação, o direito à invenção pertence aos inventores
conjuntamente. No entanto, a fim de ser reconhecido como um inventor conjunto, o indivíduo
deve mostrar que contribuiu para o conceito inventivo. Uma vez que o processo de criar uma
invenção é normalmente complexo, a identificação do elemento inventivo de uma invenção
pode ser difícil. Na prática, por exemplo, solucionar problemas com uma invenção, ou ajudar
neste processo, é considerado como “contribuição inventiva”. Por outro lado, os itens a seguir
são geralmente considerados, pelas legislações nacionais, como contribuição não inventiva:
apenas expor os problemas a serem resolvidos pela invenção; contribuir com “detalhes
desnecessários” de uma invenção; fornecer informação, equipamentos usados nos
experimentos que resultaram na invenção e outros.
No caso de invenções conjuntas, cada inventor possui direito a uma parte da invenção.
Geralmente ele pode decidir livremente sobre a sua parte da invenção, podendo transferi-la
ou licenciá-la, a menos que tenha sido acordado de outra maneira no acordo de propriedade
conjunta. Por exemplo, pela lei de patente dos EUA, cada um dos inventores conjuntos possui
direito indiviso na patente inteira. Eles podem praticar ou licenciar a invenção sem considerar
os demais inventores conjuntos.
Por exemplo, dois pesquisadores realizaram uma atividade de P&D que resultou em invenção
de um novo medicamento para o tratamento de câncer. Um dos pesquisadores descobriu uma
nova aplicação de ervas para o tratamento de câncer e o outro ajudou a elaborar a
composição do medicamento contendo o extrato da erva.
3.3 INVENÇÕES DE EMPREGADOS
Na prática, a maioria das invenções é criada durante um emprego.
Uma invenção de um empregado é uma invenção criada por uma pessoa física (o
“empregado”), trabalhando sob um contrato de trabalho para outra pessoa física ou jurídica (o
“empregador”). Os regimes especiais não se aplicam a inventores não empregados, como
28
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
subcontratados, profissionais autônomos, consultores, pessoal disponibilizado por terceiros,
etc.
De maneira geral, os direitos do empregador sobre as invenções de seu empregado podem ser
definidos pelas disposições do contrato de trabalho, ou outro acordo entre as duas partes em
relação aos direitos a uma invenção; além do mais, leis de patentes ou regulamentações
especiais sobre a criação de empregados proporcionam regimes especiais para invenções
criadas por empregados.
3.3.1 Acordo escrito
Para solucionar incertezas que possam existir ao se determinar a titularidade de uma invenção
patenteável, muitos empregadores exigem que seus empregados assinem acordos escritos de
atribuição de patente. Esses acordos tipicamente atribuem todos os direitos do inventor da
patente ao empregador. Frequentemente eles contêm cláusulas exigindo que o empregado
revele a atividade inventiva. Na maioria dos países, uma cláusula sobre a propriedade de
invenção em um acordo entre empregado e empregador sobrepõe a regulamentação
estatutária específica sobre este assunto. Sempre são permitidas cláusulas sobre a invenção de
um empregado que sejam mais favoráveis ao empregado do que o regime padrão, enquanto
na maioria dos países são permitidas restrições sobre as disposições contratuais que
concedem ao empregador mais direitos do que ele normalmente receberia pela lei. Se a
legislação nacional impuser indenização suplementar para o empregado, é obrigatória
disposição relevante no contrato de trabalho. Incluir disposições sobre a titularidade em
contratos de trabalho é de especial importância em países onde não existem regulamentações
especiais sobre invenções de empregados.
3.3.2 Regimes estatutários
No caso em que não exista acordo por escrito válido entre o empregado e o empregador, se
aplicam as regras gerais de leis de patentes ou regulamentações nacionais especiais sobre
criações de empregados. A maioria dos países possui regimes estatutários para criações de
empregados.
Nos EUA não existe disposição específica na lei sobre este assunto, portanto o empregado tem
direito à invenção. O empregador pode se tornar o proprietário dos direitos a uma invenção
apenas: 1) sob cláusulas especiais no contrato de trabalho, 2) quando o inventor for
contratado para inventar, 3) sob o regime do shop right.
Regimes estatutários sobre invenções de empregados não se aplicam a inventores não
empregados, como subcontratados, profissionais autônomos, consultores, pessoal
disponibilizado por terceiros, etc.
As legislações da maioria dos países aplicam uma regra geral segundo a qual
uma vez que uma invenção seja criada por um empregado durante suas funções
no trabalho, o empregador possui o direito à invenção criada pelo empregado,
porém mais tarde o empregado tem direito a indenização. No entanto, existem
algumas diferenças entre as estruturas das legislações nacionais sobre as invenções de
empregados, especialmente em relação a determinar o vínculo entre as funções do emprego e
a invenção e em relação à maneira de calcular a indenização do empregado.
Pode-se distinguir os quatro regimes gerais comuns de invenções de empregados a seguir:
29
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Regime da “Invenção livre”
Se um empregado não é contratado especificamente para o propósito de inventar, e então
este empregado realiza uma invenção durante o seu emprego, a invenção pertence ao
empregado. Qualquer acordo implícito para atribuir a patente ao empregador não prevalece.
Regime da “Invenção durante missão”
Sob este regime legal, uma patente resultante de uma missão inventiva, expressamente
declarada no contrato de trabalho, pertence ao empregador sem a necessidade de exigências
especiais adicionais. O empregador adquire o direito a uma invenção originalmente (pela lei),
ou através de uma cessão implícita. O empregado tem o dever de informar ao empregador
sobre a existência e a natureza de uma invenção.
Este tipo de regime de criação de empregado existe em países como o Reino Unido, França,
Holanda, Itália, Grécia e Portugal.
Regime de “Reivindicação de direito”
De acordo com este conceito criado nos EUA, se uma invenção foi criada pelo empregado, o
empregador não adquire os direitos sobre a mesma automaticamente (não existe
transferência automática de direitos ao empregador), mas ele tem a possibilidade de
reivindicar direitos sobre a patente quando a invenção tiver alguma ligação com a atividade do
empregador. Este não é obrigado a reivindicar o direito de patente. Ele geralmente tem de 3 a
4 meses para reivindicar o direito, sendo que após este tempo o direito do empregador expira.
Uma vez que a reivindicação seja feita, o empregado não pode recusar a reivindicação, mas
existe indenização para o empregado.
Este tipo de regime existe na Suécia, Noruega, Finlândia e Alemanha.
Regime do “Shop right”
Se um empregado não foi contratado especificamente com o propósito de inventar, mas
mesmo assim realizou uma invenção usando tempo, material ou equipamento do empregador
para criar a invenção patenteada, o empregador possui alguns direitos sobre a invenção sob o
regime chamado de shop right, desenvolvido nos EUA. Sob este tipo de regime, o empregador
pode explorar a invenção dentro de sua área de negócios com licença não exclusiva, livre de
royalties e não transferível. Deve-se notar que em sentido legal estrito, o shop right não
equivale à atribuição de direitos, mas simplesmente dá ao empregador que forneceu
financiamento ou tempo de trabalho para o projeto inventivo, o direito de usar a solução
técnica inventada. Os shop rights são exclusivos do empregador, e não podem ser atribuídos
ou transferidos. Para assegurar que terá o shop right, o empregador deve avaliar os registros
para determinar quanto tempo e que recursos da empresa foram utilizados na criação no
empregado.
3.3.3 Ligação entre emprego e invenção
Um dos assuntos mais problemáticos em relação a invenções de empregados são os fatores
que determinam se uma invenção está enquadrada dentro das funções do trabalho de um
empregado. De acordo com leis e jurisprudências nacionais, uma invenção é identificada como
“invenção de empregado” se for o resultado de uma missão inventiva designada ao
empregado (Suécia, Finlândia, Noruega), se está dentro da área de atividade da empresa
(Portugal, Itália, França, Alemanha, Suécia), ou se a invenção está relacionada com a execução
da função do empregado (Alemanha, Finlândia, Suécia, Noruega).
30
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Ainda, quando a invenção é realizada com a ajuda de meios intelectuais ou materiais da
empresa (Grécia, Espanha, França), ou quando se baseia em experiência ou atividades da
empresa (Alemanha), ela é considerada como uma invenção de empregado.
3.3.4 Regras de remuneração de invenções de empregados
Em princípio, um empregado que criou uma invenção tem o direito a uma indenização
especial. No entanto, sob certas regulamentações, algumas condições específicas necessitam
ser satisfeitas, como:
• a invenção deve ser particularmente proveitosa para o empregador (Reino Unido,
Grécia);
• a contribuição pessoal e sua importância devem exceder o conteúdo do contrato de
trabalho (Espanha).
Em alguns países, como os EUA, não existe lei exigindo a indenização do empregado.
3.4 INVENÇÕES DE UNIVERSIDADES E INVENÇÕES REALIZADAS
EM PROJETOS MULTINACIONAIS
Alguns países possuem regras especiais para invenções de universidades, ou seja, invenções
realizadas por professores, pesquisadores ou estudantes de graduação e pós-graduação. As
regras de titularidade em relação a invenções de universidades estão frequentemente
incluídas em regulamentos internos de propriedade intelectual das universidades, os quais
prevalecem em relação a regimes estatutários. As legislações nacionais a este respeito variam
em cada país. Por exemplo, em países como Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos e
Espanha, a universidade possui o direto de titularidade de uma invenção realizada como
resultado da pesquisa. Em outros, como Dinamarca, o direito –no caso de invenções
acadêmicas– é conferido à universidade onde o invento é patenteável. Algumas legislações
nacionais apenas garantem às instituições de ensino superior o direito de reivindicarem as
invenções de seus empregados (Alemanha, Áustria). Instituições de pesquisa públicas também
podem ser livres para decidirem se reivindicam a transferência do direito à invenção criada por
seu empregado, ou se deixam que o inventor mantenha seu direito.
É importante notar que regras especiais podem ser aplicadas a invenções de empregados de
universidades realizadas em de projetos de pesquisa multinacionais realizados pela
universidade. Algumas legislações nacionais, como a Dinamarquesa e a Austríaca, possuem
regras especiais para invenções feitas em projetos envolvendo parceiros estrangeiros. Em
muitos casos a titularidade da invenção é estabelecida pelos regulamentos que governam a
execução do projeto específico. Por exemplo, este é o caso de projetos de P&D realizados em
Programas-Quadros da UE. Em qualquer caso, quando uma invenção é realizada com a
cooperação de inventores de outros países, cada inventor deve ser tratado diferentemente,
dependendo da legislação nacional sob a qual o contrato de trabalho do inventor foi assinado.
Portanto, a titularidade da invenção e as regras de remuneração para empregados envolvidos
no projeto podem diferir significativamente.
31
[I1] Comentário: Nós não
entendemos a diferença entre o
primeiro bloco de países e o
segundo.
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
4
F O R M AS AL T E RN A TI V AS D E P R O T EÇ ÃO : MO D EL O D E
U T I L ID AD E, S E G R E D O I ND US T R I A L E C O NC O RR Ê N C I A
D E S L E AL
4.1 MODELO DE UTILIDADE
Não existe uma definição internacionalmente reconhecida/unificada para modelo de utilidade.
Três categorias de soluções técnicas são consideradas modelos de utilidade:
1) soluções tridimensionais para as quais as condições para a obtenção de proteção
sejam menos estritas do que para invenções (p.ex. Japão);
2) soluções tridimensionais ou outras para as quais as condições para a obtenção de
proteção sejam menos estritas do que para invenções (p.ex. Alemanha);
3) invenções (isto é, soluções que atendam os requisitos de patenteabilidade) para as
quais a proteção é concedida por registro (isto é, sem exame formal substancial),
quando um sistema paralelo “normal” de concessão de patentes existe (p.ex. França).
Modelos de utilidade são particularmente inovações de melhoria funcional relacionadas a
produtos de engenharia, baseadas nas funções de utilidade. Em sua definição básica, que pode
variar em cada país (onde esta proteção é disponível), um modelo de utilidade é similar à
patente. De fato, modelos de utilidade são por vezes chamados de “pequenas patentes” ou
“patentes de inovação”.
A proteção de modelo de utilidade é concedida primariamente para
inovações, como dispositivos ou artigos que tenham utilidade
prática, mas que sejam tecnologicamente menos complexos,
envolvendo menor grau de atividade
inventiva. Esta é uma maneira de proteção
útil para inovações de melhoria funcional,
especialmente para aquelas que podem
preencher as condições de patenteabilidade. Em alguns países, a
proteção de modelos de utilidade pode ser obtida apenas para certas
áreas de tecnologia, e apenas para produtos, mas não para processos.
Alguns países excluem métodos. Plantas e animais normalmente são
excluídos de proteção por modelo de utilidade.
Modelos de utilidade são considerados particularmente adequados para PMEs que fazem
“pequenas” melhorias e adaptações de produtos já existentes. Modelos de utilidade são
primariamente utilizados para inovações mecânicas.
A maioria dos países onde existem leis de modelo de utilidade exige que a invenção seja nova
e provida de ato inventivo. No entanto, os requisitos para obter um modelo de utilidade são
menos rigorosos do que para patentes. Frequentemente a “atividade inventiva” ou “não
obviedade” podem ser muito menores ou completamente ausentes. Além disso, a
compreensão de “novidade” é diferente de “novidade de invenção” no caso da patente. Na
prática, a proteção para modelos de utilidade é muitas vezes solicitada para inovações que
trazem melhoria, mas que podem não ser suficientes para preencher os critérios de
patenteabilidade.
Normalmente escritórios de patentes não realizam exame substancial e simplesmente
concedem o modelo de utilidade depois de conferir se as aplicações do modelo de utilidade
cumprem as formalidades. Isto significa que o processo de registro muitas vezes é
32
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
significativamente mais simples e rápido, levando, em média, 6 meses. Na prática, a facilidade
em obter a proteção para um modelo de utilidade resulta em incerteza legal quanto a uma
possível revogação.
O tempo de proteção de modelos de utilidade varia em cada país, e geralmente dura entre 7 e
10 anos, isto é, é muito mais curto do que para a patente.
Apenas um número pequeno, porém significante, de países oferece a opção de proteção por
modelo de utilidade. Este tipo de proteção é muito bem sucedido na Alemanha, China, Coréia
do Sul e até em Taiwan; também é razoavelmente bem sucedida na Austrália. Não parece ser
muito bem sucedida na América do Sul, por exemplo, no Brasil.
A proteção por modelo de utilidade não existe em todos os Estados Membros da UE (não
existe na Grã Bretanha, Luxemburgo e Suécia). A proposta de um Modelo de Utilidade
Comunitário que foi feita pela CE foi retirada, não por não ser importante, mas devido ao
processo legislativo que seria necessário por causa das diferenças de proteção entre os
Estados Membros.
Apesar de não haver uma lei internacional substancial sobre modelos de utilidade, este tipo de
criação intelectual é reconhecida pelo PCT, sob o qual se pode depositar um pedido de patente
e reivindicar data de depósito internacional, assim como a data de prioridade, advindos de
pedidos nacionais depositados para modelos de utilidade (ou vice-versa); reivindicar a data de
prioridade para pedido de modelo de utilidade assim como para pedido de patente também é
reconhecido pela Convenção de Paris.
4.2 SEGREDO INDUSTRIAL (KNOW-HOW)
Criação, proteção, uso e gerenciamento adequados e efetivos de segredos industriais é muito
importante para o sucesso do desenvolvimento e gerenciamento da propriedade intelectual.
As informações sobre uma inovação devem ser mantidas em segredo, algo crucial para a
obtenção de proteção patentária. Por outro lado, em alguns casos a proteção por segredo
industrial é a única maneira de proteção devido à natureza da matéria a ser protegida, como
por exemplo, a proteção de formulações de bebidas como a Coca-Cola.
De uma maneira ampla, qualquer informação pode ser considerada segredo industrial,
incluindo dados técnicos ou não técnicos, uma formulação, um padrão, uma compilação, um
programa, um dispositivo, um método, uma técnica, um processo de desenho, dados
financeiros, uma lista de atuais ou potenciais clientes ou fornecedores, etc. A lei fornece
critérios mais concretos que devem ser preenchidos cumulativamente.
•
De acordo com o Artigo 39.2 do Acordo TRIPS, a proteção se aplica a
informação que:
• é secreta;
• possui valor comercial;
foi submetida a ações razoáveis para que fosse mantida em segredo.
O Acordo não requer que informação restrita seja tratada como uma forma de propriedade,
mas requer que a pessoa legalmente em controle de tal informação possua os meios de
impedir que ela seja divulgada para, adquirida por ou usada por terceiros sem o seu
consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas. A “maneira contrária a
práticas comerciais honestas” inclui quebra de contrato, quebra de sigilo e indução à quebra,
assim como a aquisição de informação restrita por terceiros que soubessem, ou que tenham
33
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
sido grosseiramente negligentes em não saber, que tais práticas estavam envolvidas na
aquisição.
Segredos industriais são protegidos sem registro, isto é, não existe decisão sobre a concessão
da proteção. Consequentemente, um segredo industrial pode ser protegido por um período
ilimitado de tempo. Além disso, a proteção não custa nada além das despesas com os esforços
e atividades para manter a informação em segredo.
A proteção pode ser mantida através da escolha de um método apropriado considerando a
natureza da atividade comercial e o caráter do segredo industrial protegido. O detentor do
segredo industrial pode usar acordos de sigilo, contratos de trabalho devidamente formulados
que considerem a situação após o término do contrato, restrições físicas na forma de acesso
limitado em ambiente eletrônico, ou medidas reais de segurança física.
Todavia, deve-se ter consciência de que a proteção do segredo industrial é limitada. O
detentor do segredo é protegido apenas da divulgação não autorizada e uso do segredo
industrial por terceiros, e contra a obtenção do segredo por terceiro através de meios
impróprios (como suborno, deturpação, quebra de sigilo, espionagem, etc.). A engenharia
reversa, por exemplo, que permite determinar a informação secreta de outro através do
exame e experimentação a partir de informações disponíveis ao público, é um meio que não é
considerado impróprio.
Além disso, se uma informação previamente protegida for disponibilizada publicamente
(mesmo que por meios ilegais), a proteção termina. Segredos industriais podem ser protegidos
apenas enquanto eles estão em segredo, o que constitui uma limitação significante deste tipo
de proteção.
4.3 CONCORRÊNCIA DESLEAL
A proteção oferecida pela legislação em relação à concorrência desleal é uma importante
maneira complementar de proteger a PI em um sentido mais amplo. Apesar de suas
especificidades e diferenças em relação a direitos exclusivos, a concorrência desleal é
entendida como parte da propriedade intelectual. A Convenção de Paris mencionou
explicitamente a concorrência desleal entre as formas de propriedade intelectual.
O Artigo 10bis da Convenção de Paris obriga os Estados Membros a
assegurarem proteção efetiva contra a concorrência desleal. Este mesmo
Artigo também introduz uma cláusula geral que define o ato de concorrência
desleal como um “ato de concorrência contrário a práticas honestas em
matérias industriais ou comerciais”
De fato, esta abordagem determina a noção de honestidade para os tribunais nacionais, os
quais, em determinados casos, devem indicar claramente que tipo de comportamento é
contrário a práticas honestas na atividade comercial. No entanto, a maioria das
regulamentações sobre concorrência desleal fornece atos típicos de concorrência desleal.
Assim é a Convenção de Paris, que indica a lista dos três atos não exaustivos de concorrência
desleal mais típicos:
• confusão;
• alegações falsas;
• práticas enganosas relativas à natureza, processo de manufatura, quantidade,
características dos bens.
34
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Com a inclusão do Artigo 10bis da Convenção de Paris no acordo TRIPS, a concorrência desleal
passou a estar sujeita a decisões de disputas internacionais sob o regime de governo da OMC.
4.3.1 Indicações geográficas
Tradicionalmente, a proteção de indicações geográficas está enraizada nas regulamentações
de concorrência desleal. A Convenção de Paris lista no Art. 1 indicações de fontes e apelações
de origem, porém não fornece outras regulamentações específicas. Legislações nacionais
apresentam abordagens significativamente diferentes em relação a este assunto, e não
utilizam terminologia coesa.
De acordo com as disposições do Acordo TRIPS, “indicações geográficas” são
indicações que identificam um produto como originário do território de um
estado, ou de uma região ou de uma localidade dentro do território, quando
qualidade, reputação ou outras características específicas do produto são
essencialmente atribuídas à sua origem geográfica.
A regulamentação da UE estabelecida nos Regulamentos do Conselho EC/510/2006 e
EC/509/2006 distingue:
• designação de origem (DOP), utilizada para descrever um
produto agrícola ou alimentício:
o originário daquela região, local específico ou país;
o cuja qualidade ou características sejam essencialmente
ou exclusivamente devidas ao ambiente geográfico em
particular com seus fatores naturais e humanos
inerentes;
o e cuja produção, processamento ou preparo sejam
realizados na área geográfica definida.
O produto DOP deve ser tradicionalmente e totalmente fabricado (preparado, processado e
produzido) dentro da região específica, adquirindo assim propriedades únicas.
•
indicação geográfica (IGP), utilizada para descrever um produto
agrícola ou alimentício:
o originário daquela região, local específico ou país;
o que possua qualidade, reputação ou outras
características específicas atribuíveis àquela origem
geográfica;
o e cuja produção e/ou processamento e/ou preparo
sejam realizados na área geográfica definida.
Para obter o status de IGP, o produto todo deve ser tradicionalmente fabricado, e ao menos
parcialmente fabricado (preparado, processado ou produzido) dentro da região específica,
adquirindo assim propriedades únicas.
•
35
especialidade tradicional garantida (ETG), utilizada para
descrever um produto agrícola ou alimentício:
o com caráter específico, o que significa que a
característica ou conjunto de características distinguem
claramente o produto agrícola ou alimentício de outros
produtos similares ou alimentos da mesma categoria;
o que seja “tradicional”, o que significa ter utilização
comprovada no mercado Comunitário por um período de
tempo que mostre a transmissão entre gerações, ao menos 25 anos.
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
O produto ETG não necessita ser fabricado em uma região geográfica especificamente
delimitada; é suficiente que ele seja tradicional e diferente de outros produtos similares.
Exemplos típicos de indicações geográficas são: vinhos, queijos, presuntos,
lingüiças, azeitonas, cervejas, frutas, vegetais, pães regionais, etc. Bons
exemplos de tais produtos são queijos tipo Gorgonzola, Parmigiano-Reggiano
ou Camembert de Normandie, e bebidas como Champagne ou uísque Escocês,
etc.
36
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
5
P R O T EÇ ÃO DE V A R I E D A D E S D E P L AN T AS ( C UL T I VA R ES )
5.1 INTRODUÇÃO
As legislações nacionais de direitos de propriedade intelectual sobre variedades de plantas
(cultivares) variam muito. Os governos nacionais escolhem entre os dois principais regimes de
propriedade intelectual aplicáveis a cultivares. A proteção de novos cultivares pode se basear
em direitos de patente ou em um sistema sui generis (lei de cultivares). A proteção dupla por
patente e direitos de obtentor para o mesmo cultivar é possível e permitida em alguns países.
5.2 POSSIBILIDADES DE PROTEÇÃO DE PLANTAS E CULTIVARES
(PATENTE, LEI DE CULTIVARES)
5.2.1 Patente
Muitos países protegem as plantas e os produtos de plantas por patentes (p.ex. Hungria).
O inventor de um novo cultivar que deseja proteção por patente deve cumprir todos os
requisitos de uma invenção patenteável. A invenção do cultivar deve ser nova, conter
atividade inventiva e possuir aplicação industrial.
Se a invenção da planta preencher as condições de patenteabilidade de invenção, o inventor
obtém os direitos exclusivos sobre o cultivar patenteado. Estes direitos são determinados
pelas diferentes leis nacionais (algumas vezes com diferentes conteúdos de proteção,
restrições, duração, etc.), o que pode causar dificuldades para inventores, especialmente em
relação aos direitos de territorialidade. Por isso, os estados adotaram acordos de DPI
internacionais (p.ex. a Convenção sobre Diversidade Biológica, ou CDB, adotada no Rio de
Janeiro em junho de 1992), o que ajuda a reduzir estas dificuldades.
5.2.2 Lei de cultivares
Muitos países concedem proteção para cultivares através de um sistema de proteção de novas
variedades de plantas (sistemas PVP, p.ex. Japão). A maioria deles é baseada em uma das
versões da União para a Proteção das Obtenções Vegetais (Convenção UPOV), a qual provê
uma forma sui generis de proteção de propriedade intelectual.
Esta Convenção foi assinada em Paris em 1961 e entrou em vigor em 1968. Ela foi revisada em
Genebra em 1972, 1978 e 1991. O Ato de 1991 entrou em vigor em 24 de Abril de 1998. Em 12
de Maio de 2009, 67 estados eram signatários do Ato UPOV (1991).
A Convenção UPOV cria um sistema internacional que facilita o acesso a novos cultivares e
assegura aos obtentores a proteção de seus direitos não apenas em um estado, mas em vários
estados – os signatários da Convenção UPOV. A proteção nacional é limitada ao território de
um estado (o estado em questão).
37
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
5.3 SISTEMA PVP
5.3.1 Necessidade de proteção
O sistema PVP tem por objetivo assegurar benefícios aos obtentores que gastam tempo e
dinheiro no desenvolvimento de um novo cultivar, e a possibilidade de recuperar seus gastos
com pesquisa.
Os principais propósitos da PVP são:
• incentivar o desenvolvimento de novos cultivares para o benefício da sociedade
o trazer benefícios econômicos – p.ex. através de cultivares com maior
rendimento, o que leva à redução do preço dos produtos finais para os
consumidores; melhor qualidade, o que leva a produtos de maior valor
agregado
o trazer benefícios à saúde – p.ex. através de cultivares com melhor valor
nutricional
o trazer benefícios ao meio-ambiente – p.ex. através de cultivares com maior
resistência a doenças e tolerância ao estresse
o trazer puro agrado – p.ex. através de plantas ornamentais
• incentivar a inovação na área de desenvolvimento de cultivares (incluindo pesquisa
privada e desenvolvimento de novas técnicas de obtenção)
• promover o progresso da ciência.
5.3.2 A definição de “cultivar”
A matéria da PVP é um cultivar.
Um cultivar é “uma planta agrupada dentro de um mesmo táxon botânico da menor categoria
conhecida, onde agrupada, independentemente de serem atendidas as condições para que o
obtentor obtenha direito, pode ser:
• definida pela expressão das características resultantes de um dado genótipo (p.ex. um
clone, uma linhagem, um híbrido F1) ou combinação de genótipos (p.ex. híbrido
complexo ou variedade sintética),
• distinguida de qualquer outro grupo de plantas pela expressão de ao menos uma das
ditas características e
• considerada como uma unidade em relação a sua adequação de ser propagada sem
mudanças.”
5.3.3 Condições para proteção
Para ser protegido, um cultivar deve preencher quatro requisitos principais. O cultivar deve
ser:
• novo
• distinto (D)
• suficientemente uniforme (U) e
• estável (E).
Os últimos três requisitos são chamados de DUE.
A novidade significa que o cultivar não pode ter sido vendido ou disponibilizado em
determinado território por dado período específico de anos antes da data de pedido de
proteção (p.ex. sob a Convenção UPOV – no território do membro da União por mais de um
ano antes do pedido do direito de obtentor ou mais do que quatro e seis anos para árvores e
38
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
vinhas, respectivamente, em outro território além daquele do membro da União onde o
pedido foi depositado).
Um cultivar é distinto quando é claramente distinguível de qualquer outro cultivar cuja
existência seja de conhecimento comum quando o pedido for depositado. Um cultivar de
conhecimento comum (p.ex. o cultivar cuja descrição precisa é publicamente acessível) não
pode ser um cultivar protegido.
A distinção pode ser baseada nas características qualitativas e quantitativas da planta (p.ex.
resistência a doenças, altura, tempo para florescimento ou colheita, cor e tamanho das
sementes, crescimento, formato das folhas e flores, comprimento e cor do tronco). É avaliada
em nível de fenótipo. O cultivar em questão deve ser comparado com variedades existentes.
Caso a proteção tenha sido concedida a um cultivar que não fosse distinto, os direitos do
obtentor serão considerados nulos.
Um cultivar é uniforme se, quando sujeito às variações que se podem esperar das
características particulares de sua propagação, ele é suficientemente uniforme em suas
características relevantes. Não se pretende que a uniformidade seja absoluta, mas a natureza
do cultivar em si deve ser levada em consideração.
Um cultivar é estável quando suas características relevantes permanecem inalteradas depois
de propagações repetidas ou, no caso de um ciclo particular de propagação, ao final deste
ciclo.
Para ser registrável, um cultivar deve satisfazer o critério DUE. O exame (“Teste DUE”) é
baseado principalmente em testes de crescimento, que são realizados por diferentes
instituições (p.ex. a autoridade competente em conceder os direitos do obtentor de plantas, os
centros de pesquisa públicos, o obtentor). É possível realizar outros testes necessários.
5.3.4 A definição de “obtentor”
O “obtentor” é
• a pessoa que obteve, ou descobriu e desenvolveu, um cultivar,
• o empregador do obtentor e
• o sucessor do obtentor ou do empregador do obtentor.
O obtentor pode ser qualquer pessoa, p.ex. um agricultor, um fazendeiro, um jardineiro, um
horticultor, um cientista, uma empresa ou uma universidade. Pode ser um produtor amador,
um engenheiro genético ou um centro de pesquisa. A fim de obter, descobrir e desenvolver
um cultivar, fertilização cruzada de espécies, seleção progressiva de plantas e/ou engenharia
genética, por exemplo, podem ser utilizadas.
Pode haver mais de uma pessoa que obtém, descobre e desenvolve o mesmo cultivar
(conjuntamente ou independentemente). Neste caso, cada um é um obtentor.
Se uma pessoa obtém o cultivar sendo empregado, o empregador é o obtentor. Algumas vezes
um grupo de pessoas, que não é um empregador, pode ser definido como o obtentor de um
cultivar que foi obtido ou descoberto e desenvolvido pela pessoa que não é empregada, mas
apenas um membro deste grupo de pessoas. Este pode ser o caso de universidades. Uma
universidade pode receber o status de obtentor de cultivares obtidos por estudantes durante
sua pesquisa, por exemplo.
39
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
5.3.5 Procedimentos e custos para obter PVP
Para solicitar a proteção de um cultivar, o obtentor faz um pedido de direitos sobre cultivar,
que pode ser depositado junto ao escritório nacional de PVP. O requerente de um direito de
cultivar deve pagar as taxas de depósito e exame. A taxa de exame depende de a qual espécie
o cultivar pertence. O obtentor geralmente precisa fornecer informações a respeito do
histórico da obtenção e a origem genética do cultivar. Quando o pedido satisfaz os requisitos
de proteção, os direitos de obtentor são concedidos. O obtentor deve pagar uma tarifa anual
para cada ano de proteção.
5.3.6 Denominação do cultivar
O cultivar deve ser designado por uma denominação escolhida pelo obtentor. Esta
denominação identifica o cultivar protegido, mesmo após a expiração dos direitos do obtentor.
A denominação deve ser a designação genérica do cultivar.
A denominação deve preencher os seguintes critérios:
• deve ser diferente de todas as demais denominações utilizadas para a mesma espécie,
ou para espécies intimamente relacionadas;
• não pode induzir ao erro ou causar confusão em relação à natureza do cultivar ou
identidade do obtentor (p.ex. “doce” para um cultivar de fruta; denominações com os
termos: “melhor”, “superior”, etc,; “anão” para um cultivar que tenha altura normal);
• deve possibilitar a identificação do cultivar;
• nenhum direito em relação à denominação pode dificultar o seu livre uso como
denominação do cultivar (mesmo após a expiração dos direitos do obtentor);
• direitos prévios de terceiros (obtidos pela lei de cultivares, pela lei de marcas ou
qualquer outra lei de propriedade intelectual) não podem ser afetados, sendo que tais
direitos podem requerer uma mudança na denominação do cultivar;
• não pode consistir somente de figuras (consistir em números somente, p.ex. 64382), a
menos que esta seja uma prática estabelecida.
A denominação deve ser registrada ao mesmo tempo em que o direito do obtentor é
concedido. Qualquer pessoa que ofereça o material do cultivar protegido à venda ou
comercialize o material para propagação do cultivar em um determinado território é obrigado
a usar a denominação, mesmo após a expiração do direito do obtentor sobre o cultivar.
5.3.7 Direitos do obtentor
O direito do obtentor é concedido a toda pessoa capaz de comprovar que ela foi a primeira a
cultivar a nova variedade de planta. É uma forma de direito de propriedade intelectual.
É um direito exclusivo, que cobre:
• o cultivar protegido em si;
• cultivares que sejam essencialmente derivados do cultivar protegido, quando o cultivar
protegido em si não é um cultivar essencialmente derivado de outro;
• cultivares que não sejam claramente distinguíveis do cultivar protegido;
• cultivares cuja produção requeira o uso repetido do cultivar protegido.
O direito do obtentor sobre um cultivar concede a ele o direito de explorar tal cultivar.
5.3.8 Efeitos da PVP
O efeito da concessão de proteção é que é necessária a autorização do detentor dos direitos
de obtentor para que certos atos de exploração do cultivar possam ser realizados. A
autorização do obtentor é indispensável quando alguém quer produzir ou reproduzir
40
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
(multiplicar), condicionar, oferecer, exportar, importar ou estocar material para propagação do
cultivar protegido.
O obtentor pode processar pessoas que violem os seus direitos.
A autorização do detentor dos direitos de obtentor do cultivar não é sempre necessária.
Alguns atos estão fora do controle do obtentor. Os direitos do obtentor não se estendem às
seguintes atividades:
• privada, não comercial (p.ex. agricultura de subsistência);
• pesquisa (p.ex. experimentos com cultivares protegidos para propósitos científicos);
• realizadas com o propósito de obter novos cultivares (“isenção de obtentor”). Um
novo cultivar não pode ser essencialmente derivado de outro cultivar prévio protegido
(o cultivar inicial). Esta restrição impede que terceiros façam pequenas mudanças nos
cultivares existentes para obter proteção. Se um novo cultivar deriva essencialmente
de outro cultivar protegido, sua obtenção e exploração exigem a autorização do
detentor do direito.
Também é possível restringir o direito do obtentor em relação a um cultivar a fim de permitir
que agricultores usem para propósitos de propagação, em suas propriedades, o produto de
uma colheita que eles tenham obtido plantando, em suas propriedades, o cultivar protegido
ou algum outro cultivar coberto pela proteção. Esta exceção é chamada “privilégio do
agricultor”.
Outra maneira de restringir o direito do obtentor é a licença compulsória. Este tipo de licença
é permitida apenas se houver interesse público, e requer pagamento de remuneração
equitativa ao obtentor cujos direitos foram restringidos.
5.3.9 Duração
O direito do obtentor vale por tempo limitado. Cada estado fixa o período de proteção. Após
este período o cultivar cai em domínio público.
A Convenção UPOV (1991) exige que o direito do obtentor seja concedido por um período
mínimo de 20 anos a partir da data de concessão, ou, no caso de árvores e vinhas, por no
mínimo 25 anos.
41
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
6
M A RC AS
6.1 PROTEÇÃO DE MARCAS
A base legal da proteção nacional de marcas está nos atos nacionais relativos a marcas, assim
como nos atos de concorrência desleal, que tradicionalmente fornecem proteção para marcas
não registradas.
Na União Européia, as fontes legais para proteção de marcas são
• Diretiva 2008/95/EC para aproximar as leis de marcas dos Estados
Membros (Versão Codificada)
• Regulamento do Conselho EC/207/2009 sobre a Marca Comunitária
(CTM – Community Treade Mark)
O sistema de marca comunitária não afeta o sistema nacional de marcas dos Estados
Membros. Empresas comerciais podem solicitar livremente o registro nacional de uma marca,
o registro de uma marca Comunitária, ou ambos. Depende inteiramente da estratégia da
empresa se ela decide contar exclusivamente com os direitos nacionais de marcas ou se,
adicionalmente, decide optar pela proteção da marca Comunitária.
Outra possibilidade para obtenção de proteção internacional para uma marca é o registro
através do Sistema Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas (em vigor pelo Acordo
de Madri de 1991 e pelo Protocolo de Madri de 1989), o qual proporciona um procedimento
internacional para a obtenção de proteção multinacional da marca e de Registro Internacional,
por meio de um sistema de registro centralizado administrado pela Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI). Os titulares de marcas podem depositar um pedido de marca
internacional baseado em seus pedidos nacionais, o que permite adicionalmente que os
pedidos usufruam da vantagem de uma data de prioridade mais antiga.
Para obter registro internacional nos termos do Protocolo de Madri, o depositante deve
primeiro solicitar o registro nacional, ou possuir um registro de marca nacional prévio. Em
lugar de solicitar vários registros nacionais em cada país estrangeiro de interesse, o solicitante
pode depositar apenas um pedido internacional, que designe todos estes países.
6.2 DEFINIÇÃO DE MARCA
De maneira geral, uma marca é qualquer sinal capaz de distinguir os bens ou serviços do titular
dos bens ou serviços de terceiros.
Existem vários tipos de marcas:
• marcas de serviço, que identificam e distinguem a fonte de um serviço, não de um
produto
• marcas conhecidas que são consideradas de renome no mercado e que, por
conseqüência, se beneficiam de proteção mais forte
• marcas coletivas, que são usadas para distinguir bens ou serviços produzidos ou
fornecidos por membros de uma cooperativa ou associação,
42
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
•
marcas de certificação – marcas utilizadas para distinguir bens ou serviços que
cumprem padrões específicos e que foram certificados por uma autoridade
certificadora.
6.2.1 Requisitos e obstáculos para o registro de marcas
A fim de usufruir de proteção de marca, um sinal deve possuir um poder distintivo e deve
poder ser graficamente representado. Sinais que podem ser registrados como marcas incluem:
• marcas nominativas, as quais incluem letras, números, ou combinação de letras,
números e palavras
Marca Registrada nos EUA No. 2925962
•
marcas figurativas, podendo ou não incluir palavras
CTM Registrada 008484065
•
combinação de cores
CTM Registrada 008289738
•
marcas tridimensionais
•
hologramas
CTM Registrada 002117034
Tradicionalmente, sinais que não possuem natureza distintiva não são passíveis de proteção,
assim como aqueles que não diferenciam um produto ou serviço de outro. Geralmente, sob as
regulamentações nacionais de marcas, os seguintes tipos de sinais também não são elegíveis
para registro de marca:
43
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
•
•
marcas compostas exclusivamente por sinais que se tornaram usuais ou comuns para
designar os produtos ou serviços a que eles se referem,
marcas compostas exclusivamente por sinais utilizados no comércio para designar um
tipo, qualidade, destinação, o valor, a origem geográfica ou a data da produção do
produto ou de realização do serviço, ou qualquer outra característica do produto ou
do serviço.
Uma empresa pode escolher diferentes opções de proteção de sua marca, seja por registro ou
por uso de seus produtos no exercício do comércio.
A proteção concedida por registro de uma marca é muito mais forte do que a proteção
conferida pelo seu simples uso, portanto o registro da marca é recomendável para empresas
de vestuário e moda que pretendam montar sua estratégia de negócios contando com este
bem de PI.
O registro da marca proporciona ao titular o direito exclusivo de usá-la, e proteção efetiva
contra cópia, imitação, apropriação indébita, falsificação, ou uso de sua reputação. O direito
exclusivo concedido pelo registro pode ser comercialmente explorado por licenciamento,
franquia, merchandising e patrocínio e, portanto possui grande valor comercial para a
empresa.
6.3 PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DE MARCA
6.3.1 Registro nacional
Em nível nacional, o registro de uma marca é realizado através de solicitação de registro da
marca junto ao escritório de patentes nacional. Após um exame favorável do pedido de
registro de marca, o direito à marca é concedido, o qual cobre o território daquele país. Em
alguns países da Europa, os procedimentos de registro de marca são estabelecidos pelas leis
nacionais de desenho industrial pertinentes e/ou regulamentações que implementam tais leis.
6.3.2 Registro regional
Uma entidade que deseja proteger uma marca em vários países da Europa pode optar pela
ampla proteção da Comunidade para a sua marca, a qual é concedida pelo Instituto de
Harmonização do Mercado Interno (IHMI), através do procedimento estabelecido para o
registro da marca Comunitária. Um pedido de marca comunitária pode ser depositado
diretamente no IHMI, ou no escritório central de propriedade industrial de um Estado Membro
(nos países Benelux, no Instituto Benelux de Propriedade Intelectual), que é obrigado a
encaminhar o pedido para o IHMI.
6.3.3 Registro internacional
Caso alguém busque proteção multinacional, é possível registrar uma marca através do
Sistema Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas (sob o Acordo de Madri de 1991 e
Protocolo de Madri de 1989), o qual proporciona um procedimento internacional para a
obtenção de proteção multinacional da marca e registro internacional por meio de um sistema
de registro centralizado administrado pela OMPI. Um titular de marca pode depositar um
pedido de marca internacional baseado em seu pedido nacional, permitindo que os pedidos
usufruam simultaneamente da vantagem de uma data de prioridade mais antiga.
Para obter registro internacional nos termos do Protocolo de Madri, o depositante deve
primeiro solicitar o registro nacional, ou possuir um registro de marca nacional prévio. Em
44
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
lugar de solicitar vários registros nacionais em cada país estrangeiro de interesse, o solicitante
pode depositar apenas um pedido internacional, que designe todos estes países.
6.4 ESCOPO E VALIDADE DE UMA MARCA REGISTRADA
Através do registro da marca, é concedido um direito exclusivo sobre a mesma, o qual
proporciona ao seu detentor a exclusividade no uso da marca no mercado interno do país
onde a marca é registrada. No caso de marcas regionais, como as marcas Comunitárias, este
direito se estende a todo o território da União Européia.
O direito a uma marca registrada permite que o seu dono impeça terceiros não autorizados de
utilizarem uma marca idêntica ou similar para produtos ou serviços idênticos ou similares aos
da marca registrada, contanto que exista probabilidade de confusão por parte do público, o
que inclui a probabilidade de associação entre o sinal e a marca.
Tradicionalmente, marcas de renome usufruem de proteção estendida. O titular de uma marca
de renome registrada pode se opor a qualquer uso de marca idêntica ou similar por terceiros,
se isto trouxer uma vantagem desleal ao utilizador ou for danosa ao caráter distintivo ou à
reputação da marca e/ou diluir a marca famosa.
O direito a uma marca registrada também inclui o direito de impedir por meio de
procedimentos administrativos o registro de marcas que possam ser confundidas com a marca
registrada, e o direito de requisitar o cancelamento de marcas subseqüentes que se tornem
confusas com a marca registrada.
O direito à marca registrada também concede ao titular o direito exclusivo de decidir sobre
transferência, venda ou licenciamento do direito à sua marca para um terceiro.
Na maioria dos países, a duração do direito a uma marca registrada é de 10 anos, sendo que
este pode ser prolongado por períodos subseqüentes de 10 anos.
Proteção de marcas não registradas
A lei da concorrência desleal pode proporcionar proteção para marcas não registradas, assim
como exploração desleal e/ou prejudicial da marca de renome. Particularmente, a lei da
concorrência desleal protege a função de marketing das marcas, proibindo atos de exploração
desleal e diluição da reputação de terceiro ligada à marca. Este tipo de proteção é de
importância considerável na lei da concorrência, uma vez que a boa reputação de uma
empresa é crucial para suas atividades comerciais no mercado e venda de produtos. A
exploração desleal da marca e de seu renome pode ocorrer por diferentes maneiras de ações
proibidas pela lei da concorrência desleal, principalmente através de engano de clientes,
analogia ao produto, marca ou propaganda de marca de terceiro.
Como já mencionado, a lei da concorrência desleal é uma base legal para a proteção de marcas
que não se beneficiam da proteção proporcionada pelo registro de marca, mas que são
utilizadas no exercício do comércio. Tradicionalmente, regulamentações nacionais contra atos
de concorrência desleal proíbem o uso de uma marca no exercício do comércio, se esta puder
enganar clientes em relação à fonte de origem de produtos ou serviços oferecidos, adquiridos
ou anunciados.
A lei comum de alguns países, como o Reino Unido, reconhece um ato especial de
concorrência desleal chamado passing off (fazer passar), o qual pode ser utilizado para fazer
45
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
cumprir os direitos de marcas não registradas. Esta lei proíbe que uma pessoa desvirtue os
seus bens ou serviços como sendo bens ou serviços de terceiros, e também proíbe que uma
pessoa dê a entender que seus bens ou serviços têm qualquer associação ou conexão com os
de terceiros quando isto não é verdade. Geralmente, o passing off ocorre quando a reputação
da marca de uma parte é desvirtuada por um terceiro, de tal maneira que o último desvirtue a
reputação do primeiro e prejudique a clientela do detentor de uma marca não registrada.
6.5 O PAPEL DAS MARCAS NA ATIVIDADE COMERCIAL
O papel básico da marca é distinguir bens e serviços de uma empresa dos bens s serviços
produzidos por outra empresa. Uma marca também é um marketing importante, e uma
ferramenta de propaganda. Ela enriquece e melhora a relação do consumidor com os bens e
serviços pela associação de valor distintivo a eles. A reputação associada a uma marca é crucial
para as atividades comerciais de uma empresa no mercado e venda de produtos. Uma marca
distintiva e amplamente reconhecida é geralmente um elemento chave da estratégia de
negócios de uma empresa.
46
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
7
D E S E N HO I N D U S T R I AL
7.1 O QUE É UM DESENHO INDUSTRIAL?
A aparência de um produto ou parte dele, o seu formato externo visível ao olho, pode ser
protegida por direito de desenho industrial, que é um direito exclusivo de propriedade
industrial. Um desenho industrial (também chamado simplesmente de desenho) é o aspecto
ornamental ou estético de um artigo. Pode consistir de características tridimensionais (forma
ou superfície), assim como bidimensionais (padrões, linhas ou cor) de um artigo. Tais
características conferem ao produto uma aparência atrativa ao consumidor.
Desenho de embalagem
Desenho Comunitário registrado No. 001604976-0006
Desenho de tecido
Desenho Comunitário registrado No. 000298278-0001
Desenho de móvel
Desenho Comunitário registrado No. 001109847-0002
Desenhos são aplicados em diferentes produtos ou suas partes, p.ex. em produtos industriais e
de artesanato, partes de um produto complexo, embalagens, roupas, símbolos gráficos e
fontes tipográficas. Eles são aplicados a instrumentos complexos com uso especial ou exclusivo
(como máquinas, veículos, ferramentas, mecanismos, computadores, estruturas
arquitetônicas, etc.), assim como a artigos simples do dia-a-dia (como roupas, tecidos,
calçados, jóias, utensílios elétricos, brinquedos e móveis).
7.1.1 Requisitos de proteção do desenho
Os requisitos de proteção legal de desenhos podem variar de país para país.
O Art. 25 do Acordo TRIPS obriga os estados membros a proporcionarem a
proteção para desenhos industriais criados independentemente, desde que
sejam novos ou originais. Os membros podem decidir que o desenho não é novo
47
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
ou original se este não diferir significativamente de desenhos conhecidos ou de combinações
de características de desenhos conhecidos.
O direito à proteção de desenho não se estende a desenhos determinados essencialmente por
considerações técnicas ou funcionais. As definições dos pré-requisitos para a proteção de
desenho variam de acordo com o país. Nos países da União Européia, onde a lei de proteção
de desenho é harmonizada (ver Diretiva 98/71/EC sobre a proteção legal de desenhos), um
desenho é protegido por um direito exclusivo se ele é novo e possui caráter individual. Ele é
considerado novo se nenhum desenho idêntico foi disponibilizado ao público antes da data de
prioridade. Desenhos são considerados idênticos quando suas características diferem apenas
em detalhes imateriais. De acordo com a lei européia, o desenho preenche o critério de
caráter individual se a impressão geral que ele produz sobre um usuário informado difere
consideravelmente da impressão geral produzida por desenhos previamente disponíveis. Ao
avaliar o caráter individual, o grau de liberdade do autor será levado em consideração. Se o
autor possui liberdade limitada, pequenas diferenças são suficientes para estabelecer caráter
individual. No caso de maior liberdade, maiores diferenças são exigidas.
Em alguns sistemas legais, antes de decidir se a proteção de um desenho por registro é
desejada, o autor pode testar os produtos que exibem o desenho no mercado. Isto significa
que, ao avaliar a novidade e o caráter individual, a divulgação não será levada em
consideração se o autor ou seu sucessor no título houver disponibilizado o desenho ao público
durante o período de 12 meses precedente à data na qual o pedido foi depositado, ou a data
de prioridade (chamado período de graça).
Os desenhos das duas jarras a seguir (cafeteiras) são novos e possuem caráter individual,
porque produzem uma impressão geral diferente devido a várias características distintivas, e,
em particular, devido ao material das jarras.
Desenho
Comunitário
registrado
de cafeteira No. 000624424-0002 (à
esquerda)
Desenho
Comunitário
registrado
de jarra No. 000277868-0001 (à
direita)
Ver a decisão da Divisão de Invalidação do Instituto de Harmonização do Mercado Interno de
29 de Setembro de 2009.
7.2 COMO É CONCEDIDA A PROTEÇÃO DE DESENHO?
Desenhos são registrados por escritórios nacionais. No entanto, diferentes sistemas legais
proporcionam diferentes procedimentos de registro. Neste caso, a extensão territorial da
proteção do desenho é limitada ao país onde a proteção foi concedida. No entanto, alguns
países também proporcionam a proteção para desenhos não registrados em suas legislações
nacionais (p.ex. Grã-Bretanha).
48
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Um procedimento para registro internacional é oferecido pelo Acordo de Haia Relativo ao
Depósito Internacional de Desenhos e Modelos Industriais. Um solicitante pode depositar um
único pedido internacional na Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra ou
no escritório nacional de um país – signatário deste tratado. O desenho será então protegido
nos países membros do tratado que o depositante designou em seu pedido.
Dentro do território da Comunidade Européia, um desenho pode ser protegido por um direito
comunitário unificado (ver Regulamento do Conselho EC/6/2002 sobre Desenhos
Comunitários). O direito ao desenho Comunitário possui caráter único em toda a Comunidade.
Um desenho pode ser protegido como desenho Comunitário registrado, desde que seja
registrado no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) em Alicante, sob as
regulamentações da Comunidade. Não obstante, todos os desenhos disponíveis dentro da
Comunidade e que preenchem os critérios de proteção automaticamente (sem formalidades
de registro) recebem proteção como desenhos Comunitários não registrados.
7.2.1 Validade da proteção do desenho
Nos termos do Art. 26(3) do Acordo TRIPS, a duração da proteção do desenho é de no mínimo
10 anos, e sua validade pode ser dividida em dois períodos de cinco anos. Em
muitos países a validade da proteção do desenho é geralmente 5 anos, com a
possibilidade de períodos subseqüentes de renovação, atingindo, na maioria dos
casos, 15 anos. Nos países da UE, o período de proteção de um desenho
registrado é cinco anos, o qual pode ser prolongado por períodos adicionais de cinco anos, até
um total de 25 anos. Desenhos Comunitários não registrados são protegidos por um período
de três anos a partir do dia em que eles são disponibilizados pela primeira vez ao público.
7.3 COMO O DIREITO A UM DESENHO PODE SER EXPLORADO?
Primeiramente, o titular de um desenho possui o direito de utilizar seu desenho, p.ex.
fabricando, oferecendo, colocando no mercado, importando, exportando ou utilizando um
produto ao qual o desenho seja incorporado. Um desenho pode constituir, portanto uma
importante ferramenta de marketing, que aumenta a competitividade de uma empresa e faz
parte dos bens da empresa. O detentor de um direito pode impedir que o desenho seja usado
por qualquer terceiro sem o seu consentimento, e pode decidir quem pode usar o seu desenho
e sob que condições.
Os direitos de desenhos podem ser vendidos, licenciados ou hipotecados tanto em troca de
pagamento quanto gratuitamente. A licença pode ser concedida como uma licença exclusiva, o
que significa que o direito é concedido a apenas uma pessoa ou entidade, a qual possuirá o
direito exclusivo de usar o desenho e de excluir outros de o utilizarem, ou como uma licença
simples. No último caso, é concedido ao licenciado apenas o direito simples de utilizar o
desenho, sem a possibilidade de excluir terceiros de tal uso.
7.4 FORMAS ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO LEGAL DE
DESENHOS
A proteção de desenhos pode ser abrangida por diversos direitos de propriedade intelectual.
Os desenhos podem ser protegidos como desenhos industriais nacionais registrados ou não
registrados (também desenhos Comunitários registrados e não registrados), como marcas
nacionais (e/ou Comunitárias) e como modelos de utilidade. A proteção de desenhos
49
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
industriais também pode derivar dos direitos de autores. A proteção por direito autoral é
usufruída por desenhos que preencham as condições nacionais estabelecidas pela lei dos
direitos autorais (que geralmente exige atividade criativa de caráter individual). No entanto, o
conteúdo e interpretação das condições mencionadas acima, e especialmente da
“originalidade” requerida, são estabelecidos por legislações nacionais e casos jurídicos
(decisões judiciais) do estado onde a proteção é desejada. Dependendo das disposições das
leis nacionais, um desenho também pode ser protegido pela lei da concorrência desleal. Estas
diferentes maneiras de proteção podem existir paralelamente, ou serem mutuamente
excludentes (isto é, uma vez que o dono escolha uma maneira de proteção, ele não pode
invocar a outra), ou existirem concomitantemente. No último caso, o detentor do direito
possui dois (ou mais) regimes legais independentes dentro dos quais ele pode buscar obter
suas reivindicações. Para proteger seus interesses, o detentor do direito pode invocar a
proteção de um ou destes dois direitos exclusivos, e, geralmente, a falta de cumprimento com
a obrigação de registro de desenho não o priva de proteção exercida com base no direito
autoral.
50
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
8
C O N HE C I ME NT O T R A D I C I O N AL
8.1 INTRODUÇÃO
O conhecimento tradicional (CT) tem um papel importante em vários setores da vida humana
– economia, ciência e tecnologia modernas. Muitos produtos industriais dependem do uso do
CT ou da combinação entre CT e conhecimento moderno (p.ex. muitos medicamentos
modernos são feitos de plantas que antes eram usadas tradicionalmente). Por isso, muitos
países se esforçam por preservar e salvaguardar o CT para o benefício de gerações futuras e
para proteção contra tentativas de exploração que possam causar risco aos detentores de CT.
8.2 VÁRIAS FORMAS DE CONHECIMENTO
O termo “conhecimento” significa “valor” (p.ex. o efeito benéfico de uma erva medicinal),
“estado de gestão” (“algo administrado em segredo”, “algo usado publicamente, sem ser
particularmente administrado”, “algo que é ativamente fornecido para entidades externas”),
“nível de propriedade pública” (“conhecimento que está em domínio público e é usado
livremente pelo público”, “conhecimento que é usado apenas por partes interessadas e
mantido em segredo”, “conhecimento que não é secreto mas que ainda não foi
comercializado”). O conteúdo do conhecimento pode variar.
Existem várias formas de conhecimento que necessitam de proteção efetiva, por exemplo:
• conhecimento usado para curar ou prevenir doenças,
• conhecimento usado para produzir alimentos,
• conhecimento usado durante cerimônias religiosas,
• conhecimento usado para produzir produtos para comercialização,
• conhecimento de importância história para a comunidade.
8.3 DEFINIÇÃO E NATUREZA DO CONHECIMENTO TRADICIONAL
O CT como uma forma de propriedade intelectual não pode ser facilmente definido devido ao
conceito muito específico de seu escopo e conteúdo. O conceito é normalmente usado de
duas maneiras principais.
CT em sentido restrito significa o conhecimento que resulta de atividade intelectual em um
contexto tradicional e que inclui know-how, habilidades, inovações, práticas, aprendizado e
conhecimento usado no estilo de vida tradicional de uma comunidade ou povo e que seja
transmitido de geração em geração. O CT pode incluir conhecimento ambiental, agrícola e
medicinal, assim como conhecimento associado a recursos genéticos.
CT em sentido amplo é baseado em conceitos holísticos de conhecimento e transmissão de
conhecimento, e inclui CT em sentido restrito mais alguns componentes de Expressões
Culturais Tradicionais (ECT). Ele pode abranger conhecimento agrícola, científico, técnico,
ecológico, medicinal (incluindo medicamentos e remédios), conhecimento relativo à
biodiversidade, ECT em forma de música, dança, canção, trabalhos manuais, desenhos,
histórias e trabalhos artísticos, elementos de linguagens, como nomes, indicações geográficas
e símbolos, e propriedades culturais móveis.
51
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
O termo “tradicional” em CT não significa “antigo” ou “de natureza não técnica”, mas sim
conhecimento baseado em tradição. O CT é criado e preservado de forma tradicional. Ele inclui
não apenas o conhecimento detido e utilizado por comunidades e povos nativos
(conhecimento nativo), mas também outras formas de conhecimento desenvolvidas em um
contexto tradicional. O CT não é produzido sistematicamente, mas quando um indivíduo ou a
coletividade necessitam dele. Ele é criado a cada dia. Não é estático, evolui constantemente.
A maioria do CT é transmitido oralmente entre gerações e por isso não é documentado.
Algumas vezes ele também é transmitido de forma escrita.
Exemplos de CT variam. Alguns deles seguem abaixo:
• Jamu, erva medicinal tradicional Indonésia,
• plao noi, usada na Tailândia para o tratamento de úlceras,
• árvore indiana neem, usada para tratamento médico,
• Olmakutikuti, erva tradicionalmente usada para o tratamento de doenças sexualmente
transmissíveis,
• cúrcuma, usada na Índia como cicatrizante,
• qanat, sistema de irrigação sustentável no Irã,
• aflaj, sistema de irrigação sustentável no Omã e Iêmen ,
• j’oublie, usada em Camarões e Gabão como adoçante,
• ayahuasca, usada na bacia amazônica para propósitos sagrados religiosos e medicinais,
etc.
8.4 PROPÓSITO DA PROTEÇÃO DE CT
A proteção de CT deve particularmente ter por objetivo:
• promover um senso de coesão e identidade nacionais,
• preservar e conservar o CT,
• proteger a dignidade de detentores de CT,
• reconhecer os direitos de detentores de CT de manter, controlar, proteger e
desenvolver seus CTs,
• impedir o uso não autorizado do CT por terceiros (proteção contra abuso ou
apropriação indébita),
• incentivar e promover inovações baseadas em CT.
8.5 SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE CT
Não existe um único sistema para proteção de CT. Este tipo de conhecimento pode ser
protegido através de pedido de direito de propriedade intelectual existente ou através de um
sistema sui generis.
O CT pode ser protegido por praticamente todos os tipos de DPIs (patentes, direitos autorais,
marcas, indicações geográficas, etc.). Para ser protegido por DPI, o conhecimento tradicional
deve preencher todos os critérios deste tipo de proteção. A principal competência do DPI é
impedir que terceiros usem o conhecimento para propósitos comerciais sem o consentimento
do detentor do direito.
A legislação de DPIs cria monopólios de conhecimento que têm um prazo de validade. Após o
término deste período de proteção, o CT cai em domínio público.
Existem dois sistemas de proteção de propriedade intelectual:
52
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
•
•
Proteção positiva se refere à proteção de CT através do reconhecimento de direitos de
CT. Os detentores podem tomar medidas ou buscar reparação contra qualquer mau
uso do CT. Este tipo de proteção busca integrar o CT dentro da lei de PI.
Proteção defensiva se refere às medidas que previnem contra a aquisição de direitos
de propriedade intelectual de CT por terceiro não autorizado.
Não é fácil proteger todos os tipos de CT por DPIs porque em muitos casos o CT não preenche
as condições para proteção:
• falta de novidade e originalidade (principais requisitos para proteção de propriedade
intelectual),
• é impossível identificar a identidade dos criadores individuais por trás do CT.
As medidas sui generis estão em vigor em muitos países, p.ex. Brasil, China, Costa Rica, índia,
Peru, Filipinas, Portugal, Tailândia, EUA. A maioria destas usa uma combinação de
instrumentos legais e conceituais para a proteção do CT. Muitas leis sui generis empregam
elementos de concorrência desleal (p.ex. lei Peruana, lei Portuguesa). Algumas delas se
referem a leis consuetudinárias e protocolos (p.ex. lei Peruana).
Alguns outros conceitos legais para proteção de CT são os seguintes:
i. Consentimento Prévio Informado – detentores de CT devem ser consultados antes que
terceiros usem seu conhecimento.
ii. A lei da concorrência desleal permite que sejam tomadas ações contra reivindicações falsas
ou enganosas, de que um produto é autenticamente nativo ou que foi produzido ou aprovado
por (associado a) uma comunidade tradicional em particular.
iii. A partilha equitativa de benefícios determina a ponderação entre os interesses dos
detentores do direito e do público em geral.
A ligação entre o CT e a biodiversidade foi reconhecida por atos internacionais, por exemplo:
• A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada em 1992 no Rio durante a Eco-92.
A conservação de diversidade biológica, o uso sustentável de seus componentes e a
partilha justa e equitativa dos benefícios resultantes do uso de recursos genéticos são
os maiores objetivos desta Convenção;
• A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, adotada em Paris em 17
de Junho de 1994. O principal objetivo desta Convenção é combater a desertificação e
mitigar os efeitos da seca, particularmente na África;
• Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura,
aprovado em 3 de Novembro de 2001 em Roma. A partilha justa de benefícios
resultantes do uso de recursos genéticos é um dos principais objetivos deste Tratado.
8.6 DETENTORES DE DIREITOS E BENEFICIÁRIOS
Os detentores de conhecimento são pessoas que detém e/ou usam o conhecimento. Eles
podem ser um indivíduo, indivíduos múltiplos ou toda uma comunidade. O CT é considerado
um conhecimento coletivo que pertence ao patrimônio comum (à comunidade e não a
indivíduos particulares). O CT é geralmente propriedade coletiva e partilhada entre membros
da comunidade. O controle deste conhecimento quase nunca está nas mãos de indivíduos
(p.ex. alguns anciãos e usuários dos recursos que são a única fonte de CT devido a suas
diferentes experiências de vida), mas é dirigido pela comunidade ou o coletivo.
53
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Os beneficiários dos direitos de CT podem ser os detentores do CT. Como o CT normalmente é
propriedade da comunidade, é a comunidade que se beneficia de sua proteção. Diferentes
comunidades em diferentes regiões do mundo podem deter o mesmo CT simultaneamente.
Também é possível que um indivíduo, membro da comunidade (p.ex. agricultores individuais),
seja um detentor de CT.
Por vezes, leis nacionais definem o termo “comunidade” e/ou “indivíduo” (p.ex. no The Indian
Arts and Craft Act de 1990 dos Estados Unidos, o termo “indígena” significa um indivíduo que é
um membro de uma tribo indígena, ou é certificado como um artesão indígena por uma tribo;
“uma tribo indígena” significa qualquer tribo, bando, nação indígena, aldeia nativa do Alaska,
ou outro grupo ou comunidade reconhecidamente elegíveis para programas e serviços
especiais fornecidos pelos Estados Unidos a indígenas devido ao seu status de indígenas; ou
qualquer grupo indígena que seja formalmente reconhecido como uma tribo indígena por
legislação estadual ou comissão estadual ou organização similar, legalmente reconhecida por
uma autoridade estadual de reconhecimento tribal).
8.7 COMERCIALIZAÇÃO E MONOPOLIZAÇÃO DE CT ATRAVÉS DE
DPIS
O CT atrai atenção de países desenvolvidos que exploram este conhecimento para benefícios
industriais e comerciais (p.ex. importação da Índia pela L’Oreal e Revlon de cremes anti-rugas e
xampus Ayurvedic, sendo que estes poderiam ser comprados apenas no mercado negro; uso
de Aloe vera para assistência médica e bem-estar, e em cosméticos e fármacos; uso de
Ginseng e Gingko biloba em suplementos alimentares; uso pela Estée Lauder de pigmentos
vermelhos naturais de urucum para produzir batons). Geralmente se supõe que o CT faz parte
do “domínio público”, e que portanto pode ser usado sem autorização. A exploração comercial
não autorizada (apropriação indébita) de CT por terceiros é um problema comum da economia
moderna. Existem muitos exemplos de monopolização de CT por parte de países
desenvolvidos através de DPIs sem o consentimento ou autorização dos detentores do CT e/ou
sem indenização a eles.
EXEMPLOS
i. O caso plao noi.
A plao noi é usada na Tailândia para o tratamento de úlceras. Em 1975 a substância ativa
(plaonotal) foi extraída por uma empresa farmacêutica japonesa e patenteada. A patente
concedida nos EUA também incluiu novos métodos de extração da substância ativa de plao
noi.
ii. O caso do cipó-mariri (Banisteriopsis caapi).
A casca de cipó-mariri é usada por populações indígenas da América Latina para a fabricação
de uma bebida cerimonial chamada ayahuasca, usada em cerimônias sagradas religiosas e
medicinais. Em 1986, Loren Miller, fundador da empresa International Plant Medicine, obteve
a patente norte-americana desta planta para explorá-la por seu valor medicinal para
tratamento de câncer e em psicoterapia.
54
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
iii. O caso taumatina.
A taumatina é um adoçante natural usado por populações nativas da África Central. Em 1993,
pesquisadores da Lucky Biotech Corporation e da Universidade da Califórnia obtiveram uma
patente norte-americana para todas as frutas, sementes e vegetais transgênicos que
contivessem o gene responsável por fazê-los produzir taumatina.
iv. O caso neem.
A árvore indiana neem é usada para tratamento médico. Em 1995, o Escritório Europeu de
Patentes (EPO) concedeu ao Departamento Norte-Americano de Agricultura e uma corporação
multinacional chamada WR Grace a patente de um produto antifúngico derivado da neem e de
um método para controle de fungos em plantas com óleo extraído das sementes de neem.
8.8 FORMAS DE COMPORTAMENTO ILEGAL
Atos ilegais dependem da forma de proteção de CT.
Se a proteção de CT for baseada em DPIs, todos os atos proibidos pela lei de PI são ilegais.
Se a proteção de CT for baseada em um sistema sui generis, todos os atos proibidos pelas leis
específicas são ilegais.
Em geral, o CT não deve ser empregado indevidamente. Qualquer pessoa que obtenha (p.ex.
por roubo, suborno), se aproprie ou use o CT ilicitamente ou de maneira desleal, comete um
ato de apropriação indébita. Outro uso não autorizado de CT protegido também é considerado
ilegal.
8.9 SANÇÃO E PENALIDADES
As maneiras e mecanismos legais para a proteção de CT são diversos. As sanções e penalidades
dependem do nível de proteção de CT e do nível de ilegalidade do ato.
O cumprimento é feito por meio de várias medidas, por exemplo: ações de DPIs, concorrência
desleal, ações civis ou processo criminal.
Sanções e penalidades são descritas em leis nacionais e internacionais.
8.10 CT
NO
COMITÊ
INTERGOVERNAMENTAL
SOBRE
PROPRIEDADE INTELECTUAL E RECURSOS GENÉTICOS,
CONHECIMENTO TRADICIONAL E FOLCLORE DA OMPI
Existem várias dificuldades com o conceito de proteção de CT que requerem discussão e
debate para criar um sistema efetivo de proteção de CT. Muitas organizações (nacionais e
internacionais), incluindo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, iniciaram estudos
em proteção de CT. A OMPI colabora com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação
à proteção de propriedade intelectual de conhecimento tradicional medicinal e com a
Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO – Food and Agriculture Organization) em
55
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
relação à proteção de propriedade intelectual de CT relevante para a preservação e utilização
de recursos genéticos para alimentos e agricultura.
A Assembléia Geral da OMPI, em sua vigésima sexta edição, realizada em Genebra de 26 de
Setembro a 3 de Outubro de 2000, estabeleceu um Comitê Intergovernamental sobre
Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore, o qual
conduz pesquisas sobre preservação, sustentabilidade e proteção legal de conhecimento
tradicional. Um de seus principais objetivos é explorar as necessidades de PI para detentores
de CT. Este Comitê esboçou disposições para a proteção de CT contra a apropriação indébita e
o abuso. Elas ainda não foram adotadas pelo Comitê. Ainda estão sob discussão e possuem
apenas status informal.
56
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
9
D I RE I TO S A UT O RA I S
9.1 INTRODUÇÃO
Este capítulo contém regras básicas de direitos autorais. Obviamente, sistemas de direitos
autorais apresentam diferenças entre os países. Particularmente, países que usam sistemas de
direito autoral baseado em direito comum, especialmente os EUA, vieram de uma cultura legal
diferente da cultura legal dos países da Europa continental, que possuem sistemas de direito
autoral baseados em direito civil. Diferenças entre estes dois sistemas são significantes.
Estas diferenças resultam de uma abordagem diferente de direitos autorais. Especialmente na
tradição do direito comum, uma obra é primariamente considerada um simples item de
comércio, enquanto nos países europeus uma obra é tradicionalmente uma expressão da
personalidade do autor, um tipo de criação espiritual. O autor está no centro da tradição
européia de direito civil, portanto é concedido a ele o direito de controlar todo uso de sua obra
que possa afetar seus interesses. A cultura do direito comum dos EUA, por outro lado, se
concentra em aspectos econômicos dos direitos autorais, tentando encontrar um equilíbrio
entre produtores e usuários das obras.
Entretanto, os sistemas de direito autoral baseados em direito comum e em direito civil estão
se aproximando, devido à adesão dos países que usam direito comum à Convenção de Berna.
A Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas, aceita em 1886
(alterada em 1979), é um ato legal internacional que unifica os princípios básicos de leis de
direitos autorais mundo afora. Até o momento, 164 países são signatários.
Os princípios básicos de direitos autorais aceitos no presente treinamento vêm da Convenção
de Berna e outros atos internacionais relativos a direitos autorais ou conexos, como o Tratado
de Direitos Autorais da OMPI (1996), o Tratado sobre Interpretação ou Execução de
Fonogramas da OMPI (1996), o Acordo TRIPS (1994) e as diretivas da União Européia.
O treinamento inclui regras comuns de direitos autorais. No entanto, podem haver exceções a
estas em diferentes países. Os princípios básicos das leis de direitos autorais que são assunto
deste treinamento estão relacionados com o significado da obra, direitos econômicos e morais
e as exceções a eles, direitos conexos e direitos autorais na era digital. O treinamento tem por
objetivo mostrar, por um lado, como proteger direitos autorais, e por outro lado, sob que
condições as obras podem ser usadas.
9.2 OBRA – A MATÉRIA DE PROTEÇÃO DO DIREITO AUTORAL
Em geral, direitos autorais concedem aos autores proteção legal para suas obras literárias e
artísticas, portanto, definir uma obra é uma questão fundamental.
Uma obra protegida por direito autoral é um bem intangível, um efeito de
uma criação humana individual que deve ser original e expressa de
maneira particular.
57
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Portanto, duas condições devem ser satisfeitas para a obtenção de proteção de direito autoral:
• Originalidade
• Expressão de uma maneira particular
9.2.1 Originalidade
Originalidade significa que uma obra é marcada pela personalidade de seu criador. Esta
condição é satisfeita quando o criador teve um papel decisivo na determinação da forma da
obra. Sendo assim, os direitos autorais não cobrem criações de animais, criações realizadas
sem a contribuição humana, e criações determinadas exclusivamente por fatores externos
(p.ex. requisitos técnicos, controlados por terceiros).
Padrões de originalidade
Padrões mínimos de originalidade não são especificados. Na prática, em diferentes países,
diferentes testes são impostos pelos tribunais. Geralmente, os requisitos são baixos; de fato,
decisões judiciais em cada país determinam o nível de originalidade, e, na prática, a
contribuição do criador deve ser estudada caso a caso.
Valor artístico
O valor artístico de uma obra não é vital para a concessão de proteção – apenas a originalidade
é decisiva, mesmo que a obra seja de baixa qualidade. E o inverso também vale: o valor
artístico de uma criação humana não é suficiente para a proteção por direitos autorais.
A obra “Fonte” de Marcel Duchamp pode ser usada como exemplo. Esta
é uma das obras de arte mais famosas, mas ela pode ser protegida por
direitos autorais? Há nível de originalidade suficiente? A possibilidade de
proteção por direito autoral depende do que é considerado original. A
“Fonte” é frequentemente mostrada como exemplo de criação de
grande valor artístico, porém sem originalidade suficiente para ser
considerada uma obra – ela é apenas um urinol invertido. Você pode
discutir...
Marcel Duchamp, Fonte. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duchamp_Fountaine.jpg – a foto está em domínio público
58
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Em um estágio anterior do desenvolvimento das leis de direitos autorais em alguns países
europeus, a originalidade não era relevante. Os Atos de Direitos Autorais incluíam uma
enumeração exaustiva de categorias de obras, e apenas estas categorias eram protegidas por
direitos autorais. Portanto, se uma obra criada não se encaixasse em nenhuma categoria, não
era protegida. Atualmente, a maioria das leis define a obra pela originalidade, e
adicionalmente inclui enumeração de categorias de obras como exemplos.
Criação similar independente
A condição de originalidade não exclui a possibilidade de estender a proteção a duas obras
praticamente idênticas criadas por autores diferentes, se elas foram criadas
independentemente. A obra é considerada original do ponto de vista do autor. Se um autor
expressou sua personalidade na obra que é similar a outra criada antes, a proteção de direitos
autorais é concedida se a similaridade for coincidência e nenhuma das obras foi copiada de
outra. Originalidade não significa singularidade.
9.2.2 Expressão de uma maneira particular
Criações que preenchem os requisitos de originalidade e expressão de uma maneira particular
podem ser consideradas obras. As categorias mais comuns de obras são: obras literárias
(livros, poemas, romances, artigos de imprensa), obras dramáticas, obras musicais, filmes e
outras obras audiovisuais, pantomimas e coreografias, obras pictóricas, gráficas e esculturais,
fotografias, obras arquitetônicas (plantas, prédios), sites, programas de computador, bancos
de dados, obras de multimídia.
Não é possível enumerar todas as categorias de obras, porque novas categorias, que não eram
conhecidas previamente, podem surgir.
* A lei de direitos autorais dos EUA protege “obras originais de autoria” que se adequam a
uma das oito categorias enumeradas na seção 102 (1) da Lei de Direitos Autorais dos Estados
Unidos. No entanto, estas categorias são vistas amplamente (p.ex. programas de
computadores são considerados “obras literárias”; mapas e plantas arquitetônicas são
considerados “obras pictóricas, gráficas e esculturais”).
Direitos autorais não protegem ideias, processos, métodos de operação,
conceitos, princípios ou descobertas em si, apenas sua expressão de uma
maneira particular. É a expressão da ideia e não a ideia em si que é
protegida. Desta maneira, o movimento livre das ideias é preservado.
Os artistas Christo e Jeanne-Claude são famosos por suas obras baseadas
na ideia de embrulhar prédios. * Um deles é o “Reichstag Embrulhado”.
59
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Christo e Jeanne-Claude, Reichstag Embrulhado, Berlim, 1971-95. Foto: Wolfgang Volz ©1995 Christo. Fonte:
http://christojeanneclaude.net/wr.shtml *O exemplo foi retirado dos materiais do IPR Helpdesk.
A reprodução do Reichstag Embrulhado alemão por Christo e Jeanne-Claude requer o
consentimento prévio do artista norte-americano, por ser uma obra protegida por direito
autoral (a menos que ela caia na esfera de livre uso das obras).
O embrulhamento de outro prédio não requer o consentimento de Christo e Jeanne-Claude,
já que apenas a ideia do embrulhamento foi usada.
O resultado de pesquisa científica, como por exemplo o mapeamento da
estrutura do DNA, não pode ser protegido por direito autoral, por ser uma
descoberta. O artigo científico que contém a descrição desta descoberta,
publicado em periódico, no entanto, é protegido por direitos autorais.
A reprodução deste artigo requer o consentimento do autor.
Escrever um artigo próprio descrevendo a descoberta do mapeamento da
estrutura do DNA não requer consentimento.
A ideia de usar um pato como herói de desenhos animados não é
protegida por direito autoral, mas a expressão de uma ideia de maneira
particular é protegida por direito autoral, por exemplo, a reprodução do
Pato Donald da Disney requer o consentimento da Disney.
9.2.3 Obtenção de proteção
Para obter proteção de direito autoral, não é necessário o registro da obra,
ou qualquer outra formalidade. De acordo com os padrões mínimos da
Convenção de Berna, o direito autoral é automático – ele se origina do
simples fato da criação – e nenhuma formalidade é necessária, nenhum
registro oficial em especial.
* Antes da adesão dos EUA à Convenção de Berna, a Lei dos Direitos Autorais dos Estados
Unidos previa o registro como condição para a obtenção da proteção de direito autoral nos
EUA. O registro ainda existe, mas não é mais condição para a obtenção de proteção de direito
autoral. A lei prevê, no entanto, algumas vantagens para obras registradas, por exemplo, para
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
obras de origem norte-americana é necessário o registro antes que um processo de violação
de direitos autorais seja aberto. Para as obras criadas fora dos Estados Unidos, o detentor do
direito autoral não pode receber indenização ou danos legais por violação a menos que a obra
tenha sido registrada no Escritório de Direitos Autorais dos EUA antes da violação.
A inclusão da nota de direito autoral na cópia de uma obra também não é necessária. No
entanto, a menção do autor na cópia da obra pode ser útil – em alguns países isto prova mais
facilmente a autoria em processos jurídicos.
Quando a proteção começa?
O artigo 2(1) da Convenção de Berna prevê que “obras literárias e
artísticas” devem incluir todas as produções nos domínios literário,
científico e artístico, quaisquer que sejam suas formas de expressão.
De acordo com esta regra, a proteção de direitos autorais se origina no momento da primeira
expressão de uma obra de tal maneira que o destinatário a perceba. Consequentemente, a
proteção de direito autoral não depende da fixação de uma obra em um meio tangível – esta é
a regra geral na Europa. No entanto, a primeira expressão de uma obra também pode coincidir
com o momento da fixação.
Um poema criado por um poeta é protegido por direito autoral a partir do
momento em que ele é declamado pela primeira vez na presença de
destinatários – independentemente de sua fixação. A primeira declamação
é a primeira expressão da obra.
Em outra situação, o poema pode ser expresso pela primeira vez de forma
escrita, o que também permite a sua percepção aos potenciais
destinatários. A obra é expressa pela primeira vez de maneira fixada.
No entanto, a Convenção de Berna prevê que legislações nacionais podem estabelecer a
fixação como condição para proteção de direito autoral, o que se aplica em alguns países.
Esta é exatamente a situação que se enfrenta na Lei de Direitos Autorais
dos Estados Unidos – a idéia não deve apenas ser expressa, mas também
reduzida a um meio tangível. Nos termos do título 17 do Código dos
Estados Unidos, capítulo 1, seção 102(a): A proteção dos direitos autorais
subsiste, de acordo com este título, para obras originais de autoria fixadas
em um meio ou expressão tangível, conhecido no presente ou
desenvolvido mais tarde, a partir do qual elas podem ser notadas,
reproduzidas ou comunicadas de outra maneira, seja diretamente ou com
a ajuda de um equipamento ou dispositivo.
Em conclusão, o direito autoral se origina independentemente de qualquer formalidade no
momento em que – dependendo do país – a obra é expressa, o que permite a sua percepção
por parte de potenciais destinatários (alguns países da UE), ou fixada (p.ex. EUA).
9.2.4 Obras derivadas, coleções
Obras derivadas são alterações originais de obras existentes. Pelo processo de alteração de
uma obra original, uma nova obra é criada. Traduções (p.ex. romances), versões e arranjos
musicais são exemplos de obras derivadas. A Convenção de Berna no Artigo 2 (3) prevê que
traduções, versões, arranjos musicais e outras alterações de uma obra literária ou artística
devem ser protegidas como obras originais sem prejuízo ao direito autoral da obra original.
61
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
A obra derivada deve, portanto, satisfazer duas condições:
• ser uma alteração de uma obra original
• exibir alguma originalidade própria.
O material original adicionado à obra derivada deve ser distinguível do material da obra préexistente. Isto significa que se o autor da obra derivada quiser divulgar sua obra, ele deve
obter consentimento do autor da obra original; obras derivadas incluem elementos originais
adicionados por ambos os autores. No entanto, em alguns países (p.ex. EUA), o simples fato de
preparar uma obra derivada requer consentimento do autor da obra pré-existente.
Obra original
(por J. K Rowling)
Obra derivada
(traduzida por Alicia Dellepiane)
Uma tradução original do livro é uma obra derivada porque inclui elementos originais do
romance de J.K. Rowling. Se um autor quiser publicar sua tradução, ele deverá obter
consentimento de J.K. Rowling (ou de sua editora).
Se um terceiro publicar uma tradução de Harry Potter sem o consentimento de J.K. Rowling e
Alicia Dellepiane, ele estará infringindo os direitos de ambos os autores.
Coleções (compilações)
Nos termos do Artigo 2(5) da Convenção de Berna, coleções de obras
literárias ou artísticas, tais como enciclopédias e antologias, as quais, pela
seleção e arranjo de seu conteúdo, constituem criações intelectuais, são
protegidas como tais, sem prejuízo ao direito autoral de cada uma das
obras que fazem parte de tais coleções.
Em relação a obras que são coleções, os direitos autorais protegem as obras que são
consequência de uma escolha original. A proteção é concedida quando a seleção do material é
original – marcada pela personalidade do autor. O autor de uma seleção possui direito autoral
sobre a seleção, mas não necessariamente sobre suas partes – estas não necessitam ser obras
originais.
Se uma pessoa faz uma escolha para uma antologia de 30 poemas de
diferentes poetas, e o critério de seleção é original, ela será protegida por
direito autoral, mesmo que o direito a cada poema pertença a outras
pessoas. Isto significa que um terceiro que publique a antologia sem o
consentimento do autor – o mesmo conjunto de 30 poemas, mesmo que
ele possua os direitos autorais de cada um dos poemas – estará infringindo
62
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
os direitos autorais.
Em 1991, no caso Feist Publications, Inc. vs. Rural Tel. Serv. Co, a Suprema
Corte Norte-Americana decidiu que uma lista telefônica em ordem
alfabética de todas as pessoas que moram em uma determinada área não
é original o suficiente para ser protegida por direito autoral. No caso Feist,
a corte apontou que não é o esforço do compilador – o seu trabalho,
habilidade, dinheiro investido – mas sim a originalidade da compilação,
que é condição para proteção de direito autoral.
Exemplos de coleções são: bancos de dados originais, antologias, enciclopédias.
9.2.5 O que não pode ser protegido por direito autoral
Os direitos autorais mencionados previamente não protegem:
• criações não originais
• idéias, processos, conceitos, teorias matemáticas, algoritmos
Legislações nacionais em determinados países prevêem outras exceções:
• textos legais (disposições jurídicas) e seus projetos oficiais ou decisões judiciais
• notícias de imprensa curtas (a informação em si)
• obras governamentais
9.3 AUTORIA
Um autor é o criador de uma obra – uma pessoa cuja personalidade é
expressa na obra. Portanto, uma contribuição criativa (original) para a obra
é condição de autoria. Pela lei dos direitos autorais, uma obra pode ser
criada apenas por um ser humano. Outras criações, especialmente feitas
por animais ou máquinas, ou criadas de qualquer outra maneira sem a
contribuição criativa humana, não são consideradas obras.
O direito autoral inclui os direitos econômicos e morais que são originalmente propriedade da
pessoa física que criou a obra. O autor sempre permanece como o detentor dos direitos
morais, os quais não podem ser atribuídos a outra pessoa (física ou jurídica). Direitos
econômicos são hereditários.
Em algumas jurisdições, direitos econômicos podem ser originalmente propriedade de outra
pessoa além do autor. Isto significa que o autor que cria a obra não é o titular dos direitos
econômicos; a partir do momento da criação eles pertencem a outra pessoa. Tal exceção é
geralmente proporcionada para obras que foram criadas por um empregado dentro das
funções do emprego ou para obras especialmente encomendadas ou comissionadas. Em tais
casos o empregador ou a pessoa para quem a obra foi feita é o detentor dos direitos
econômicos.
9.3.1 Obra de autoria conjunta
Obras podem ser criadas por várias pessoas, que dividem os direitos autorais. Uma condição
para ser um autor conjunto é uma contribuição original para a obra (expressão da
personalidade do autor).
63
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Dois autores escreveram um livro juntos, sendo que o autor “X” escreveu
os capítulos 1-5, e o autor “Y” escreveu os capítulos 6-10. Ambos tiveram
uma influência na originalidade do livro, e ele é uma expressão de suas
personalidades. Eles são co-autores e o livro é uma obra de autoria
conjunta.
Um fotógrafo tirou fotos de modelos. Um assistente cooperou com um ele,
preparando as câmeras, tripés, mudando o fundo, etc. Porque todas estas
atividades foram instruídas pelos comandos do fotógrafo, apenas a
personalidade dele foi expressa nas fotos. De fato, o assistente cooperou
com a criação das obras, mas sem qualquer contribuição original para as
mesmas. Portanto, as fotos tiradas nesta sessão não são obras de autoria
conjunta.
Os direitos econômicos de obra de autoria conjunta são divididos entre os autores.
Geralmente as partes são iguais, porém divisões relativas às contribuições também podem ser
encontradas. A exploração econômica da obra de autoria conjunta como um todo necessita do
consentimento de todos os autores.
As contribuições são interdependentes, mas podem ser separadas, como no caso em que os
autores de um livro escrevem capítulos separados, ou inseparáveis, como no caso em que dois
músicos contribuem para a música de uma canção.
Quando a contribuição de um determinado autor na obra em comum é separada, ela pode ser
extraída da obra e explorada independentemente por seu autor. No entanto, a exploração de
uma parte da obra não pode prejudicar a exploração da obra comum.
9.3.2 Proteção de direito autoral de resultados obtidos a partir de atividades
de estudantes
Resultados de pesquisas ou descobertas em si não são protegidos, e podem ser livremente
usados (idéias não podem ser protegidas a menos que elas tenham sido expressas de uma
maneira particular). Os resultados de atividades de estudantes expressos de maneira
particular, como ensaios ou dissertações são, na maioria das vezes, considerados obras
(contanto que sejam originais).
De acordo com as regras gerais de direitos autorais, um estudante sempre permanece o
detentor dos direitos morais. A propriedade dos direitos econômicos depende da legislação
nacional e normas institucionais que estabelecem os procedimentos de PI da Universidade.
Diferentes soluções são usadas ao redor do mundo; os direitos econômicos à obra de um
estudante podem ser concedidos ao estudante ou à universidade, ou pode ser concedida à
universidade a prioridade de publicação e os demais direitos econômicos permanecerem com
o autor.
64
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
9.4 QUE DIREITOS SÃO CONCEDIDOS AO AUTOR DE UMA OBRA?
Em princípio, a lei do direito autoral distingue direitos econômicos de
direitos morais. O escopo destes direitos pode variar para cada país e
sistema legal.
O sistema de direitos autorais de direito comum é, por sua origem, apenas um direito
econômico, e até recentemente os sistemas de direito comum não concediam direitos morais
a autores. A situação nos países de direito comum mudou após a adesão à Convenção de
Berna. Agora, um mínimo de direitos morais é proporcionado, apesar de ser em menos
extensão do que nos sistemas de direito civil. Portanto, o presente material é baseado na lei
Européia, a qual segue uma tradição muito mais antiga.
9.4.1 Direitos morais
Os direitos autorais morais derivam da ligação psicológica natural do autor com sua obra
(paternidade da obra), o que resulta da suposição de que uma obra é uma expressão da
personalidade do autor. Portanto, direitos morais são em princípio inalienáveis e não se pode
renunciar a eles. Isto significa que o autor não pode transferir os direitos para um terceiro
(diferentemente dos direitos econômicos); ele pode apenas concordar em não fazer cumprir
seus direitos morais, o que, de fato, é uma prática comum em contratos assinados na Europa.
Direitos morais não são hereditários, mas podem ser exercitados após a morte do autor pelos
seus herdeiros.
* Pela lei de direitos autorais dos EUA, de acordo com o Título 17 do Código dos Estados
Unidos, seção 106A (e), os direitos morais não podem ser transferidos, no entanto, a renúncia
aos direitos morais é possível desde que a obra à qual se deseja renunciar e os usos desta obra
sejam identificados.
A duração dos direitos morais varia em cada país. A Convenção de Berna proporciona um
tempo mínimo de proteção, e de acordo com o Artigo 6bis (2), os direitos morais são mantidos
após a morte do autor, ao menos até a expiração dos direitos econômicos.
Em alguns países europeus, os direitos morais não possuem prazo de validade (p.ex. na França
e Polônia); em outros eles duram até a expiração dos direitos econômicos (p.ex. Alemanha e
Suécia).
Os direitos morais básicos distinguidos em direitos autorais:
O direito a ser identificado como o autor da obra (também conhecido como direito de
atribuição ou direito de paternidade) é o direito do autor a ter seu nome na obra e de
reivindicar sua autoria. Ele inclui também o direito de publicar a obra anonimamente ou sob
pseudônimo. A apresentação da obra por outra pessoa como sendo sua constitui infração
deste direito.
65
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
O direito à integridade da obra (direito de integridade) prevê a preservação da obra contra
alteração, distorção, mutilação ou outras modificações da mesma que sejam prejudiciais aos
interesses legítimos do autor, à sua honra ou reputação.
* O direito de integridade não inclui o direito de impedir a destruição da obra, mas em
algumas jurisdições, especialmente em alguns países de lei comum (p.ex. EUA e Austrália), a
destruição de uma obra de arte é uma violação ao direito de integridade.
O direito de divulgar a obra – prevê que nenhuma outra pessoa além do autor pode decidir
quando a obra será comunicada ao público pela primeira vez. O autor possui o direito de
divulgar a obra e apresentá-la ao público, e ele decide quando fazer isto.
Por exemplo, uma pessoa que pegue da mesa de um autor uma obra que ele havida decidido
não divulgar, e a divulgue ao público, infringe os direitos morais do autor.
Infração do direito a ser identificado como autor da obra:
• Publicar uma obra omitindo o nome do autor
• Alegar que o autor não é o autor
• Atribuir a si mesmo a autoria de obra de outra pessoa
• Divulgar o nome do autor de uma obra publicada anonimamente
ou sob pseudônimo
• Publicar sob pseudônimo de outro autor
Infração do direito de integridade:
• Modificar a estrutura ou conteúdo de obra literária
• Excluir elementos de uma figura ou fotografia (p.ex. fundo), o
radiodifusor excluir cenas violentas de um filme
• Mudar o aspecto de proporção de uma figura
• Colorir uma obra em preto e branco (filme, figura, foto), ou o
contrário – tornar uma obra colorida em preto e branco
• Interromper filmes com comerciais/propagandas na TV
Deve-se enfatizar que mesmo que o autor atribua seus direitos à obra a um
terceiro, ele mantém os direitos morais inalienáveis à obra.
9.4.2 Direitos econômicos
Direitos econômicos são um subconjunto de poderes exclusivos de direito autoral que
permitem ao autor qualquer uso de sua obra. Sendo assim, ele possui o direito exclusivo de
permitir o uso de sua obra, o que, por conseqüência, garante a ele a exploração econômica de
sua obra. Diferentemente de direitos morais, eles são tidos como um item de propriedade que
pode ser alienado. Como qualquer outra propriedade, eles podem ser transferidos,
licenciados, doados ou hipotecados. Portanto, eles são hereditários.
Tempo de proteção
Direitos econômicos são válidos por um período de tempo limitado, e o tempo de proteção
pode variar em diferentes países. A Convenção de Berna prevê como regra que a proteção de
direitos autorais deve durar durante toda a vida do autor e ao menos mais 50 anos após a sua
morte. Isto é, no entanto, um período mínimo que pode ser estendido. Na UE, segundo a
66
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Diretiva Européia relativa à Harmonização do Prazo de Proteção dos Direitos de Autor
(93/98/EEC), os direitos econômicos expiram 70 anos após a morte do autor. Estes aspectos
podem diferir para obras anônimas ou pseudônimas, ou obras criadas por empregados.
De maneira geral, direitos econômicos dão ao autor o poder de usar a obra
e de permitir que terceiros a usem. O direito a usar a obra inclui,
particularmente, o direito exclusivo de reprodução e o direito exclusivo de
distribuição.
9.4.3 Transferência de direitos econômicos – acordos de direito autoral
Como no caso de outra propriedade intelectual, na área de direito autoral, dois tipos básicos
de acordos (contratos) são utilizados:
• acordos de transferência de direitos econômicos (contratos de atribuição)
• licenças – acordos que autorizam o uso de uma obra (sem transferência de
titularidade dos direitos autorais)
Contratos de transferência de direitos autorais
A titularidade dos direitos econômicos de um autor é atribuída a um terceiro através de
contrato de transferência. Sendo assim, o autor dispõe de seus direitos e um terceiro os
adquire. Na maioria dos países, este contrato deve ser feito por escrito.
Acordos de licença
No entanto, o autor não necessita dispor de seus direitos, ele pode conceder uma licença.
Através do acordo de licença, o autor permite que o licenciado use a obra em troca de
royalties, e retém todo o seu direito de autor. Em outras palavras, conceder uma licença é dar
permissão para a utilização de uma obra de uma maneira em particular.
Os acordos e licenças de direitos autorais podem se referir a todos os
direitos econômicos ou parte deles – certas formas de utilização. Em
algumas jurisdições européias, se aplica o conceito de área de exploração,
que se refere à maneira de utilizar a obra.
9.4.4 Áreas de exploração
O direito exclusivo de utilizar uma obra inclui, em particular, o direito de reprodução da obra e
o direito de distribuição. Dentro do escopo destes direitos, poderes menores, determinadas
formas de uso (áreas de exploração), podem ser distinguidos.
O conceito de área de exploração é particularmente útil no processo de firmar contratos. A
menção da área de exploração no contrato permite especificar a extensão dos direitos
transferidos/licenciados.
Por exemplo, as seguintes áreas de exploração podem ser distinguidas:
• em relação à reprodução de uma obra, o autor possui o direito exclusivo de
reprodução pelas respectivas técnicas: impressão, registro magnético (cassete,
videocassete), CD, DVD, Blue Ray, e qualquer outra que possa ocorrer; cada técnica é
uma área de exploração separada. Em alguns países, a fixação de uma obra também é
67
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
uma área de exploração separada (p.ex. registrar uma palestra requer o
consentimento do autor)
• em relação ao direito de distribuição, áreas de exploração separadas são distribuição
em suportes (o autor possui o direito exclusivo de distribuir a obra em cada país ou
território), direitos de aluguel e empréstimo públicos, exibição pública, exposição
pública, performance pública, declamação pública, radiodifusão, re-emissão,
transmissão de rádio, disponibilização na internet ou qualquer outro meio de
comunicação da obra ao público com fio ou sem fio
• o direito de adaptação também possui caráter econômico, e apenas o autor possui
direito exclusivo de autorizar adaptações (p.ex. traduções), arranjos ou outras
alterações de sua obra.
Uma vez que direitos de propriedade intelectual são direitos de natureza territorial, contratos
de direito autoral podem incluir disposições territoriais; eles também podem valer por tempo
limitado.
Portanto, um acordo de transferência de direito autoral pode prever que
um autor “X” atribui a um difusor “Y” o direito de reprodução de sua
música “Z” em CDs e o direito de distribuição no território de Salvador.
O que isto significa para o difusor?
De acordo com este acordo, o difusor adquire direito exclusivo de reprodução da obra nos CDs
e direito exclusivo de distribuir esta obra no território de Salvador. Porém, o conteúdo do
acordo não permite que o difusor divulgue a obra de outra maneira (p.ex. na internet) ou em
qualquer outro suporte (p.ex. DVD), e em outro território além de Salvador (p.ex. ele não pode
distribuir este CD no Peru).
O que isto significa para o autor?
O autor transferiu parte dos seus direitos econômicos à obra. Ele não possui mais o direito de
reproduzir sua obra em CD e o direito de distribuição em Salvador. Portanto, se ele decidir
reproduzir sua própria obra em CDs e distribuí-los em Salvador, ele estará infringindo o direito
econômico exclusivo do difusor “Y” (o adquirente). Ele pode reproduzir sua obra em DVDs,
Blue Rays, e em outros meios que não o CD; ele também pode distribuir sua obra em qualquer
outro lugar na Terra, exceto em Salvador.
Editores e produtores se esforçam para alcançar a maior abrangência de direitos em contratos
com autores. Em alguns países, todas as áreas de exploração devem ser claramente
mencionadas no acordo de transferência de direitos econômicos.
9.5
RESTRIÇÕES E EXCEÇÕES – USO LIVRE DE OBRA
A lei de direitos autorais não pode ser um direito absoluto que impeça o público em geral de
acessar bens culturais e informação. De acordo com o Artigo 27 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948): Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural
da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus
benefícios. Disposições similares são encontradas em constituições de determinados países.
Portanto, a fim de permitir que a sociedade acesse a informação e bens culturais, o direito
autoral é limitado por várias restrições e exceções que permitem o uso de obras sem o
consentimento do autor. Praticamente desde a primeira regulamentação legal de direito
68
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
autoral, foi considerado necessário o equilíbrio entre os interesses do criador e os interesses
da sociedade. Exceções e restrições de direito autoral têm por objetivo atingir este equilíbrio.
9.5.1 O teste dos três estágios
Como as restrições e exceções são para atingir este equilíbrio, elas não
podem prejudicar muito os interesses dos autores. Portanto, elas são
utilizadas em todo o mundo, de acordo com uma regra geral do Artigo 9 (2)
da Convenção de Berna, que determina que cada exceção ou restrição da
legislação nacional deve passar pelo chamado teste dos três estágios, a
saber, a exceção ou restrição dos direitos econômicos do autor:
•
•
•
9.5.2
deve se aplicar apenas em certos casos especiais e,
desde que não entre em conflito com a exploração normal da obra
e não prejudique injustificadamente os interesses legítimos do
autor.
Exceção do uso privado (exceção da cópia privada)
O aparecimento desta exceção em jurisdições internacionais está, por um lado, associada à
suposição de que o direito autoral não pode interferir na privacidade de um indivíduo a ponto
de controlar o que ele faz com a sua cópia da obra, e por outro lado, de que é impossível
controlar o “uso privado” de obras. Portanto, o uso de uma obra para propósitos privados está
englobado pela exceção do uso privado e não requer o consentimento do autor. Em muitos
países esta exceção é limitada à reprodução de obras; portanto, é chamada de exceção de
cópia privada.
Disseminar uma obra, ou torná-la acessível ao público, ocorre fora do escopo desta exceção.
No entanto, na Europa geralmente o uso privado também inclui o uso de uma obra dentro da
família e círculo de amigos. Isto significa que em relação à exceção do uso privado, é possível
fazer a cópia de um CD protegido para, por exemplo, o seu pai, esposa ou amigo (mas não para
alguém com quem o usuário não possui relacionamento). Na UE, o âmbito da exceção da cópia
privada inclui obras que já tenham sido legalmente disponibilizadas ao público.
Imposição do direito autoral
O progresso tecnológico, que ganhou força nas décadas de 50 e 60 do século XX, levou a um
desequilíbrio entre os interesses da sociedade e os interesses de autores. Em particular, o
advento de gravadores de fitas e fotocopiadoras aumentou tanto a escala de reprodução legal
dentro da exceção da cópia privada que não se podia mais falar em equilíbrio. Portanto, nos
anos 70 foi introduzida a imposição do direito autoral. A Imposição do Direito Autoral
(também conhecida como imposição da cópia privada) são tarifas cobradas na compra de
mídias graváveis – suportes e/ou dispositivos. O objetivo da introdução da imposição do
direito autoral foi restaurar o equilíbrio entre os interesses dos autores e os interesses da
sociedade, prejudicando a última, devido à grande escala de obras copiadas dentro da exceção
da cópia privada. Hoje em dia ela se aplica em países europeus e também na Austrália, Canadá
e EUA.
Doutrina da cópia de fonte legal
Outro problema que perturbou o equilíbrio foi o advento da internet. A origem de uma obra
não possui relevância para a possibilidade de reprodução da mesma sob a exceção da cópia
privada antes que ela tenha sido legalmente disponibilizada ao público pela primeira vez.
Sendo assim, na maioria dos países da Europa, baixar músicas da internet (especialmente por
69
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
p2p), é legal, independentemente de a obra ter sido disseminada na internet ilegalmente.
Portanto, alguns países europeus (p.ex. Alemanha e Espanha) aplicaram disposições segundo
as quais o uso de uma obra é permitido se a cópia se originou de uma fonte legal (foi
legalmente disseminada).
* A exceção da cópia privada é característica do direito civil. Nos EUA existe outra exceção que
abrange algumas situações de uso privado, a qual, no entanto, possui um escopo mais amplo
o que a exceção do uso privado – o fair use (uso honesto ou justo).
Nos termos da Seção 107 do Título 17 do Código dos Estados Unidos:
O fair use de uma obra protegida por direito autoral, incluindo uso por
reprodução em cópias ou registros sonoros, ou por quaisquer outros meios
especificados nesta seção, para propósitos como crítica, comentário, noticiário,
ensino (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), ilustração ou
pesquisa, não constitui violação do direito autoral. Ao se determinar se o uso de uma obra em
um caso específico foi feito segundo o fair use, os fatores que devem ser considerados
incluem:
• o propósito e caráter do uso, incluindo se tal uso é de natureza comercial ou se é para
propósitos educacionais sem fins lucrativos;
• a natureza da obra protegida;
• a quantidade e substancialidade da porção utilizada em relação à obra protegida como
um todo; e
• o efeito do uso sobre o mercado potencial ou sobre o valor da obra protegida.
Outras exceções e restrições não estão relacionadas ao uso privado, mas estão intimamente
ligadas ao acesso da sociedade à informação e cultura. Na maioria das vezes, são exceções de
direito de reprodução ou direito de distribuição. Em diferentes países, as exceções podem ser
especificadas pelas legislações nacionais. Aqui nós apresentamos as mais comuns que se
aplicam ao redor do mundo.
9.5.3 Uso de citação
O “uso de citação” é uma restrição do direito autoral que permite citações para certos
propósitos (como crítica ou revisão) se eles estiverem relacionados a uma obra que foi
disponibilizada ao público legalmente. Nos termos do Artigo 10 da Convenção de Berna, o uso
deve ser de acordo com prática honesta e deve se limitar ao tamanho necessário para o
propósito específico. Portanto, uma citação em um livro (cumprindo estes requisitos), que é de
fato a disseminação de parte da obra de um indivíduo, não constitui violação do direito
autoral, e não é necessário obter o consentimento do autor.
9.5.4 Uso pela imprensa
O “uso pela imprensa” permite a reprodução pela imprensa (também rádio e TV),
comunicação ao público, ou disponibilização de artigos publicados sobre assuntos atuais de
economia, política ou religião, ou difusão do uso de obras que relatam eventos atuais na
medida justificada por propósitos de informação.
O jornal “X” pode reproduzir um artigo sobre assunto político atual que
tenha sido recentemente publicado no jornal “Y” sem obter o
consentimento de ninguém.
70
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
9.5.5 Uso para ensino ou propósito científico
Usar o trabalho de terceiros é inevitável no processo de ensino ou pesquisa científica.
Portanto, muitas jurisdições prevêem uma exceção que permite o uso de obra para o
propósito único de ilustração em ensino ou pesquisa científica, frequentemente limitado à
extensão justificada pelos propósitos não comerciais que se deseja alcançar.
O exemplo é a foto do Reichstag embrulhado por Christo e Jeanne-Claude,
reproduzido na subseção “expressão de uma maneira particular” deste
material de treinamento, que foi usada legalmente no âmbito de ensino,
independentemente de não se possuir o consentimento dos autores.
9.5.6 Uso de biblioteca e arquivo
Esta é uma exceção que permite que bibliotecas, arquivos, museus, e outros estabelecimentos
educacionais com acesso público, façam cópias de obras para preservação, pesquisa ou outros
propósitos. Ela também permite fornecer aos usuários da biblioteca cópias para seu estudo ou
pesquisa. É comumente estipulado pela lei que tal uso é permitido desde que não seja para
vantagem comercial direta ou indireta.
Este é o motivo pelo qual bibliotecas de acesso público podem, sem o consentimento do autor,
emprestar cópias das obras a seus usuários, o que é, de fato, a disseminação da obra
protegida.
9.5.7 Uso para incapacitados
Em muitos países, o uso de obras para o benefício de pessoas incapacitadas não necessita de
consentimento. Na UE, nos termos da diretiva da EC 2001/29, o uso diretamente relacionado à
incapacidade, e de natureza não comercial, é permitido na medida necessária devido à
incapacidade específica.
9.5.8 Paródia
Em muitos países, o uso de obra para o propósito de caricatura, paródia ou pastiche não
necessita do consentimento do autor.
9.5.9 Dever de indicar a fonte
Aquele que faz uso de uma obra no escopo das exceções e restrições mencionadas acima é
sempre obrigado a indicar a fonte da obra, incluindo o nome do autor, exceto quando isto for
impossível.
Em resumo, a característica básica destas limitações é a possibilidade de
usar uma obra sem o consentimento do autor, o que, entretanto, não
significa usá-la de graça. O uso de uma obra sob certas restrições está
ligado à obrigação de retornar uma compensação útil ao autor. Portanto,
usar uma obra sob as restrições e exceções de direito autoral significa que
nunca é necessário solicitar consentimento, mas algumas vezes é
necessário pagar.
71
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
9.6 DOMÍNIO PÚBLICO
De acordo com a lei da propriedade intelectual, o termo “domínio
público", abrange uma gama de matérias que não são propriedade de ou
controladas por ninguém. Ele é um tipo de “propriedade pública”,
disponível para o uso de todos.
Em relação à lei dos direitos autorais, as idéias básicas (processos, conceitos, teorias
matemáticas) expressas na obra, que geralmente não podem ser protegidas, fazem parte do
domínio público. O domínio público inclui criações que nunca foram protegidas por direitos
autorais ou direitos conexos, independentemente da razão:
• criações que não são obras (p.ex. falta de originalidade),
• criações que mesmo originais, são excluídas da proteção de direito autoral (como os
textos jurídicos previamente mencionados),
• obras que nunca foram protegidas – aquelas criadas antes da introdução da lei dos
direitos autorais.
O domínio público também inclui obras que não são mais protegidas por direitos autorais
devido à expiração do prazo de proteção.
A expiração está principalmente relacionada ao término dos direitos econômicos. Deve-se
ressaltar, no entanto, que em países onde os direitos morais não possuem prazo de validade, o
uso de obras em domínio público não pode prejudicar os direitos morais.
9.7 DIREITOS AUTORAIS NA ERA DIGITAL
O desenvolvimento tecnológico vem trazendo novos desafios à lei dos direitos autorais há
anos. A mudança nos métodos de reprodução e disseminação das obras afetou a situação de
autores, produtores e usuários das obras. Particularmente, o advento da tecnologia digital
trouxe novas formas de copiar e distribuir obras, caracterizadas pela possibilidade de obter
cópias sem o compromisso de qualidade, e a redução ou até mesmo a eliminação de custos de
obtenção de cópias. Portanto, a proporção de uso não autorizado de obras aumentou
significativamente. O predomínio da internet expandiu este fenômeno tornando o acesso às
obras ainda mais fácil.
Por outro lado, a tecnologia digital e a internet deram aos autores e produtores novas
oportunidades de exploração de obras e novas ferramentas para limitar o acesso a elas.
Finalmente, novas categorias de propriedade intelectual surgiram – principalmente programas
de computadores. Alguns destes assuntos já foram discutidos. Este capítulo é dedicado a
programas de computador e medidas técnicas de proteção.
9.7.1 Proteção de programas de computador
O Tratado de Cooperação da OMPI, que é um acordo especial da
Convenção de Berna, explicita no Artigo 4 que programas de computador
são protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna. Ainda, nos
termos do Artigo 10(1) do acordo TRIPS, programas de computador, seja
em código fonte ou objeto, devem ser protegidos como obras literárias
pela Convenção de Berna.
72
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Pela lei dos direitos autorais européia, programas de computador são protegidos mais
intensamente do que outros tipos de obras, o que é justificado pelo significado da proteção de
programas de computador para o desenvolvimento industrial da União Européia.
A diretiva 91/250/CEE sobre a proteção legal de programas de computador (substituída pela
diretiva 2009/24/EC), por um lado prevê regulamentações especiais dos direitos econômicos
do autor de um programa de computador, e por outro lado limita as exceções a estes direitos
quando comparadas a outras categorias de obras.
Um autor possui o direito de impedir terceiros de:
• rodar
• copiar (temporariamente ou permanentemente, incluindo qualquer cópia que possa
ser necessária para carregar, visualizar ou rodar o programa)
• distribuir ao público, incluindo o empréstimo
• modificar (traduzir, adaptar ou alterar de qualquer outra maneira) o programa.
A diretiva 91/250/CEE define permissões específicas para usuários, afirmando que o
adquirente legítimo de um programa de computador pode:
• usá-lo para seu propósito pretendido (incluindo para correção de erro)
• fazer uma cópia de segurança do programa
• observar, estudar ou testar o programa para se familiarizar com suas idéias e princípios
de funcionamento
• preparar reprodução ou tradução do programa se isto for indispensável para obter a
informação necessária para alcançar a interoperabilidade com um programa de
computador criado independentemente.
A exceção da cópia privada não se aplica a programas de computadores.
* Pela lei dos direitos autorais dos EUA, um programa de computador é considerado uma
“obra literária”. Portanto, pode ser protegido no mesmo âmbito de romances, por exemplo.
Em alguns países, programas de computador também podem ser protegidos pela lei de
patentes e como segredo industrial.
Licenças de código aberto
Uma característica da proteção de direito autoral de programas de computador é que a
descompilação do código fonte é proibida. Desta maneira, o segredo do conteúdo da obra é
coberto pelo direito autoral. Adicionalmente, na Europa um tipo proteção de direito autoral de
programa de computador muito forte é caracterizado por não se poder fazer uso livre da obra,
quando esta é um programa de computador.
Como alternativa, surgiu uma força oposta, o movimento de código aberto, o qual promove a
criação e distribuição de programas de computador divulgando o código fonte. A disseminação
de programa com código aberto é a idéia fundamental do movimento. Ela torna possível a
todos os usuários o benefício de desenvolver programas feitos por outras pessoas, já que as
mudanças são adicionalmente disponibilizadas de graça.
O desenvolvimento de programas de código aberto é assegurado por licenças legais sob as
quais estes programas são distribuídos. Estas licenças servem para assegurar que a pessoa que
recebe uma cópia do programa possui as seguintes liberdades:
• A liberdade de rodar o programa para qualquer propósito.
• A liberdade de estudar como o programa funciona, e modificá-lo para que ele faça
aquilo que o usuário deseja.
73
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
• A liberdade de redistribuir cópias para auxiliar o próximo.
• A liberdade de melhorar o programa e divulgar suas melhoras (e versões modificadas
em geral) ao público para que toda a comunidade se beneficie.
Cláusula copyleft
A cláusula copyleft é um compromisso do usuário de que a redistribuição do programa e suas
modificações serão realizadas sob a mesma licença. Dependendo se a licença inclui uma
cláusula copyleft ou não, existem dois tipos de licenças de código aberto: licenças copyleft e
licenças não copyleft. A licença copyleft mais conhecida é a Licença Pública Geral (GNU) e, sem
dúvida, o programa de computador de código aberto mais conhecido distribuído sob esta
licença é o sistema operacional Linux.
Licenças de código aberto não equivalem às licenças de programas de computador tipo
software gratuito ou shareware.
Software gratuito – hoje este termo é entendido prioritariamente como um programa de
computador que pode ser utilizado por qualquer pessoa gratuitamente, embora,
diferentemente do software de código aberto (ou software livre), ele não pode ser modificado,
e esta nova forma não pode ser encaminhada a outras pessoas. Ainda, em princípio, o código
fonte não é divulgado. O uso comercial do software gratuito é frequentemente excluído.
Shareware – por trás deste termo existe o conceito de marketing de distribuição do software.
Licenças shareware permitem o uso gratuito do programa de computador por algum tempo,
após o qual o usuário tem a opção de adquirir a licença.
Licenças de código aberto fazem parte de outra categoria, que inclui vários tipos de acordos de
licenciamento de programas de computador que declaram que o programa é distribuído com o
código aberto com a permissão para realização de modificações no programa e disseminação
adicional. No entanto, licenças de código aberto diferem entre si, sendo, portanto sempre
necessário ler a licença antes de usar um programa para saber exatamente como ele pode ser
usado.
9.7.2 Medidas de proteção técnica
A internet fornece várias oportunidades para os detentores de direitos em relação à
distribuição eletrônica de suas obras (literária, audiovisual, musical, etc.). Ao mesmo tempo, as
novas tecnologias de informação simplificam radicalmente o processamento de cópia de
conteúdos para o usuário. Isto está ligado ao problema penetrante de cópias pirata da mesma
qualidade do original e o “compartilhamento de arquivos” em redes peer-to-peer (p2p, par a
par), o que origina reclamações constantes de grandes prejuízos por parte da chamada
indústria de conteúdos. Esta foca a aplicação de Medidas de Proteção Técnicas (MPTs) e o
advento da Gestão de Direitos Digitais (GDD), através das quais obras digitais podem ser
protegidas e sua distribuição pode ser administrada individualmente. O tipo específico de uso
pode ser cobrado individualmente do consumidor com base em condições fixas (sistema de
licenciamento individual). O “outro lado” teme que com a melhora técnica, os detentores de
direitos ganhem muito controle sobre o uso do conteúdo digital.
Medidas de Proteção Técnica
A proteção técnica em relação a obras protegidas por direitos autorais é obtida principalmente
através de medidas que previnem ou restringem a reprodução destas obras (proteção contra
cópia). Arquivos são marcados com dados de diferentes maneiras, os quais instruem o
74
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
equipamento de que não é permitido copiar o arquivo em questão. Além do mais, algumas
medidas técnicas já negam acesso ao conteúdo, como por exemplo, tecnologias de
encriptação.
Gestão de Direitos Digitais
A gestão de direitos digitais lida com a identificação dos direitos de propriedade intelectual de
obras e suas respectivas partes de direito. Ela é feita através de dados, metadados e
‘linguagens de direitos’. Algumas vezes o uso de informação contratual e pessoal é essencial,
portanto a GDD pode solicitar acesso a informação comercialmente sensível.
O ato legal mais significante relacionado a MTP e GDD em nível de União Européia é a Diretiva
2001/29/EC sobre a harmonização de certos aspectos dos direitos autorais e conexos na
sociedade da informação.
9.8 DIREITOS CONEXOS
Os direitos de artistas, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, os direitos
conexos (também conhecidos como direitos vizinhos) mais comuns, são protegidos
internacionalmente pela Convenção de Roma para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou
Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, assinada em
1961. Os direitos conexos também são mencionados no Tratado de Performances e
Fonogramas da OMPI (WPPT – WIPO Performances and Phonograms Treaty) e no acordo
TRIPS.
Direitos conexos estão relacionados aos efeitos da atividade humana que
não pode ser qualificada como obra, e são concedidos para compensar o
investimento (custos e esforço). Direitos conexos estão próximos a obras
protegidas por direitos autorais, porque eles ajudam a comunicá-las e
disseminá-las. No entanto, eles também podem ser concedidos sem
relação alguma com a obra (p.ex. um cantor pode obter direitos conexos
de artista se ele apresentar uma obra protegida por direito autoral ou uma
música que não é protegida por direito autoral).
Questões básicas relacionadas a direitos autorais são consideradas similarmente em relação a
direitos conexos. Portanto, detentores de direitos conexos possuem direitos econômicos
(embora em sentido menos amplo do que os autores possuem) e artistas possuem até mesmo
direitos morais. Direitos conexos também possuem prazo limitado, mas os termos de proteção
são diferentes dos direitos autorais. Exceções e restrições relacionadas a direitos autorais
também se aplicam a direitos conexos – por exemplo, na Europa é legal gravar para uso
privado um programa protegido pelo direito do radiodifusor.
Direitos conexos específicos não possuem muitas características em comum, e protegem
atividades muito diferentes (p.ex. performances, transmissões).
* Pela lei dos direitos autorais dos EUA, alguns direitos conexos (p.ex. os direitos do produtor
do fonograma) e direitos autorais são direitos de cópia.
9.8.1 Direitos de artistas
É reconhecido que um artista (p.ex. cantor, músico, ator) faz uma contribuição intelectual para
aquilo que ele executa. Portanto, de acordo com o Artigo 5 do WPPT, em muitos países os
artistas também recebem direitos morais, como os direitos de paternidade e integridade.
Direitos econômicos exclusivos
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Pela Convenção de Roma (Artigo 7) e pelo WPPT, os artistas possuem o direito de impedir (ou
licenciar):
• a transmissão ou comunicação ao público de suas performances, a menos que esta
seja feita a partir de uma gravação da performance legalmente divulgada;
• a fixação (gravação) de uma performance;
• a reprodução da gravação de uma performance;
• a distribuição de gravações de uma performance para venda ou outra transferência de
titularidade (Art. 8 do WPPT);
• o aluguel de gravações de performances (Art. 9 do WPPT);
• a disponibilização ao público da performance (Art. 10 do WPPT).
9.8.2 Fonogramas e Videogramas
Um fonograma é a primeira fixação do som (qualquer gravação de som, mesmo o canto de
pássaros). Esta primeira fixação geralmente serve como “master copy”. Os direitos a um
fonograma pertencem à pessoa (física ou jurídica) que banca o investimento (custos e
organização) da fixação – o produtor.
Nos termos do Artigo 10 da Convenção de Roma, do Artigo 2 da Convenção de Genebra para a
Proteção de Produtores de Fonogramas e do WPPT, o produtor possui o direito exclusivo de:
• reproduzir um fonograma;
• distribuir um fonograma, para venda ou outra transferência de titularidade;
• alugar um fonograma (Art. 13);
• disponibilizar um fonograma ao público.
Videogramas (a primeira fixação visual) são protegidos de maneira similar a fonogramas. O
direito do produtor do videograma está presente em algumas jurisdições, especialmente na
Europa, onde a Diretiva 92/100/EEC e a Diretiva 2001/29/EC proporcionam direitos a
produtores da primeira fixação (uma “master copy”) de uma obra audiovisual.
9.8.3 Direitos de organizações de radiodifusão
Radiodifusão é a transmissão de programas a audiências pela distribuição de sons ou imagens
e sons (transmissão de rádio e TV são protegidas), com fio, sem fio, por satélite ou cabo.
A radiodifusão é a matéria sujeita a proteção. Para os propósitos de direitos conexos, a
radiodifusão não é apenas um programa individual (programa de televisão, noticiário, séries);
cada parte do conteúdo da transmissão é protegida por este direito.
O emissor é a pessoa física ou jurídica que decide sobre o conteúdo, data ou tempo de
transmissão.
Nos termos da Convenção de Roma, os direitos econômicos exclusivos do emissor
(organização de radiodifusão) são a retransmissão, fixação, reprodução de fixação,
comunicação ao público em locais onde uma taxa de entrada seja cobrada.
Outras categorias
Alguns países, especialmente na Europa, reconhecem outras categorias de direitos conexos:
direitos de editores às primeiras edições e edições científicas/críticas, ou direitos a fotografias
não originais.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Tempo de proteção de direitos conexos
O tempo de proteção varia entre 20 e 50 anos, dependendo da matéria de proteção, e começa
ao final do ano em que esta foi realizada, ou na data da primeira publicação legal, ou da
primeira comunicação legal ao público. Regras detalhadas de prazo de proteção estão
presentes nos atos internacionais mencionados acima ou regulamentações nacionais.
Deve-se ressaltar que direitos conexos estão sempre relacionados a um
fonograma específico, radiodifusão ou desempenho em um local específico
em um momento específico.
Quando o cantor “X” canta uma música, o direito de artista permite que
ele proíba a reprodução de seu desempenho particular (p.ex. em CDs),
porém ele não pode proibir que outra pessoa apresente a música da
mesma maneira que ele.
A proteção de fonogramas é limitada a uma cópia específica (fixação). Se
uma gravadora “X” fixou o desempenho de uma obra um músico de jazz
“Y”, a gravadora tem o direito exclusivo de controlar esta fixação específica
da obra. Se o músico quiser divulgar sua obra fixada pela gravadora “X”, ele
precisa obter o consentimento independentemente do fato de ele ser o
detentor do direito autoral. Se ele não chegar a um acordo com a
gravadora “X”, ele pode fazer a fixação de sua obra na gravadora “Z”
também. Isto não seria violação dos direitos da gravadora, uma vez que se
trata de outra fixação (mesmo que seja praticamente igual) – a gravadora
“Z” possuiria os direitos a seu fonograma.
9.8.4 Relação entre direitos autorais e conexos
Direitos conexos são independentes dos direitos autorais existentes da obra.
Se a gravadora “Y” quer divulgar músicas executadas por um coral
universitário, que foram gravadas em CD por terceiros, ela precisa obter o
consentimento:
•
•
•
•
do compositor da música (direito de autor);
do letrista (direito de autor):
dos cantores, regente e músicos (direitos de artistas);
da pessoa que realizou a gravação (direito de produtor).
A disseminação de gravações de obras de Wolfgang Amadeus Mozart na
internet não viola os direitos autorais porque os direitos autorais nunca
existiram, porém, em muitos casos, isto seria a infração de direitos
conexos dos artistas e/ou produtores desta gravação em particular.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
9.9 PROTEÇÃO DE BANCOS DE DADOS
Bancos de dados são protegidos como obras se eles são originais e
expressos de uma maneira particular. Na maioria dos países eles são
protegidos como coleções. A proteção se aplica quando a seleção e arranjo
do conteúdo do banco de dados constitui uma criação intelectual.
Portanto, a proteção é concedida qualquer que seja o conteúdo do banco
de dados – obras ou material não original.
Bancos de dados não originais não são protegidos por direito autoral. No entanto, na UE há
uma lei sob a Diretiva 96/9/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 1996
sobre a proteção legal de bancos de dados. A diretiva concede a proteção tanto para bancos
de dados originais quanto não originais, sob a condição de investimento substancial. Esta é a
chamada proteção sui generis.
Proteção de bancos de dados sui generis
A diretiva define banco de dados como “uma coleção de obras independentes, dados ou
outros materiais organizados de maneira sistemática ou metódica e que podem ser acessados
individualmente por meios eletrônicos ou outros”. Portanto, a proteção inclui bancos de dados
eletrônicos e não eletrônicos. Os programas de computadores usados para criar bancos de
dados não são incluídos na proteção. A condição para obter tal proteção é investimento
substancial feito para obter, verificar e apresentar o conteúdo do banco de dados. Os direitos
sui generis se aplicam apenas a produtores dos países da UE e apenas em países da UE.
A proteção expira 15 anos após a conclusão do banco de dados. No entanto, se um novo
investimento substancial for feito a um banco de dados previamente existente, o produtor
pode obter um novo direito sui generis para o banco de dados alterado – mais 15 anos de
proteção.
Deve-se enfatizar que em muitos países bancos de dados originais são
protegidos por direitos autorais. Na União Européia bancos de dados
podem ser protegidos por direitos autorais (desde que haja criatividade) e
por direito de proteção sui generis (desde que haja investimento
substancial).
9.10 LICENÇA DE CONTEÚDO ABERTO
A licença de conteúdo aberto é uma abordagem inovadora dos direitos autorais. Ela
proporciona ferramentas para permitir que o autor transfira efetivamente uma série de
poderes de direito autoral para sua própria obra, de uma maneira legal. Licenças de conteúdo
aberto permitem a disseminação de criatividade e conhecimento tão livremente quanto
possível, e apóiam a criatividade derivada. As licenças “mais abertas” estipulam apenas que
para utilizar a obra, o usuário deve respeitar a autoria da obra e, além disso, que a obra pode
ser copiada, reproduzida, executada, comunicada ao público e modificada no todo ou em
parte, e que obras derivadas podem ser distribuídas. Dependendo da licença, o usuário pode
se beneficiar da obra, embora licenças não comerciais também se apliquem. Licenças de
conteúdo aberto são cada vez mais usadas. A Wikipédia é o maior e mais conhecido projeto de
conteúdo aberto. Algumas universidades dos EUA tais como o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts e a Universidade de Princeton disponibilizam material on-line para alunos,
licenciados como conteúdo aberto.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
A cláusula copyleft está ligada a licenças de conteúdo aberto e de código aberto. A aplicação
de tal cláusula em uma licença prevê que de acordo com os desejos do autor, sua obra
continuará a se disseminar sob a mesma licença. Além do mais, as obras derivadas criadas com
base na obra de conteúdo aberto podem ser distribuídas apenas usando a mesma licença. Esta
cláusula é típica de licenças abertas, no entanto, não é uma parte necessária de todas as
licenças de conteúdo aberto.
Hoje as licenças Creative Commons parecem ser as licenças de conteúdo aberto mais
populares.
Creative Commons (CC) é uma organização sem fins lucrativos que lançou várias licenças de
conteúdo aberto conhecidas como as licenças Creative Commons. Estas licenças permitem que
os autores comuniquem aos usuários de suas obras quais direito eles se reservam e a quais
direitos eles renunciam.
As licenças são adaptadas aos sistemas legais dos países onde elas são usadas. Basicamente,
existem seis licenças Creative Commons com diferentes condições sob as quais a obra pode ser
utilizada. Cada licença inclui a condição básica de Atribuição:
Atribuição
A obra original e obras derivadas baseadas na primeira podem ser copiadas, apresentadas,
executadas e comunicadas ao público sob a condição de que o usuário atribua a obra da
maneira especificada pelo autor ou licenciador.
E/ou uma ou duas das condições adicionais a seguir:
Uso não comercial
A obra original e obras derivadas baseadas na primeira podem ser copiadas, apresentadas,
executadas e comunicadas ao público apenas para propósitos não comerciais.
Não a obras derivadas
A obra original pode ser copiada, apresentada, executada e comunicada ao público, mas
preparar obras derivadas é proibido.
Compartilhamento pela mesma licença
A obra derivada pode ser disseminada apenas sob a mesma licença da obra original.
As seis licenças construídas sob estas condições são:
• Atribuição
• Atribuição + Compartilhamento pela mesma licença
• Atribuição + Não a obras derivadas
• Atribuição + Uso não comercial
• Atribuição + Uso não comercial + Compartilhamento pela mesma licença
• Atribuição + Uso não comercial + Não a obras derivadas
Baseado nestas condições, as obras são disseminadas de maneira a assegurar o uso
praticamente livre das mesmas, reservando ao autor apenas alguns de seus direitos.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
1 0 C U MP R IM EN TO DE D P I . S I S T E M A D E R E I V I ND I C AÇ Ã O DE
P R O P R IE D AD E
I NT E L EC T U AL .
MECANISMOS
DE
R E P A R AÇ ÃO .
O cumprimento efetivo de DPIs constitui o principal valor para o detentor do direito. No caso
de violação de DPI, o detentor dos direitos tem à sua disposição diferentes métodos para
proteger a propriedade intelectual, isto é, ações civis, processos criminais ou procedimentos
administrativos. No entanto, ações civis são as principais no sistema de cumprimento de DPI.
Na Parte III do Acordo TRIPS, são estabelecidas as obrigações por parte dos estados membros
de proporcionar em suas leis domésticas procedimentos e reparações para assegurar que os
direitos de propriedade intelectual possam ser efetivamente cumpridos, tanto por detentores
de direitos estrangeiros quanto por seus próprios cidadãos. Os procedimentos devem permitir
uma ação efetiva contra a violação dos direitos de propriedade intelectual, porém devem ser
justos e equitativos, não desnecessariamente complicados ou custosos, e sem implicar em
prazos exorbitantes ou demora injustificada.
10.1 MEDIDAS CIVIS EM VIOLAÇÃO DE DPI
As legislações nacionais proporcionam uma variedade de reparações civis contra o infrator do
DPI. Estas reparações são, em princípio, similares, e as soluções nacionais diferem apenas no
que diz respeito a questões específicas. Estas disparidades podem influenciar o uso
transfronteira destes direitos e as disputas legais originadas de violações internacionais. Foram
realizadas várias tentativas na Comunidade e em níveis internacionais para harmonizar as
regulamentações nacionais com respeito a sanções civis devido a este tipo de violações. Por
exemplo, o Acordo TRIPS (Art. 41-48) proporciona padrões mínimos relativos ao cumprimento
dos direitos de propriedade intelectual através de reparações civis. Adicionalmente, a Diretiva
2004/48/EC sobre o cumprimento dos direitos de propriedade intelectual estabelece
requisitos mínimos para o cumprimento do DPI, estipulando que as regulamentações tanto da
Comunidade quanto nacionais podem proporcionar meios e procedimentos mais favoráveis ao
detentor dos direitos desde que eles sejam proporcionais, justos e equitativos.
10.2 CARTA DE CESSAÇÃO E RENÚNCIA E LIMINAR
No caso de infração de DPI ou ameaça de tal infração, é interesse principal do detentor do
direito que se cesse e se desista da infração. O envio da carta de cessação e renúncia pode ser
o primeiro passo para a proteção dos interesses do detentor dos direitos, já que o acusado de
infração pode aquiescer com as exigências da carta. Mesmo assim, o titular pode requisitar
junto ao tribunal uma liminar proibitória ordenando que o alegado infrator cesse as atividades
de infração (p.ex. por descontinuação da produção planejada), ou ordenando que ele desista
das violações e corrija suas conseqüências (p.ex. destruindo os bens objetos de litígio ou
retirando as cópias objetos de litígio do comércio). Além da liminar, o requerente também
pode solicitar a ordem de apreensão e destruição do estoque dos bens objetos de litígio.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
As medidas preventivas são úteis para salvaguardar os interesses do detentor dos direitos
durante os processos jurídicos, e podem ser aplicadas pelo tribunal contra o infrator, por
exemplo em forma de uma ordem para a desistência do comércio dos produtos. O objetivo
destas medidas é prevenir mais danos, que podem resultar se a infração continuar durante
uma ação jurídica demorada. É de interesse do detentor dos direitos que a ação de infração
cesse o mais rápido possível, e que se proíba circulação adicional dos bens objetos de litígio.
Estas medidas, no entanto, devem ser tomadas com muita cautela, uma vez que em um
estágio inicial do processo é impossível determinar se a infração realmente ocorreu. A ordem
de cessar e desistir da atividade pode ser bem severa para o pretenso infrator, contra o qual as
reivindicações podem, eventualmente, não ser fundamentadas. Portanto, medidas preventivas
devem ser consideradas quando se puder provar que a infração de direitos autorais é iminente
e que qualquer atraso pode causar dano irreparável ao detentor do direito. Em casos
justificados, a liminar também pode ser realizada ex-parte, sem ouvir o lado do acusado.
10.3 DANOS
Na maioria dos sistemas legais, o detentor dos direitos pode receber indenização pela violação
de seus direitos de PI. De acordo com o Art. 45(1), os Estados Membros do TRIPS devem dotar
suas autoridades judiciárias com o poder de determinar o pagamento de danos adequados
para indenizar o titular do direito por atividade de violação realizada intencionalmente ou com
fundamento razoável para se ter conhecimento. O objetivo da concessão de indenizações é
compensar o detentor dos direitos pelo dano causado pela violação jurídica.
É difícil avaliar os danos de infração de DPI, portanto as regulamentações nacionais incluem
métodos práticos para calcular o pagamento de danos por violação de direitos de propriedade
intelectual. O princípio é que uma vez que a indenização tenha sido paga, o detentor do direito
se encontre na mesma posição em que ele estaria se a violação não houvesse ocorrido.
Portanto, a exigência do requerente pode incluir a perda efetiva e/ou de lucros. Em tais casos,
o detentor dos direitos pode mostrar, entre outros fatores, que houve queda no número de
vendas, perda de lucro, despesas adicionais com anúncios para remediar os efeitos da
infração, e despesas para avaliar a infração. Em muitos sistemas legais (especialmente em
países de direito comum), a parte queixosa pode alternativamente, exigir os lucros do
acionado (a chamada contagem de lucros), que são os lucros líquidos que o infrator obteve
com a violação. O objetivo desta reparação é impedir que o acusado se enriqueça às custas do
queixoso, já que o infrator não deve obter lucro de sua atividade ilegítima. O infrator deve,
portanto, contabilizar os lucros que ele teve e devolver estes lucros. Neste caso, é difícil
separar o lucro líquido obtido da exploração ilegal do DPI de outros lucros do negócio. Ao se
fazer o cálculo, é importante levar em consideração custos específicos da atividade econômica
do infrator (p.ex. custos variáveis, e parte apropriada dos custos fixos).
Pelo Acordo TRIPS, esta reparação é opcional (Art. 45 (2)), e pode ser
disponibilizada mesmo que o infrator não soubesse ou não tivesse fundamentos
razoáveis para saber que ele empreendeu uma atividade infratora. Por outro
lado, a determinação de pagamento de danos adequados (Art. 45(1)) se baseia
na noção de que o infrator sabia ou deveria saber do caráter infrator de suas
ações.
Em relação às infrações de DPI, em muitos países, a indenização adequada também pode ser
calculada com base em taxas de royalties (a analogia à licença). Assume-se que o infrator deve
pagar ao menos a tarifa de licenciamento apropriada, que seria devida se ele utilizasse os
direitos com o consentimento do detentor dos mesmos. Ao se estabelecer esta tarifa, o
tribunal deve levar em consideração vários fatores, incluindo as taxas de royalties
estabelecidas ou as tarifas concluídas. Em alguns sistemas jurídicos, este método também é
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
autorizado no caso do infrator não ter a intenção, ou a capacidade, de conceder a licença.
Então, esta taxa fictícia é calculada com base em taxas comumente utilizadas em acordos de
licenciamento para produtos similares e para uso similar, ou do mesmo ramo industrial.
Alguns sistemas jurídicos nacionais prevêem danos pré-estabelecidos ou estatutários. Esta
medida é especialmente útil no caso de infrações quando os efeitos econômicos são difíceis de
avaliar. O infrator deve então pagar uma quantia precisa, independentemente da extensão do
dano. Ao se acordar tal caso, o tribunal pode ordenar a publicação da sentença no todo ou em
parte, à custa do infrator, ou uma declaração apropriada a ser realizada pelo infrator, tal como
desculpas públicas na imprensa.
10.4 DIREITO À INFORMAÇÃO, PRESERVAÇÃO DE PROVAS
A natureza intangível da propriedade intelectual causa uma situação em que o detentor do
direito frequentemente desconhece a extensão e os efeitos das infrações. Sem informação e
provas, é impossível reclamar violação e avaliar sua extensão, incluindo a quantidade de lucros
obtidos como resultado de atos ilegítimos, etc. A proteção verdadeira e efetiva dos direitos de
propriedade intelectual depende principalmente da execução processual dos direitos.
Portanto, a lei de propriedade intelectual prevê exceções às regras gerais que regulamentam a
informação e obrigações de provas das partes em processos civis.
Um item fundamental para o cumprimento é o direito à informação, que é
regulamentado pelo Art. 47 do Acordo TRIPS. O tribunal pode obrigar o infrator
(ou em alguns sistemas legais, qualquer outra pessoa) a fornecer informação
sobre a identidade de terceiros envolvidos na produção e distribuição dos bens
ou serviços objetos de litígio e de seus canais de distribuição (p.ex. clientes, fornecedores de
materiais ou preços, etc.). A informação obtida desta maneira pode servir para o preparo de
ações jurídicas contra o infrator.
No estágio preliminar dos processos jurídicos, também pode-se tomar medidas para assegurar
que as provas da infração não sejam destruídas, por exemplo, apreensão das mercadorias,
materiais ou ferramentas utilizadas nas atividades de infração. Tais provas possuem grande
importância para o sucesso da reivindicação do detentor dos direitos, por confirmar a infração,
e são úteis na avaliação da escala da infração.
Deve-se lembrar que todos os instrumentos descritos acima, que são úteis para fazer cumprir
o DPI, podem se tornar fonte de abuso, e, de fato, levar à violação dos interesses do suposto
infrator, quando são utilizados sem o controle jurídico no que diz respeito à sua justificativa e
proporcionalidade sob as circunstâncias de dado caso.
10.5 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Antes de entrar com uma ação jurídica, vale a pena considerar um acordo amigável. O
detentor do direito pode enviar uma carta de cessação e renúncia ao infrator, informando
sobre seus direitos exclusivos e estabelecendo a data em que o infrator deve cumprir a
exigência. Ocorre frequentemente no caso de infrações não intencionais, que a informação
sobre a existência do direito autoral e a carta de cessação e renúncia sejam suficientes. Por
outro lado, quando a disputa se torna um processo jurídico, a exigência escrita se torna prova
de que o infrator foi informado sobre os direitos e sobre seu ato de infração.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Litígios de propriedade intelectual também podem ser tratados com eficiência e rapidez em
tribunais de arbitragem, p.ex., o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, ou em tribunais
de arbitragem nacionais.
Tradicionalmente, quando um DPI é violado, um processo jurídico nacional é considerado a
única maneira de resolver a disputa. Os sistemas jurídicos tradicionais, no entanto, nem
sempre são as opções mais eficazes para resolver disputas de partes de diferentes países, o
que ocorre com freqüência em conflitos de PI. Portanto, outra opção cada vez mais popular
em disputas de DPI é o sistema de Alternativo de Resolução de Conflitos (o sistema “ADR –
Alternative Dispute Resolution”). ADR é o termo coletivo para as formas pelas quais as partes
podem resolver conflitos com a ajuda de uma terceira parte independente em lugar de um
processo jurídico. Os ADR mais populares são:
• negociação – qualquer forma de comunicação direta ou indireta onde as partes com
interesses opostos discutem as formas de uma possível ação conjunta que os ajude a
resolver o conflito entre eles.
• mediação (também conhecida como conciliação) – um procedimento de resolução de
disputas voluntário no qual um mediador (um intermediário neutro), por solicitação
das partes interessadas, as assiste a fim de chegar a um acordo mutuamente
satisfatório para o conflito.
• arbitragem – um procedimento de resolução de conflitos pelo qual o conflito é
submetido, por acordo das partes, a um árbitro (tribunal de vários árbitros) que dá
uma sentença obrigatória para as partes.
Procedimentos ADR
Negociação
Mediação
Acordo
Arbitragem
Sentença
Tradicionalmente, o ADR é utilizado em assuntos de comércio internacional; porém, ele
também se aplica em conflitos de DPI advindos de licenciamentos de DPI, acordos de pesquisa
e desenvolvimento, contratos de desenvolvimento de programas de computador, acordos de
transferência de tecnologia e exploração dos direitos de PI na internet. O ADR é altamente
recomendado para resolver disputas de exploração de PI em nível internacional, incluindo
internet, o que requer a possibilidade de utilizar um mecanismo que possibilite fazer cumprir
os direitos de PI em várias jurisdições, reduzindo o alto custo de litígio jurídico em uma série
de jurisdições; o ADR também é flexível em termos de escolha de lei.
O ADR é popular em todo o mundo, especialmente como uma maneira de resolver conflitos
entre donos de marcas e detentores de nomes de domínio. O ADR comumente utilizado para
disputas de nome de domínio são as Políticas para Resolução de Disputas por Nomes de
Domínio, obrigatório para todos os registrantes de nomes de domínios mais populares de Alto
Nível como: com, net, org. Além disso, muitos países proporcionam o ADR para disputas em
relação aos nomes de domínios de países.
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Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
O ADR é menos adequado para a resolução de disputas de direitos de PI concedidos por
autoridades nacionais (p.ex. patentes).
As principais vantagens de se escolher o ADR para resolver disputas de PI são as seguintes:
• as partes controlam o processo de resolução de disputa, possibilitando flexibilidade de
escolha da lei aplicável, local e língua do processo, assim como seleção e designação
de um árbitro neutro com conhecimento específico e experiência relevante para a área
de PI em disputa
• em caso de mediação – existe a possibilidade de se retirar em qualquer estágio antes
da assinatura de um acordo estabelecido
• os custos e tempo envolvidos na disputa são reduzidos
• é mais fácil fazer cumprir a decisão além-fronteiras sem a revisão dos méritos pela
Convenção para Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de
1958
É possível apresentar uma disputa de PI perante o ADR de duas maneiras:
• inserindo a cláusula de ADR em contratos que envolvem propriedade intelectual antes
que o conflito ocorra: patentes, segredos industriais e licenças de softwares, franquias,
acordos de coexistência de marcas, contratos de distribuição de produtos, contratos
de pesquisa e desenvolvimento, contratos de emprego suscetíveis à tecnologia, fusões
e aquisições envolvendo aspectos de propriedade intelectual, publicação, contratos de
música e filmes, ou
• assinando a cláusula de ADR após a disputa pelo PI ser iniciada
10.6 MEDIDAS PENAIS
Em muitos sistemas legais, métodos penais de reparação são regulamentados separadamente.
Segundo o Art. 61 do Acordo TRIPS, processos criminais e penais podem se aplicar ao menos
nos casos de contrafação dolosa de marca ou pirataria de direito autoral em escala comercial.
As reparações disponíveis para tais atos incluem a prisão e/ou multas monetárias suficientes
para desencorajar a infração, consistentes com o nível de penalidades que se aplicam a crimes
de gravidade correspondente. As reparações disponíveis também podem incluir apreensão,
confisco e destruição dos bens objetos de litígio e de quaisquer materiais e implementos cujo
uso predominante tenha sido para cometer o delito. No entanto, sistemas legais podem prever
processos criminais e penalidades em outros casos de violação de direitos de propriedade
intelectual, de maneira particular quando eles são cometidos intencionalmente e em escala
comercial.
10.7 MEDIDAS ADUANEIRAS
Os direitos de propriedade intelectual são constantemente infringidos em comércio
internacional. O controle de fronteira também é uma boa oportunidade para detectar pirataria
e contrafação. O combate à pirataria é assunto de ações internacionais. Os Artigos 51 a 60 do
Acordo TRIPS se relacionam a medidas a serem tomadas na fronteira pelas autoridades
aduaneiras para a suspensão da circulação doméstica de bens falsificados e pirateados. A
crescente escala da pirataria forçou os membros da Comunidade Européia a tomar uma série
de contramedidas (ver Regulamentação do Conselho (CE) 1383/2003 sobre ações aduaneiras
contra bens suspeitos de violar certos direitos de propriedade intelectual e as medidas a serem
tomadas contra bens que tenham comprovadamente infringido tais direitos).
84
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Nos termos do Art. 61 do Acordo TRIPS, sistemas legais nacionais proporcionam
procedimentos para possibilitar que o detentor dos direitos, com bases válidas
para suspeitar que a importação de marca falsificada ou bens pirateados pode
acontecer, apresente uma solicitação por escrito junto às autoridades
competentes, administrativas ou judiciais, pedindo a suspensão por parte das autoridades
aduaneiras da liberação de circulação de tais bens (ou da liberação para exportação de bens
que violem os direitos). As leis nacionais podem permitir que este pedido seja feito em relação
a bens que evolvem outras infrações de direitos de propriedade intelectual. Em tais casos, o
detentor do direito que inicia o processo deve fornecer provas prima facie adequadas de
violação do direito do titular do DPI, e fornecer descrição suficientemente detalhada dos bens
para que eles sejam prontamente reconhecidos pelas autoridades aduaneiras. As autoridades
aduaneiras podem solicitar que o requerente (detentor do direito) providencie garantias
suficientes para respaldar as acusações frente ao acusado e para prevenir abuso.
85
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
1 1 R E C UR S O S
11.1 LEGAIS
Acordo da OMC Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com
o Comércio (TRIPS)
Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial
Convenção de Roma para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores
de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão
Convenção estabelecendo a Organização Mundial da Propriedade Internacional (OMPI)
Convenção Européia de Patentes (EPC) e Protocolo sobre a Interpretação do Artigo 69 do EPC
Convenção relativa às Exposições Internacionais
Convenção sobre Diversidade Biológica
Diretiva 2008/95/EC para aproximar as leis de marcas dos Estados membros (Versão
Codificada)
Regulamento do Conselho (EC) nº 6/2002 de 12 de Dezembro de 2001 relativo a Desenho
Comunitário – Versão Consolidada
Regulamento do Conselho EC/207/2009 relativo a Marca Comunitária
Sistema Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)
Tratado de Direitos Autorais da OMPI
Tratado sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas da OMPI
11.2 OUTROS
Custo de patenteamento [ip4inno]
Visão geral de ferramentas de proteção de PI IPR-Helpdesk
Guia da OMPI para Mediação
Guia da OMPI para Arbitragem
Guia da OMPI para Resolução de Disputa de Nome de Domínio
Handbook do IPR-Helpdesk sobre Direito Autoral
Titularidade Conjunta de Direitos de Propriedade Intelectual IPR-Helpdesk
Guia de Patentes IPR-Helpdesk
Custos de Patentes IPR-Helpdesk
Básico do PCT IPR-Helpdesk
Curso de aprendizado à distância do PCT [OMPI]
Tabelas de tarifas do PCT [OMPI]
Guia Rápido de PI IHMI
86
Material de treinamento do PILA – PI BÁSICO
Relatório de Modelo de Negócios e Estratégias de DPI
Relatório UPOV sobre o Impacto da Proteção de Cultivares, www.upov.int
OMPI – catálogo de cursos de aprendizado à distância
Perguntas frequentes sobre patentes da OMPI
Guia da OMPI Fazendo uma Marca: Uma Introdução a Marcas para Pequenas e Médias
Empresas
Formas de proteção legal para invenções técnicas (especialmente modelos de utilidade) [IPRH]
Patenteamento e a Isenção de Pesquisa [IPRH]
Invenções biotecnológicas [IPRH]
Depósito de materiais biológicos em procedimentos de patentes [IPRH]
Guia de Direito Autoral [IPRH]
Guia de direito autoral e internet [IPRH]
Direito autoral de programa de computador e o programador [IPRH]
Direito autoral de programa de computador [IPRH]
Sotware de código aberto [IPRH]
Handbook_de Direito Autoral_[IPRH]
Handbook_de Sociedade de Informação [IPRH]
Proteção de bancos de dados [IPRH]
Guia de desenhos industriais [IPRH]
O que é o desenho Comunitário? [IHMI]
Desenho Comunitário [IPRH]
Perguntas freqüentes sobre desenho Comunitário [IHMI]
Como obter proteção? [IHMI]
Processo de registro [IHMI]
Tarifas e pagamento [IHMI]
Proteção cumulativa de desenhos [IPRH]
Proteção de peças de reposição sob a lei do desenho industrial [IPRH]
Guia de marcas [IPRH]
Perguntas freqüentes sobre marcas [IHMI]
O que é uma marca comunitária? [IHMI]
Processo de registro de marca [IHMI]
Como obter proteção? [IHMI]
Tarifas e pagamento [IHMI]
Custo de marca [IPRH]
Registro de nome de domínio como marca [IPRH]
Proteção de variedades de plantas (cultivares) [IPRH]
Proteção legal de produtos de topografias de semicondutores [IPRH]
Handbook_de Marcas, Desenhos Industriais, Indicações Geográficas [IPRH]
Instituto de Harmonização do Mercado Interno
Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI
Classificação lnternacional de Patentes (CIP)
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Classificação de Locarno
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Projeto de Disposições sobre Expressões Culturais Tradicionais/Folclóricas e Conhecimento
Tradicional
Mecanismos Práticos para a Proteção Defensiva de Conhecimento Tradicional e Recursos
Genéticos dentro do Sistema de Patentes
Propriedade
Intelectual
www.legalserviceindia.com
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