BIBLIOGRAFIA
DBB, Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2008, 4.3. Os efeitos do extravasamento do
símbolo. Encontrado em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tesetoda.pdf
DBB, Efeito Extraterritorial das Marcas. Revista da ABPI, v. 111, p. 3-44, 2011. ,
Encontrado em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterrit
orial_marcas.pdf
COPETTI, Michelle, AFINIDADE ENTRE MARCAS: uma questão de direito, Lumen Juris,
2010.
Beyruth, Viviane, Secondary Meaning – Quando a marca fraca se torna forte, Lumen
Juris, agosto de 2011.
O EXTRAVASAMENTO DO EFEITO SIMBÓLICO
O EXTRAVASAMENTO DO EFEITO SIMBÓLICO
O direito brasileiro e de outros países tem reconhecido que a
existência de efeito simbólico fora do âmbito da proteção
jurídica das marcas pode criar e modificar o direito
pertinente.
Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde
nunca foi registrada, em produtos e serviços para os quais
jamais foi usada, ou ser apropriada em condições que a lei
usualmente vedaria – por falta de distingüibilidade como
marca.
MOSTERT, Frederick W. Famous and well known marks,
Butterworths, 1997.
O EXTRAVASAMENTO DO EFEITO SIMBÓLICO
Notoriedade:
Efeito extraterritorial
Efeito extraespecializante
Significação secundária
O EXTRAVASAMENTO DO EFEITO SIMBÓLICO
Notoriedade: Efeito extraterritorial
2. A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada ou depositada no
INPI, como tendo um titular. Casos há em que a marca é reconhecida pelo público, mesmo que
ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país, sendo que por titular de
direito deve-se entender aquele que é o proprietário original do signo distintivo, aquele que
investiu no signo distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo
público.
3. As marcas da empresa-autora – “KBC” e “KBC BEARINGS” - , ostentam a posição de
notoriamente conhecidas, tendo em vista que a farta documentação trazida à colação
comprova a incidência do art. 6º bis, item 1, da CUP, sendo suficientemente difundida tanto no
mercado internacional, quanto no mercado nacional.
Processo 200251015074542 , Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 26 de junho de 2007
O EXTRAVASAMENTO DO EFEITO SIMBÓLICO
Notoriedade:
 Significação secundária
Ora, a marca “DOUBLEMINT”, designativa de gomas de mascar, goza de tradição no mercado,
atuando desde 1914 (fls. 86), recebendo desde então grandes investimentos em marketing,
o que reverteu numa imagem de forte fixação no imaginário do público-consumidor, alçandoa, a toda evidência, a um alto grau de reconhecimento.
Nessa seara, faz-se importante notar igualmente a questão do secondary meaning, previsto no
art. 6 quinquies C-I da CUP, que se consubstancia em processo semântico no qual o elemento
característico de determinadas marcas, como é o caso da autora, adquire significado não
previamente convencionado pela sociedade, transmudando o seu conteúdo original e
desenvolvendo relação direta com determinado produtor ou prestador de serviços.
Processo 200251015146607, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006
EXTRAVASAMENTO DO SÍMBOLO NO CPI/96
O CPI/96 contempla duas figuras relativas ao efeito simbólico fora
do âmbito da proteção jurídica das marcas:
a) o da marca “de Alto Renome”, prevista no art. 125, e
b) o da “Marca Notoriamente conhecida”, prevista no art. 126.
O conhecimento da marca – embora não pelo público – traz
também outra importante conseqüência no CPI/96: o da
irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca “que o
requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão
de sua atividade” (art. 124, XXIII).
Vide O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas
Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, de José Antonio B.L.
Faria Correa, Revista da ABPI No 28, mai/jun 1997.
O QUE FALTA NO CPI/96
Muito mais extensa no tocante a tal fenômeno do que a lei anterior,
a Lei 9.279/96 consegue, porém, deixar de tratar de algumas
questões importantes.
Não constam da Lei os critérios de determinação de marca famosa
(art. 6 bis da CUP) nem sua extensão a signos que não sejam
similares, mas que indiquem conexão com o titular dos signos
protegidos (art. 16.3 de TRIPs). (Efeito em “t” da notoriedade)
Vide, de LEONARDOS, Luis. “A Superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento
de marcas alheias”, Revista da ABPI nov/dez de 1995, p. 13; Ainda o “Artigo 6 bis da CUP”, FIGUEIREDO, Paulo Costa,
Revista da ABPI No 29, jul/ago 1997. OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. “A obrigação do contrafator de marca famosa em
ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral”, Revista da ABPI, Nº 41 - Jul.
/Ago. 1999. GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo, “Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas:
cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei nº 9.279/96”, Revista Forense – Vol.
383 Doutrina, p . 207.
EFEITOS DO EXTRAVASAMENTO DO SÍMBOLO
Como mencionado, o fato de o signo marcário ter efeito
simbólico em excesso ao âmbito para a qual a proteção
jurídica existe atua no sentido de mitigar - pelo menos dois princípios:
a) o de Territorialidade, extravasando o alcance político do
direito exclusivo,
b) o de Especialidade da proteção, extravasando os limites
do mercado onde há efetividade do direito exclusivo.
BURST e CHAVANNE. Droit de la propriété industrielle. Dalloz. 1976, p. 210 e segs. Outros princípos
marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja OLIVEIRA, Mauricio Lopes
de, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun
de 2000, p. 8.
EFEITOS DO EXTRAVASAMENTO DO SÍMBOLO
Expliquemo-nos: a marca, registrada ou não, com registro de valor
atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado
que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso
exclusivo” da marca só abrange o produto, ou a classe de produtos que
elas se destina distinguir.
Vejamos, em primeiro lugar, o efeito da notoriedade sobre o requisito de
Territorialidade. O titular de marca notória pode impedir o registro ou o
uso por outrem, mesmo em países onde não existe uso ou registro da
mesma: é o que dispõe o Art. VI bis da Convenção de Paris.
Já no tocante ao requisito da Especialidade, a notoriedade de um signo
distintivo pode impedir o registro ou vedar o uso do mesmo em outras
classes ou outros produtos.
O EXTRAVASAMENTO SIMBÓLICO
A construção da imagem-de-marca, em especial pelas
técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica
além do alcance da concorrência e dos direitos de
exclusiva. Ou seja, o significante da marca significa –
aponta origens – que não necessariamente correspondem
à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o
mercado, o vinculum juris, ou ambos.
Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome de
notoriedade, eis que a marca capaz de ter esse efeito é
descrita como notória.
O QUE DIZ JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA
A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal
qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que
originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu
campo lógico-sensorial primitivo.
A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (=
imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de
um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio
produto ou serviço).
A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de
elemento de identificação de um produto ou serviço).
Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa,
produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia
qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge
do poder de distinguir, do poder de atrair o público.
CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, Revista da ABPI, Nº 37, nov/dez
1998, p. 293.
A DILUIÇÃO
A DILUIÇÃO
A diluição ocorre quando há o uso de um mesmo significante
por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas
fora do âmbito de proteção da marca sênior;
Esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito
simbólico da marca junior no campo da marca sênior (ou
potencial disso) – pode haver perda de distintividade
relativa (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior.
DILUIÇÃO é diferente de GENERIFICAÇÃO
Diluição é só efeito do símbolo fora da atividade em que atua
o titular
A DILUIÇÃO
Tal efeito presume pelo menos três características das marcas industriais:
a) A propriedade relativa à marca existe dentro dos limites da
especialidade: a exclusiva de uma marca de pasta de dentes não
previne idêntica propriedade de terceiros sobre uma marca de
eletrodomésticos (Phillips e Phillips).
b) Não há propriedade marcaria sobre o signo, mas sobre a oportunidade
de utilizar-se o signo, numa atividade específica.
c) A propriedade é essencialmente territorial. O registro da marca, como
diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129, garante em todo
território nacional a sua propriedade e uso exclusivo
A NOÇÃO DA ESPECIALIDADE
Vige no País, no âmbito do direito marcário, o princípio da especialidade ou da especificidade que, no escólio de
Maurício Lopes de Oliveira,
 “encerra o direito de propriedade da marca em seu ramo de negócio próprio, ou seja, a proteção do signo
estende-se somente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos assinalados no certificado de registro
respectivo” (Direito de Marcas, pág. 61, ed. 2004).
Bem a propósito, ressalta o mencionado jurista e professor:
 “diz-se por isso, também, que a marca deve ser especial, isto é, deve aplicar-se a certo produto ou classe de
produtos, ou a certo gênero de comércio ou indústria, conforme o sistema de cada lei. A novidade da marca,
portanto, resulta de sua especialização, o que Allart explica com justeza dizendo: 'Em resumo, a novidade
exigida em matéria de marcas consiste na especialização do sinal adotado pela sua aplicação a certo produto;
é o que se costuma exprimir dizendo-se que a marca deve ser especial, isto é, não deve confundir-se com
qualquer outra anteriormente empregada para objetos semelhantes'” (Ob. citada, pág. 62).
O referido princípio acha-se agasalhado no direito positivo nacional, na forma do que enuncia o art. 124, inciso XIX, da
Lei n. 9.279/96, in verbis:
 “Art. 124. Não são registráveis como marca:XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que
com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Superior Tribunal de
Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 333.105 - RJ (2001/0060822-5 2 de junho de 2005
A NOÇÃO DA ESPECIALIDADE
“abandonada a idéia de que a marca registrada se exerce numa classe a
definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em
especial pela noção de substituibilidade de produtos e de serviços”. Nesse
sentido, os parâmetros da concorrência objetiva e não só da competição
envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a
especialidade.
A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico:
haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que,
na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em
comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a
margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a
similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.
DBB, Uma Introdução, 2003
A NOÇÃO DA ESPECIALIDADE
“No mais, os produtos são rigorosamente distintos. A margarina é produto
industrializado e o apelo comercial se volta para o público infantil.
Os produtos da apelada são naturais, no terreno da alimentação em geral, e
visam a atingir uma outra faixa de clientes, normalmente jovens e adultos
ligados ao naturalismo, tão em moda nos dias que correm.
Ora, para que uma expressão comercial seja impugnada pelo proprietário da
marca, o pressuposto é que tal expressão traga prejuízo para o titular do
direito.
Que a expressão impugnada queira, sub-repticiamente, atrair o universo onde
gravitam os produtos do titular. Fora daí, não há lesão suscetível de ser
resguardada pelo poder jurisdicional.” Apelação Cível Nº 5.346/94, TJRJ, Oitava Câmara
Cível, 21 de Fevereiro de 1995.
A DILUIÇÃO
Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no
território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da
especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o
seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em
significação.
Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua
especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade.
Adotando a definição que acabamos de propor, diluição é um efeito de
perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na
concorrência.
DIFERENÇA ENTRE DILUIÇÃO E CONTRAFAÇÃO
Assim, o uso da marca junior, no território nacional, no comércio, e no
âmbito da especialidade seguramente induz à diluição (perda de
distintividade diferencial) da marca registrada, mas meramente no seu
sentido semiológico.
Juridicamente, esse uso por parte de terceiros, na vigência de marca
registrada, já não é só diluição, mas se constitui na verdade
contrafação (violação da exclusividade), tanto para o parâmetro civil
como penal.
Se não há registro da marca sênior,o uso da marca junior no comércio e
num mercado em que o primeiro usuário efetivamente concorra, é
concorrência desleal.
A DILUIÇÃO: TIPOS
a) a maculação , ou tarnishment, ou associação com
produtos ou serviços de menor valia;
 Papel Higiênico PRADA
b) a ofuscação, ou blurring: enfraquecimento de um
signo forte pela utilização em outros contextos;
 BRADESCO Perfumes BRADESCO Jóias
c) a adulteração da marca, modificando suas
características básicas.
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA DILUIÇÃO
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA DILUIÇÃO
 O princípio constitucional da especialidade
Pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da
maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da
marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada.
É o que se diz o princípio constitucional da especialidade das marcas , que
promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção
com o mínimo de restrição da liberdade de usar signos. De outra
maneira, lembra Bento de Faria,
 “seria permitir o monopolio de uma infinidade de signaes
distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem
necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)” .
 Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio
de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA DILUIÇÃO
 O princípio constitucional da especialidade
Enzo Baiocchi, Princípio da Especialidade No Direito de Marcas,
manuscrito, (2003), “
O princípio da especialidade é a regra substancial no direito de marcas que
limita o direito de propriedade industrial do titular de uma marca
registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e
no ramo mercadológico correspondentes à sua atividade. O objetivo é
evitar a apropriação e o uso como marca de sinais que se refiram a
produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, passíveis de
produzir um risco de erro ou confusão para o consumidor".
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA DILUIÇÃO
A aplicação atual da norma correspondente, como segue a prática do INPI, simplesmente veda o
registro de qualquer marca, em qualquer classe, que colidir com aquela declarada,
incidentalmente, como de alto renome. E o fará, independentemente de possibilidade de confusão
quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca.
Entendo que esse entendimento é contrário ao princípio constitucional da especialidade das marcas.
Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão
quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das
exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas
da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a
reputação.
Entendo que essa interpretação é contrária ao princípio constitucional da especialidade das marcas.
Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão
quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das
exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas
da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a
reputação.
A DILUIÇÃO NO DIREITO ESTRANGEIRO
A DILUIÇÃO NO DIREITO ESTRANGEIRO
No direito americano, leis estaduais introduziram a noção, sem, no entanto,
o requisito da notoriedade da marca lesada; assim, verificava-se sério
questionamento ao princípio da especialidade. A lei federal de marcas,
o Lanham Act não continha disposição a respeito, até sua alteração em
1995, adotando – como a matriz européia – a regra que só se proteja
marca famosa contra sua diluição.
Conforme a definição vigente após 1995, diluição é a minoração da
capacidade de uma marca notória identificar seus produtos ou serviços,
como resultado do uso indevido de um terceiro do agente identificador,
independentemente da existência de concorrência ou similitude.
A DILUIÇÃO NO DIREITO ESTRANGEIRO
A redação pertinente passou a ser:
15 U.S.C. § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (…) (c)
Remedies for dilution of famous marks
(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon
such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's
commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has
become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, (...)
(2) In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such
as, but not limited to –
(1)the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
(2)the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which
the mark is used;
(3) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
(4) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
(5) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
(6) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the
marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
A DILUIÇÃO NO DIREITO ESTRANGEIRO
A noção está hoje presente nos principais sistemas jurídicos. A diretriz européia de 1988, que
condiciona os sistemas jurídicos nacionais a uma perspectiva de unificação progressiva, se
utiliza da noção de marca de reputação quando haja vantagem indevida ou abalo na
distintividade daquela.
Apesar de não haver no bojo do Directive qualquer menção a palavra “diluição”, o artigo 5º, II,
dispõe:
“Any member State may also provide that the proprietor (of a registered mark) shall be entitled to
prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign
which is identical with, or similar to, the trade mark is registered, where the latter has
reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair
advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”.
A Corte Européia de Justiça menciona o conceito no julgamento da causa Adidas-Salomon AG vs
Fitnessworld Trading Ltd (2003), definindo “dilution” como sendo o uso de marca alheia (“free
riding” termo utilizado para definir diluição em outro caso: Rolls Royce Whiskey) que resulta no
detrimento da imagem da marca original..
A DILUIÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
A DILUIÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no
Brasil considerada de alto renome será assegurada
proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Assim: proteção quando há notoriedade
Vide “Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida”, por SOARES. José Carlos T. Revista da ABPI, No.
24 (1996). ROCHA, Fabiano de Bem da. “A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome
de Marca”, Revista da ABPI, Nº 48, set/out 1996, p. 41. Por FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa, ainda o
Artigo 6, Bis, da CUP, Revista da ABPI, Nº 31, nov/dez 1997.
A DILUIÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
Pelo AN INPI 131, o alto renome previsto no art. 125 do CPI/96 implica em
fundamento para oposição ou argüição de nulidade de marca, devendo ser
comprovado como fato durante o procedimento pertinente.
Assim, não se adotou a idéia de uma anotação ao registro próprio, como ocorria
com a aplicação do art. 67 da Lei 5.772/71, reservando-se o instituto para
matéria de defesa administrativa ou judicial.
Recurso Especial nº 246.652, a marca dita como notória
“confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim
de impedir futuros registros ou uso, por terceiros, de outras marcas
iguais ou parecidas.”
A DILUIÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
Conforme a Res. 110/204,
Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da
LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental,
como matéria de defesa, quando da oposição a
pedido de registro de marca de terceiro ou do
processo administrativo de nulidade de registro de
marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos
e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI,
respectivamente.
A DILUIÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
A jurisprudência administrativa recente do INPI tem indicado certos parâmetros para o reconhecimento do alto
renome:
a) a comprovação do uso e da proteção da marca no Brasil
por um período de tempo
considerável. Na grande maioria dos casos, ficou evidenciado o uso no Brasil por, no
mínimo, algumas décadas;
b) a natureza dos produtos ou serviços designados pela marca como fator determinante para
que apurada a extensão do público alvo. Em todos os casos analisados, o fato de o produto
ou serviço ser utilizado por extensa camada da população foi considerado um fator
importante na verificação do alto renome;
c) a imediata e espontânea vinculação, pelo consumidor, do produto ou serviço à marca cuja
declaração de alto renome se pretendia;
d) a amplitude geográfica da comercialização dos produtos ou serviços é, sem dúvida, um fator
de grande relevância no momento da avaliação do alto renome.
BORDA, Ana Lúcia de Sousa. “Marcas de alto renome - verificação dos critérios adotados pelo INPI para o seu
reconhecimento”, Informativo Dannemann, Dezembro de 2005, p. 31.
DILUIÇÃO SEM NOTORIEDADE
Tem-se proposto que a base para proteção contra a diluição de
marcas sem alto renome seria o seguinte dispositivo do CPI/96:
 Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda
assegurado o direito de:
 (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
 CARPAL, Felipe Fonteles. “Diluição de Marca: Uma teoria
defensiva ou ofensiva?” Revista da ABPI, No 58, mai/jun 2002,
p. 28.
UM TEMA DE INTERESSE DECRESCENTE
A DILUIÇÃO E A DECADÊNCIA COMO TEMA
Após grande elaboração doutrinária nos Estados Unidos, a aplicação real da doutrina
da diluição passa, aparentemente por um retraimento.
“The data show that dilution has not been as powerful a theory of
infringement as one might expect. Judicial enforcement of dilution law is
not robust today and has been eroding over time. Quantitative and
qualitative data derived from published opinions and from trademark
infringement filings indicate that after a period of initial broad
interpretation and sometimes even enthusiastic embrace of dilution law,
courts in recent years have become rather wary of it”.
Vide Long, Clarisa, "Dilution" . Columbia Law Review, Vol. 106, No. 5, 2006 Available
at SSRN: http://ssrn.com/abstract=942673:
A DILUIÇÃO E A DECADÊNCIA COMO TEMA
Klerman, Daniel M., "Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing"
(December 2005). USC Law Legal Studies Paper No. 05-23 ,
"Trademark dilution needs to be rethought to ensure that it enhances social welfare.
Blurring should only be considered harmful when it increases consumer search
costs. The fact that a trademark calls to mind two different products should not
itself be considered actionable.
Blurring only causes real harm when it interferes with consumers' ability to
remember brand attributes. (…) Some commentators think free riding is or
should be the essence of dilution. If free riding causes no harm - no consumer
confusion, no blurring, and no tarnishment - then it is socially beneficial and
should be allowed".
A DILUIÇÃO E A DECADÊNCIA COMO TEMA
"A controvérsia cinge-se à averiguação da existência ou não de violação ao direito de
propriedade industrial das apelantes, consubstanciado na utilização, por parte
da apelada, da letra M grafada no logotipo de seu estabelecimento comercial
(MEGA PIZZA). A tese contrária aos interesses das apelantes, adotada pelo
julgador a quo, defende que a fama e a disseminação da primeira requerida, no
mundo todo, é pública e notória ao ponto que, meras semelhanças iguais ao
caso presente, são insuficientes para provocar confusão entre seus fiéis
consumidores ou que pudesse comprometer sua exclusividade ou a sua
especialidade". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 5ª Câmara Cível, Des.
Antônio Gomes da Silva, AI 0142621-1, Julgado em 29.09.2003.
A DILUIÇÃO NA JURUSPRUDÊNCIA
A JURISPRUDÊNCIA –NOTORIEDADE DESESPECIALIZANTE
• Tribunal Regional Federal da 2ª. Região
Apelação cível. Processo: 89.02.01005-8. Segunda turma. Data da decisão:
03/08/1993. DJ 21/12/1993. Relator - Juiz d’Andrea Ferreira. Decisão unanimidade, desprovimento. Ementa - propriedade industrial. Marca
notória: “Chica Bon”. (...) Proteção de seu bom conceito, do
reconhecimento de sua qualidade, o que justifica impedimento de marca
idêntica ou semelhante, mesmo em outra classe, com exceção ao
principio da especialidade. Notoriedade interna diversa da internacional
(art. 6º. bis), que excepciona o principio da territorialidade. Notoriedade
na especialidade, com alargamento para outras classes, para que não
seja lesado o titular da marca, nem o sejam os consumidores, evitando-se
a confusão desses e a concorrência parasitaria. (...)
A JURISPRUDÊNCIA – ESSA NOTORIEDADE DEPENDE DE PROVA
“A notoriedade – por ser uma qualidade – exige prova inequívoca de tal condição, máxime
quando decorrente de situação de mercado, em que a subsistência em seu meio
depende de capacidade estremada de inovação, sob pena de obsolescência e
perecimento, não admitindo, pois, nenhum tipo de ilação senão a decorrente de
realidade dos fatos, objetiva e concretamente aferíveis no tempo e no espaço”.Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC
1998.51.01.012056-8, DJ 03.02.2009.
“Pois, ao contrário do que se possa imaginar, a proteção de um signo relaciona-se muito
mais com causas econômicas (popularidade da marca e volume de investimentos) do
que circunstanciais (novidade ou antecedência), daí a existência de institutos como a
notoriedade e o alto renome, engendrados justamente para excepcionar princípios
como o da territorialidade e o da especificidade, evitando que terceiros venham
registrar sinais amplamente consagrados, com respaldo na própria lei”. Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC
2006.51.01.520589-7, DJ 24.06.2010.
A JURISPRUDÊNCIA – AS TRÊS NOTORIEDADES
“O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde
com marca de alto renome.
A primeira - notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da
territorialidade e goza de proteção especial independente de
registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade.
A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio
da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de
atividade, desde que previamente registrada no Brasil e
declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade
Industrial”.
Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Massami Uyeda, RESP
1114745/RJ, DJ 21.09.2010.
44
A JURISPRUDÊNCIA – RECONHECIMENTO PELO INPI
““No mais, observa-se que a Lei nº 9.279/96 não fixa procedimento para o reconhecimento
de uma marca como sendo de alto renome. Tal condição é reconhecida incidentalmente
no curso de processo administrativo ou judicial, como questão prejudicial ou mesmo
como matéria de defesa.
Como bem destacado no voto proferido pela ilustre Desembargadora Federal Liliane Roriz
(fls. 1.323/1.325), o alto renome da marca somente poderia ser reconhecido
judicialmente em caráter incidental, como questão prejudicial, no curso de ação
condenatória proposta pela ora embargante, devendo figurar necessariamente no pólo
passivo as duas pessoas jurídicas que requereram administrativamente o registro da
marca Dakota, em suposta afronta ao direito à marca de titularidade da embargante
(...)Por fim, importa frisar que os efeitos derivados da coisa julgada não se revelam
compatíveis com a efemeridade que caracteriza as marcas de alto renome. Decerto, uma
marca considerada de alto renome atualmente pode deixar de sê-lo daqui há cinco, dez
ou quinze anos, não sendo razoável que o Poder Judiciário venha e reconheça tal atributo
através de sentença transitada em julgado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
Pleno, Des.Vera Lucia Lima EIAR 2003.51.01.5774-5, DJ 25.06.2010
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A JURISPRUDÊNCIA – RECONHECIMENTO PELO INPI
Dessarte, em face da ausência de declaração
do INPI reconhecendo a marca das
recorrentes como de alto renome, não é
possível a proteção conferida pelo art. 125
da Lei 9279/96” Superior Tribunal de
Justiça, 3ª Turma Especializada, Min. Nancy
Andrighi, RESP 951.583, DJ 17.11.2009
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A JURISPRUDÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE
Tribunal Regional Federal da 2ª. Região
Apelação Cível. Processo: 90.02.00413-3. Primeira turma. Data da
decisão: 20/10/1993. DJ 29/09/1994 p. 55308. Relator - Juiz
Frederico Gueiros. Decisão - unanimidade, desprovimento.
“Primícia” - marca notória, pelos próprios benefícios legais que
goza, deve ser excepcional, para corresponder às funções social
e econômica que dele se esperam - a difusão, faturamento ou
volume comercial dos produtos comercializados pela autora,
embora constituam elementos relevantes para o exame da
questão, não comprovam, por si sós, a notoriedade da marca -
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A JURISPRUDÊNCIA – QUEM CONHECE
• Tribunal Regional Federal da 2ª. Região
APELAÇÃO CIVEL – 5230. Processo: 89.02.04422-0. TERCEIRA TURMA.
Data da Decisão: 05/09/2000. DJU DATA: 13/02/2001. Relator JUIZ
PAULO BARATA
Marca conhecida e prestigiada no círculo dos consumidores do produto
não é NOTÓRIA. Não é NOTÓRIA o que é do conhecimento de poucos. A
notoriedade pressupõe conhecimento de todos, sejam ou não
consumidores do produto que a marca visa distinguir.
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A JURISPRUDÊNCIA - QUEM CONHECE
O conhecimento da marca de alto renome é do público em
geral, e não apenas de um segmento especializado, ou
do consumidor daquele determinado produto ou serviço.
No caso concreto, entendo que a marca BNP constitui
marca notoriamente conhecida, mas não de alto renome.
Disso decorre que a sua notoriedade está circunscrita a
determinado segmento do mercado, ou a consumidores
de serviços financeiros. APELAÇÃO CÍVEL n° 487.387.4/2-00, da
Comarca de SÃO PAULO,
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