ACADEMIA DE INOVAÇÃO
E
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Mestrado Profissional em
Propriedade Intelectual e Inovação
Semiologia e Propriedade Intelectual
Professor Doutor
Denis Borges Barbosa
Uma Introdução ao Curso
Ementa...
O sistema de marcas, a repressão à concorrência desleal, a
construção de Trade Dress e outros objetos mais recentes da
Propriedade Intelectual, e, especialmente, as formas no âmbito
do Direito de Autor, presumem a recuperação pelo Direito dos
instrumentos da Semiologia, a par do estudo da doutrina da
Concorrência.
O programa
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1) Noção de Semiologia - Peirce, Saussure. Elementos de lingüística;
2) Semântica. O novo e a apreensão do novo. Semantemas, mitemas, estruturas de
significação e textos literais.
3) O princípio da apreensibilidade da forma livre. A fixação dos signos como pressuposto
de propriedade.
4) Semiologia e eficácia jurídica dos signos distintivos: distintividade, distinguibilidade,
degenerescência, diluição, significado secundário, notoriedade e outros fenômenos de
significação.
5) Status jurídico da apreensão gestaltica: Trade Dress, Look & Feel, atos confusórios e
deslealdade simbólica.
6) Veracidade e sedução: liceidade da propaganda comparativa, marcas evocativas e
afinidades.
7) Originalidade criativa, prazer da forma e a industrialidade: design, moda, marcas de
fantasia.
8) Antropologia dos mitos industriais: merchandising, direito de imagem, uso de
caracteres de cinema e televisão.
9) As formas ultra-mitêmicas: semiologia das obras autorais expressivas.
10) O direito ao significado: acesso à informação, semiologia política e constitucional.
Metodologia
• Leitura Prévia Exigida
• Barthes, Roland, Elementos de Semiologia, Ed.
Cultrix (na Saraiva 15 reais), 106 páginas de um
livro pequeno.
• Metodologia
• A cada sessão, metade do tempo será
dedicado à aula expositiva pelo docente, e a
outra metade à exposição dos textos de aula
pelos alunos designados, com discussão com
a classe.
Metodologia
• Avaliação
• Elaboração de trabalho monográfico, tocando às
matérias do curso, preferivelmente na forma de
propostas de interpretação ou testes de colidência,
anterioridade, violações de direitos, distância,
confusão, genericidade, diluição, afinidade,
notoriedade, e outros fenômenos relativos à
Propriedade Intelectual.
• Propósito do curso
• Induzir a pesquisa visando estabelecer métodos
práticos de implementação da Propriedade
Intelectual com uso dos instrumentos da semiologia
Legitimação Doutrinária
Miguel Reale, Questões de direito.
São Paulo: Sugestões literárias, 1981.
Miguel Reale
• A importância que tanto a Teoria da Linguagem
quanto a Teoria do Conhecimento ou a Teoria da
Interpretação conferem ao problema da
significação, com base numa hermenêutica global e
concreta entre significante e significado, já
repercutiu nos domínios do Direito Industrial e,
como é fácil perceber, a propósito do tema do
registro dos sinais distintivos e das marcas
emblemáticas.
Miguel Reale
• O reconhecimento de que a significação do sinal só
se apreende em correlação com a coisa significada
— reconhecimento esse afirmado, como vimos, em
tão distintos campos do saber — é lembrado, para
dar apenas um exemplo, por Renato Corrado,
quando se refere, à relevância semântica dos sinais,
reportando-se ao ensinamento de N. Abbagnano,
sobre a linguagem, em seu conhecido Dizionario di
filosofia (1964), já traduzido no Brasil.
Miguel Reale
• De outro lado, a doutrina tem apontado, com razão, os
pontos de semelhança existentes entre o problema dos
sinais distintivos e os relativos às obras de invenção ou
criação artística no que tange à função sugestiva ou
publicitária do objeto a que se referem.
• Essa aproximação se baseia, como bem observa Schechter,
na originalidade comum que caracteriza tanto os sinais
distintivos como as obras de criatividade, devendo-se
reconhecer a amplitude da capacidade inventiva e
engenhosa, num e no outro caso (cf. Schechter, The rational
basis of trademark protection, Harvard Law Review, 40:
813 e s,, 1927.
Bibliografia Geral
• Barton Bebee, The Semiotic Analysis Of Trademark
Law, 622 51 UCLA Law Review, 621 (2004).
• BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade
Intelectual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
• L. J. Gibbons, Semiotics of the Scandalous and the
Immoral and the Disparaging: Section 2(A)
Trademark Law After Lawrence v. Texas, 9 Marq.
Intell. Prop. L. Rev. 187 (2005),
• J.M. Balkin, The Hohfeldian Approach to Law and
Semiotics, 44 U. Miami L. Rev. 1119 (1990).
• R.C. Dreyfus, Expressive Genericity: Trademarks
as Language in the Pepsi Generation, 65 Notre
Dame L. Rev. 397 (1989-90).
Bibliografia Geral
•
•
•
•
Barton Beebe, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and
Trademark Culture, in Trademark Law and Theory: A Handbook of
Contemporary Research 42 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D.
Janis eds.) (Edward Elgar Publishers, 2008) (adapted from The
Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLA Law Review 621,
encontrado em
http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20%20Semiotic%20Account.pdf
D. Brio, R.P. Maloy, Law and Market Economy: Reinterpreting the
Values of Law and Economics, 15 Int'l J. Semiotics L. 217 (2002).
Michael Rushton, Economics and Copyright in Works of Artistic
Craftsmanship,
http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/publications/online/rushton.htm
Jacoby, Jacob, "The Psychological Foundations of Trademark Law:
Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame,
Confusion and Dilution" (April
2000).http://ssrn.com/abstract=229325
Bibliografia Geral
• DBB, Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em
face das marcas,
http://denisbarbosa.addr.com/monomarcas.pdf
• Denis Borges Barbosa, Patrícia Porto e Elaine Ribeiro do
Prado, Generificação e Marcas Registradas,
http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf
Concorrência
&
Eficácia Simbólica
Para entender como a semiologia
atua na propriedade intelectual,
vamos lembrar primeiro como a
propriedade intelectual atua
(Relembrando o básico da economia
da PI)
Criação
Como nota Suzanne Scotchmer [1], para gerar uma
inovação é preciso de uma idéia e o investimento nesta.
[1] Innovation and Incentives, MIT Press, 2004..
Incentivos não econômicos
Survey do Art Council UK 2007
Incentivos econômicos não
de mercado
•
Muitos autores derivam benefícios substanciais da publicação
que superam quaisquer royalties . Isto é verdadeiro não somente
nos termos do prestígio e outras renda não-pecuniárias, mas
também da renda pecuniária, em formas como um salário mais
elevado para um professor que publique do que para um que não
o faça, ou uma renda de consultoria maior.
• Publicar é um método eficaz de auto-promoção.
• As normas de rejeição ao plagiarismo (isto é, copiar sem dar ao
autor o crédito) reforçam o prestígio; até o ponto em que aquelas
normas são eficazes, assegura-se de que o autor obtenha o
reconhecimento, se não sempre os royalties, das obras que
publicarem.
• Landes & Posner
Incentivos não econômicos
• So long as men can
breath, or eyes can
see,
So long lives this,
and this gives life to
thee.
• Shakespeare, soneto XVIII
Incentivos econômicos não
de mercado
•
Muitos autores derivam benefícios substanciais da publicação que
superam quaisquer royalties . Isto é verdadeiro não somente nos termos
do prestígio e outras renda não-pecuniárias, mas também da renda
pecuniária, em formas como um salário mais elevado para um
professor que publique do que para um que não o faça, ou uma renda de
consultoria maior.
• Publicar é um método eficaz de auto-promoção.
• As normas de rejeição ao plagiarismo (isto é, copiar sem dar ao autor o
crédito) reforçam o prestígio; até o ponto em que aquelas normas são
eficazes, assegura-se de que o autor obtenha o reconhecimento, se não
sempre os royalties, das obras que publicarem.
• Landes & Posner
O funding
• A questão do funding
– O criador + detentor do
funding= autor burguês
(Engels)
• Gesualdo, Príncipe de Venosa (inclusive na
produção não econômica)
– O consumidor + detentor do
funding = mecenato ...
• Príncipe Estehazy, Príncipe
Rouanet
– Funding de risco: retorno de
mercado
A questão do funding
• Funding de risco,
além do publisher
– O empreendedor
(impresario,
produtor, editor...)
que leva a criação
ao mercado
– O marchand
– O agente, o editor
musical, etc.
Mas....
Estamos numa economia de
mercado
– Art. 1º - A República (...) tem como
fundamentos: (...)
– IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa;
Estamos numa economia de
mercado
• Economia de mercado
• Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
• Existe economia de livre mercado, economia de
mercado ou sistema de livre iniciativa quando os
agentes econômicos agem de forma livre, sem a
intervenção dos Governos. É, portanto, um mercado
idealizado onde todas as ações econômicas e ações
individuais respeitantes a transferência de dinheiro,
bens e serviços são "voluntárias" - o cumprimento de
contratos voluntários é, contudo, obrigatório. A
propriedade privada é protegida pela lei e ninguém
pode ser forçado a trabalhar para terceiros.
Mercado e pulsão
retentiva
• "Assim, o mercador ou
comerciante, movido apenas
pelo seu próprio interesse
egoísta (self-interest), é
levado por uma mão
invisível a promover algo
que nunca fez parte do
interesse dele: o bem-estar
da sociedade.“ Adam Smith
O problema com o investimento
criativo numa economia de mercado
Criação
•
Ocorre, no entanto, um problema específico quanto a
este investimento numa economia de mercado
As características dos bens de inovação são apontados
pela literatura:
•
–
O que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou
seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o
seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém
usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita
outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem
prejuízo da fruição da primeira;
Criação
•
Ocorre, no entanto, um problema específico quanto a
este investimento. As características dos bens de
Criação são apontados pela literatura:
–
O que esses mesmos autores se referem como nãoexclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou
outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de
usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico
comercializando publicamente no mercado esse tipo da
atividade criativa.
A economia dos bens de
criação
• Por uma característica específica dessas
criações técnicas, abstratas ou estéticas: a
natureza evanescente desses bens imateriais.
• Quando eles são colocados no mercado,
naturalmente se tornam acessíveis ao público,
num episódio de imediata e total dispersão.
• Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de
ser escassa, perdendo a sua economicidade.
Necessidade de
proteção
Custo de inovação + custo de fabricação
Custo de reprodução não autorizada
A economia dos bens de
criação
=
A teoria do market failure e a
propriedade intelectual
• A principal desvantagem dessa
dispersão do conhecimento é que não
há retorno na atividade econômica da
pesquisa ou criação.
• Consequentemente, é preciso resolver
o que os economistas chamam de falha
de mercado, que é, no caso, a tendência
à dispersão dos bens imateriais,
principalmente aqueles que
pressupõem conhecimento ou criação.
A teoria do market failure e a
propriedade intelectual
Por que falha?
Porque o mercado, com toda a
prestidigitação de sua mão invisível,
não consegue assegurar a alocação
de recursos para o investimento
criativo, nem lhe assegurar o
retorno.
Assim, torna-se indispensável intervir
no mercado.
Mercado como instituição
jurídica
• Assim é porque o mercado é uma instituição jurídica. Dizendo-o
de modo mais preciso: os mercados são instituições jurídicas.
• A exposição de Natalino Irti é incisiva: o mercado não é uma
instituição espontânea, natural – não é um locus naturalis – mas
uma instituição que nasce graças a determinadas reformas
institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas
que o regulam, o limitam, o conformam; é um locus artificialis.
• O fato é que, a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se
de acordo com as suas próprias leis, ela criaria grandes e
permanentes males.
• ‘Por mais paradoxal que pareça – dizia Karl Polanyi – não eram
apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que
ser protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado
auto-regulável, mas também a própria organização da produção
capitalista.’
Mercado como instituição
jurídica
• O mercado, anota ainda Irti, é uma ordem, no sentido de
regularidade e previsibilidade de comportamentos, cujo
funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que
nele atuam, de determinadas condutas.
• Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses
agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões
a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do
mercado [1].
•
[1] Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto
condutor do acórdão, Min. Eros Grau. Essa preciosa
intuição da natureza construtiva do mercado, devida a Irti,
se encontra na coluna dorsal da importante tese doutoral de
Martha Torres-Schaub, Essai sur la Construction Juridique
de la Catégorie de Marché, LGDJ., Paris, 2002.
Criação
• Como conseqüência dessas características,
o livre jogo de mercado é insuficiente para
garantir que se crie e mantenha o fluxo de
investimento em uma tecnologia ou um
filme que requeira alto custo de
desenvolvimento e seja sujeito a cópia
fácil.
Criação
• Já que existe interesse social em que esse
investimento continue mesmo numa
economia de mercado, algum tipo de ação
deve ser intentada para corrigir esta
deficiência genética da criação intelectual.
A criação tecnológica ou expressiva é
naturalmente inadequada ao ambiente de
mercado.
•
Criação
•
Nas situações em que a criação é estimulada ou
apropriada pelo mercado, algumas hipóteses
foram sempre suscitadas:
–
–
Ou a da socialização dos riscos e custos incorridos
para criar;
Ou a apropriação privada dos resultados através da
construção jurídica de uma exclusividade artificial,
como a da patente, ou do direito autoral, etc.;
–
Ou da cumulação desses dois instrumentos.
A economia dos bens de
criação
• A correção do desestímulo no investimento de
longo prazo na inovação, assim, acontece através
de uma garantia legal, por exemplo:
1. por meio de um direito exclusivo, ou seja, a
apropriação privada tanto do uso, da fruição, e
também da possibilidade de transferir a terceiros a
totalidade desses direitos (no latim tão querido aos
juristas, usus, fructus; abusus, jus persequendi); ou
então
A economia dos bens de
criação
•
A correção do desestímulo no investimento
de longo prazo na inovação, assim,
acontece através de uma garantia legal, por
exemplo:
2) por um direito não exclusivo, mas também de
repercussão econômica, por exemplo, o direito
de fruir dos resultados do investimento,
cobrando um preço de quem usasse a
informação, mas sem ter o direito de proibir o
uso; ou ainda
A economia dos bens de
criação
• A correção do desestímulo no investimento
de longo prazo na inovação, assim,
acontece através de uma garantia legal, por
exemplo:
3) por uma garantia de indenização do Estado para
quem investisse na nova criação tecnológica ou
autoral (mecenato estatal, subvenção da FINEP,
compras militares e espaciais).
Primeira solução
A criação de uma exclusividade
jurídica
A teoria do market failure e a
propriedade intelectual
• Como se resolve essa falha?
• Através de um mecanismo jurídico que crie
uma segunda falha de mercado, que vem a ser a
restrição de direitos.
• O Estado intervém no mercado, criando uma
exclusividade.
• O direito torna indisponível, reservado,
fechado, o que naturalmente tenderia à
dispersão”.
A propriedade intelectual
J.H. Reichman, Charting the Collapse of the
Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a
restructured
International
Intellectual
Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J.
475 (1995).
• Este campo do direito garante ao criador um
pacote de direitos exclusivos planejado para
superar o problema do domínio público
resultante da natureza intangível, indivisível
e inexaurível da criação intelectual, que
permite aos caronas, que não compartilharam
do custo e risco criativo, ter-lhe pleno
acesso.
É monopólio
• Prescrevendo que aos inventores a
lei dará "um privilegio temporario"
sobre os seus inventos, o Art. 72, §
25, da Constituição da Republica e o
Art. 136, § 21, da Constituição da
Bahia convertem os inventos
temporariamente em monopolio dos
inventores; pois outra coisa não é o
monopolio que o privilegio
exclusivo, reconhecido a algum,
sobre um ramo ou um objecto da
nossa actividade.
• Ruy Barbosa, Comentários à
Constituição de 1891.
É monopólio
• 1. O conceito de monopólio pressupõe apenas
um agente apto a desenvolver as atividades
econômicas a ele correspondentes. Não se
presta a explicitar características da
propriedade, que é sempre exclusiva, sendo
redundantes e desprovidas de significado as
expressões "monopólio da propriedade" ou
"monopólio do bem".
• 2. Os monopólios legais dividem-se em duas
espécies.
– (I) os que visam a impelir o agente econômico ao
investimento --- a propriedade industrial, monopólio
privado; e
– (II) os que instrumentam a atuação do Estado na
economia.
• . (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros
Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)
A questão econômica do
domínio público
Stuart Mills, Principles of Political Economy
• A condenação dos monopólios não deve estender-se às
patentes, porque é permitido ao originador de um
processo aperfeiçoado deter, por um período limitado,
o privilégio exclusivo de usar sua própria melhoria.
• Isto não torna o produto mais caro só para seu
benefício, mas meramente posterga uma parte da
redução de custos, benefício esse que o público deve
ao inventor, a fim compensá-lo e recompensar para o
serviço. ...
• neste caso, assim como na questão análoga do
copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que
permitisse a todos usar livremente o resultado do
trabalho de alguém, sem seu consentimento, e sem
dar-lhe uma compensação equivalente.
Stiglitz
– ....an intellectual property regime rewards innovators by
creating a temporary monopoly power, allowing them to
charge far higher prices than they could if there were
competition. In the process, ideas are disseminated and
used less than they would be otherwise.
The economic rationale for intellectual property is that
faster innovation offsets the enormous costs of such
inefficiencies. But it has become increasingly clear that
excessively strong or badly formulated intellectual
property rights may actually impede innovation – and
not just by increasing the price of research.
Assim, os direitos de PI e a a repressão à
concorrência desleal
foram inventados como meios de
manipulação ou atuação na concorrência
Exercício livre de concorrência,
mas a confusão é vedada
•
•
•
Em um país em que a livre iniciativa é prevista na
Constituição no seu artigo 1º, IV e a livre concorrência é
prevista em seu artigo 170, IV, o mercado aprova e
estimula a concorrência entre empresas [1].
Assim, não se entenda que seria proibido o
aproveitamento de idéias e criações de forma de terceiros,
fora do âmbito da proteção de direitos exclusivos. Ao
contrário, é livre a utilização das contribuições de todos
ao conhecimento comum, salvo se consideramos a
existência de direitos exclusivos.
[1] Pontes de Miranda, Tratado de direito privado –
Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade
industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 268
Exercício livre de concorrência,
mas a confusão é vedada
•
•
•
•
De outro lado, o Professor José Oliveira Ascensão [1]:
“A mera apropriação ou desfrute de posições alheias não é suficiente
para caracterizar a concorrência desleal. E os elementos empresariais
alheios podem ser protegidos por um direito privativo ou não ser. (...)
Se não são protegidos, há que se ter em conta que o grande princípio
é o da livre concorrência.
E a livre concorrência leva a dizer que tudo que não é reservado é
livre. A liberdade de concorrência implica que os elementos
empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O
que significa que mesmo a cópia é um princípio livre. Para haver
concorrência desleal tem de haver uma qualificadora específica que
torne a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida..
[1]
José Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, Coimbra: ed;
Almedina, 2002, pp. 441/442.
Exercício livre de concorrência,
mas a confusão é vedada
•
•
“A proteção do conjunto de imagem deve subsistir com o
reconhecimento de que em muitas instâncias não há proibição
contra cópias de bens e produtos. No geral, exceto se um
direito de propriedade intelectual – como o de patente ou
copyright – proteger um item, tal item poderá ser copiado
Como a Corte explicou, cópias não são sempre desencorajadas
ou não favorecidas pelas leis que preservam nossa economia
competitiva. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.,
489 U.S. 141, 160 (1989). Permitir aos competidores copiar
terá efeitos salutares em várias instâncias. Engenharia reversa
de artigos químicos e mecânicos em domínio público muitas
vezes leva a avanços significantes na tecnologia.
Id.” TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S.
23, 29 (2001)
O uso livre não legitima a
confusão quanto à fonte
• Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, salvo
quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. Assim se
estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as restrições e
monopólios injustos e descabidos.
• Mas nada justifica a confusão na concorrência, que faça o consumidor
ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já
disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente
ou outro direito exclusivo – o réu pode copiar os bens do autor até o
mínimo detalhe – mas não pode criar confusão na percepção do público
quanto à origem dos bens. [1]
•
[1] O’Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio
acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy
[the] plaintiff ’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may
not represent himself as the plaintiff in their sale”. Bonito Boats, Inc. V.
Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting Crescent
Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L.
Hand, J.)]
Mas…nem
tudo se explica
pela
concorrência
Símbolo como um bem
em si
• O elemento que oferece complicações corresponde à quantidade de
informações atribuídas, por intermédio dos sinais distintivos, pelas
maciças campanhas de marketing às marcas e demais sinais distintivos.
A somatória do investimento na proteção do sinal distintivo e no
marketing para conhecimento e associação desse sinal pelos
consumidores acaba sendo incorporada ao sinal distintivo402, que
passa a identificar mais do que simples serviço ou produto, passa a
identificar um conceito de marketing.
• A atuação do marketing no mercado cria o conceito de posicionamento
da marca perante consumidores, potenciais consumidores e terceiros,
visando identificar corretamente a imagem da marca. Esse
posicionamento conceitua da marca no mercado é denominado
branding, e sua conseqüência é a valorização do signo de forma
destacada da relação concorrencial.
Símbolo como um bem
em si
• Tal segmentação é acarretada justamente pela
atribuição de características não obrigatoriamente
vinculadas ao produto, mas à marca de forma
direta, e apenas indiretamente ao produto, serviço
ou titular do sinal distintivo.
• A conseqüência jurídica do branding é o
isolamento do sinal distintivo como um bem em si,
exigindo, portanto, uma série adicional de
proteção.
• BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade
Intelectual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009
Coisas que não se
explicam….
• Quando não há concorrência….como se
podem afirmar os interesse econômicos
quanto ao denigramento, diluição,
parasitismo?
• Como marcas de produtos idênticos não se
confundem? (Ex. O caso Hermès)
• Como pode haver confusão ideológica entre
signos?
Confusão ideológica
• A imitação ocorre também em relação à
parte figurativa; em razão dos seus
elementos essenciais; pelo sentido e
significado; a ideológica; a entre o nome a
figura, etc”.
•
José Carlos Tinoco Soares, também comentando o mencionado dispositivo da
Lei n. 9.279/96 (Lei de patentes, marcas e direitos conexos, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1997, p. 201),
Confusão ideológica
•
•
•
•
•
DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE - KRAFT LACTA SUCHARD BRASIL S/A
APELADO - INPI
DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200051010066730)
RELATÓRIO
• Sustenta que a marca “DISQUETI” constitui imitação
gráfica e fonética de sua marca notoriamente conhecida
“CONFETI”.
• Ressalta, ainda, que a apelada estabeleceu uma
aproximação de conceitos capaz de criar confusão no
inconsciente do consumidor, fenômeno que doutrina e
jurisprudência denominam de imitação ideológica,
evidenciada através da visualização das embalagens dos
produtos.
Confusão ideológica
•
•
•
•
•
DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE - KRAFT LACTA SUCHARD BRASIL S/A
APELADO - INPI
DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200051010066730)
RELATÓRIO
• (...) Diante disso, a estratégia mais comumente utilizada pelas
empresas, para contornar tais dificuldades, tem sido no sentido de
apropriar-se da identidade de um produto já consagrado no mercado,
copiando-lhe não só as características materiais - de forma, sabor e
conteúdo – mas, principalmente, ideológicas, decorrentes do design da
marca e seus elementos de comunicação diretos e subliminares.
• Por certo que o uso isolado das expressões DISQUET e CONFETI não
se confundem, possuindo significados distintos e do conhecimento de
todos.Mas acontece que o caso em tela não trata de uso isolado de
expressões, mas inseridas em um contexto gráfico em tudo
semelhantes, inclusive, nos aspectos lúdicos de apresentação e
embalagem.
Confusão ideológica
•
•
AC - APELAÇÃO CIVEL Processo: 90.02.00527-0 UF: RJ Orgão
PRIMEIRA TURMA 04/04/1994 DJ 21/02/1995 JUIZ FREDERICO
GUEIROS
• I - ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- MARCA FIGURATIVA - NULIDADE DE REGISTRO INVIABILIDADE DE REGISTRO DE MARCA
FIGURATIVA QUANDO CARACTERIZADA UMA
VISÍVEL IMITAÇÃO IDEOLÓGICA DOS SINAIS DE
OUTRA MARCA JÁ REGISTRADA. II - APELAÇÕES
IMPROVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA.
•
•
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LEG-FED LEI-5772 ANO-1971 ART-65 INC17 ART-67
Doutrina AUTOR: GAMA CERQUEIRA TÍTULO: TRATADO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL,VOL2,TOMO2,PARTE3,P.69 AUTOR:
BREUER MORENO TÍTULO: TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA E
DE COMÉRCIO, ED.1946,P.358
Parasitismo não
simbólico
A tese da imitação servil
A questão é o da chamada apropriação ilícita das
produções intelectuais.
• Desenvolvida a partir do uso, por concorrentes, de
informações jornalísticas geradas por agências de
notícias, tal doutrina jurídica advoga que é devida
proteção, independente de patente ou direito autoral,
sempre que a apropriação por um competidor de uma
vantagem competitiva ocorra sem que esse
competidor tenha de fazer qualquer investimento
próprio, por exemplo, realizando apenas uma cópia
servil.
Parasitismo não
simbólico
• sweat of the brow
• Um grande argumento dos defensores dessa tese é
que o esforço e investimento de quem obteve ou
organizou a informação deve ser respeitado, acima e
além de qualquer direito que terceiros tenham ao
acesso à mesma informação
• O argumento é de que a inexistência de investimento
do copiador, apropriando-se sem qualquer dispêndio
de um valor de mercado, acaba por diminuir ou
eliminar o incentivo do originador dos dados em
continuar a gerar novos produtos, em prejuízo da
economia como um todo.
Parasitismo não
simbólico
• Sweat of the brow
• A Suprema Corte, que tinha entendido que se deve
reprimir a imitação servil, voltou a se pronunciar em
1964 entendendo que as leis estaduais que vieram a
aplicar o princípio de apropriação ilícita conflitavam
com as leis federais de patentes e direitos autorais
• Para a Suprema Corte, ao excluir certas áreas de
proteção, o Congresso havia deliberado que, em tais
segmentos, o interesse público impunha uso livre de
informações e criações.
Parasitismo só simbólico
•
•
•
Sweat of the brow
Em Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), a Suprema
Corte voltou a afirmar o mesmo princípio, num caso em que se questionava o uso
de modelagem por cópia de cascos de barcos. O pronunciamento da Corte é
incisivo acerca da matéria em análise:
“The law of unfair competition has its roots in the common law tort of deceit:
its general concern is with protecting consumers as to confusion as to source.
While that concern may result in the creation of ‘quasi-property rights’ in
communicative symbols, the focus is on the protection of consumers, not in the
protection of producers as an incentive to product innovation. (…)
• The ‘protection’ granted to a particular design
under the law of unfair competition is thus limited
to one context where consumer confusion is likely
to result; the design ‘idea’ itself may be freely
exploited in all other contexts” 489 U.S. at 157158.
Parasitismo só simbólico
• Sweat of the brow
• > Suprema Corte dos Estados Unidos
• Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Service Co., 499 U.S. 340
(1991)
• Even a compilation that is copyrightable receives only limited
protection, for the copyright does not extend to facts contained
in the compilation. 103(b). Lower courts that adopted a "sweat
of the brow" or "industrious collection" test - which extended a
compilation's copyright protection beyond selection and
arrangement to the facts themselves - misconstrued the 1909
Act and eschewed the fundamental axiom of copyright law
that no one may copyright facts or ideas. Pp. 351-361.
Parasitismo só simbólico
• O parasitismo simbólico tem razoável amparo
do sistema jurídico.
• A tese do parasitismo NÃO simbólico deixa de
levar em conta:
– O princípio constitucional da liberdade de
iniciativa e de livre uso das informações
– Os limites estritos das exclusividades amparadas
pela Constituição.
• O parasitismo não simbólico será,
provavelmente, inconstitucional em todos
casos
Uma vista inicial: Semiologia das
marcas
Semiologia da PI
• Marcas são signos, antes de serem
valores na concorrência ou objeto de
propriedades.
• Insertas na economia,
– para atender à demanda de individualização
dos produtos e serviços
– num ambiente de mercado de oferta
múltipla,
• não perdem sua natureza de signos, nem
sua pertinência no espaço semiológico.
Semiologia da PI
• As criações expressivas – cinema, música – se
constroem inteiramente nesse espaço, mas se
vinculam à economia pela utilidade de fruição
que as tornam (ou não...) mercadoria
• Posner: They are symbolic goods
• Ou seja: o conteúdo de tais bens é
um conjunto simbólico
Semiologia da PI
• E o design também têm
altíssimo elemento
simbólico, além do
meramente ornamental
Semiologia da PI
• A marca tem, por contrário, um papel mais
medular do que os “symbolic goods”.
• Ela desempenha papel econômico e
semiológico simultaneamente.
• Ela significa:
distinguindo certos valores na concorrência,
diferenciando produtos e serviços,
assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão
para o uso do signo,
permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade
intelectual) que o investimento na criação da imagemde-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de
ser disperso pelo uso público, não rival e não
exclusivo.
Semiologia da PI
•
Essa peculiaridade se expressa magificamente no voto
vencedor de Felix Frankfurter (Mishawaka Rubber & Woolen
Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942))
• "a proteção das marcas registradas é o
reconhecimento pelo Direito da função psicológica
dos símbolos. Se é verdade que nós vivemos através
dos símbolos, não é menos verdadeiro que
compramos bens através dos símbolos. Uma marca
registrada é um atalho na floresta do comércio que
induz o comprador a escolher o que quer, ou o que foi
conduzido acreditar que é seu desejo. O proprietário
de uma marca explora este tendência humana
fazendo todo esforço possível para impregnar a
atmosfera do mercado com o poder de atração de um
símbolo sedutor.”
Semiologia da PI
• Felix Frankfurter:
• "Não importa que meios use, o alvo é o
mesmo – levar, com auxílio da marca, até a
percepção de seus clientes potenciais, a
sedução do produto sobre o qual a marca é
aposta. Uma vez que isto é conseguido, o
proprietário da marca registrada tem algo
de grande valor. Se alguém pilhar esse
magnetismo comercial do símbolo que
criou, o proprietário pode conseguir o
remédio legal.
Semiologia da PI
• Há processos de significação
intrinsicamente econômicos,
como o discurso da moeda em
face da produção de
utilidades, que pretende
simbolizar.
• A marca atua na interseção
entre o espaço da
comunicação e o fenômeno
econômico, ou talvez em
intercessão.
Semiologia da PI
• Marcas criam valor, a par de
preservá-lo: Spoleto (uma franquia
de massas, caracterizada por um
certo método de negócio):
– circula como informação,
– pode ser objeto de publicidade,
– atrai consumidores que nunca
provaram da utilidade,
– suscita intenção de apropriação de
concorrentes, que podem ou não copiar
a substância do método de negócios.
Semiologia da PI
• Mais, a marca tem uma gana centrífuga.
• O espaço de exclusão – a propriedade – é
limitado por razões de concorrência e por
razões contitucionais ao mínimo necessário
para desempenhar adequadamente a função de
diferenciação e de assinalamento: uma marca
vale no âmbito da atividade econômica
designada (especialidade).
Semiologia da PI
• Mas o espaço semiológico tende à liberdade e à
expansão.
• O público fala da atividade designada
• denotativamente (“o Spoleto mais próximo é na Rua do
Rosário”) mas também
• como conceito funcional (“estava pensando num
restaurante ao estilo Spoleto”) e
• como conotação (“ela faz sexo oferecendo todos os
prazeres para você combinar, na hora, a seu gosto, um
Spoleto na cama”.
Semiologia da PI
• A expansão da marca no espaço de comunicação
torna o signo conhecido além das fronteiras
geográficas ou dos consumidores, num processo
que se convenciona chamar de notoriedade. No
dizer de José Antonio B. L. Faria Correa
• A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o
fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão
de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente
em que originariamente inserida, sendo
reconhecida independentemente de seu campo
lógico-sensorial primitivo
Semiologia da PI
• Esse sobrevalor, porém, quando excessivo, tem efeito
econômico negativo, passando a marca a se tornar o
genérico do produto. O excesso do signo em face do
designado (lembrando sempre do limite de realidade que
é a especialidade da proteção) cria uma inflação
significativa, e erode o poder de identificação.
• É o que se denomina generalização do signo, e pode
levar à perda da exclusividade.
• Mas o mesmo fenômeno, na dosagem certa, supre a falta
de capacidade distintiva, e permite criar uma
exclusividade onde seria impossível (secondary
meaning).
Fenômenos simbólicos
das marcas
•Parecer de 28 de julho de 2006
http://denisbarbosa.addr.com/semiologia.pdf
•Marca e Status – os nichos da concorrência conspícua
http://denisbarbosa.addr.com/genericos.doc
O Mercado simbólico
• O Caso Hermes v. Hermès
• “porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185,
tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua
comercialização e os explorados pela ré: também se afigura
duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz
francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls.
149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação,
são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores
locais do que os artigos identificados com a marca Hermes',
registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da
autora”.
O Mercado Simbólico
• “A diferença de mercado, reconhecida pela jurisprudência,
claramente não se pauta pela utilidade – como índice de
mercado relevante¸ nem muito menos pelas noções clássicas
de especialidade marcária.
• O mercado difere entre um perfume “genérico” e um de
luxo pelo preço, ainda que os dois se aproximem ou se
identifiquem pelo mesmo aroma – ou utilidade.
• Mas o genérico não impressiona pela honra que traz ao
comprador como evidência de fortuna (citando aqui
Thorston Veblen).
O Mercado Simbólico
•
(...) A originalidade da noção de consumo conspícuo, devida a
Veblen, é exatamente a superação da dicotomia necessidade e
desperdício.
• No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é
sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado
pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um
indivíduo e outro, entre os que tem-para-desperdiçar e os outros.
• Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca
do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço
econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele
mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar.
• A utilidade é o símbolo”.
A monetização da marca
• A monetização da marca: o fato de a marca
ser usada não como signo de origem mas
como elemento de consumo em si mesmo com quem compra um blazer com a marca
Rolls Royce inscrita em cor sobre o bolso
superior esquerdo, pela evocação do
prestígio do carro sobre o way of life do
usuário.
O desvio simbólico da
afinidade
• Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora
da classe à qual é designada, principalmente
pela existência de um mercado pertinente
que se constitui, no contexto temporal e
geográfico pertinente, fora das classes de
registro
Natureza simbólica da
afinidade
• Da listagem de categorias de análise de afinidade,
pode-se distinguir um alargamento da percepção
do mercado relevante por parte do público
consumidor.
• Este deslocamento pode-se dar por percepção de
similitudes objetivas entre categorias de produtos e
serviços, ou por inferências não explícitas de que a
origem de dois produtos ou serviços dissimilares
fosse uma só.
Natureza simbólica da
afinidade
• Já não se apura, aqui, a relevância pelo critério de
substituibilidade (margarina substitui manteiga)
mas de proximidade fáctica (bens vendidos na
mesma loja, ou apresentação do produto para
consumo no mesma embalagem) o que é mera
operação simbólica de metonímia.
• Em outros casos, a percepção do consumidor é
afetada por critérios de substituibilidade simbólica
como ocorre quando alguém associa produtos de
luxo, inclusive de haute coûture e jóias, no que a
semiologia identifica um procedimento metafórico.
Aplicação da semiologia
na confusão de marcas
A análise de confusão
• O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma
vez se determine a similitude de mercado ou afinidade)
deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se
verificar se a reprodução (no todo ou em parte, ainda que
com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é
efetivamente suscetível de causar confusão ou associação
com a marca alheia.
• Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise,
após se determinar que há competição real ou simbólica,
efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços
assinalados
A análise de confusão
• Haverá confusão "quando não podemos reconhecer as
distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas
pelas outras; quando se misturam umas com as outras"[1].
• Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não
cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por
outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e
outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum
de um segmento de mercado, com risco de que o público
possa entender que o signo tem como referência um
produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa
da verdadeira.
•
[1] Clóvis Costa Rodrigues, Concorrencial Desleal,
Editorial Peixoto, 1945, p. 136.
A análise em face do universo
significativo do mercado pertinente
• Maurício Lopes Oliveira:
• A teoria da distância, de origem alemã, que a nós parecenos acertada, deve ser aplicada quando da apreciação do
risco de confusão entre duas ou mais marcas.
• Tal teoria propõe que, na apreciação do risco de confusão, a
força distintiva da marca em cotejo não deve ser
desprezada.
• Uma marca que já convive pacificamente com outras a ela
semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins, terá,
pois, fraca eficácia distintiva. Tal e qual o caso das marcas
formadas a partir de prefixos ou sufixos tão comuns
referentemente a certo tipo de produto.
Metodologia de análise
de confusão
Roger Shuy, Linguistic Battles in
Trademark Disputes Ed. Palgrave
McMillan, 2002
Análise semiológica em
contencioso de marcas
Metodologia
• As marcas em confronto têm caráter misto, ou
seja, aspectos verbais e emblemáticos, em união
simbólica.
• Para abranger as duas vertentes de eficácia
marcária, solicitamos o parecer de dois distintos
especialistas – no campo do signo verbal, em
sua expressão fonêmica, e no signo visual, em
sua assinatura visual.
Metodologia
• Tal se faz particularmente necessário em face das
características do mercado pertinente, onde decisões de
compra se fazem não só pela evocação da mitologia do
surfe (evocação iconográfica), como pela monetização da
marca (que igualmente presume presença iconográfica),
quanto pela comunicação verbal de consumidor a
consumidor.
• O impacto desses potenciais de confusão se fará à luz da
análise de mercado, eis que é nessa concretude que se deve
realizar a comparação in via unitaria e sintetica, mediante
un apprezzamento complessivo, como o quer Vanzetti
Metodologia
• Fase 1: Avaliação do POTENCIAL DE
CONFUSÂO (nível abstrato)
• Fase 2: Avaliação da semiologia DO
MERCADO
• Fase 3: Aplicação do art. 124
• Fase 5: Aplicação da teoria da diferença:
comparação não bilateral, mas de TODAS
AS MARCAS DO MERCADO
RELEVANTE
Análise fonológica Prof. Dra.
Cláudia Cunha (UFRJ)
Análise fonológica Prof. Dra.
Cláudia Cunha (UFRJ)
Análise fonológica Prof. Dra.
Cláudia Cunha (UFRJ)
Análise fonológica Prof. Dra.
Cláudia Cunha (UFRJ)
Análise iconográfica (Prof. Gulherme
Sebastiany - Universidade Anhembi Morumbi)
Análise iconográfica (Prof. Gulherme
Sebastiany - Universidade Anhembi Morumbi)
Semiologia do mercado relevante
(Economista Ana Paula Costa)
Semiologia do mercado relevante
(Economista Ana Paula Costa)
• A Mormaii, empresa brasileira líder, nunca
precisou confundir-se com qualquer outra
marca pregnante para chegar ao sucesso:
Semiologia do mercado relevante
(Economista Ana Paula Costa)
• Marca Monetizada
Análise de confusão
• a) No aspecto fonológico, a maior parte dos
consumidores não é capaz de distinguir as sutis
diferenças de enunciação do inglês, levando à
confusão comprovada no parecer lingüístico.
• b) No aspecto semântico, as duas marcas se
associam ao ideário geral do setor de surfwear,
mas de forma confusiva entre si, aproveiatndo a
marca junior dos mesmos elementos escolhidos
anteriormente pela marca sênior, entre os muitos
disponíveis para repassar a sensação de liberdade e
ousadia .
Análise de confusão
• c) No aspecto icônico, a confusão é total,
sendo a relação entre a marca junior e a
sênior a mais próxima entre todas do
mercado.
• d) Na perspectiva de utilização caudatária, a
marca sênior é a quinta mais conhecida, e
caracerizada por qualidade técnica de seus
produtos esportivos.
Análise de confusão
• e) Do ponto de vista de concorrencial, a
proximidade das marcas não é requisito de
mercado.
• Ao contrário, as marcas nacionais de maior
projeção mantêm-se em grande distância
iconográfica e fonológica das demais.
A prevalência da semiologia e a
Abstandslehre
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Padrão de significação do mercado e
Teoria da distância
• O segundo fator de fundo semiológico para
definição de confusão, no tocante à
distintividade relativa, é a hipótese de perda
de distintividade em relação aos usos de
significação dos competidores em face dos
produtos e serviços pertinentes.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Padrão de significação do mercado e Teoria da distância
• Tal padrão de significação pode ser visual, ou nominativo.
Por que se criam padrões dessa forma? Uma razão é a
identificação de uma linha de produtos de massa do
conjunto total das ofertas [1]:
• Com o número de produtos de consumo de massa postos à
disposição do público (seriam até 50 mil deles, segundo o
Prof. Sebastiany), tem de haver, necessariamente, um meio
de reconhecimento pelo público de que um produto
determinado se enquadra na categoria geral de sua
utilidade. (...)
•
[1] Nosso parecer de 18/4/2007, Concorrência desleal por imitação de
embalagem de produto de consumo de massa. Independência em face
da violação de direitos exclusivos. Parasitismo por sistemática
assimilação de imagem.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Padrão de significação do mercado e Teoria da distância
• Assim, há um código visual de inclusão de uma categoria,
que ajuda o consumidor a reconhecer entre a miríade de
produtos, quais são os de limpeza. E há, dentro deste
código em particular, a distintividade de cada produto
singular.
• Tal distintividade é, apenas em parte, resultado da marca,
mas também – significativamente – do trade dress
individual. O tipo de consumo, rápido, repetitivo, e
periódico, de um produto de limpeza não supõe o exame
cuidadoso, a minúcia detalhada, de quem compra uma bolsa
Gucci numa loja de alto luxo. O consumidor compra pelo
conjunto-imagem. Pela embalagem.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• A existência reiterada de tal padrão cria
uma necessidade de reponderar as formas
clássicas de comparação binária entre
marcas e outros signos distintivos.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• A análise de uma marca, para efeitos de
convivência ou infração não considera
apenas duas marcas em confronto, mas os
elementos de significação pertinentes a um
segmento de mercado específico: todas as
marcas que concorrem num mesmo
mercado.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Pois dificilmente duas marcas repartem – só elas – o
mercado. Quase que por regra absoluta, há mais ofertas do
que a simples binariedade de marcas poderia compreender.
• A existência reiterada de tal padrão cria uma necessidade de
reponderar as formas clássicas de comparação binária entre
marcas e outros signos distintivos. A Corte Suprema da
Alemanha, em 1955, construiu a doutrina que leva em
conta esse fato inafastável da vida das marcas, sob o nome
de “teoria da distância” (Abstandslehre) [1].
•
[1] Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de
1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) "Arctuvan"/"Artesan",
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Tal doutrina pode ser assim formulada:
• Na análise de contrafação, anterioridade ou
colidência, a marca senior tem apenas a amplitude
de proteção em face à marca junior equivalente à
mesma distância que aquela mantém em face das
marcas similares de outros competidores [1].
•
[1] Friedrich-Karl Beier, Basic Features of Anglo-American, French and
German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory
the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a
second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has
kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952
419 , 420 Gumax/Gumasol and BGH in GRUR 1955 415 , 417
Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note
53, at notes 120 et seq. to Sec. 31 WZG”.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Assim indicou o tribunal máximo português:
• Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca " Dr.
...", neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o
da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu
sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente
a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247987,
" Dr. Martinez ", da ora recorrente), essa teoria surge
reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos
de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora. [1]
•
[1] Nº Convencional: JSTJ000 Relator: OLIVEIRA
BARROS Nº do Documento: SJ200211130034317 Data do
Acordão: 11/13/2002 Votação: UNANIMIDADE Tribunal
Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso:
1335/02 Data: 03/04/2002,
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
•
A literatura nacional [1] e, muito significativamente, a jurisprudência corrente
do 2º. TRF, por suas varas e turmas especializadas, tem acolhido a Teoria da
Distância como contribuição doutrinária de relevância [2].
•
[1] OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004. p. 61-74; "Sobre a teoria da distância v. Geert W. Seelig, La théorie
de la distance, in Revue Internationale de Ia Propríete Industríelle et Artistíque,
no 62, dez. 1965, p. 389.
[2] “A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um
termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de
outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista,
inclusive, tratarem-se de marcas que mantém uma relação mediata com a
atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus
produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros
de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..)
Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito
marcário alemão, pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o
mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º.
2000.5101529287-1
•
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Assim, no tocante a marca em competição - não só as marcas ou
produtos diretamente em cotejo devem ser consideradas, mas o código
simbólico factualmente construído em relação ao segmento de mercado
pertinente[1].
• [1] “Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no
artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito de se
utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do
termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos
que assinalam, sob titularidades diversas, sem, contudo lhes causar
prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina
socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão,
pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o mercado
consumidor." 37ª Vara Federal, Juíza Federal Monique Calmon de
Almeida Biolchini, proc. N.º. 2000.5101529287-1.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Fundamento teórico da doutrina da
distância
• Um elemento de extrema importância para
se apurar a confusão ilícita é a noção de
forma livre. Em princípio, a originalidade –
tomada aqui como fato criativo atribuível a
um autor específico – é apurada quanto à
forma livre; haverá aí a cintila de criação.
Isso se traduz, no caso de marcas, em
distintividade absoluta.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse
interessante aspecto – pouco ilustrado na doutrina – no
que tange às peculiaridades do desenho industrial:
– A vedação de registro da forma essencialmente por
considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais
interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a
apropriabilidade apenas da forma livre [1]. Apenas o que não é
determinado pelas características funcionais do objeto pode ser
tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como
desenho industrial.
•
[1] Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem
ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III
- a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente,
quando se der por força das características funcionais de sua
aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de
limitação de forma alternativa para a sua expressão;
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:
• (...) a forma tecnicamente necessária de um
objeto é aquela que se acha indissoluvelmente
ligada à sua função técnica, de modo que outra
forma não possa atender à mesma finalidade
• Assim, o que importa não é que a forma
represente utilidade apenas, mas que tal efeito
técnico só possa ser obtido por meio daquela
determinada forma.
• Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja
dotada de efeito estético, não poderá ser objeto
da tutela do direito de autor, porque esta estaria
interferindo no campo da técnica.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente
necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais,
subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá
também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito
de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de
fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do
art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a
ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária)
poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda
aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter
expressivo, o que se traduz em valor artístico.[1]
•
[1] Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial,
1982, p. 100.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual
– como ilustrado no caso, citado em pé de página acima, do
software. A doutrina e a jurisprudência estrangeira apontam tal
requisito na proteção de marcas e do trade dress:
• Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também
competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia
simbólica [1]. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá
registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa
funcionalidade seja estética [2].
•
[1]
Nossa tese doutoral, item 5.16.
• [2]
WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks
Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005
http://ssrn.com/abstract=870001 (data de acesso em 20/04/2006), “A
product’s trade dress such as a design feature (e.g., the product’s exterior
shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not
deprived of something needed to produce a competing brand of the same
product. The generic and functional trademark doctrines cut off
trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their
informative value”.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Não temos, nos casos da doutrina da distância,
uma necessariedade resultante de função
técnica, nem mesmo a exclusão da função
ornamental pura, como indicado na doutrina de
marcas. A necessariedade aqui é semiológica, e
conjuntural ao mercado.
• A criação se faz naquilo que excede e transcende
ao código de categoria. O mesmo parâmetro é
aplicável à análise de marcas e à confusão visual
no campo da concorrência desleal.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Naquilo que a marca se conforma ao
código de categoria, há necessidade e não
forma livre. Quando se copia – sem
razoabilidade – a forma livre, configurase, em princípio, ilicitude. Mas quando
um elemento de marca se conforma ao
código
de
categoria,
há
simples
necessidade, e não uma hipótese de forma
livre.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Assim, não só as marcas ou produtos diretamente em cotejo
devem ser considerados, mas o código simbólico construído
por fatos em relação ao segmento de mercado pertinente[1].
Esse é o código visual de inclusão de uma categoria, ao
qual já nos referimos antes.
»
[1] “Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista
no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito
de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma,
diluição do termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao
ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem,
contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor.
Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da
Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência
pacifica das marcas perante o mercado consumidor. 37ª Vara
Federal, Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, proc.
N.º. 2000.5101529287-1.
A prevalência da semiologia
e a Abstandslehre
• Não temos, aqui, uma necessariedade resultante de
função técnica, nem mesmo a exclusão da função
ornamental pura, como indicado na doutrina de
marcas. A necessariedade aqui é semiológica e
conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo
que excede e transcende ao código de categoria.
• O mesmo parâmetro é aplicável à análise de
confusão visual no campo da concorrência desleal.
Assim, quando se copia – sem razoabilidade – a
forma livre, configura-se, em princípio, ilicitude