Atribuição-Sem Derivações-Sem Derivados
CC BY-NC-ND
Contratos de Tecnologia:
A segurança jurídica nas
parcerias e negócios
tecnológicos
Gabriel Leonardos
KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
São Paulo, 29 de abril de 2015
Tipos contratuais
O INPI reconhece as seguintes modalidades de contratos de
transferência de tecnologia:
(i) Contrato de Licença de Uso de Marcas;
(ii) Contrato de Licença de exploração de Patentes;
(iii) Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial (Knowhow);
(iv) Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica;
(v) Contrato de Franquia.
Contratos apresentados ao INPI:
Ano
Fornecimento de
Tecnologia
Industrial
Licença de
Licença de
Exploração de
uso de
Patente
Marca
Outros
Serviço de
Assistência
Técnica
Franquia
2010
124
14
33
135
73
595
974
2011
133
19
42
178
41
736
1149
2012
118
102
39
168
2
820
1249
2013
133
59
33
166
4
736
1131
2014
122
71
29
176
8
738
1144
Total Geral
630
265
176
823
128
3625
5647
Total
Geral
Depósitos de Patentes no INPI brasileiro:
(Fonte: Valor Econômico. 4, 5 e 6 de abril de
2015. P. A4)
Contratos entre empresas
● Efeito do registro ou averbação no INPI: fiscais, cambiais, defesa da
patente, eficácia perante terceiros (publicidade).
● Papel do INPI – ingerência; normas não-escritas.
● Empresas pertencentes ou não ao mesmo grupo: em contratos
internacionais entre empresas do mesmo grupo há restrições cambiais
quanto aos valores a serem pagos. Em contratos internacionais entre
empresas não-ligadas (quase) não há restrições.
● Contrato entre empresa brasileira e estrangeira
● Contratos entre duas empresas brasileiras – é necessário registrar no
INPI? Sim, se o pagante (licenciado) é tributado pelo lucro real – não
havendo aprovação pelo INPI há o risco de autuação pela Receita
Federal.
Contratos entre empresa e ICT
● Lei de Inovação – n° 10.973/2004, regulamentada pelo
Decreto n° 5.563/2005 – Primeira lei brasileira que cuida
do relacionamento entre universidades e empresas.
● Tipos de contrato previstos na Lei de Inovação:
(i) Contratos de permissão e compartilhamento de
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e
instalações de ICT’s – art. 4°.
Não há utilização ou disposição de capital intelectual, mas
somente da infraestrutura.
Contratos entre empresa e ICT
(ii) Contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento – arts. 6° e 7°
Ocorre transferência/licenciamento de conhecimentos
desenvolvidos antes da contratação.
(iii) Contratos de prestação de serviços - art.8° - solução
de uma demanda pontual.
(iv) Acordos de Parceria – art. 9°
(iv) Contrato de cessão de criação – art. 11
Contratos entre empresa e ICT
Acordos de Parceria – art. 9°
Atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento
de tecnologia, produto ou processo.
“(...) Nesta hipótese, ao contrário, a Lei de Inovação exige que seja definida em contrato
a alocação não só da titularidade da propriedade intelectual gerada pela pesquisa, mas
também da participação nos resultados da exploração dos bens resultantes dessa
parceria (§§2º e 3º do art.9º da Lei de Inovação). Esta divisão de propriedade e de
resultados financeiros da exploração deverá manter proporção (A) com o montante do
valor agregado do conhecimento já existente, em cada uma das partes contratuais, no
início da parceria, e (B) com o valor dos recursos humanos, financeiros e materiais
aportados pelas partes. Os recursos humanos, financeiros e materiais trazidos pelas
partes após o início do programa de pesquisa parecem relativamente fáceis de avaliar,
mas o valor do conhecimento preexistente em cada uma das partes não é de fácil
determinação. Esta exigência legal obriga as partes de um contrato de parceria a
avaliarem, antes da assinatura do contrato, a tecnologia e os conhecimentos
relevantes à pesquisa a ser iniciada, que serão aportados pelas partes. Esse aporte não
se confunde com aporte de capital, pois nesta alternativa não se forma uma sociedade
entre as partes, mas simples “parceria”, cuja natureza jurídica pode ser comparada á de
um consórcio. (...)” Juliana Viegas in Contratos de Propriedade Industrial e novas tecnologias. Manoel J.
Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo. Editora Saraiva. Ano 2007 – série
Gvlaw, p.211.
O contrato é um processo
● Fase negocial: discussão acerca do objeto do contrato. Não adianta ter
pressa: várias etapas para chegar ao contrato. (Who blinks first? / Os
últimos 20 minutos.)
● Boa-fé desde as tratativas.
● Carta de intenção: vinculação; comunicação formal sobre a desistência
na celebração do contrato; exaurimento da carta de intenção.
● Acordos prévios de sigilo: quem se compromete com o sigilo, descrição
das informações a serem mantidas confidenciais, prazo de manutenção do
sigilo.
● Esboço das obrigações de cada uma das partes e a compensação
financeira que caberá a cada uma. Regulamentar no contrato as regras do
condomínio (cotitularidade), i.e., as atividades e atos de cada contratante, é
a melhor forma de prevenir problemas.
O contrato é um processo
● A quem pertence os aperfeiçoamentos realizados?
● Impossibilidade de licenciar (“alugar”) know-how.
● CADE - Resolução n° 10 de 03/01/2015: Obrigatoriedade de notificação prévia dos
“contratos associativos”. São associativos quaisquer contratos com duração superior a dois anos (ou
que alcance dois anos na renovação) em que houver cooperação horizontal (entre concorrentes) ou
vertical (entre agentes econômicos em diferentes etapas de uma cadeia produtiva) ou
compartilhamento de riscos que acarretem relação de interdependência entre as partes. Presunção
de cooperação horizontal ou vertical ou compartilhamento de risco nos contratos em que as partes,
ou seus grupos econômicos: (i) estiverem horizontalmente relacionadas no objeto do contrato,
sempre que a soma de suas participações no mercado relevante afetado pelo contrato for igual ou
superior a 20%; ou (ii) estiverem verticalmente relacionadas no objeto do contrato, quando pelo
menos uma delas detiver 30% ou mais de um dos mercados relevantes afetados pelo contrato,
desde que preenchida pelo menos uma das seguintes condições: (ii.1) o contrato estabelece
compartilhamento de receitas ou prejuízos entre as partes; ou (ii.2) do contrato decorra relação de
exclusividade.
● Exclusividade – importante delimitar: exclusivo para quem? O licenciante
pode continuar a usar a tecnologia/patente? Quem recebe o direito pode
receber know-how de outros e sublicenciar o direito recebido?
O contrato é um processo
● Possibilidade de agir em nome da outra parte: autorização
para agir contra infratores, nível de ingerência do titular;
custeio das despesas para perseguir a infração.
● Cotitularidade + royalties (lump sum ou fluxo contínuo).
● Cláusula escalonada para dirimir conflitos: negociações de
boa-fé – mediação – arbitragem.
● Compromisso Arbitral – Cláusula cheia e cláusula vazia.
Necessário detalhamento acerca do procedimento arbitral: lei
aplicável, local, idioma, quantidade de árbitros.
Inovação no Brasil
● Emenda Constitucional n° 85/2015: incorporação do termo
“inovação”; status constitucional; ampliação do leque de
entidades que podem receber apoio do setor público.
Observações Finais:
“Recentemente (...) Eu disse que
nós precisamos dar uma ênfase
em patentes, e não em papers.
(...)
Mas o que eu estava querendo dizer
na minha fala era que patente é
importante, que patente é
imprescindível. Nós teremos de ter
pessoas capazes de gerar patentes
no Brasil. E o governo federal
assume, aqui, hoje, o compromisso
de modificar e modernizar o
Instituto Nacional de Propriedade
Industrial.”
(Discurso da Presidente da República, Dilma
Rousseff, na cerimônia alusiva à exposição sobre o
Programa de Apoio à Competitividade da Indústria,
em 13.04.2012)
O Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos –
SAE do Governo Federal, Roberto MangabeiraUnger,
em recente entrevista (Jornal Valor, edição de 11-1213 de abril de 2015, pág. A14), assim explicou o
projeto elaborado por sua Secretaria:
Valor: Qual é a nova estratégia?
Resposta: Uma estratégia produtivista e
capacitadora. O modelo anterior era organizado em
torno do consumo e da demanda. O novo modelo tem
que ter como preocupação central a produção e a
oferta. (...) A democratização a demanda pode-se
fazer só com dinheiro. A democratização da oferta
exige uma inovação estrutura, que raramente fizemos
em nossa história nacional.
Nós estamos acostumados a resolver problemas com dinheiro e não
com imaginação e inovação institucional, que é agora a tarefa. (...) Este
projeto eu distinguiria em três grandes capítulos. A primeira parte são
inovações destinadas a ampliar as oportunidades econômicas, o acesso às
oportunidades produtivas. É o que chamo de produtivismo includente. (...)
Valor: O que é produtivismo includente?
Mangabeira: São três conjuntos de iniciativas capazes de
compor a agenda do produtivismo includente. O primeiro
se destina a qualificar. Há centenas de milhares de
pequenos e médios empreendimentos no país, mas a
vasta maioria está afundada nesse primitivismo produtivo,
sem acesso a crédito, à tecnologia e a práticas
avançadas. Não basta ter uma agenda simplificadora, a
antiga agenda Hélio Beltrão, para aliviar o ônus tributário e
regulatório que pesa sobre os empreendedores, é preciso
também ter uma agenda qualificadora. Nas grandes
economias do mundo, as maiores empresas estão
cercadas por uma periferia de empresas menores,
porém vanguardistas, que acalentam as inovações
mais radicais. A nós falta esta periferia vanguardista.
Nós temos que criá-las.
Obrigado!
Gabriel Leonardos
[email protected]
www.kasznarleonardos.com