O SENTIDO SECUNDÁRIO DA MARCA (“SECONDARY MEANING”).
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6, QUINQUIES, C.1 DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS E OS
REFLEXOS DO USO PROLONGADO E DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO NA PROTEÇÃO
DAS MARCAS.
Autor: Antonio Ferro Ricci
Sócio Fundador da Ricci Propriedade Intelectual
Presidente da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes
de Propriedade Intelectual
Palestra Proferida no Congresso da ABPI – Associação Brasileira
de Propriedade Intelectual - Agosto de 2006 – Brasília/DF
1 – Introdução
Coube-nos tratar do fenômeno denominado sentido secundário da marca (“secondary
meaning”) e da interpretação e aplicação, no Brasil, do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção
da União de Paris que dispõe expressamente que: “Para determinar se a marca é suscetível de
proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato,
particularmente a duração do uso da marca”.
O fenômeno do secondary meaning está estreitamente relacionado a um dos principais
requisitos para a proteção e para o registro das marcas, qual seja: a presença da
distintividade1.
O tema da distintividade da marca já foi abordado, de forma clara, filosófica e didática,
inclusive sob o enfoque da filologia, da semasiologia2 e da hermenêutica jurídica, nas
palestras proferidas pela Exma. Sra. Desembargadora Federal Dra. Liliane Roriz e pelo Exmo.
Sr. Juiz Estadual Dr. Antonio Carlos Torres.
As posições expostas pelos dois ilustres integrantes do Poder Judiciário Brasileiro que me
antecederam, apresentaram interessantes e inovadoras visões da função dinâmica das
marcas, que merecem profunda reflexão por todos aqueles que militam na defesa destes
direitos.
Pedimos licença, entretanto, para voltar a abordar o tema, e tentaremos fazê-lo sob outro
enfoque, visto que indispensável para a compreensão do Artigo 6-Quinquies C.1. da
Convenção da União de Paris.
Como já vimos nas palestras antecedentes, a distintividade é requisito sine qua non para a
proteção da marca e matéria que diz respeito à própria natureza jurídica e ontológica do
instituto jurídico, configurando, assim, tema que apresenta alto grau de complexidade.
1
LPI – Lei 9279/96 - Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
2
Semasiologia – Ciência que estuda o sentido das palavras partindo do significante para estudar o significado.
1
Por esses motivos, é natural que o tema gere um grande debate na doutrina e na
jurisprudência, por estarmos tratando do “átomo” do instituto, i.e: seu próprio ser e a própria
razão de existir da marca, que delimita e define a possibilidade de sua proteção e o grau de
extensão da proteção conferida pela Constituição Federal3 e pela legislação ordinária4.
Os Tratados Internacionais, a legislação de quase todos os paises, bem como a Lei 9.279/96 –
Lei da Propriedade Industrial Brasileira (LPI) - contêm normas que visam estabelecer critérios
para se aferir a presença do requisito de distintividade, assim como critérios para se aferir a
presença dos demais requisitos exigidos para a proteção das marcas, quais sejam: a novidade
relativa e a veracidade.
Visando estabelecer critérios e parâmetros de aferição sobre a presença dos requisitos
exigidos, mencionadas normas optam pela forma negativa, ou seja: estabelecem proibições
para o registro de determinadas expressões ou de determinados sinais que recaiam em
determinadas situações concretas.
Entretanto, parece-nos evidente que o texto frio e literal das proibições legais, que muitas
vezes trazem alto grau de subjetividade, não devem e não podem ser os únicos critérios que
deverão ser levados em consideração na aferição da presença da distintividade, dos demais
requisitos exigidos e do grau de proteção de uma marca no mercado. Portanto, as proibições
legais de registro que recaem sobre determinados sinais não podem ser interpretadas como
normas estanques, absolutas e estáticas.
De fato, as proibições de registros de marcas devem ser aplicadas e interpretadas à luz dos
princípios gerais, das peculiaridades fáticas que cercam o sinal ou a expressão em cada país e
em cada mercado específico, da percepção do consumidor sobre determinados sinais, dos
produtos e serviços que visam distinguir e das situações fáticas que envolvem eventual
conflito entre as marcas.
Dessa forma, quando da aplicação e interpretação das normas e critérios para aferição dos
requisitos exigidos para o registro ou, ainda, para a proteção da marca no mercado contra o
ataque pela contrafação, deverá ser levada em consideração a própria natureza jurídica do
instituto e a interpretação moderna e sistemática dos objetivos do legislador, i.e: a proteção
ao consumidor, ao trabalho, ao investimento, a repressão à concorrência desleal e parasitária
e, finalmente, da livre iniciativa.
2 – Distintividade - interpretação e aplicação das proibições de registro de marcas.
Entre as principais proibições de registro de marca, por ausência da distintividade,
encontramos aquelas normas que excluem da proteção:
3
4
Constituição Federal, Artigo 5º, inciso XXIX.
Artigos 129, 130 e 131 da Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial.
2
a) as expressões e sinais de caráter genérico, de uso comum, vulgar, necessário ou
descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, salvo
quando revestidas de suficiente forma distintiva. (inciso VI do Artigo 124 da L.P.I c/c
Artigo 6-Quinquies B.2 da Convenção da União de Paris).
b) os sinais que sejam comumente e usualmente empregados para designar uma
característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e época de produção, salvo se revestidas de suficiente forma distintiva.
(inciso VI do Artigo 124 da L.P.I. c/c Artigo 6-Quinquies B.2 da Convenção da União de
Paris)
c) letras, algarismos e data, isoladamente, salvo quando revestidas de suficiente forma
distintiva. (inciso II do Artigo 124 da LPI.)
d) Côres e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo. (inciso VIII do artigo 124 da LPI).
e) Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o
produto ou serviço a distinguir. (inciso XVIII do artigo 124 da LPI)
f) A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico (inciso XXI do Artigo 124 da LPI)
Diversas destas normas, apesar de trazerem conceitos imbuídos de certa subjetividade,
trazem claras condições e requisitos para sua aplicação ao utilizarem a redação: “quando
tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir” ou, quando as expressões forem
utilizadas “comumente” e habitualmente para determinadas finalidades.
É sob este enfoque que o interprete e o julgador terá que fazer uma apreciação concreta e
fática da presença daquelas condições de aplicação das proibições. Para tanto,
necessariamente, terá que levar em consideração e aferir o sentido semântico primário ou
seu sentido usual e habitual da expressão em determinado país, em determinado mercado ou
campo da técnica e da ciência, inclusive analisando as situações culturais e lingüísticas
específicas do país onde a norma se aplicará.
Para incidência das proibições, a expressão ou sinal deve ser usualmente empregado pela
população em geral ou por determinado campo da técnica, da ciência ou do mercado
econômico, em relação aos produtos e serviços que a marca visa distinguir.
De igual forma, na outra situação de incidência da proibição, envolvendo sinais de caráter
genérico, comum, necessário ou descritivo, a relação do sentido semântico primário da
3
expressão com os produtos e serviços deverá ser direta e imediata, conforme defende Carlos
Henrique de Carvalho Fróes5, ao lecionar que:
“Na realidade, como ensina Antonie Braun, antigo bâtonnier da Bélgica, para que
uma denominação seja inapropriável é indispensável que designe o produto ou
serviço de forma verdadeira, precisa e usual, isto é, costumeira, habitual (Précis
des Marques des Produits, ed. 1971, pág. 69).
Por outro lado, a relação existente entre a palavra adotada como marca e os
artigos ou serviços indicados para impedir o registro ou anulá-lo deve ser direta
e imediata, como decidiu o Supremo Tribunal, relator o eminente Min. Rafael
Mayer, dando interpretação correta ao citado art. 65, item 20, do antigo Código
da Propriedade Industrial ( Diário Oficial de 27/06/1986, pág. 11.624)”.
Portanto, se a relação é indireta estaremos tratando de marcas evocativas, que são
perfeitamente passíveis de proteção e registro, conforme pacífica doutrina e jurisprudência,
não incidindo aquelas proibições.
De igual forma, as proibições não serão aplicáveis se estivermos diante de uma expressão
que, apesar de dicionarizada e possuir significado semântico na língua portuguesa ou em
língua alienígena, essa não tiver qualquer relação, direta ou indireta, com o produto ou
serviço. Nessa hipótese, estaremos diante de marca puramente fantasiosa que se configura
em sinal que possui maior grau de distintividade e natural vocação para, regra geral, se
transformar em marca com maior singularidade e maior grau de proteção legal, quando
analisada apenas em si mesmo (distintividade intrínseca).
Com base nestes princípios, parece-nos legítimo e lógico concluirmos que: quando da
apreciação e aplicação das proibições legais, e quando da análise de conflitos de marcas para
se aferir o grau de proteção em relação ao caráter distintivo do sinal, dois critérios deverão
ser levados em consideração, simultaneamente, quais sejam:
5
(i)
a distintividade intrínseca do sinal, i.e., quando analisado em sí mesmo, no seu
sentido semântico primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta
ou indireta com os produtos ou serviços. Para tanto deverão ser levadas em
consideração as peculiaridades lingüísticas, filológicas e culturais do país no qual a
norma terá aplicação.
(ii)
a distintividade extrínseca (externa) do sinal em relação ao mercado e ao próprio
e peculiar público consumidor do produto ou do serviço, levando em
consideração, inclusive, a realidade e as peculiaridades de fato do mercado ou do
país onde a norma será aplicável, aferindo se o sinal tem reflexos e interferência
FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho, - Trabalho inédito sobre o requisito de distintividade e o sentido
secundário da marca, ao qual tivemos acesso e autorização do autor para citar e fazer referência, pelo que
agradecemos imensamente.
4
no campo econômico, na concorrência entre competidores, na percepção e na
proteção do público consumidor.
Não podemos deixar de considerar a relevância que o direito do consumidor angariou nas
últimas décadas, cujos princípios e normas estão diretamente atrelados aos princípios e à
regulamentação da livre iniciativa e da leal e livre concorrência. Estes direitos e seus
respectivos princípios foram elevados ao nível de direitos constitucionais invioláveis e pilares
da ordem econômica na Constituição Federal Brasileira de 1988.6
Se assim é, parece-nos legítimo concluir que a apreciação da “distintividade extrínseca e
externa” da marca é um critério inafastável que, nos últimos 50 anos e nos dias atuais,
angariou maior importância que a apreciação da mera e singela “distintividade intrínseca”.
O critério da apreciação da distintividade intrínseca do sinal, quando aplicado isoladamente,
configura uma analise fria, literal e estática das normas e dos princípios gerais, que
certamente já não mais atende e conflitam com os modernos princípios que informam a
legislação, a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria, a proteção do consumidor, os
princípios constitucionais acima mencionados, e a realidade gerada pelo comércio e pelas
comunicações instantâneas e globais que experimentamos.
Por outro lado, é indispensável considerar que o público consumidor é o principal destinatário
final daquelas normas e do requisito da distintividade. De fato, é o consumidor que utilizará o
sinal para distinguir um produto de outro, evitando a confusão ou indevida associação ou,
também, evitando que ele - consumidor - seja induzido em erro no tocante à origem,
qualidade, características, etc...
Por essas razões, a situação fática decorrente da real percepção do consumidor em relação a
um determinado sinal ou marca tem extrema relevância, seja para aplicar a norma e indeferir
o registro, seja para afastar a incidência das proibições concedendo a proteção ao sinal.
De igual forma, como veremos adiante, as circunstâncias de fato que envolvem a realidade do
mercado específico no qual a marca é utilizada, bem como a percepção objetiva e real do
consumidor e do mercado em relação a este sinal, tem relevância fundamental para se
apurar e julgar conflitos envolvendo a contrafação ou a possibilidade de registro em
confronto com direitos anteriores.
A redação atual do artigo 6,quinquies,C.1 da C.U.P. foi adotada por alteração aprovada na
Conferencia de Revisão de Lisboa em 1958. A primeira redação daquele dispositivo legal,
originalmente inserido na Revisão de Haia de 1925, dispunha que: “Para determinar se a
marca é suscetível de distintividade deverão ser aplicadas todas as circunstâncias de fato,
particularmente a duração do uso da marca”.
6
Artigo 170 da Constituição Federal Brasileira e Artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor - Lei No.
8.078/90.
5
Portanto, a redação original era mais direta e restritiva ao explicitar critério apenas para a
apuração do requisito da distintividade. A alteração implementada pela Conferencia da
Revisão de Lisboa ampliou a importância das “circunstâncias de fato”, substituindo a
expressão “distintividade” pela expressão “proteção”.
G.H.C. Bodenhausen, antigo Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual
– OMPI (BIRPI), em seu Guia de Aplicação da Convenção da União de Paris7, ao comentar a
norma e a “mens legis” do artigo 6, quinquies, C.1, afirma que a intenção da alteração da
norma, ocorrida na Revisão de Lisboa, foi alargar e dar maior extensão às circunstâncias de
fato para apreciar as proibições de registros de marcas, in verbis:
“Após a Conferência de Revisão de Haia em 1925 e até a Revisão da Conferência
de Lisboa em 1958, o Artigo em estudo continha uma provisão para que ao se
determinar o caráter distintivo de uma marca, deveriam ser levadas em conta
todas as circunstâncias de fato, particularmente o lapso de tempo que a marca
esteve em uso. A Revisão da Conferência de Lisboa ampliou o escopo deste
princípio, por aplicá-lo à determinação da questão de se uma marca faz jus à
proteção, isto é, para todas as possibilidades de indeferimento ou anulação de
marcas, estabelecidas no artigo 6 quinquies, Seção B.
Por exemplo, as circunstâncias de fato podem demonstrar que durante um longo
período de tempo de uso simultâneo, duas marcas não muito diferentes não
causaram, no entanto, nenhuma confusão, de forma que o registro de uma delas
não infringe os direitos da outra. Ou as circunstâncias podem demonstrar que
uma marca originalmente sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um
significado secundário, tornando-a distintiva. Ou, novamente, as circunstâncias
podem demonstrar que uma marca que parece conter uma sugestão enganadora,
na realidade não leva a engano algum e, portanto, pode ser considerada como de
natureza incapaz de enganar o público.
As autoridades competentes do país onde se reivindica a proteção marcaria
também poderão tirar conclusões deste tipo de fatos ocorridos em outros países.”
(Grifo nosso)
Por esses motivos, concluímos que o Artigo 6,quinquies,C.1 da Convenção da União de Paris é
um princípio e comando legal que se aplicará a diversas situações envolvendo a análise sobre
a registrabilidade da marca e, também, na análise de conflitos administrativos e judiciais
entre marcas idênticas ou semelhantes e, portanto, sua aplicação não se limita à questão da
aquisição da distintividade pelo fenômeno do sentido secundário.
Colocados esses princípios e dentro desse cenário que revela a função dinâmica da marca, se
insere o nosso tema da aquisição da distintividade de um sinal pelo uso prolongado no
mercado e pelos investimentos realizados por seu titular, através do fenômeno denominado
de secondary meaning.
7
Bodenhausen, G.H.C – In GUIA PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Revisada em Estocolmo em 1967 – Edição do BIRPI (Atual OMPI) – 1969 –
Reimpressa pela OMPI em 1991, página 117/118.
6
3 – Da aquisição da distintividade pelo uso e pelo “secondary meaning”
A realidade e transformação mercadológica, industrial e econômica que teve lugar
principalmente a partir do final do Século XIX e início do Século XX, trouxe a constatação do
seguinte fato: diversos empresários e comerciantes passaram a utilizar sinais e expressões
para distinguir seus produtos que, em princípio, recairiam dentro das proibições legais de
registro de marcas, uma vez que ausente a distintividade intrínseca.
O uso efetivo e prolongado dessas expressões para distinguir produtos e serviços que, a priori
e regra geral não poderiam reivindicar e angariar a proteção marcária, aliado ao
investimento em tecnologia e propaganda, criaram uma circunstância de fato no mercado na
qual os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de
produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa.
Constatou-se, também, que este fenômeno gerava incontestáveis reflexos jurídicos na órbita
da proteção dos direitos de seus titulares, na proteção do trabalho e do investimento, bem
como na esfera da defesa do próprio consumidor.
Essa forma de identificação e associação de uma expressão ou sinal, pelo consumidor ou pelo
mercado específico, como marca de um determinado produto fabricado por uma
determinada empresa, gera um descolamento, uma separação e distinção na mente do
consumidor entre o sentido semântico primário e original da expressão e, de outro lado, a
identificação da expressão como marca de um produto ou de um serviço.
Em outras palavras, aquela expressão ou sinal que, originalmente e a priori, não teria
suficiente distintividade intrínseca, adquire a distintividade na mente do consumidor e passa
a ter um segundo significado para consumidor, qual seja. o sentido secundário de verdadeira
marca.
Portanto, o secondary meaning é um fenômeno lingüístico e psicológico que ocorre na mente
do consumidor que gera a suficiente e necessária distintividade, tornado o sinal “capaz de
distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento8”,
atendendo o requisito exigido pelo item 1 do Artigo 15 de TRIPS e pelo artigo 122 da Lei da
Propriedade Industrial Brasileira.
Jose Antonio Faria Correa9 explica muito bem este fenômeno ao lecionar que:
“(...) Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma ‘segunda natureza’ (secondary
meaning), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara
8
Artigo 15, item 1 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao
Comércio (TRIPS), promulgado no Brasil pelo Decreto 1.355 de 30/12/2004, que aprova a ata final que incorpora
aos resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em
Marraqueche, em 12/04/1994, e que entrou em vigor no Brasil em 01 de Janeiro de 1995.
9
CORREIA, José Antonio B. L. Faria, - “Marcas Fracas – ma non troppo”, In Anais do XIII Seminário Nacional
da Propriedade Intelectual da ABPI – 1993, página 32.
7
dos sinais puramente ‘descritivos’, que, por força do uso, passam a ser identificados
com determinado produto ou serviço. O desenvolvimento de um significado secundário
deriva de um processo de depósito semântico dentro do significante. O significante é
apenas uma forma, ou, antes, uma fôrma, servindo de receptáculo a conteúdos
diferentes, simultânea ou sucessivamente, por processo diacrônico. O significante que,
inicialmente, possuía um significado ou mais, passa a ter mais um, no plano
puramente privado. A marca ‘NATIONAL’, por exemplo, além do significado que
possui no idioma inglês (‘procedente de uma nação’), conquistou mais um, passando a
ser um sinal identificativo de produtos eletrônicos provenientes da Matsushita
Electrical Company ou de suas licenciadas, tendo sido considerada registrável pelo
Judiciário. Outro exemplo é a marca ‘CONTINENTAL’ que o INPI chegou a registrar
como notória.”
O fenômeno do secondary meaning gera, portanto, uma circunstância de fato que traz a
distintividade extrínseca ao sinal e que afasta a incidência das proibições previstas no artigo
124 da LPI e daquelas proibições inseridas no Artigo 6-Quinquies B.2 da Convenção da União
de Paris.
A constatação dessa realidade fática e o reconhecimento de que traz evidentes reflexos
jurídicos na proteção da marca e do consumidor, configuram a gênese e o motivo da
introdução do Artigo 6,quinquies,C.1 na Convenção da União de Paris, cuja norma foi
originalmente inserida na Revisão de Haia em 1925, com a alteração da redação ocorrida na
Revisão de Lisboa em 1958.
Trata-se, portanto, de norma que traz um princípio de exceção e que afasta a aplicação das
proibições e de outras normas incidentes na aferição da proteção às marcas.
Apesar de pouco debatido, o assunto não é novo no Brasil e não é desconhecido da
jurisprudência administrativa e judicial. Conforme relata o Dr. Carlos Henrique de Carvalho
Fróes em seu trabalho inédito acima mencionado, as marcas “GEMADO10” para designar
vinhos e a marca “VOLKSWAGEM”11, cuja tradução é “carro do povo”, foram concedidas no
Brasil por decisão administrativa do extinto Conselho de Recursos do Departamento Nacional
da Propriedade Industrial, pela aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União
de Paris e pelo reconhecimento do fenômeno do sentido secundário.
Na esfera judicial, a matéria também já foi debatida e decidida pelo antigo Tribunal Federal de
Recursos, que levou em consideração a longa duração do uso das marcas no mercado para
anular a decisão de indeferimento e reconhecer a possibilidade de registro das marcas
“ULTRAGAZ”12, “POLVILHO ANTISSÉPTICO”13 e “VECAMBRÁS.14
10
Decisão publicada no Diário Oficial, Seção III, de 29/06/1954, pagina 1.628 – “GEMADO” é expressão comum e
técnica no ramo de bebidas.
11
Decisão publicada no Diário Oficial, Seção III, de 20/10/1956, página 3.136.
12
Acórdão do TFR/RJ publicado no Diário Oficial de 17/12/1981 e levou em consideração que a marca
“ULTRAGAZ” era utilizada como marca há vários anos, sem oposição, afastando a incidência das proibições
legais, embora se pudesse admitir, com reserva, que esse vocábulo era designativo de qualidade.
13
Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli publicado no Diário Oficial de
17/10/1985, página 18.379 – que confirmou a decisão de primeira instância que anulou o despacho de
8
De igual forma, o registro da marca “BRILHOCERAMICA” foi concedido por decisão do
Tribunal Federal de Recursos - 4ª. Turma – Relator Min. Romildo Bueno de Souza – DJ.
20/04/81, no julgamento da Apelação Cível 56.947-RJ, não somente por ser marca evocativa
mas, também, por ter sido levado em consideração o longo tempo de uso da marca pelo seu
titular no Brasil.
O Tribunal Regional Federal - 2ª. Região, em decisão publicada no Diário da Justiça de
03/12/1996, e proferida na Apelação Cível No. 69.349 – Relator. Juiz Federal Rogério Vieira
de Carvalho – anulou a decisão de indeferimento e concedeu o registro da marca
“GASTHAUS” para distinguir restaurantes, não obstante o seu significado na língua alemã ser
“hospedaria”. Esta decisão reconhece expressamente a aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1
no Brasil e a aquisição da distintividade pelo uso ininterrupto por quase duas décadas,
reconhecendo que o fenômeno do secondary meaning ocorreu pelo “descolamento” de seu
sentido semântico original na mente do consumidor, transformando-se em marca de seu
titular.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, em casos
envolvendo a infração e o ataque à distintividade das marcas “ALPARGATAS” e “TICKET”, não
obstante não tratarem expressamente da aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 da C.U.P.,
aplicaram em suas decisões os princípios decorrentes desta norma e do fenômeno do
secondary meaning para assegurar a proteção daquelas marcas e reconhecer a contrafação
das mesmas, conforme veremos adiante.
4 – Da posição e interpretação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial Brasileiro
(I.N.P.I.) e das teses contrárias à aplicação do secondary meaning no Brasil.
Não obstante a doutrina e a jurisprudência acima mencionada, o I.N.P.I. brasileiro não vem
reconhecendo a aplicação da teoria do secondary meaning em nosso país, e não vem
aplicando o Artigo 6-Quinquies C.1 da CUP, principalmente para marcas requeridas por
nacionais.
Conforme veremos na exposição do Dr. Edson Lobo, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do
INPI, por quem nutrimos o maior respeito e admiração pelo notável esforço e trabalho que
realizou quando da implantação da Lei 9.279/96, e pela notória experiência e conhecimento
da matéria, a posição assumida pelo I.N.P.I. está lastreada na seguinte interpretação e tem os
seguintes fundamentos:
indeferimento, por reconhecer que a marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, distintiva de produtos dermatológicos,
era marca utilizada no mercado brasileiro há mais de 50 anos, já reconhecida pelo consumidor como marca
daqueles produtos específicos.
14
Acórdão do TRF/RJ - publicado no Diário Oficial de 12/11/1975, pagina 8.313, que considerou a marca
“VECAMBRÁS” passível de registro, considerando que a marca estava em uso pelo interessado “há mais de 20
anos”, afastando a alegação de configurar um sinal que induzia a falsa procedência, visto que o sufixo “BRAS”
poderia dar a idéia de que se tratava de pessoa jurídica de direito público.
9
(i)
O secondary meaning somente teria aplicação nos países que adotam o sistema
declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos paises que adotaram o sistema
atributivo de direitos e o “first to file”;
(ii)
A norma do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP somente seria aplicável para as marcas
já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável
o princípio “telle quelle” 15 previsto no Artigo 6.Quinquies A.1 da C.U.P.;
(iii)
Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em
consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que,
portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade
intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.
(iv)
Que a legislação brasileira não tem previsão da perda ou extinção do registro de
marca pela ocorrência da degenerescência da marca (perda da distintividade), que
seria o fenômemo reverso ao secondary meaning.
Com todo o respeito que merece a posição adotada pelo I.N.P.I. e por aqueles que defendem
esta tese, não podemos concordar com tais argumentos por não vislumbramos fundamento
legal e, ainda, por entendermos que não resistem a uma interpretação sistemática do
instituto juridico da marca e da “mens legis” da Convenção da União de Paris, da Constituição
Federal e da Lei da Propriedade Industrial Brasileira, senão vejamos:
O Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris é norma em vigor no Brasil e,
como vimos, já integrava aquele tratado internacional desde 1925, com redação alterada em
1958, que foi mantida na ultima Revisão de Estocolmo (1967), não trazendo qualquer tipo de
restrição à sua aplicação no tocante ao tipo de sistema de registro adotado pelos países.
Portanto, mencionada norma é uma obrigação assumida por todos os paises, sem qualquer
restrição, sejam por aqueles que adotaram o sistema declaratório, sejam por aqueles que
adotaram o sistema atributivo. O secondary meaning é uma circunstancia de fato que ocorre
em todos os paises, uma vez que é um fenômeno lingüístico e psicológico na mente do
consumidor, que gera reflexos jurídicos e econômicos em
todos os países,
independentemente do sistema adotado.
Não existindo expressa restrição para a aplicação da norma, não cabe ao interprete restringir
ou criar limitações para a abrangência e aplicação daquele texto convencional, sob pena de
violação e negativa de vigência da norma no Brasil. Este assunto já foi debatido em nossos
Tribunais e a argumentação do I.N.P.I. foi afastada e rejeitada pela sentença proferida no caso
da marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO”16, requerida por empresa brasileira, cujo despacho de
15
O princípio “telle quelle” estabelecido pelo Artigo 6,quinquies, A.1 da CUP determina que a marca
regularmente registrada no país de origem será admitida para registro, e protegida nos demais paises da União,
“tal qual” a sua forma original objeto do registro concedido pelo país de origem do requerente, visando impedir que
o registro seja recusado por motivos referentes à forma de apresentação ou por motivos relativos à redação da
especificação de produtos/serviços constantes no registro original que, eventualmente, estejam em desacordo
com a legislação do pais no qual se requer a proteção.
16
A sentença proferida neste caso assim se expressou: “Não ficou demonstrado o argumento do réu no sentido
de que tal ressalva (o art. 6º, quinquies ,da Convenção de Paris) só prevalecia nos países em que a propriedade
da marca se adquire por mera ocupação, uma vez que não foi citado e parece não inexistir qualquer dispositivo
10
indeferimento foi anulado com fundamento no Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção de
Paris, reconhecendo o fenômeno do secondary meaning. Esta decisão foi confirmada pelo
Tribunal Regional Federal – 2ª. Região. 17
Por outro lado, o argumento de que a norma está inserida dentro do Artigo 6, quinquies da
Convenção de Paris que, em seu item “A.1” trata do princípio “telle quelle”, também não traz
fundamento para a posição assumida pelo I.N.P.I., não resistindo a uma interpretação
sistemática daquele tratado internacional e da Lei de Propriedade Industrial em vigor no
Brasil.
De fato, em decorrência do princípio constitucional da isonomia e do princípio do tratamento
nacional inserido no Artigo 2º da Convenção da União de Paris, o artigo 4º. da Lei 9.279/96
(LPI) estabelece expressamente que: “As disposições dos tratados em vigor no Brasil são
aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas
no País.”
Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, tem o direito
de reivindicar igual tratamento conferido aos estrangeiros pela Convenção da União de Paris,
e o direito de reivindicar a aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 quando da análise de suas
marcas, independentemente da aplicação do princípio “telle quelle”.
De fato, se os estrangeiros que venham requerer suas marcas no Brasil dentro da situação do
princípio “telle quelle”, no tocante à aferição da distintividade (item “B.2” da norma) terão
suas marcas examinadas conforme os critérios previstos no Artigo 6, quinquies, e, de outro
lado, se a norma do item “C.1” é um critério de exceção e que poderá afastar a incidência das
proibições aplicáveis ao registro das marcas estrangeiras, parece-nos incontestável o direito
dos nacionais em reivindicar o mesmo tratamento e a aplicação da norma, por força do artigo
4º. da Lei da Propriedade Industrial.
Ressaltamos que esta tese do I.N.P.I. igualmente não foi acolhida pelos nossos Tribunais, uma
vez que os casos das marcas “ULTRAGAZ”, “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, “BRILHOCERAMICA” e
“GASTHAUS”, que citamos acima, foram requeridas por empresas nacionais, em casos nos
quais não se discutiam a aplicação do princípio “telle quelle”. Naqueles casos, o princípio e a
norma do Artigo 6, quinquies, C.1 da CUP foi aplicada a favor daquelas empresas brasileiras.
Interessante notar que os motivos que poderão gerar a recusa de uma marca estrangeira,
previstos no item “B” do Artigo 6º, quinquies da C.U.P., guardam estreita relação e sintonia
com algumas das proibições inseridas no Artigo 124 da L.P.I., mormente no tocante à
presença do requisito de distintividade. Basta uma singela comparação entre o inciso VI do
Artigo 124 e o item “B.2” do Artigo 6, quinquies para concluirmos que estamos tratando dos
mesmos critérios de aferição de distintividade e que as normas apresentam redação e
finalidade semelhante.
convencional ou legal que estabeleça tal restrição quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris”
17
Apelação Cível nº 69349, relator o Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, publicado no Diário Oficial de 3 de
dezembro de 1996, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
11
Portanto, para efeitos de interpretação das proibições do Artigo 124 da Lei da Propriedade
Industrial Brasileira, e para efeitos de proteção das marcas, deverão ser utilizados os mesmos
critérios aplicados na análise dos requerimentos de marcas estrangeiras, inclusive levando em
consideração todas as circunstâncias de fato e o período de tempo do uso da marca no país,
conforme previsto no Artigo 6, quinquies, C.1 e, também, as normas do artigo 10-Bis da
Convenção da União de Paris, que regulam a repressão a atos confusórios e à concorrência
desleal, conforme expressamente previsto no item “C.3” do Artigo 6, quinquies daquele
tratado internacional.
De igual modo, não nos parece ter fundamento jurídico e fático a afirmação de que o I.N.P.I.
não poderá realizar a análise, e não poderá levar em consideração o uso anterior ou as
circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, em decorrência
do princípio do primeiro a depositar e do sistema atributivo.
Em primeiro lugar, não existe qualquer norma expressa que determine esta restrição no
exame. Na verdade, d.m.v., a posição assumida pelo INPI viola e nega vigência aos itens C.1 e
C.3 do Artigo 6º, quinquies da CUP, que trazem comandos expressos no sentido contrário à
argumentação adotada pelo INPI.
Por outro lado, em diversas situações previstas na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, o
INPI vem analisando e, na realidade, é obrigado a analisar as circunstâncias de fato ocorridas
anteriormente à data do depósito da marca, inclusive para negar o registro ou para conferir
um direito, senão vejamos as seguintes situações concretas:
a) Para aplicar os princípios e normas do Artigo 10-Bis da CUP c/c com o item “d”
do Artigo 2º da LPI, e indeferir uma marca com fundamento em concorrência
desleal, na grande maioria dos casos o INPI, necessariamente, terá que apreciar as
circunstancias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca. Basta
uma leitura das publicações da Revista da Propriedade Industrial dos últimos anos e
encontraremos diversos indeferimentos de marcas com fundamento nestas normas.
b) Para aplicar o inciso XXIII do Artigo 124 da L.P.I, que determina que não será
registrável uma marca que imite ou reproduza marca de terceiro, que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade,
necessariamente, em todos os casos, o examinador do INPI terá que apreciar fatos
e circunstâncias ocorridas antes da data do depósito da marca, visto que a norma
somente será aplicável se aquela condição ocorreu antes da data do depósito da
marca.
c) Para aplicação da teoria do aproveitamento parasitário dos sinais distintivos e
do abuso de direito de requerer marcas, com fundamento no inciso I do Artigo 188
do novo Código Civel (Artigo 160,I do antigo C. Civi), igualmente estar-se-á
apreciando a presença de má-fé e à vontade e intenção do requerente parasitário,
12
que surge anteriormente ao depósito da marca e simplesmente se manifesta no
requerimento da marca parasita.
d) Para aplicação do Artigo 126 da LPI e do Artigo 6-Bis da CUP, rejeitando o
registro de sinais que violem marcas notoriamente conhecidas, necessariamente o
I.N.P.I. terá que analisar as circunstâncias de fato ocorridas no mercado antes da
data do depósito da marca a ser examinada, para se concluir se a marca
efetivamente atende aquela condição no país.
e) De igual forma, para indeferir registros com fundamento em marcas de alto
renome , o INPI terá que analisar e aferir, na grande maioria dos casos, a presença
da condição do alto renome no mercado brasileiro (fato da realidade), prevista no
artigo 125 da LPI, anteriormente à data do depósito da marca objeto do exame.
Neste caso específico, é forçoso reconhecer que a norma do artigo 125 também
poderá ser aplicada na hipótese de que a condição do alto renome surja durante a
tramitação do processo, após o depósito da marca.
Finalmente, o argumento de que a tese do sentido secundário da marca não seria aplicável no
Brasil pelo fato da legislação brasileira não prever, expressamente, a perda ou extinção dos
direitos sobre o registro pela ocorrência do fenômeno da degenerescência, ou seja: a perda
da distintividade pelo fato da marca se tornar sinônimo do produto, que é o fenômeno
reverso e a antítese do secondary meaning, também não nos parece argumento legítimo e
lógico para afastar sua aplicação em nosso país.
Temos que reconhecer que o assunto da extinção do registro da marca, coberto pelo manto
do direito adquirido, em decorrência da degenerescência e diluição do poder distintivo, é
bastante polêmico e muito pouco discutido pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. Esse
assunto já foi abordado na exposição realizada pela Dra. Liliane Roriz.
Entretanto, comungamos com a inovadora e corajosa opinião expressada pela ilustre
Desembargadora Federal em sua palestra, uma vez que não vislumbramos obstáculo legal no
Brasil para que seja decretada a extinção do registro de uma marca, por força de uma
decisão judicial, se aquele sinal efetivamente vier a perder a distintividade e a capacidade de
distinguir produtos e serviços, em decorrência de se ter transformado em sinônimo do
próprio produto.
A possibilidade jurídica do pedido de uma ação judicial desta natureza encontra respaldo no
próprio Artigo 6, quinquies, itens B.2 e C.1 da Convenção da União de Paris, uma vez
comprovada aquela circunstância de fato específica, qual seja: a perda total da distintividade
e a perda total da capacidade do consumidor utilizar o sinal para distinguir produtos ou
serviços.
O assunto não é novo na Jurisprudência Brasileira. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar
um caso de infração da marca “FORMICA”, afastou a ocorrência de violação daquela marca
13
pelo reconhecimento da ocorrência do fenômeno da degenerescência de forma incidental18.
De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou a ocorrência de violação
da marca “JET SKI” por reconhecer, de forma incidental, que “a expressão passou a ser
utilizada para denominar motos aquáticas” e, também, pelo fato de que o registro já havia
sido extinto pela caducidade19.
E apenas para aprofundar e polemizar a questão para momento do debate, não podemos
olvidar a interessante doutrina e a tese defendida por alguns Colegas, no sentido de que o
pedido da extinção do registro pelo fenômeno da degenerescência poderia, até mesmo, ser
formulado na esfera administrativa perante o INPI, através de pedido de caducidade por falta
de uso da marca, com fundamento nos inciso II e III do Artigo 142 da LPI, tese esta que nos
parece que não tem a concordância da Dra. Liliane Roriz.
Estas teses têm como fundamento não somente a interpretação e aplicação dos itens B.2 e
C.1 do Artigo 6, quinquies da Convenção de Paris, mas das normas do inciso II e III do Artigo
142 da LPI, pelo entendimento de que estaríamos diante de uma renúncia tácita do titular
e/ou que as marcas já não cumprem sua função social e econômica, que são os pilares e
requisitos para aplicação do instituto da caducidade como, também, por ter ocorrido uma
“modificação que implique alteração de seu caráter distintivo”, conforme expressamente
previsto no inciso II do Artigo 143 da L.P.I.
Por todos esses motivos, e com todo o respeito que merecem os defensores da tese em
debate, não podemos concordar com a posição e a fundamentação legal apresentada pelo
I.N.P.I. para deixar de aplicar, às marcas requeridas por nacionais ou por estrangeiros
domiciliados no Brasil, o fenômeno do secondary meaning e o Artigo 6,quinquies,C.1 da C.U.P.
Esperamos, sinceramente, que o I.N.P.I. reconsidere sua posição, inclusive em decorrência
das decisões judiciais acima mencionadas, nos quais aquela Autarquia Federal compareceu
como parte.
5) Da aplicação do Artigo 6,quinquies, C.1 da C.U.P. na proteção da marca contra o ataque à
distintividade e contra atos de contrafação.
Finalmente, parece-nos importante abordarmos outros aspectos e outras hipóteses, nas
quais a norma convencional em debate, bem como seus princípios, também terá aplicação.
Na realidade, a norma traz um princípio e comando geral para a aferição da proteção da
marca, ou seja: para a proteção de um direito e para aferição do grau de extensão de sua
proteção, determinando que, para este fim específico, deverão ser levadas em consideração
todas as circunstâncias de fato, particularmente o lapso de tempo do uso da marca. Por esses
motivos, a norma do Artigo 6,quinquies, C.1 da C.U.P. poderá ser invocada, e também
aplicada, nos casos envolvendo conflitos entre marcas e direitos, conforme ensina
Bodenhausen no texto acima citado.
18
RE 107.892-8, Supremo Tribunal Federal – 1ª. Turma – rel. Min. Rafael Mayer, j.23.05.1986. Neste
caso concreto a decisão entendeu legítimo o uso pela Ré do nome comercial: “Império das Fórmicas”.
19
Apelação Cível No. 229.580-1/0, TJSP, rel. Jorge Tannus, j.09.11/1995.
14
Neste sentido encontramos jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
quando do julgamento de caso de infração da marca “ALPARGATAS”20, para reconhecer o
direito do titular do nome comercial e da marca para impedir a continuidade de uso pela
empresa ré: Cervera Alpargatas Ltda. A decisão do TJSP, apesar de não citar expressamente
aquela norma da Convenção da União Paris, aplicou integralmente seus princípios,
reconhecendo a ocorrência da aquisição da distintividade pelo uso.
O voto do Relator – Desembargador Cesar Peluzo, atualmente Ministro do Supremo Tribunal
Federal, acolhido por unanimidade, assim se expressou:
“(...) Ninguém questiona que o vocábulo ‘alpargata’ é substantivo que, na
significação original, denota espécie de sapato, ou calçado com algumas
peculiaridades que não vêm ao propósito. Por demonstrá-lo, escusa recorrer aos
dicionários. Mas a questão fática, que está a desafiar a qualificação jurídica neste
processo, é outra, e está em indagar-se, difundindo seu uso como expressão
nominativa de singular espécie de calçado, por ela fabricado há muitos anos, não
acabou a autora por emprestar-lhe conteúdo semiológico translato e singular, que
entrou no universo da concorrência mercantil, a identificar não só o produto em
si, mas o comerciante mesmo, e todas as suas atividades industriais e comerciais.
Foi o que, como ‘fato público e notório’ aconteceu. Por um fenômeno semântico
não incomum e já esmiuçado por estudos pertencentes às áreas da Semasiologia
e da Gramática Histórica, a palavra ‘alpargatas’ perdeu o sentido primitivo e
passou a traduzir, nas relações comerciais e até nas comunicações cotidianas, o
específico calçado então fabricado pela autora e, por contaminação ideológica, a
sua própria identidade, no mundo empresarial e, sobretudo, no plano da
concorrência mercantil. De tal arte que o termo, cuja preponderância na
denominação é intuitiva e manifesta (‘mot vedette’ dos franceses), ganhou a
capacidade de suscitar imediata associação de idéias com aquele produto
industrial característico e com a individualidade objetiva da autora e do seu grupo
econômico, que hoje, não obstante interrompida ou terminada a fabricação, se
identificam por essa única palavra, no relacionamento com o público consumidor.
A autora é individuada apenas como ‘Alpargatas’, assim apresentando-se perante
o mercado, como sendo por este reconhecida.”
Situação comum e recorrente nos conflitos envolvendo marcas descritivas ou mesmo
envolvendo marcas evocativas, é que a defesa da empresa acusada de infração se
fundamentará, normalmente, na falta de distinvidade, inclusive para alegar a nulidade do
registro. Na verdade, o ataque à distintividade da marca traz em seu bojo a discussão e o
questionamento sobre o grau de extensão de sua proteção e do direito de uso exclusivo de
seu titular.
20
Acórdão proferido na Apelação Cível nº 82.301-1, TJSP, 2ª Câmara, rel. Des. Cézar Peluso, j.
10.02.1987 em ação proposta por São Paulo Alpargatas S/A, titular da marca “ALPARGATAS”.
15
Para demonstrar o fundamento, a defesa da empresa acusada de infração normalmente
alegará a proibição de registro prevista no “VI” do Artigo 124 da LPI, até mesmo para tentar
demonstrar que também tem o direito de uso da expressão como marca de produto ou de
serviço.
Nestes casos é que a norma do artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris, como
critério de aferição da incidência das proibições, combinado com a correta interpretação das
proibições e a finalidade das mesmas, tem sua maior aplicação para aferição do grau e
extensão da proteção da marca violada. Por esse motivo, entendemos que o julgador, na
esfera administrativa e judicial, sempre deverá levar em consideração todas as circunstâncias
de fato, especialmente a duração do uso da marca no mercado para compor o conflito.
Entre estas circunstâncias de fato será necessário avaliar se a expressão utilizada pelo infrator
está sendo utilizada como marca (sinal com poder distintivo de produtos ou de serviços) ou
está sendo utilizada em seu sentido semântico próprio em textos apostos na embalagem ou
em impressos.
Quando os infratores se defendem requerendo a aplicação do inciso VI do artigo 124 da LPI,
e atacam a distintividade da marca, esses tem por objetivo tentar demonstrar que essa norma
legal lhes confere o direito de usar a expressão como marca (sinal distintivo) o que, na
grande maioria dos casos, nos parece configurar um raciocínio falacioso e sem fundamento
legal, visto que este não é o objetivo do legislador e da norma citada.
O verdadeiro objetivo do inciso VI do artigo 124 da LPI é não permitir a concessão do direito
de uso exclusivo, retirando-se do domínio público, sobre as expressões citadas naquela norma
legal, visando que seu titular impeça ou crie obstáculos para que terceiros utilizem aquelas
expressões em seu sentido semântico próprio, em textos impressos ou falados e até em
embalagens.
Utilizar as expressões em seu sentido semântico próprio significa que serão utilizadas em
textos e frases, dentro de um contexto no qual está se exercitando o direito de utilizar a
própria língua portuguesa ou estrangeira, quando traduzida para o português, para expressar
uma idéia ou informação, mas não estarão sendo utilizadas com destaque e nem mesmo
como marca (sinal distintivo). Existe uma grande diferença entre essas duas formas de uso.
João da Gama Cerqueira, em seu Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, página 821,
quando aborda o caso de palavras que possuem alguma relação com o produto ou o serviço,
e se baseando em lições de Carvalho de Mendonca, esclarece corretamente essa questão e a
finalidade das proibições, quando afirma que:
16
“Tratando-se, porém, não do nome ou denominação própria do produto, mas de
palavra que com ele se relacione, ou de outros elementos comuns, o seu uso,
quando necessário, continua livre; mas, como marca, é exclusivo de quem
primeiro a registrou. Esse é o caso, por exemplo, das marcas descritivas, das
formadas por letras ou algarismos, e outras. A lei protege o direito que assiste a
todos os comerciantes e industriais de usarem as denominações descritivas com
que designam os produtos e artigos do comércio, as letras do alfabeto, os
algarismos, as menções genéricas e outros elementos que a esses se equiparam.
Não visa, entretanto, assegurar-lhes o direito de empregarem marcas idênticas
às criadas pelos seus concorrentes. O fato de se tratar de denominação
relacionada com o objeto, a que a marca se destina, não implica,
necessariamente, no direito de terceiros usarem a mesma denominação sob
forma distintiva diferente”. (Grifamos e negrito nosso)
A interpretação de João da Gama Cerqueira espelha o correto objetivo do inciso VI do artigo
124 da LPI, demonstrando que essa norma não pode ser interpretada como uma expressa
autorização da lei, para que qualquer empresa possa utilizar livremente qualquer expressão
do vernáculo como marca (sinal distintivo), permitindo, apenas, que as palavras do vernáculo
sejam utilizadas em seu sentido semântico original, sem qualquer destaque.
Portanto, as proibições previstas no artigo 124 da LPI não podem ser interpretadas como um
“cheque em branco” ou um “alvará legal e automático” para que qualquer palavra ou sinal
possa ser utilizado como marca. De fato, as proibições contidas naquela norma deverão ser
interpretadas à luz dos critérios trazidos pelo Artigo 6,quinquies, C.1 da CUP, inclusive para
verificar se as circunstâncias de fato e a duração de uso da marca atacada, trazem
implicações no campo econômico da leal concorrência e da proteção ao consumidor.
Esta interpretação foi muito bem aplicada no caso da marca “ALPARGATAS” acima
mencionado, uma vez que as circunstâncias de fato foram corretamente levadas em
consideração, inclusive para afastar a alegação de nulidade do registro e que o infrator teria,
também, o direito de uso, senão vejamos:
Mas o certo é que nulidade alguma se pode encontrar nos registros, que
atenderam àquele peculiar fenômeno semântico, capaz de subtrair à palavra os
caracteres de vulgaridade e necessariedade que a fariam irregistrável (art. 65, inc.
20, da Lei 5.772). E é justa a proteção concedida, porque foram as atividades
permanentes e o conceito público da autora que operaram a translação de
sentido, pela qual ‘Alpargatas’ deixou de significar uma espécie de sapato,
passando a simbolizar e nominar um produto determinado e seu fabricante.
(...)
17
De modo que, se a r. sentença reconheceu ter a autora granjeado, em mais de 70
anos de atividades industriais e comerciais, merecida fama, cuja intensidade
respondeu pelo fenômeno semântico de o fabricante e o produto terem assumido
e absorvido a notação ideológica da própria espécie, sob a marca ‘Alpargatas’ o
que compõe sua ‘denominação’, não ver o claro perigo de confusão advindo ao
uso de igual ‘nome’, por parte da ré, dedicada a objeto social idêntico, é negar
aquele fato vistoso e transparente.”
No mesmo sentido vale destacar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
publicada em 24.06.2002, no Resp n.º 108.136/PR, de relatoria do Ministro Barros Monteiro,
que teve por objeto o caso de infração da marca “TICKET”. Nesse caso, igualmente, para
prover o recurso do titular da marca e determinar a abstenção do uso pelo infrator, inclusive
em seu nome empresarial, afastando a alegação de ser expressão descritiva e de uso comum,
a decisão levou em consideração as circunstâncias de fato, inclusive que a empresa infratora
não estava utilizando a marca em seu sentido semântico original, mas como marca, e que a
utilização de marca semelhante tinha implicações no campo econômico e gerava evidente
possibilidade de confusão do consumidor e de desvio de clientela.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em outro caso envolvendo a violação da marca
“TICKET”, no julgamento da Apelação Cível No. 105.949.4/0-0021, em conflito com a marca
“TT TICKETTEATRO”, também levou em consideração as circunstâncias de fato para afastar a
discussão sobre a evocatividade e fragilidade da expressão “TICKET”, reconhecendo que a
mesma se tornou um sinal distintivo afamado e com valor patrimonial em decorrência do
grande trabalho e dos investimentos realizados pela empresa titular dos direitos desde 1977,
inclusive aplicando o artigo 125 da LPI para reconhecer o alto renome da marca.
A norma do Artigo 6,quinquies, C.1 da C.U.P., os princípios e critérios trazidos pela mesma,
bem como o fenômeno do secondary meaning combinado com as normas de repressão à
concorrencia desleal, também poderão ser aplicáveis na proteção ao Trade Dress. A proteção
a este sinal distintivo, que José Carlos Tinoco Soares denomina de conjunto-imagem, pode
recair tanto sobre forma original de produtos como, também, sobre a configuração externa
e/ou interna de estabelecimentos comercias (lojas, lanchonetes, etc...) e proporcionam ao
consumidor identificar os produtos ou estabelecimentos comerciais em virtude de
caracteristicas peculiares (formatos, cores, linhas, etc) adotadas como padrão por seu
titular22.
Como conclusão, temos que as circustâncias de fato e a duração do uso da marca sempre
deverão ser levadas em consideração na composição dos conflitos, na apreciação da
incidência das proibições de registro e na proteção do consumidor. O comando legal previsto
na norma do Artigo 6,quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris, configura-se em
21
TJSP - A decisão proferida na Apelação Cível No. 105.949.4/0-00 foi confirmada no julgamento dos Embargos
Infringentes em agosto de 2001.
22
TINOCO SOARES, José Carlos – In “Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem” – In Revista da ABPI, No. 15,
março/abril de 1995, página 17/32
18
importantíssimo instrumento para a correta interpretação do instituto jurídico da marca e na
proteção do consumidor, trazendo princípios e critérios que tem múltiplas aplicações.
Estamos diante de norma em vigor e aplicável no Brasil, pouco ventilada e debatida em
nossos Tribunais. Pela importância dessa norma e de sua aplicação prática na proteção das
marcas, esperamos que este Seminário da A.B.P.I. incentive aos advogados e aos agentes da
propriedade industrial a levar ao debate e reivindicar a aplicação dessa norma com maior
frequência, na esfera administrativa e judicial, o que proporcionará aprofundarmos a
interpretação doutrinária e jurisprudencial da mesma.
Finalmente, temos que fazer um especial agradecimento e referencia à Dra. Amanda Fonseca
de Siervi, que gentilmente nos encaminhou profundo estudo sobre a matéria, fruto de seu
trabalho de Mestrado em Direito Comercial apresentado em 2005 na Pontíficia Universidade
Católica de São Paulo, ainda não publicado, no qual a autora analisa os efeitos da
notoriedade em relação à distintividade marcária e os fenômenos do secondary meaning e da
degeneração do poder distintitivo da marca, que esperamos que seja brevemente publicado e
que certamente trará enorme contribuição à discussão sobre este tema.
19