Jacques Labrunie
Professor-Doutor de Direito Comercial da PUC-SP
Doutor em Direito pela PUC-SP
Mestre em Direito pela Université de Droit de Paris II (Panthéon/Sorbonne)
Sócio de Gusmão & Labrunie Advogados
Manuela Correia Botelho Colombo
Bacharel em Direito pela PUC-SP
Especialista em Direito Processual Civil pela PUC-SP
Cursando LLM na University of Califórnia - Berkeley
Sócia de Gusmão & Labrunie Advogados
Proteção e importância dos Desenhos Industriais
1. Breve histórico acerca da proteção aos desenhos e modelos industriais
Para iniciar o estudo proposto, remetemo-nos às lições de João da GAMA
CERQUEIRA1, que associa a origem dos desenhos e modelos industriais aos povos
primitivos – quando da fabricação de suas armas e utensílios –, já preocupados com a
forma ornamental destes objetos. Mais adiante, o autor explica que nos povos da
Antiguidade (dentre eles, Egito, Grécia) "as artes decorativas ou de ornamentação
encontram-se grandemente desenvolvidas e não se limitam mais ao simples adorno
dos objetos de uso prático, manifestando-se também em sua forma
caracteristicamente artística e na criação de objetos de luxo, destituídos de utilidade
material”.2
A primeira oportunidade em que se buscou tutelar os desenhos e modelos industriais
ao contexto da Revolução Francesa, quando se encerrou a fase dos benefícios das
corporações de ofício e iniciou-se a fase de liberdade de concorrência, no final do
século XVIII3.
Maitê MORO expõe, contudo, que não é cristalino o histórico de proteção a este
instituto. Isso porque, trata-se de arte aplicada à indústria4 e sendo possível
caracterizá-lo como obra, a proteção pelo Direito Autoral poderia também ser
levantada como marco histórico, ao lado da proteção do direito de patentes,
justamente por sua natureza híbrida5.
De todo modo, o ponto de partida legislativo sobre o tema são as leis francesas que
trataram dos privilégios de invenção (1791) e da propriedade literária e artística (1793),
esta última também aplicável aos desenhos de fábrica. A lei de 1793, hoje revogada,
foi promulgada para proteger os autores de obras escritas, de composições musicais,
1
Tratado da Propriedade Industrial, 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v.1, p. 637.
Id., p. 638.
3
Contam-nos Charlotte & Peter Fiell que “as origens do design industrial começam com a
2
Revolução Industrial, que teve início na Grã-Bretanha em meados do século XVIII, e que
anunciou a era da mecanização. Antes, os objetos eram produzidos a mão, e a concepção e
manufactura de um objecto eram eram trabalho de um só indivíduo”. (In CHARLOTTE &
PETER FIELL. Design industrial de A – Z. Köln: Taschen, 2001. 768 p. p. 6).
4
Nas palavras de Denis Borges Barbosa: “Se a criação é puramente estética, sem aplicação a
produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte
aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no
domínio do desenho industrial” (In: Uma introdução à Propriedade Intelectual, Ed. Lumen Juris,
2003, p. 577).
5
In Marcas Tridimensionais, Ed. Saraiva, 2009, p 215.
1
de pinturas e de desenhos6. Contudo, não havia menção a desenhos e modelos
industriais, o que contribuiu para uma considerável divergência na doutrina e
jurisprudência da época.
Neste contexto, industriais e fabricantes passaram a reivindicar uma lei que os
protegesse de forma especial. Em 1806, foi promulgada uma lei protegendo
especificamente as indústrias de tecidos de Lyon, com previsão para conservação da
propriedade dos desenhos, cujas disposições foram, mais tarde, estendidas às demais
indústrias em França, em 1825, e aos modelos industriais7.
A respeito das mudanças legislativas narradas, Pierre e François GREFF esclarecem:
«on admettait comme un principe indiscutable que la loi de 1973 s’appliquait à l’art
proprement dit, et la loi de 1806 à ‘l’art industriel’ ou à ce que nous appelons
aujourd’hui ‘l’art appliqué’». 8
Neste contexto, autores franceses começaram a se dividir sobre a questão da unidade
de proteção dos desenhos e modelos e da propriedade artística (teoria conhecida
como “l’unité de l’art”). Maitê MORO esclarece que aludida teoria propõe que a arte é
una e indivisível9. Como maior expoente desta teoria10, POUILLET defende que tais
institutos devem ficar sujeitos ao mesmo regime de proteção. Outros, porém,
sustentavam que seria prejudicial aos autores de desenhos e modelos ficar à sombra
da proteção da propriedade artística, além da dificuldade em estabelecer critérios para
diferenciar o domínio da arte do domínio da indústria.
Ao avaliar os diferentes posicionamentos sobre a teoria em comento, GAMA
CERQUEIRA sustenta que não se deve tratar tais criações sob os mesmos moldes de
proteção, eis que possuem natureza, fundamento e finalidades distintas.11
O autor narra que, em França, em 1902, o legislador acolheu a corrente da unidade de
proteção e modificou a lei de 1793 para incluir os arquitetos, os estatutários, os
escultores e desenhistas de ornamentos, qualquer que fosse o mérito ou destino da
obra12. Contudo, novamente surge a necessidade de uma lei específica sobre
6
A respeito, narram Pierre e François Greff: « la loi des 19-24 juillet 1793 (aujourd’hui abrogeé)
vint d’une façon très large et très généreuse, protéger toutes les productions ‘des auteurs
d’écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs’.» In :
GREFFE, Pierre. GREFFE, Francois. Traité des dessins et des modèles: France - Union
européenne – Suisse. 6. ed. Paris: LITEC, 2000. 1012 p. p.5
7
Referida lei também não ficou livre de divergências em sua interpretação, o que ressaltam
Pierre e François Greff: « Fort mal conçue, la loi de 1806 devait donner lieu à de multiples
difficultés d’application, et à une jurisprudence extrêmement indécise.Cette insécurité fut très
préjudiciable aux producteurs français, qui souvent se trouvèrent privés de toute protection »
(Op. citada, p. 6).
8
Op. citada, p. 7
9
Op. citada, p. 216. A autora faz uma interessante constatação quanto à teoria da unidade:
“todo desenho industrial estaria também protegido pelo direito de autor. Contudo, nem todo
direito de autor estaria protegido pelas regras de desenho industrial” (Id., p. 217).
10
Os mencionados autores franceses contam: « Enfin, on assiste à la naissance de la théorie
de Pouillet, connue sous le nom de ‘Théorie de l’unité de l’art’ ». (Id., p. 8).
11
12
Op. citada, p. 649.
Op. citada, p. 645.
2
desenhos e modelos industriais, em substituição à lei de 1806, o que resultou na lei de
1909, que instituiu o depósito facultativo para desenhos e modelos.
Nas palavras de Pierre e François Greff13: "Sa théorie (leia-se: da unidade) fut bientôt
acceptée par la majorité de la doctrine. Elle exerça une influence certaine sur
l'
élaboration des lois de 1902 et de 1909, mais c'
est surtout la jurisprudence
postérieure à 1909 qui devait, en termes tout à fait explicites consacrer définitivement
les idées de Pouillet et en tirer toutes les conséquences."
Já nos Estados Unidos da América, o tema foi tratado de forma diferente, ao se prever
a proteção dos desenhos industriais por meio de patentes, a serem concedidos na
respectiva repartição de patentes (1842)14.
2. Proteção dos Desenhos Industriais no Brasil
Somente em 1934, o legislador brasileiro instituiu proteção específica para os
desenhos e modelos industriais, por meio do Decreto n. 24.507, inserida no sistema de
patentes15. Maitê MORO narra que, por este sistema, a proteção por modelo industrial
destinava-se aos objetos em três dimensões, enquanto o desenho industrial acolhia
artes aplicadas bidimensionais.16
Posteriormente, com o advento do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei
5.772/71), manteve-se redação similar às disposições legais anteriores para
caracterizar os modelos e desenhos, no que diz respeito à forma plástica de um
produto industrial com nova configuração ornamental (art. 11), a linhas ou cores de um
desenho industrial de um produto (art. 12 – mencionando, agora, o termo ‘ novo’) e às
combinações originais (art. 12)17.
Com a promulgação da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), inovou-se
quanto à proteção conferida aos modelos e desenhos. Isso porque, essa categoria foi
unificada, passando a denominar-se somente de desenho industrial18, bem como
deixando de ser concedido sob forma de patente e passando a ser por meio de
registro19. Esta mudança significou que não mais os desenhos industriais estariam
13
Op. Citada, p. 9. Para um histórico detalhado acerca das mudanças legislativas e
circunstâncias que permearam a proteção de desenhos e modelos em França, fazemos
referência à obra: Traité des Dessins et des Modeles, de Pierre e François GREFF (capítulo
Historique et Introduction).
14
Anais ABPI 1996, Painel: Desenhos Industriais, Nova Sistemática de Proteção dos
Desenhos Industriais – Procedimentos e Validade, p. 41.
15
Art. 1º do Decreto nº 24.507: “Ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para
aplicação industrial, será concedida uma patente que lhe garanta a propriedade e uso
exclusivo do desenho ou modelo, observadas as prescrições deste regulamento”.
16
Op. citada, p. 211.
SILVEIRA, Newton, Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho
industrial - Série GVlaw. In: Wilson Pinheiro Jabur e Manoel J. Pereira dos Santos. (Org.).
Propriedade Intelectual - Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal.
1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 273.
18
Maite MORO, observa que a diferença classificatória existente na antiga lei para desenhos e
modelos industriais não trazia grandes conseqüências, pois ambos recebiam tratamento legal
semelhante (Op. citada, p. 212).
19
Sobre essa modificação, Peter Dirk SIEMSEN justifica a proteção por registro: “O desenho é
17
desenvolvido em torno de um produto, mesmo desenho de uma marca, desenho de uma
imagem de uma empresa, são fatores que necessitam de uma proteção urgente, porque, no
momento em que são completados, estão preparados para serem lançados. (...) concluímos
3
obrigatoriamente condicionados ao exame substantivo (de mérito), prévio à
concessão.
Não se confunde com o desenho industrial o modelo de utilidade, previsto nos artigos
6o e 9o da Lei 9.279/96, o qual constitui objeto de uso prático, ou parte deste,
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição,
envolvendo ato inventivo, e que resulte em melhoria ou aperfeiçoamento no seu uso
ou em sua fabricação. Os modelos de utilidade são concedidos por meio de patente.
3. Possibilidade de cumulação da proteção por direito autoral ao objeto de
desenho industrial
Por suas características “híbridas”, o objeto do desenho industrial encontra-se sob
uma proteção sui generis, pois combina elementos próprios do direito de autor (fruto
de uma criação), eventualmente de marcas, pois pode identificar um produto e o
distinguer dos demais no mercado, e de patentes, tendo em vista a presença da
novidade e aplicação industrial.
Sobre essa composição de elementos, Gabriel di BLASI menciona o conceito dado
pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) no que tange aos
designs: “os desenhos industriais são o ponto de encontro entre arte e tecnologia, uma
vez que os desenhistas se empenham em criar produtos cuja forma e aparência
satisfaçam as preferências estéticas dos consumidores, bem como suas expectativas
com relação à performance funcional do produto”.20
Observe-se que o legislador brasileiro estabeleceu diferentes panoramas para a
proteção dos desenhos industriais e das obras artísticas. Desse modo, não se adotou
a cumulação absoluta da teoria da unidade (sistema francês), acima relatada. Porém,
admite-se a sua possibilidade, pois não há proibição de que um mesmo objeto
obtenha dupla forma de proteção, desde que preencha os requisitos legais.
Antonio CHAVES21, ao tratar das obras de arte aplicadas à indústria, esclarece:
“Encarecendo estarem as criações das ‘artes aplicadas à indústria’, mais geralmente
denominadas desenhos ou modelos industriais, situadas no ponto de convergência
de dois sistemas jurídicos diferentes, divididas entre a atração do direito de autor que
protege tradicionalmente toda obra do espírito e a necessidade de uma legislação
específica melhor adaptada aos imperativos do comércio e da indústria, frisa MARIAANGÉLE PEROT-MOREL sofrer seu estatuto jurídico dessa dupla proteção, e explica
a divergência profunda das legislações nacionais que oscilam de maneira muito
desigual entre esses dois pólos de atração”.
Para o autor, a proteção conferida aos desenhos industriais não significa qualquer
diminuição, mas sim uma forma mais eficaz daquela que gozariam os autores à
sombra da lei sobre a propriedade artística22. Cabe acrescentar que o fato de uma
que a melhor solução encontrada para um avanço, dentro da legislação e da prática brasileira,
seria criar um sistema de registro sui generis, abandonando a idéia de patentear os desenhos
(...)”. (Anais ABPI 1996, p. 42). No mesmo sentido, ver artigo de Maria Beatriz Brandão na
Revista ABPI n. 8, 1993. BRANDAO, Maria Beatriz Afflalo. Design não é ornamento. Revista
da ABPI, Rio de Janeiro, n. 8, p. 66-67, 1993
20
DI BLASI JUNIOR, Gabriel. Questões atuais na proteção de desenhos industriais.
Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 93, p. 3-10, mar./abr. 2008
21
In Jurisprudência Brasileira – Nº 95 – “Direitos Autorais” – Juruá Editora – 1985, p. 13.
22
Op. citada, p. 16.
4
obra de arte aplicada poder ser reproduzida industrialmente não desnatura o seu
eventual caráter artístico.
Nesse âmbito, Maitê MORO23 defende a cumulação de proteção, desde que a obra de
arte aplicada apresente todos os pressupostos relativos a cada uma dessas proteções
e que, na hipótese do desenho industrial, que o titular a pleiteie24. No caso do direito
de autor, exige-se a presença de originalidade e exteriorização da obra e no caso dos
desenhos industriais, novidade, originalidade, ornamentalidade e aplicação industrial.
Quanto ao tratamento da cumulação do direito autoral e do desenho industrial no
plano internacional, a autora faz uma pertinente crítica: “Os tratados internacionais
(Convenção da União de Berna, Convenção da União de Paris e TRIPS25), que
poderiam harmonizar essas divergências, ao não definir desenho industrial, obras de
arte aplicada e não oferecer qualquer explicação sobre suas naturezas, mantêm viva a
discussão sobre a cumulação das proteções.”26
4. Conceito e destinação dos Desenhos Industriais
O principal foco do desenho industrial é a forma ou aparência (conjunto de linhas e
cores) ornamental do produto, sem maiores considerações sobre as características de
estrutura ou funcionais daquele objeto, as quais poderão vir a ser protegidas por
outros institutos do Direito Industrial. Para facilitar o entendimento desse trabalho,
usaremos como sinônimas as palavras desenho industrial e design.
Ao citar Denis Cohen sobre a terminologia deste instituto, Maitê MORO relata que as
expressões “artes aplicadas” e “desenhos industriais” são utilizadas como sinônimos
perfeitos, mas podem ser mal interpretadas, preferindo assim a expressão “obra de
arte aplicada à indústria”.27 Além disso, a autora direciona o conceito de desenho
industrial para o enfoque predominante na propriedade industrial, ou seja, quanto à
aparência do objeto, como se fará neste artigo.
A respeito da importância crescente dos designs, Antonio CHAVES28 explica que “à
medida que a indústria foi se valendo dos designers percebeu que a contribuição dos
mesmos ia muito além de simplesmente melhorar a forma do produto: linhas singelas
não só o mantém atualizado, como facilitam e racionalizam sua produção, eliminando
desperdícios, facilitando a embalagem e o transporte, conquistando espaços no
armazenamento”.
23
24
Op. citada, p. 222.
No que diz respeito às formas tridimensionais, são ainda passíveis de proteção pelo registro
de marca tridimensional, desde que apresentem distintividade, disponibilidade e licitude.
25
Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual – TRIPS (incorporado no
Brasil pelo Decreto 1.355/94).
26
Op. citada, p. 223. A título de exemplo, o artigo 17 da Diretiva Européia 98/71/EC trata da
possibilidade de cumulação: “A design protected by a design right registered in or in respect of
a Member State in accordance with this Directive shall also be eligible for protection under the
law of copyright of that State as from the date on which the design was created or fixed in any
form. The extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred,
including the level of originality required, shall be determined by each Member State”.
27
Denis Cohen, La protection internacionale des dessins et modéles, (1997), apud Op.
citada, p. 210.
28
Op. citada, pp. 16 e 17.
5
GAMA CERQUEIRA define os desenhos e modelos industriais como “invenções de
forma, destinadas a produzir efeito meramente visual” de modo a conferir “aos
produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além de distingui-los de outros
semelhantes, os torne mais agradáveis à vista, já pela sua ornamentação, já pela
forma que apresentam”.
O artigo 95 da Lei 9.279/96 (LPI) traz a definição de desenho industrial: “Considera-se
desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental
de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de
fabricação industrial”. Os requisitos ora descritos serão analisados no próximo item.
No que atine à forma plástica ornamental, Frederico Carlos da CUNHA29 –
Coordenador de Desenho Industrial e Indicação Geográfica do INPI –, indica alguns
critérios para reconhecê-la, eis que não é expressamente definida na lei. Dentre as
diretrizes, impõe-se que a forma plástica possua um conteúdo estético, ligado a
ornamento. Nestes termos, a forma ornamental seria aquela cuja leitura visual tende a
provocar uma sensação de harmonia ou que exprime boa estética, o que sem dúvida
passa por uma avaliação subjetiva. O autor complementa que: “a maioria dos objetos
de design são desenvolvidos para exercerem uma função prática, e as formas
consideradas funcionais podem também revelar características ornamentais.”30
Dito isso, tem-se que a função do desenho industrial relaciona-se, justamente, à
ornamentação que este imprime nos produtos. Neste sentido, José Roberto
GUSMÃO31 explica: « La fonction de la protection du dessin industriel est
l’ornementation qu’il procure aux produits, c’est le cas, par exemple, des dessins des
tissus.» Ressalte-se que a característica eminentemente ornamental dos designs,
porém, não exclui o fato de haver objetos revestidos de desenho industrial com caráter
utilitário, não obstante isso não seja fator condicionante, nem objeto da proteção do
registro de desenho industrial.
DANNEMANN32 explica que não importa como o objeto do registro de desenho
industrial ‘funcione’, no sentido mecânico do termo, mas sim o prazer estético
proporcionado aos usuários ou uma identificação visual do produto.
Para Newton SILVEIRA, “o desenho industrial compõe dois elementos que no mundo
moderno não mais se contrapõem: a funcionalidade e a estética. A separação lógica
entre tais conceitos, além de carecer de aplicação prática, não chega nem mesmo a
constituir mais uma separação lógica, visto o novo conceito estético de que o feio é
incômodo. O design representa a união entre a técnica e a estética, fenômeno do
sistema industrial moderno que não pode ser reduzido aos critérios convencionais da
29
CUNHA, Frederico Carlos da. Proteção legal do design, A: propriedade industrial. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2000. 158 p.
30
Op. Cit., pág. 27.
31
C.E.I.P.I. (Org.). GUSMÃO, Jose Roberto d'
Affonseca. BURST, Jean Jacques (Pref.).
Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L'
. Paris: LITEC, 1990. 260 p.
32
DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei da
propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 591 p.
6
arte e da técnica”.33 O autor ressalta, contudo, que essa proteção não está ligada à
eventual utilidade prática do objeto.
Quanto à natureza da proteção do design, Denis Borges BARBOSA defende que não
obstante seja conferida por registro, trata-se de proteção patentária34. Uma das
principais razões seria a disposição do artigo 109, parágrafo único da Lei 9.279/96 que
aplica ao registro do desenho industrial as disposições do artigo 42 e incisos I, II e IV
do artigo 43 do mesmo diploma, referentes a patentes35. Além disso, a lei define a
natureza do direito como sendo propriedade.36
Não partilhamos, porém, deste entendimento. Não obstante os desenhos industriais e
as patentes possuam semelhanças em sua forma de sua proteção, são institutos com
requisitos próprios, cujos objetos são diferentes, razão pela qual devem ser tratados
separadamente.
5. Objeto e requisitos legais da proteção por Desenho Industrial
Como adiantado, o registro de desenho industrial protege as criações de forma ou o
conjunto ornamental de linhas e cores aplicadas a produtos industriais – tanto
tridimensionais como bidimensionais –, dotados de caráter ornamental. Para tanto,
devem ser preenchidos os requisitos estipulados para a validade do registro, definidos
no artigo 95 da Lei 9.279/96, quais sejam: a novidade, a originalidade e a aplicação
industrial.
Em complementação, os artigos 96 e 97 da LPI definem o que caracteriza o resultado
visível novo e original. O registro de desenho industrial deverá, ainda, obedecer às
condições estabelecidas nos artigos 100 (exceções), 101 (forma do pedido) e 104
(variações do objeto) da LPI.
Na Lei 9.279/96, os requisitos de novidade e originalidade são cumulativos, o que não
ocorre no TRIPS, que estabelece uma alternatividade: novidade ou originalidade37,
tratando as duas expressões como sinônimas.
Resguardadas as particularidades de cada instituto, há quem defenda ser possível
associar as condições de novidade e originalidade descritas no artigo 95 da LPI
(desenho industrial) aos requisitos de novidade e de atividade inventiva ou ato
inventivo, descritos nos dispositivos relativos a patentes (artigos 8, 9 e 11 ao 14 da
LPI). Do mesmo modo, o requisito de “aplicação industrial” das patentes teria relação
com a condição do desenho industrial de “servir de tipo de fabricação industrial”.
Da definição que se extrai da lei (art. 96, par. 1º), novidade significa que o objeto do
design não deve estar presente no estado da técnica, ou seja, em tudo aquilo tornado
33
34
Op. citada, pp. 279/280.
BARBOSA, Denis Borges. Introdução à propriedade intelectual, Uma. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 1998. 174 p.
35
No mesmo sentido, Maite MORO observa que o sistema legal de proteção dos desenhos
industriais se aproxima mais daquele relativo às patentes de invenção e modelo de utilidade,
tendo em vista a subsidiariedade de aplicação das regras. (Op. Citada, p. 225).
36
Também sustentam essa tese os integrantes do escritório Dannemann (Op. citada, p. 195).
37
Article 25.1 of the TRIPS Agreement obliges Members to provide for the protection of
independently created industrial designs that are new or original. (Disponível em: www.wto.org)
7
acessível ao público antes da data de depósito do pedido. Se apresentar diferenças,
preenche o requisito da novidade. É importante lembrar que o estado da técnica
alcança tudo aquilo que esteja acessível ao público no Brasil e no exterior38.
Sobre esse requisito, afirma Newton SILVEIRA39 que “a novidade de um desenho
industrial pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam
conhecidas.” Assim, o design de um produto pode compreender elementos já
conhecidos, desde que essa disposição dos elementos resulte em um efeito visual
novo.
Em nossa obra40 sobre nulidade de patentes de invenção, afirmamos que “à primeira
impressão, o conceito de novidade já estaria abrangido dentro da própria definição de
invenção. Tratando-se a invenção de criação intelectual, pressupor-se-ia a novidade –
o que não ocorre sempre.” Na verdade, esclarecemos que “a novidade da invenção
implica no fato desta não ter sido jamais revelada ou divulgada. Portanto, o inventor
pode efetivamente criar algo (invenção), desconhecido para ele e mesmo para a
coletividade à qual ele pertença, porém, conhecido e divulgado alhures sem o seu
consentimento. Trata-se de uma criação intelectual, porém, que não é nova.”
Em relação à originalidade (artigo 97), impõe que o objeto apresente configuração
visual distinta em relação aos seus similares. Neste ponto, DANNEMANN41 observa
que o desenho industrial deve apresentar configuração visual que seja percebida
como distinta, e complementa: “naturalmente, o grau de originalidade exigido pode
variar de um setor para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto
espaço para criações de forma quanto outros, em que pequenas diferenças podem ser
suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que se trata de um produto
novo.”
Neste contexto, observa-se que quanto maior a variedade de produtos com o mesmo
conceito no estado da técnica, maior será a atenção para os detalhes do desenho
industrial, a fim de aferir o seu grau de originalidade.
Quanto ao último requisito, o da aplicabilidade industrial, é o de mais fácil aferição.
Assim, o objeto do registro deve poder ser fabricado ou utilizado industrialmente,
diferenciando-se, portanto, das obras de caráter puramente artístico. Vejamos o que
diz o artigo 15 da LPI: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados
suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de indústria”.
Em conseqüência, o legislador procurou excluir da proteção por desenho industrial
obras de caráter puramente artístico (art. 98 da lei), as quais não podem ser
38
Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial que tenha
sido divulgado durante os 180 dias que precedem a data do depósito ou a da prioridade
reivindicada (artigo 96, par. 1º da LPI).
39
SILVEIRA, Newton – Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho
industria, In. Propriedade intelectual : criações industriais, segredos de negócio e
concorrência desleal. JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira, coordenadores.
São Paulo : Saraiva, 2007, pág. 292.
40
LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes - Condições Legais de Obtenção e Nulidades,
2005, p. 167.
41
DANNEMANN, Op. cit., págs. 198-199.
8
reproduzidas em escala industrial, por serem únicas, a exemplo de peças artesanais
que não podem ser produzidas em série.
Importante mencionar as demais hipóteses de exclusão apontadas no artigo 100 da
Lei 9.279/96. Tais restrições não têm relação com os requisitos de fundo de
registrabilidade do desenho industrial, estipulados pelos artigos 95 a 97 da lei.
Neste contexto, se o objeto do desenho industrial é considerado imoral, ofende a
honra ou a imagem de outrem, de acordo com o art. 100, I da LPI, fica excluído da
proteção legal, ainda que possua forma nova e original. Trata-se de matéria cuja
percepção é subjetiva.
Ainda pelo citado dispositivo, o design não pode consistir na forma necessária comum
ou vulgar do objeto que se quer proteger, ou ainda, naquela determinada
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais do produto42. A forma vulgar
diz respeito àquela que não possui características próprias distintivas, caindo na vala
comum. Para conceituar a excludente relativa à forma necessária, ou seja, a única que
permite que determinada função seja realizada, recorremos a Frederico C. da
CUNHA8:
“(...) a restrição imposta por esse artigo da Lei, que nega a proteção para a forma
necessária comum e vulgar, não deve se limitar somente à forma em si do objeto,
mas deve considerar também a aplicabilidade deste objeto, ou seja, o tipo de
aplicação dessa forma em relação ao seu campo de exploração industrial ou sua
classe tecnológica, porque, mesmo em se tratando de uma forma de sólido
geométrico já conhecida, podendo portanto ser considerada como sendo uma forma
comum, se esta forma for aplicada a um tipo de objeto que nunca antes a tivesse
empregado, este objeto pode ser considerado como possuidor de uma forma original
e assim ser considerado passível de receber a proteção.”
A outra excludente do inciso II do artigo ora em discussão visa a impedir que se
registre, como design, a forma cuja função técnica ou funcional é fator determinante
para sua configuração.44 É bom lembrar que nos casos em que o foco é o efeito
técnico alcançado, recomenda-se avaliar a possibilidade de proteção via patente de
invenção ou modelo de utilidade.
A doutrina oferece como exemplo típico as engrenagens, uma vez que a forma destas
determina a função técnica que desempenham. Sobre a hipótese em tela, afirma
42
Frederico Carlos da CUNHA explica que o inciso II do art. 100 da LPI pode gerar polêmicas:
“porque a colocação da palavra necessária? E o que vem a ser uma forma comum ou vulgar, já
que a lei não oferece qualquer indicação a este respeito?”. Dentre os exemplos de artigos que
possuem forma necessária, o autor menciona a bola (cuja forma a permite rolar); o antigo
disquete de computador (cuja forma permite sua entrada no driver); o dado, que possui a forma
de cubo. (Op. citada, p. 59). Deste pensamento,o autor chama a atenção para o fato de que a
forma comum de um objeto, se interpretada restritivamente, pode limitar consideravelmente o
universo dos objetos que podem ser protegidos por um desenho industrial.
8
CUNHA, Frederico Carlos da. Proteção legal do design, A: propriedade industrial. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2000. 158 p., págs. 61-62.
44
Interpretação análoga a este artigo pode ser feita com relação à Lei do Software (Lei
9.609/98), em seu artigo 6º: “Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de
computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se
der por força das características funcionais de sua aplicação”.
9
DANNEMANN: “não importa que o objeto realize funções práticas – até porque é a
situação mais comum – desde que sua forma não seja determinada de maneira
predominantemente por essa função. (...) Um possível critério para se verificar se o
objeto do pedido possui uma forma necessária ou determinada por questões
funcionais poderia ser no sentido de se examinar se existe uma gama de formas que
produzem um determinado efeito técnico e o designer escolheu ou criou uma delas”.45
6. Direitos conferidos por meio do registro de Desenho Industrial
Os direitos conferidos ao titular do desenho industrial têm fundamento no artigo 5º,
XXIX da Constituição Federal e artigos 94, 109 cc. 42, 187, 188 e 195, III da Lei
9.279/96.
O TRIPS estabelece em seu artigo 26 – 1: “O titular de um desenho industrial
protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou
importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou
seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam
realizados com fins comerciais”.
À semelhança do detentor de patente, o titular do desenho industrial tem o direito de
impedir que terceiros não autorizados produzam, vendam ou importem artigos que
reproduzam ou imitem, substancialmente, o objeto protegido pelo registro. No último
item deste trabalho, abordaremos como o Judiciário pátrio tem decidido sobre o tema.
A exclusividade temporária conferida pela lei aos desenhos industriais se justifica
devido ao estímulo à inovação, ao aprimoramento da concorrência e ao
desenvolvimento tecnológico como um todo; além de preservar os investimentos em
P&D feitos pelo criador/titular do design e compensar os custos para produção e
lançamento de novos produtos.46
A proteção é válida em todo o território nacional e, diferentemente do que ocorre no
campo das marcas, não está restrita à determinada classe de produtos e/ou serviços
(princípio da especialidade). Contudo, ao depositar o pedido de desenho industrial, o
titular deve indicar o campo de aplicação do objeto.
Vale mencionar que além de ilícito civil, a violação a desenho industrial é considerada
crime, conforme previsão dos artigos 187 e 188 da LPI.
Para GAMA CERQUEIRA47: “os desenhos e modelos industriais destinam-se a ser
reproduzidos e postos no comércio e a proteção a que aspiram seus autores ou
produtores tem por objeto estabelecer um privilégio de fabricação e venda, que lhes
45
46
Op. citada, p. 202.
Nessa linha: “O objetivo da lei, com a concessão de um monopólio temporário é proteger o
fruto do trabalho do comerciante ou industrial e os resultados de sua atividade profissional,
impedindo a usurpação do desenho industrial.” (Daniel Adensohn de Souza, Revista da ABPI n.
96 Set/Out 2008, p. 55). Frederico Carlos da Cunha, ao tratar da importância da proteção ao
design, afirma: ”ao atuar no desenvolvimento de projetos de sistemas de sinalização através de
impressos e veículos, que se constituem em importantes fatores de agregação das marcas, o
design é capaz de consolidar a imagem institucional ou corporativa dessas empresas”. (Op.
citada, p. 155).
47
Op. citada, t. 1, p. 310.
10
permita empregar com segurança os capitais necessários à exploração industrial do
objeto.”
Frederico Carlos da Cunha, ao tratar de colidência de objetos48, discorre sobre a
possibilidade de colidência parcial e total com o design protegido. Na primeira
hipótese, dois ou mais objetos apresentam apenas algumas características
configurativas em comum. Contudo, só haverá impedimento se a forma geral do
produto revelar que as diferenças entre eles não são suficientes para distingui-los. Já
na segunda, há identificação total entre os objetos.
Para caracterizar infração, Fernando Eid PHILIPP49 esclarece que “a reprodução do
objeto protegido pode se apresentar sob diversas formas, consideradas como
variantes de execução. Com efeito, a contrafação não pode ser associada somente a
uma reprodução total do objeto protegido, mas igualmente a uma reprodução
aproximativa, por vez chamada de imitação”.
Com efeito, há possibilidade de reprodução apenas parcial de um objeto de desenho
industrial. Contudo, o exame nestes casos deverá ser realizado com maior acuidade, a
fim de verificar se as principais características daquele design foram reproduzidas no
produto de outrem.
7. Algumas linhas sobre o desenho industrial no Direito Comparado
Não está consolidado o conceito de desenho industrial no direito comparado, isso
porque inúmeras são as definições do instituto nas diversas legislações. Gabriel Di
BLASI, em artigo sobre o tema, ressalta a premente necessidade de harmonização
das leis50. O autor explica, a título de exemplo, que embora o acordo TRIPS preveja
proteção para os desenhos industriais novos e originais, não apresenta definições ou
diretrizes para os designs que podem ser protegidos.
Vejamos o que prevê o artigo 1 (a) da Diretiva 98/71/EC do Parlamento Europeu, de
13/10/1998 a respeito: “a '
design` means the appearance of the whole or a part of a
product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape,
texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation”. Observe-se que
assim como o mencionado artigo 100, II da LPI, o artigo 7º da Diretiva exclui a
proteção do design se suas características forem determinadas pela função técnica do
objeto.
Gabriel Di BLASI menciona que, no Reino Unido, a definição de desenho industrial diz
respeito a “características de forma, configuração, modelo ou ornamentação aplicada
a um artigo por qualquer processo industrial”, o que exclui o “método ou princípio de
construção e as características funcionais do artigo”51. Por meio do Registered
48
Op. citada, p. 70.
PHILIPP, Fernando Eid. Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de
violação. São Paulo : J. de Oliveira, 2006, pág. 95. O autor prossegue: “(...) a infração deve ser
praticada em relação a um objeto validamente protegido, dentro do território reservado e
durante o período de proteção.” (Ibiden, pág. 98).
50
DI BLASI JUNIOR, Gabriel. Questões atuais na proteção de desenhos industriais. Revista da
49
ABPI, Rio de Janeiro, n. 93, p. 3-10, mar./abr. 2008.
51
Ibid.
11
Designs Regulations 2001 a proteção passou a ser conferida ao design e não ao
produto que incorpora o design52.
Sarah WHALLEY COOMBES observa que: “To date, designs have attracted very
different levels of protection across Europe. Registered design protection is not
available across the board and often designers have to rely on other rights, such as
copyright, unregistered design rights, passing off and unfair competition to protect their
designs. Although the Directive aims to harmonize the protection of registered designs
across Europe, all of these other intellectual property rights will remain, meaning
designs will still be protectable under many different guises across Europe.”53
Nos Estados Unidos, Di BLASI prossegue, a proteção alcança qualquer desenho de
um artigo de manufatura novo, original (não óbvio) e ornamental54. Acrescenta-se que,
no sistema americano, se a característica interna do design for percebida, pode ser
protegida.
Pode-se concluir, portanto, que não obstante diferentes definições de desenho
industrial nos sistemas legais, há elementos em comum que devem ser considerados
para a harmonização, como ocorre com os requisitos da visibilidade e característica
estética do design.55
8. Compatibilidade entre a proteção por desenho industrial e o direito da
Concorrência
Tema de grande importância para o presente estudo é a inter-relação entre os direitos
de propriedade industrial e os direitos da concorrência. Sabe-se que ambos são
assegurados pela Constituição Federal, tendo em vista a previsão do seu artigo 5º,
XXIX, que trata da proteção às criações industriais e dos artigos 170 e 192, que
trazem os fundamentos da ordem econômica. Neste contexto, devem ser entendidos
como importantes ferramentas para o desenvolvimento social e econômico do país, na
medida em que promovem a eficiência industrial e mercadológica.
Nesse sentido, Calixto SALOMÃO FILHO opina que o direito de propriedade industrial
e o direito da concorrência são complementares, pois buscam promover a inovação, a
concorrência e o desenvolvimento econômico e tecnológico.56
No Brasil, a Lei 8.884/94 regula as infrações contra a ordem econômica e confere
atribuição ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para regulação
do mercado e combate a práticas abusivas.
52
Sarah Whalley Coombes explica como era no regime anterior a 2001: “Under current UK law,
a design must be registered in respect of specified products so that protection is limited to those
products alone. (…) Under the new regime, however, no such limitation exists meaning that
protection will apply to a wide range of items.” (In: UK expands design protection, disponível
em: http://www.managingip.com/Article/1256286/UK-expands-design-protection.html).
53
Idem.
54
Idem, p. 4.
55
Neste ponto, Di BLASI faz uma ressalva: “mesmo que as leis nacionais considerem relevante
o elemento estético para determinar um desenho industrial, esse critério não é objetivo, uma
vez que depende da subjetividade do examinador (Idem, p. 5).
56
SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003.
334 p., p. 132.
12
Como expõe Daniel ADENSOHN DE SOUZA, “a tutela da concorrência, além de
buscar que a concorrência desenvolva-se de forma legal, tem por fundamento a
repressão à formação do poder econômico no mercado, de modo a não prejudicar a
livre concorrência.”57
Por outro lado, o direito de propriedade industrial, como a patente e o desenho
industrial, permite a exclusividade temporária, por seu titular, sobre determinado
produto, processo, tecnologia ou design, diferentemente da concepção clássica de
monopólio, que confere ao seu detentor a prerrogativa de excluir terceiros do
mercado58.
Barbara ROSENBERG opina no mesmo sentido: “o detentor de uma patente, por
exemplo, não necessariamente '
domina' o mercado. Muito embora as patentes
garantam ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar temporariamente a
tecnologia protegida, normalmente não conferem uma posição de mercado
relativamente confortável por si só. Logo, as patentes tendem a acirrar a concorrência,
levando à inovação.”59
Desse direito de exclusividade em relação aos demais competidores surge uma
necessidade de harmonização dos direitos da concorrência, do consumidor e da
propriedade industrial, a fim de evitar distorções do sistema e abusos por parte do
titular.
Na visão de Denis B. BARBOSA, os direitos de propriedade industrial conferem
exclusividade tão somente sobre um meio de se explorar o mercado, sem impedir que,
por outras soluções técnicas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado
(substitutos para o produto).60
José Carlos VAZ E DIAS relata que os órgãos da concorrência (CADE, SDE e SEAE)
vêm relevando, em seus julgados administrativos, a importância dos ativos intangíveis
intelectuais (principalmente as marcas e as invenções patenteadas) para a
competitividade dos empresários e para a promoção da concorrência no território
brasileiro61.
57
58
Op. citada, p. 57.
Nessa linha, CALIXTO cita H. Hovenkamp, ao sugerir que o termo monopólio não seja usado
nesses casos: “indeed it would be better not to speak of a patent monopoly at all, a patent is a
right in intellectual property limited to the article or process described in the patent application. A
patented product may compete intensely with similar products which are either unpatented or
covered by different patents. As a result, a single patent seldom defines the scope of a relevant
market for antitrust purposes.” (Op. citada, p. 134). O Tribunal de Justiça de São Paulo também
decidiu nesse sentido: “(...) O que é vedado é o monopólio de determinado mercado relevante,
e não, do resultado do trabalho desenvolvido. A argumentação da agravante no sentido de
proteger o interesse do consumidor, em verdade, parece desejar proteger seu direito de
praticamente copiar as peças desenvolvidas pela agravada.” (Agravo de Instrumento n°.
541.916.4 – j. 18/12/2007).
59
Artigo
publicado
na
Gazeta
Mercantil
21/08/07,
disponível
em
http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=507.
60
BARBOSA, Denis Borges. Introdução à propriedade intelectual, Uma. 2. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003. 1268 p. p. 26.
61
In Os direitos da propriedade intelectual e a livre concorrência, Editorial, Boletim da ABPI,
Nº 67 - Julho de 2005. Sob tal perspectiva, o autor relata que a ABPI tomou a iniciativa de
recomendar aos órgãos da concorrência no Brasil a adoção de um direcionamento formal e
13
Ao tratar da função econômica dos privilégios de invenção, CALIXTO expõe:
“(...) a proteção à invenção industrial serve, por outro lado, ao estímulo criativo.
Impedindo o free-riding – ou seja, o aproveitamento por parte daquele que não
investiu na pesquisa dos resultados dela advindos –, estimula a pesquisa e o
desenvolvimento individual. Na repressão ao free-riding encontra, portanto um
fundamento eminentemente concorrencial.” 62
Nesta perspectiva, o autor reforça que o direito industrial é, justamente, um caso
especial de aplicação do direito concorrencial.
Tércio SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, em trabalho sobre o tema, explica: “Daí o
privilégio temporário. Mas não um monopólio, nem mesmo limitado. Não há, pois,
incompatibilidade, mas sim adequação sistemática entre os direitos garantidos no
inciso XXIX do art. 5º e o princípio da livre-concorrência. Bem como a vedação das
formas de abuso de poder econômico, disciplinadas no capítulo da ordem econômica
da Constituição”.63
Pode-se concluir, portanto, que a relação que se estabelece entre o estímulo à
concorrência e a proteção aos direitos de propriedade industrial decorre da própria da
natureza de tais direitos. Vale mencionar também:
“(...) Em uma economia de mercado, onde impera o princípio da livre iniciativa, o
sucesso ou insucesso de uma empresa muitas vezes está diretamente relacionado à
sua aptidão para criar e desenvolver o capital intelectual. Ainda mais importante do
que criar e desenvolver tal capital, todavia, talvez seja protegê-lo. Afinal, de nada
adianta uma empresa envidar esforços e investimentos em determinada criação e,
depois, à míngua de proteção, ver-se-ia incapaz de impedir a ação de possíveis
usurpadores. Nesse contexto, o sistema de proteção à propriedade intelectual exerce
um papel fundamental, pois representa a garantia de que os empresários poderão
explorar com exclusividade as suas invenções e demais criações intelectuais. (...)
Em função disso, conclui-se que, além de proteger o empresário e o consumidor, a
propriedade intelectual propicia a alocação eficiente de recursos e estimula a
inovação, promovendo, em última análise, o próprio desenvolvimento econômico e
tecnológico do país.
(...)
“Com efeito, não se nega que podem existir abusos concorrenciais decorrentes da
aquisição, manutenção e utilização de direitos de propriedade intelectual. Caso
existam, contudo, tais abusos devem ser apreciados sob o prisma das normas que
visam garantir o bom funcionamento do mercado como um todo, isto é, a legislação
antitruste.” 64
Em julgado do Supremo Tribunal Federal firmou-se que: “A livre concorrência, como
toda liberdade, não é irrestrita; o seu direito encontra limites nos preceitos dos
outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio,
específico para o exame de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento, por
meio da discussão em sua comissão da concorrência e da elaboração de um texto inicial
denominado "Diretrizes básicas para o exame de contratos de transferência de tecnologia e
licenciamento de diretor da propriedade intelectual sob uma perspectiva do direito."
62
Op. citada, p. 131.
63
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. São
Paulo, Revista da ABPI, n. 8, p. 10-12, 1993
64
ANDRADE, Gustavo Heitor Piva Luiz de. Interface entre a propriedade intelectual e o direito
antitruste. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 91, p. 29-50, nov./dez. 2007
14
expressivo de probidade profissional. Excedidos esses limites, surge a concorrência
desleal...”65.
Assim, o exercício legítimo de direitos de propriedade industrial não pode ser
considerado, em tese, uma infração antitruste, ao contrário do que se tem alardeado
em certos setores industriais.
Cabe acrescentar que estamos tratando aqui de registros válidos. Em caso de
invalidade, o prejudicado deverá munir-se de provas suficientes para demonstrar a
nulidade do desenho industrial que está reproduzindo, podendo se valer do
procedimento administrativo de nulidade perante o INPI66, bem como ajuizar ação
anulatória perante a Justiça Federal67, que é o foro competente para apreciar essa
matéria e não os órgãos de concorrência.
9. Proteção de partes de objetos por desenho industrial
É polêmica a discussão sobre a proteção de partes de objetos por meio de registro de
desenho industrial.
Em sua obra, Frederico CARLOS DA CUNHA adianta que, considerando o teor do
artigo 95 da LPI, tal concessão poderia extrapolar a esfera de proteção do registro.
Isso porque, diferentemente dos modelos de utilidade, não está prevista a proteção
para parte de objetos nos dispositivos que tratam do Desenho Industrial68. No entanto,
tal raciocínio não se aplica em todos os casos, eis que “é certo que existem partes de
objetos que podem ser comercializadas separadamente, e tais partes podem ser
instaladas manualmente pelo consumidor, fora do processo industrial.”69
Em tais situações, é possível o registro, pois a forma encontra-se definida de maneira
completa e acabada. O mesmo não ocorre com partes de objetos que não sejam
destacáveis do corpo, pois são aplicadas na linha de montagem industrial somente
durante o processo de fabricação dos produtos, sem interrupções, não podendo ser
vendidas separadamente70.
Gabriel DI BLASI esclarece que a Lei 9.279/96 admite a proteção de partes
destacáveis ou partes componentes de objetos, já que não há vedação legal a tais
registros71.
Contudo, alguns critérios nos permitem avaliar a possibilidade de proteção a esse tipo
de objeto. Assim, seria possível a proteção de partes de produtos, desde que possuam
características próprias, sejam identificáveis separadamente do objeto principal e
possam ser fabricadas e vendidas individualmente.
65
66
RT, n. 184, p. 914.
Art. 169 da LPI: “O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data da expedição do certificado de registro.”
67
Art. 173 da LPI: “A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legítimo interesse.”
68
Op. citada, p. 129.
Ibid.
70
Op. citada, pp. 130/131.
71
Op. citada, p. 9.
69
15
No direito comparado, um dos parâmetros estabelecido pelo Registered Designs
Regulations 2001, com relação a partes e componentes, é que estes devem ser
visíveis durante o uso normal para merecerem a proteção72.
Há casos curiosos no INPI como o de indeferimento do registro de desenho industrial
para “cabeça de escovação de escova de dente”.73 Menciona-se, ainda, casos de
proteção a rastros de pneus (tire tread) uma vez que representam uma característica
ornamental e distintiva para pneus74. Esses fatores nos levam à inevitável conclusão
de que não há uma regra clara, o órgão responsável deverá fazer uma apreciação no
caso a caso75.
Na indústria automobilística – um dos principais vetores da economia do país –, o
tema tem assumido cada vez mais relevância. Pode-se citar como exemplo de partes
destacáveis faróis, pára-choques, calotas, rodas, espelhos, retrovisores e maçanetas
de veículos, que são desenvolvidas para cada modelo. O que importa é o aspecto
ornamental de tais peças (que pode variar) e não a sua funcionalidade. Ressalte-se
que há grande diversidade de formas dos produtos e peças automotivas.
Neste contexto, DI BLASI cita, dentre as partes destacáveis protegíveis por desenho
industrial, as peças de reposição de veículos e as peças de utensílio masculino, como
a cabeça de lâminas de um aparelho de barbear76.
O INPI, ao analisar o mérito do registro DI 6202648-877, referente à “configuração
aplicada a pára-brisa de automóvel”, não encontrou anterioridades, e manteve a
proteção do respectivo design.
No Reino Unido, Sarah WHALLEY COOMBES relata: “the hubcaps of a car, which are
spare parts, are visible under normal use and are potentially registrable. However, a
carburetor, which is also a spare part, is not visible during normal use and will not
therefore be registrable”. 78
Não obstante, têm sido recorrentes no Brasil as manifestações contrárias à proteção
dos desenhos industriais por fabricantes de veículos, nomeadamente por
representantes do chamado “aftermarket”, que corresponde aos fabricantes e
comerciantes de peças de reposição.
72
Art. (8) For the purposes of this section, a design applied to or incorporated in a product which
constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to
have individual character (a) if the component part, once it has been incorporated into the
complex product, remains visible during normal use of the complex product.
73
Exemplo mencionado por Frederico Carlos da Cunha (Op. citada, p. 135). No mesmo trecho,
destaca-se a possibilidade de concessão de registro para “Configuração aplicada em conjunto
de cerdas para escova de dentes”, pois as cerdas podem ser produzidas em processo à parte
e serem aplicadas posteriormente (p. 137).
74
Exemplos mencionados no já citado livro do Frederico CARLOS DA CUNHA (p. 138). Cabe
mencionar também proteção em relação à configuração de solado de tênis, a exemplo do
registro DI 5700369-6 (Concessão em 16/06/1998, RPI 1434).
75
O que se torna difícil, tendo em vista as dificuldades que enfrenta o departamento
responsável do INPI, devido à pequena proporção de examinadores em relação ao número de
desenhos industriais depositados.
76
Op. citada, p. 9.
77
Decisão de 29/05/2007, RPI 1899.
78
Op. citada, disponível em: http://www.managingip.com/Article/1256286/UK-expands-designprotection.html).
16
Markus WOLFF79 explica que nos Estados Unidos essa é uma briga quase tão antiga
como a própria indústria automobilística. Relata também que há uma fragmentação da
discussão na Europa, tendo em vista que alguns países, como Espanha e Itália,
adotaram a chamada “Repair Clause”, pela qual se restringe a proteção ao mercado
primário (fabricantes do produto original), quando se trata de peças de produtos
complexos que necessariamente devam ser idênticas às peças originais para que se
dê sua funcionalidade. Por outro lado, Alemanha e França continuaram a ampla
proteção às “spare parts”.80
No ordenamento pátrio, a tutela conferida ao desenho industrial de uma peça
automotiva não restringe o direito do titular a qualquer setor ou tipo de mercado a ser
explorado pelo terceiro não autorizado, ressalvadas as disposições previstas no artigo
43 da LPI, dos quais somente os incisos I, II e IV81 seriam aplicáveis ao registro de
desenho industrial.
Desse modo, independente de se tratar de um fabricante de peças de reposição
(aftermarket), se houve a indevida reprodução ou imitação do desenho industrial
registrado, incidirão as regras dos artigos 94, 109 cc. 42 da Lei 9.279/96.
Isso não significa que os titulares de designs querem excluir os fabricantes de
autopeças do mercado. Tal proteção diz respeito, tão somente, a determinadas
autopeças cujas formas plásticas foram devidamente protegidas. Assim, a
exclusividade incide apenas sobre algum modelo específico de uma dada peça, a fim
de resguardar os investimentos e incentivo ao desenvolvimento de novos produtos.
Aliás, é comum a comercialização de produtos similares por terceiros sem que ocorra
a violação aos direitos do titular do design, como a técnica do tuning82.
79
In Industrial Property and Competition Law: The Design Protection of Automobile Spare Parts
in Brazil, disponível em:
http://www.dannemann.com.br/files/MMW_The_Design_Protection_of_Automobile_Spare_Part
s.pdf.
80
O autor ressalta que: “It must be further observed that differently from Europe and USA, Brazil
has an automobile market that is still growing.(…) A lack of protection for automobile spare
parts as practiced in the USA and proposed in Europe, especially considering the possibility of
cheap imports from Asia, would, apart from safety concerns, pose a major threat to this vital
industrial segment in Brazil.”
81
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade
comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
(...)
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido
colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento
(...).
82
De acordo com a Wikipédia, Tuning (expressão inglesa traduzida como afinação ou
optimização) ou car tuning (afinação de carros) é um passatempo que consiste em alterar as
características de facto de um automóvel a um nível de personalização extrema
(pt.wikipedia.org/wiki/Tuning).
17
10. O caso da ANFAPE e a proteção de peças automotivas
Impossível falar em proteção de partes de objetos no Brasil sem mencionar o famoso
caso da representação da ANFAPE - Associação Nacional dos Fabricantes de
Autopeças contra três montadoras de veículos perante o CADE83.
Após analisar a referida ação, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) entendeu, sob
o aspecto econômico, ser plenamente justificável o registro de propriedade sobre
determinadas autopeças, bem como o seu exercício indiscriminado no setor de
autopeças. Sob o ponto de vista jurídico, a SDE argumentou que esta não tem
competência para apreciar o mérito dos registros concedidos pelo INPI e que nossa lei
permite que se busque a anulação de registros obtidos com ausência dos requisitos. O
procedimento ainda pende de manifestação final por parte do CADE.
Vale mencionar interessante trecho do parecer da SDE que opinou pelo arquivamento
da representação, no seguinte sentido:
“(...) A pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos (no sentido
mais abrangente) requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger
esse produto através do direito de propriedade industrial significa prevenir-se de que
competidores copiem e vendam esse produto a um preço mais baixo, uma vez que
eles não foram onerados com os custos da pesquisa e desenvolvimento do produto.
A proteção conferida é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a
invenção e a criação industrializável se tornem um investimento rentável. Durante o
prazo de vigência do direito de propriedade industrial, o titular tem o direito de excluir
terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como
fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.”
Ao comentar as críticas dos fabricantes de peças de reposição com relação à proteção
de peças automotivas por parte das fabricantes de veículos, a Coordenadora
Substituta de Desenho Industrial do INPI, Susana Serrão Guimarães, comentou84:
“(...) Penso que no futuro, passe a ser comum ao comércio - que não costuma ser
usuário do sistema de propriedade industrial, exceto pelo uso de marcas - solicitar o
certificado do registro de desenho industrial ou a carta-patente, se for o caso, aos
fornecedores dos produtos que serão postos à venda. O judiciário tem aplicado com
rigor o artigo 188 da Lei da Propriedade Industrial, o qual prevê que: "comete crime
contra o desenho industrial aquele que exporta, vende, expõe ou oferece à venda,
tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que
incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que
possa induzir em erro ou confusão"
Assim, já se tem ao menos um parâmetro inicial de como será o posicionamento do
órgão antitruste brasileiro sobre a questão, no que diz respeito à legitimidade do direito
dos titulares de desenho industrial.
Estamos alinhados com tal posicionamento, tendo em vista não configurar abuso de
poder econômico o exercício regular de um direito de propriedade industrial. Caso o
direito do titular não seja válido, há instâncias próprias para que o objeto seja
desconstituído.
83
Averiguação Preliminar n. 08012.002673/2007-51.
Disponível no website do INPI www.inpi.gov.br: Comentários sobre a matéria “Montadoras
usam patente para barrar competição, diz autopeça”, de Tatiana Resende, para a Folha de são
Paulo, em 09/04/2007.
84
18
11. Jurisprudência sobre desenhos industriais
Há muito espaço ainda para estudar e difundir o sistema de registro dos desenhos
industriais no Brasil. No Judiciário não é diferente, pois há toda sorte de decisões a
respeito da proteção e alcance dos designs.
Como se verá, o entendimento está longe de ser pacificado, o que mostra que o tema
precisa amadurecer e, principalmente, que os magistrados necessitam se familiarizar
com a matéria.
Devido à ausência ou pouco conhecimento sobre os desenhos industriais, as
confusões acerca do instituto são freqüentes, o que causa enorme prejuízo e
insegurança aos usuários do sistema.
Ao pesquisar julgados sobre o tema, encontramos alguns que prestigiam o direito do
titular do desenho industrial, como se extrai dos seguintes acórdãos:
“(...) ‘A concessão pelo INPI do direito industrial assegura ao titular da patente ou do
registro a faculdade de utilização econômica da invenção, modelo, desenho ou
marca, com exclusividade. Ninguém poderá, em outros termos, fazer uso desses
bens, sem a sua licença. Quem usurpa direito industrial alheio sujeita-se, além das
sanções de ordem civil, também à persecução penal (LPI, arts 183 e 190)’ (...)”.
(TJ/SP - Ap. Cível com Revisão n° 518.207-4 – Plastilania Industria e Comercio vs
Wer Industria)
“(...) Não parece correto que uma empresa gaste milhões de reais com pesquisas de
opinião dos clientes, desenhos, trabalhos de engenharia, publicidade para conquista
do consumidor; e terceiro copie o resultado final, comercializando-o no mercado e
concorrendo com a própria empresa que desenvolveu o produto copiado. É óbvio que
a Ford tem exclusividade sobre as peças que criou, desenvolveu e produziu e não há
qualquer desrespeito ao consumidor ou à Constituição Federal nisso. O que é vedado
é o monopólio de determinado mercado relevante, e não, do resultado do trabalho
desenvolvido. A argumentação da agravante no sentido de proteger o interesse do
consumidor, em verdade, parece desejar proteger seu direito de praticamente copiar
as peças desenvolvidas pela agravada.”85
“Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos - Maçaneta
automotiva copiada - Impedimento de fabricação e distribuição do produto
semelhante - Busca e apreensão de peças - Inconformismo - Desacolhimento Decisão que apenas reconhece e assegura direito intelectual vigente e previsto em lei
- Garantida às autoras a exclusividade sobre as peças que desenvolveram - Decisão
mantida - Recurso desprovido (...) Pelas provas documentais já acostadas, verifica-se
que as agravantes vêm fabricando e comercializando maçanetas semelhantes às
utilizadas pelas agravadas em seus veículos e devidamente registradas no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sendo os argumentos e provas trazidas
pelas agravantes, até o momento, insuficientes para descaracterizar a conduta
alegada pelas agravadas.”86
Já neste julgado de Minas Gerais, relativizou-se o alcance da proteção por desenho
industrial: “É verdade que a contrafação ocorre quando a comercialização de um
produto pode confundir o consumidor quanto à sua verdadeira autoria, devendo ser
veementemente coibida quando verificada. Mas, é importante salientar que, no
caso dos desenhos industriais, que simplesmente acrescentam design diferente a
85
86
TJ/SP - Agravo de Instrumento n°. 541.916.4 – j. 18/12/2007.
TJ/SP - Agravo de Instrumento n°: 556.626-4/1-00 – j. 13/05/2008.
19
objetos pré-existentes, deve-se comprovar cabalmente que a nova forma do
produto protegido pelo registro está sendo realmente copiada ou se só existem
semelhanças entre este e o objeto já existente.”87
Situação delicada se constatou no julgado a seguir, em que o objeto do litígio não
possuía proteção por desenho industrial no país de origem, o que retirou do titular do
design a legitimidade para excluir terceiros de importarem objeto similar: “É
incontroverso que a autora, por falta de lei específica que proteja o registro de
propriedade industrial no país da fabricação do produto, não detém a exclusividade
sobre o desenho industrial da máquina de costura objeto da ação, circunstância que,
no reverso da medalha, permite a fabricação legal de igual produto por várias
indústrias do país de origem e que, por conseguinte, reveste de legalidade a sua
importação pelas empresas brasileiras que aqui comercializam máquinas de
costura.”88 Ficou claro, portanto, que os julgadores ignoraram a disposição do artigo 42
da LPI, que expressamente prevê a proibição de importação de objeto protegido.
É importante que o titular do direito esteja munido de provas contundentes acerca de
seu direito e da violação, pois não raro o Tribunal não se sente confiante para deferir
antecipação de tutela em casos de violação a desenho industrial89.
Também é preciso tomar cuidado com eventuais fraudes por parte de terceiros que
reivindicam registro de desenho industrial sabidamente nulo, pois este imita ou
reproduz o design registrado por outrem. Isso é possível devido à ausência de exame
de mérito por parte do INPI para a concessão do registro, o que pode dar lugar a
condutas de má-fé por parte de infratores90.
87
TJ/MG, Apelação Cível n° 1.0024.03.886524-2/001 – 08/11/2006.
TJ/SP - Apelação Cível no 372.242-4/8 – 18/05/2006.
89
Neste julgado, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu: “Ocorre que, mesmo sob tal
88
ótica, é de se considerar que é fato público e notório que sinalizadores de teto de autos, com
desenho similar ao mencionado nos autos, vêm sendo utilizados em veículos como
ambulâncias, segurança e polícia, há muito tempo e, seguramente, antes de julho de 1994,
data em que a agravada efetuou o depósito do questionado desenho industrial e, assim, é
mister dilação probatória para que se evidencie a alegada novidade e originalidade a autorizar
a acolhida da pretensão inicial, se afigurando descabida a concessão de tutela antecipada pelo
simples fato de haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame de
tais pressupostos.” - (TJ/SP - Agravo de Instrumento n° 134.551-4/1, 23.11.1999)
90
Vejamos esse julgado que trata de uma situação em que duas empresas possuíam desenho
industrial para calcados semelhantes: “O fato de a sapatilha produzida e comercializada pela
agravante tratar-se de produto similar ao da agravada não autoriza a busca e apreensão
(retirada do mercado). É que a agravante produz e comercializa sapatilha a partir de desenho
industrial registrado (f. 22, TJ). A agravada também produz e comercializada sapatilha apoiada
em registro de desenho industrial (f. 81, TJ). Logo, é de concluir que agravante e agravada,
enquanto não provocado o INPI a apreciar o mérito do registro de uma ou de outra quanto aos
aspectos novidade e originalidade, e a nulidade do registro de uma ou de outra não for
declarada, as sapatilhas Talya Fashion (agravante) e Moleca (agravada) devem permanecer no
mercado, sendo que certo que a melhor qualidade de uma configurar-se-á fator importante
para o sucesso de vendas e identificação do público consumidor.” (TJ/MG - Agravo de
Instrumento n° 1.0452.06.026673-4/001 – j. 25/10/2006)
20
12. Conclusão
De todo o exposto, verifica-se que a proteção do desenho industrial alcança a
configuração ornamental de um objeto que possa ser produzido industrialmente. Por
combinarem elementos de diferentes campos da propriedade intelectual, como o da
criação e o da técnica, os designs possuem verdadeira natureza híbrida.
A exemplo do que ocorre com as patentes, a proteção do desenho industrial, que
confere exclusividade temporária ao seu titular – encontra fundamento no estímulo à
inovação, no aprimoramento da concorrência, no desenvolvimento tecnológico da
indústria e do comércio, bem como na preservação dos investimentos realizados pelo
interessado na criação de novos produtos.
Em virtude da própria dinâmica que envolve os designs, mais vale uma proteção
efetiva durante o período de lançamento e venda daquele objeto do que uma extensa
proteção que não tenha mais efeito prático no mercado, por ter se tornado obsoleto ou
vulgar.
Mostrou-se que não está uniformizado o conceito sobre desenho industrial nas
diferentes legislações, o que gera inúmeras discussões acerca da amplitude de sua
proteção. No Brasil, a proteção é assegurada constitucionalmente e por meio da Lei
9.279/96, além dos tratados internacionais que aqui foram ratificados.
Sob a ótica da inter-relação entre a propriedade industrial e o direito da concorrência,
muito em voga, é possível vislumbrar uma verdadeira complementaridade entre tais
institutos, pois ambos buscam promover a inovação, a concorrência e o
desenvolvimento econômico e tecnológico. Neste contexto, o exercício legítimo por
titulares de registros de desenho industrial não pode ser considerado uma infração
antitruste.
Tratou-se, também, da proteção para desenhos industriais referentes a partes de
objetos. Essa proteção só é admitida no ordenamento pátrio se tais partes possuírem
características próprias, se forem identificáveis separadamente do objeto principal e se
passíveis de serem fabricadas e vendidas individualmente, como é o caso das
autopeças (e.g. calotas, rodas, faróis).
Neste contexto, importante observar que a tutela conferida ao desenho industrial é
geral, não restringe o direito do titular a determinado setor ou tipo de mercado. No
comentado caso das autopeças, portanto, o legislador não isentou fabricantes e
comerciantes independentes de peças de reposição (o chamado aftermarket), que
devem respeitar os designs validamente registrados. A própria Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, ao avaliar o caso ANFAPE, confirmou o exercício
legal do direito por parte dos titulares de desenho industrial.
Como se vê, as discussões sobre o tema são das mais variadas ordens. E o
entendimento dos Tribunais pátrios não está nem perto de estar consolidado. Portanto,
é de grande importância a atuação dos especialistas da área na conscientização dos
operadores do direito e demais profissionais que lidam com designs quanto ao alcance
e fundamento da proteção que lhes é conferida.
21