Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO
DE
MARCAS.
TRADE
DRESS.
INEXISTÊNCIA
DE
COLISÃO
EM
ELEMENTOS
TIRADOS
DO
MESMO
DESIGNATIVO DE ELEMENTO ATIVO DO
PRODUTO. APLICAÇAO DA TEORIA DA
DISTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL EM FACE DE
CATEGORIA SIMBÓLICA DE MERCADO
QUE ABRANGE NÃO SÓ AS DUAS
CONCORRENTES,
MAS
TAMBÉM
AS
DEMAIS
DISPUTANDO
O
MESMO
PÚBLICO.
DA CONSULTA ........................................................................................................................................ 2
Da questão .................................................................................................................................... 2
Dos fatos pertinentes ..................................................................................................................... 4
Inicial ....................................................................................................................................................... 4
I. Esclarecimento inicial ...................................................................................................................... 4
II. O histórico de sucesso da autora..................................................................................................... 5
II- Das condutas reprováveis praticadas pela Ré ................................................................................. 5
III. Violação de marca ......................................................................................................................... 6
IV. A existência de concorrência desleal ............................................................................................. 6
V. Perdas e Danos............................................................................................................................... 6
VI. Pedido de tutela específica antecipada .......................................................................................... 7
VII. Pedidos ........................................................................................................................................ 7
Contestação ............................................................................................................................................. 7
I- Breve Síntese Processual ................................................................................................................. 8
II- Tempestividade da peça ................................................................................................................. 8
III- Da Realidade dos Fatos.................................................................................................................. 8
V- Do Direito ...................................................................................................................................... 8
Da Ausência de Violação de marca................................................................................................ 8
Da existência de concorrência desleal ........................................................................................... 9
Da ausência dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela ......................... 10
Da ausência do dever de indenizar .............................................................................................. 10
V – Impugnação aos documentos juntados com a inicial.................................................................... 11
VI – Conclusão.................................................................................................................................. 11
VII – Do Requerimento ..................................................................................................................... 11
DO DIREITO .......................................................................................................................................... 11
Marca de indústria, comércio e serviços ....................................................................................... 12
O caso aqui – de alegada contrafação – é de análise em concreto ........................................................... 14
Efeitos de uma análise em concreto ....................................................................................................... 14
A análise de confusão .................................................................................................................. 15
Regras tradicionais de colidência ............................................................................................................ 16
Comparação binária ......................................................................................................................... 17
A teoria da distância - A análise em face do universo significativo do mercado pertinente ....................... 18
Fundamento teórico da doutrina da distância ................................................................................... 21
Das condições jurídicas da concorrência de produtos de mercado ..................................................... 22
A necessidade de um código visual de inclusão de categoria ............................................................. 23
A questão das marcas mistas e outros signos distintivos complexos .............................................. 24
A questão do público alvo................................................................................................................. 25
A questão da boa fé ..................................................................................................................... 26
Do trade dress ............................................................................................................................. 28
Do Trade dress como adjunto à marca.................................................................................................... 29
O trade dress como elemento jurídico autônomo ............................................................................. 31
A proteção autônoma do trade dress no direito brasileiro....................................................................... 33
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Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal.............................................. 34
De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress.................................................. 38
DA APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS ........................................................................................................ 40
Da existência de concorrência ...................................................................................................... 40
Da apuração da confusão entre as marcas e os trade dresses ....................................................... 40
Da neutralidade dos elementos de caráter genérico ............................................................................... 40
Análise binária de confusão dos elementos nominativos ......................................................................... 45
Da comparação dos trade dress.............................................................................................................. 47
Do laudo técnico iconográfico........................................................................................................... 47
Dos testes Nogueira e Fischer ................................................................................................................. 50
Primeiro teste .................................................................................................................................. 50
Segundo teste .................................................................................................................................. 51
Aplicação neste passo da teoria da distância ............................................................................... 52
Segundo teste .................................................................................................................................. 53
Terceiro teste................................................................................................................................... 55
Quarto teste .................................................................................................................................... 56
Quinto teste ..................................................................................................................................... 56
Da questão do público alvo .......................................................................................................... 57
Da questão da boa fé ................................................................................................................... 59
CONCLUSÃO ......................................................................................................................................... 60
ANEXO I – Laudo Técnico do Prof. Sebastiany ............................................................................... 62
Da consulta 1
Integralmédica S.A Agricultura e Pesquisa, através de seu ilustre patrono Natan
Baril, nos submete a parecer a questão jurídica relativa às marcas cujas
expressões de proa são LINOLEN, da empresa Nutrilatina e LINOLEIC, da
empresa Integral médica.
Da questão
A consulente nos coloca a seguinte de questão de ordem:
Existe confusão ou associação entre as marcas ou trade dress dos
produtos LINOLEIC X LINOLEN, como apresentadas abaixo,
que configure violação de marca ou de trade dress?
NUTRILATINA
• Nutrilatina Age Linolen – Registros Nominativos, nº829371419 e 829371443, nas
respectivas classes NCL(9) 29 e NCL (9) 5;
Este parecer contou com a pesquisa e aporte de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, MSc. em Propriedade
Intelectual e Inovação.
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
• Nutrilatina Linolen Line Linolen – Pedidos Mistos de registro, nº 830489533 e
830489541, nas respectivas classes NCL(9) 29 e NCL (9) 5:
• Produto Nutrilatina Linolen Line Linolen no mercado:
INTEGRALMÉDICA:
• Marca conforme indeferida pelo INPI, mas utilizada no mercado: Cla-e
Carthamus Linoléic Acid com vitamina E
• Produto INTEGRALMÉDICA CARTHAMUS LINOLEI ACID como usado no
mercado:
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Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Dos fatos pertinentes
Existe ação cominatória, de rito ordinário, cumulada com indenização por
perdas e danos e pedidos liminar de antecipação dos efeitos da tutela, em vara
cível da Comarca de Curitiba – Paraná, tendo como autora Nutrilatina
laboratórios ltda (“Nutrilatina”), e como ré: Integralmédica s.a. Agricultura e
Pesquisa (“Integralmédica”), Proc. nº 27276/2011
Inicial
A ação invoca como fundamento o art.5°, XXIX CF; art. 10 bis da Convenção
União de Paris; arts. 124, XIX – 129 - 130, III - 189, I - 190, I - 195, III - 207 a
209 todos da LPI; arts. 186 c/c 927 CC; arts. 287 e 461 caput, §§ 3º e 4º do
CPC.
I. Esclarecimento inicial
A autora afirma que o caso se refere a violação marcária e concorrência desleal
por parte da Ré. Afirma, ainda, ser titular de pedidos e registros, perante o
INPI, relacionados a marca LINOLEN, que identificam suplementos
alimentares. Alega que a Ré utiliza, ilicitamente, expressão semelhante e
embalagem análoga para produtos da mesma natureza – LINOLEIC –
expostos lado a lado nos estabelecimentos comerciais.
Tal utilização, segundo a Autora, causaria confusão ao consumidor. Ainda
haveria campanha, por parte da Ré, dimafatória e predatória via internet contra
produto da Autora.
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Dessa forma, a Autora apresenta como objetivo da demanda fazer com que não
haja apropriação indevida, por parte da Ré, de seu prestígio no mercado,
induzindo o consumidor a erro e diluindo o poder atrativo da marca da
NUTRILATINA.
II. O histórico de sucesso da autora
A empresa Autora afirma ser uma empresa nacional, fundada em 1988, sendo
pioneira no segmento de suplementos alimentares e de alimentos para
finalidades especiais, responsável pela introdução, no Brasil, desse novo
segmento. Ela deteria o título absoluto de líder latino-americana da indústria de
suplementos alimentares.
Seu produto de destaque é o LINOLEN - um suplemento alimentar purificado
por meio de um exclusivo processo de filtragem e concentração cuja forma de
apresentação é altamente distintiva e característica (apresentou-se a imagem do
produto). Afirma a Autora que é um produto exclusivo e líder de mercado.
A Autora cita os pedidos e os registros que detém perante o INPI, com as
imagens correspondentes, são eles:
- Registro n° 825.371443 – marca nominativa NUTRILATINA AGE
LINOLEN. Concedido em 22.12.2009. Classe: NCL (9) 5.
- Registro n° 829.371.419 – marca nominativa NUTRILATINA AGE
LINOLEN. Concedido em 22.12.2009. Classe: NCL (9) 29.
- Processo n° 830.489.541 – marca mista NUTRILATINA LINOLEN LINE
LINOLEN. Depositado em 04.01.2010. Classe: NCL (9) 5.
- Processo n° 830.489.533 – marca mista NUTRILATINA LINOLEN LINE
LINOLEN. Depositado em 04.01.2010. Classe NCL (9) 29.
A NUTRILATINA afirma deter o registro do produto LINOLEN junto à
ANVISA sob o n° 509690131 (Processo n° 25023.020167/2007-34).
II- Das condutas reprováveis praticadas pela Ré
A autora afirma que a Ré expôs à venda um suplemento alimentar voltado ao
emagrecimento, chamado LINOLEIC. Alega que tal marca eleita pela Ré é
parecida com a sua marca do ponto de vista fonético e também do padrão
visual (a disposições dos elementos constantes das embalagens é praticamente a
mesma, com as marcas LINOLEN e LINOLEIC dispostas em caixa alta, sob o
fundo branco, na parte central das embalagens, constando as respectivas house
marks NUTRILATINA e INTEGRALMÉDICA logo acima, e ícone em
formato espiral logo abaixo. Também, é apontado o formato cilíndrico da
embalagem e a predominância de cores escuras como coincidências).
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Ao conduzir uma busca pela expressão “NUTRILATINA LINOLEN” no site
do Google, a Autora teria encontrado um uso não autorizado de sua marca, diz
o link: “Ainda no LINOLEN? Conheço o Novo Óleo de Cártamo p/ um
preço único: 180 caps – R$ 99”. Tal link foi objeto de ata notarial pela Autora,
de modo a comprovar a concorrência desleal.
A Autora aduziu que tal uso conhecido como “metatag” configura abuso de
direito, concorrência predatória, além de desvio ilícito de clientela ao utilizar
palavra-chave uma marca alheia.
A Autora traz à lide como exemplo (ainda que nada tenha a ver com a presente)
outra violação da Ré aos seus produtos ao comercializar, desde 2010,
suplemento alimento NUTRI DIET SHAKE em violação marcária ao principal
produto da NUTRILATINA o chamado DIET SHAKE.
III. Violação de marca
Citando os arts. 5º, XXIX CF e 129 LPI a Autora invoca o direito de uso
exclusivo através dos registros da marca LINOLEN. Advindo desse direito é a
proibição de reprodução ou imitação por terceiros, segundo arts. 124, XIX,
189, I e 190, I LPI. Também é citado do art. 130 LPI.
A Autora afirma ser caso de violação marcária manifesta no aspecto gráfico e
fonético, sendo possível a confusão pelo consumidor das marcas em questão.
Ainda, a Autora traz o perigo de diluição de sua marca com as práticas da Ré.
IV. A existência de concorrência desleal
A Autora alega que a prática da concorrência desleal está consubstanciada na
violação marcária e na imitação do trade dress do produto LINOLEN, líder do
mercado. Cita o art. 195, III da Lei 9.279/96 e o art. 10 bis CUP.
A Autora afirma que o objetivo principal da Ré é de se aproveitar de forma
desleal e parasitária. Tal conduta caracteriza enriquecimento ilícito e abuso de
direito (art. 187 CC).
Sendo assim, a Autora alega ser impériosa a abstenção de fabricação e
comercialização do produto LINOLEIC.
V. Perdas e Danos
A autora firma que - comprovada a violação de direitos alheios - surge o dever
do ofensor de repara os danos surgidos do ato ilícito, art. 186 c/c 927 CC e o
art. 209 LPI.
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
A Autora cita Gama Cerqueira para afirmar que configurando-se a contração e
a concorrência desleal, as perdas e danos são devidos pela simples violação de
direito alheio.
A Autora vislumbra o lucro cessante no desvio de clientela (inclusive utilização
de “metatags”) e na perda de identidade e diluição da força atrativa de sua
marca.
A Autora requereu pagamento de perdas e danos em montante que confira
caráter sancionatório. Foram mencionados os arts. 207 a 210 LPI.
VI. Pedido de tutela específica antecipada
A Autora vislumbra a necessidade de concessão de tutela específica com
obrigação de não fazer, abstenção da Ré de produzir, comercializar e divulgar
os produtos com a marca LINOLEIC. Nesse sentido, art. 209, §1º LPI.
A Autora verificou o periculum in mora no desgaste da imagem de sua marca
através das violações marcarias e concorrência desleal.
As Autoras ressaltam que a Ré poderá continuar a exercer suas atividades,
porém, com marca distinta de LINOLEIC.
VII. Pedidos
- Concessão, liminarmente, de tutela específica para que a Ré se abstenha de
fabricar, comercializar ou utilizar os produtos de marca LINOLEIC.
- Concessão, liminarmente, de tutela específica para que a Ré se abstenha de
utilizar em websites ou outros meios de busca quaisquer combinações
relacionadas aos produtos LINOLEN.
- Citação e intimação da Ré.
- Que se julgue procedente a ação para condenar a Ré a se abster,
definitivamente, de fabricar, comercializar ou utilizar os produtos de marca
LINOLEIC. Sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
- Que se julgue procedente a ação para condenar a Ré a se abster,
definitivamente, de utilizar websites ou outros meios de busca quaisquer
combinações relacionadas aos produtos LINOLEN.
- Que se faça composição de danos patrimoniais e lucros cessantes, decorrentes
da prática de concorrência desleal. Arts. 208 a 210 LPI.
Contestação
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
I- Breve Síntese Processual
A Ré citou o objetivo da propositura da ação pela Autora, qual seja, concessão
liminar e inaudita altera parte de tutela específica de certas ações quanto ao uso da
marca LINOLEIC. A Ré fez, ainda, um síntese das alegações da Autora.
Mencionou-se, também, a decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Após tal deferimento, a Ré interpôs Agravo de Instrumento ao qual foi
atribuído parcial efeito suspensivo.
II- Tempestividade da peça
Conforme exposto no art. 214, §1º c/c art. 184, ambos do CPC, o prazo
deveria ser contado a partir do primeiro dia útil seguinte à juntada da carta
precatória e do protocolo da petição, 20 de junho de 2011. Assim, o prazo
terminaria no dia 04 de julho de 2011. O protocolo fora efetivado, segundo a
Ré, no dia 01 de julho de 2011.
III- Da Realidade dos Fatos
A Ré afirma que, ao contrário do alegado pela Autora, sua empresa é pioneira e
líder no mercado brasileiro de suplementos nutricionais (fundada em 1983) e
consagrada como a maior autoridade nacional em pesquisa e desenvolvimento
de produtos, focando a melhoria da performance e da qualidade de vida das
pessoas. A empresa Ré afirma se destacar na área de suplementação esportiva.
Ainda, discorreu sobre a estrutura de sua empresa para demonstrar que não é
uma empresa “fundo de quintal” e que realiza investimentos constantes em
marketing e divulgação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, para
que seja conferido um caráter de distintividade e valorizando sua house mark
(Integralmédica).
V- Do Direito
A Ré pretende demonstrar que as afirmações da inicial não condizem com a
realidade fático-jurídica.
Da Ausência de Violação de marca
A Ré destacou que a expressão LINOLEIC representa sinal de caráter
descritivo do produto, como já decidiu o INPI.
A Ré afirma ter depositado o processo de n° 827850700, referente ao pedido de
registro de marca “CLA-E CARTHAMUS LINOLÉIC ACID COM
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
VITAMINA E” (grifou-se), na forma mista, na classe NCl (8) 05, perante o
INPI. Porém, o INPI entendeu que o termo trazido pela Ré não seria
registrável como marca, face ao que expõe o art. 124, VI da LPI. Esse fato
permite o uso livre da palavra LINOLEIC, já que o próprio INPI entendeu que
não há como conceder exclusividade sobre o termo. Tal fato, segundo a Ré,
mostra que o INPI não considera a marca pretendida pela Ré como colidente
com a marca de titularidade da Autora.
Ao contrário, a Ré visualiza em tal decisão do INPI a premissa de que a marca
da Autora é uma marca fraca (por isso dotada de um menor grau de proteção),
podendo ser usada inclusive a Teoria da Distância em tal caso. Dessa forma, o
exame de colidência deve ser feito de forma menos rigorosa.
A Ré afirma ainda que o termo LINOLEN é de ocorrência comum e de
domínio público no meio técnico-científico, enquanto radical derivado de
linoléico. Nesse sentido a Ré juntou parecer do Professor Doutor Marcos
Nogueira Eberlin. Ainda, a Ré citou diversas marcas depositadas/concedidas
no INPI compostas pelos termos LINOLEN e LINOLEIC.
A Ré citou precedente do STJ e do TRF2 a favor da possibilidade de
convivência com outras marcas, ditas fracas ou evocativas.
Por fim, a Ré alega que a marca da Autora sequer tem anterioridades impeditiva
para o registro.
Da existência de concorrência desleal
A Ré nega haver concorrência desleal quanto às embalagens dos produtos por
não haver qualquer semelhança. Na verdade, há um espectro de nicho de
mercado quanto à forma/linha de apresentação visual. A Ré mostrou fotos da
sua embalagem e da Ré.
A Ré ressaltou que a Autora não utiliza no produto sua marca como deferida
pelo INPI.
A Ré afirma que a exposição de seus produtos com a cor azul predominando
enquanto a Autora utiliza a cor preta afasta a possibilidade de
confusão/associação.
A Ré afirma que em sua embalagem além da expressão LINOLEIC acompanha
a palavra CARTHAMUS e ACID, além da housemark INTEGRALMÉDICA
(marca devidamente registrada no INPI).
A Ré aduziu que outras empresas nesse mesmo nicho apresentam embalagens
similares. A Ré demonstrou sua afirmação com imagens das embalagens.
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
A Ré ainda destacou que seus produtos estão registrados na ANVISA.
Contra a alegação da Autora de que a Ré estaria comercializando seus produtos
com preços aviltantes, a Ré juntou preços praticados nesse nicho de mercado.
Dessa demonstração a Ré aduziu que pratica preços medianos quando
comparado com outros concorrentes. Ainda, com tal demonstração a Ré alegou
que a Autora é quem pratica preços abusivos.
Da ausência dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da
tutela
A Ré nega a verossimilhança com os seguintes pontos:
i)
a expressão LINOLEIC utilizada pela Ré se trata de expressão de
uso comum, de caráter simplesmente descritivo do produto,
ii)
a marca “LINOLEN” da Autora é considerada marca fraca, eis
que evocativa em relação aos produtos que distingue;
iii)
a marca da Autora convive com inúmeras outras marcas
semelhantes fato que, pela Teoria da Distância a obrigada a
conviver com a marca “LINOLEIC” da Ré;
iv)
os invólucros dos produtos questionados apresentam suficiente
grau de distinguibilidade entre si, não havendo assim que se falar
em confusão/associação por parte do consumidor.
Além disso, a Ré alega que não há que se falar em dano irreparável, pois a
Autora não apresentou nenhuma prova nesse sentido.
Por outro lado, a Ré afirma que a decisão que antecipou os efeitos da tutela
causa danos irreparáveis e irreversíveis. Outro dano é a campanha intitulada
“COMUNICADO AO MERCADO NUTRILATINA LINOLEN x
LINOLEIC”, veiculada na rede mundial de computadores, em que a Autora
denigre a imagem da Ré. A Ré juntou ata notarial para provar tal informação.
Nesse comunicado a Autora aduz que a Ré praticou concorrência desleal ao
violar a marca registrada e se aproximar do padrão visual.
Da ausência do dever de indenizar
A Ré nega a prática de atos ilícitos. Ainda, como a Autora não provou o dano
(não foi demonstrado a prática do ato ilícito, o efetivo prejuízo suportado nem
o nexo causal) não subsiste o pedido de indenização. Nesse sentido a Ré juntou
precedentes.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
V – Impugnação aos documentos juntados com a inicial
A Ré impugnou as impressões do site da própria empresa (impressões essas
que pretendiam demonstrar seu histórico e renome). Também, as impressões
que pretendiam demonstrar o investimento de 15 milhões de reais para
desenvolvimento e marketing.
Sobre o link resultante de busca feita no GOOGLE, trazido pela Autora,
partindo das expressões “NUTRILATINA LINOLEN”, a Ré destacou que o
referido link conduzia à pagina virtual da “Loja do Suplemento”, especializada
no comércio on line de suplementos alimentares e sobre a qual não possui a Ré
qualquer ingerência.
VI – Conclusão
A Ré concluiu com os seguintes pontos: a expressão LINOLEIC representa
sinal de caráter simplesmente descritivo do produto a ser distinguido; a
expressão “LINOLEN” é um sinal EVOCATIVO em relação aos produtos
que distingue, e, portanto, considerado como MARCA FRACA; a expressão
LINOLEN convive com vários outros produtos de terceiros cobertos tanto
com o mesmo e idêntico termo LINOLEN quanto com o termo LINOLEIC;
as embalagens dos produtos fabricados/comercializados pelas empresas
litigantes detêm suficiente grau de distinguibilidade entre si e não restaram
comprovados os requisitos necessários para a configuração do dever de
indenizar, tanto pela ausência de prática de ato ilícito pela Ré quanto pela
ausência da comprovação dos supostos danos.
VII – Do Requerimento
Requereu a Ré: a reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela,
ante a ausência dos requisitos autorizadores da providência em questão, após
seguidos os trâmites legais, sejam julgados totalmente improcedentes os
pedidos formulados pela Autora na petição inicial, condenando-a ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios.
A Ré protestou por todos os meios de provas, em especial prova oral,
consistente na oitiva do representante legal da Autora, sob pena de confesso,
bem como das testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado, prova
pericial e a juntada de novos documentos, se necessário for.
Do direito
Nesta seção examinaremos
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
(a) a análise de confusão e associação tanto do elemento de marca – a
registrada pela autora - , quanto do elemento visual, não marcário, o trade
dress.
(b) A questão da necessidade de uma análise em concreto – no mercado –
para definir-se infração de marcas e direitos concorrenciais.
(c) A afirmação que em signos distintivos – marca ou trade dress – a presença
simultânea de elementos nominativos e figurativos tem de ser levada em
conta para determinar se existe – ou não – confusão.
(d) Da importância da boa-fé na análise de violações de direitos de
propriedade intelectual.
(e) A construção da proteção do trade dress no direito concorrencial, e seus
limites e condições de aplicação.
Em seção subsequente, aplicaremos os elementos do direito aqui deduzido aos
fatos do caos.
Marca de indústria, comércio e serviços
Dentre os vários tipos de marca previstos na legislação brasileira, as destinadas
a distinguir produtos e serviços têm como características, no âmbito do Direito
da Propriedade Intelectual:
i)
Elas são apostas a produtos e serviços, para o fim de
distingui-los uns entre outros;
ii)
Enquanto usadas “como marca” 2;
iii) Num contexto de “uso comercial” 3;
BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A
Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de
Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011. 2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de
propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito
de propriedade intelectual sobre a marca, fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso
já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação,
conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso
como marca”. (Grifamos)
2
"Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa
também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu
bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela
Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial." ASCENSÃO, José de Oliveira, As funções das marcas e
os descritores, In Revista da ABPI, no. 61, nov/dez 2002, p. 17. "O nome de um condomínio fechado, a
semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca
3
12
Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
iv) Sem garantia jurídica de qualidade substantiva 4; e
v)
No espaço pertinente da concorrência 5.
Em outra análise, assim notamos os propósitos dessas mesmas marcas 6:
Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou
objeto de propriedades. Insertas na economia, para atender à
demanda de individualização dos produtos e serviços num
ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza
de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações
expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse
espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que
as tornam (ou não...) mercadoria.
A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela
desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela
significa, distinguindo certos valores na concorrência,
diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando
registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo,
permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade
intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca
retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso
público, não rival e não-exclusivo.
registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de
bens imóveis. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida
comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil”. REsp 862.067-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul), julgado em 26/4/2011.
"Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma
garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso
tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia. A
proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio
mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar
uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores
possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das
empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos
jurídicos." ASCENSÃO. José de Oliveira, op. cit. Para uma análise extensa dessa questão, vide PORTO,
Patrícia Carvalho da Rocha, Quando a Propriedade Industrial representa qualidade, Lumen Juris, agosto de
2011.
4
“A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na
concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar
mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais
pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento
na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário
para viabilizar a marca no microambiente econômico onde ela se exerce.” BARBOSA, Denis Borges, Proteção
de Marcas, Lumen Juris, 2008, § 5.2.1.
5
6
Proteção de Marcas, op. Cit., 5.1.6.
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Denis Borges Barbosa
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
O caso aqui – de alegada contrafação – é de análise em concreto
O pleito de nulidade se faz em abstrato, o de violação de direitos se faz em
concreto – nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior 7:
Análise em abstrato.
Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões,
na revisão dos atos da administração e juízo de argüição de
nulidade, a análise é do potencial de confusão ou associação. Com
efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre
exige análise ad hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação.
Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se
com precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira8:
Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a
possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças
não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca
legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in
Marcas industriaes e nome commercial, Imprensa Nacional, 1888,
pp. 55-56. Idêntico é o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues:
“Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada
pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude.” v.
Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136.
Também Paul Mathély: « II n’est pas nécessaire que la confusion
soit réalisée; il suffit qu’elle soit possible. C’est en effet le danger
même de confusion qu’il faut prévenir. » v. Le nouveau droit
français des marques, Éditions J.N.A., 1994, p. 301.
Efeitos de uma análise em concreto
A violação de direitos de propriedade intelectual importa em ação em concreto.
A operação é simples: se uma patente tem sua exclusiva circunscrita pelas
reivindicações, como notam os autores, se procuram no fato infrator os
elementos da hipótese de incidência da exclusiva.
Como diz Ana Müller, em sua importante tese de doutoramento 9:
BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade
Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
7
8 [Nota do Original] OLIVEIRA. Maurício Lopes. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.3035.
MÜLLER, Ana Cristina Almeida, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de
Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos
da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a
obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.
9
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
…como princípio geral, uma reivindicação é considerada como
infringida apenas quando para todos os elementos da reivindicação
são encontrados elementos correspondentes no produto ou
processo infrator, seja de forma direta, seja por equivalência.
No caso dos signos distintivos (mas não só neles) a análise de contrafação perfaz a
mesma operação, buscando a hipótese de incidência no elemento reivindicado, vale
dizer, na forma exata em que o certificado de registro configurou a marca, com
quaisquer limitações e apostilamentos. Tal hipótese será confrontada com o fato
alegadamente infrator em sua concretude.
Uma vez que se inclua na lógica da decisão judicial em questão a concretude
das relações concorrenciais, sem dúvida é pertinente a forma material que as
empresas se utilizam de seus signos distintivos.
Se a maneira em que tais signos são usados na materialidade da concorrência,
inclusive sua forma mista, não implicam em confusão ou associação com os de
qualquer marca registrada, na forma em que o foi, certamente não haverá
infração.
Em outras palavras, se o concorrente tem registro ou pedido que – em abstrato
– potencialmente colide com as pretensões de outro concorrente, mas na
concretude da concorrência, não se utiliza desses elementos potencialmente
colidentes, contrafação não haverá e, a fortiori, pretensão de abstenção.
A análise de confusã o
Uma vez que se determine a coexistência de mercado, passa-se - só aí -, à
análise de confusão.
Tomemos, aqui, um parâmetro já consagrado pela doutrina e jurisprudência,
que é o da confusão de marcas. O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua
que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se
proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a reprodução (no todo
ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é
efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.
Tal critério, consagrado para as marcas, não é menos aplicável ao trade dress.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar
que haja competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e
serviços assinalados10.
Haverá confusão “quando não podemos reconhecer as distinções, as
diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se
misturam umas com as outras” 11.
Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não cabendo
confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa
relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca
e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o
público possa entender que o signo tem como referência um produto
ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.
De qualquer forma, vale lembrar a regra de bom senso refletida na Question
Q127 da AIPPI:
The more distinctive a mark is, the broader its scope of protection
against other marks that are less similar or are used for products
that are less closely related.
Regras tradicionais de colidência
Examinemos aqui os procedimentos de análise de confusão, deduzidos da
experiência e da jurisprudência de cento e quarenta anos de análise jurídica das
marcas.
Devem-se, quanto a esses, indicar separadamente os critérios consagrados de
análise comparativa entre duas marcas ou produtos em confronto, em abstrato,
e aquelas que derivam dos elementos de significação – da linguagem específica - do
segmento de mercado em questão, construído pela tensão das muitas marcas e
produtos competitivos 12.
10 Como apontam os procedimentos americanos do caso Polaroid, as fases de análise não são estanques, mas
dialéticas: a proximidade dos símbolos pode induzir à afinidade.
11 RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.
12 Quanto à complexa multiplicidade de critérios de comparação de marcas em contexto de contrafação, vide
Beebe, Barton, "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement". California Law
Review, Forthcoming Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=947609
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Comparação binária
É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos – ou produtos
dotados de elementos simbólicos – idênticos – como diz TRIPs, “no caso de
utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma
possibilidade de confusão”. Nestes casos, a discussão irá centrar-se na questão
da especialidade. É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou
sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.
Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro
lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as
semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não
as diferenças de detalhe:
deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não
analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação
individual de cada item individual, mas de maneira unitária e
sintética, através de uma avaliação global levando em conta os
elementos mais aparentes 13.
Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público
a quem a marca ou o produto é destinado, em sua função própria:
A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de
conjunto deixada pela marcas, quando examinadas sucessivamente,
sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau
de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que
normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e
o meio em que o seu consumo é habitual14.
A pragmática encontra uma ilustração detalhada em um dos nossos mais
antigos tratados de marcas15, Nogueira e Fischer, de 1910, que aplicaremos
neste parecer:
— Verifica-se a imitação illicita :
13 “si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una
particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica,
mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti” Vanzetti, Adriano & Vicenzo
di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: dott. A. Giufrè editore, 1993, p. 183.
14 GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 93.
15 ALMEIDA NOGUEIRA & FISHER JÚNIOR. Tratado theórico e prático de marcas industriais e nome
comercial. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910, p. 179-180 e 193-198.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
a) Quando a marca incriminada, embora differente da marca
legitima em todos os seus elementos, offerecer entretanto no
aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com
ella confundida antes de confronto ou attento exame;
b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a
legitima, mas alguns minutos depois, trouxer ao espirito a imagem
da precedente, sem embargo das differenças que do confronto se
possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas
disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela
semelhança do conjunto;
c) Quando a marca legitima contem uma parte verbal característica
ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada,
reproduz com substituição, suppressão ou accrescimo de lettras ou
mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte
verbal ou a denominação;
d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor,
as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e
assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o
aspecto geral seja semelhante;
e) Quando a marca legitima contem um emblema, symbolo, retrato
ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida
embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando
a outra imagem; (..)
h) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a
marca incriminada certa analogia com a legitima, na apparencia e
no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou
os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros
caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de
impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e
trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.
A teoria da distância - A análise em face do universo significativo do
mercado pertinente
Cabe aqui mencionar ainda mais um fator de análise, de alta relevância, que já
não considera apenas duas marcas em confronto, mas os elementos de
significação pertinentes a um segmento de mercado específico: todas as marcas
que concorrem num mesmo mercado.
Pois dificilmente duas marcas repartem – só elas – o mercado. Quase que por
regra absoluta, há mais ofertas do que a simples binariedade de marcas poderia
compreender.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
A existência reiterada de tal padrão cria uma necessidade de reponderar às
formas clássicas de comparação binária entre marcas e outros signos distintivos.
A Corte Suprema da Alemanha, em 1955, construiu a doutrina que leva em
conta esse fato inafastável da vida das marcas, sob o nome de “teoria da
distância” (Abstandslehre) 16.
Tal doutrina pode ser assim formulada:
Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca
senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior
equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das
marcas similares de outros competidores 17.
Assim indicou o tribunal máximo português:
Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca " Dr. ...",
neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora
recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que
aquela que ele próprio observou relativamente a sinais préexistentes (no caso, a predita marca nº 247987, " Dr. Martinez ",
da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a
16 Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de 1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) "Arctuvan"/"Artesan", "Das Berufungsgericht geht insoweit zutreffend davon aus, daß es Zeichen mit
abgeschwächter Kennzeichnungskraft gibt, denen deshalb nur ein geringerer Schutzbereich zukommt. Es folgt
insbesondere dem in der Rechtsprechung des erkennenden Senats... anerkannten Grundsatz, daß die
Kennzeichnungskraft eines Zeichens abgeschwächt werde, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch
seien, die sich von ihm nur wenig unterschieden... Der Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft und der
Schutzbereich eines Warenzeichens in Abhängigkeit von dem Abstande stehen, den es von den
Konkurrenzzeichen einhält, beruht auf der Erwägung, daß das Publikum dann, wenn für gleichartige Waren
Zeichen in Gebrauch sind, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede
zu achten genötigt ist. In solchen Fällen wird die Verwechslungsgefahr daher schon durch geringfügige
Unterschiede ausgeschaltet. Die darin zum Ausdruck gelangende Schwächung der Kennzeichnungskraft muß,
wie der erkennende Senat in der Gumasol-Entscheidung... betont hat, eine entsprechende Begrenzung des
Schutzbereichs dahin zur Folge haben, daß dem Zeicheninhaber kein Anspruch auf einen weitergehenden
Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestanden werden kann, als er ihn selbst mit seinem
Zeichen von anderen Zeichen gewählt und gewahrt hat." Vide sobre a questão SCHRICKER, Gerhard, Die
Berufung auf ältere Marken Dritter - Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und
Schweizerischen Recht, GRUR Ausl 1965 Heft 6, p.285.
17 FRIEDRICH-KARL BEIER, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC
1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement
action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself
from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419 , 420 Gumax/Gumasol and BGH in
GRUR 1955 415 , 417 Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note 53, at notes
120 et seq. to Sec. 31 WZG”.
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sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte
aptidão diferenciadora. 18
A literatura nacional 19 e, muito significativamente, a jurisprudência corrente do
2º. TRF, por suas varas e turmas especializadas, tem acolhido a Teoria da
Distância como contribuição doutrinária de relevância 20. No entanto, assim
como o tribunal português, na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, o voto
condutor, da Desembargadora Liliane Roriz, determinou que em casos em que
se estejam apreciando marcas com "alto grau de reconhecimento, de grande
penetração no mercado", não cabe utilizar-se a teoria da distância.
Assim, no tocante a marca em competição - não só as marcas ou produtos
diretamente em cotejo devem ser considerados, mas o código simbólico
factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente21.
Nº Convencional: JSTJ000 Relator: OLIVEIRA BARROS Nº do Documento: SJ200211130034317 Data do
Acordão: 11/13/2002 Votação: UNANIMIDADE Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal
Recurso:
1335/02
Data:
03/04/2002,
visitado
em
20/05/2008,
encontrado
em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/95950d12dc99e02e80256cbc004eac22?Ope
nDocument.
18
OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74; "Sobre a
teoria da distância v. Geert W. Seelig, La théorie de la distance, in Revue Internationale de Ia Propríete
Industríelle et Artistíque, no 62, dez. 1965, p. 389. Segundo Seelig, um dos autores que melhor estudou a teoria
da distância, assim se resumiria seu fundamento: "On peut voir souvent que des marques identiques ou
símilaires sont utilisées dans dês domaínes d'activité identiques ou voisins. En general, le public usager s'est
habitue à la coexistence de cês marques et il s'en suit qu'un prête une attention plus grande que de coütume aux
différences existant entre elles. Si, par la suite, de nouvelles marques semblables viennent encore s'ajouter, le
public ne les confundra pas avec celle qui existent déjà parce qu'il a pris l'habitude de faire attention à leurs
différences, même faibles, et sait par conséquent les distinguer. La conséquence de ce processus est que le
risque de confusion entre les marques s'amoindrit". v., também, Luis Eduardo Bertone e Guillermo de las
Cuevas, op. cit., p. 76. Na definição desses autores a teoria da distância "sostiene que el proprietário de una
marca no puede hacer valer ante terceros un âmbito de protección mayor que la distancia que media entre su
propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas".
19
20 “A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo
a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja
vista, inclusive, tratarem-se de marcas que mantém uma relação mediata com a atividade que visam assinalar,
pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação
àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..) Consequentemente, a
doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência
pacifica das marcas perante o mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º.
2000.5101529287-1.
21 “Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é
possível conceder o direito de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do termo
LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem,
contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a
Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o
20
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Fundamento teórico da doutrina da distância
Um elemento de extrema importância para se apurar a confusão ilícita é a
noção de forma livre. Em princípio, a originalidade – tomada aqui como fato
criativo atribuível a um autor específico – é apurada quanto à forma livre;
haverá aí a cintila de criação.
Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse interessante aspecto – pouco
ilustrado na doutrina – no que tange às peculiaridades do desenho industrial:
A vedação de registro da forma essencialmente por considerações
técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes
aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade
apenas da forma livre 22. Apenas o que não é determinado pelas
características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental,
e assim suscetível de proteção como desenho industrial.
Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:
(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se
acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que
outra forma não possa atender à mesma finalidade Assim, o que
importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal
efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada
forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito
estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor,
porque esta estaria interferindo no campo da técnica.
Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente
necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais,
subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá
também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito
de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de
fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do
art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a
ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária)
poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda
aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter
expressivo, o que se traduz em valor artístico.23
mercado consumidor." 37ª Vara Federal, Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, proc. N.º.
2000.5101529287-1.
22 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de
computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das
características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma
alternativa para a sua expressão;
23
Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.
21
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual – como
ilustrado no caso, citado em pé de página acima, do software. A doutrina e a
jurisprudência estrangeira apontam tal requisito na proteção de marcas e do
trade dress:
Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também
competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia
simbólica 24. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá
registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa
funcionalidade seja estética 25.
A pertinência desse requisito surge, no objeto deste Parecer, pelo fato de haver,
como característica do mercado específico dos produtos em questão, um código
de categoria, o que representa, para o reconhecimento pelo público do gênero de
produtos, uma forma necessária.
Não temos, aqui, uma necessariedade resultante de função técnica, nem mesmo a
exclusão da função ornamental pura, como indicado na doutrina de marcas. A
necessariedade aqui é semiológica, e conjuntural ao mercado. A criação se faz
naquilo que excede e transcende ao código de categoria.
O mesmo parâmetro é aplicável à análise de confusão visual no campo da
concorrência desleal. Assim, quando se copia – sem razoabilidade – a forma
livre, configura-se, em princípio, ilicitude.
Mas, na matéria de que se trata neste Parecer, o código de categoria é essencial.
A proximidade das embalagens de todos os concorrentes no mercado é similar.
Das condições jurídicas da concorrência de produtos de mercado
Como narra o Prof. Guilherme Sebastiany, que dá seu estofo de especialista em
design de embalagens a este Parecer 26:
Ao tratarmos de embalagens de produtos vendidos em mercados,
super-mercados, hiper mercados, e demais varejos locais, devemos
considerar um fator importante: o auto-serviço. Nestes espaços,
diferentes das tradicionais mercearias que perduraram até meados
do século passado vendendo principalmente produtos à granel, a
24
Nossa tese doutoral, item 5.16.
25
WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual
Property Law, Vol. 13, 2005 http://ssrn.com/abstract=870001 (data de acesso em 20/04/2006), “A product’s trade dress
such as a design feature (e.g., the product’s exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not
deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark
doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value”.
26
22
Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
embalagem desempenha o papel que antes o vendedor
desempenhava ao indicar os diferentes produtos dentre as poucas
opções disponíveis. Hoje, em um super-mercado ou hipermercado (dentre outras denominações adotadas), não há mais a
presença do vendedor.
Cabe à embalagem do produto, disposta na prateleira, estabelecer
seu contato e diálogo com o consumidor e convencê-lo da
compra. Esta tarefa, no entanto, é extremamente árdua, pois nos
maiores mercados há uma variedade entre 20 mil e 50 mil
produtos diferentes. Considerando que o vocabulário médio de um
indivíduo é de aproximadamente 8 mil palavras, podemos ter uma
noção, mesmo que superficial, do volume de informações que o
cérebro de um consumidor tem que lidar em um destes espaços.
Assim, há um código visual de inclusão de uma categoria, que ajuda o consumidor a
reconhecer entre a miríade de produtos, quais são os de limpeza. E há, dentro
deste código em particular, a distintividade de cada produto singular.
Tal distintividade é, apenas em parte, resultado da marca, mas também –
significativamente – do trade dress individual. O tipo de consumo, rápido,
repetitivo, e periódico, de um produto de limpeza não supõe o exame
cuidadoso, a minúcia detalhada, de quem compra uma bolsa Gucci numa loja
de alto luxo. O consumidor compra pelo conjunto-imagem. Pela embalagem.
A necessidade de um código visual de inclusão de categoria
A criatividade tem certos limites: são eles técnicos (tem de haver um recipiente
para o produto, que seja eficiente para o seu uso) e econômicos (o produto é de
consumo de massa). Mas, extremamente importante para o objeto deste
Parecer, os limites são também semiológicos.
Vejamos. Com o número de produtos de consumo de massa postos à
disposição do público (seriam até 50 mil deles, segundo o Prof. Sebastiany),
tem de haver, necessariamente, um meio de reconhecimento pelo público de
que um produto determinado se enquadra na categoria geral de sua utilidade.
Isso se dá, em parte, pela topografia dos pontos de venda. Num supermercado,
há setores de alimentos, de brinquedos, de produtos de limpeza,
individualizados e assinalados. Nas prateleiras, os produtos afins são postos em
contiguidade. Mas quase sempre, e em especial nos produtos de limpeza, há
elementos das embalagens que constituem símbolos de pertinência a uma
determinada categoria de produtos
23
Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
A questão das marcas mistas e outros signos distintivos
complexos
Como já se indicou acima, a análise das marcas não se pode fazer de forma
analítica, retirando-se das marcas mistas o aspecto figurativo, como indica
Vanzetti e Cataldo:
Deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não
analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação
individual de cada item individual, mas de maneira unitária e
sintética, através de uma avaliação global levando em conta os
elementos mais aparentes 27.
O que é confirmado pelos tribunais:
No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em
disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais
idênticos ("BELA VISTA"), têm outros elementos (desenho, cor)
que as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par de não estar
caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se
evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a
erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da
marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes
diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça
adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera
circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente
para se presumir a confusão. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª
Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 863975/RJ, DJ 03.11.2009).
“Relevando, ainda, notar que em seara de direito marcário o uso
conjugado com outros elementos pode conferir a um signo
distintividade suficiente para dissociá-lo de outros, sem ensejar,
contudo, risco de confusão ou aderência. (Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod
Azulay, AC 2010.02.01.008379-1, DJ 09.12.2010).
“Inexiste similitude entre insígnias de cores diversas, uma com
emblema (desenho de uma palheta de pintor) outra apenas
nominativa. (Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Ruy
Rosado de Aguiar, Julgado em 08.04.1996).
“Si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una
particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica,
mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti”. VANZETTI e CATALDO,
Manuale de Diritto Industriale, Giufrè, 1993, p. 183
27
24
Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
“A semelhança de alguns elementos apostos nos rótulos das
embalagens, por si só, não configura o intuito de imitação da
marca do produto, quando o resultado final de conjunto difere
substancialmente um produto do outro, tornando impossível
confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria.
Inexistência de atos fraudulentos, não restando configurados os
requisitos da concorrência desleal, previstos na Lei n.9.279/96.
(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 4ª Câmara Cível, Des.
Lauro Laertes de Oliveira, AC 0111800-9, Julgado em 07.11.2001).
Assim, em se tratado em em concreto, não se pode pretender confusão do público
apenas do elementos nominativo comum, quando abundam outros siansi
visuais de caráter totalizante em contrário.
A questão do público alvo
A confusão, além disso, se aprecia em face do público a qual as marcas se
voltam. Já citamos Gama Cerqueira quanto ao ponto; a confusão é apurada
levando em conta, na marca
a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.
A questão é considerada pelos tribunais computando-se, primeiramente, a
sofisticação dos públicos em questão:
Acresça-se, consoante se infere das assertivas da própria Agravada,
a qualidade dos produtos não se assemelham aos seus, situação de
onde se infere que o preço da mercadoria não se identificará com o
dos produtos genuínos Louis Vuitton, marca de renome
internacional, cujo público alvo, de melhor poder aquisitivo e que,
em princípio, tem conhecimento do produto que adquirem, não
serão, ao contrário do entendimento do Em. Magistrado, vítimas
de confusão ou engano capaz de ensejar erro na compra do
produto e prejuízo às Agravadas. (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, 4ª Turma Cível, Des. Cruz Macedo, AI
20060020011289, Julgado em 10.05.2006.)
"Administrativo. Comercial. Propriedade industrial. Marca.
Possibilidade de confusão com marca já registrada. CPI, art. 65, 17.
I- A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se
destina devem ser considerados na aplicação da proibição de
registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI. Tratando-se de
aparelhos científicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos,
que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma
semelhança. Ao contrario, se o produto e popular, adquirido por
pessoas menos instruídas, essa possibilidade de confusão e maior."
TFR, AC 105292, Sexta Turma, Ministro Carlos Mario Velloso,
18-12-1985
25
Denis Borges Barbosa
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Assim é que se distinguem os mercados de produtos de massa e os de maior
sofisticação:
(...) E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda
dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também
com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de
um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível
cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazêlo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o
“Leite de Rosas” são as pessoas de um nível mais baixo no sentido
cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo
ou comprando, infelizmente – essa é a verdade -, menor nessa
realidade do nosso País”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª
Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC
2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.
A questão da boa fé
Nosso clássico par excellence¸ João da Gama Cerqueira lembra:
Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra
moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que
não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência
comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso,
porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a
livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a
intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro
de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse
social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da
concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade
industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se,
assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito 28.
Uma das missões mais eminentes da propriedade intelectual é a garantia da boa
fé nas relações concorrenciais. Assim, no deslinde das questões relativas a esse
capítulo do direito, ainda que ao fim das contas, se regulem questões de
concorrência, o que se tutela sempre é a expectativa de que todos os sujeitos de
direito, e não menos nas lides concorrenciais, agirão pautados numa boa fé.
A expectativa dessa boa fé é, aliás, o fundamento da tutela da concorrência:
28 GAMA CERQUEIRA, João da; com atualização de BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton
SILVEIRA. Tratado da Propriedade Industrial -. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, vol; I, p. xvi.
26
Denis Borges Barbosa
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
O mercado, anota ainda Irti, é uma ordem, no sentido de regularidade
e previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a
obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas
condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um
desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a
serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado.
(Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do
acórdão, Min. Eros Grau).
A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu
direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes
pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio,
expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a
concorrência desleal... Procura-se no âmbito da concorrência
desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que
atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo
dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou
sinais distintivos registrados. (Supremo Tribunal Federal R.T.J. 56/
453-5).
Urge consignar que a concorrência legal pode e deve existir e ser
incentivada, à vista da livre iniciativa inserida no art. 170,
Constituição Federal, como base da ordem econômica, incluindo,
entre seus princípios orientadores, a livre concorrência. Já a
concorrência desleal há de ser reprimida, por que utiliza práticas
que superam a barreira do aceitável, lançando mão de meios
desonestos para alcançar clientela alheia. (Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Beatriz Franco, AC
124682-4/188, DJ 18.09.2008).
Assim, a boa fé, e dentre suas modalidades, a boa fé objetiva29, tem um poder
moldador na atribuição de exclusivas da propriedade intelectual. Embora o que
se tutele sejam posições objetivas no mercado concorrencial, o tom e a estilo dessa tutela
sofrem condicionamento da existência ou não de boa fé.
O requisito aparece nesse capítulo da enciclopédia jurídica de múltiplas formas.
É pressuposto de certos direitos, como o de precedência marcaria e de uso
anterior do art. 45 do Código de 1996; só o utente de boa fé terá os benefícios
aquisitivos destas situações jurídicas. No caso de marca não registrada, sua tutela
29 Há que se notar que já suscitamos, mais de uma vez, que, no caso de concorrência desleal, e não de concorrência
interdita, como ocorre em se tratando de direitos exclusivos, marcas registradas inclusive, a noção de
imprevisibilidade fática, e não de boa fé objetiva, é o critério de aplicação da norma repressora. Mas, aqui, falamos
de direitos exclusivos. Vide BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010,
vol. I, cap. III, [ 2 ] § 2. 9. - Deslealdade, boa fé, abuso de direito e atos excessivos.
27
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
pela propriedade industrial presume o uso de boa fé 30. Só aquele que registrar –
de boa fé – marca que, sendo utilizada no exterior, pudesse ser tida como
notória para efeitos do art. 6bis da CUP se beneficiará do prazo extintivo de
pretensão de nulidade previsto na legislação interna.
Mas é no exercício da repressão dos ilícitos da propriedade intelectual que esse
elemento se afirma com mais ênfase. Embora a pretensão proibitória do
exercício de uma concorrência interdita prescinda de qualquer má-fé 31
Ausente a má-fé e ausente qualquer comprovação de dano
decorrente do malfadado registro, não há que se falar em
indenização. Entendo que a autora defenda que a só-violação
venha a gerar direito à indenização. Mas essa só-violação, se aceita
essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um
comportamento de má-fé por parte de quem violou. Na
sistemática jurídica brasileira, não há como se punir aquele que,
agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal e, aliás, cuja
ilegalidade não seria assim tão óbvia de ser aferida. (Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, 1ª TE, AC 1999.51.01.024110-8, JC
Márcia Helena Nunes, DJ 28.01.2008).
Assim, é elemento significativo na administração das pretensões relativas aos
direitos exclusivos da propriedade intelectual a existência de boa fé.
Do trade dress
Nesta seção, discutiremos a proteção do chamado trade dress no direito
brasileiro.
O que é esse instituto jurídico? Responde-o a casuística:
Questão que deve ser examinada sob o prisma do "trade dress" ou
conjunto-imagem, que é a reunião de elementos capazes de
identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, motivo
pelo qual seus elementos não podem ser considerados
isoladamente para fins de apuração da existência ou não de
GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris, éd. Litec, 1990,
p. 139-65.
30
31 “Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé , e se exerce contra todas as
pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que
imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso
sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma astreinte. Como ocorre com toda e
qualquer obrigação de não fazer.” BARBOSA, op. Cit. Vol. I, Cap. I, [ 6 ] § 6. 1. - Por uma visão imparcial das
perdas e danos em Propriedade Industrial.
28
Denis Borges Barbosa
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
identidade dos padrões visuais de postos de gasolina e
distribuidoras. Clientela de posto de gasolina, que se guia pelo
conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da
revendedora que lhe prestará o serviço..(Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC
2009.001.20096, Julgado em 26.05.2009).
Segundo a doutrina especializada, a expressão trade dress possui
acepção ampla e tem sido utilizada pela Precedentes judiciais no
sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num conjunto de
características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou
esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto,
sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos,
desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos
em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciálo dos demais” .(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286,
Julgado em 27.01.2009).
Do Trade dress como adjunto à marca
O Trade dress inicialmente foi definido como a “vestimenta” do produto ou
serviço e constituía uma proteção complementar às marcas. Com efeito, a
marca cada vez mais é um detonador de imagens e desejos, e o conjuntoimagem que constrói a relação entre o público e o produto começa pela marca.
Assim indicamos em nossa tese de doutoramento:
Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso
comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após
originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as
pretensões da livre expressão; assim, só as funções de assinalamento
da marca (mas não a de persuasão) tenderia o interesse público32.
32 BOSLAND, Jason, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em “Advertising and the Public Interest:
Legal Protection of Trade Symbols” (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108 Yale Law
Journal 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols,
directed at mass audience,…variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For
Brown, a trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of
the identifying or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition
and guards against customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and
more accurate identification of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the
‘stream of commerce’ and generally serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his
followers, the legal protection of a trade mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and
appeal – offers no benefit to the public interest and consequently the law should not extend that far” . José de
Oliveira Ascensão, op. Cit., se manifesta no mesmo sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento
publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca
não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada
29
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma
ideologia política33.
Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função
publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado
da Concorrência, através das normas de repressão à concorrência
desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos
termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso
publicitário34.
De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é
expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem
de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”),
por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve
assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da
sua especialidade)35. A função de distinção - diferencial - (“esse
item vem desta origem e não de outras origens existentes no
mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima
no ideal de unicidade36 – a marca expressaria um intenso e
inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da biunivocidade entre referente e significante.
se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito”. É de se
perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável pela análise de Miguel Reale,
para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. Lições preliminares de
Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.
33 HEILBRUNN, Benoît, « Du fascisme des marques », LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs
d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie
quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique,
émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer
un véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la
consommation bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par
lesquelles les individus échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité.
En proposant une théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de
réenchanter les actes de consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde
assortie de préceptes de vie. De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une
représentation précise du bien commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan :
"La vie, la vraie".
34 CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos,
propaganda e documentos relativos à atividade do titular.
35 BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim,
indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva,
na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica
mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: ´el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor
no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos`".
36 SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927):
“the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”.
30
Denis Borges Barbosa
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
De outro lado, a terceira função da marca se expressa como
persuasória, de caráter complexo37. Necessariamente conotativo,
trabalhando com imagens e associações, o símbolo vende através de
um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e
obsessivamente o objeto designado pela marca38.
Como diz o mais famoso criador de marcas da França, Pierre
Bessis:
Nous tâchons de faire comprendre qu’il s’agit de s’approprier un
territoire d’évocation fort et d’éviter le plus possible d’être imité en
étant trop “descriptif ”. Le nom de marque relève d’une sémiologie
propre, différente du langage courant. Il doit pouvoir se
“délexicaliser”, c’est-à-dire perdre son sens premier au profit des
valeurs de la marquee. Quant à ce qui fait un bon nom de marque,
je vois deux critères essentiels: il doit d’abord être porteur d’un
imaginaire, car c’est l’imaginaire qui crée le désir. Ensuite, il doit
être juste par rapport au produit ou à la société. Cela nécessite de la
pertinence et de l’impertinence - l’originalité -, ce qui crée l’espace
du rêve39.
O trade dress como elemento jurídico autônomo
Entretanto, a noção evoluiu. Hoje, o Trade dress pode ser entendido não apenas
como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser
entendido pelo “conjunto-imagem” do produto ou serviço.40 É o aspecto visual
como o produto ou serviço é apresentado ao público41, criando o aspecto visual
ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding.
37 BEEBE, Barton, “Search And Persuasion In Trademark Law”, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005)
"In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of marketing,
“brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential
distinctiveness".
38 Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-de-marca, um
processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In Fashion
Companies, encontrado em http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517, visitado em
22/10/2006: "In order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary
to use a broader definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values,
association, expectations to which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of
the products identified by the brand itself" (Zara, 1997).
39 Objectif PI, Informativo do INPI Francês, no. 26, dezembro de 2001, p. 31.
40 SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto-imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p. 22-23.
41 OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista da
ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.
31
Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
A aparência visual de um produto ou serviço envolve a imagem total do
produto e os aspectos característicos do serviço42, por exemplo, o aviamento43
de um estabelecimento comercial. Este conjunto de características particulares e
essenciais dos produtos e serviços é denominado também de conjunto-imagem
e pode incluir aspectos como o formato, a cor, ou combinação de cores, o
tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos
visualmente perceptíveis.44
Maitê Moro argumenta que trade dress nada mais é do que uma nova
nomenclatura de origem norte americana que abarca em um só termo os
inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas
características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração,
aparência externa e interna, o cheiro, a música, a cor predominante de suas
lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos.45
Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou
do serviço. Quando os elementos essenciais e distintivos de um produto, do
aviamento de um estabelecimento ou serviço são reproduzidos ocorre a
violação de seu “conjunto-imagem”.
Por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os
elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação
de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-demarca de um produto em seu aspecto sensível.
Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro sobre os aspectos comuns à
Propriedade Intelectual nos vários países do mundo 46 que, o trade dress - a
aparência, formato, modelo, detalhe, de um produto - pode ser protegido:
42 Ibidem.
43 Para este parecer “aviamento” significa o conjunto de elementos que caracterizam um estabelecimento
comercial, enfatiza os elementos essenciais externos que distinguem determinado estabelecimento e que
também faz parte do fundo de comércio deste estabelecimento, juntamente com a clientela, o crédito a
reputação etc.
44 Ibidem.
45 MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção
outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela
PUC/SP, 2005, p. 51.
46 LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975 p.
1709. “Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation
of the general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the
product, its imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice.
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Denis Borges Barbosa
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original 47;
2) através do desenho industrial, caso a criação possuas as
características para ser protegida por este instituto;
3) através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de
registro em determinado país abranger marcas mistas e
tridimencionais.
4) através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano
ou confusão ao público.
No caso de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a
concorrência desleal só atuará em circunstâncias especiais, quando gerar confusão entre
produtos, como já vimos acima.
A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o
titular deve basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano
e condenar o contrafator. O titular não pode utilizar-se do expediente geral da
concorrência desleal para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado,
há casos em que a proteção, mesmo que os bens sejam protegidos por direitos
de propriedade intelectual, faz-se também através da concorrência desleal.
A proteção autônoma do trade dress no direito brasileiro
A questão aqui analisada é: pode o simples trade dress receber proteção
autônoma no Direito Brasileiro? Afinal, não existe registro para a imagem geral
do produto. O desenho industrial, o modelo de utilidade de uma embalagem
nova caraterizada por sua utilidade, a marca tridimensional – quando a forma
adquire notoriedade e distintividade prévia no mercado-, a marca mesmo, são
elementos dessa proteção, mas não se esgota a tutela jurídica nisso. Nunca se
esgotou.
O que é relevante neste contexto é que têm proteção contra a concorrência ilícita os
elementos não funcionais dos objetos sujeitos à concorrência, estejam protegidos por
The appearance may consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular
shape of the product. How far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which
shapes may be protected: under the copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of
industrial designs, if they come under the protection of such law by their nature and on compliance with the
conditions and formalities of such law; by the trademark law, if the definition of a trademark in a particular
country includes configuration of goods; or by the law of unfair competition, if the imitation constitutes an
effective misrepresentation likely to cause deception or confusion”.
47 Sabe-se que os direitos autorais nascem com a materialização por diversos meios da obra. Para constituirmos
um meio de prova, podemos utilizar o registro na Biblioteca Nacional (no caso de obras escritas) e no museu
de Belas Artes (no caso de obras plásticas, desenhos).
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a
concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da
criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando
a concorrência é ilícita por ser desleal). 48
Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal
Seguindo as lições de Gama Cerqueira49, temos que:
Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de
um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais
distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando
esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a
hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como
contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não
registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência
desleal que êsses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos
que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas,
estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos
como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo
princípio quando se trata de imitação ou reprodução do
aspecto característico do produto ou à forma de sua
apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.),
quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio
público.
Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a
concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao
público por uma empresa ou estabelecimento. Grifo nosso
48 Não se confunde concorrência desleal e concorrência interdita, como nota Pontes de Miranda, Tratado de
Direito Privado, vol. 17, e Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367. É
interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é
interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com
que com compra o negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os
monopólios legais, os pactos de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar
legalmente a competição. O parâmetro de proibição é a lei, o privilegio ou o contrato pertinente. De outro lado,
a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de
continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A
concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda, não impede somente a prática de uma
atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leais e desleais, dentro dos
parâmetros do pacto específico.
49 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo I, parte II –. Rio de
Janeiro, Editora Forense, 1952, p. 378-379
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
É cediça a repressão de atos confusórios em matéria de signos distintivos. Mas,
o mesmo ocorre quando as configurações não funcionais têm função análoga
às marcas, como nota Antonio Luis Figueira Barbosa 50:
A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho
industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que
permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter
persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do
produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura
de preferências dos consumidores, determinando a formação e
controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro
deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de
sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é
exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade" . Este é
um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pêlos
desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a
possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar
novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às
necessidades existentes para o consumidor:
Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética
da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as
pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das
mercadorias 51.
Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão
entre elementos não funcionais de produtos – na 2ª. Ed. do meu Uma
Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Júris, 2003:
No caso de concorrência desleal por imitação de aspectos
ornamentais de um produto de uma empresa de renome por outra
empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve
ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a
forma de apresentação dos mesmos52, deve-se levar em conta o
risco de confusão do público consumidor destes produtos.
Não raro, os consumidores de produtos idênticos pensam se tratar
de uma variação de um mesmo produto, de mesma marca e titular,
50 BARBOSA, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a
Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999
51 [Nota do original] HAUG, Wolfgang Fritz, Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and
advertising in capitalistic society, University of Minnesota Press, 1987, p. 19
52 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo II, parte III –. Rio de
Janeiro: Forense, 1952, P. 378.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
como sendo um produto de mesmo segmento de uma da mesma
marca. O titular do produto imitador aproveita-se do sucesso do
titular do produto imitado para confundir os consumidores com a
similaridade externa entre os produtos.
Pontes de Miranda53, no que tange à concorrência desleal, entende que é
contrário ao direito, tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz
confusão; não há confusão se há distinguibilidade.
Note-se que sempre se concedeu proteção em Direito da Propriedade
Industrial – mormente através do sistema da concorrência desleal – contra a
cópia do trade dress, com ou sem cópia de marca. Já Pouillet54, o mestre de
nossos clássicos, escrevendo em 1892, aponta decisões judiciais que – mesmo
no séc. XIX – já determinam as espécies de atos de concorrência desleal por
confusão de conjunto-imagem:
Caracteriza-se concorrência desleal 1º - empregar, para venda um
produto similar, de mesma forma e mesma cor de caixa de uma
casa rival (Trib. comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás.Trib., 18
sept.) ; ...
_ 3° não é lícito um comerciante empregar meio desleal para fazer
concorrência a outro vendendo mercadoria de mesma natureza
sem distinção de forma a induzir público erro; consequentemente,
o comerciante que adota a mesma forma de garrafa, de carimbo, e
a mesma cor de cera que um concorrente, faz aquilo na intenção
53 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade
industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 316.
54 POUILLET, Eugéne. Traité dês Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyiale en tous genres, Paris:
Marchal et Billard, 1892, p. 526-527: « Jurisprudence: espèces ou la concurrence déloyale a été reconnue. — il a
été jugé : l° qu'il y a concurrence déloyale à employer, pour la vente d'un produit similaire, la même forme et la
même couleur de boîte qu'une maison rivale (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, Gaz. Trib., 18 sept.) ;
2° que le flacon qui contient un produit est pour le marchand un moyen d'écoulement et une enseigne ; il
constitue des lors une propriété qui, comme toute autre, a droit d'être respectée (Trib. comm. Seine, 13 oct.
1847, Sévin, Gaz. Trib., 14 oct.) ; 3° qu'il n’est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens
déloyaux pour faire concurrence à ceux qui vendent des marchandises de même nature, et qu'on doit
considérer, comme moyens illicites, ceux qui sont de nature à induire le public en erreur; en conséquence, celui
qui adopte la même forme de bouteille, de cachet, et la même couleur de cire qu'un concurrent, et cela dans
l'intention évidente de faire confusion, se rend coupable de concurrence déloyale et se voit avec raison interdire
l'usage des signes entraînant la confusion … » (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J.Pall.51.2.643);
Similitude d’ustensiles. — La contenance d'un récipient quelconque ne peut être une propriété exclusive ; toute
personne peut faire fabriquer des récipients de la même contenance que celle dont un autre a fait usage le
premier, surtout lorsque cette contenance se traduit par une mesure légale (2). Toutefois la similitude des
ustensiles, jointe à d'autres éléments de confusion, pourrait être avec raison considérée comme ayant été
imaginée dans un but de concurrence déloyale (3).
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
evidente de fazer confusão entre os produtos, e causar confusão ao
público, cometendo atos de concorrência desleal. Com razão é de
se proibir o uso de produtos ou sinais que provoquem a confusão..
(Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J. Pall.51.2.643); ...
Semelhança de utensílios. - A capacidade de um recipiente
qualquer não pode ser uma propriedade exclusiva; qualquer pessoa
pode fabricar recipientes da mesma capacidade daquela, cujo outro
fez uso primeiro, sobretudo quando esta capacidade traduz-se
numa medida legal. Contudo a semelhança dos utensílios utilizados
com elementos confusórios a outros, pode ser com razão
considerada um ato de concorrência desleal( Trib comm. Seine, 8
fév. 1854).
É, também Pouillet55, ao se referir às formas dos produtos e reconhecer que
estas formas podem ser objetos de concorrência desleal, que entende que a
forma dada a um produto, quando é característica e nova, pode ser o elemento
de concorrência desleal:
... quando um industrial adotar, como características distintivas de
seu produto, uma cor especial combinada com uma disposição
linhas retas formando um padrão quadriculado, existirá
concorrência desleal por parte do comerciante que empregar a
mesma matiz e a mesma disposição de linhas para produto similar.
(Paris, 21 janv. 1850, Leperdriel, Dall.51.2.123).56
Um objeto oval, colocado ao centro de um vidro polido,
compondo uma lanterna, não é uma marca de fábrica, mas
sua constituição original o permite ser protegido de cópia por
seus concorrentes. (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852,
Aubineau, Teulet.1.40)57.
55 Ibidem p. 533: “Nous avons émis l’opinion que la forme donnée au produit, lorsqu’elle est caractéristique et
nouvelle, peut constituer une marque ; à plus forte raison, sommes-nous d'avis,— et cela est hors de
contestation, — que cette forme du produit lui-même peut être l’élément d'une concurrence déloyale. »
56 Ibidem « Il a été jugé dans cet ordre d'idées : 1° que, lorsqu'un industriel adopte, comme signe distinctif de
ses produits, une couleur spéciale combinée à une disposition de lignes droites formant un quadrillé, il y a
concurrence déloyale de la part du commerçant qui emploie la même nuance et la même disposition de lignes
pour des produits similaires. »
57 Ibidem p. 533. « qu'un ovale, ménagé au centre du verre dépoli dont se compose une lanterne, ne constitue
pas une marque de fabrique; toutefois, un pareil signe constitue, au profit de celui qui en a le premier fait
emploi, une sorte d'enseigne qui peut être interdite à ses concurrents (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852,
Aubineau, Teulet.1.40).”
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De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress
Vide a jurisprudência:
ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" PELA
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO "CONJUNTO-IMAGEM"
DO
PRODUTO
("TRADE
DRESS").
REJEIÇÃO.
SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS
EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES QUE
PODEM CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A
ERRO NA AQUISIÇÃO DE UM PELO OUTRO,
CARACTERIZANDO
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
RECURSO DESPROVIDO. (1) Tem legitimidade ativa ad
causam à propositura de ação inibitória e também ressarcitória a
pessoa jurídica que fabrica e comercializa determinado produto há
vários anos, cujo fato é incontroverso nos autos (até porque
comumente sabido e, por isso, notório), ainda que o "conjuntoimagem" desse produto (trade dress) não se encontre registrado
(...)Nesse passo, a comercialização pela apelante de produto cuja
apresentação e finalidade guarda estreita semelhança com outro do
mesmo ramo de mercado, pertencente à apelada, se subsume à
prática de concorrência desleal. (Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Adalberto Pereira, AC 0565876-2,
Julgado em 18.08.2009).
PADRÃO VISUAL DE DISTRIBUIDORA DE GASOLINA.
USO INDEVIDO DO "TRADE DRESS" PELO POSTO DE
GASOLINA. REVELIA. Sentença de improcedência pautada na
inexistência de alguns elementos distintivos da rede de postos de
gasolina vinculada à distribuidora. Apreciação de elementos
isolados. Questão que deve ser examinada sob o prisma do "trade
dress" ou conjunto-imagem, que é a reunião de elementos capazes
de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais,
motivo pelo qual seus elementos não podem ser considerados
isoladamente para fins de apuração da existência ou não de
identidade dos padrões visuais de postos de gasolina e
distribuidoras. Clientela de posto de gasolina, que se guia pelo
conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da
revendedora que lhe prestará o serviço.Fotografias acostadas aos
autos que demonstram que a apelada - atual usuária do imóvel no
qual antes estava instalado um posto de bandeira Petrobrás (fato
presumidamente verdadeiro por força do efeito material da revelia)
- não se desvinculou completamente do padrão visual de
titularidade da apelante. Estabelecimento da demandada, que,
globalmente considerado, é apto a induzir os consumidores a erro.
Proveito da clientela alheia, lucrando indevidamente em
detrimento da apelante, a gerar o dever de reparar os lucros
cessantes por ela sofridos, a serem apurados em liquidação de
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
sentença. Uso não autorizado do "trade dress", que abala a honra
objetiva da apelante, pondo em xeque a qualidade de seu produto
perante sua clientela e lesionando sua boa reputação no
mercado.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª
Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC 2009.001.20096, Julgado em
26.05.2009).
Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para
verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a
adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da
aquisição pelo consumidor. Segundo a doutrina especializada, a
expressão trade dress possui acepção ampla e tem sido utilizada pela
jurisprudência no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo
“num conjunto de características, que podem incluir, entre outras,
uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do
produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras,
gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou
ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto
e diferenciá-lo dos demais”A violação ao trade dress da autora é
inequívoca no caso concreto, merecendo a pronta intervenção do
Judiciário em prol do próprio desenvolvimento tecnológico do
país, acarretando também o crescimento econômico. Descabidas,
portanto, as teses apresentados em sede de apelo, que não
infirmam o julgamento apresentado em relação à ocorrência do
trade dress e indubitável remessa visual aos cigarros
Hollywood.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª
Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286,
Julgado em 27.01.2009).
“....as particularidades inerentes ao design de ambos os recipientes,
destacando-se a similaridade de cor, tamanho, volume das
embalagens, e ainda disposição dos lançamentos gráficos
identificadores do produto, bem como a peculiaridade das
etiquetas que são de papelão em forma tubular, aliado ao fato de se
enquadrarem na mesma categoria (cera líquida), o que é
corroborado pelo fato de que os nominativos "Brilho Fácil" da
autora e "Espalhe Fácil" da ré tem grande similaridade fonética, os
quais conjuntamente, no entender das peritas podem causar
confusão ao consumidor, no momento de adquirir produtos
postos à venda." (f.89) Neste esteio, entendo que todo o
arcabouço probatório demonstra de modo suficiente que a ré
distribui no mercado produto em embalagem semelhante, com
marca de mesma sonoridade, e rótulo extremamente parecido ao
produto da autora/apelante, evidenciando a prática de
concorrência desleal, ao propiciar o desvio de clientela num
mesmo seguimento de mercado. (Tribunal de Justiça do Estado de
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Viçoso Rodrigues, AC
2.0000.00.463227-9/000(1), DJ 14.09.2005).
Da aplicação do direito aos fatos
Nesta seção, examinaremos os elementos anteriormente expostos aos fatos do
caso sob análise.
Da existência de concorrência
De início, cabe analisar a questão da existência de concorrência entra as
empresas e das identidades de mercados, tanto geográfico, quanto de produtos
e consumidores.
No caso em tela, verificamos que tanto a Consulente, quanto a empresa
Nutrilatina comercializam produtos semelhantes, com o mesmo componente
principal para a mesma finalidade e seu público consumidor é o mesmo. Ainda,
possuem os mesmos canais de vendas.
Verificada a semelhança de mercados e a existência de concorrência pode-se
passar a se analisar a questão da confusão entre as marcas, conforme
registradas, da Nutrilatina e a marca de fato da Integralmédica e entre os trade
dresses dos dois produtos comercializados por essas empresas.
Da apuração da confusão entre as marcas e os trade dresses
Da neutralidade dos elementos de caráter genérico
Como já falamos:
• Signos genéricos – distintividade zero. O significante (nome ou símbolo da
marca) é exatamente o que o referente (produto ou serviço significa. Ex. “cola”
para marca do produto cola;
• Signos descritivos - distintividade grau 1. O significante descreve o que o
referente significa. Ex. Uma marca chamada “comércio de roupas” para uma loja
de roupas;
• Signos evocativos – Distintividade grau 2. O significante remete ao que o
referente significa. Ex. Uma marca chamada brisa para ventiladores.
Nesta análise da distintividade absoluta originária a marca de maior grau de
distintividade terá um espaço de exclusão em face de outras marcas similares ou
idênticas, proporcionalmente maior que as marcas de graus de distintividade
menores.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Sendo certo que as marcas de grau zero ou 1 não possuem proteção exclusiva,
por sua distância do domínio comum não ser suficiente. Pelo menos
originariamente.
Conforme demonstrados pelas análises técnicas juntadas aos autos do processo
judicial e mencionados na peça de defesa da Integralmédica58, os termos
58
Trechos retirado da contestação da Integralmédica:
“ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE PRODUTOS NUTRICIONAIS – ABENUTRI, sobre
origem do termo LINOLEN e seu uso em química, no qual concluiu : “O termo LINOLEN é um prefixo que
confere nome a uma ácido graxo natural (o ácido LINOLÊNico encontrado na maioria dos óleos vegetais) e a
uma ampla variedade de seus derivados, como o éster LINOLENato de etila.” ...
Parecer Técnico datado de 14 de junho de 2011, proferido pelo Dr. Renato Grimaldi, químico industrial,
Mestre e Doutor em Tecnologia de Alimentos, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP: “(...)
informo que o termo “LINOLEIN” é parte da nomenclatura usual dos triacilgliceróis e que está ligado a um
dos radicais ligados ao glicerol. Portanto, trata-se de uma expressão de domínio público na química orgânica.
Exemplo:
TG – POL – 1-palmitin-2-olein-3-linolein
Segue artigo em anexo: Quantification of Tryacylglycerols in Olive Oils Using HPLC-CAD. Food Analytical
Chemistry, pub online 02/2011.” ...
parecer técnico emitido pelo Professor Doutor Lúcio Cardozo Filho, da Fundação Universidade Estadual de
Maringá:
“(...) 3. LINOLEIC ACID (ÁCIDO LINOLÉICO) E LINOLEIN
Trata-se de substâncias químicas largamente utilizadas nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, cosméticas e
químicas. Devidos as suas características nutricionais e físico-químicas essas substâncias participam nas mais
diversas formulações de produtos alimentícios, farmacêuticos, cosméticos e químicos. As plantas oleaginosas
são fontes naturais dessas substâncias como pode ser demonstrado analisando os trabalhos relacionados abaixo:
(...)
Após as definições e esclarecimentos relatados pode-se afirmar que:
LINOLEN
Entende-se que se trata de expressão contida na denominação de compostos chamados LINOLENATOS
(exemplo: methyl linolenate hydroperoxides) e que se referencia aos ácidos graxos insaturados tais como o linoléico
e/ou linolênico.
Assim, o radical LINOLEN compõe nome de substâncias quando do sufixo “ato”, tais como outras inúmeras
substâncias químicas configuradas similarmente. (...)Carthamus (ou Safflower) LINOLEIC ACID
Trata-se de uma formulação oriunda do óleo de Cártamo. O óleo de Cártamo é uma fonte natural rica em
ácidos graxos insaturados linoleico e linolênico como pode ser verificado pela referência bibliográfica abaixo:
D-) Xiaojin Hana, b, Leming Chenga, Rong Zhanga and Jicheng Bi, Extraction os safflower oil by supercritical
CO2. Journal of Food Engineering, V. 92, Pages 370-376, 2009.”
41
Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
LINOLEN e LINOLEIC são partes de termos utilizados para designar
produtos químicos como:
• ácidos LINOLÊNICOS,
• éster LINOLENATO,
• acido LINOLEICO ou LINOLEC ACID, sua expressão em língua inglesa.
No que tange ao termo LINOLEN, temos que ele é prefixo de diversos
elementos químicos e seu uso como marca se enquadra na categoria evocativa,
que evoca os elementos químicos que compões o produto assinalado por esta
marca, com conotação próxima de seus termos descritivos.
Uma marca evocativa é uma marca considerada relativamente fraca, pois sua
distintividade original é mínima e seu espaço de exclusividade e de proteção é
muito limitado, ao compararmos ela com outras marcas do mesmo segmento.
Isto significa que a distância da semelhança do seu conjunto com o conjunto de
outras marcas de mesmo segmento tem uma margem mínima para que se opere
o direito de exclusiva.
Nosso entendimento é acompanhado pelos Tribunais:
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCAS
DENOMINADAS EVOCATIVAS - INEXISTÊNCIA DE
COLIDÊNCIA OU CONFUSÃO JUNTO AO PÚBLICO REGISTRO VÁLIDO. I - As marcas denominadas evocativas,
que se relacionam indiretamente com o produto, ao contrário das
palavras criadas arbitrariamente, carecem de originalidade, sendo
possível sua coexistência no mercado, sem que haja confusão entre
elas. II -Não havendo como confundir as marcas "FREE",
"FREETOWN" e "FREEPORT", inexiste óbice a que se
mantenha o registro da marca da apelante. III - Apelo a que se dá
provimento." Processo nº 90.02.18007-1, do Tribunal Regional da
2ª Região, 16.12.2002:
“Assim, fixada a premissa de que o prefixo TEXA, que compõe a
marca do primeiro agravado, não é senão a abreviatura do Estado
do Texas, Estados Unidos da América, faz-se correta a conclusão
de que, já em sua origem, a forma contraída utilizada não possui
suficiente distintividade; o que, via de consequência, impede a sua
apropriação por um único titular, porquanto haveria sim, por esse,
um aproveitamento parasitário, um oportunismo capitalista”.
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada,
Des. André Fontes, AC 2009.02.01.002451-6, DJ 26.02.2010.
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
“Expressões designativas ou descritivas do produto ou serviço
assinalado pela marca, mesmo se se tratar de marca
reconhecidamente notória, porquanto desprovidas de suficiente
traço distintivo, não podem ser apropriadas com exclusividade em
seu aspecto nominativo. III – Se no conjunto (termos e signos), as
marcas QLIMPO, do segundo apelado, e LIMPOL, LIMPOLIM,
LIMPO-LIM, LIMPOMAX E Q’LUSTRO, do apelante, são
distinguíveis entre si, sem a possibilidade de confusão para os
consumidores, não há que falar em invalidade de registro de
marca”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma
Especializada, Des. André Fontes, AC 2009.02.01.002451-6, DJ
26.02.2010.
E especialmente esse precedente da 1ª. Turma Especializada em Propriedade
Intelectual do TRF2:
"Já disse aqui, por algumas vezes, que dos processos que versam
sobre lide marcária, verifico que grande quantidade deles refere-se
a marcas sem real força distintiva. Por exemplo, a pretexto de
serem “evocativas”, parecem o que o INPI tem sustentado em
muitos momentos como “descritivas do produto”. Ou então
parecem marcas com força distintiva já diluída no mercado. Daí,
nos autos desses processos, as partes sempre trazem à baila
exemplos numerosos de outras marcas destituídas de qualquer
questão litigiosa e que, a meu ver, também são praticamente
despidas de atividade muito criativa do seu mentor ou de real força
distintiva. A conclusão a que eu chego – verificando, inclusive, os
diversos estabelecimentos comerciais que se espalham pelas
cidades do Brasil, é que aquela criatividade comentada nos livros
jurídicos sobre marcas comerciais, a emprestar “inteira
distintividade” à marca, talvez não exista neste mundo real, pelo
menos aqui no Brasil, ou exista em bem poucos casos. (...)
Quando se verificam marcas de alguma similaridade no mercado e
a sua coexistência prolongada, a tendência, tanto do INPI quanto
do Poder Judiciário, é a de não interferir muito, já que, a princípio,
o mercado deve razoavelmente se regular por si." TRF2, Proc.
200551015071360, Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Márcia
Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.
Com relação aos termos LINOLEIC OU LINOLEIC ACID, utilizado pela
Integralmédica em seu produto, temos que estes termos são genéricos, de uso
veiculado a todos e este uso não pode ser limitado por qualquer direito de
exclusiva.
O espaço das expressões principais das duas marcas LINOLEN X LINOLEIC
e a confundibilidade entre estas expressões não podem ser examinados
isoladamente, visto que uma expressão tem distintividade muito fraca e outra
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
expressão não pode ser isoladamente apropriada como marca, pois trata-se de
expressão genérica. Este espaço e confundibilidade serão definidos pela
distintividade da forma com que estas expressões são utilizadas em conjunto
com outros elementos.
É o que diz o STJ
Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente
registrou no INPI a marca nominativa simples “SORINE”,
composta de radical designativo do componente principal do
medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido
como soro), acrescida do sufixo “INE”. A recorrente tem,
portanto, exclusividade na utilização da marca “SORINE”,
mas não a tem na utilização do radical considerado comum.
Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca
“sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto
ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente
para designar uma característica do produto ou serviço,
quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando
revestidos de suficiente forma “distintiva”. Nesses casos, não
se pode falar em colidência, porque, em regra, inexiste a
possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer
empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas
(“SORINE” e“SORINAN”) guarda especificidade direta e
imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual
seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente
conhecida como “soro”. Na indústria farmacêutica a evocação
de radicais, prefixos e sufixos que definam o princípio ativo do
remédio, tal com ocorre na hipótese dos autos, bem como que se
referem ao órgão ou parte do corpo humano terão atuação, é
situação habitual, tanto que, sem maior esforço, rapidamente vem
à mente diversos nomes que utilizam, a título exemplificativo, os
radicais “amoxi”, “flox”, “rino”, “card”, etc. Com razão o acórdão
recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a
questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso
porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual,
os consumidores de fármacos criam vínculos com outros
elementos além da marca nominativa, principalmente com o
laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o
cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido
com a entrada em vigência da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos),
que autorizou a comercialização, por qualquer laboratório, de
medicamentos com patentes caducadas. Pode-se afirmar que,
enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos
adquire o produto levando em conta o laboratório que o produziu,
priorizando a aquisição de medicamentos provenientes dos mais
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
antigos e tradicionais laboratórios, outra parcela significativa tem
no preço o fator preponderante na hora de escolher o
medicamento. Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo
“SOR”, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro
monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua
marca a referência à substância principal do produto”. Superior
Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp
1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011. Grifos nossos.
Análise binária de confusão dos elementos nominativos
Da análise binária entre as marcas registradas nominativas e pedidos de marca
mista da Nutrilatina e a marca mista, indeferida pelo INPI da Integralmédica e
entre os trade dresses dos dois produtos
Verificamos acima que as expressões LINOLEN e LINOLEIC não podem ser
apropriadas isoladamente, pois são respectivamente um sinal fraco e outro sem
possibilidade de apropriação.
Cabe-se então unicamente se falar de confusão sobre a forma que estas
expressões são utilizadas em conjunto com outros elementos.
Para esta análise confusiva do conjunto das marcas e dos trade dresses,
tomaremos como marcas a terem seu potencial de confusão apurado, a marca
mista conforme depositada no INPI pela Nutrilatina, que é a forma como esta
empresa utiliza o signo no mercado e conforme utilizada pela Integralmédica
no mercado, ainda que sem registro, quais sejam:
• Nutrilatina Linolen Line Linolen (Nutrilatina) x Integralmédica Carthamus
Linoleic Acid (Integralmédica);
•
x
Tomaremos como trade dresses a tere seu potencial de confusão analisados os
seguintes:
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Nutrilatina x
Integralmédica
Como já falamos, para se apurar a confusão real entre duas marcas, temos que
analisar as marcas e os trade dresses uns em face dos outros – análise binária e
estes em face do seu mercado significativo – análise segundo a teoria da
distância.
Iniciamos nossa análise ponderando o que já observamos acima, com relação à
análise binária de marcas:
• A colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as
semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as
diferenças de detalhe e, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do
público a quem a marca ou o produto é destinado, em sua função própria.
• A análise das marcas não se pode fazer de forma analítica, retirando-se das marcas
mistas o aspecto figurativo. Mais uma vez apresentamos posicionamento no
mesmo sentido em decisão recente do TRF2:
“Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca
registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca
mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.
O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se
pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da
agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a
marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado,
eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante
modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus
afiliados.
Insta frisar, que a marca mista é composta pela
combinação indissociável do elemento nominativo e do
figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas
duas categorias.
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo
utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há
que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu
proprietário arcar com as conseqüências previstas na legislação
vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI
2002.02.010731151, Primeira Turma Especializada, Des. André
Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime
Com base nestas premissas temos que as marcas nominativas, no que tange à
comparação binária, em nada se assemelham.
Da comparação dos trade dress
Passemos agora a efetuar a análise dos elementos visuais – de imagem
totalizante – da apresentação dos produtos.
Do laudo técnico iconográfico
Vejamos o que o ilustrado laudo técnico do Prof. Guilherme Sebastiany (que
incorporo como integrante deste Parecer demonstra a este respeito:
2) COMPARAÇÃO 1 - Pares de embalagens
2.1 SIMILARIDADES
Existem sim similaridade entre as embalagens:
2.1.1 - Ambas utilizam fundos em cor escura.
2.1.2 - Ambas possuem linhas orgânicas no layout.
2.1.3 - Ambas possuem o logo do fabricante na parte superior.
2.1.4 - O formato da embalagem é o mesmo.
2.1.5 - Ambas possuem a fonte "TRAJAN" em seu layout.
2.2 DISTINTIVIDADES
Porém existem mais distintividades que similaridades:
2.2.1 - Cores predominantes são diferentes: preto e verde
(LINOLEN) azul e ocre (LINOLEIC)
2.2.2 - O estilo tipográfico geral das embalagens e do logotipo são
muito diferentes
2.2.3 - A posição do logotipo difere (central no LINOLEN e
superior no LINOLEIC)
2.2.4 - Com exceção do nome, cuja similaridade está ligada ao
princípio ativo, os textos dos tópicos (bullets) são diferentes.
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2.2.5 - As formas predominantes em ambas as embalagens são
distintas (selo horizontal no logotipo do LINOLEN e linhas
orgânicas azuis na base do LINOLEIC)
2.2.6 - A Diagramação é diferente.
2.2.7 - Os elementos dominantes das embalagens são diferentes.
2.2.8 - Existem elementos distintos em cada embalagem (círculos,
faixas etc)
2.3 OBSERVAÇÕES
Apesar de similaridades e distintividades, não podemos definir a
questão de haver ou não uma intenção de semelhança do
LINOLEIC em relação ao LINOLEN apenas por uma
comparação quantitativa entre o número de similaridades e de
diferenças. Temos que observar também qualitativamente as
similaridades:
2.1.1 - Ambas utilizam fundos em cor escura
Como veremos na comparação 3 (adiante neste parecer), realizada
com os concorrentes, a utilização de cores escuras no fundo das
embalagens é comum e recorrente neste segmento. Portanto tratase, se não de uma linguagem de categoria, ao menos de uma
característica comum e não configura-se como parte do TRADE
DRESS da LINOLEN.
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2.1.2 - Ambas possuem linhas orgânicas no layout.
Como veremos mais a diante, outras embalagens no mesmo
segmento também utilizam linhas orgânicas na sua embalagem.
Novamente não se trata de uma característica única da LINOLEN.
Mais do que isso, seu uso modesto e discreto em seu layout
demonstra seu papel secundário na composição da embalagem.
2.1.3 - Ambas possuem o logo do fabricante na parte superior.
Novamente uma característica comum neste segmento, e em
outros segmentos de produtos em geral.
2.1.4 - O formato da embalagem é o mesmo.
Como colocado no início deste parecer, à apresentação do produto
em uma embalagem de forma comum não cabe proteção. Mais do
que isso: devido a instrução de abertura gravado em relevo no
plástico injetado na tampa de ambas embalagens (e também nas
demais 4 marcas analisadas fisicamente) ser exatamente igual, nos
faz supor que o FORNECEDOR seja o mesmo.
2.1.5 - Ambas possuem a fonte "TRAJAN" em seu layout.
Aqui talvez esteja o principal "incômodo" da LINOLEN:
SIM, a fonte utilizada no nome LINOLEN LINE (nome da linha
de produtos da Nutrilatina) é exatamente a mesma do logotipo da
LINOLEIC... Porém neste caso não cabe o processo ou mesmo a
discussão da similaridade das embalagens ou trade dress, e sim a
colidência de marcas, pois a fonte do logotipo da linha
LINONEN é a única parte verdadeiramente similar com o
logotipo do produto
LINOLEIC. Não as embalagens em sí.
Ou seja, a similaridade reside na utilização de uma mesma fonte
para compor um logotipo que em ambos os casos utiliza um nome
com pouca proteção, similares e genéricos por serem diretamente
relacionados ao nome do componente ativo da fórmula.
....
(...) Estamos falando então de dois nomes genéricos, com as
mesmas letras iniciais (LINOLE__), grafados com a mesma fonte
tipográfica digital disponível para qualquer um que queira utilizá-la.
Mesmo se a discussão agora se tornasse a similaridade ou
colidência de marcas, para nenhuma das duas poderia ser
concedido a distintividade em seu desenho, em sua marca
figurativa, pois ambas utilizam uma mesma fonte padrão pronta,
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
não hácriação, e não deve ser aferido exclusividade ou
distintividade em seu desenho.
Dos testes Nogueira e Fischer
Para demonstrarmos de forma sindicável a diferença entre o conjunto das
marcas e também dos trade dresses, somaremos ao exposto acima no parecer do
Professor Sebastiany, a aplicação dos signos em cotejo com os índices de teste
sugeridos por Almeida Nogueira e Fisher Júnior, já nos idos de 1910:
Primeiro teste
a) Quando a marca incriminada, embora differente da marca
legitima em todos os seus elementos, offerecer entretanto no
aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com
ella confundida antes de confronto ou attento exame;
No caso em tela ocorre exatamente o oposto, ainda que isoladamente alguns
índices possam conincidir, na análise de um signo frente ao outro, os aspectos
não funcionais mais preponderantes, como a cor das embalagens, tipografia e
posição do logotipo na embalagem, são completamente distintos entre os
signos em análise e onde há distintividade não há confusão59.
Corroborando com este entendimento temos os
Mineiro :
Tribunais Paranaense e
“A semelhança de alguns elementos apostos nos rótulos das
embalagens, por si só, não configura o intuito de imitação da
marca do produto, quando o resultado final de conjunto difere
substancialmente um produto do outro, tornando impossível
confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria.
Inexistência de atos fraudulentos, não restando configurados os
requisitos da concorrência desleal, previstos na Lei n.9.279/96”.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 4ª Câmara Cível, Des.
Lauro Laertes de Oliveira, AC 0111800-9, Julgado em 07.11.2001.
“Releva notar que, após detida análise dos autos, notadamente as
fotografias reproduzidas a fls. 08/10, 22 e 28, verifica-se que as
embalagens dos produtos das empresas agravante e agravada,
embora utilizem as mesmas cores e indiquem a mesma fragrância,
“orquídea”, apresentam sensíveis diferenças nos elementos
figurativos, como as letras de destaque das respectivas marcas.
Assim, os cosméticos fabricados pela agravante não apresentam
tamanha semelhança com os produtos da agravada, de modo a
59
Pontes de Miranda Op. Cit.
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
confundir o consumidor atento, e justificar a medida antecipatória
concedida pelo Juízo a quo. Dessa forma, ausente qualquer
identidade fonética nas marcas confrontadas e nos logotipos das
respectivas embalagens dos produtos comercializados pelas partes,
não se vislumbra motivo para, sumariamente, impedir a
coexistência de ambas, em razão da inexistência de prova cabal da
possibilidade de confusão de marcas pelo público consumidor,
mesmo porque a tendência usual deste é escolher a marca
com a qual está habituado”. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, 19ª Câmara Cível, Des. Denise Levy Tredler, AC
2008.002.20756, Julgado em 16.12.2008
Ademais, a embalagem do produto da Nutrilatina, possui informações visuais
relevantes que se verfica na embalagem do produto da empresa Integrlmédica,
como, por exemplo o selo verde que destaca a expressão LINOLEN e a faixa
na parte inferior da embalagem. Novamente colocaremos as embalagens lado à
lado para verificação do que foi aduzido:
Segundo teste
b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a
legitima, mas alguns minutos depois, trouxer ao espirito a imagem
da precedente, sem embargo das differenças que do confronto se
possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas
disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela
semelhança do conjunto;
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Novamente, constatamos que, por serem os aspectos visuais mais relevantes
completamente distintos, não se constata tal impressão de semelhança, mesmo
vendo uma após a outra.
Aplicação neste passo da teoria da distância
Mas cabe aqui – em particular – suscitar desde logo a questão da teoria da
distância
Aqui apresentamos as embalagens no meio de outras embalagens de produtos
semelhantes de outros concorrentes. Verificamos que mesmo uma distante da
outra não se remetem ou assemelham em seu conjunto:
Lembremos que tal doutrina é formulada da seguinte forma:
Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca
senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior
equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das
marcas similares de outros competidores 60.
É de se recordar a casuística:
“Demais disso, a existência de outras marcas com os mesmos
elementos (1701-1702), faz nascer a premissa de que não se pode
exigir, para fins de proteção marcária, maior distinção entre os
registros acima para os registros da apelante; uma marca nova em
seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já
FRIEDRICH-KARL BEIER, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC
1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement
action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself
from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419 , 420 Gumax/Gumasol and BGH in
GRUR 1955 415 , 417 Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note 53, at notes
120 et seq. to Sec. 31 WZG”.
60
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia
primacial da Teoria da Distância.”.Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC
20045101534303-3, DJ 04.06.2010.
“A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo
um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice
para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas
denominações, haja vista, inclusive, tratarem-se de marcas que
mantém uma relação mediata com a atividade que visam assinalar,
pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido
a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de
produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..)
Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da
Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência
pacifica das marcas perante o mercado consumidor" Ação
ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º.
2000.5101529287-1.
O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à
integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo
por efeito a diminuição do seu poder de venda. A idéia principal da
teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o
enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca,
mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de
reconhecimento ou que sejam muito criativas. Assim, o paradigma
para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da
diluição seria a fama e a criatividade do sinal, ou seja: marca muito
criativa e/ou muito famosa aplica-se a teoria da diluição; marca
banal e/ou anônima aplica-se a teoria da distância". Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des.
Liliane Roriz, AC 2009.51.806947-3, DJ 29.03.2011.
Segundo teste
c) Quando a marca legitima contem uma parte verbal característica
ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada,
reproduz com substituição, suppressão ou accrescimo de lettras ou
mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte
verbal ou a denominação;
As expressões nominativas em ambos os signos são muito distintas em seu
conjunto.
NUTRILATINA
INTEGRALMÉDICA
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Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Nutrilatina Linolen Line Linolen
Integralmédica
Acid
Carthamus
Linoleic
Como demosntramos acima expressões de proa de cada signo, quais sejam,
LINOLEN e LINOLEIC, não são a propriáveis per se. Elas não possuem
distintividade. Mais um julgado do STJ reforça nossos argumentos:
"Fora de toda a dúvida, as expressões de uso comum, mesmo
quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetítveis de
uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº
62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a respeito da palavra
"delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083,
RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo
"ticket" (D.J.U. 05.02.2001). Quid, se a despeito disso, o vocábulo
ou expressão foi registrado como marca no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial? A Turma tem precedente no sentido de
que "Enquanto subsistir o registro há de ser respeitado o direito de
seu titular. Eventual declaração de nulidade deverá ser demandada
em ação direta" (REsp nº 60.090-1, SP, Relator o Ministro
Eduardo Ribeiro, DJ, 17.06.96). No Resp nº 128.136, RJ, Relator o
Ministro Waldemar Zveiter (D.J.U. 09.10.2000), julgado
posteriormente, a Turma enfrentou o tema, relativamente à
expressão "banknote", do seguinte modo: "...o registro no INPI
não impede o uso por outras empresas da expressão 'BANK
NOTE', em seu sentido comum, juntamente com outros
elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro
efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência
relativa em casos como o dos autos" Assim, permanece o registro
da expressão obtido pela autora para que o use com exclusividade
como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido
comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a
anecessidade de anulação de registro". Em outras palavrars, não
obstante o registro como marca, a expressão "Off Price" pode ser
usada no contexto da denominação de um centro comercial."
RECURSO ESPECIAL Nº 237.954 - RJ (1999/0102350-5)
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
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(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, 4 de
setembro de 2003
Terceiro teste
d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor,
as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e
assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o
aspecto geral seja semelhante;
Como já observamos antes na seção de direito deste parecer, é importante
notar, principalmente quando analisamos a confusão entre marcas mistas e,
principalmente entre trade dresses de produtos, que a exclusiva só incidirá no
todo ou no que tiver distintividade e tiver significado simbólico. O que for de
domínio comum naquela categoria e o que tiver uma atribuição funcional na
composição da marca e, principalmente do trade dress, não pode ser objeto de
apropriação exclusiva isoladamente.
Aqui, nos socorremos novamente das explicações e ponderações feitas pelo
Prof. Guilherme Sebastiany em seu parecer:
4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A comparação entre duas embalagens de mesma apresentação
(lata) sempre trará algum grau de similaridade. Os limites impostos
pela forma podem determinar os espaços melhores ou ideais para
cada tipo de informação: Marca do fabricante, nome do produto,
componentes, volume/peso líquido etc.
No entanto se há uma linguagem própria ou trade dress para a
LINOLEN, a similaridade com a linguagem da LINOLEIC
provavelmente deveria se manter na comparação entre embalagens
de diferente apresentação. Podemos perceber no exemplo abaixo
que, apesar da exata mesma diagramação do rótulo em outra
apresentação da LINOLEN (o que não era esperado), a simples
comparação com a LINOLEIC evidencia forte distintividade.
OBSERVAÇÃO: Na comparação acima a embalagem plástica de
LINOLEN com 45 cápsulas (1/4 da embalagem lata) foi
aumentada fora de sua escala para demonstrar a similaridade de
seu rótulo com o da versão em lata, bem como para tentar
aproximar a comparação com a embalagem de LINOLEIC. Ainda
assim percebe-se a distintividade evidente.
...
Apesar da similaridade da tipografia entre o logotipo da
LINOLEIC e da linha da LINOLEN, se houvesse intenção clara
da LINOLEIC em imitar, mimetizar ou parasitar a LINOLEN,
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Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
outros elementos visuais seriam similares, alem daqueles já
apontados como comuns no segmento.
Neste caso a fonte TRAJAN não seria usada em toda a
embalagem, a cor do fundo provavelmente seria preta, a tipografia
do logotipo seria geométrica e o verde estaria presente na
embalagem. Curiosamente foi o que ocorreu com outros produtos
localizados abaixo:
...
Para finalizar nos parece que o uso do AZUL em toda a
embalagem do LINOLEIC foi justamente o contrário: a prova de
um esforço claro de distintividade por parte da INTEGRAL
MÉDICA em relação aos produtos da NUTRILATINA.
Quarto teste
e) Quando a marca legitima contem um emblema, symbolo, retrato
ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida
embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando
a outra imagem; (..)
Inexistem no caso quaisquer elementos figurativos que se sobressaiam por si só e
sejam repetidos na marca ou trade dress da consulente.
Quinto teste
h) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a
marca incriminada certa analogia com a legitima, na apparencia e
no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou
os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros
caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de
impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e
trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.
Como se perceberá, o “aspecto geral’, a que se referia Nogueira e Fischer, é
traduzido pela expressão corrente trade dress. Toda a eventual proximidade entre
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Denis Borges Barbosa
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Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
embalagens e aparências é necessariamente mediada pelos padrões de mercado.
Repita-se aqui a imagem anterior:
Assim, descabe a análise de confusão binária. A confusão existirá apenas em
face do conjunto dos trade dresses que sigam a categoria de mercado., aplicando-se o
magistério da casuística:
não se pode exigir, para fins de proteção marcária, maior distinção
entre os registros acima para os registros da apelante; uma marca
nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já
existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia
primacial da Teoria da Distância.”.Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC
20045101534303-3, DJ 04.06.2010.
Da questão do público alvo
Como se viu, a confundibilidade é tão maior quanto o público alvo é desatento,
inculto ou não sofisticado. Assim, arroz, feijão, produtos de limpeza, cesta
básica, por todas suas características induzem a uma atenção indiferenciada.
Não é esse, porém, o público alvo de suplementos alimentares; estudo
específico sobre o mercado de produtos alimentares indica que o público alvo é
crescentemente mais atento e exerce sua escolha com discriminação 61:
MORAES, Alexandre et. Allii, Tendências do Mercado de
http://www.slideshare.net/alexmoraes07/o-futuro-do-mercado-de-alimentos
61
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Alimentos,
encontrado
em
Denis Borges Barbosa
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Suplementos alimentares contendo Ácido Linonéico são itens ainda mais
especiais. São eles vinculados a registro na Anvisa 62, e sujeitos a normas
especiais de rotulagem.
Assim, aplicam-se ao caso os parâmetros indicados pelos precedentes:
I- A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se
destina devem ser considerados na aplicação da proibição de
registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI. Tratando-se de
aparelhos científicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos,
que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma
semelhança. Ao contrario, se o produto e popular, adquirido por
62 Conforme o Informe Técnico no 23 de Alimentos da ANVISA: “ O ácido linoléico conjugado – CLA é um
termo coletivo utilizado para descrever um grupo de isômeros geométricos e posicionais do ácido linoléico.
Esses compostos podem ser produzidos naturalmente por hidrogenação e isomeração bacteriana no intestino
de animais ruminantes ou podem ser produzidos quimicamente por meio da isomeração alcalina do ácido
linoléico (Banni, 2002). A alimentação dos seres humanos fornece pequenas quantidades de CLA oriundos da
gordura do leite e de carnes de animais ruminantes, sendo que mais de 70% do CLA nesses alimentos é
representado por apenas um isômero, o c9, t11-CLA (McLeod et al., 2004). Estimativas de ingestão de CLA
por humanos variam de 140mg a 1g/dia, dependendo da metodologia utilizada e dos hábitos alimentares da
população. O CLA produzido quimicamente e disponível comercialmente em alguns países são preparações de
misturas de isômeros, contendo geralmente 40% de c9, t11-CLA, 40% de t10, c12-CLA e 20% de outros
isômeros (McLeod et al., 2004). Para que as preparações comerciais contendo CLA possam ser comercializadas
no Brasil como alimento é necessário que as empresas apresentem documentação científica comprovando a
segurança de uso e eficácia das alegações dos produtos, uma vez que essas substâncias serão utilizadas em níveis
superiores aos atualmente observados na alimentação da população brasileira. Assim, os produtos contendo
CLA podem ser avaliados na categoria de novos alimentos (Resolução nº. 16/1999) ou na categoria de
alimentos com alegações de propriedade funcional (Resolução nº. 18/1999 e Resolução nº. 19/1999) e
possuem obrigatoriedade de registro com base no disposto no Anexo II da Resolução RDC nº. 278/2005.
Encontrado
em
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/alimentos/!ut/p/c5/rZDLcoJAFES_hR_g3uEx
4BIfzIAzEB4amA2FKcsCg1qVxEn4-pDs1Y19l91d51aDgulO7bU7tJ_d-dSQwWKNgsWcMcTiEjnC4yYm1A3S5HFCK9QodMU_c8lGo9j3qNGKSKUu42Wy1AUYyg-Nti6PN1gV9jspRYlPWYlLVGf0a2YbYKXo5BX0pjYtU3WZhaDz9RdxL__T8fbyjAB30CCT8Pe6hBec2WWT5f
MzKRvTlGq5KHKYZ2ZiGUT1zkPst6KisG1e0GU78NJpoz27F84nu2S4lDqQNVDJfhKmjONZkMHRjGL
9khqMs!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=a029458046fd6d9fba2fff9614c65306
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
pessoas menos instruídas, essa possibilidade de confusão e maior."
TFR, AC 105292, Sexta Turma, Ministro Carlos Mario Velloso,
18-12-1985
(...) E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda
dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também
com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de
um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível
cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazêlo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o
“Leite de Rosas” são as pessoas de um nível mais baixo no sentido
cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo
ou comprando, infelizmente – essa é a verdade -, menor nessa
realidade do nosso País”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª
Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC
2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.
Concluo que, com a relativa sofisticação desses produtos, os parâmetros de
confundibilidade não devam ser do consumidor não instruído, de produtos de
consumo indiferenciado.
Da questão da boa fé
A consulente, detentora de registro na ANVISA para venda de seus produtos,
evidentemente não comercializa suplementos alimentares que enganam o
público quanto à qualidade, nem muito menos quanto à origem.
O uso incessante e aparente da sua própria marca nos produtos em questão
indica a sua boa fé em afirmar a origem dos produtos.
Quanto ao elemento nominativo – ou seja o designativo do produto, já se viu que a
evocatividade da marca da autora repele qualquer má-fé quanto à proximidade
dos designativos. Com efeito, má-fé existiria em esconder do público o
conteúdo de Ácido Linonéico que consiste no elemento ativo relevante do
suplemento alimentar.
Quanto ao elemento visual - a embalagem, ainda que seguindo o código de categoria
quanto à forma da embalagem, introduz veementes elementos de distinção com
o da autora da ação, como indica o laudo técnico.
Enfim. Sendo a empresa mais antiga e líder no mercado relevantes, só se poderia
alegar má-fé quanto às atuações obstrutivas da autora, sem que se tenha base
em confusão de elementos nominativos e visuais dos produtos em questão.
Como já se viu, não existe tal confusão.
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
Conclusão
Assim é que nos cumpre responder à questão que nos é posta pela consulente,
indicando nossa convicção de que inexiste confusão entre os produtos da
autora e da ré postos em confronto.
Assim é que endossamos, com base nos entendimentos aqui expostos, os
argumentos suscitados pela consulente como falta de verossimilhança para
concessão de tutela, mas já como questões de reflexão e análise aprofundada,
conducentes à decisão definitiva:
i)
a expressão LINOLEIC utilizada pela Ré se trata de expressão de
uso comum, de caráter simplesmente descritivo do produto,
É fato que não cabe arguir confusão pelo uso comum de elementos próximos do
genérico, como exposto na nossa seção “Da Neutralidade dos Elementos de
Caráter Genérico”.
Vale repetir o julgado, que indica no pertinente uma coincidência entre o
mercado farmacêutico desse outro, igualmente regulado pela ANVISA, dos
suplementos alimentares:
Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal
de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
característica do produto ou serviço, quanto à natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de
prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma
“distintiva”. Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque,
em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por
qualquer empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas
(“SORINE” e“SORINAN”) guarda especificidade direta e
imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja,
solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida
como “soro”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011. Grifos
nossos.
ii)
a marca “LINOLEN” da Autora é considerada marca fraca, eis
que evocativa em relação aos produtos que distingue;
O argumento recém entretido também vale para a autora que – ao querer valerse de um elemento evocativo do produto ativo, assim aumento o poder
comunicativo de sua marca, ao mesmo tempo renunciou a uma parcela da aura
de proteção. Com efeito, ao querer levar ao público, através de uma marca
evocativa, o conteúdo de seus produtos, a autora não poderia esperar que –
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Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.
simultaneamente – expelisse todos demais competidores que vendem os
mesmos suplementos alimentares.
iii)
a marca da Autora convive com inúmeras outras marcas
semelhantes fato que, pela Teoria da Distância a obrigada a
conviver com a marca “LINOLEIC” da Ré;
O laudo técnico acostado a este parecer enuncia e demonstra a questão da
teoria da distância. A Autora, ao escolher usar um código de categoria – e o faz
voluntariamente – não pode esperar que a consulente se distingua mais dela,
autora, que ambas, autora e ré, se distinguem dos demais competidores no
mercado.
iv)
os invólucros dos produtos questionados apresentam suficiente
grau de distinguibilidade entre si, não havendo assim que se falar
em confusão/associação por parte do consumidor.
Aqui também é crucial o laudo técnico acostado a este parecer. Nele se
comprova a elevada distinguibilidade binária entre os produtos da autora e da
ré, especialmente em face do pano de fundo do código de categoria comum aos
demais produtos de mercado.
Finalmente, cabe enfatizar que a autora só tem exclusividade – registro
concedido – para a marca nominativa Nutrilatina Age Linolen. Ninguém alegou
a colisão com a marca subjetiva da autora – Nutrilatina. “Linolen”, como já
visto, sofre todos os percalços de sua evocatividade – como marca fraca e
sujeita a constrições concorrenciais.
Assim, descabido o pleito de violação de marca, perante o único registro em
vigor.
É meu parecer, respeitado o entendimento dos doutos.
Denis Borges Barbosa
OAB/RJ 23.865
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ANEXO I – Laudo Técnico do Prof. Sebastiany
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