Debate sobre Critérios para concessão de patentes
e alteração do art.229-C da LPI, - PL nº 3.709/2008 e
PL nº 2.236/11
Márcia Maria Nunes de Barros
Juíza Federal – 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ
Audiência Pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados
Brasília, DF, Brasil – 10/07/2012
O que é Anuência Prévia?
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A lei não definiu o que seria essa anuência
prévia, nem como seria o processamento.
O INPI examinava e só mandava para a
ANVISA os processos em que havia
parecer técnico favorável à concessão da
patente.
Ações judiciais questionando Anuência
Prévia.
1ª Turma do TRF2 - AC 200451015138541, j. 19/04/2006
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE
PARECER CONTRÁRIO DA ANVISA À CONCESSÃO DE PATENTE DEPOSITADA.
IRREGULARIDADES ENUMERADAS NO PARECER IMPEDINDO A ANUÊNCIA DE PARTE
DA ANVISA. CONSEQÜENTE ALTERAÇÃO DO PARECER DO INPI, VINDO A INDEFERIR
A PATENTE. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SENTENÇA QUE ENFRENTA O MÉRITO E JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO
MANDAMENTAL. PARECER DA ANVISA MANTIDO, A DEMONSTRAR A PERSISTÊNCIA
DO INTERESSE DA IMPETRANTE. SEGUNDO PEDIDO EM FACE DO INPI,
INDEPENDENTE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO
IMPROVIDA. REVOGAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
- Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor da ANVISA, para
anular parecer contrário à anuência de concessão de patente – sob alegação de
ilegalidade e de abuso de autoridade - e, em conseqüência, para que o Presidente do
INPI, então, venha a conceder a pretendida patente de nº 9508789-3, depositada em
1997.
- Informações da ANVISA, confirmando o teor do parecer impugnado, de se tratar de
patente requerida em 08.01.97 alusiva a processo de obtenção do trihidrato de
docetaxel, limitando a alusão à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao
processo do qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente
anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já em 14.08.2002),
de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender exigência, fora
extemporaneamente requerida a transformação do pedido em patente de produto
(“formulação farmacêutica estável melhorada”), mesmo sem que o novo quadro
reivindicatório estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e
25, da LPI), além de apresentado muito tempo após o pedido de exame,
caracterizando-se como adição de matéria, não podendo ser aceita, como determina
o artigo 32, da LPI, havendo uma sucessão de irregularidades que impediam a
concessão da patente.
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- Devolvido o processo administrativo ao INPI, foi posteriormente confirmado que a
atividade inventiva do pedido de patente em tela recaia no processo de obtenção do
produto farmacêutico indicado, na modalidade de trihidrato, e não no próprio
produto, o que lhe retirava a patenteabilidade, consoante o teor do art. 229-A da LPI,
introduzido pela Lei nº 10.196, de 13/02/2001, sendo caso de arquivamento.
- Petição da Impetrante alegando perda do interesse processual, em face do ato
superveniente do INPI, o que foi rejeitado pelos impetrados e pela Juíza de primeiro
grau, que julgou improcedente a ação mandamental.
- Atribuição legal da ANVISA de examinar a patenteabilidade dos produtos e
processos farmacêuticos, por determinação legal – art. 229-C, da LPI – o que não se
confunde com a atribuição relativa ao exame para o registro de remédios, fundada no
artigo 12 da Lei nº 6.360/76, cujo exame é quanto às repercussões para a saúde
pública, tratando-se de instrumentos jurídicos distintos, com finalidades distintas,
que não podem ser confundidos.
- Sentença confirmada, por persistir o interesse da Impetrante em face do parecer da
ANVISA, que se mantém íntegro administrativamente, tratando-se de exames
autônomos dos dois órgãos – INPI e ANVISA – mesmo que coordenados, sendo que o
requerimento da Impetrante em face do INPI independente do primeiro, e a ser,
conforme o pedido inicial, analisado em seqüência, apenas se acolhido o pedido
quanto ao ato praticado pela ANVISA.
- Opção da Impetrante em alegar perda de interesse e não desistência do “writ”, de
forma que se justifica o exame de mérito efetuado pela sentença, que julgou
improcedente o pedido e julgou o processo extinto com julgamento do mérito.
- Apelação improvida. Revogação do Segredo de Justiça.
(Relatora Juíza Federal Márcia Helena Ribeiro Pereira Nunes)
1ª Turma - AC 200451015068400 – j. 11/12/2007
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DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PATENTE DE MEDICAMENTO.
REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE. PARECER DA ANVISA. ART. 229-C
DA LEI Nº 9.279/96. AUTO-APLICABILIDADE.
I - A autora, ora apelada, apresentou pedido de patente nº PI 9503468-4
– referente a um composto e composição farmacêutica “cloridrato de
Valganciclovir”, mais conhecido como “Valcyte” – que se encontra
amplamente comercializado no território nacional. O INPI emitiu parecer
técnico, em 2003, considerando o pedido em condições de deferimento
como privilégio de invenção, já que satisfaz os requisitos de novidade,
utilidade e atividade inventiva. Contudo, entendeu que a expedição da
carta patente estava sujeita à prévia anuência da ANVISA, nos termos do
art. 229-C, da Lei nº 9.279/96 (incluído pela Lei nº 10.196/2001). A
ANVISA emitiu promoção contrária à concessão da patente em 2004, o
que levou a irresignação da autora, eis que não poderia a ANVISA se
referir às condições de patenteabilidade, e sim às questões de saúde
pública. E, desse modo, o INPI não concedeu o privilégio, o que gerou a
propositura desta ação de rito ordinário com pedido de condenação do
INPI no sentido de dar prosseguimento ao processamento do referido
pedido de patente. A tese central da autora consiste na falta de atribuição
da ANVISA para cuidar da temática relacionada à propriedade intelectual,
além de faltar regulamentação do disposto no art. 229-C, da Lei nº
9.279/96.
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II - Nos termos do art. 82, inciso III, do CPC, é caso de
intervenção obrigatória do Ministério Público a hipótese concreta
em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou
qualidade das partes. O interesse público, na hipótese concreta, é
representado pela existência de bens e interesses jurídicos supraindividuais, cuja titularidade se espraia por toda a coletividade
(saúde pública e economia pública) – interesses difusos que
merecem especial atenção por parte do Ministério Público. A
hipótese em questão não se restringe a apenas aferir o campo de
atuação da ANVISA em relação ao patenteamento de
medicamentos. No caso concreto, o produto farmacêutico é
medicamento retroviral, de fundamental importância no âmbito
das políticas públicas de saúde relacionadas ao tratamento de
cidadãos portadores do vírus da AIDS. Caso realmente seja
verificada a ausência de algum dos requisitos da patenteabilidade,
notadamente em segmento tão sensível como é o de
medicamentos para tratamento de doenças graves, haveria
violação dos princípios constitucionais relacionados ao interesse
social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país em
matéria de propriedade industrial.
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III - Não fosse por tal fundamento, a sentença e parte do processo
são nulos em razão do cerceamento de defesa da ANVISA. Desde a
contestação, havia sido apontada a Patente Européia EP 0375329
como indicativo de anterioridade, a inviabilizar a concessão da
patente em favor da autora, ora apelada. Destaque-se, pois, a
alegação da falta de novidade do princípio ativo, tal como
deduzida pela ANVISA e, para demonstrá-la, houve expresso
requerimento de produção de prova pericial na área de fármacos.
Com efeito, os princípios da ampla defesa e do contraditório, de
estatura constitucional no Direito brasileiro, abarcam a noção de
que o processo não se resume às argumentações e alegações do
autor, sendo imprescindível o respeito às posições de outros
sujeitos do processo, em especial o réu, quando oferece algum
argumento ou alegação pertinente a fato modificativo ou extintivo
do alegado direito do autor. O requerimento da ANVISA, no
sentido da produção e prova pericial, guarda completa pertinência
para o deslinde da questão litigiosa e, por isso, não poderia ter
sido indeferido. A perícia, no caso em tela, se revela
imprescindível e, por isso, deve ser reconhecida a nulidade da
sentença, eis que houve precipitado julgamento antecipado da
lide. IV – Apelação da ANVISA conhecida e provida, para anular a
sentença e o processo a partir de fl. 347, eis que desde aquela
época deveria ter sido intimado o MPF, cassando-se, em
conseqüência, a decisão de fl. 394 quanto à antecipação de tutela.
(Relator Des. Fed. Guilherme Calmon)
2ª Turma - AC 200451015170540 - j.27/04/2010
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PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONCESSÃO.
PATENTE
FARMACÊUTICA. ANVISA. ANUÊNCIA PRÉVIA. 1. Os pedidos de
patentes farmacêuticas passaram a ter sua análise obrigatória
pela ANVISA desde a edição da Medida Provisória nº 2.006/1999,
que criou a figura jurídica da anuência prévia, posteriormente
consolidada pela Lei nº 10.196/2001, incluindo-se na Lei de
Propriedade Industrial o art. 229-C. 2. As normas legais devem
ser interpretadas e executadas dentro de limites que a integram
ao arcabouço jurídico da nação, como um todo, e não
isoladamente, conciliando-as entre si, de forma a assegurar com
eficiência a realização do bem comum, sem contudo comprometer
as garantias do Estado de Direito. Nesse sentido, não parece
razoável ou eficiente que o legislador pretendesse que dois órgãos
públicos - o INPI e a ANVISA - apreciassem concomitantemente
os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de Propriedade
Industrial, até mesmo porque estaria possibilitando a criação de
situações de incompatibilidade extremas, nos casos de opiniões
divergentes insuperáveis entre os órgãos, como é o caso da
segunda patente. Assim, interpretar a norma com razoabilidade é
entender que cabe à ANVISA, por ocasião de sua anuência prévia,
dizer se há algum óbice, na área de saúde pública, à concessão da
patente, isto com base no disposto na Lei n. 9.782/99 e na
medida de sua competência.
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3.
Impõe-se
o
reconhecimento
da
constitucionalidade e auto-aplicabilidade do art.
229-C da LPI, considerando que a Carta Magna
determina, no art. 5º, inciso XXIII, que a
propriedade deve atender a sua função social e
que a ordem econômica deve obedecer ao
princípio da função social da propriedade (art.
170, inciso III), como garantia de justiça social.
Nesse diapasão, evidencia-se a supremacia do
bem comum sobre o direito individual da
propriedade, legitimando a atuação da ANVISA
na concessão de patentes farmacêuticas, desde
que nos estritos limites de missão para a qual foi
criada. 4. Agravo retido não conhecido e
Apelação provida.
(Rel. Des. Fed. Liliane Roriz)
2ª Turma do TRF2 – AC 200551015004279 – j.25/05/2010
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APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCESSÃO DE PATENTE –
ANVISA – ANUÊNCIA PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 229-C DA LEI
9.279/96.
I - Foge ao bom senso pensar que os requisitos de uma patente
farmacêutica necessitem de dupla análise e por dois órgãos públicos
distintos, traduzindo-se isso em burocracia desnecessária, com prejuízos
conceituais, econômicos e humanos.
II - A vingar o entendimento de que o artigo 229-C passou a conferir a
ANVISA poderes para decidir sobre requisitos de patenteabiliade é o
mesmo que subtrair do INPI toda a sua independência e autonomia, para
subordiná-lo a ANVISA, resultando isso em inarredável contrassenso.
III - Claro está que a única interpretação possível para o artigo 229-C não
importa em nenhuma nova atribuição para ANVISA, (de análise de
requisitos de patenteabilidade), mas sim na oportunidade, dada pelo
legislador, de antecipar sua atuação administrativa de vigilância sanitária,
pronunciando-se sobre eventual riscos à saúde – o que antes só ocorria
com a efetiva comercialização do produto no mercado, podendo agora
fazê-lo antes da concessão da carta-patente.
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IV - De outro lado, não se nega nos autos que a patente da empresa
apelada é de segundo uso, assim denominada por objetivar a aquisição de
novos títulos privilegiáveis com base em princípio ativo já conhecido, ao
argumento de que as buscas por novas moléculas se tornaram
economicamente proibitivas, levando os laboratórios a investirem em
novos efeitos terapêuticos da mesma substância química.
V - Forçoso reconhecer que o fato de uma patente ser de segundo uso não
importa necessariamente em carência de novidade, sendo possível que
novos efeitos terapêuticos se originem de pesquisas e estudos em tal
sentido, de caráter absolutamente inovador, sem que se configurem em
meras descobertas oriundas de uso do medicamento.
VI – O corre que a patente em questão, por ser do tipo pipeline, nunca
teve os requisitos de patenteabilidade analisados pelo INPI, inexistindo
nos autos qualquer tipo de prova que ateste a novidade inarredável, ou
tampouco as análises, pesquisas e investimentos realizados na tentativa
de demonstrar que o segundo uso se caracteriza em uma nova invenção,
como afirmado na peça inicial.
VII - De sorte, não havendo nos autos prova de novidade da patente, e
estando diante de patente de segundo uso referente a fármacos que,
utilizados primeiramente para uma determinada doença, passam a ser
empregados para combater outra enfermidade, aliado ao fato de que os
requisitos do bem nunca foram objeto de análise, pelo INPI, não há como
confirmar a sentença sob pena de concessão de monopólio sem os devidos
requisitos legais.
VIII – Apelação e Remessa Necessária providas.
(Rel. Des. Fed. Messod Azulay)
Principais Argumentos
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Problemas: patentes de seleção, de segundos usos,
sais, fórmulas markush, etc. O INPI tecnicamente
entende que essas patentes podem ser concedidas, a
ANVISA é politicamente contrária.
INPI argumenta: um pedido de patente, que preencha
todos os requisitos legais, poderia ser negado ao
argumento de que sua concessão pode ir de encontro
a diretrizes de políticas públicas de saúde ou ao
interesse social?
ANVISA argumenta: impossibilidade fático-técnica de
atuar, em sede de anuência prévia, na avaliação de
riscos à saúde pública, na medida em que as
informações de segurança de um determinado
medicamento não se apresentam no momento do
depósito do pedido da patente.
Fato é que existe o art.229-C da LPI.
Conclusão
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Sem definição quanto à anuência
prévia, há insegurança jurídica, e,
pior, possível aplicação futura do
art.40 da LPI.
PL nº 3.709/2008 – Dep. Rafael Guerra
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Propõe alteração no art. 229-C da LPI,
para que se restrinja a anuência prévia da
ANVISA aos casos de patentes pipeline.
PL 7965/2010 – Dep. Moreira Mendes
Rechaçado pelo Relator Dep. Miguel
Corrêa
Comentários sobre o PL nº 3.709/2008
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A noção de que a patente pipeline foi imposta pelo Acordo
TRIPs é errônea, o pipeline foi expressamente rechaçado na
ocasião,
constituindo-se
numa
cláusula
TRIPs-plus
espontaneamente incorporada pela legislação brasileira.
Na proposição consta um equívoco ao tratar do
processamento de pedidos de patentes, pois se utiliza dos
dispositivos relativos à concessão de desenhos industriais.
Concordo com o Relator Miguel Correa de que o art.229-C
não se trata, necessariamente, de regra transitória, pois
outras há, sob o título “Das disposições transitórias e
finais”, que não são absolutamente transitórias – p.ex.
art.241
Comentários sobre o PL nº 3.709/2008
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A proposição constante do PL 3.709, que,
aliás, é corroborada pelo INPI, se aceita,
deveria conter uma regra de ponderação
de que, dadas as peculiaridades da
patente pipeline, que não sofre exame de
mérito, dentre as atribuições da ANVISA,
de maneira excepcional, estaria o exame
dos critérios de patenteabilidade.
Nota sobre a existência de outro PL sobre AP

Importante notar que existe recente PL 3943/2012 –
Deputados Jandira Feghali, José Linhares, Paulo César
e Elcione Barbalho, em sentido diametralmente
oposto, por provocação da Subcomissão Especial de
Desenvolvimento do Complexo Industrial de Saúde,
Produção de Fármacos, Equipamentos e Outros
Insumos, para alterar o art.229-C, de modo a
esclarecer que a anuência prévia teria a função de
analisar os requisitos de patenteabilidade de todos os
pedidos da área químico-farmacêutica, medicamentos
de qualquer espécie e produtos de uso para a saúde,
bem como os respectivos processos de obtenção ou
modificação.
PL n.º 2236/2011 – Dep. Audifax

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Propõe alteração Lei n.º 5.648/70
para dispor que “o exame de pedido
de patente de invenção e de modelo
de utilidade será realizado por, no
mínimo, um trio de examinadores”
Endossada pelo Relator Dep. João
Maia.
Comentários sobre o PL n.º 2236/2011
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Em termos sistemáticos, tal disposição deveria
estar inserida na LPI, que trata do processo e
exame de pedidos de patentes (arts.30/37) e dos
respectivos recursos cabíveis (arts.212/215).
Em termos práticos, não se traduz em celeridade,
mas em retrabalho e ineficiência do sistema, com
potencial criação de conflitos desnecessários
entre os examinadores.
Comentários sobre o PL n.º 2236/2011
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Paralelo com o sistema judiciário.
Possibilidade de criação de Câmaras de Recursos.
Em termos de densidade técnica, o corpo de
servidores do INPI hoje é, em regra,
extremamente qualificado.
Em qualquer caso, seria mais do que necessário é
aumentar e valorizar os servidores do INPI.
Obrigada!
Márcia Maria Nunes de Barros
[email protected]
Juíza Federal, 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Anexo I
Justiça Federal
e Varas Especializadas
em Propriedade Intelectual
Justiça Federal
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No que diz respeito a causas de natureza cível referentes à
propriedade intelectual, os Tribunais Regionais Federais são
competentes para julgar, em grau de recurso, as causas
decididas pelos juízes federais (art.108 da CF).
- 1ª Região: sede no DF, abrange os seguintes Estados: AC,
AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO.
- 2ª Região: sede no RJ, abrange os seguintes Estados: ES,
RJ.
- 3ª Região: sede em SP, abrange os seguintes Estados:
MS, SP.
- 4ª Região: sede no RS, abrange os seguintes Estados: PR,
RS, SC.
- 5ª Região: sede em PE, abrange os seguintes Estados:
AL, CE, PB, PE, RN, SE.
Competência
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O INPI é autarquia federal, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, que tem por finalidade
precípua executar, no âmbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial, tendo em
vista a sua função social, econômica, jurídica e
técnica.
O INPI tem sede, de fato, no Rio de Janeiro.
A maior parte das ações judiciais envolvendo
registros
de
propriedade
industrial
está
concentrada na 2ª Região.

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LPI/96, art.241: autorizou o Poder Judiciário a criar
juízos especiais para dirimir questões relativas à
propriedade intelectual.
Setembro de 2000: por decisão do Plenário do TRF da
2ª Região, temos Varas Federais especializadas em
propriedade intelectual – atualmente 9ª VF, 13ª VF,
25ª VF e 31ª VF (8 Juízes Federais).
2005: instalação, pelo TRF da 2ª Região, de uma
Seção (1ª), composta por duas Turmas (1ª e 2ª),
especializadas em questões referentes à propriedade
intelectual (6 Desembargadores Federais).
Aperfeiçoamento, capacitação e especialização dos
julgadores – Comissão de Propriedade Intelectual na
EMARF.
Mudança de parâmetros.
Acervo das Varas Especializadas
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Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-
20.829 – PI 825 (quase 4%)
17.983 - PI 734 (mais de 4%)
17.517 – PI 851 (quase 5%)
14.491 - PI 916 (quase 6,5%)
11.432 – PI 942 (mais de 8%)
9.190 - PI 884 (mais de 9%)
Sentenças Proferidas
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2010: 8.313 sentenças, PI 267
2011: 7.583 sentenças, PI 372
2012: 3.506 sentenças, PI 136
Anexo II
Questões sobre Patentes no
TRF2
Patentes Farmacêuticas
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CPI não admitia patente farmacêutica
TRIPs diz que não pode haver discriminação
tecnológica
LPI admite a partir de 15.05.1997 e cria o instituto do
pipeline
A partir daí, tivemos uma série de ações judiciais
visando a ampliação ou correção do prazo de tais
patentes (contagem do prazo quando o primeiro
pedido de patente foi abandonado, retirado ou
transformado, SPC, continuation)
TRIPS, art.65.2



Previa expressamente
que países em
desenvolvimento
–
categoria
em
que
inequivocamente se enquadra o Brasil –
teriam direito a postergar a data de aplicação
das disposições do Acordo por um prazo de
prazo de 5 anos, podendo chegar a 10 anos
na hipótese do art.65.4.
Mesmo entre os países desenvolvidos, a
aplicação não seria imediata (1 ano).
DEBATE : A partir de qual data se considera
aplicável
no
Brasil?
01.01.1995
ou
01.01.2000?
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CPI: PI 15 anos, MU 10 anos
TRIPs: PI 20 anos, MU 15 anos
LPI: 20 anos, MU 15 anos
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DEBATE :
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As patentes concedidas antes devem
ter o seu prazo alterado?
E se elas já tivessem caído em
domínio público?
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ADMINISTRATIVO.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
PRIVILÉGIO
DE
INVENÇÃO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (LEI 5.772/71). PEDIDO DE EXTENSÃO DA VALIDADE DA
PATENTE DE 15 PARA 20 ANOS, NOVO PRAZO PREVISTO PELA LEI DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
(LEI
9.279/96).
POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.
- Trata-se de patente (privilégio de invenção) concedida sob a égide da Lei
nº 5.772/71, tendo o depósito sido feito pelo inventor em 10/07/1987,
estando prevista a validade por 15 anos, com expiração inicialmente
prevista para 10/07/2002 (conforme Carta Patente nº PI 8703541-3,
expedida em 30/04/1996, alusiva a “Processo de aplicação de película
protetora”, transferida em sua titularidade para a autora, em 19/8/97 –
fls. 07 e 08 dos autos).
- Pedido de extensão da validade de 15 para 20 anos, novo prazo previsto
pelo artigo 40, da Lei 9.279/96 - a LPI, vigente a partir de 15/05/1997,
tendo revogado o CPI.
- Em se tratando de patente que só cairia em domínio público em época
em que já era aplicável o TRIPS, Acordo internacional sobre os Aspectos
do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (daí, entre
nós, ser conhecido como ADPICs), é de ser estendido o prazo de proteção
de quinze para vinte anos, com fulcro no disposto nos artigos 33 e 70, §
3º do referido Acordo, que serviu de base para a extensão para vinte anos
do prazo de validade das patentes, preconizado no já aludido artigo 40 da
LPI.
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ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS
DO
DIREITO
DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL
RELACIONADOS AO COMÉRCIO.
LEI Nº 9.279/96.
IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO.
- As patentes constituem privilégios de exclusividade
concedidos àqueles que desenvolveram criação utilitária, e
têm a sua duração definida pela lei em vigor à época de sua
concessão.
O Acordo ADPICS (Aspectos do Direito de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou
TRIPs, e a Lei nº 9.279/96, que aumentaram os prazos de
exclusividade, não se aplicam aos privilégios anteriormente
concedidos, à ausência de disposição expressa nesse
sentido. Inteligência do art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal e do art. 70.1 do Acordo.
- Para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento
que não renunciaram expressamente ao benefício, o prazo
de transição para o novo regime de proteção findou-se em
1o de janeiro de 2000.
- Apelação improvida.
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APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E
229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.
1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de
concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela
legislação em vigor à época de sua constituição;
2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a
égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados,
em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os
concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de
exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público;
4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração
do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao
monopólio;
5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por
suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas;
6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência
do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vincendos
decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser
respeitados;
7 – Hipótese em que, quando do ajuizamento da ação, as patentes em questão já se
encontravam sob domínio público, o que não autoriza a concessão da tutela
antecipada;
8 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos.
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DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS). EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS.
I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo
Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas
constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a
aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de
países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da
vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em
desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.
II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo
prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a
renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular.
O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu
padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual.
Como o Brasil é
reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está
inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do
Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese.
III - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo
Plurilateral. Assim, acertada a decisão administrativa, proferida no âmbito do INPI, ao indeferir o
requerimento feito pela Autora/Embargada para conseguir o seu intento.
IV - Desse modo, o disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa
redação: “No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a
registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de
aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que
se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova”. Ou
seja: a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. De qualquer forma, o
pedido de proteção da Apelada não estava pendente em janeiro de 2000, posto que já havia sido
concedido em 29/04/1997.
V – Acórdão reformado com a conseqüente manutenção da sentença recorrida, negando-se
provimento à apelação anteriormente interposta, no limite de julgamento do voto do Des. Federal
André Fontes.
VI – Embargos infringentes conhecidos e providos.
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CPI não admitia patente farmacêutica
TRIPs
diz
que
não
pode
haver
discriminação tecnológica
LPI admite a partir de 15.05.1997 e cria o
instituto do pipeline (o titular teria o prazo
de um ano para depositar um pedido já
depositado no exterior, desde que seu
objeto não tivesse sido colocado em
qualquer mercado, nem tivessem sido
realizados, por terceiros, no País, sérios e
efetivos preparativos para a exploração do
objeto do pedido ou da patente).
Não é feito o exame dos requisitos de
validade.
DEBATE : É constitucional?
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A LPI diz, em relação ao pipeline,
que fica assegurado “o prazo
remanescente de proteção no país
onde foi depositado o primeiro
pedido, contado da data do depósito
no Brasil e limitado ao prazo previsto
no art. 40, não se aplicando o
disposto no seu parágrafo único”.
DEBATE : Como se conta tal prazo, se
o primeiro pedido foi abandonado,
retirado, transformado?
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DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
TERMO A QUO DA VIGÊNCIA DA PATENTE
ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL
(PIPELINE) NOS TERMOS DO § 4.º DO
ARTIGO 240 DA LEI N.º 9.279-96.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO
DEPÓSITO NO PAÍS DE ORIGEM E NÃO DO
DEPÓSITO NO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, COM A
VIGÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE NO BRASIL
PELO
PERÍODO
REMANESCENTE
DA
PATENTE
DEFERIDA
NO
EXTERIOR,
LIMITADO AO PRAZO DE VINTE ANOS
(ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.279-96).
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Art. 229 da LPI. Aos pedidos em andamento
serão aplicadas as disposições desta Lei,
exceto quanto à patenteabilidade das
substâncias, matérias ou produtos obtidos
por meios ou processos químicos e as
substâncias, matérias, misturas ou produtos
alimentícios,
químico-farmacêuticos
e
medicamentos de qualquer espécie, bem
como os respectivos processos de obtenção
ou modificação, que só serão privilegiáveis
nas condições estabelecidas nos arts. 230 e
231.
DEBATE : se já havia um depósito de patente
farmacêutica, pode se prosseguir no exame?
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DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE DEPOSITADA SOB A
ÉGIDE
DA
LEI
5772-71.
NÃO-USO
DO
PERMISSIVO DO ART. 230 DA LEI Nº 9279-96.
I – Se o procedimento administrativo para
obtenção de patente foi protocolizado sob a égide
do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.77271) cujo objeto encontrava óbice no artigo 9º,
alíneas b e c do mencionado Código da
Propriedade Industrial, não tendo o seu
depositante utilizado do prazo insculpido no
artigo 230 da Lei 9279-96, legal é o ato
administrativo
que
indeferiu
o
privilégio
requerido.
II – Recurso desprovido.
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DEBATE : Se a patente originária
for prorrogada no exterior, deve a
patente pipeline ser prorrogada no
Brasil?
Princípio da
patentes.
independência
das
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DIREITO COMERCIAL. AMICUS CURIAE – ADMISSÃO EM FACE DO INTERESSE
PÚBLICO DEMONSTRADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. TERMO A
QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO DE VIGÊNCIA NO BRASIL. DATA DO PRIMEIRO
DEPÓSITO NO EXTERIOR. CONTINUAÇÃO EM PARTE. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO
SUPLEMENTAR. INSTITUTOS NÃO PREVISTOS NEM ACOLHIDOS PELO DIREITO
BRASILEIRO.
I – Admissão da intervernção de auto-denominado “amicus curiae”, que apenas
pode dar-se em casos excepcionalíssimos, tendo sido demonstrado, na hipótese, o
interesse público.
II - Na sistemática adotada pela Lei nº 9.279/96, é imperioso que se observe o
disposto no § 1º, do artigo 230, a par do que dispõe o artigo 40, que limita o prazo
da patente de invenção em 20 (vinte) anos, contados a partir da data do primeiro
depósito, em se tratando de pipeline. A regra constante do § 1º, do artigo 230, da Lei
de Propriedade Industrial, não exige que relativamente ao depósito do primeiro
pedido haja necessidade de verificação quanto à concessão da patente, mesmo
porque é a partir do primeiro depósito que deixa de existir a novidade relativamente
ao bem ou processo patenteável.
III- Assim, a circunstância de a autora haver abandonado o primeiro pedido de
patente não autoriza que somente seja considerada a data do depósito do pedido que
posteriormente foi convertido em patente, ainda mais na hipótese presente em que
se trata de “continuação em parte”, sistemática apenas admitida no sistema
patentário europeu e norte-americano, tudo partindo de patente originária
depositada em 24/04/1990, data a se considerar para, a partir daí, se fixar o período
de validade da patente em nosso país, segundo os preceitos legais já apontados.
IV - Ademais, trata-se de extensão de prazo de vigência da patente originária, por
meio de Certificado de Proteção Suplementar (SPC/GB96/058) por força de aplicação
de regra do tipo “TRIPS-PLUS” que admite a compensação pela demora de
procedimento autorizativo de comercialização de medicamentos, regra essa não
incorporada pelo Direito Brasileiro e a cuja adesão, em sede internacional, o Brasil
tem reiteradamente se oposto, não tendo lógica a sua aplicação, por via transversa,
seja lá mediante qual raciocínio for.
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DEBATE : Se a patente originária
for anulada no exterior, deve a
patente pipeline ser anulada no
Brasil?
Processo n.º 2004.51.01.490252-0 ,
37ª Vara Federal: em princípio, não,
ante o princípio da independência
das patentes. Só se a anulação
ocorrer em razão da ausência dos
requisitos de patenteabilidade.
Anexo III
A EMARF – Escola da
Magistratura Regional
Federal do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região
EMARF
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A EMARF é uma Escola voltada para o
aperfeiçoamento dos Magistrados Federais nas
questões ligadas ao Direito e às outras áreas do
conhecimento. Suas principais atividades são:
Curso de Aperfeiçoamento e Especialização para
Magistrados Federais - CAE, composto por
Fóruns, Programas de Estudos Avançados, Cursos
Especiais e Grupos de Trabalho;
Seminários;
Congressos;
Revistas Especializadas sobre os diversos ramos
do Direito;
Programa de Estágio Jurídico.
Comissões Temáticas da EMARF
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I – Comissão de Direito Previdenciário;
II – Comissão de Direito Administrativo e Ambiental;
III – Comissão de Direito Constitucional;
IV – Comissão de Direito Internacional;
V – Comissão de Direito Tributário e Financeiro;
VI – Comissão de Direito da Propriedade Intelectual;
VII – Comissão de Direito Privado;
VIII – Comissão de Direito Processual Civil;
IX – Comissão de Direito Econômico;
X – Comissão de Direito Penal e Processual Penal;
XI – Comissão de Ciências Sociais e Econômicas;
XII – Comissão de Gestão da Administração Judiciária.
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emarf