Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Aperfeiçoamentos pelo Licenciante
• Aperfeiçoamentos pelo Licenciado
• Impossibilidade de cessão de direitos ao
licenciante (art. 63)
• Aperfeiçoamentos conjuntos
• Reversão de Direitos
– Na Europa, não pode licenciados exclusivos ou cessão
automática de direitos e permitidos somente se
recíprocos
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Propriedade dos aperfeiçoamentos:
• O aperfeiçoamento introduzido em patente
licenciada pertence a quem o fizer, sendo
assegurado à outra parte contratante o
direito de preferência para seu
licenciamento. (LPI art. 63)
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Titularidade da invenção:
• A patente pertence exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato
de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e
que tenha por objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, ou resulte esta da
natureza dos serviços para os quais foi o
empregado contratado.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Salvo previsão em contrário, a retribuição
pelo trabalho a que se refere este artigo
limita-se ao salário ajustado.
• Consideram-se desenvolvidos na vigência
do contrato a invenção ou o modelo de
utilidade, cuja patente seja requerida pelo
empregado até 1 (um) ano após a extinção
do vínculo empregatício.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• O empregador, titular da patente, poderá
conceder ao empregado participação nos
ganhos econômicos resultantes da
exploração da patente, mediante negociação
com o interessado ou conforme disposto em
norma da empresa.
• A participação não se incorpora ao salário
do empregado.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Pertencerá exclusivamente ao empregado a
invenção por ele desenvolvida desvinculada
do contrato de trabalho e não decorrente da
utilização de recursos, meios, dados,
materiais, instalações ou equipamentos do
empregador.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• A propriedade de invenção será comum, em
partes iguais, quando resultar da
contribuição pessoal do empregado e de
recursos, dados, meios, materiais,
instalações ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposição
contratual em contrário.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Sendo mais de um empregado, a parte que
lhes couber será dividida igualmente entre
todos, salvo ajuste em contrário.
• É garantido ao empregador o direito
exclusivo de licença de exploração e
assegurada ao empregado a justa
remuneração.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• A exploração do objeto da patente, na falta de
acordo, deverá ser iniciada pelo empregador
dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de
sua concessão, sob pena de passar à exclusiva
propriedade do empregado a titularidade da
patente, ressalvadas as hipóteses de falta de
exploração por razões legítimas.
• No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em
igualdade de condições, poderá exercer o direito
de preferência.
Parte 4: Futuros Desenvolvimentos
• Aplica-se o disposto acima às entidades da
Administração Pública, direta, indireta e
fundacional, federal, estadual ou municipal.
• Será assegurada ao inventor, na forma e
condições previstas no estatuto ou regimento
interno da entidade, premiação de parcela no valor
das vantagens auferidas com o pedido ou com a
patente, a título de incentivo.
Decreto 2.553/98
• Art. 3 - Ao servidor da Administração Pública
direta, indireta e fundacional, que desenvolver
invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade
e desenho industrial, será assegurada, a título de
incentivo, durante toda a vigência da patente ou do
registro, premiação de parcela do valor das
vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a
exploração da patente ou do registro.
Decreto 2.553/98
• Os órgãos e as entidades da Administração Pública
direta, indireta e fundacional promoverão a
alteração de seus estatutos ou regimentos internos
para inserir normas que definam a forma e as
condições de pagamento da premiação de que trata
este artigo, a qual vigorará após publicação no
Diário Oficial da União, ficando convalidados os
acordos firmados anteriormente.
Decreto 2.553/98
• A premiação não poderá exceder a um terço
do valor das vantagens auferidas pelo órgão
ou entidade com a exploração da patente ou
do registro.
• A premiação não se incorpora, a qualquer
título, aos salários dos empregados ou aos
vencimentos dos servidores.
Decreto 2.553/98
• Na celebração de instrumentos contratuais
serão estipuladas a titularidade das criações
intelectuais e a participação dos criadores.
Serviços e Suporte
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Cursos e Treinamento
Consultorias
Novas versões
Novos Produtos
Manutenção e suporte telefônico
Partes sobressalentes
Futuros Desenvolvimentos
• Evitar todos compromissos que limitem
opções de desenvolver novos produtos
• Opções para adquirir novos Direitos de
Propriedade Intelectual– mas em que termos
• Direitos de preferência podem ser
irrelevantes e atrasar novos negócios
• O Licenciado geralmente quer acesso a
tecnologia de ponta mas com liberdade de
manter a antiga tecnologia
Clusters 3 and 4: Conclusion
• Financial Terms are always related to
Clusters 1, 2 and 4.
• Look at total value
• Use flexibility in deciding how to pay
• Give both sides financial incentives to
continue to work together.