O nosso trabalho de curso
Elaboração de testes
Uma introdução
Um sistema de testes
 Sendo da última turma a ter o título
de Solicitador Acadêmico, eu podia
realmente falar e defender meu novo
cliente, desde que com Carpena ao
lado.
 A lei só não me permitia sentar
durante o julgamento. Sentar e usar
aquela beca confeitada de renda que
se vê nos filmes, eram privilégios de
advogado formado.
Um sistema de testes
 O caso tinha acontecido numa boate de
Copacabana. Meu cliente, segurança da casa,
não confessava sua profissão para ninguém.
 Uma noite, sua mulher, tão inocente acerca do
que fazia o marido como todo mundo,
apareceu na porta da boate agarrada com um
amante. Querendo entrar.
 O marido, explodindo de surpresa, saca da
arma. Era desfaçatez demais. O amante, sem
entender nada de coisa alguma, morre no ato.
Um sistema de testes
 Perry Mason à solta. Não li só o
processo de capa a capa. Fui à Rua
Viveiros de Castro, onde, oito anos
antes, tinha havido a morte.
 Nada da boate; agora havia uma
padaria. Imaginei a cena. Olhei em
torno. Exatamente em frente, uma
loja de artigos de umbanda.
Um sistema de testes
 Ele falou dos gritos. A voz do meu
cliente, que ele conhecia, berrando e
torcida de raiva. O uivo animal da
mulher. Os tiros, dois. Um som de dor,
rápido. Vozerio. Ele fora ver: tinha
juntado gente.
 Descreveu o corpo no chão, a mulher
contra a parede, gemendo de medo, o
homicida ainda de arma na mão, mas
sem apontar para ninguém. Falou da
entrega da arma, submissamente, ao
polícia militar da rua, que conhecia o
segurança.
 Mas, fora os gritos, tudo estava nos
autos.
Um sistema de testes
 Repeti a pergunta. Tinha
havido discussão, bate boca?
Ele se lembrava dos gritos.
Três, numa irrupção súbita.
Surpresa lancinante de cada
um.
Um sistema de testes



Só um dado, na prática inadmissível como prova.
O sumário já tinha sido concluído. Mas era um
facho de iluminação perpassando os fatos. A
denúncia do Ministério Pública havia criado uma
briga, discussão suja, insultos recíprocos.
Em nenhum elemento dos depoimentos ou das
provas policiais, constava a briga. Ao contrário, o
três gritos, não reportados nos autos, desnudavam
a evidência da surpresa, do choque, da reação
medular do meu cliente.
A provocação da mulher com o amante, inocentes
os dois do agravo provocado; dois tiros num só
movimento de mão, um movimento sem reflexão,
uma morte jamais antecipada.
Um sistema de testes
 Mas o senso comum concordaria com
a
denúncia.
Normalmente
há
discussões, afirmações, xingamentos
de parte a parte.
 Sem o grito, era o ramerrão de todo
desentendimento entre homens a causa
de uma mulher.
 Com o grito, havia só o ato de Deus que
fizera com que, dentre todos os lugares
possíveis de uma cidade gigantesca, os
amantes tivessem escolhido aquela
exata boate de Copacabana.
Objetivo desta apresentação
Objetivo desta
apresentação
 Indicar como será feito o trabalho deste curso
 O trabalho deverá tomar a forma de um memorando
de até 5 páginas
 O memorando sugerirá a adoção de um teste para
qualquer das hipótese de um conjunto de problemas
listados
 O mestrando pode escolher o destinatário do
memorando: a diretora da DIRMA (do ponto de vista
do INPI) ou um magistrado federal ou estadual(do
ponto de vista de um assistente do magistrado)
Objetivo desta
apresentação
 Indicar como será feito o trabalho deste
curso
 Os testes incluirão
 os fundamentos jurídicos da proposta
 Os precedentes jurisprudenciais (se houver)
 Os critérios do teste, tabulados em grelha e
classificados
 Exemplos em casos concretos, se possível reais
Objetivo desta
apresentação
 Os elementos semiológicos serão
particularmente enfatizados
 Não se espera um produto revolucionário, mas
simplesmente a aplicação dos elementos do
curso
 Estarei permanentemente disponível para
discutir as propostas, suprir material, etc.
 Havendo trabalhos substantivos, serão
encaminhados pelo docente aos destinatários
escolhidos, como pesquisa da Academia, e
certificados para currículo Lattes.
True/false
O método true-false
 1. estabelecer os elementos do teste
 2. fixar quais são os elementos essenciais
 3. estabelecer os elementos que se
acumulam numa proporção x para
satisfazero teste
Art. 121
Matar alguém
Pena: de seis a vinte anos
de reclusão
Art. 121
Matar
alguém
Causa
Suicídio
-
Caso fortuito
-
Causa natural
-
Ação humana
+
Art. 121
Matar
alguém
Voluntariedade
N/A
-
Dolo
-
Culpa
-
Voluntariedade
imperfeita
+
Art. 121
Matar
alguém
Paciente
Mito
-
Povo
-
Pessoa jurídica
-
Pessoa natural
+
E no caso de indicadores
analógicos?
 Preponderância
Valor
-
100%
66-50%
+
49-33%
-
33-0%
-
Critérios acumulativos



Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de
mercado relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do
CADE.
§ 1º. O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atenda
as seguintes condições:
I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente:





a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; c) propiciar a
eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico;’
II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro;
III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado
relevante de bens e serviços.
IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos
visados;
§ 2º. Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo,
desde que atendidas pelo menos 3 (três) das condições previstas nos incisos do
parágrafo anterior, quando necessários por motivos preponderantes da economia
nacional e do bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou
usuário final.
Contruindo um teste
Teste de significação
secundária
1. estabelecer uma fonte (administrativa,
doutrinária, jursprudencial)
2. Determinar a autoridade (direito)
3. Estabelecer os critérios fácticos reiterados ou
pregna.
4. Suscitar o direito comparado, esclarecendo
qual é a pertinência
5. Criticar 2 a 4 em face à estrutura dos direitos
6. Propor um grelha de false-true
Um exemplo: polvilho
Caso polvilho antisséptico
 AC nº 102.635 - RJ - (Reg. Nº 5.796.156) Rei.: O Sr. Min. Pedro Adoli. Apic.: INPI.
Apda.: Casa Granado Laboratórios,
Farmácias e Drogarias S.A. Advs.: Dn.
Márcia Vasconcelos Boaventura e outros e
Carlos Henrique de Carvalho Fróes e
outros.
 Decisão: A Turma, por unanimidade, negou
provimento à apelação. (Em 9-9-85) – 5ª
Turma
Fundamentos
de direito
Caso polvilho antisséptico
 Especificação do problema
 a marca Gemado, conforme esclarecido pelo réu, foi
registrada em razão da seu longo uso, critério que
agora se recusa a aplicar a Polvilho Antisséptico.
 Não cabe aqui a distinção, invocada pelo réu, entre o
sistema antigo, segundo o qual a aquisição da marca
ocorria pela simples ocupação, sendo por isso
Importante o uso prolongado, e o da lei atual, em que
o registro tem caráter atributivo; isso, porque o uso
prolongado não está sendo considerado como
requisito para aquisição da marca, mas sim para
apreciação de seu caráter distintivo, segundo os
termos da Convenção de Paris e do Código da
Propriedade Industrial.
Caso polvilho antisséptico
 Precedentes
 Por último, favorecem á autora, ao
contrário do que lega o réu, os precedentes
invocados, relativos ás marcas Coca-Cola,
Mistura Fina, Fiat Lux, General Eletric,
Super Lux, Moto Sport, Seiva de Silvestres,
Seiva de Flores, Seiva de Rosas. Solfeijão.
Brilho Cerâmica e Amendoliva, as quais
(exceto as três primeiras) só foram
registradas por decisão judicial
Caso polvilho antisséptico


Embora inaplicável ao caso o art, 6º quinquies da
Convenção de Paris, na versão citada pela autora
(decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não
aderiu), certo é que o Item 2º do referido artigo, na
revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do
caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta
todas as circunstâncias de falo, especialmente as de
duração do «só da marca.
Este dispositivo se toma aplicável á espécie, por força do
art. 4o do Código da Propriedade Industrial. Não ficou
demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal
ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade da
marca se adquire por mera ocupação uma vez que não foi
citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional
ou legal que estabeleça tal restrição, quanto á aplicação do
citado texto da Convenção de Paris
Teste de fato
Caso polvilho antisséptico
 Longo uso como marca
 A autora comprovou que vem usando a
marca Polvilho Antisséptico desde o inicio
do século ou seja, desde o ano de 1903,
quando o produto correspondente foi
licenciado pela Saúde Pública (fls. 26).
 A declarações de fls. 28/31, passadas por
firmas tradicionais do ramo, assim como os
depoimentos de fls. 62/64, prestados por
dirigentes de antigas firmas do setor
farmacêutico, demonstram a veracidade
das afirmações da autora nesse respeito.
Caso polvilho antisséptico
 Criação de fundo de comércio
 Como se isso não bastasse, difícil que
haja alguém, no Brasil, com mais de
cinquenta anos de idade, que não se
lembre que desde sua infância o
Polvilho Antisséptico, da Casa
Granado, era o produto sempre
usado para curar frieiras e brotoejas.
Caso polvilho antisséptico
 Acatamento pelos concorrentes
 Muito significativo o caso relatado
pelas testemunhas, relativo ao uso
da marca Polvilho Antisséptico pela
multinacional Johnson & Johnson,
cerca de quinze anos atrás, tendo a
referida firma desistido do mesmo,
por reconhecer tratar-se de
patrimônio da Casa Granado.
Caso polvilho antisséptico
 Notoriedade
 Isto, no sentido do caso em questão, pois
não há dizer que o produto para o qual se
pede registro não seja de notório
conhecimento nacional.
 Não há quem, como com propriedade
afirma a sentença, nesse Brasil, que conte
com mais de 50 anos, que não tenha
conhecimento do Polvilho Antisséptico
Granado, e de sus utilidade ou serventia.
Atualização
do
precedente
Fundamento legal

art, 6º quinquies da Convenção de Paris, na versão citada pela autora
(decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu),
certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44),
estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca,
dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato,
especialmente as de duração do «só da marca.
Tese: aplicação direta da CUP c/c art. 4º. do CPI

Haia;

Art. 6o (2o p.). Na apreciação do
caráter distintivo de uma marca,
dever-se-ão Ter em conta tôdas as
circunstâncias de fato, especialmente
as de duração do uso da marca
Fundamento legal
 Art. 6o quinquies B(2) C . - (1) Para determinar se a
marca é suscetível d proteção deverão ser levadas
em consideração todas as circunstâncias de fato,
particularmente a duração do uso da marca.
 Trips não determina mas não se opõe - ART.15
 1 - Quando os sinais não forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes,
os Membros poderão condicionar a possibilidade do
registro ao caráter distintivo que tenham adquirido
pelo seu uso.
Critérios do
teste –uso
longo como
marca
Uso como marca por
longo tempo









GUSMÃO, José Roberto. L’Acquisition du Droit sur la Marque
au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p. 141-150
LES CONDITIONS TENANT À L'USAGE PROTÉGEABLE
365. - II semble nécessaire de définir quelle est la notion d'usage
à prendre en considération, et son rapport avec la fonction
naturelle et essentielle de la marque. Cette question fera l'objet
du paragraphe 1.
Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des conditions
essentielles et minimales que l'usage doit remplir afin d'être
considéré comme un usage protégeable. Ces conditions sont :
- La condition d'usage en tant que marque (§2);
- La condition d'usage effectif dans le commerce (§3);
- La condition d'usage de bonne foi (§4);
- La condition d'usage prolongé (§5);
- La condition du résultat de l'usage : le ralliement de La clientèle
(§6).
Uso como marca por
longo tempo

The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM
has acquired distinctiveness.
 Applicant has now been using the term for more
than five years;
 it displays its mark prominently at its website and
in its advertising, appending the "TM" symbol to
the mark.

In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and
76280390 (December 12, 2007
Critérios do
teste –
criação de
fundo de
comércio
Uso como marca por
longo tempo









GUSMÃO, José Roberto. L’Acquisition du Droit sur la Marque
au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p. 141-150
LES CONDITIONS TENANT À L'USAGE PROTÉGEABLE
365. - II semble nécessaire de définir quelle est la notion d'usage
à prendre en considération, et son rapport avec la fonction
naturelle et essentielle de la marque. Cette question fera l'objet
du paragraphe 1.
Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des conditions
essentielles et minimales que l'usage doit remplir afin d'être
considéré comme un usage protégeable. Ces conditions sont :
- La condition d'usage en tant que marque (§2);
- La condition d'usage effectif dans le commerce (§3);
- La condition d'usage de bonne foi (§4);
- La condition d'usage prolongé (§5);
- La condition du résultat de l'usage : le ralliement de La clientèle
(§6).
Criação de fundo de
comércio

it sales have grown from $11 million in 2002 to
more than $21 million in 2005;

declarations and e-mails showed that competitors
and consumers recognize STEELBUILDING.COM
as a reference to Applicant;
it has 50,000 to 100,000 visitors per month at its
website; and


In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and
76280390 (December 12, 2007
Critérios do
teste –
acatamento
pelos
concorrentes
acatamento
pelos concorrentes

Applicant has advertised or been featured in trade
magazines; declarations and e-mails showed that
competitors and consumers recognize
STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;

In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and
76280390 (December 12, 2007
Critérios do
teste –
investimento
em
distintividade
adquirida
A distintividade adquirida
- positiva

The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM
has acquired distinctiveness.
 advertising expenditures rose form $673,000 to
nearly $1 million; visitor traffic to the
steelbuilding.com website is greater than that of
any competitor;
 Applicant has advertised or been featured in trade
magazines;

In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and
76280390 (December 12, 2007
Construção da grelha
uso longo como marca
Criação real de fundo de
comércio significativo
acatamento
pelos concorrentes
investimento em
distintividade adquirida
Ponderação dos critérios
 Há algum critério que seja central e os
outros indiciais?
 O da própria distintividade adquirida.
Exemplo: O teste
polaróide
Duas marcas se
confundem?



O Teste Polaroid
a) A força da marca do plaintiff. A “força” de uma marca
representa sua capacidade de identificar a fonte dos bens ou dos
serviços no segmento relevante do mercado. Este é um dos
fatores os mais importantes em avaliar a probabilidade da
confusão. Quanto “mais forte” for a marca, mais provável que os
consumidores serão confundidos se essa marca for aplicada aos
bens em competição, e mesmo aos bens que não são próximos
àqueles em que a marca é usada.
b) Grau de similaridade entre as duas marcas. A similaridade das
marcas encontra-se no núcleo da probabilidade da análise da
confusão. A análise padrão compara as marcas quanto ao som, o
sentido, e a aparência. Geralmente, se deve considerar uma
marca registrada em sua totalidade, e não considerando seus
componentes.
Duas marcas se
confundem?



O Teste Polaroid
c) A proximidade dos bens ou dos serviços de ambas as partes no
mercado. Este fator examina se os bens em comparação estão
relacionados de tal maneira que é provável levar o público a
acreditar equivocadamente que os bens de um dos titulares da
marca registrada são originários ou licenciados pelo outro. Os
bens não têm que ser os mesmos; a confusão pode levantar-se
entre bens dissimilares. Entretanto, é geralmente mais fácil
provar a probabilidade da confusão entre bens competindo um
com o outro ou estreitamente relacionados do que bens que não
competem entre si.
d) A probabilidade de que uma das partes estenderá seu uso até
o âmbito da outra. Mesmo se os bens em comparação são
dissimilares, uma das partes pode evidenciar que a confusão do
consumidor é provável, se o usuário mais antigo, ou o mais
recente da marca expandirá seu negócio para competir com o
outro.
Duas marcas se
confundem?



O Teste Polaroid
e) Evidência da confusão real. Embora a prova da confusão real
não seja necessária para estabelecer a probabilidade da confusão,
a evidência da confusão real é forte, e talvez mesmo a melhor
evidência da probabilidade da confusão. A evidência da confusão
real consiste freqüentemente em telefonemas e cartas enviadas
erroneamente.
f) Intenção do usuário mais recente em adotar sua marca. Como
a evidência da confusão real, a evidência da intenção do usuário
mais recente de confundir o público quando adota a mesma
marca não é necessária para provar a probabilidade da confusão.
Onde é possível provar, entretanto, é um argumento poderoso. A
motivação subjacente à análise da intenção é que o tribunal pode
corretamente presumir que um réu que pretenda confundir
consumidores realizou sua finalidade.
Duas marcas se
confundem?



O Teste Polaroid
g) A qualidade dos produtos do réu. O foco desta análise não é a
qualidade intrínseca dos bens, mas sim sua qualidade comparativa. Há
duas possibilidades aproximações ligeiramente diferentes nesta esta
análise: (1) um produto de qualidade inferior fere a reputação do usuário
mais antigo porque o público pode acreditar que os bens vêm da mesma
fonte ou (2) um produto da qualidade igual promove a confusão que os
bens vêm da mesma fonte.
h) Sofisticação dos consumidores relevantes. O padrão do “consumidor
razoavelmente prudente” que, provavelmente, terá que lidar com a marca
diferirá caso a caso, dependendo da natureza dos bens em comparação.
Geralmente, quanto menor o grau de cuidado provável a ser exercitado
por um consumidor, maior a probabilidade da confusão, e vice versa.
Presume-se que os consumidores que fazem compras do preço elevado
geralmente exercitarão um cuidado maior do que os consumidores
compram produtos mais baratos.
Lista de testes possíveis para
trabalho final
Testes existentes a
aplicar e aperfeiçoar




Para significado secundário
Confusão de marcas
Notoriedade extra-especialidade
Notoriedade extra-territorial
 Fazer grade, exemplificar, determinar se os
critérios são impositivos ou indiciais e, neste
caso, acumulativos ou não.
Novos testes a serem
criados
1.
2.
3.
4.
5.
Afinidade
Generificação
Perigo de Diluição – denigrimento
Perigo de diluição – abalo de unicidade
Significação secundária para marcas
tridimensionais
6. Teoria da distância
7. Caracterização de trade dress como marca
8. Significado secundário para marcas não
tradicionais